Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Snap Inc. c. Gil Rodriguez
Caso No. DMX2021-0039
1. Las Partes
La Promovente es Snap Inc., Estados Unidos de América representada por Méndez+Cortés S.C. Attorneys & Engineers, México.
La Titular es Gil Rodriguez, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <snapchat.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es InterNetX GmbH.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de diciembre de 2021. El mismo día, el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo 21 de diciembre de 2021, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 28 de diciembre de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 17 de enero de 2022. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 19 de enero de 2022.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 24 de enero de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Conforme a lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen en cuenta los siguientes hechos:
1) La Promovente es propietaria y distribuye a través de los sistemas operativos un iOS y Android, la aplicación de cámara y mensajería “Snapchat” misma que es descargada por los usuarios a través de la plataforma de estos sistemas operativos. La App de “Snapchat” ha ganado un enorme prestigio, así como popularidad entre los usuarios en las redes sociales por ser una plataforma que permite la comunicación instantánea entre los usuarios a través de mensajes, siendo estos textos identificados por la aplicación como “snaps”.
2) Desde su lanzamiento en 2011, la App de Snapchat ha sido una de las aplicaciones para smartphones con mayor crecimiento y popularidad a nivel mundial.
3) En el 2012 la App de Snapchat, fue declarada “Fastest Racing Starup” en los premios TechCrunch Crunchies y en el año 2013 “Best Movile Application” en los mismos premios. Para 2017 se convierte en uno de los diez medios sociales con más de tres millones de usuarios en México, con una penetración en la población adolescente del más del 78%. Para el tercer semestre del 2021 la App cuenta con más de trescientos seis millones de utilizadores diarios.
4) La marca SNAPCHAT es diariamente referencia en los medios sociales y de comunicación, así como en la cultura popular como resultado del uso generalizado de la marca SNAPCHAT y debido a la cobertura mediática continua y no solicitada, la Promovente ha recibido un alto reconocimiento de los consumidores.
5) La Promovente es titular en México de diversos registros marcarios con la denominación SNAPCHAT en las clases 9, 38, 35, 41, 42 y 45, otorgados por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), los cuales se encuentran en vigor y surtiendo sus efectos legales. Entre estos registros cabe destacar el número 1535964 SNAPCHAT solicitado el 13 de mayo del 2014 y otorgado el 8 de mayo del 2015.
6) La marca SNAPCHAT ha sido reconocida por varios expertos en resoluciones por conflicto por nombres de dominio como una marca famosa, entre otros, en Snapchat, Inc. c. Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc. / Cheapsuits Media, Caso OMPI No. D2016-0629, en Snapchat, Inc. c. Lirong Shi / www.juming.com, Caso OMPI No. D2016-0289 y en el caso Snap Inc. c. Roger Tulsa / WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Steve McMahon / Nick Hong / Scott Chaney / Arthur Krebs / Jose Martin / Lindsey Thomas / Joan Boucher / Elizabeth Miller / James Grady / Rick Jones / Oma Jackson / Sung Dawkins / Richard Ellis / Lori Johnson / David Tabor / Courtney Garcia / Dennis Wass / Malcolm Hatchett / Harold Reina / Dennis Clark / Catherine Morrison / Nathaniel Kral / Breanne Valdez / Whitney Mifflin / Larry Pena / Jennifer Dorr / Lee Crowder / Paul Winfrey / Frank Schweiger, Caso OMPI No. D2018-0431.
7) El nombre de dominio en disputa <snapchat.mx> fue creado el 7 de octubre del 2020.
8) De acuerdo a las constancias que obran en el expediente del caso, a la fecha de presentación de la Solicitud, el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio de Internet que contenía enlaces de tipo pago por clic a sitios de terceros relacionados con el desarrollo de “apps”. Actualmente, el nombre de dominio en disputa menciona: “El presente dominio ha sido adquirido como parte de un conjunto de dominios que formaban parte de un portafolio que tuvo que ser comprado en su totalidad. Los dueños del dominio no tienen intención alguna de afectar a terceros y no eran conscientes de la existencia de marcas (sic) registradas con términos que componen este dominio”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente sostiene en sus alegaciones que:
1) El nombre de dominio en disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con la marca de la Promovente y fue registrado el 7 de octubre del 2020, fecha posterior a la de las solicitudes y registros de las marcas de la Titular en las que funda su reclamo.
2) La Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ni es comúnmente conocida en el mercado a través del mismo. Así tampoco, acreditó la existencia de marcas u otros signos análogos que legitimaran el posible registro o uso del nombre de dominio en disputa.
3) La Promovente no tiene conocimiento o pruebas de que la Titular haya realizado o haya utilizado o efectuado, preparativos demostrables y serios para la utilización legitima y/o legal del nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de los productos que ampara la marca.
4) El nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado de mala fe puesto que la Titular debió de tener conocimiento suficiente de la existencia, labor, reputación y valor de la marca SNAPCHAT tomando en cuenta la antigüedad de la marca y la amplia difusión que ha hecho la Promovente de la misma.
B. Titular
La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos con el fin de obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la promovente tiene derechos;
ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
iii) y el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 (e) y 19 del Reglamento; es decir, resolverá la controversia teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Dadas las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), el Experto también hará referencia a la doctrina adoptada bajo la Política UDRP reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
En este orden de ideas, y puesto que la Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar a la Titular.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca SNAPCHAT ya que reproduce en su totalidad la marca de la Promovente.
Cabe señalar que el dominio con el sufijo “.mx”, es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis en este caso.
A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;
iii) o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión del Experto, la Promovente demostró prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, la Titular no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna de la Titular con la marca de la Promovente; (ii) que la Titular no es conocida por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que la Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, al no contestar la Titular para rebatir el caso prima facie de la Promovente, ni haber proporcionado evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables del uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
De acuerdo a las alegaciones por parte de la Promovente, las cuales no fueron refutadas por la Titular, el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio de Internet que contenía enlaces de tipo pago por clic a sitios de terceros relacionados con la actividad de la Promovente. Por otra parte, no se encontraron evidencias aportadas por parte de la Titular, de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
Ante la ausencia de contestación, por parte de la Titular del nombre de dominio en disputa, el Experto considera como lo ha señalado la Promovente, que la Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Solicitud con arreglo al artículo 1(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe, señalando el artículo 1(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:
i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Con base al expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por la Titular de mala fe.
El que en el nombre de dominio en disputa, se incorpore la marca SNAPCHAT de la Promovente, junto con el hecho de que la historia de la Promovente se remonta al año 2011 y que su registro de marca más antiguo en México se solicitó el 13 de mayo del 2014 y otorgó el 8 de mayo del 2015, es decir con anterioridad al nombre de dominio en disputa, sirve para concluir el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa sobre la base de que la Titular probablemente tenía conocimiento de la existencia de la Promovente y de sus actividades, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y lo hizo para aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Promovente. Además, la Titular no dio contestación formal a la reclamación de la Promovente, ni aportó evidencias que permitan concluir un motivo distinto para el registro del nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio de Internet que contenía enlaces de tipo pago por clic a sitios de terceros relacionados con la actividad de la Promovente. Este Experto considera que el nombre de dominio en disputa se registró con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet creando a través de la composición del nombre de dominio en disputa (que reproduce íntegramente la marca SNAPCHAT) la posibilidad de que exista confusión con la marca y los servicios de la Promovente, siendo ello una evidencia de mala fe.
Aunado a lo anterior, sin perjuicio de la notoriedad y/o fama de SNAPCHAT en relación con la App de Snapchat que puede ser descargada tanto en el sistema operativo Android e iOS se puede observar que el nombre de dominio en disputa es utilizado con el fin de hacer creer erróneamente a los consumidores que existe una relación o es propiedad de la Promovente.
Por otra parte, la Titular nunca ha sido comúnmente conocida por la marca SNAPCHAT ni ha adquirido ninguna marca registrada o nombre comercial correspondiente al nombre de dominio en disputa además de que no está operando un negocio legítimo ni haciendo un uso no comercial o justo del mismo.
La Titular ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1(a) de la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <snapchat.mx> sea transferido a la Promovente.
Martín Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 8 de Febrero del 2022