Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Hisense Co. Ltd. c. David Islas, Francisco Antonio Marquez
Caso No. DMX2021-0020
1. Las Partes
El Promovente es Hisense Co. Ltd., China, representado por Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C., México.
Los Titulares son David Islas (“Titular#1”), México y Francisco Antonio Marquez (“Titular#2”), México.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <hisensestore.mx> y <shophisense.com.mx>.
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Registrar.eu.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de agosto de 2021. El 9 de agosto de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 17 de agosto de 2021, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que los Titulares son aquellos que figuran como registrantes, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a los Titulares, dando comienzo al procedimiento el 31 de agosto de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 20 de septiembre de 2021. Los Titulares no contestaron a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a los Titulares su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 21 de septiembre de 2021.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 27 de septiembre de 2021, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa de China, fabricante de televisores de pantalla plana, electrodomésticos (refrigeradores/congeladores, lavadoras, estufas, hornos y lavavajillas), así como equipos de aire acondicionado y climatización, dispositivos móviles y electrónicos del entretenimiento.
El Promovente tiene derechos sobre la marca HISENSE y diseño la cual está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el registro No. 746618 en clase 11, otorgado el 13 de mayo de 2002, el registro No. 935272 en clase 9, otorgado el 29 de mayo de 2006, y el registro No. 1192305 en clase 7, otorgado el 30 de noviembre de 2010, entre otros.
El Titular#1 aparece como registrante del nombre de dominio en disputa <hisensestore.mx> el cual fue creado el 18 de junio de 2021. El Titular#2 aparece como registrante del nombre de dominio en disputa <shophisense.com.mx> el cual fue creado el 21 de julio de 2021.
De conformidad con la información que obra en el expediente, con anterioridad a la presentación de la Solicitud (i) el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa <hisensestore.mx> mostraba, entre otros, “Tienda Acerca de Ubicación Contáctanos”, “Comunicado A medida que el brote de COVID-19 continua evolucionando, en Hisense México queremos transmitirle nuestro compromiso de seguridad en compras en línea con usted”, “Hisense” seguido de la imagen de un televisor y seguida de “Smart Tv 50’ 4k por solo: $5,000.00”, “Refrigerador Hisense 14 pies cubicos Inverter RT14N6CDX $5,699.00”, “Sucursal Establecida: Prolongación Paseo [...] Baja California, México”, “Hisense México, S.A. de C.V.”, “Copyright© 2021 Hisense México. Todos los derechos reservados”, “¿Tiene preguntas sobre su pedido? Estamos aqui para ti. Haznos saber como podemos ayudarte. Teléfono 663153[...] Email: [...]@outlook.com”; y (ii) el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa <shophisense.com.mx> mostraba, entre otros, “Tienda Acerca de Ubicación Contáctanos”, “Hisense” seguido de la imagen de un televisor y seguida de “Smart Tv 50’ 4k por solo: $5,000.00”, “Refrigerador Hisense 14 pies cubicos Inverter RT14N6CDX $5,699.00”, “Sucursal Establecida: Prolongación Paseo [...] Baja California, México”, “Hisense México, S.A. de C.V.”, “Copyright© 2021 Hisense México. Todos los derechos reservados”, “¿Tiene preguntas sobre su pedido? Estamos aqui para ti. Haznos saber como podemos ayudarte. Teléfono 663153[...] Email: [...]@outlook.com”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
Dada la gran cantidad de publicidad y difusión, no solo en México sino en todo el mundo, incluso como patrocinador principal en diversos eventos deportivos, las marcas HISENSE y diseño del Promovente tienen gran reconocimiento dentro de la industria de alta tecnología y de los principales fabricantes internacionales de televisores de pantalla plana, electrodomésticos, equipos de aire acondicionado y climatización, dispositivos móviles y electrónica del entretenimiento. El Promovente ha logrado posicionar sus marcas a través de sus 52 años de experiencia, logrando un gran prestigio y reconocimiento de éstas, y eso le ha permitido ubicarse dentro de la preferencia del consumidor, así como crear una lealtad de este último sobre sus marcas.
Los nombres de dominio en disputa están sujetos a un control común como se desprende del hecho de que ambos tienen una misma IP de destino y a que el contenido de sus sitios web es idéntico, además que los datos de contacto, la dirección de la supuesta sucursal y el procedimiento de compra es exactamente el mismo, contando con las mismas formas de pago, cuentas bancarias y correo electrónico, lo que permite concluir que nos encontramos frente a un mismo titular.
Los nombres de dominio en disputa reproducen en su totalidad la denominación de las marcas registradas del Promovente, por lo que dichos nombres de dominio en disputa son idénticos a dichas marcas. Los términos “store” y “shop”, respectivamente, acompañados de los sufijos “.mx” y “.com.mx”, no cobran importancia alguna.
Los Titulares no cuentan con derechos legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa y hacen un uso ilegítimo de los mismos. El Promovente no ha otorgado su consentimiento a los Titulares para usar sus marcas de ningún modo, lo que evidencia su ausencia de cualquier derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa.
A través de su uso de los nombres de dominio en disputa, los Titulares han colocado a disposición del público consumidor diferentes electrodomésticos, pantallas, teléfonos inteligentes y aires acondicionados con aparentes descuentos, los que se comercializan con la denominación “hisense” y una réplica del diseño registrado como marca por el Promovente. Así, los nombres de dominio en disputa son usados para atraer usuarios con el único ánimo de obtener un lucro, lo cual demuestra que los Titulares necesitan valerse de la identidad del Promovente para hacerse de tráfico y hacer caer en el error al consumidor.
Los Titulares, al incorporar en su totalidad una marca de gran reconocimiento en los nombres de dominio en disputa y adicionar los términos “store” y “shop”, respectivamente, lo hacen con el propósito de engañar al público consumidor haciendo que éste llegue a concluir que a través de los nombres de dominio en disputa podrá adquirir productos ofertados por el Promovente, lo que acredita la inexistencia de argumento alguno que presuma la utilización de los nombres de dominio en disputa con relación con una oferta de buena fe de productos y/o servicios.
Los nombres de dominio en disputa son usados para ofertar productos con descuentos irrisorios, utilizando el nombre y marca del Promovente, lo que por sí solo establece la presencia de mala fe en su registro, pues a través del engaño los Titulares se están haciendo de un lucro al que no tienen derecho.
Los Titulares utilizan los nombres de dominio en disputa con la intención de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a sus sitios web, creando confusión con las marcas HISENSE y diseño del Promovente, en cuanto a la imagen, promoción y oferta de productos en dichos sitios. Los productos ofertados en los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa corresponden a algunos de los productos que el Promovente publicita a través de <hisense.com.mx>. El Promovente no cuenta con comercio electrónico y/o tienda electrónica; en su sitio web ligado a <hisense.com.mx> no es posible realizar compra alguna de productos, ya que la venta de éstos se realiza exclusivamente a través de sus distribuidores autorizados, lo que evidencia y sustenta la mala fe de los Titulares quienes toman ventaja del desconocimiento del consumidor respecto a la ausencia de comercio electrónico por parte del Promovente para confundirlo y obtener un lucro indebido.
La mala fe de los registros de los nombres de dominio puede verificarse a través del desvío de clientela efectiva en perjuicio del Promovente, toda vez que la utilización de elementos nominativos idénticos en los nombres de domino en disputa, así como en el contenido de sus sitios web, hace evidente que el consumidor caiga en confusión al considerar que se encuentra adquiriendo productos de la misma fuente y calidad a precios sumamente bajos, cuestión que afecta la esfera jurídica del Promovente y la del consumidor, pues este último adquirirá un producto que no cumple con las características de calidad y prestigio que busca o, simplemente, nunca recibirá el producto que pretendía adquirir ya que en la mayoría de las ocasiones ese tipo de sitios web estafa a los consumidores.
Las acciones de los Titulares se traducen en mala fe ya que de forma ilegítima atraen la atención de usuarios de Internet a sus páginas web para confundir al consumidor y así obtener un lucro. Se trata de una práctica cuya finalidad es la desviación de tráfico, utilizando marcas conocidas por el público consumidor. Ningún acto que tenga como propósito engañar al consumidor para obtener un beneficio económico puede considerarse como de buena fe. El simple acto de engaño hace patente la mala fe con que se conducen los Titulares a través del uso de los nombres de dominio en disputa.
El Promovente solicita que le sean transferidos los nombres de dominio en disputa.
B. Titulares
Los Titulares no contestaron a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
La Solicitud señala dos nombres de dominio en disputa cuyos registrantes son distintos, el Titular#1 y el Titular#2, respectivamente. No obstante lo señalado en el artículo 3.xv del Reglamento, bajo el artículo 12.E del mismo es facultativo para este Experto resolver sobre la acumulación de múltiples controversias sobre nombres de dominio. Este Experto considera que es apropiado tener al Titular#1 y al Titular#2 como Titulares en este procedimiento ya que el Promovente ha establecido que los nombres de dominio en disputa parecen estar bajo control común y que es justo y eficiente tener acumulados en este único procedimiento administrativo a ambos Titulares (véase la sección 4.11.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, Tercera Edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”)).1
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) cada nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) los Titulares no tienen derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa; y (iii) cada nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte de los Titulares da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465).
A. Identidad o similitud en grado de confusión
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca HISENSE y diseño, la cual está registrada en México.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior “.com” y el relativo al código territorial “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. En relación al diseño que forma parte de una marca, es bien sabido que también por razones técnicas el elemento figurativo de una marca no puede formar parte de un nombre de dominio y, por tanto, generalmente no es tomado en cuenta al realizar el análisis comparativo de identidad o similitud (véase, por ejemplo, Turistar Cinco Estrellas, S.A. de C.V. v. Jesús Ayala, Caso OMPI No. DMX2013-0024).
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que cada nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca HISENSE y diseño del Promovente. Cada nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad el elemento nominativo de dicha marca, en un caso precedida del término común “shop” y en el otro caso seguida del término común “store”, percibiéndose que dicha marca es el elemento dominante y claramente reconocible en los nombres de dominio en disputa, y sin que la adición de tales términos sea suficiente para evitar que haya similitud confusa entre cada nombre de dominio en disputa y dicha marca.
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente alega que no ha autorizado a los Titulares a usar su marca HISENSE y diseño, y que los Titulares no tienen elementos para demostrar que hacen un uso legítimo y leal de los nombres de dominio en disputa, sin intención de desviar a los usuarios de manera equívoca.
El Promovente aduce que los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa, cuyo contenido es substancialmente el mismo, crean una falsa apariencia de que los mismos provienen del Promovente ya que en los mismos aparecen sin autorización la marca y productos del Promovente, lo que acreditó con las imágenes que presentó de dichos sitios web (véase el apartado 4. de la presente Decisión), y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del dueño de la marca del Promovente ni del titular u operador de los nombres de dominio en disputa y su relación (o falta de relación) con el Promovente. Este Experto además nota que la composición de cada nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión o asociación con el Promovente y su marca antes citada (véase la sección 2.5.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0). Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal de los nombres de dominio en disputa.
En base a lo anterior, el Promovente acreditó prima facie que los Titulares carecen de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, sin que de la documentación que obra en el expediente se pueda apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte de los Titulares.2
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso de mala fe
Ha quedado acreditado que HISENSE y diseño es una marca registrada, que su registro es anterior al registro de los nombres de dominio en disputa, y que dicha marca del Promovente goza de amplia difusión, además de que los Titulares no han sido autorizados por el Promovente para usar su marca en los nombres de dominio en disputa o los sitios web asociados a los mismos.
Como quedó anotado líneas arriba, la composición misma de los nombres de dominio en disputa claramente crea un riesgo de confusión por asociación con el Promovente y su marca antes citada respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de los mismos. Del contenido del sitio web que se ubica bajo cada nombre de dominio en disputa se infiere que estos se han utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dichos sitios web.
Los elementos antes citados permiten concluir que los Titulares eligieron deliberadamente registrar los nombres de dominio en disputa por su asociación con el nombre del Promovente y su marca HISENSE y diseño, con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de los mismos y sus correspondientes sitios web, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.3
Además, este Experto considera que la falta de contestación resulta indicativa que los Titulares no tienen interés en los nombres de dominio en disputa o bien carecen de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.
Por lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que los nombres de dominio en disputa <hisensestore.mx> y <shophisense.com.mx> sean transferidos al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 14 de octubre de 2021
1 En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a la doctrina reflejada en la Sinopsis de la OMPI 3.0 y a decisiones rendidas bajo la UDRP.
2 Véase Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) v. Jongchan Kim, Caso OMPI No. D2003-0400: “There is no evidence that the Complainant authorized the Respondent to register the disputed domain name or to use the CASIO trademark, with or without immaterial additions or variants. These circumstances are sufficient to constitute a prima facie showing by the Complainant of absence of rights or legitimate interest in the disputed domain name on the part of the Respondent”. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
3 En TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Carlos Hernández, Caso OMPI No. DMX2011-0006, se estableció: “existe la presencia de mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante”. En Advance Magazine Publishers Inc. v. Giulio Lozzia, Caso OMPI No. DMX2014-0028, se establece: “el grupo de expertos estima que la inclusión de la marca del Promovente en el nombre de dominio en disputa y el contenido del portal respectivo [...] tuvo por objeto engañar al público consumidor para hacerle creer que el sitio web del Titular pertenecía en realidad al Promovente”.