Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
PUMA SE c. Nombre omitido
Caso No. DMX2021-0005
1. Las Partes
La Promovente es PUMA SE, Alemania, representada por Arochi & Lindner., México.
El Titular es Nombre omitido1 .
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <pumaoutlet.mx>. El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1api GmbH.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de febrero de 2021. El 10 de febrero de 2021 el Centro envió a Registry.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de febrero de 2021 Registry.MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 2 de marzo de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 22 de marzo de 2021. El Titular no contestó a la Solicitud. El Centro recibió una comunicación por correo electrónico el 3 de marzo de 2021, de un tercero, indicando que no guarda relación con el nombre de dominio en disputa y que sus datos podían haber sido utilizados en el registro del nombre de dominio en disputa. El Titular no contestó formalmente a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a las Partes el inicio del proceso de nombramiento del Grupo de Expertos el 26 de marzo de 2021.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 8 de abril de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Promovente es una compañía multinacional de origen alemán dedicada al diseño y manufactura de ropa, calzado y accesorios deportivos y casuales.
La Promovente, es titular de numerosos registros que protegen la marca PUMA en relación con vestuario y calzado y otros productos, en México y a nivel mundial. Se destacan los siguientes registros mexicanos:
Reg. 236571 PUMA, concedido el día 19 de noviembre de 1979, para distinguir calzado.
Reg. 265981 PUMA, concedido el 2 de septiembre de 1981, para distinguir, entre otros, todo tipo de vestuario y calzado.
Reg. 265982 PUMA, concedido el 2 de septiembre de 1981, para distinguir entre otros, todo tipo de vestuario y calzado.
La Promovente, es titular de 271 nombres de dominio que incorporan la marca PUMA, entre ellos, los nombres de dominio <puma.com> (creado el 18 de septiembre de 1999), <puma.com.mx> (creado el 22 de septiembre de 2007), <puma.mx> (creado el 31 de mayo de 2009) y <pumamexico.com> (creado el 10 de octubre de 2016).
El Titular, registró el nombre de dominio en disputa <pumaoutlet.mx> el 12 de agosto de 2019.
El nombre de dominio en disputa direcciona a al sitio web “www.sportenisoutlet.com” que replica la marca PUMA y la publicidad lanzada por la Promovente para promocionar sus productos, ofertando la venta en línea de múltiples productos de la Promovente.
En la página a la que direcciona el nombre de dominio en disputa, no existe ningún aviso relativo a su relación o falta de relación con la Promovente. El aviso de privacidad no informa el nombre, domicilio y datos de contacto del responsable del sitio y de los datos e información que ahí se recaban y utilizan.
En la parte inferior del sitio se indica que la página web está desarrollada por “Tiendas Puma México”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente hace valer lo siguiente:
Que es una compañía multinacional de origen alemán, reconocida a nivel global y líder mundial en diseño y manufactura de ropa, calzado y accesorios deportivos y casuales. Que fue fundada en 1948, ha sido pública desde 1986 y actualmente es el tercer fabricante de indumentaria deportiva más grande del mundo, empleando a más de 13 mil personas.
Que es titular de numerosos registros que protegen la marca PUMA en relación con vestuario y calzado y otros productos, en México y a nivel mundial, dentro de los que se encuentran los registros 236571, 265981 y 265982, que protegen la marca PUMA en México, en relación con vestuario y calzado (entre otros productos),
Que existe identidad entre la marca registrada PUMA y el nombre de dominio en disputa, considerando que debe de excluirse del análisis el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”) “.com.mx” y la palabra “outlet” (que significa tienda de descuento), en tanto que no son elementos distintivos del nombre de dominio en disputa.
Que el nombre del Titular no está y nunca ha estado asociado con la Promovente o la marca. Además, al ingresar el nombre del Titular y la marca PUMA en el motor de búsqueda GOOGLE, no se arrojan resultados espontáneos y nada indica que el Titular es o ha sido conocido como PUMA o que exista conexión o relación alguna entre el nombre del Titular y el nombre y marca PUMA.
Que el Titular no detenta ningún derecho sobre un registro de marca que proteja el signo distintivo PUMA y tampoco es licenciatario del mismo.
Que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en un contexto de buena fe de oferta de productos o servicios, y no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Que el sitio web del Titular no tiene ningún disclaimer ni información relativa a su relación o falta de relación con la Promovente. El aviso de privacidad no cumple con la normatividad mexicana y ni siquiera informa el nombre, domicilio y datos de contacto del responsable del sitio y de los datos e información que ahí se recaban y utilizan. En la parte inferior del sitio se indica que la página web está desarrollada por Tiendas Puma México, haciéndole creer falsamente al usuario que la Promovente es quien opera el sitio “www.sportenisoutlet.com”.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
La persona física cuyo nombre coincide con el del Titular envió una comunicación por correo electrónico al Centro, en la que comunicaba no tener relación alguna con el registro del nombre de dominio en disputa y que un tercero pudo haber utilizado sus datos en el registro del nombre de dominio en disputa.
6. Debate y conclusiones
El Experto quiere hacer notar las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello, y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 16 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002‑0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (párrafo 1(a)):
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derecho;
(ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza por el Titular de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El nombre de dominio en disputa <pumaoutlet.mx> reproduce en su totalidad la marca PUMA sobre la cual tiene derechos la Promovente.
En este sentido, es importante considerar que la inclusión de palabras adicionales a la marca PUMA dentro del nombre de dominio en disputa no impide la similitud confusa (ver sección 1.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”). Por lo anterior, en el caso de estudio, la palabra adicional “outlet” resulta del todo insuficiente para concluir la similitud hasta el punto de causar confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca PUMA. Adicionalmente, el término “.mx” es el identificador que agrupa a todos los dominios inscritos con código de país México, y el cual, por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el párrafo 1(a).i, de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“(i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;
(ii)o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de expertos bajo la Política y la Política UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, prima facie, que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias de que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no aportara evidencias de tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 1(a) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005‑0899).
En el caso de estudio, la Promovente ha alegado que el Titular no es ni ha sido conocido generalmente por el nombre de dominio en disputa.
Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca en México, con 40 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.
Es un hecho que no escapa al conocimiento del Experto que la marca PUMA es una marca famosa, reconocida a nivel global, aplicada entre otros productos a calzado deportivo. Fama que además prueba la Promovente con los anexos a su Solicitud.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa el cual comprende en su totalidad la marca PUMA.
No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “puma”.
En la página de Internet a la que se despliega el nombre de dominio en disputa no aparece el Titular como responsable de la misma. Se destaca que en el aviso de privacidad no se mencionan responsables del resguardo de la información que reciban de los compradores.
La Promovente es categórica al afirmar que no tiene relación comercial con el Titular, por lo que al no haber contestación por parte del Titular, se tiene por cierta dicha afirmación. No obstante, aún suponiendo sin conceder que el Titular fuera un distribuidor o revendedor de productos PUMA, no tendría legitimación para reproducir la marca en el nombre de dominio en disputa, ya que en este caso no se cumple el siguiente requisito previsto en la regla Oki Data: iii) El sitio debe revelar de forma precisa y destacada la relación del solicitante de registro con el titular de la marca. En este caso, el sitio web al que apunta el nombre de dominio en disputa, no solo no aclara que el sitio web es operado por una empresa distinta de la Promovente, sino que incluye la siguiente leyenda respecto del contenido de la página, induciendo a error al público respecto del titular del sitio de internet: “Copyright © 2021 www.sportenisoutlet.com. Powered by Tiendas Puma”. Véase Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903.
Este Experto considera que la Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el párrafo 1(a) ii de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su párrafo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
“(i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por el Titular, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.
Que la Promovente ha probado ser titular de la marca PUMA en México y en otras jurisdicciones.
Que la marca PUMA fue registrada en México con cuarenta años de anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.
Que derivado del uso profuso de la marca PUMA y de la publicidad constante y global de los productos a los que se les aplica, es una marca notoria en el mercado relevante de calzado y ropa deportiva en México e internacionalmente.
El Experto encuentra que el Titular conocía la marca PUMA antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado, y en vista de la composición del nombre de dominio en disputa, el Titular lo habría registrado probablemente para aprovecharse de la similitud con la marca de la Promovente.
Que el contenido de la página de Internet a la que direcciona el nombre de dominio en disputa es un plagio de la imagen de los productos, publicidad y signos distintivos usados por la Promovente en distintos contenidos promocionales.
Que la página de Internet no incluye datos de contacto de la Titular, pero si solicita información sensible de los clientes potenciales para recibir productos de compra, lo que permite colegir la mala fe del Titular al intentar de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Promovente.
El Experto, considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular y por ello se tiene cumplido el requisito de la mala fe establecido por el párrafo 1(a).iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <pumaoutlet.mx> sea transferido a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 25 de abril de 2021
1 El Experto entiende que el Titular designado, cuyos detalles fueron proporcionados por Registry.MX, es un tercero que supuestamente fue víctima de un robo de identidad en el que sus datos se utilizaron sin su conocimiento ni autorización. Por tanto, el Experto ha decidido omitir el nombre del Titular en esta Decisión, acompañando la misma con un Anexo 1 en el que se da instrucción a Registry.MX, en relación con la transferencia del nombre de dominio en disputa que incluya el nombre del Titular y autorizando el Centro para que transmita ese Anexo 1 a Registry.MX, como parte integrante de la Decisión. Sin embargo, de conformidad con el párrafo 1(j) de la Política y con el artículo 20 (d) del Reglamento, el Experto da instrucción que el Anexo 1 de la presente decisión no se publique debido a circunstancias excepcionales (ver Banco Bradesco S.A. v. FAST-12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, Caso OMPI No. D2009-1788).