Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Rivian IP Holdings, LLC c. Edmundo Bresso

Caso No. DMX2021-0002

1. Las Partes

El Promovente es Rivian IP Holdings, LLC, Estados Unidos de América, representado por Olivares & Cia, México.

El Titular es Edmundo Bresso, México, representado por De la Torre, Rodríguez & Salazar, México.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <rivian.com.mx> y <rivian.mx>.

Los nombres de dominio en disputa están registrados con Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Akky (Una division de NIC Mexico).

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de enero de 2021. El 26 de enero de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 27 de enero de 2021, Registry .MX remitió al Centro, por igual vía, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, y transmitiendo a su vez la información registral de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplí los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

En observancia del artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de febrero de 2021. De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de febrero de 2021. La Contestación fue presentada en fecha 28 de febrero de 2021. En respuesta a una prevención del Centro, el Titular presentó una aclaración a la Contestación el 15 de marzo de 2021.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 22 de marzo de 2021, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El procedimiento se conduce en español según prevé por defecto el artículo 13.A del Reglamento.

Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está convencido de que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense fundada en 2009 que desarrolla, fabrica y distribuye vehículos eléctricos. En los Estados Unidos de América, el Promovente tiene instalaciones en California (Carson, Irvine, Palo Alto y San José) e Illinois (Normal). El Promovente cuenta también con instalaciones en Canadá (Vancouver, B.C.) y en el Reino Unido. El Promovente opera el sitio web “www.rivian.com”.

En diciembre de 2017, el Promovente anunció los primeros vehículos eléctricos de aventura en el mundo bajo la marca RIVIAN, los cuales fueron exhibidos públicamente en Los Angeles Auto Show.

El Promovente también produce la skateboard platform, consistente en el piso del vehículo que integra la batería, las unidades de tracción, la suspensión, y los sistemas térmicos y de frenado.

El Promovente tiene registradas en México las siguientes marcas:

Los nombres de dominio en disputa <rivian.com.mx> y <rivian.mx> fueron registrados el 23 de junio de 2019 y el 23 de septiembre de 2019, respectivamente. Los nombres de dominio en disputa hospedan un sitio Web que dice referirse a “un centro de diseño y fabricación de proyectos de Museografía, interiorismo, POP Y Stands a la medida y necesidades de nuestros clientes”. El Aviso de Privacidad del sitio señala al Titular, quien usa el alias de Rivian, como responsable del tratamiento de datos personales de los visitantes del portal.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Promovente alega lo siguiente:

i. Los nombres de dominio en disputa son idénticos a las marcas registradas RIVIAN que son propiedad del Promovente;

ii. Ni el sufijo “.com” o “.mx” ni el uso de letras minúsculas o mayúsculas en los nombres de dominio en disputa, influyen en lo más mínimo al analizar la identidad o similitud en grado de confusión de los nombres de dominio del Titular con respecto a las marcas del Promovente;

iii. De acuerdo con la búsqueda hecha el 21 de enero de 2021 por el Promovente en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Titular no posee ningún registro de marca sobre la denominación “rivian” que le confiera un derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa;

iv. El Titular no es conocido en el comercio o en la industria como “rivian”;

v. Hasta hace unos meses, el Titular no había utilizado los nombres de dominio en disputa ni había efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios dado que su intención siempre fue vender o transferir los nombres de dominio en disputa a un precio ridículamente superior a su costo de registro;

vi. Los nombres de dominio en disputa se encontraban a la venta y para obtener mayor información era necesario escribir a la dirección de correo electrónico “[….]@aceroinoxidablemexico.com”;

vii. El Titular, a través del contacto técnico, administrativo y de pago de los nombres de dominio en disputa, solicitó la cantidad de USD 1.7 millones por los nombres de dominio en disputa al responder un correo que el Promovente le envió de forma anónima para averiguar el precio de venta de los nombres de dominio en disputa;

viii. Tan pronto como el Promovente decidió no continuar con las negociaciones para adquirir los nombres de dominio en disputa, el Titular agregó contenido sin sentido a su portal de Internet con la finalidad de poder demostrar en determinado momento una oferta de buena fe de productos o servicios en el sitio Web vinculado a los nombres de dominio en disputa;

ix. El Titular registró de mala fe los nombres de dominio en disputa a sabiendas de la gran notoriedad de la marca RIVIAN en el mercado de los vehículos eléctricos y su difusión a través de Internet;

x. Hasta hace poco menos de dos meses, el Titular detentó pasivamente los nombres de dominio en disputa con el único propósito de venderlos por una cantidad desmesurada como la que solicitó al Promovente, sin saber que se trataba de este último.

B. Titular

El Titular alega lo siguiente:

i. El origen de los nombres de dominio en disputa es el resultado de diversos pasajes de la vida profesional del Titular, entrelazados con pasajes de su vida personal;

ii. El Titular registró los nombres de dominio en disputa con la idea de promover a través de un sitio Web los servicios de diseño que ofrece desde hace casi 25 años;

iii. Rivian es un acrónimo formado por letras de los nombres de tres personas que fueron clave en el arranque del negocio de montaje de stands publicitarios del Titular: Ruben Alcántara Vargas (hermano de Lizy, como se le conoce a la esposa del Titular), IVonne Vargas Correa y AdrIÁN Radilla Partida;

iv. A pesar de la gran difusión que ha tenido la marca RIVIAN del Promovente, no puede decirse que esa marca sea mundialmente conocida como es el caso de NIKE y MARLBORO, por citar tan solo dos ejemplos;

v. Es inconcebible que el Promovente no hubiera contemplado registrar los nombres de dominio en disputa cuando solicitó con fecha 22 de octubre de 2018 el registro de la marca RIVIAN en México, en razón de que este último es un mercado natural de los productos de las empresas estadounidenses, especialmente tomando en cuenta el costo ridículamente bajo que tienen en comparación con las enormes inversiones que tienen que hacer para proteger sus marcas y patentes a nivel mundial;

vi. Los servicios de diseño que se ofrecen en los sitios Web del Titular no son ni remotamente parecidos a los que productos que comercializa el Promovente;

vii. El Promovente no ofrece ninguna prueba que acredite que el Titular puso en venta los nombres de dominio en disputa, como afirma el Promovente;

viii. Es cierto que en un principio los sitios Web del Titular carecían de contenido, pero ello se debió a que durante ese periodo el Titular estaba en proceso de diseñar el contenido y la información relacionada con su negocio;

ix. El correo anónimo que dice haber enviado el Promovente de ninguna manera debe tomarse como una oferta seria y real de compra de los nombres de dominio en disputa, sino que debe considerarse como un señuelo para tratar de configurar una conducta de mala fe por parte de personas que no tienen la representación legal del Titular;

x. Debido a que la oferta de $1K puesta por el comprador anónimo no establece claramente si se trata de un peso mexicano, de un dólar estadounidense o de un millón de pesos mexicanos, es perfectamente factible inferir que el interlocutor del comprador anónimo respondió irónicamente solicitando USD 1.7 millones y así evitar seguir recibiendo ofertas no solicitadas de compra de los nombres de dominio en disputa;

6. Debate y conclusiones

A. Preliminar

En razón de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida como “UDRP”), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

B. General

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:

i. Los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa; y

iii. Los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.

A continuación, se procede a examinar si estos elementos se acreditan en el caso concreto.

C. Identidad o similitud en grado de confusión

La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la combinación alfanumérica elegida por el Titular para integrar los nombres de dominio en disputa es, por sí misma, idéntica o similar en grado de confusión a la marca de productos o servicios registrada, el aviso comercial registrado, la denominación de origen o la reserva de derechos del Promovente para justificar la transferencia de los nombres de dominio en disputa.

El Promovente funda su Solicitud en siete registros mexicanos de la marca RIVIAN. Ver sección 4 supra. En la medida que los siete registros fueron concedidos y estaban vigentes antes de la presentación de la Solicitud, las marcas RIVIAN que amparan tales registros son aptas para compararse con los nombres de dominio en disputa.

Al comparar la marca RIVIAN con los nombres de dominio <rivian.com.mx> y <rivian.mx> salta a la vista que estos últimos son literal y gráficamente idénticos a la marca registrada del Promovente.

Las extensiones “.com.mx” y “.mx” de los nombres de dominio en disputa son intrascendentes para efectos del artículo 1.a.i de la Política. Ver sección 1.11 de la Sinopsis de la OMPI 3.0, donde se explica que los dominios de nivel superior son estándares técnicos requeridos para el registro de cualquier nombre de dominio y por tanto son irrelevantes para determinar si se actualiza o no el primer requisito de la Política.

Atento a estas consideraciones, el Experto determina que los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca registrada RIVIAN, cuyos derechos de uso exclusivo le corresponden al Promovente.

Por consiguiente, se estima superado el primer umbral del artículo 1.a de la Política.

D. Derechos o intereses legítimos

El artículo 1.c de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:

i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado los nombres de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por los nombres de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

El Promovente alega que el Titular no es conocido en el comercio o en la industria como “rivian”. Del resultado de una búsqueda hecha el 21 de enero de 2021 en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Promovente sostiene que el Titular no posee ningún registro de marca sobre la denominación “rivian” que confiera al Titular un derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa.

Por último, el Promovente arguye que, hasta hace unos meses, los nombres de dominio en disputa no hospedaban ningún sitio Web dentro del cual se hiciera una oferta de buena fe de productos o servicios conforme a la Política.

El Titular replica que “rivian” es un acrónimo extraído de los nombres de tres personas que fueron clave en el arranque del negocio de montaje de stands publicitarios del Titular, a saber: Ruben Alcántara Vargas (hermano de la esposa del Titular), IVonne Vargas Correa y AdrIÁN Radilla Partida.

El Titular también responde que los servicios de diseño publicitados en su sitio Web no son ni remotamente parecidos a los productos que comercializa el Promovente bajo su marca RIVIAN.

La explicación del Titular sobre el origen del término “rivian” le resulta inverosímil al Experto por diversas razones. En primer lugar, porque “rivian” es un término inventado por el Promovente¹ , quien lo ha usado en el comercio desde 2009 y quien lo registró como marca antes de que el Titular empleara ese mismo término en los nombres de domino en disputa. En segundo lugar, porque el Titular no exhibe prueba alguna que acredite su dicho, ni la existencia y el nombre de las personas aludidas, como tampoco su relación con el Titular y su negocio. En tercer lugar, porque el número y la posición de las letras que señala el Titular de cada uno de los nombres que refiere es arbitrario, es decir de una persona toma la primera letra de su nombre propio, de otra las dos primeras letras, y de una más las tres últimas letras. De aceptarse la justificación que aduce el Titular, cualquier demandado en un procedimiento sujeto a la Política podría excusar el uso del nombre de dominio disputado en un juego de letras o palabras tomadas de cualquier contexto con tal de que coincida con la marca del promovente, aun cuando dicha marca sea notoriamente conocida o incluso famosa.

Al margen de lo anterior, la defensa del artículo 1.c.ii de la Política no se surte en razón de que el Titular fue omiso en exhibir documentos para acreditar que en el mercado de servicios de diseño en que participa desde hace 25 años, como afirma, se le conoce con el nombre de “rivian”.

Tampoco se surten, a juicio del Experto, las demás defensas del artículo 1.c de la Política ya que el Titular no persuadió al Experto de realizar una oferta de buena fe de servicios dentro del sitio Web asociado a los nombres de dominio en disputa sin la intención de captar tráfico dirigido al Promovente. Para acreditar dicho ofrecimiento, el Titular bien pudo presentar facturas, de haberlas tenido, que acreditasen la venta real y efectiva de servicios de diseño o stands publicitarios bajo el nombre “rivian”, así como material publicitario que compruebe el ofrecimiento de servicios del Titular en el comercio bajo el nombre “rivian”.

El propio Titular admite que los nombres de dominio en disputa se mantuvieron inactivos desde su registro hasta hace unos meses en que comenzó a operar el sitio Web del Titular con escaso contenido, compuesto esencialmente por fotografías desplegadas en la página de inicio, sin que existan textos que expliquen tales fotografías, careciendo el sitio de diseño y de secciones. Al visitar el sitio Web del Titular, el Experto no encontró una conexión lógica entre el nombre “rivian” bajo el cual se registraron los nombres de dominio en disputa, y el Titular Edmundo Bresso Alva, quien se identifica con el alias de “Rivian” en el Aviso de Privacidad, lo cual resulta intrascendente toda vez que dicho alias no sustituye al Titular, quien legalmente es el responsable del tratamiento de los datos personales que recabe de los visitantes de su portal.

En tales condiciones el Experto arriba a la conclusión de que el Titular no posee derechos o intereses legítimos conforme a la Política.

De esta manera se colma el supuesto del artículo 1.a.ii de la Política.

E. Registro o uso de mala fe

El artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:

i. “circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de los nombres de dominio al promovente, que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, un aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro de los nombres de dominio; o

ii. se ha registrado los nombres de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii. se ha registrado los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv. se ha utilizado los nombres de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”

En términos generales, la mala fe se produce cuando el titular toma ventaja indebida o abusa de la marca del promovente. Ver sección 3.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.

El Experto hace notar que, a diferencia de la UDRP, la Política únicamente requiere que los nombres de dominio en disputa se hayan registrado de mala fe o bien se utilicen de mala fe para tener por satisfecho el tercer elemento de la acción.

Sentado lo anterior, el Experto estima que el registro de los nombres de dominio en disputa fue oportunista y de mala fe porque el Titular se apropió indebidamente de un término que solo se explica como marca del Promovente, tanto en el país de origen de este, como en México, donde está domiciliado el Titular.

Asimismo, de la evidencia presentada por el Promovente se aprecia que el 13 de junio de 2020, un tercero envió un correo electrónico al Titular, por instrucciones del Promovente, preguntando sobre el precio de compraventa de los nombres de dominio en disputa. El 15 de junio de 2020, una persona de nombre Heriberto respondió la pregunta señalando un precio de venta de $1.7 millones, aclarando posteriormente que dicha cantidad correspondía a dólares americanos.

El Titular niega haber hecho personalmente la oferta de venta de los nombres de dominio en disputa por USD 1.7 millones y pide en todo caso al Experto desestimar dicha oferta por ser resultado de una trama perversa del Promovente para provocar una conducta inapropiada del Titular.

Contrario a lo que sostiene el Titular, es común que la oferta de venta de un nombre de dominio se haga en respuesta a una manifestación de interés de un prospecto comprador. Es también común y lícito que la intención de compra de un nombre de dominio provenga de un tercero (bróker) por instrucciones del interesado, sin que sea necesario revelar la identidad de este último, como ocurrió en la especie. Ninguna de estas circunstancias impide al Experto valorar si la oferta de venta de los nombres de dominio en disputa constituye un indicio de mala fe para fines de la Política. Ver Infraestructura Energetica Nova, S.A.B. de C.V. v. Danny Sullivan, Caso OMPI No. D2019-1942 (el demandado se condujo de mala fe a pesar de no haber contactado al demandante para ofrecerle en venta el nombre de dominio en disputa porque la realidad predominante es que el demandado tenía un solo comprador en mente para el nombre de dominio <ienova.com>, a saber, el demandante, quien es dueño de la marca IENOVA).

Conviene aclarar que el precio de venta de un nombre de dominio no es por sí mismo evidencia de mala fe para efectos de la Política. La mala fe es producto de las circunstancias en que se registró y se ha venido usando el nombre de dominio en cuestión.

Las siguientes circunstancias que están acreditadas en el expediente producen convicción en el Experto de la mala fe que animó al Titular a registrar y a usar los nombres de dominio en disputa:

i) La imposibilidad de atribuir un significado al término “rivian” que no sea el de la marca inventada por el Promovente, la marca usada en el comercio por el Promovente, y la marca registrada del Promovente;

ii) La oferta de venta de los nombres de dominio en disputa provino de la dirección electrónica de contacto del Titular;

iii) La oferta de venta de los nombres de dominio en disputa fue hecha por una persona cuyo nombre concuerda con el del contacto administrativo, técnico y de pago registrado en el WhoIs;

iv) La fijación de un precio de venta de los nombres de dominio en disputa del orden de USD 1.7 millones denota un lucro excesivo que pretende obtener el Titular por dicha venta;

v) El tiempo en que se activó por primera vez el portal del Titular es posterior al momento en que el agente del Promovente dejó de negociar el precio de compra de los nombres de dominio en disputa;

vi) El escueto contenido del portal asociado a los nombres de dominio en disputa; y

vii) La falta de crédito que merece al Experto la explicación del Titular sobre el término “rivian” que se utiliza dentro del portal vinculado a los nombres de dominio en disputa.

En suma, el Experto no tiene ninguna duda de que los nombres de dominio en disputa fueron registrados de mala fe y se han venido usando de mala fe para efectos de la Política.

Con ello se cumple el tercer requisito del artículo 1.a. de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <rivian.com.mx> y <rivian.mx> sean transferidos al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 30 de abril de 2021

¹ El término rivian deriva de riv-er ind-ian, un río de Florida, EUA, cercano al lugar donde creció el Ing. Robert ‘RJ’ Scaringe, fundador y director general del Promovente. Ver https://www.nytimes.com/2019/07/02/business/rj-scaringe-rivian.html.