Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Pocket de Latinoamerica, S.A.P.I. de C.V. c. Carlos Omar Briseño Gutierrez, Pixelab Soluciones Creativas

Caso No. DMX2020-0002

1. Las Partes

La Promovente es Pocket de Latinoamérica, S.A.P.I. de C.V., México representada por Caype Abogados, S.C., México.

El Titular es Carlos Omar Briseño Gutierrez, Pixelab Soluciones Creativas, Estados Unidos de América (los “Estados Unidos)”.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <billpocket.mx> (el “nombre de dominio en disputa”).

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Akky (una división de NIC Mexico).

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de enero de 2020. El 27 de enero de 2020 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de enero de 2020, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 6 de febrero de 2020. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de febrero de 2020. La Contestación fue presentada en fecha 25 de febrero de 2020.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 19 de marzo de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es Pocket de Latinoamérica, S.A.P.I. de C.V., una sociedad mercantil mexicana que comercializa dispositivos portátiles lectores de tarjetas bancarias bajo la marca BILLPOCKET.

La Promovente es titular de los siguientes registros de marca en México:

La Promovente es titular del nombre de dominio <billpocket.com> registrado el 10 de mayo de 2012.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 13 de abril de 2013.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega en su Solicitud lo siguiente:

Que es una sociedad mercantil mexicana constituida en 2012 y que en el mismo año comenzó a utilizar la denominación BILLPOCKET.

Que a través de la marca BILLPOCKET se comercializa un producto que se conecta a los dispositivos móviles para realizar cobros a través de tarjetas bancarias, y se ofrecen servicios monetarios o financieros.

Que el 10 de mayo de 2012 la Promovente registró el nombre de dominio <billpocket.com>, cuyo contenido hace referencia a la promoción de productos y servicios de ésta.

Que el 31 de julio de 2013, la Promovente solicitó el registro de la marca BILLPOCKET (y diseño) ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para proteger productos de la clase 9 internacional, señalando como fecha de primer uso el 10 de mayo de 2012.

Que el registro de marca solicitado le fue otorgado el 8 de octubre de 2013 con número 1402874 y que la Promovente cuenta con otros registros marcarios en varias clases desde agosto de 2013.

Que la Promovente, después de tener conocimiento de la existencia del nombre de dominio en disputa el 13 de julio de 2019, envió un correo electrónico al Titular, a fin de solicitarle la cancelación o transmisión del nombre de dominio en disputa.

Que el Titular respondió el 15 de julio de 2019 desde la dirección de correo electrónico “[...]@pixelab.com.mx” ofreciéndole la transmisión del nombre de dominio en disputa a cambio de la cantidad de USD 3,000.00.

Que de dicha comunicación se envió copia a las siguientes cuentas de correos electrónicos: “[...]@pixelab.com.mx” y “[...]@pixelab.com.mx”.

Que, en septiembre de 2019, el nombre de dominio en disputa redireccionaba a la página web de Mercado Pago, quien es un competidor directo de la Promovente y ofrece los mismos productos y servicios que ésta.

Que el 31 de octubre de 2019, la Promovente envió una carta a la empresa Mercado Libre, S. de R.L. de C.V., quien es el titular del nombre de dominio <mercadodepago.com> y la marca MERCADO PAGO, a fin de hacerles saber sobre la violación de derechos de propiedad industrial de la Promovente.

Que el 11 de noviembre de 2019, la empresa Mercado Libre, S. de R.L. de C.V. contestó a dicha carta, alegando que desconocía el hecho del redireccionamiento hacia su página web e informó que la persona encargada del nombre de dominio en disputa era el Titular, compartiendo los datos de contacto de la empresa Pixelab.

Que el 25 de noviembre de 2019, la Promovente envió una nueva carta a la empresa Pixelab, a fin de hacerles saber la situación respecto del nombre de dominio en disputa y el redireccionamiento a la página web de “Mercado Pago”.

Que, después del envío de dicha carta, sin recibir respuesta, el nombre de dominio en disputa dejó de redireccionar a la página web de “Mercado Pago” y se redireccionó al nombre de dominio <webempresa.com>, el cual incluye artículos sobre la oferta de servicios de pago móvil en México.

I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a la marca BILLPOCKET de la Promovente, lo que crea confusión respecto a los productos y servicios protegidos por ésta.

Que la Promovente tiene derechos sobre la denominación BILLPOCKET desde 2012 y que dicha denominación es notoriamente conocida por el sector consumidor.

Que no existen diferencias fonéticas ni ortográficas entre la marca BILLPOCKET de la Promovente y el nombre de dominio en disputa.

II. Derechos o intereses legítimos

Que el Titular no posee derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Que la Promovente está usando la denominación BILLPOCKET desde el 10 de mayo de 2012, la fecha en que registró el nombre de dominio <billpocket.com>, la cual se indica en los certificados de registro de la marca BILLPOCKET como fecha del primer uso.

Que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 13 de abril de 2013 y está redireccionando al sitio web al que resuelve el nombre de dominio <webempresa.com>.

Que el Titular está usando el nombre de dominio en disputa para desviar a los consumidores que buscan productos y servicios como los que ofrece la Promovente, a otra página web, a fin de provocar que la Promovente se vea en la necesidad de pagar la cantidad solicitada por el Titular para poder obtener el nombre de dominio en disputa.

Que el Titular no está usando el nombre de dominio en disputa como un sitio web independiente con contenido propio; sino que, por el contrario, ha redirigido el nombre de dominio en disputa a otra página web, con el afán de confundir al público consumidor, creando la apariencia de una posible asociación con la Promovente.

Que la conducta del Titular está creando confusión con la marca BILLPOCKET de la Promovente, haciendo creer al usuario de Internet que la Promovente es patrocinadora de los servicios y productos ofrecidos mediante el nombre de dominio en disputa.

III. Registro o uso de mala fe

Que el registro del nombre de dominio en disputa idéntico a la marca BILLPOCKET de la Promovente es evidencia de mala fe del Titular.

Que el correo de 15 julio de 2019 prueba que el Titular tenía conocimiento de la marca BILLPOCKET y del nombre de dominio <billpocket.com> de la Promovente.

Que el Titular intentó vender el nombre de dominio en disputa a la Promovente, a cambio de una cantidad considerable de dinero.

Que el Titular, con pleno conocimiento del renombre y prestigio de los productos y servicios ofrecidos por la Promovente, ha pretendido ofrecer el nombre de dominio en disputa en cantidades que superan los costos relacionados con la transmisión y/o registro de un nombre de dominio.

Que la intención del Titular de obtener una suma de dinero denota su interés económico y hace evidente su mala fe.

Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con el ánimo de impedir que la Promovente pueda utilizar su marca BILLPOCKET para el nombre de dominio con el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”) “.mx”.

Que con todo lo anterior se perturba la actividad comercial de la Promovente.

Que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa para redireccionarlo a varias páginas web de competidores de la Promovente, para provocar que la Promovente pague la cantidad de dinero solicitada a cambio de que se le transfiera el nombre de dominio en disputa.

Que, al registrar el nombre de dominio en disputa, el Titular ha pretendido eliminar el carácter distintivo de la marca BILLPOCKET, la cual ha sido resultado del esfuerzo e inversión de la Promovente.

B. Titular

El Titular alega en su Contestación lo siguiente:

Que el 13 abril del 2013 el Titular compró el nombre de dominio en disputa, así como otros nombres de dominio para su sistema de almacenamiento de facturas electrónicas.

Que el Titular eligió el nombre de dominio en disputa debido a su traducción al idioma español que significa “bolsillo de facturas”.

Que el Titular está utilizando el nombre de dominio en disputa para hacer un almacén de facturas para sus clientes.

Que, hasta la fecha, el Titular llegó a mantener el resguardo de millones de facturas electrónicas pertenecientes a más de 300 empresas en su sistema.

Que en 2015 el Servicio de Administración Tributaria de México cambió sus políticas, lo cual le ha impedido vender su servicio y hacer conexiones a su servidor de descargas sin tener la autorización requerida, por lo cual puso en pausa su esfuerzo para este proyecto, pero continuando prestándole el servicio a muchos de sus usuarios.

Que el 13 de julio del 2019 el hermano del Titular recibió un correo electrónico y que, como consecuencia de ello, su hermano le informó que la Promovente lo había contactado y lo estaba llamando por teléfono ofreciendo dinero por el nombre de dominio en disputa, en caso de que el Titular estuviera interesado en venderlo.

Que el Titular ofreció realizar la transferencia del nombre de dominio en disputa a cambio de un pago de USD 3,000, debido al costo de la modificación de las computadoras y datos de usuarios que descargan las facturas por el sistema denominado “rsync”.

Que todos usuarios del sistema del Titular tienen su propio subdominio, por ejemplo <t1.billpocket.mx>, al cual acceden a través del nombre de dominio en disputa, para ver el estatus de sus descargas o u obtener un documento en el formato pdf en específico.

Que, en los 7 años de ser propietario del nombre de dominio en disputa, el Titular nunca ha hecho referencia alguna al mercado de la Promovente, ni entabló comunicaciones con la Promovente para intentar venderle el nombre de dominio en disputa.

Que el Titular ofreció el precio de USD 3,000 por la venta del nombre de dominio en disputa debido a la necesidad de cambio del código fuente de su sistema y la migración de las cuentas de usuarios que lo utilizan.

Que, al día de la compra del nombre de dominio en disputa, la Promovente no tenía impacto en el mercado, ni era conocida por utilizar la denominación BILLPOCKET.

Que la Promovente es propietaria de la marca BILLPOCKET desde el 31 de julio del 2013 lo que fue después del registro del nombre de dominio en disputa.

Que el nombre de dominio en disputa sirve para mantener el servicio de facturación de cientos de usuarios, los cuales lo utilizan para el manejo diario de sus empresas.

Que la interrupción de este servicio sin hacer el cambio del código fuente del sistema de forma correcta y modificación de los servicios de respaldo (“rsync”) dejaría a los clientes del Titular sin acceso a sus facturas de forma inmediata, ya que cada usuario es redireccionado a su propio subdominio sobre el nombre de dominio en disputa.

Que el nombre de dominio en disputa actualmente está ligado a diferentes proyectos de software que fueron desarrollados para que los usuarios que no tienen grandes conocimientos de informática pudieran mantener sus facturas libres de fallos de software o hardware.

Que el nombre de dominio en disputa no comparte el mismo giro ni genera competencia alguna con el nombre de dominio <billpocket.com> de la Promovente.

Que la Promovente no tiene conexión alguna con el código fuente de software o servidores relacionados con el nombre de dominio en disputa, que puedan afectar su funcionalidad.

Que, para probar lo anterior, el Titular hace referencia al código fuente denominado “admin-cfdi”, generado por el grupo Python Cabal y señala que asistía a juntas para generar una opción “open source” que permite la descarga de facturas.

Que el código admin-cfdi es libre y gratuito, pero debido a que la mayoría de pequeñas y medianas empresas no tienen la habilidad de implementarlo o no tienen el hardware o software necesario para utilizarlo, el servidor accesible a través del nombre de domino en disputa permite hacer la descarga de las facturas de usuarios, proporcionando el archivo “.key”, “.cert” correspondiente, y las contraseñas apropiadas.

I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Que la denominación BILLPOCKET en su traducción al español significa “bolsillo de facturas” lo cual especifica el servicio del Titular.

Que el negocio del Titular tiene un giro y ofrece servicios distintos a los que presta la Promovente.

Que la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa no guarda semejanza con el nombre de dominio <billpocket.com> de la Promovente.

Que el Titular no está usando el nombre de dominio en disputa para llevar a cabo ventas de software de cobros, o de productos online, sino que lo usa para prestar sus servicios.

Que el Titular no utiliza en ningún lugar de la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa la marca BILLPOCKET de la Promovente ni su diseño.

Que el portal que se usa en relación con el nombre de dominio en disputa no está abierto al público, sino que solamente es accesible para usuarios registrados y proporciona acceso gratuito al software “admin-cfdi”, ayudando a su implementación sin costo.

II. Derechos o intereses legítimos

Que el nombre de dominio en disputa actualmente está relacionado con varios servicios de software y que su cambio generaría grandes implicaciones económicas para el Titular.

Que el Titular ha mantenido el nombre de dominio en disputa por los últimos 7 años con un costo aproximado de USD 50 por año, más el costo de los servidores y el software.

Que la Promovente tiene el nombre de dominio <billpocket.com>, el cual es más importante en internet y que por tanto no tiene la necesidad de obtener el nombre de dominio en disputa.

Que el nombre de dominio en disputa no representa competencia en contra de la Promovente y su nombre de dominio <billpocket.com>.

III. Registro o uso de mala fe

Que el nombre de dominio en disputa nunca ha sido utilizado de mala fe.

Que el servidor del Titular no toma ningún dato ni contiene bases de datos de formularios, ni solicita información a los usuarios de Internet.

Que el nombre de dominio en disputa no ha obtenido algún beneficio económico de ventas en línea ni tiene vínculos con la empresa Mercado Libre, S. de R.L. de C.V., u otras similares.

Que los administradores del nombre de dominio en disputa nunca atentaron de mala fe contra ninguna compañía en los 7 años en que el Titular ha ostentado el registro.

Que el nombre de dominio en disputa no genera pagos ni obtiene clientes por medio de Internet, ya que es una herramienta solo para los usuarios registrados, y la información no es accesible al público en general.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:

(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;

(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;

(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a que la LDRP está basada en, y es una variante de la UDRP, así como la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos

La Promovente ha probado tener derechos sobre la marca BILLPOCKET en México, en varias clases.

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BILLPOCKET de la Promovente, dado que la reproduce en su totalidad.

La inclusión del ccTLD “.mx”, obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del sistema de los nombres de dominio, por lo que es irrelevante para el análisis de la similitud o identidad en el presente caso (ver Papa John’s International, Inc. c. Salvador Alvarado, Caso OMPI No. DMX2018-0032; Diageo p.l.c. v. John Zuccarini, Caso OMPI No. D2000-0541; y Comisión Federal de Electricidad v. Socorro Renee Flores Nunez, CFE, Caso OMPI No. DMX2016-0030).

Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Promovente alega que el Titular no posee derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. Además, la Promovente afirma que el Titular está usando el nombre de dominio en disputa para desviar a los consumidores que buscan los productos y servicios de la Promovente, hacia la página web de su competidor, con el fin de provocar confusión.

Por otro lado, el Titular declara que registró el nombre de dominio en disputa para proporcionar servicios diferentes a los que presta la Promovente, por lo que no le genera ninguna competencia a ésta. Además, el Titular explicó que, debido a cambios regulatorios por parte del Servicio de Administración Tributaria de México, en 2015, tuvo que poner en pausa su proyecto relacionado con el nombre de dominio en disputa, pero que siguió prestando servicios a muchos de sus usuarios, y que en la actualidad el nombre de dominio en disputa está ligado a diferentes proyectos de software.

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente del presente caso, el nombre de dominio en disputa redireccionaba a la página web a la que resuelve el nombre de dominio <mercadopago.com.mx>, en la cual se ofrecen dispositivos portátiles lectores de tarjetas bancarias que compiten con los que ofrece la Promovente.

Asimismo, la Promovente alega que, por lo menos desde finales de 2019, el nombre de dominio en disputa redireccionaba al sitio web al que resuelve el nombre de dominio <webempresa.com>, un blog en el que se despliega el artículo “Las mejores pasarelas de pago para México [2019]”.

En su Contestación, el Titular proporcionó diversas capturas de pantalla en las cuales se despliegan subdominios del nombre de dominio en disputa, por ejemplo, <t1.billpocket.mx/usuario/empresa/listado>, los cuales incluyen listados de nombres de personas físicas, sus números de Registro Federal de Contribuyentes y algunos datos de sus facturas. La mayoría de las capturas de pantalla no incluyen fechas; sólo en dos de ellas aparece el año 2014.

Para evidenciar su actividad comercial posterior, el Titular proporcionó los enlaces a las páginas web con archivos para descargar bajo el nombre “Proyecto de colaboración con PythonCabal” o “LinuxCabal/admin-cfdi”, así como a la página web del grupo “PythonCabal” denominada “Reu semanal admin-cfdi” en la que aparece una conversación entre sus miembros. Dichos sitios web informan que las últimas actividades registradas por los usuarios tuvieron lugar en 2016.

Cabe destacar que, de acuerdo con el párrafo 1.c) (i) de la Política, la circunstancia de que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa. No obstante, de acuerdo con la Sección 2.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, los expertos deben evaluar los derechos o los intereses legítimos reclamados por los titulares en el presente, es decir, con vistas a las circunstancias que prevalecen en el momento de la presentación de la solicitud.

Tomando en cuenta lo anterior, el Experto nota que no existen pruebas en el expediente que demuestren que el Titular utilizó el nombre de dominio en disputa para un sistema de de almacenamiento de facturas electrónicas, u otra actividad relacionada, después de 2014. Ello podría explicarse tomando en cuenta el argumento que presentó el Titular, en el sentido de que en 2015 tuvo que abandonar su proyecto relacionado con el nombre de dominio en disputa, debido a cambios regulatorios que le impidieron continuar con él. Desafortunadamente, el Titular no aportó pruebas que demuestren fehacientemente lo anterior, y no ha presentado pruebas que demuestren que en la actualidad tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver Bruyerre S.A. v. Online Systems, Caso OMPI No. D2016-1686; Fanuc Corporation v. SC Metalkid 2008 SRL and Alunăriței Liliana, Caso OMPI No. DRO2016-0005).

El Titular no ha explicado por qué este nombre de dominio en disputa estuvo resolviendo en 2019 al sitio web de un competidor directo de la Promovente. El Titular no desvirtuó las pruebas presentadas por la Promovente en ese sentido. Esta conducta no puede constituir un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, ya que el Titular intentó desviar el tráfico de Internet, inicialmente destinado a la Promovente, hacia la página web de tercero, creando un riesgo de confusión. Por lo tanto, la conducta del Titular no puede conferirle derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver F. Hoffmann-La Roche AG v. Derek Hildenbrand, Caso OMPI No. D2009-0044; Wrays Pty Ltd v. Laszlo Till / Centac, Caso OMPI No. DCO2011-0051Cortefiel, S.A. v. Miguel García Quintas, Caso OMPI No. D2000-0140; y Accor v. SANGHO HEO / Contact Privacy Inc., Caso OMPI No. D2014-1471).

Se actualiza el segundo elemento de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa a la promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor de la promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.

La Política establece que, para que se actualice el supuesto del Párrafo 1.b), basta demostrar que la mala fe del Titular tuvo lugar en el registro o en el uso del nombre de dominio en disputa. Por tanto, corresponde al Experto analizar si el expediente del caso contiene evidencia que pruebe que el Titular registró, o que está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 13 de abril de 2013, fecha anterior a la fecha de otorgamiento de los registros para la marca BILLPOCKET (Y DISEÑO) más antiguos de la Promovente, es decir, el 8 de octubre de 2013.

De acuerdo con la Sección 3.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, cuando un titular registra un nombre de dominio antes de que la promovente obtenga los derechos de marca, los expertos usualmente no encuentran mala fe por parte del titular. No obstante, como una excepción de lo anterior, en algunas circunstancias en que los hechos del caso indican que la intención del titular al registrar el nombre de dominio era capitalizar injustamente los derechos de marca de la promovente, los expertos han encontrado mala fe del Titular.

En el expediente del caso no existe evidencia suficiente que permita concluir que el Titular tuvo conocimiento de la Promovente y su marca BILLPOCKET al momento del registro del nombre de dominio en disputa y que lo habría registrado precisamente para aprovecharse de dicha marca. Ello, en atención a que la Promovente no ha proporcionado elementos suficientes que permitan colegir lo anterior, ni que la marca BILLPOCKET era reconocida en la época en que se registró el nombre de dominio en disputa.

Por tanto, no es posible declarar que el nombre de dominio en disputa se haya registrado de mala fe.

En cuanto al uso, la Promovente sí proporcionó pruebas que demuestran que el nombre de dominio en disputa resolvía al sitio web de un competidor directo de la Promovente, Mercado Pago, que ofrece los mismos servicios que ella. Este desvío de tráfico ha creado una posibilidad de confusión con la Promovente, sus servicios y su marca BILLPOCKET, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web al que redireccionaba el nombre de dominio en disputa, lo cual constituye mala fe conforme al párrafo 1.b) iv) de la Política (ver en un sentido similar bajo la UDRP 201 Folsom Option JV, L.P. and 201 Folsom Acquisition, L.P. v. John Kirkpatrick, Caso OMPI No. D2014-1359; y The Royal Edinburgh Military Tattoo Limited v. Identity Protection Service, Identity Protect Limited / Martin Clegg, WM Holdings, Caso OMPI No. D2016-2290).

Por lo tanto, el Experto considera que la conducta del Titular constituye evidencia del uso de mala fe del nombre de dominio en disputa (ver Warwickshire Oil Storage Limited c. WWOSLTD, Caso OMPI No. D2016-1482; y Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V c. inbuirsa, Caso OMPI No. D2006-0614).

Por ende, se actualiza el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <billpocket.mx> sea transferido a la Promovente.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 5 de abril de 2020