Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Decisión del Grupo de Expertos

The Coryn Group II, LLC y AMResorts, LP c. Jose Leonardo Vela Puerto

Caso No. DMX2019-0028

1. Las Partes

Las Promoventes son The Coryn Group II, LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) y AMResorts, LP, Estados Unidos, representadas por Legarreta y Asociados, México.

El Titular es Jose Leonardo Vela Puerto, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <secretsvacations.com.mx> (el “nombre de dominio en disputa”).

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry.MX (una división de NIC-México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es InterNetX GmbH.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de septiembre de 2019.

El 19 de septiembre de 2019 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de octubre de 2019 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 4 de octubre de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 24 de octubre de 2019. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 28 de octubre de 2019.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 31 de octubre de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Las Promoventes son The Coryn Group II, LLC, una compañía de Responsabilidad Limitada de Delaware (la “Promovente 1”) y AMResorts, LP, una Sociedad Limitada de Pennsylvania (la “Promovente 2”), con sede principal en Newtown Square, Pennsylvania, Estados Unidos.

Las Promoventes forman parte del grupo denominado Apple Leisure Group, uno de los principales grupos de gestión de viajes, hospitalidad y lujo de América del Norte. La Promovente 1 es titular de los registros de marca listados a continuación y la Promovente 2 ofrece servicios de gestión de marca y de marketing para su red de hoteles de lujo a nivel mundial, incluyendo servicios prestados bajo la marca SECRETS.

La Promovente 1 es titular de los siguientes registros de marca, entre otros:

Marca

Número de Registro

Fecha de registro

Clase

Jurisdicción

SECRETS

681029

14 de diciembre de 2000

43

México

SECRETS PLAYA MUJERES RESORT & SPA

989064

22 de junio de 2007

41

México

SECRETS (Y DISEÑO)

952542

15 de septiembre de 2006

43

México

SECRETS

2772061

7 de octubre de 2003

42

Estados Unidos

SECRETS

002318921

12 de noviembre de 2002

42

Unión Europea

SECRETS

163255

20 de octubre de 2006

43

Costa Rica

SECRETS

CTM2318921

11 de julio de 2011

42

Islas Caimán

SECRETS RESORTS & SPAS

15775

8 de junio de 2018

43

San Martín

La Promovente 1 es titular del nombre de dominio <secretsresorts.com> registrado el 29 de junio de 2000.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 12 de septiembre de 2018.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promoventes

Las Promoventes alegan en su Solicitud lo siguiente:

Que Apple Leisure Group, fundado en 1969, es uno de los principales grupos de gestión de viajes, hospitalidad y lujo de América del Norte y que actualmente se compone de un grupo de sociedades, incluidas las Promoventes.

Que la Promovente 1 es titular la propiedad intelectual de Apple Leisure Group y que cuenta con numerosos registros de marca en todo el mundo, entre otros, en México, los Estados Unidos, República Dominicana, Aruba, Jamaica, San Martin, Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, Costa Rica e Islas Caimán, las cuales se utilizan en relación con una amplia gama de servicios relacionados con viajes, ofertas de todo incluido, servicios de entretenimiento y una red de hoteles o resorts de lujo.

Que la Promovente 2 fue fundada en 2001 y ofrece servicios de marketing y gestión de la marca SECRETS para hoteles o resorts en varios lugares en México, República Dominicana, Jamaica y Costa Rica, desde el mismo año, así como en Europa desde 2019.

Que el nombre de dominio <secretsresorts.com> de la Promovente 1 fue registrado en 2000 y que ha estado en uso continuo desde su lanzamiento, con el fin de conectar e informar a los clientes sobre las ofertas y servicios relacionados con los viajes que distingue con su marca SECRETS.

Que el éxito de los servicios prestados por las Promoventes se debe, en parte, a la amplia promoción y publicidad que han llevado a cabo en relación con la marca SECRETS y que las Promoventes usan directa o indirectamente las marcas SECRETS en materiales publicitarios a nivel nacional y mundial a través de diversos medios, incluidos, entre otros, Internet, correos electrónicos o revistas.

Que el nombre de dominio en disputa está siendo usado en relación con un esquema de phishing, diseñado para atraer a los consumidores a creer que están tratando con Apple Leisure Group o con las Promoventes.

Que el 25 de enero de 2019, Apple Leisure Group recibió una comunicación de un cliente sobre un correo electrónico fraudulento que dicho cliente había recibido de una persona que afirmaba ser un representante autorizado por la Promovente 2.

Que dicho correo electrónico, enviado desde la dirección <[...]@secretsvacations.com.mx>, contenía información relacionada con una oferta promocional falsa para reservar un viaje en uno de los resorts de Apple Leisure Group, junto con instrucciones sobre cómo comunicarse con el remitente del correo electrónico, para reservar y pagar la pretendida promoción.

Que el 11 de mayo de 2019, Apple Leisure Group recibió una comunicación proveniente de un segundo cliente con respecto a otro correo electrónico promocional fraudulento, enviado desde la dirección <[...]@secretsvacations.com.mx>.

I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Que el nombre de dominio en disputa incorpora completamente la marca SECRETS de las Promoventes y que, por lo tanto, es semejante en grado de confusión a la misma.

Que la inclusión de la palabra “vacations” (en español, “vacaciones”) en el nombre de dominio en disputa confirma que el Titular tiene la intención de hacer creer que está relacionado con la marca SECRETS de las Promoventes.

II. Derechos o intereses legítimos

Que el Titular no está afiliado ni relacionado con las Promoventes de ninguna manera y que en ningún momento las Promoventes han autorizado, respaldado o patrocinado al Titular para utilizar la marca SECRETS de las Promoventes, o registrar el nombre de dominio en disputa.

Que el Titular no ha sido conocido comúnmente como “secretsvacations”, y que éste no tiene derecho alguno anterior a la adopción y uso de la marca SECRETS o del nombre de dominio <secretsresorts.com>.

Que el Titular no ha llevado a cabo ni está haciendo un uso legítimo o no comercial del nombre de dominio en disputa, y que el único propósito que tiene el Titular es confundir a los consumidores para que crean que están tratando con las Promoventes y proporcionen al Titular sus datos, con fines de lucro.

Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y que usar una marca para engañar y defraudar a los consumidores no puede considerarse como un acto de buena fe.

III. Registro o uso de mala fe

Que el Titular registró y está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe con fines de lucro, creando un riesgo de confusión con la marca de la Promovente 1. Que no existe uso legítimo concebible del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.

Que el Titular tenía conocimiento de los derechos de las Promoventes sobre la marca SECRETS antes de registrar el nombre de dominio en disputa, dado el uso prolongado de dicha marca por las Promoventes.

Que el Titular está utilizando el nombre de dominio en disputa para operar las direcciones de correo electrónico que usa en relación con un esquema de phishing.

Que el Titular está usando el nombre de dominio en disputa intencionalmente con fines de atraer a consumidores con fines de lucro, creando confusión con la marca SECRETS, lo cual evidencia la mala fe del Titular.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de las Promoventes.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, las Promoventes deben acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:

(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y

(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y

(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a que la Política está basada en, y es una variante de la UDRP.

El Titular no contestó la Solicitud presentada por las Promoventes, por lo que este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de las Promoventes que considere razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech, Caso OMPI No. D2006-0292).

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que las Promoventes tienen derechos

Las Promoventes han probado que la Promovente 1 es titular de diversos registros que amparan la marca SECRETS en México, los Estados Unidos, la Unión Europea, Costa Rica, las Islas Caimán y la Isla de San Martín.

El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca SECRETS de las Promoventes, ya que dicho nombre de dominio en disputa incluye en su totalidad a la marca citada.

La inclusión del término genérico “vacations” (en español, “vacaciones”) en el nombre de dominio en disputa no impide el riesgo de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca SECRETS de la Promovente 1 (ver Advance Magazine Publishers Inc. v. Arena International Inc., Caso OMPI No. D2011-0203; F. Hoffmann-La Roche AG v. Onotole Vasermane, Caso OMPI No. D2010-2074; y Minerva S.A. v. El Yanko, Caso OMPI No. D2018-0767). De hecho, la incorporación del término “vacations” en el nombre de dominio en disputa confirma que el titular habría registrado el nombre de dominio en disputa pensando en la similitud confusa con la marca SECRETS de la Promovente 1, dado el campo de actividad de las Promoventes, que la marca SECRETS de la Promovente 1 distingue precisamente servicios relacionados con viajes y vacaciones. La similitud confusa queda también confirmada por el uso que ha dado el titular al nombre de dominio en disputa.

La adición al nombre de dominio en disputa del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx”, junto con el dominio de segundo nivel (“.com”) es un requisito técnico y, por lo tanto, carece de relevancia a efectos del presente procedimiento (ver PepsiCo, Inc. c. “null”, aka Alexander Zhavoronkov, Caso OMPI No. D2002-0562; Playboy Enterprises International, Inc. c. John Taxiarchos, Caso OMPI No. D2006-0561).

A la luz de lo anterior, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El párrafo 1(c) de la Política establece los siguientes ejemplos como circunstancias en las que un titular puede tener derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio:

i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

Las Promoventes afirman que el Titular no está afiliado ni relacionado con las Promoventes y que las Promoventes no han autorizado, respaldado o patrocinado al Titular para que éste utilizara la marca SECRETS o registrara el nombre de dominio en disputa. Las Promoventes también aseguran que el Titular no ha sido conocido comúnmente como “secretsvacations” o <secretsvacations.com.mx>, y que éste carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Estas afirmaciones no han sido desvirtuadas por el Titular.

Más aún, las pruebas aportadas por las Promoventes demuestran que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado para operar una dirección de correo electrónico [...]@secretsvacations.com.mx, a través de la cual, como se muestra en dichas pruebas, terceros ajenos a las Promoventes han enviado a usuarios de Internet correos electrónicos con ofertas de planes vacaciones para destinos en México, en inglés. La supuesta oferta incluye, entre otros, alojamiento de 5 noches para 4 personas, el plan todo incluido de comida y bebidas, traslados desde el aeropuerto, actividades acuáticas y descuento de 20%, a un pretendido precio de USD1,253.

Las ofertas anteriormente mencionadas estaban acompañadas de imágenes y descripciones de varios resorts de lujo pertenecientes a Apple Leisure Group (Dreams Riviera Cancún, Dreams Tulum, Secrets Maroma Beach, Now Sapphire Riviera Cancún, Dreams Los Cabos y Secrets Cancún). Al adquirir una de estas ofertas, el usuario recibía un correo electrónico con el supuesto certificado del viaje, además de los particulares de la pretendida orden de compra y la marca y el logotipo de la Promovente 2 (AMRESORTS).

En dichos correos electrónico se solicita al usuario que envíe copia escaneada de su identificación oficial (IFE), la tarjeta de crédito con la que realizó el pago, el certificado firmado y la carátula de su estado de cuenta, supuestamente con el fin de confirmar el domicilio del usuario.

Las pruebas proporcionadas por las Promoventes documentan los casos de dos usuarios que contactaron al centro de atención al cliente de la Promovente 2, informando que pagaron USD1,253 y USD 1,800 respectivamente y que fueron víctimas de fraude.

El uso anteriormente relatado del nombre de dominio en disputa, para ofrecer servicios inexistentes, defraudar a los usuarios que desean adquirir planes vacacionales y apoderarse ilegítimamente de sus datos personales e información, no puede constituir un uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa, o una oferta de servicios de buena fe (ver Moncler S.p.A. v. Cimpress Schweiz GmbH, Caso OMPI No. D2018-0992; Olayan Investments Company Establishment v. Namesco Limited d/b/a Globaldomainprivacy.net / Jeffrey Nicholson, Caso OMPI No. D2012-1303; Instagram, LLC v. Temp Name Temp Last Name, Temp Organization; Caso OMPI No. D2019-0249).

Los correos electrónicos que se han enviado desde la dirección que incorpora al nombre de dominio en disputa del Titular, han creado la falsa impresión de que estos fueron mandados por las Promoventes, lo cual conforma una conducta de confusión por asociación. Ello hace imposible que el Titular tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver sección 2.13.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición, “Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 ; ver también The Swatch Group AG / Swatch AG v. packy phim, Caso OMPI No. D2018-0851; Instagram, LLC v. Temp Name Temp Last Name, Temp Organization, Caso OMPI No. D2019-0249).

Además, el registro de un nombre de dominio con el fin de realizar actividades ilegales, como la usurpación de identidad o el phishing que han tenido lugar en este caso, claramente eliminan la posibilidad de que el Titular pueda demostrar cualquier tipo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver sección 2.13.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ver también Moncler S.p.A. v. Cimpress Schweiz GmbH, Caso OMPI No. D2018-0992; Deckers Outdoor Corporation v. Registration Private, Domains by Proxy, LLC / Eric Mafolo, Caso OMPI No. D2019-2042).

En virtud de lo anterior, se actualiza el segundo elemento de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el párrafo 1(b) de la Política, las siguientes circunstancias, de manera enunciativa, conforman evidencia de registro y uso de mala fe:

i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de la promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.

Las pruebas contenidas en el expediente del caso no contienen indicios que muestren que el nombre de dominio en disputa haya estado resolviendo a un sitio web activo; sin embargo, los documentos ahí comprendidos sí prueban que dicho nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para el envío de correos electrónicos fraudulentos, como parte de la implementación de un esquema de phishing, en donde se ha usurpado la identidad de las Promoventes, se ha hecho un aprovechamiento desleal de la reputación de éstas, se ha defraudado a los usuarios que han sido objeto de dicho esquema, y se han obtenido mediante engaños datos personales y datos de tarjetas de crédito de tales usuarios. Esta conducta se ha llevado a cabo indudablemente de mala fe (ver Sección 3.4. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también Samsung Electronics Co., Ltd. v. Albert Daniel Carter, Caso OMPI No. D2010-1367; ver también TRAVELGENIO, S.L. v. Rosabel Maduro, Caso OMPI No. D2017-1392; Millicom International Cellular S.A., Colombia Móvil SA ESP v. Domain Admin, PrivacyProtect.org / Reinaldo Hernández, Caso OMPI No. DCO2013-0002).

El hecho de que el Titular haya registrado un nombre de dominio que incorpora en su totalidad la marca SECRETS de las Promoventes, la cual goza de un prestigio y un reconocimiento establecidos en el mercado de distintos países, incluido México, donde el Titular ha declarado tener su domicilio, añadiéndole el término “vacations”, que evidentemente está ligado con los servicios y planes de viaje de las Promoventes, aunado al hecho de que, como se ha descrito anteriormente, el nombre de dominio en disputa ha sido usado para la instrumentación de esquemas de phishing, defraudación de usuarios y usurpación de identidad, es claro que el Titular conocía a las Promoventes, sus marcas y sus hoteles, cuando registró el nombre de dominio en disputa, y que lo hizo de mala fe (ver F. Hoffmann-La Roche AG v. Onotole Vasermane, Caso OMPI No. D2010-2074).

Por ende, se actualiza el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Expertos ordena que el nombre de dominio <secretsvacations.com.mx> sea transferido a la Promovente The Grupo Coryn II, LLC.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 17 de noviembre de 2019