Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Arla Foods Amba v. Zhao Ke
Caso No. DMX2016-0012
1. Las Partes
El Promovente es Arla Foods Amba, con domicilio en Viby, Dinamarca, representado por BrandIT GmbH, con domicilio en Suiza.
El Titular es Zhao Ke, con domicilio en Shanghai, China.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <arlafoods.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es Registry MX, una división de NIC-México (“Registry MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1API GmbH.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de junio de 2016. El 23 de junio de 2016 el Centro envió a Registry MX vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de junio de 2016 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 4 de julio de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 24 de julio de 2016. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 27 de julio de 2016.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 9 de agosto de 2016, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 19 de agosto de 2016.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente tiene derechos sobre las marcas ARLA FOODS y ARLA ARLA FOODS (y diseño) las cuales están registradas ante la Oficina Danesa de Patentes y Marcas bajo los registros Nos. VR 2000 01185 y VR 2000 01188, respectivamente, en clases 1, 5, 29, 30, 31 y 32, otorgados el 6 de marzo de 2000.
El Promovente tiene derechos sobre la marca internacional ARLA, la cual está registrada ante la OMPI bajo el registro No. 731917 en clases 1, 5, 29, 30, 31 y 32, otorgado el 20 de marzo de 2000, con designación, entre otros países y jurisdicciones, para China (correspondientes certificados nacionales de registro emitidos por China en 2013).
El Promovente tiene derechos sobre la marca ARLA (y diseño), la cual está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el registro No. 1084802 en clase 5, otorgado el 16 de febrero de 2009; el registro No. 1101498 en clase 1, otorgado el 22 de mayo de 2009; y el registro No. 1131997 en clase 29, otorgado el 26 de noviembre de 2009.
El Promovente aparece como registrante de, entre otros, los siguientes nombres de dominio: <arla.com> creado el 15 de julio de 1996; <arla.com.cn> creado el 16 de diciembre de 2002; y <arlafoods.com.cn> creado el 16 de diciembre de 2002.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 21 de julio de 2014. El sitio web asociado al nombre de dominio en disputa corresponde a un esquema de pago por clic.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente es una cooperativa láctea formada por 12.650 ganaderos repartidos en siete países europeos, que en el 2015 contaba con un equipo de 19.025 colaboradores en el mundo y tuvo ingresos por EUR 10,3 billones. En China, lugar donde se sitúa el Titular, el Promovente opera con su subsidiaria Arla Foods Ingredients Trading (Beijing) Co Tld., en asociación con su socio comercial Mengniu Dairy China. En México, el Promovente tiene una fuerte oferta comercial mediante su subsidiaria Arla Foods Ingredients, S.A. de C.V.
El Promovente posee registros de las marcas ARLA y ARLA FOODS en diversos países y jurisdicciones, incluyendo China, Dinamarca y México. Dichos registros de marca se utilizan para cubrir productos y servicios en clases relacionadas con productos alimenticios en general, bebidas y temas relacionados con los mismos, y sus registros preceden al registro del nombre de dominio en disputa. Debido al extenso uso, promoción e ingresos asociados a las marcas ARLA y ARLA FOODS, el Promovente goza de un renombre alrededor del mundo, incluyendo en China y México.
El Promovente ha registrado numerosos nombres de dominio que contienen los términos “arla” y “arla foods”, tales como <arla.com>, <arlafoods.com>, <arla.mx>, <arlafoods.com.mx>, <arla.com.cn> y <arlafoods.com.cn>, los que utiliza para informar sobre sus marcas así como productos y servicios que ofrece.
En el pasado el Promovente ha reclamado con éxito nombres de dominio relacionados con las marcas ARLA y ARLA FOODS mediante diversos procedimientos bajo la UDRP.1
El nombre de dominio en disputa incorpora totalmente las marcas ARLA y ARLA FOODS del Promovente. La adición del dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD”) “.mx” correspondiente a México no es distintivo y no altera el valor de las marcas incorporadas en el nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa deberá ser considerado parecido hasta el punto de resultar engañoso y causar confusión respecto de las marcas registradas ARLA y ARLA FOODS del Promovente.
No hay nada que sugiera que el Titular sea conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa. El Titular no cuenta con autorización ni licencia otorgada a su favor por el Promovente, y tampoco guarda relación alguna con el Promovente para el uso de las marcas ARLA y ARLA FOODS, por lo que no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Al realizar una búsqueda en Internet, ingresando los términos “arla” y “arla foods” junto con el término “China”, los resultados que se obtienen se refieren al Promovente, por lo que el Titular pudo haber realizado la misma búsqueda para darse cuenta de la existencia de las marcas del Promovente y del uso que de las mismas realiza en China.
El contenido desplegado en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa corresponde a un esquema de pago por clic mediante el cual los usuarios de Internet pueden encontrar enlaces relacionados con los productos y servicios del Promovente (anuncios de “Arla Foods” y “Arla Foods Ingredients” en dicho sitio web). Al ingresar a algunos de dichos enlaces el usuario de Internet puede encontrar otros enlaces relacionados con productos de competidores del Promovente: por ejemplo, el anuncio de “Arla Foods”, tras acceder al mismo muestra enlances de competidores como el anuncio relacionado con el sitio web “www.schwedishgourment.se” que pertenece a la empresa Swedish Gourmet ubicada en Suecia. Dicho uso no constituye un uso justo o legítimo del nombre de dominio en disputa, tal y como se ha reflejado en diversos criterios bajo la UDRP. Además, en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa aparece un anuncio en donde el mismo se ofrece en venta, por lo que dicho uso tampoco puede considerarse como legítimo o justo.
No existe evidencia que el Titular tenga historia de haber usado o hecho preparativos para usar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios. El Promovente se ha convertido en un identificador distintivo asociado con los términos “arla” y “arla foods” y la intención del nombre de dominio en disputa es tomar ventaja de su posible asociación con el negocio del Promovente.
Las marcas del Promovente preceden al registro del nombre de dominio en disputa. Dada la presencia comercial activa del Promovente en los mercados chino y mexicano, así como los registros marcarios del Promovente en China y México, parece improbable que el Titular no fuera consciente del registro ilícito del nombre de dominio en disputa. Al respecto, la doctrina ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca conocida puede ser constitutivo de mala fe.
El Promovente intentó por primera vez contactar con el Titular el 9 de febrero del 2016, a través de una comunicación de cese de uso que fue remitida al correo electrónico obtenido del Titular, incluyendo en copia el correo electrónico del Registrador para reportar abusos, mediante la cual el Promovente advirtió al Titular de que el uso no autorizado de la marca ARLA en el nombre de dominio en disputa violaba los derechos del Promovente y solicitó al Titular, entre otras cosas, la transferencia inmediata del nombre de dominio en disputa. El 11 de febrero del 2016 el Registrador reenvió esa comunicación al correo electrónico que tenía del Titular en sus registros, y el 12 de febrero del 2016 se recibió respuesta de una persona que ostentaba la representación del Titular indicando que su cliente estaría de acuerdo en llevar a cabo la transferencia de inmediato, siempre y cuando el Promovente pagara los costos de transferencia del nombre de dominio en disputa por un valor que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa. En tal virtud, el Promovente considera que el Titular registró el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de venderlo al Promovente por un valor que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el mismo.
El Titular eligió intencionalmente el nombre de dominio en disputa basado en las marcas registradas ARLA y ARLA FOODS a fin de generar más tráfico a su propio sitio web. Las únicas actividades en el nombre de dominio en disputa son precisamente la oferta en venta del nombre de dominio en disputa así como la presentación de enlaces de pago por clic en donde se incorporan los productos y marcas del Promovente. La presentación de enlaces de pago por clic de la manera en que el Titular lo hace debe ser considerada como un uso de mala fe del Titular, ya que ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas ARLA y ARLA FOODS del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa.
En la parte inferior del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa existe una leyenda que indica, entre otras cosas, lo siguiente: “Este dominio participa en el Parking de dominios de Sedo. La publicidad mostrada a través de esta página procede de un tercero y ni Sedo ni el propietario del dominio tienen relación directa con el contenido mostrado”. Al respecto, la doctrina ha considerado que dicha leyenda no elimina la responsabilidad del Titular sobre el contenido del nombre de dominio en disputa.
El Titular se ha caracterizado por llevar a cabo el registro de nombres de dominio que incluyen marcas de terceros con el objetivo de impedir que los titulares de las marcas de productos o servicios registradas reflejen su denominación en un nombre de dominio, por ejemplo <giorgioarmani-usa.com>, <cartierus.com>, <tesco.in>, y se ha visto involucrado en otros procedimientos bajo la UDRP, por ejemplo Sopra Steria Group v. Zhao Ke, Caso OMPI No. D2016-0151; o Capital IQ, Inc. v. Zhao Ke, Caso OMPI No. D2013-1543, entre otros. Además, el 8 de abril del 2016 el Titular registró el nombre de dominio <arlafood.asia>, lo que reafirma el patrón abusivo de conducta del Titular. Este patrón abusivo de conducta constituye evidencia de mala fe de conformidad con la Política y la UDRP.
En conclusión, ARLA y ARLA FOODS son marcas registradas y conocidas en la industria alimenticia, incluyendo en México y China. Es casi imposible que el Titular no tuviera conocimiento de los derechos que el Promovente tiene sobre esas marcas y el valor de las mismas en el momento del registro del nombre de dominio en disputa. El uso del nombre de dominio en disputa corresponde a un esquema de pago por clic mediante el cual los usuarios de Internet pueden encontrar enlaces relacionados con los productos y servicios del Promovente así como de sus competidores. El Titular respondió a la comunicación remitida por el Promovente ofreciendo el nombre de dominio en disputa en venta por un valor que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el mismo, por lo que con base en todos los factores antes indicados, se deberá considerar que el Titular registró y utiliza de mala fe el nombre de dominio en disputa.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16c) del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-04652 ).
A. Identidad o similitud
El Promovente acreditó tener derechos sobre las marcas precisadas arriba en la sección 4 de esta Decisión (“Antecedentes”), las cuales tiene registradas en diversas jurisdicciones.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, el sufijo correspondiente al ccTLD “.mx”, por lo general no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG c. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006). Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca ARLA FOODS y semejante en grado de confusión a la marca ARLA.
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
El Promovente asevera que el Titular usa sus marcas ARLA FOODS y ARLA sin autorización, que el Titular no guarda relación alguna con el Promovente y que no es conocido por el nombre de dominio en disputa, además de que no existen antecedentes de que el Titular haya utilizado o efectuado preparativos para la utilización del nombre de dominio en disputa, el cual carece de contenido propio. El Promovente acompañó a la Solicitud impresiones del contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa, en las que se muestra, entre otros, enlaces con anuncios de “Arla Foods”, “Arla Foods Ingredients” y “Arla Lactofree”, y que al ser accesado el anuncio de “Arla Foods” el usuario es dirigido a otros anuncios que enlazan y redirigen a sitios web de terceros competidores del Promovente.
De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1c) de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.3
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso de mala fe
El Promovente alega que el Titular registró y ha utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Ha quedado acreditado que ARLA FOODS y ARLA son marcas registradas y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar sus marcas.
Como se estableció líneas arriba, también ha quedado acreditado que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba anuncios de “Arla Foods”, “Arla Foods Ingredients” y “Arla Lactofree”, algunos con enlaces que redirigen a sitios web de terceros competidores del Promovente, lo que para este Experto constituye un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.4
Para este Experto resultaría lógico suponer que un usuario de Internet va a buscar los productos ofrecidos por el Promovente precisamente bajo el nombre de dominio en disputa, lo que permite inferir que éste crea una posibilidad de que exista confusión con el Promovente y sus marcas. El contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa permite presumir que el uso de éste fue con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, aprovechando la posibilidad de que existiese confusión con el Promovente y sus marcas respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo y los productos o servicios publicitados en dicho sitio o accesados a través del mismo.
Por otra parte, es de llamar la atención que el Titular, teniendo su domicilio declarado en China (de acuerdo a los datos del WhoIs del Registrador) registre un nombre de dominio con código territorial correspondiente a México, país en el cual está registrada la marca ARLA (y diseño) y en donde ésta es utilizada y difundida comercialmente por el Promovente.
Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular pudo haber elegido deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con la denominación del Promovente y sus marcas, lo que para este Experto constituye mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Respecto al aviso que muestra el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, en el sentido de que el mismo está estacionado con Sedo y que la publicidad procede de un tercero ajeno a Sedo y al Titular, este Experto considera que dicho aviso no releva de responsabilidad al Titular respecto al contenido ahí mostrado.5
Por otra parte, el Promovente alega que el Titular aparece en cuatro procedimientos UDRP y que también aparece como registrante de tres nombres de dominio que contienen marcas conocidas de terceros. El Promovente así mismo expone que el Titular aparece como registrante del nombre de dominio <arlafood.asia>, creado apenas el 8 de abril del 2016, lo que resulta indicativo de que el Titular pudiese estar desarrollando una conducta de registro abusivo de nombres de dominio en perjuicio del Promovente.6
Por todo lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <arlafoods.mx> sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 25 de agosto de 2016
1 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio) o “UDRP” por sus siglas en inglés.
2 En vista de que la Política es una variante de la UDRP, este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP.
3 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, le corresponde al titular demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, segunda edición (la “Sinopsis 2.0”).
4 Véase Licensing IP International S.À R.L. c. Jesus Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2016-0003: “atendiendo al uso que realiza el Titular para dirigir a páginas Web en las que se despliega un listado de enlaces a sitios de terceros competidores de la Promovente, siendo dichos enlaces susceptibles de generar ingresos al Titular que se beneficia de la presencia de las marcas de la Promovente en los nombres de dominio en disputa, este Experto considera que el Titular utiliza los nombres de dominio en disputa de mala fe”. Véase también Western Digital Technologies, Inc. v. Cybecorp, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2009-0012: “El Titular ha estacionado el nombre de dominio en disputa, en el sitio ubicado en “www.sedo.com”, el cual es bien conocido por el desvío de usuarios hacia sitios de competidores [...] En el presente caso, los desvíos se han hecho específicamente a proveedores de hardware que compiten con los productos de la Promovente [...] Esta conducta es de mala fe, y encuadra en el párrafo 1.B.iv) de la Política”.
5 En el mismo sentido Cap Gemini v. Anant Goel, Caso OMPI No. D2011-1310; Pirelli & C. S.p.A. v. Luis Javier Pelayo, Llantas Supremas S.A., Caso OMPI No. DMX2014-0027; y la sección 3.8 de la Sinopsis 2.0.
6 Véase el artículo 1.b.ii de la Política.