Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
F. Costa Brava Barcelona, S.L. c. Joan María Solà Asamar y Cap De Gall, S.L
Caso No. DES2021-0020
1. Las Partes
La Demandante es F. Costa Brava Barcelona, S.L., España, representada por Brugueras, Alcántara & García Bragado, España.
Los Demandados son Joan María Solà Asamar, Côte d'Ivoire y Cap de Gall, S.L., España, representados por DDB Abogados y Economistas, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <finquescostabrava.es>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es SERVEISWEB.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de mayo de 2021. El 17 de mayo de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de mayo de 2021, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que Joan María Solà Asamar es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 3 de junio de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de junio de 2021. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 23 de junio de 2021.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 28 de julio de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa española constituida en 2002, que opera en el sector inmobiliario, prestando servicios de agencia inmobiliaria circunscritos al ámbito geográfico determinado por la ciudad de Barcelona y la franja litoral de la Costa Brava, ubicada en la provincia de Gerona.
La Demandante opera bajo la marca FINQUES COSTA BRAVA HOUSE, que ha protegido a nivel nacional mediante la Marca Española No. 3099398 FINQUES COSTA BRAVA HOUSE, mixta, registrada el 11 de marzo de 2014, en la clase 36.
Igualmente, la Demandante es titular de varios nombres de dominio relativos a su marca, que se encuentran vinculados a su página web corporativa, mediante la cual promociona sus servicios y las propiedades que tiene en su cartera de inmuebles, incluyendo <fincascostabrava.com> (registrado el 15 de mayo de 2002), <finquescostabrava.com> (registrado el 22 de septiembre de 2010), <fincascostabrava.es> (registrado el 29 de septiembre de 2016), <costabravahouses.com> (registrado el 7 de noviembre de 2002) y <costabravahouse.com> (registrado el 25 de octubre de 2002).
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 9 de enero de 2021 y alberga una página web en varios idiomas, que, bajo un encabezamiento en el que consta la denominación “Finques Costa Brava Real Estate” por debajo de un logo constituido por la silueta de una casa en color azul, ofrece servicios inmobiliarios y promociona la venta de diversos inmuebles. En la parte inferior de esta página web se indica, respecto a “Finques Costra Brava”, que “Somos una agencia inmobiliaria nacional situada en Palafrugell y Tamariu. En esta zona, estamos especializados concretamente en las poblaciones: Calella de Palafrugell, Llafranc, Tamariu, Begur, Sa Riera, Sa Tuna, Fornells, Pals, Paya de Aro, S'Agaró y pueblos del interior. Nos sentimos orgullosos de ser una de las principales agencias inmobiliarias de la zona, con más de 50 años de experiencia acompañado clientes nacionales e internacionales en la búsqueda de todo tipo de propiedades, tanto en las bellas playas de la Costa Brava como en los más encantadores pueblecitos del interior. Actualmente gestionamos la venta de casi 500 propiedades en la zona”. Este sitio web incluye completa información de contacto (direcciones, teléfonos, correos electrónicos) de las oficinas del negocio inmobiliario promocionado en la página web, situadas en las localidades gerundenses de Palafrugell y Tamariu.
Las Partes han mantenido una relación comercial de colaboración.
La Demandante ha solicitado ante el Juzgado de lo Mercantil No. 1 de Gerona, la adopción de diversas medidas cautelares previas a la presentación de una demanda contra la Demandada Cap de Gall, S.L.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
El nombre de dominio en disputa es similar a la marca FINQUES COSTA BRAVA HOUSE hasta el punto de crear confusión y cuasi idéntico a los nombres de dominio que albergan la página web corporativa de la Demandante <fincascostabrava.es>, <finquescostabrava.com> y <fincascostabrava.com>, teniendo en cuenta que el término “fincas”, se traduce al catalán como “finques”.
Los Demandados carecen de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Las Partes han mantenido un acuerdo de colaboración, por el que cooperaban en la comercialización de los inmuebles incluidos en la cartera de la Demandante, teniendo los Demandados acceso a la página web corporativa de la Demandante. Dicho acuerdo fue resuelto mediante burofax de 24 de febrero de 2021, que imponía a los Demandados el cese en el uso de la marca comercial, material publicitario y fotográfico de la Demandante, en plazo de 72 horas desde su recepción (el 25 de febrero de 2021). No se aporta copia de esta comunicación sino solamente copia de su justificante de recepción.
Los Demandados han accedido sin autorización al archivo del material fotográfico y base de datos de clientes de la Demandante, apropiándose indebidamente de estos datos y material. La Demandante ha interpuesto denuncia ante la policía autonómica catalana por estos hechos en fecha 28 de abril de 2021 (de la que se aporta copia). En la página web ligada al nombre de dominio en disputa se incluyen inmuebles que forman parte de la cartera de la Demandante, presuntamente sin su autorización de sus titulares, asimismo se utilizan, sin autorización de la Demandante, fotografías de su titularidad, que han sido alteradas, suprimiendo su marca de agua para incluir la propia de los Demandados, y se plagian textos descriptivos de estos inmuebles redactados por la Demandante (se aporta un informe como acreditación de estas alegaciones).
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe, con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante, y se utiliza de mala fe, intentando, de manera intencionada, atraer a la página web de los Demandados a los usuarios de Internet, generando confusión con la identidad de la Demandante con ánimo de lucro. Se está promoviendo la venta de las mismas propiedades inmobiliarias que aparecen en la página web de la Demandante, haciendo uso de forma ilícita de fotografías y textos descriptivos cuyos derechos pertenecen a la Demandante.
La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. Demandados
Los Demandados sostienen en la Contestación a la Demanda:
La Demandante ha interpuesto un procedimiento de medidas cautelares ante el Juzgado de lo Mercantil No. 1 de Gerona (No. de Autos 432/21), solicitando, entre otras cuestiones, la cesación del uso del nombre de dominio en disputa, mediante la suspensión de los servicios de alojamiento y hospedaje a la URL relativos al mismo, por tanto, con arreglo al artículo 1 del Reglamento, existe falta de competencia para la resolución de este procedimiento por parte del Centro y del Experto designado.
Los Demandados ostentan derechos previos respecto al uso del nombre comercial FINQUES COSTA BRAVA, con arreglo a la legislación marcaria española y el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. La Demandada Cap de Gall, S.L. se constituyó en fecha 1 de octubre de 2000, teniendo, entre sus socios fundadores, a la Sra. Montserrat Xicoira, que fue administradora tanto de esta sociedad, como de la Demandante (fallecida el 15 de diciembre de 2020), a la madre de ésta y a su padre (el Sr. Enric Xicoira). Este último (el Sr. Enric Xicoira) ha desarrollado el negocio de intermediación inmobiliaria desde hace más de 60 años, en el ámbito geográfico de Barcelona y la Costa Brava (Girona) bajo el nombre comercial FINQUES COSTA BRAVA o FINCAS COSTA BRAVA, habiendo adquirido derechos sobre este nombre comercial por su uso continuado durante tantos años. Se aportan diversas evidencias obtenidas de publicaciones del sector inmobiliario, desde los años 90, que vinculan el nombre comercial FINQUES COSTA BRAVA o FINCAS COSTA BRAVA con el Sr. Enric Xicoira.
La Demandante fue constituida por la Sra. Montserrat Xicoira, para colaborar con su padre y la Demandada Cap de Gall, S.L., habiendo mantenido las Partes una estrecha colaboración, presentándose conjuntamente como una sola estructura, y manteniendo la Demandada Cap de Gall, S.L. el uso del nombre comercial FINQUES COSTA BRAVA, así como del nombre de dominio <finquescostabrava.com>. Se aportan diversas evidencias que apuntan a la utilización conjunta de oficinas y teléfonos de contacto por las Partes, incluyendo tarjetas de visita y contratos de intermediación inmobiliaria.
Es la Demandante quien ha actuado de mala fe al interponer este procedimiento ocultando parte de los hechos, con la intención de aprovecharse de la denominación comercial y del prestigio empresarial de los Demandados. La Demandada Cap de Gall, S.L. fue quien aportó el fondo de comercio y permitió el uso de su nombre comercial mientras duró la relación de colaboración comercial entre las Partes. El registro de la marca y nombres de dominio de la Demandante se hizo de común acuerdo entre las Partes como grupo empresarial. Sin embargo, una vez fallecida la Sra. Monserrat Xicoira, el nuevo titular de la Demandante (yerno del Sr. Enric Xicoira) ha resuelto unilateral e injustificadamente la colaboración, sin mediar preaviso ni razón objetiva alguna, tratando de apropiarse del fondo común de comercio, material promocional y cartera de clientes desarrollada por ambas Partes durante su colaboración. La comunicación recibida de la Demandante fue contestada mediante burofax de fecha 23 de marzo de 2021, del que se aporta copia.
Este procedimiento tiene un mero carácter instrumental, habiéndose iniciado de mala fe con la intención de consumar la ilícita apropiación de los derechos de la Demandada Cap de Gall, S.L., para apartar a ésta del mercado, impidiéndole el uso de su nombre comercial, con claro abuso procesal y cometiendo un acto de competencia desleal, que deberá ser enjuiciado en el foro judicial competente. La Demandada Cap de Gall, S.L. ostenta derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por su uso continuado, con carácter previo a la Demandante, del nombre comercial FINQUES COSTA BRAVA, y está haciendo un uso legítimo del nombre de dominio en disputa en relación a su negocio de intermediación inmobiliaria, habiendo, asimismo, solicitado el registro como marca de su nombre comercial FINQUES COSTA BRAVA REAL ESTATE.
Los Demandados solicitan la desestimación de la Demanda.
6. Debate y conclusiones
La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación. Además, el Experto quiere hacer notar las similitudes entre el Reglamento y la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
El Reglamento y la Política UDRP tienen naturaleza independiente respecto a los procedimientos judiciales o administrativos nacionales de las Partes (véase en este sentido el propio artículo 1 del Reglamento en su primer párrafo) y cualesquiera otros procedimientos de resolución de controversias nacionales o internacionales, siendo el Reglamento y la Política UDRP de aplicación no a todos los procedimientos relativos a nombres de dominio, sino, en concreto, a los supuestos de ciberocupación.
De modo que la circunstancia alegada por los Demandados relativa a la interposición por parte de la Demandante un procedimiento de medidas cautelares ante el Juzgado de lo Mercantil No. 1 de Gerona (No. de Autos 432/21), solicitando, entre otras cuestiones, la cesación del uso del nombre de dominio en disputa (mediante la suspensión de los servicios de alojamiento y hospedaje relativos al mismo), no impide que el presente procedimiento con arreglo al Reglamento se inicie y sustancie, ni afecta a la competencia de este Experto en la decisión del caso, no siendo de aplicación el alegado artículo 1 párrafo 2 del Reglamento, que se refiere, no a procedimientos judiciales nacionales ante los tribunales ordinarios, sino a los procedimientos de verificación o cancelación de nombres de dominio establecidos con arreglo al Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet, bajo el código de país correspondiente a España “.es”.
El Experto considera importante precisar que el Reglamento, al igual que la Política UDRP, es un procedimiento de distinta naturaleza e independiente respecto a cualquier procedimiento judicial entre las Partes, rigiéndose por sus propias normas, a saber, el propio Reglamento en este caso.
Sin embargo, como se ha precisado, el Reglamento, al igual que la Política UDRP, tiene un ámbito de aplicación muy concreto, circunscrito, no a todos los procedimientos relativos a nombres de dominio, sino solo a los supuestos de ciberocupación. Por ello, dependiendo de los hechos y circunstancias del caso particular y, con independencia de que las Partes puedan estar involucradas en un litigio judicial, así como de las decisiones que puedan recaer en otros procedimientos judiciales o administrativos, nacionales o internacionales, en ciertos casos cabe denegar la Demanda al considerar que el caso excede del alcance relativamente limitado del Reglamento o de la Política UDRP. Véase en este sentido la sección 4.14.6 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto considera que el presente caso excede del ámbito natural del Reglamento. El hecho de que las Partes hayan estado ligadas por un acuerdo de colaboración empresarial que incluía diversos acuerdos contractuales (incluyendo aparentemente, por ejemplo, una licencia de uso respecto a la marca FINQUES COSTA BRAVA HOUSE y los nombres de dominio relativos a la misma, el uso conjunto de oficinas y medios, compartir la misma cartera de clientes y de propiedades inmobiliarias, etc.), manteniendo una relación comercial durante aproximadamente 18 años (incluso aunque ésta haya quedado extinguida y se encuentren las Partes envueltas en una contienda judicial en relación a la misma), determina, a juicio del Experto, que el presente caso quede fuera del ámbito objetivo del Reglamento, que circunscribe su alcance a los supuestos de ciberocupación de nombres de dominio. El caso que nos ocupa excede claramente el ámbito objetivo o el alcance del Reglamento, por lo que el Experto considera que no procede entrar a valorar su decisión.
Ello no implica la aprobación del registro y del uso del nombre de dominio en disputa por parte de los Demandados, sino, únicamente, que, el Experto considera que no puede entrar a valorar el presente caso, no por la existencia de procedimientos judiciales entre las Partes, sino, simplemente, porque el caso excede del ámbito del Reglamento y, por tanto, de las facultades que el mismo otorga a este Experto.
Dado que el Experto no se considera facultado para entrar a valorar el fondo del asunto por exceder éste del relativamente limitado ámbito de la Política, no considera que proceda entrar a valorar tampoco la alegada mala fe de la Demandante respecto a la iniciación de este procedimiento con carácter instrumental, en un intento de secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa.
Queda a salvo el derecho que asiste a las Partes para acudir a la jurisdicción competente u otros medios de resolución de conflictos, que no resultan afectados ni se encuentran vinculados por esta decisión, dada la distinta naturaleza y carácter independiente del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 6 de agosto de 2021