Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Skyscanner Limited c. Janice Liburd, Porchester Partners LLC
Caso No. DES2020-0027
1. Las Partes
La Demandante es Skyscanner Limited, Reino Unido, representada por Keltie LLP, Reino Unido.
La Demandada es Porchester Partners LLC, Panamá.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <skyskanner.es> (el “Nombre de Dominio”).
El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es Key-Systems.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de julio de 2020. El 1 de julio de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 2 de julio de 2020, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 17 de julio de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de agosto de 2020. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 12 de agosto de 2020.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 17 de agosto de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de los siguientes registros marcarios con el signo SKYSCANNER:
- Marca Internacional 0900393 denominada SKYSCANNER, registrada con efectos en la Unión Europea desde el 3 de marzo 2006, en clase 39 para “servicios de información sobre viajes y de coordinación de viajes prestados en un sitio Web”;
- Marca Internacional 1030086 denominada SKYSCANNER, registrada con efectos en la Unión Europea desde el 1 de diciembre 2009, en clase 39 para “servicios de información sobre viajes y de coordinación de viajes prestados en un sitio Web”; y
- Marca Internacional 1133058 denominada SKYSCANNER (figurativa), con efectos en la Unión Europea desde el 16 de agosto 2012, en clase 39 para “servicios de información sobre viajes y de coordinación de viajes prestados en un sitio Web”.
El Nombre de Dominio fue registrado el 19 de septiembre de 2010.
La página web del Nombre de Dominio redirige de manera aleatoria a distintas páginas web, entre ellas un sitio web de pago por clic y una página web que invita a descargar contenido a través de un enlace.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Según la Demandante:
- Ostenta derechos previos, puesto que el Nombre de Dominio fue registrado cuatro años después de solicitadas las marcas SKYSCANNER.
- El Nombre de Dominio coincide casi exactamente con las marcas SKYSCANNER, salvo en que la “C” ha sido sustituida por una “K”.
- Que el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta causar confusión con las marcas SKYSCANNER.
- La Demandada no ha obtenido autorización de la Demandante para usar la marca SKYSCANNER, ni existen indicios de que haya sido conocida bajo esa denominación.
- La Demandada hace un uso comercial del Nombre de Dominio al dirigirlo a una página web de pago por clic.
- La Demandada registró y usa el Nombre de Dominio de mala fe, puesto que por los años transcurridos desde que la Demandante inició su actividad empresarial, y registró sus marcas SKYSCANNER, la Demandada debía conocer los derechos previos alegados.
- La Demandada es titular de otros nombres de dominio que coinciden con marcas renombradas de terceros, lo que apunta a un patrón de conducta, incluyéndose errores ortográficos deliberados.
- La Demandada ha sido objeto de otros procedimientos por usurpación de nombres de dominio coincidentes con marcas de terceros.
B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
Según el Reglamento el demandante debe probar que tiene Derechos Previos sobre un término idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con el nombre de dominio.
En este sentido, la Demandante es titular de tres registros marcarios, concretamente la marca Internacional 0900393 SKYSCANNER, registrada con efectos en la Unión Europea desde el 3 de marzo 2006; la marca Internacional 1030086 SKYSCANNER, registrada con efectos en la Unión Europea desde el 1 de diciembre 2009; y la marca Internacional 1133058 denominada SKYSCANNER, con efectos en la Unión Europea desde el 16 de agosto 2012.
El Reglamento incluye en su definición de Derechos Previos las “marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”. Por consiguiente, a la vista de las marcas arriba mencionadas, resulta evidente que la Demandante ostenta Derechos Previos sobre la denominación “skyscanner” en el sentido exigido por el Reglamento.
En relación con la cuestión de si la palabra “skyscanner” resulta idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con el Nombre de Dominio (<skyskanner.es>), a juicio del Experto viene a haber una coincidencia prácticamente absoluta entre ambos. Así, partiendo de que las partículas correspondientes al primer nivel del dominio deben excluirse generalmente de la comparación, resulta que hay una coincidencia esencialmente entre la denominación “skyscanner” (sobre la que la Demandante ostenta Derechos Previos) y el Nombre de Dominio, del que solo difiere en que la “C” se ha sustituido por una “K”. Aun no siendo totalmente idénticos ambos términos, de una comparación literal sí es posible concluir que existe una similitud hasta el punto de causar confusión entre ellos por las razones antedichas, y por el hecho de que las marcas SKYSCANNER y el Nombre de Dominio se pronuncian igual.
Por lo tanto, entiende el Experto que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento y en la uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”) se refiere a que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio.1
Con el objetivo de facilitar la prueba, numerosas decisiones bajo el Reglamento y la Política señalan que un demandante únicamente está obligado a proporcionar un principio de prueba (prueba prima facie) para que después le corresponda al demandado demostrar derechos o intereses legítimos. Ver Sinbar v. Forsyte Corporation, Caso OMPI No. D2008-1667; Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd, Caso OMPI No. D2004-0949; Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited, Caso OMPI No. D2004-0753, entre otros.
Este planteamiento resulta más que razonable, ya que por la facilidad probatoria de que dispone el demandado, este se encuentra en mejor posición para alegar o demostrar cualquier derecho o interés legítimo del que intente valerse con el fin de impedir o enervar la alegación del demandante en relación con el segundo de estos dos requisitos (véase, en este sentido, las alusiones de la Política en el artículo 4(c) a “oferta de buena fe” de productos o servicios; o a “uso legítimo y leal” del nombre de dominio; o, en suma, al hecho de haber sido conocido bajo el nombre de dominio, todas las cuales entiende el Experto que se aceptan también por el Reglamento). Véanse las decisiones emitidas en virtud de la Política o el Reglamento en Société de Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco Limited v Piranha Interactive Ltd, Caso OMPI No. D2000-1333; W. & G. Foyle Limited c. Robert G. Foyle, Caso OMPI No. D2000-1543; Société Vortex contre Association bnabil@cybercable.fr, Caso OMPI No. D2001-0803; o Partygaming, Plc, Partygaming Ia Limited v. Gorka Valencia Casado, Caso OMPI No. DES2010-0002.
A la vista de lo arriba señalado, por tanto, el Experto ha tenido en cuenta, en primer lugar, la falta de personación y consecuente contestación de la Demandada. No es un principio ajeno al ámbito del Reglamento que la ausencia de respuesta a las alegaciones de la parte demandante conlleva que los hechos y alegaciones contenidos en la demanda no se hayan refutado. A las alegaciones de la Demandante (en particular acerca de la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada), la Demandada no ha contestado, ni, por consiguiente, opuesto argumento o hecho alguno.
Antes bien, el Experto constata que la Demandada no ha sido conocida corrientemente en el tráfico jurídico bajo la denominación “skyscanner” o “skyskanner”, y que conforme a las alegaciones de la Demandante tampoco le une o vincula contractualmente ninguna relación o prestación jurídica para con la Demandante. De hecho, la Demandante niega que le haya dado autorización alguna para poder usar en el tráfico la denominación “skyscanner” o “skyskanner”. Además, la Demandada carece de registros marcarios a su favor que contengan la mención “skyscanner” o “skyskanner”.
Consecuentemente, y en base a los razonamientos seguidos, el Experto entiende que se da también el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En relación con el tercer y último requisito establecido en el Reglamento, referido al registro o uso de mala fe del nombre de dominio objeto de disputa, resulta admitido que la buena o la mala fe, se aprecia por la concurrencia de determinadas circunstancias que permiten presumir razonablemente que el nombre de dominio en disputa se ha registrado con intención de causar un perjuicio o daño al demandante. El Reglamento establece una serie de supuestos cuya concurrencia lleva a entender que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o está siendo usado de mala fe.
El listado de supuestos se refiere expresamente a circunstancias tales como: i) que el demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio en disputa al demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio en disputa; o ii) que el demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el demandante utilice su Derecho Previo a través del nombre de dominio en disputa, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el demandado al utilizar el nombre de dominio en disputa, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página Web; o v) que el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la demandante.
Analizando el caso concreto, el Experto cree incuestionable que la marca SKYSCANNER tiene la consideración de marca renombrada, tal y como han reconocido otros expertos en decisiones anteriores tanto bajo la Política, como el Reglamento (citadas en la demanda).
Ha resultado probado, asimismo, que la marca SKYSCANNER de la Demandante se ha utilizado en el tráfico desde tiempo anterior a aquel en que el Nombre de Dominio fue registrado. La actividad de la Demandante es conocida a escala internacional, incluyendose obviamente a España, lo cual cobra relevancia tratándose de un nombre de dominio bajo el código de país “.es”. Dado que la actividad de la Demandante es anterior al momento de registro del Nombre de Dominio, no resulta probable que la Demandada desconociera aquella actividad al registrar el Nombre de Dominio.
Además, la página web correspondiente al Nombre de Dominio se redirige a un sitio web de pago por clic, siendo esta una circunstancia que puede incluirse en la conducta descrita anteriormente en la letra iv), lo que constituye una muestra de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio.
El Experto ha podido comprobar, asimismo, que el Nombre de Dominio conduce a una página web (<europedaily.org>) donde se invita a invertir en una plataforma de bitcoins y de inversiones en esta moneda virtual, lo que constituye un claro caso de aprovechamiento de los Derechos Previos de la Demandante para obtener lucro. Como el Experto ha podido comprobar, el Nombre de Dominio conduce también a otras páginas web, lo que le lleva a concluir que se trata de una redirección dinámica.
Por todo ello, para el Experto resulta indudable que el registro y uso del Nombre de Dominio tuvo que hacerse con la finalidad de aprovecharse de la Demandante y obtener lucro por medio del recurso a un nombre de dominio sustancialmente similar a las marcas SKYSCANNER. El registro y/o uso del Nombre de Dominio tuvo que hacerse a sabiendas de la existencia de la actividad de la Demandante y con finalidad de obtener un lucro con el Nombre de Dominio (véanse Inter-IKEA Systems B.V v. Technology Education Center, Caso OMPI No. D2000-0522; Disney Enterprises, Inc. v. John Zuccarini, Cupcake City and Cupcake Patrol, Caso OMPI No. D2001-0489).
El Experto coincide con el parecer expresado en otras resoluciones emitidas en virtud del Reglamento y la Política, según las cuales, tratándose de un registro de mala fe y establecida la ausencia de derechos o intereses legítimos, difícilmente puede haber un uso de buena fe. Si bien, tratándose de conflictos sobre nombres de dominio “.es” no es exigible la acumulación de ambos requisitos al poder demostrar la parte demandante el registro de mala fe o el uso de mala fe para satisfacer dicho requisito. Véase la decisión Glaxo Group Limited v. Análisis y Desarrollo De Aplicaciones In, Caso OMPI No. D2008-1855, citando la decisión J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239.
Por todo lo indicado, el Experto encuentra que el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo usado de mala fe por la Demandada.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <skyskanner.es> sea transferido a la Demandante.
José Carlos Erdozain
Experto
Fecha: 1 de septiembre de 2020
1 Teniendo en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política, se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política. Igualmente, y por las mismas razones, se tendrá en cuenta la “Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme” tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).