CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL EXPERTO
Industrial Leridana del Frío, S.L. v. Ilerfred, S.L./ D. Ramón Masip Vidal
Caso No. DES2013-0009
1. Las Partes
La Demandante es Industrial Leridana del Frío, S.L. con domicilio en Lleida, España, representada por Sugrañes, S.L., España.
La Demandada es Ilerfred, S.L./ Ramón Masip Vidal, con domicilio en Lleida, España, representada por OLANO AJUMEX, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ilerfred.es> (en adelante “el Nombre de Dominio”).
El registro del citado nombre de dominio es Red.es y el agente registrador es Nominalia.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de marzo de 2013. El 19 de marzo de 2013, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 20 de marzo de 2013, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de marzo de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de abril de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 16 de abril de 2013.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 19 de abril de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante se constituyó como sociedad mercantil en mayo de 1986 y se dedica a la venta e instalación de sistemas de frío industrial y aires acondicionados.
La empresa ILERFRED, S.L., de la que Ramón Masip Vidal es Administrador único, se constituyó el 8 de mayo de 1989, siendo inicialmente sus partícipes, además de los socios de la Demandante, Ramón Masip Vidal y Josep Masana. El objeto social de esta empresa es la compraventa e instalación de aparatos de aire acondicionado y calefacción y demás actividades relacionadas.
El 14 de agosto de 1990 la Demandante solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el registro de la marca mixta ILERFRED No. 1585188, registro que fue concedido el 5 de diciembre de 1991 y que fue caducado años más tarde por falta de pago de las tasas correspondientes al segundo quinquenio para su mantenimiento en vigor.
El 25 de febrero de 1997 ILERFRED, S.L. solicitó ante la OEPM el registro del nombre comercial “ILERFRED, S.L.”, registro que fue concedido el 1 de octubre de 1997, bajo el número 211.866.
El 6 de mayo de 1998 la Demandante registró el nombre de dominio <ilerfred.com>.
Las relaciones entre los socios de ILERFRED, S.L. - quienes eran los mismos de Industrial Leridana del Frío, S.L., más Ramón Masip Vidal y Josep Masana - se fueron progresivamente deteriorando hasta que en 1998 deciden vender todas las participaciones de ILERFRED, S.L. a Ramón Masip Vidal. A cambio, el Sr. Masip Vidal, en calidad de administrador único de ILERFRED, S.L., y mediante escritura pública de fecha 25 de mayo de 1998, cede y vende el registro del nombre comercial No. 211866 “ILERFRED, S.L.” a la Demandante, con carácter irrevocable e indefinido. En el mismo acto, la Demandante se compromete a permitir el uso de “ILERFRED, S.L.” a la entidad ILERFRED, S.L. bajo determinadas condiciones.
El 9 de agosto de 2000 la entidad ILERFRED, S.L. presentó ante la OEPM la renuncia al registro del nombre comercial No. 211866 “ILERFRED, S.L.”, renuncia que fue confirmada por resolución de dicho Organismo de fecha 29 de septiembre de 2000 y publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 1 de noviembre de 2000.
La Demandante es titular de los registros españoles de marca No. 2282195 ILERFRED (mixta), solicitado el 10 de enero de 2000, y No. 2566733 ILERFRED (mixta), solicitado el 12 de noviembre de 2003, que se encuentran plenamente vigentes.
La sociedad ILERFRED, S.L. presentó una demanda judicial, con fecha 13 de junio de 2005, contra la Demandante en este procedimiento, por la que se instaba la nulidad de los registros de marca citados en el párrafo anterior, dictándose sentencia por el Juzgado Mercantil No. 4 de Barcelona, con fecha 12 de septiembre de 2006 y con el siguiente Fallo: “Desestimar la demanda, ABSOLVER A INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRIO, SL, condenando a la actora al pago de las costas procesales por su temeridad.”
La Demandante envió un requerimiento a la parte Demandada, vía burofax de fecha 25 de octubre de 2011, requiriéndole para transferir el nombre de dominio <ilerfred.net> así como el Nombre de Dominio objeto de este procedimiento <ilerfred.es> y para que cesase en el uso de la denominación “Ilerfred” como marca y nombre comercial en cualquier medio, publicidad e Internet.
El 4 de diciembre de 2012 la Demandante presentó ante el Centro una demanda bajo la Politica Uniforme de Solucion de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP) contra Ramón Masip Vidal, solicitando la transferencia del nombre de dominio <ilerfred.net> y el experto nombrado a tal efecto dictó una decisión con fecha 29 de enero de 2013, ordenando la transferencia de dicho nombre de dominio a la Demandante (Industrial Leridana del Frío S.L. v. Ramón Masip Vidal Caso OMPI No. D2012-2380).
El Nombre de Dominio se registró el 25 de junio de 2003 y actualmente se usa como página Web de la parte Demandada, donde se puede apreciar que ésta utiliza el distintivo correspondiente a la marca española No. 2282195 ILERFRED (mixta), es decir, uno de los registros de la Demandante, antes mencionados.
5. Alegaciones de las Partes
A. La Demandante
La Demandante, en resumen, alega:
Que se constituyó en mayo de 1986 con el objeto de dedicarse a la venta e instalación de sistemas de frío industrial y aires acondicionados, añadiendo que, a partir de esa fecha, comenzó a utilizar como marca de sus productos y servicios el acrónimo ILERFRED que corresponde “I” a industria, “LER” a leridana y “FRED”a frío en catalán.
Que don Ramón Masip Vidal es el administrador único de la sociedad ILERFRED, S.L. desde el 29 de junio de 1998.
Que en 1989 los socios de la Demandante se unieron a Ramón Masip Vidal (y otro) para constituir ILERFRED, S.L. con el mismo objeto social y con la finalidad de ampliar el negocio, siendo nombrado Ramón Masip Vidal consejero delegado de la compañía y a partir de 1998 administrador único de la misma.
Que el 14 de agosto de 1990 la Demandante solicitó el registro de la marca mixta española ILERFRED, que le fue concedido el 5 de diciembre de 1991 con el número 1585188.
Que el 25 de febrero de 1997 ILERFRED, S.L. solicitó el registro del nombre comercial “ILERFRED, S.L.” que le fue concedido el 1 de octubre de 1997 con el número 211.866.
Que las relaciones entre los socios de ILERFRED, S.L. se fueron deteriorando hasta el punto de que acordaron vender todas sus participaciones de ILERFRED, S.L. a Ramón Masip Vidal y, a cambio, Ramón Masip Vidal, en calidad de administrador único de ILERFRED, S.L., cedió y vendió el nombre comercial No. 211866 “ILERFRED, S.L.” a la Demandante, en virtud de escritura pública otorgada ante Notario en fecha 25 de mayo de 1998.
Que la Demandante, como propietaria del nombre comercial antes mencionado, solicitó el 10 de enero de 2000 y el 12 de noviembre de 2003, respectivamente, el registro de sendas marcas ILERFRED (mixtas) españolas, bajo los números 2282195 y 2566733, añadiendo que ambos registros se encuentran concedidos y en vigor.
Que, a pesar de los pactos a los que los socios habían llegado en el año 1998, el 1 de agosto de 2000 ILERFRED, S.L. presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la renuncia al nombre comercial No. 211866 “ILERFRED, S.L.” que previamente había cedido y vendido a la Demandante, causando la pérdida de todos los derechos sobre el mismo a su legítima titular, es decir, a la Demandante.
Que, posteriormente, con fecha 13 de junio de 2005, Ramón Masip Vidal, en calidad de administrador único de ILERFRED, S.L., presentó una demanda contra la Demandante solicitando la declaración de nulidad de las marcas españolas números 2282195 y 2566733, antes citadas, demanda que fue desestimada en su totalidad por Sentencia del 12 de septiembre de 2006 del Juzgado de lo Mercantil No. 4 de Barcelona, declarando la actuación de ILERFRED, S.L. como temeraria y de manifiesta mala fe por no respetar los derechos de cesión antes mencionados, condenando a ILERFRED, S.L. al pago de las costas procesales.
Que, conforme a la citada Sentencia, aportada como anexo a la Demanda, se confirmaron los derechos de la Demandante sobre las mencionadas marcas españolas números 2282195 y 2566733.
Que, habiendo transcurrido un periodo de tiempo considerable desde que se dictara la citada Sentencia y que la parte Demandada continuase haciendo uso tanto del Nombre de Dominio como de la marca de la Demandante, ésta le remitió un Burofax en fecha 25 de octubre de 2011, requiriéndole para transferir el nombre de dominio <ilerfred.net> así como el Nombre de Dominio objeto de este procedimiento <ilerfred.es> y para que cesase en el uso de la denominación “ILERFRED” como marca y nombre comercial en cualquier medio, publicidad e Internet.
Que la Demandante no obtuvo respuesta alguna al mencionado requerimiento, por lo que el 4 de diciembre de 2012 interpuso demanda ante el Centro, conforme a lo establecido en el Reglamento de laUDRP , solicitando la transferencia a su nombre del nombre de dominio <ilerfred.net> y que, con fecha 29 de enero de 2013, el experto designado por el Centro para resolver dicha demanda dictó su decisión por la cual, de conformidad con los párrafos 4.i) de la UDRPy 15 del Reglamento UDRP, se ordenó que el citado nombre de dominio fuera transferido a la Demandante, transferencia que se hizo efectiva el 25 de febrero de 2013.
Que la parte Demandada no ha transferido voluntariamente el Nombre de Dominio a la Demandante, a pesar de que la situación del nombre de dominio <ilerfred.net> era exactamente igual a la expuesta anteriormente.
Que la Demandante, además de ser titular de los registros de marca antes citados, es también titular de los nombres de dominio <ilerfred.com> (del 6 de mayo de 1998) e <ilerfred.net> (del 23 de junio de 2003).
Que el Nombre de Dominio es idéntico y crea confusión con respecto a los derechos de marca de los que la Demandante es titular, identidad que existe desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual, y que así lo ha confirmado la referida decisión del 29 de enero de 2013, en relación con el nombre de dominio <ilerfred.net> (Industrial Leridana del Frío S.L. v. Ramón Masip Vidal Caso OMPI No. D2012-2380).
Que la parte Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y que, por el contrario, ha sido la Demandante quien ha utilizado la denominación “ilerfred” desde 1986, quien ha solicitado marcas conteniendo la palabra “ilerfred” en los años 2000 y 2003, y quien tiene registrado el nombre de dominio <ilerfred.com> desde 1998.
Que no consta que la parte Demandada sea titular de marcas registradas que contengan la denominación “ilerfred”, añadiendo que Ramón Masip Vidal solicitó, en su calidad de administrador único de ILERFRED, S.L., cuatro marcas (números 2586436, 2586437, 2586438 y 2586439) en el año 2005 con la denominación “Ilerfred” ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), habiendo sido denegado el registro de todas ellas como consecuencia de las oposiciones presentadas por parte de la Demandante.
Que la Demandante no ha otorgado a la parte Demandada licencia o autorización para el uso de sus marcas registradas números 2282195 y 2566733 ILERFRED.
Que la denominación social “ILERFRED, S.L.” no otorga derecho a la parte Demandada para utilizarla como si se tratase de una marca, por lo que no consta que haga un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, haciendo referencia a decisiones anteriores del Centro, en particular a la referida decisión del 29 de enero de 2013, en relación con el nombre de dominio <ilerfred.net> (Industrial Leridana del Frío S.L. v. Ramón Masip Vidal Caso OMPI No. D2012-2380).
Que el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo usado de mala fe, como se demuestra por el hecho de la renuncia al nombre comercial No. 211866 pese al negocio transmisivo previo; por el hecho de que la sentencia del Juzgado de lo Mercantil No. 4 de Barcelona así lo declara; por el hecho de que ILERFRED, S.L. solicitó cuatro marcas con la denominación “ilerfred” ante la OEPM que le fueron denegadas por la previa inscripción de las marcas ILERFRED de la Demandante y de su oposición expresa; y porque en la página Web del Nombre de Dominio la sociedad ILERFRED, S.L. está haciendo uso de las marcas registradas a nombre de la Demandante, añadiendo que, por todo ello, se puede concluir que el registro del Nombre de Dominio sólo tenía la intención de impedir que la Demandante refleje sus derechos de marca en un nombre de dominio correspondiente, para perturbar su actividad comercial y para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web.
Que, a los efectos de determinar la concurrencia de la mala fe en el presente caso, también se ha de tener en cuenta la referida decisión del 29 de enero de 2013, en relación con el nombre de dominio <ilerfred.net> (Industrial Leridana del Frío S.L. v. Ramón Masip Vidal Caso OMPI No. D2012-2380).
Por todo ello, la Demandante solicita que le sea transferido el Nombre de Dominio.
Finalmente, bajo el título “Otros procedimientos”, la Demandante se refiere de nuevo a la referida acción de nulidad de las marcas españolas números 2282195 y 2566733, reiterando que fue desestimada en su integridad por Sentencia del 12 de septiembre de 2006 del Juzgado de lo Mercantil No. 4 de Barcelona, así como al requerimiento que remitió a la parte Demandada el 25 de octubre de 2011 y, por último, a la demanda UDRP que interpuso ante el Centro en relación con el nombre del nombre de dominio <ilerfred.net>.
B. La (parte) Demandada
La parte Demandada contesta a las alegaciones de la Demandante como sigue:
Que, respecto a las relaciones previas referidas por la Demandante, conviene matizar que no existe ninguna prueba tangible de que la Demandante fuera conocida desde 1986 hasta 1989 como “Ilerfred”, mientras que sí ha quedado demostrado que la sociedad ILERFRED, S.L. se constituyó como tal en el año 1989, fecha en la que Ramón Masip Vidal era socio y consejero delegado de la misma, y a partir del año 1998 administrador único.
Que tras la creación de ILERFRED, S.L., ambas sociedades funcionaron de forma que ésta se dedicaba a la comercialización de los productos, mientras que la sociedad de la Demandante se dedicaba a su instalación y mantenimiento, añadiendo que al cabo de poco tiempo dichas funciones fueron modificadas, pasando la Demandante a la comercialización, instalación y mantenimiento de los productos de frío industrial, mientras que ILERFRED, S.L. se dedicó a la comercialización, instalación y mantenimiento de productos de frío comercial, de modo que existía un grupo empresarial formado por dos empresas (una dedicada a grandes instalaciones y otra a instalaciones de menor envergadura) que usaban la marca ILERFRED mientras estuvo vigente la colaboración entre ambas, haciendo hincapié en el hecho de que ambas partes trabajaron juntas entre los años 1989 y 1998 para el levantamiento de ILERFRED, S.L. y por ende de la marca.
Que el 25 de mayo de 1998 los socios de ILERFRED, S.L. vendieron sus participaciones a Ramón Masip Vidal y esposa y, tras esta compraventa, se otorgó otra escritura entre J. L. Auguets (socio de la Demandante por entonces) y Ramón Masip Vidal (socio y administrador de ILERFRED, S.L. por entonces), mediante la cual se cedían los derechos sobre la marca “Ilerfred S.L.” a la Demandante, si bien ésta a su vez permitió la utilización de la marca y todos sus símbolos al Sr. Ramón Masip Vidal e ILERFRED, S.L., sin que conste que tal acuerdo haya sido declarado nulo por autoridad judicial, única competente para convalidar o anular dicho acuerdo, cuya copia aporta.
Que, en cumplimiento de dichas obligaciones, Ramón Masip Vidal renunció posteriormente ante la OEPM a sus derechos exclusivos sobre la marca ILERFRED, S.L., pero en lugar de inscribirse la citada marca como compartida entre ambas partes, sólo quedó inscrita a nombre de la Demandante, siendo éste el hecho que origina el conflicto marcario y finalmente el del Nombre de Dominio, y que, al no constar como compartida la marca citada, a partir de entonces éste (sic) intentó recuperarla por todas las vías posibles, incluso mediante la vía jurisdiccional, en virtud de la demanda de fecha 13 de junio de 2005, que fue desestimada por sentencia de fecha 12 de septiembre de 2006.
Que, pese a no estar inscrita la licencia de uso de la marca “ILERFRED, S.L.” (o “ILERFRED”) está demostrada su vigencia, puesto que desde el año 1998 (cuando se produjo la separación de ambas empresas) hasta el año 2011 (cuando envió la Demandante su burofax) no existe queja alguna ni solicitud de la Demandante para que ILERFRED, S.L. cese en el uso de la citada marca y, por extensión del Nombre de Dominio, haciendo referencia a la decisión del Centro de fecha 29 de enero de 2013, mencionada por la Demandante.
Que, el hecho de que hayan transcurrido prácticamente ocho años desde el registro del Nombre de Dominio (2003) hasta la primera reclamación de cesación de uso (2011) significa que se ha venido reconociendo de forma expresa (acuerdo de 1998) y de forma tácita (durante ocho años) el uso de la marca y consecuentemente el posterior uso del Nombre de Dominio que, a día de hoy, es compartido, de forma que éste debe seguir siendo titularidad de la parte Demandada, mientras que el “.net” y el “.com” son titularidad de la Demandante, añadiendo que la Demandante conocía perfectamente la actividad de la parte Demandada a lo largo del mencionado periodo, consintiéndola, y aporta listados telefónicos de Lleida de los años 2001, 2004, 2005, 2008 y 2011.
Que no se puede discutir la identidad entre la denominación social “ILERFRED, S.L.”, la marca ILERFRED y el Nombre de Dominio, ya que la única diferencia (las siglas “S.L.”) no permiten diferenciar quién es quién, si bien esto no es óbice para que el Nombre de Dominio y los nombres de dominio <ilerfred.com> e <ilerfred.net> puedan convivir de forma pacífica, sin que exista confusión en su identificación.
Que no cabe interpretar que ILERFRED sea el acrónimo de INDUSTRIAL LERIDADA DEL FRIO, puesto que sus siglas no coinciden con el presunto acrónimo, por lo que la marca no presenta identidad conceptual con el Nombre de Dominio.
Que, respecto a los derechos previos que alega la Demandante, reitera lo alegado en el sentido de que la marca era de uso compartido, conforme al acuerdo de fecha 25 de mayo de 1998 que no ha sido revocado por autoridad judicial alguna, por lo que los mismos derechos amparan a ambas partes.
Que la Demandante no ha probado ser líder en el mercado del frío industrial y tampoco haber hecho uso desde el año 1986 del nombre “Ilerfred”.
Que Ramón Masip Vidal, en su condición de representante de ILERFRED, S.L. ostenta el derecho que le otorga la propia denominación social, derecho anterior al registro de la marca por parte de la Demandante, por lo que no existe otro posible nombre de dominio por el que pueda darse a conocer, sino aquél coincidente con su propia denominación, aportando sendas facturas de diferentes ejercicios, alguna de ellas incluso giradas a la propia Demandante.
Que, conforme ya se ha señalado, existe un acuerdo entre Ramón Masip Vidal y la Demandante que se refiere al uso compartido de la marca o nombre comercial y que no es más que una cesión a favor de la Demandante, pero reconociendo una licencia de uso a favor de los socios de ILERFRED, S.L. (el Sr. Masip Vidal y su esposa) y en su defecto a favor de sus descendientes, nunca terceras personas fuera de dicho ámbito, añadiendo que si no se quiera admitir la validez de dicho acuerdo se deberá acudir a los tribunales españoles.
Que registró el Nombre de Dominio cumpliendo con los requisitos del Plan de Dominios 2003, en particular porque coincide con la denominación social ILERFRED, quedando amparado por la norma legal de cobertura, y añade que si no hubiera tenido intereses legítimos no lo hubiese podido registrar (sic) por lo que desde 2003 usa el Nombre de Dominio de forma pacífica y de buena fe. Para completar estas alegaciones cita algunas Decisiones emitidas por el Centro, a saber: Agregador de Contenidos Caloryfrio, S.A. v. Fernando Arenas Álvarez, Caso OMPI D2011-2124; Red.com, Inc. v. redcamfilms slu, Caso OMPI DES2011-0024; Dulevo International, S.P.A. v. Dulevo Centro S.A. / Dulevo Centro S.L., Caso OMPI DES2011-0014.
Que Ramón Masip Vidal no actuó de mala fe al registrar el Nombre de Dominio, por estar amparado por la legislación vigente, porque no lo hizo con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro a la Demandante, en calidad de supuestos titular de derechos previos, o a un competidor de la Demandante; o con el fin de impedir a la Demandante que refleje sus derechos previos en un nombre de dominio, puesto que la Demandante ya tenía registrado un nombre de dominio “.com”.
Que ambas partes no compiten entre sí y que el Nombre de Dominio no ha sido registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante, puesto que ILERFRED, S.L. fue creada y “levantada” con dicha marca o nombre comercial por ambas partes.
Que no se puede interpretar que el Nombre de Dominio haya sido registrado para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, puesto que se trata de un registro del año 2003, conocido por la Demandante y que, además, detalla los servicios que presta la empresa a fin de evitar cualquier confusión con los posibles derechos previos de la Demandante.
Que, respecto al procedimiento judicial que tuvo lugar durante los años 2005 y 2006, de nuevo considera que no hay mala fe, sino que en cualquier caso se trataba de un procedimiento para su recuperación (sic) y que el auto (sic) no acordó la cesación en su uso, sino que no lo permitía la recuperación de la marca (sic).
Que, por todo ello, no existe ningún tipo de mala fe en cuanto al registro del Nombre de Dominio y mucho menos en cuanto a su uso.
Que no ha recurrido la resolución del Centro del 29 de enero de 2013 en relación con el nombre de dominio <ilerfred.net> (Industrial Leridana del Frío S.L. v. Ramón Masip Vidal Caso OMPI No. D2012-2380) pese a estar en absoluto desacuerdo, porque dicho nombre de dominio lo venía usando de forma residual.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el código de país “.es” y del propio Reglamento.
También resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas bajo el Reglamento y la UDRP.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) que el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) que el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.
6.2.A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
El Artículo 2 del Reglamento define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España.
En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la marca ILERFRED (registros números 2282195 y 2566733 mencionados en el párrafo 4, Antecedentes de Hecho) a favor de la Demandante.
Respecto al riesgo de “crear confusión”, no cabe la menor duda, puesto que dicha marca ILERFRED es idéntica al Nombre de Dominio, resultando irrelevante la terminación “.es” a efectos comparativos.
Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.
6.2.B. Derechos o intereses legítimos
Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde al Demandante probar que la parte Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponda al Demandante la carga de la prueba, según Doctrina consolidada, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa de la parte Demandada demostrar lo contrario.
La parte Demandada pretende justificar intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, siendo sus principales alegaciones: i) que el Nombre de Dominio coincide con la propia denominación social ILERFRED, S.L., entendiendo que no existe otro posible nombre de dominio por el que pueda darse a conocer, sino aquél coincidente con su propia denominación; y ii) que existe un acuerdo entre Ramón Masip Vidal y la Demandante que se refiere al uso compartido de la marca o nombre comercial, entendiendo que si no se quiera admitir la validez de dicho acuerdo se deberá acudir a los tribunales españoles.
Sin embargo, en el presente caso las referidas alegaciones no pueden ser tenidas en cuenta para reconocer derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, puesto que i) fue precisamente la parte Demandada la que, después de haber vendido y cedido el registro del nombre comercial No. 211866 “ILERFRED, S.L.” a la Demandante, presentó ante la OEPM la renuncia a dicho registro, ocasionando la pérdida del mismo en perjuicio de ambas partes; y ii) difícilmente se puede acoger a un supuesto uso compartido de la marca derivado de un acuerdo que ella misma incumplió cuando renunció al referido registro, acuerdo que ya ha sido valorado por los tribunales españoles, aludiéndose al mismo en los Fundamentos de Derecho de la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil No. 4 de Barcelona, con fecha 12 de septiembre de 2006. Recordemos además que en este procedimiento judicial la parte Demandada pretendió, sin éxito, la nulidad de los registros de marca de la Demandante, marcas números 2282195 y 2566733.
En la escritura de cesión del registro del nombre comercial No. 211866 “ILERFRED, S.L.” se mencionaba expresamente el carácter irrevocable e indefinido de la misma, a pesar de lo cual, el 9 de agosto de 2000 la entidad ILERFRED, S.L., que todavía aparecía ante la OEPM como titular formal del registro del nombre comercial No. 211866 “ILERFRED, S.L.”, renunció al registro del mismo. Es decir, por razones que ninguna de las partes aclara, cuando ILERFRED, S.L. renunció al mencionado registro del nombre comercial No. 211866, todavía no constaba inscrita la transferencia de este registro, a pesar de que la transmisión de todos los derechos derivados del mismo había tenido lugar el 25 de mayo de 1998 a favor de la Demandante, circunstancia que dio lugar a que tal renuncia fuera admitida y confirmada por la OEPM.
En el mismo acto (escritura de cesión de fecha 25 de mayo de 1998), la Demandante se comprometía a permitir el uso de “ILERFRED, S.L.” a la entidad ILERFRED, S.L. bajo determinadas condiciones. Concretamente, en la escritura notarial se hacía referencia a la “marca”, citando el registro del repetido nombre comercial e indicando textualmente “adquirida en esta escritura”. Por tanto, con la mencionada renuncia, se extinguió por aquel entonces el derecho exclusivo de la Demandante con todas sus facultades, incluida la posibilidad de autorizar el uso.
Más tarde, la Demandante consiguió protección para la marca ILERFRED (registros españoles de marca No. 2282195) y, por otra parte, en marzo de 2004, la entidad ILERFRED, S.L. intentó registrar a su nombre la marca ILERFRED, sin conseguirlo. Recordemos que dicha entidad solicitó cuatro registros de la marca ILERFRED (marcas españolas números 2586436 a 2586439), a los que se opuso la Demandante, y fueron denegados por la OEPM.
Por lo demás, es evidente que la sociedad ILERFRED, S.L., puede elegir, registrar y utilizar cualquier otra denominación –distinta de su propia denominación social- para darse a conocer, siempre que con ella no se violen derechos de terceros.
Debido al paralelismo existente entre ambos casos, el Experto se va a referir a continuación a la Decisión del caso anterior resuelto por el Centro, en relación con el nombre de dominio <ilerfred.net> (Industrial Leridana del Frío, S.L. vs. Ramón Masip Vidal, Caso OMPI No. D2012-2380). En efecto, en el caso anterior, el Experto alude a estas cuestiones afirmando lo siguiente:
“Por otra parte, no se olvide que el nombre de dominio en disputa fue registrado en 2003, y que la renuncia tuvo lugar en el año 2000. Luego para cuando el Demandado hubo registrado el nombre de dominio, ya no ostentaba ningún derecho de uso sobre el citado nombre comercial.
Finalmente, aduce el Demandado que, en cualquier caso, tendría un derecho a utilizar la denominación social “ilerfred”, debiéndose dilucidar ante los tribunales de justicia ordinarios la cuestión de la compatibilidad entre aquélla y los derechos de marca que son titularidad de la Demandante. Sin embargo, el Experto no está de acuerdo con este planteamiento, el cual no solamente obvia que la Política tiene por objeto el eventual conflicto entre las marcas del demandante y el nombre de dominio del demandado, sino, además, que, tal y como se desprende de las letras i) e iii) del artículo 4.c) de la Política, el examen de este requisito impide centrarse únicamente en la existencia de un derecho o interés subyacente y dejar a un lado el requisito conexo de la buena fe o del uso legítimo o leal que se haga del nombre de dominio. En otras palabras, para que el Demandado pudiese demostrar el derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio no es suficiente que ostente cualquier derecho coincidente con las marcas alegadas por la Demandante, sino que el uso del nombre de dominio en cuestión se produce en relación con un ofrecimiento de buena fe de productos o servicios o con un uso legítimo y leal del mismo que no empañe o perjudique el uso de las marcas por el demandante.
Nada de esto llega a demostrar el Demandado, puesto que no ha probado haber usado el nombre de dominio “antes” de recibir la controversia (la cual hunde sus raíces, en realidad, hasta 1998 – fecha del acuerdo – y más claramente perceptible a partir de 2004 cuando se plantea una demanda judicial con el fin de declarar la nulidad de las marcas de la Demandante), siendo que el único uso demostrable se remonta a 2012 (las facturas), y que el nombre de dominio se registró en 2003. Tampoco ha demostrado según la evidencia aportada, el Demandado “ser conocido corrientemente” por el nombre de dominio en disputa (puesto que las dos únicas facturas aportadas no son prueba de uso del nombre de dominio en disputa, si nos atenemos al concepto de “uso efectivo” de marca que tiene establecida la jurisprudencia aplicable – por todas, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2012, asunto C-149/11). Tampoco puede considerarse que el Demandado haya hecho un uso legítimo y leal (menos aún, no comercial, a tenor de las facturas presentadas) del nombre de dominio en disputa sin intención de desviar consumidores de manera inequívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios de la Demandante, cuando en la página Web del nombre de dominio aparece la marca de la Demandante tal cual está registrada: en esas condiciones de uso, es posible para un consumidor al que se dirigen los productos o servicios del Demandado (coincidentes en lo sustancial con los de la Demandante) llegar a confundirse sobre el origen de los mismos.
No le corresponde al Experto en este procedimiento bajo la Política pronunciarse sobre el derecho que pudiese tener el Demandado a utilizar en el tráfico jurídico la denominación social “ILERFRED, S.L.”, dentro del fin propio que tiene una denominación social. El enfoque de la Política se refiere, más bien, a si se cumple alguna de las situaciones descritas en su artículo 4 c) o alguna otra situación, para considerar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos, y es en el marco de ese examen, en el que el Experto considera que el Demandado no ha probado que tenga derechos o intereses legítimos alguno sobre el nombre de dominio en disputa. El enfoque del Experto se centra en el uso del nombre de dominio en disputa bajo la Política, y el Experto sólo puede basar la presente Decisión de acuerdo a la evidencia presentada. Naturalmente, esta Decisión no impide a ninguna de las partes a recurrir ante los tribunales competentes en relación con el nombre de dominio en disputa.”
En consecuencia, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.
6.2.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Por motivos semejantes a los anteriores, tampoco pueden ser acogidas las alegaciones de la parte Demandada en lo que se refiere a la ausencia de mala fe. Como se menciona en el punto 4 (Antecedentes de Hecho) la propia sentencia que dictó el Juzgado Mercantil No. 4 de Barcelona, con fecha 12 de septiembre de 2006, al desestimar la demanda y absolver a la Demandante (en el presente procedimiento), alude expresamente a la “temeridad” de la sociedad ILERFRED, S.L. y, en uno de sus Fundamentos de Derecho (el No. 5), se refiere también al uso de la referida denominación social, señalando expresamente: “5. En segundo lugar, la ley exige que la denominación social sea prioritaria, es decir, que sea anterior a marca (sic), sin embargo, en este caso, Ilerfred responde a un acrónimo de la sociedad demandada, titular actual de las marcas, que viene utilizándolo desde su constitución en 1986, por lo tanto, mucho antes de que se constituyera la sociedad actora, como reconoció el abogado de la actora en la audiencia previa. En consecuencia, tampoco se puede decir que el uso de la denominación social de la actora sea prioritario a la marca de la demandada.”
Además, no es cierto -como pretende la parte Demandada- que en el presente caso pueda darse una especie de prescripción por tolerancia. Baste recordar que, según ha quedado acreditado, la Demandante, al menos, i) se opuso al registro de las marcas ILERFRED que solicitó en marzo de 2004 la entidad ILERFRED, S.L. (marcas españolas números 2586436 a 2586439) y que fueron denegados por la OEPM; ii) se opuso -también con éxito- a la demanda judicial que, con fecha 13 de junio de 2005, interpuso ILERFRED S.L., instando la nulidad de los registros españoles de la marca ILERFRED (números 2282195 y 2566722); iii) le envió un requerimiento en octubre de 2011 exigiendo la transferencia del nombre de dominio <ilerfred.net> y del Nombre de Dominio objeto de este procedimiento <ilerfred.es>, así como el cese del uso de la denominación “ILERFRED” como marca y nombre comercial en cualquier medio, publicidad e Internet; y iv) más recientemente (en diciembre de 2012), presentó una demanda ante el Centro para recuperar el nombre de dominio <ilerfred.net>, demanda que fue estimada.
Hemos de volver en este punto a los pronunciamientos de la Decisión recaída en el mencionado caso anterior (Industrial Leridana del Frío, S.L. vs. Ramón Masip Vidal, Caso OMPI No. D2012-2380), por resultar plenamente aplicables al presente caso:
“En efecto, el registro del nombre de dominio en disputa se hizo en fecha posterior (2003) a que hubieran surgido ya conflictos entre las partes acerca del uso del término “ilerfred” (acuerdo de 1998 y renuncia de derechos de 2000 y transmisión del derecho de propiedad sobre el nombre comercial “ilerfred” No. 211.866), y el uso posterior y actual del nombre de dominio en disputa (incluyendo la marca de la Demandante No. 2.282.195 en la página Web correspondiente) es indudable que se hizo / hace con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor (ambas son empresas que vienen a concurrir en el mismo sector de producción), y con la intención de atraer, con ánimo de lucro (el Demandado es una empresa que factura), usuarios de Internet a su sitio Web, creando una posibilidad de confusión con la marca No. 2.282.195 de la Demandante en cuanto al origen de los productos o servicios allí ofrecidos.
En atención a todo lo expuesto, el Experto considera que el nombre de dominio fue registrado y está siendo usado de mala fe por el Demandado.”
Recordemos por último que, a diferencia de lo regulado en la Política UDRP, conforme al Reglamento, el requisito de la mala fe puede referirse al momento de registrar el nombre de dominio o al momento de usarlo. En este mismo sentido, véase UNILIN BBVA v. Francisco Serrato Lovillo Caso OMPI No. DES2012-0041 o bwin.party digital entertainment plc, Peerless Media Limited v. Gluck Goran Caso OMPI No. DES2013-0002.
Por todo ello, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <ilerfred.es> sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz Lopez
Experto
Fecha: 10 de mayo de 2013