Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
bwin.party digital entertainment plc, Peerless Media Limited v. Gluck Goran
Caso No. DES2013-0002
1. Las Partes
Las Demandantes son bwin.party digital entertainment plc y Peerless Media Limited, con domicilio en Gibraltar, Territorio de Ultramar del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (“Reino Unido”), representadas por Melbourne IT Digital Brand Services, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).
El Demandado es Gluck Goran, con domicilio en Bandhagen, Suecia.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <wpt.es> (el “Nombre de Dominio”)
El registrador del citado Nombre de Dominio es Red.es.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de enero de 2013. El 9 de enero de 2013, el Centro envió a Red.es, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 10 de enero de 2013, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de febrero de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de marzo de 2013.
El 14 de febrero de 2013, el Centro recibió una comunicación electrónica en inglés de un tercero (DCL Group, Luxemburgo), entidad que a su vez había recibido una comunicación del Centro, por aparecer como dirección alternativa en los datos de WhoIs para contactar con el Demandado. En resumen, la citada entidad comunicaba al Centro que, al parecer, tras una rápida revisión del asunto, el Nombre de Dominio había sido transferido de EuroDNS el 13 de octubre de 2010, añadiendo que, según sus informaciones, el Sr. Buck, director general de EuroDNS SA, no aparece como titular o contacto administrativo para el Nombre de Dominio y, por tanto, no podían tomar medidas al respecto. El Centro dio cumplida respuesta a dicha comunicación, informando de que el Registrador ya había confirmado los datos del titular y demás datos de contacto del Nombre de Dominio, siendo Gluck Goran su titular, es decir, el Demandado en el presente procedimiento.
El Demandado no contestó formalmente a la Demanda, habiéndose limitado a enviar una comunicación informal, en inglés y por correo electrónico, el 27 de febrero de 2013 solicitando, de forma escueta y sin argumentos, el envío de la documentación en inglés. A esta comunicación respondió en Centro el 4 de marzo de 2013 informando al Demandado de lo establecido en el artículo 8 del Reglamento, en el sentido de que, a menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento será el español y, consecuentemente, la presente Decisión se dicta en español.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 21 de marzo de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La entidad Peerless Media Limited, una de las Demandantes, es titular de diversos registros de marca que consisten en la denominación WPT o que la contienen, entre los que cabe destacar a los efectos del presente procedimiento los siguientes:
- Marca comunitaria nº 3119906 WPT WORLD POKER TOUR (figurativa, en la que aparece destacado el término WPT), solicitada el 7 de enero de 2003 y registrada el 17 de junio de 2004;
- Marca comunitaria nº 3767001 WPT WORLD POKER TOUR (figurativa, en la que aparece destacado el término WPT), solicitada el 19 de abril de 2004 y registrada el 25 de julio de 2005;
- Marca comunitaria nº 3846086 WPT POKER CORNER (denominativa), solicitada el 18 de mayo de 2004 y registrada el 26 de julio de 2005;
- Marca comunitaria nº 4962114 WPT ACADEMY (denominativa), solicitada el 16 de marzo de 2006 y registrada el 20 de septiembre de 2007; y
- Marca comunitaria nº 10475523 WPT (denominativa), solicitada el 7 de diciembre de 2011 y registrada el 2 de junio de 2012.
La citada entidad Peerless Media Limited es también titular del nombre de dominio <wpt.com>, creado el 16 de febrero de 1996.
El Nombre de Dominio fue registrado el 11 de noviembre de 2005 y consta a nombre del Demandado.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandantes
Las Demandantes, en resumen, alegan:
Que Peerless Media Limited, titular de las marcas que sirven de base a la Demanda, es parte del grupo bwin.party digital enternainment plc, siendo esta última la empresa matriz de bwin.party group, que es la mayor empresa de juegos online, que cotiza en la bolsa de Londres como BPTY, siendo miembro del Indice FTSE 250. Según las Demandantes, bwin.party está establecida en múltiples territorios, incluyendo España.
Que The WORLD POKER TOUR (conocida abreviadamente como WPT) se ha convertido en una de las marcas más reconocidas, a nivel internacional, en el sector del póker y, en particular en los torneos de póker y por televisar juegos y entretenimiento a través de la televisión, on-line y teléfono móvil. Las Demandantes afirman asimismo que WPT es líder en innovación en el mundo del póker desde el año 2002 y, a través de sus programas en televisión, ha contribuido al boom del póker a nivel mundial, ya que retransmite partidas de póker de alto nivel en más de 150 países y se encuentra en su décima temporada en el canal Fox Sports en Estados Unidos, añadiendo que en su programa de televisión han participado muchos famosos del mundo del póker y estrellas de Hollywood.
Que la marca WPT se usa igualmente en plataformas digitales, tales como <wptpóker.com>, <wptcasino.com>, <wpt.fr> y <worldpókertour.com>, tiene una aplicación en Facebook y en teléfono móvil descargada más de veinte millones de veces y ha sido objeto de importantes inversiones en publicidad y promoción; asimismo, bajo la marca WPT se celebran torneos de póker en casinos de todo el mundo, incluyendo los de Marbella y Barcelona, en España.
Que han llevado a cabo acciones legales, con resultado favorable, contra titulares de nombres de dominio que infringían sus derechos protegidos, citando hasta treinta Decisiones relativas a demandas tramitadas ante el Centro.
Que la marca WPT WORLD POKER TOUR está registrada en Estados Unidos y como marca comunitaria desde el año 2004, mucho antes de que se registrase el Nombre de Dominio, citando diversos registros, entre los que se encuentran los relacionados anteriormente (ver párrafo 4 de esta Decisión).
Que, por todo ello, queda demostrado que el Nombre de Dominio es idéntico o similar a las citadas marcas e idéntico a su principal nombre de dominio <wpt.com>, creando confusión entre los usuarios.
Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y que con el mismo infringen los derechos de su marca, con la única intención de atraer visitantes y aprovecharse de la fama y reputación de la misma, en particular para aprovecharse de aquellos usuarios que buscan en España la página oficial de las Demandantes.
Que la página Web asociada al Nombre de Dominio ha sido modificada después de haber recibido el Demandado un requerimiento de las Demandantes para que cesase en el uso del mismo, concretamente la citada página Web mostraba contenido y PPC (Pay-Per-Clicks) asociados a la promoción de torneos de póker ofrecidos por compañías competencia de las Demandantes, lo que, según éstas, evidencia la mala fe del Demandado, añadiendo que se ha negado a transferir voluntariamente el Nombre de Dominio con el argumento de que ha ganado anteriormente demandas por nombres de dominio consistentes en tres letras, si bien no niega su conocimiento previo de la marca WPT.
Que es conocido el modelo de negocio del Demandado, consistente en registrar nombres de dominio idénticos a marcas registradas con la única intención de obtener beneficio económico, habiendo perdido numerosos casos en los que ha sido demandado.
Que el Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe, puesto que el Demandado era plenamente consciente de la existencia de la marca WPT, como lo demuestra el hecho de que el mismo fue registrado por el Demandado al mismo tiempo que otros nombres de dominio asociados a póker, principal negocio de las Demandantes.
Y por todo ello, solicitan que el Nombre de Dominio les sea transferido.
B. Demandado
El Demandado ha sido debidamente notificado y, como se ha indicado anteriormente (ver párrafo 3), no contestó formalmente a la Demanda, habiéndose limitado a enviar una comunicación informal por correo electrónico el 27 de febrero de 2013, por lo que, transcurrido el plazo para presentar su escrito de contestación, el Centro continuó con el procedimiento, conforme a las normas del Reglamento.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.
También resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.
6.2. Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado
El Demandado no ha contestado a la Demanda. Por ello, conforme a lo establecido en el párrafo e) del Artículo 16 del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Así se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI No. D2000-0277; Bodega Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez, Caso OMPI No. D2001-1183, Retevisión Movil S. A. v. Juan José Martín Cabero, Caso OMPI No. D2001-1479, Nike Internacional, Ltd. v. Dª Inmaculada Gallego Pastor, Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras).
6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) que el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) que el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.
6.3. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que los Demandantes alegan poseer Derechos Previos
El Artículo 2 del Reglamento define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España.
En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la Marca WPT, como queda dicho en el párrafo 4 (Antecedentes de Hecho). Además, dos de los citados registros (Marca comunitaria nº 3119906 WPT WORLD POKER TOUR y Marca comunitaria nº 3767001 WPT WORLD POKER TOUR) consisten en sendas marcas mixtas o figurativas, en las que aparece muy destacado el término “wpt”, registros que se remontan a los años 2003 y 2004, respectivamente, por lo que son anteriores al registro del Nombre de Dominio.
Respecto al riesgo de “crear confusión”, no cabe la menor duda. En primer lugar, cabe afirmar la confusión entre el Nombre de Dominio y las citadas marcas mixtas, por el hecho de prevalecer en ellas el término “wpt”, elemento con mayor grado de distintividad y que, además, aparece de forma destacada en ambas marcas, sin que quepa valorar los elementos gráficos de las mismas al realizar la comparación en este tipo de procedimientos. Por otro lado, nos encontramos ante una absoluta identidad entre la Marca WPT y el Nombre de Dominio. Por último, es obvio que resulta irrelevante la terminación “.es” a efectos comparativos.
Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.
6.3. B. Derechos o intereses legítimos
Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponda al Demandante la carga de la prueba, según Doctrina consolidada, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Recordemos asimismo lo dicho anteriormente, en el sentido de que el artículo 16.e) del Reglamento dispone que “En caso de que el Demandado no presente escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda”.
En numerosas decisiones anteriores se han marcado una serie de criterios para determinar si se cumple este requisito, a saber:
- Haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.
En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio. Por el contrario, no cabe duda de que el Demandado eligió una marca notoria en el mundo del póker para el registro del Nombre de Dominio a sabiendas de que se trataba de una marca ajena y, evidentemente, sin el consentimiento de su titular.
En efecto, tal y como ha quedado acreditado, la denominación “wpt” se asocia en el mundo del póker a las Demandantes (o a las empresas de su Grupo empresarial), dicha denominación ha sido objeto de registros de marcas en Estados Unidos y en la Unión Europea con anterioridad al registro del Nombre de Dominio, siendo también una de las Demandantes, la entidad Peerless Media Limited, titular del nombre de dominio <wpt.com>, creado el 16 de febrero de 1996.
Se da también la circunstancia de que, al introducir la denominación “wpt” en buscadores de Internet, los resultados de la búsqueda se refieren a las Demandantes mayoritariamente.
Por el contrario, no consta que el Demandado sea titular de alguna marca, nombre comercial o cualquier otro derecho de Propiedad Industrial, o que posea alguna empresa o negocio que pueda justificar el registro del Nombre de Dominio.
Cabe añadir que el Demandado, en el supuesto de que hubiese tenido algún derecho, podría haberlo alegado en este procedimiento, presentando las pruebas pertinentes, tal y como se prevé en el Reglamento, concretamente en su artículo 16.b)v). Sin embargo, como queda dicho, el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna, sin olvidar que es precisamente el Demandado quien tiene la posibilidad de obtener las pruebas necesarias a tal fin y, en definitiva, de demostrar tales derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.
En consecuencia, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.
6.3. C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe
Recordemos en primer lugar que existe unanimidad en la Doctrina al considerar que la buena o la mala fe es un requisito esencialmente subjetivo, de modo que no se le puede exigir al demandante una prueba plena acerca de su existencia, puesto que se le estaría exigiendo una suerte de probatio diabolica. Asimismo cabe recordar que existe unanimidad en la Doctrina al considerar que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “Pruebas” indicando expresamente que se ha de considerar que existen pruebas de registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe cuando:
1. El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
2. El Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
3. El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
4. El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página web: o
5. El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante
En el presente caso, el Experto considera que no ha quedado suficientemente acreditado que la marca WPT fuera ya una marca notoria cuando fue registrado el Nombre de Dominio, al menos en el mundo del póker o de los torneos de póker. No obstante, el Demandado debía conocer perfectamente este sector, puesto que en su página Web asociada al Nombre de Dominio se ofrecían servicios en relación con dicho sector antes de que recibiera el requerimiento de los Demandantes y esto último sí ha sido probado por las Demandantes. En este punto y ante la posibilidad de que dicha marca pudiera reputarse como notoria en el momento del registro del Nombre de Dominio, hemos de tener en cuenta que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española, Ley17/2001 de 7 de diciembre).
Como hemos apuntado anteriormente, ha quedado acreditado que el Demandado utilizaba su página Web asociada al Nombre de Dominio para mostrar diversos contenidos sobre la promoción de torneos de póker ofrecidos por compañías competencia de las Demandantes y, después de que éstas le remitieran un requerimiento exigiéndole el cese de las actividades que infringían sus derechos exclusivos sobre la marca WPT y la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio, modificó el contenido de la página Web, lo que puede ser considerado como un indicio de mala fe y un reconocimiento implícito del conocimiento previo de dicha marca y de los derechos derivados de la misma.
Otro indicio de mala fe lo constituye el hecho de que el Demandado haya ocultado datos para su localización al registrar el Nombre de Dominio, ya que constan en el expediente numerosas devoluciones de los envíos realizados por el Centro a las direcciones facilitadas por el Demandado, con la finalidad de notificarle la Demanda.
En consecuencia, este Experto considera que con el registro del Nombre de Dominio tan sólo se pretendía un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca WPT, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (artículo 34.3.e).
Recordemos por último que, a diferencia de lo regulado en la Política UDRP, conforme al Reglamento, el requisito de la mala fe puede referirse al momento de registrar el nombre de dominio o al momento de usarlo (en este mismo sentido, véase UNILIN BBVA v. Francisco Serrato Lovillo, Caso OMPI No. DES2012-0041). Como se ha indicado anteriormente, en el presente caso se puede deducir por indicios que el Demandado registró el Nombre de Dominio con la finalidad de impedir a su legítimo titular que lo registre y lo utilice en Internet y, además, cabe presumir que ha realizado un uso de mala fe, perturbando la actividad comercial de un competidor, en el sentido apuntado por el Reglamento en el mencionado punto 3, y que con el referido uso del Nombre de Dominio resulta inevitable el riesgo de confusión para los usuarios de Internet que buscan información sobre la marca de las Demandantes y, en definitiva, ese uso resulta subsumible en el mencionado punto 4 (El Demandado, al utilizar el Nombre de Dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página Web).
Por todo ello, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <wpt.es> sea transferido a las Demandantes.
Antonia Ruiz López
Experto
Fecha: 3 de abril de 2013