Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Arcelormittal (SA) c. Contact Privacy Inc. Customer 12411441792 / ventas arcelormittal mexico
Caso No. D2021-3707
1. Las Partes
La Demandante es Arcelormittal (SA), Luxemburgo, representada por Nameshield, Francia.
La Demandada es Contact Privacy Inc. Customer 12411441792, Canadá / ventas arcelormittal mexico, México.
2. El Nombre de Dominio y el/ Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <arcelormittalmexico.net>.
El Registrador del citado nombre de dominio es Google LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de noviembre de 2021. El mismo día el Centro envió a Google LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. También el mismo día, Google LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 9 de noviembre de 2021 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 10 de noviembre de 2021.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 15 de noviembre de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de diciembre de 2021. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de diciembre de 2021.
El Centro nombró a Rodrigo Velasco Santelices como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de diciembre de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante señala que es una empresa especializada en la producción de acero en el mundo; es más, indica que es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, con representación comercial en 60 países.
La Demandante es titular de la marca internacional ARCELORMITTAL N°947686, con fecha de registro de 3 de agosto de 2007 y además es la propietaria de una cartera de nombres de dominio que incluyen la palabra ”arcerlormittal”, como por ejemplo <arcelormittal.com>.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 3 de noviembre de 2021 y de acuerdo a la evidencia en la Demanda se encuentra inactivo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante afirma que el nombre de dominio objeto de la disputa es muy similar a su marca notoriamente conocida y distintiva ARCELORMITTAL, ya que el nombre de dominio en disputa incluye dicha marca registrada en su totalidad.
Agrega que la adición del término “mexico” no constituye un elemento suficiente para distinguirlo de la marca de la Demandante y que está bien establecido que “un nombre de dominio que incorpore por completo la marca registrada de un reclamante puede ser suficiente para establecer una similitud confusa a los efectos de la Política Uniforme”. Señalando, por ejemplo, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG c. Vasiliy Terkin, Caso OMPI No. D2003-0888.
Por el contrario, señala que la adición del término “mexico” no solo no es un elemento suficiente para distinguirlo de la marca del Demandante, sino que con dicha designación simplemente se refuerza la impresión de que el nombre de dominio en disputa está relacionado con la Demandante y su subsidiaria en México.
Además, el dominio de primer nivel (gTLD) “.net” no es normalmente tenido en cuenta en la comparación que se realiza bajo el primer elemento.
En consecuencia, según estos hechos, la Demandante considera que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con respecto a su marca comercial registrada con anterioridad.
Además, la Demandante afirma que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio objeto de disputa y que tampoco está afiliada a ella ni ha sido autorizada por ella en modo alguno.
Finalmente, la Demandante señala que la apropiación de la marca ARCELORMITTAL si su autorización es indicativa de mala fe y que la Demandada no ha demostrado ninguna actividad legítima con respecto al nombre de dominio en disputa.
B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud confusa
En opinión del Experto, el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión con la marca ARCELORMITTAL de la Demandante. En este sentido, la Demandante ha acreditado ser titular de derechos sobre la marca ARCELORMITTAL según los documentos acompañados a la Demanda, los que dan cuenta tanto del uso de dicha marca comercial como del registro vigente, anterior al registro del nombre de dominio en disputa.
Bajo este contexto, el nombre de dominio en disputa consiste simplemente en la misma marca ARCELORMITTAL, seguida por la expresión “mexico”, a la que le sigue el gTLD “.net”.
En consecuencia, la Demandante ha satisfecho el primer elemento del párrafo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante afirma que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa y que tampoco está relacionado en modo alguno con su empresa. Agrega que no realiza ninguna actividad para la Demandada ni tiene ningún negocio con ella.
El nombre de dominio en disputa fue registrado a nombre de “ventas arcelormittal mexico” con una dirección postal de la Demandante.
Sin embargo, la dirección de correo electrónico de la Demandada (“xxx@abastecedora.net”) no está afiliada a la Demandante. Por lo tanto, la Demandante afirma que la Demandada utiliza la identidad de su subsidiaria mexicana para aumentar la probabilidad de confusión con ella.
A mayor abundamiento, la Demandante afirma que la Demandada no está afiliada con ella de ninguna manera ni tampoco ha sido autorizado en modo alguno para el uso de su marca registrada.
Tampoco existe evidencia en el expediente que la Demandada sea conocida corrientemente por el nombre de dominio en disputa.
El Experto también considera que, por la propia composición del nombre de dominio en disputa, se produce la falsa impresión de que existe alguna conexión entre el nombre de dominio en disputa y la Demandante, existiendo un riesgo implícito de confusión por asociación en el propio nombre de dominio en disputa. Ver la sección 2.5.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
Por cuanto antecede, y tomando en cuenta que la Demandada no presentó argumento o defensa alguna, este Experto considera que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La apropiación de una marca distintiva y notoria como ARCELORMITTAL para registrarse como nombre de dominio, sin autorización del titular de dicha marca, es indicativa de mala fe para efectos de la Política.
El ejemplo que indica la Demandante es bien relevante al respecto: ArcelorMittal SA c. Tina Campbell, Caso OMPI No. DCO2018-0005, (“la marca ARCELORMITTAL es tan reconocida internacionalmente en el sector de metales y producción de acero que resulta inconcebible que el demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa sin tener conocimiento de dicha marca”).
Además, hay que considerar que el nombre de dominio en disputa está inactivo y que la Demandada no ha demostrado ninguna actividad con respecto al nombre de dominio en disputa, y no es posible concebir ningún uso activo real o previsto plausible del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada que no sea ilegítimo, como por ejemplo una imitación, una infracción de la legislación de protección del consumidor o una infracción de los derechos de la Demandante en virtud de la ley de marcas.
En estas circunstancias, como señala la Demandante, el registro y el uso de mala fe también pueden concordar con los principios establecidos en la decisión Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003.
A mayor abundamiento, aunque el nombre de dominio en disputa parece no estar en uso, se ha configurado con registros MX, lo que sugiere que podría usarse para enviar correos electrónicos.
Como el nombre de dominio en disputa está inactivo, la Demandada no está utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de bienes y servicios de buena fe.
De acuerdo con los antecedentes acompañados en el expediente, es opinión de este Experto que la Demandada, al incluir la conocida marca registrada de la Demandante en su nombre de dominio, creó a sabiendas un riesgo de confusión para los usuarios de Internet. Todo lo anterior con la finalidad de atraer tráfico de usuarios de Internet y potencialmente para enviar correos electrónicos engañosos, lo que, a juicio de este Experto, es un registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <arcelormittalmexico.net> sea transferido a la Demandante.
Rodrigo Velasco Santelices
Experto Único
Fecha: 29 de diciembre de 2021