Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Cintac S.A. c. Fernando Morales
Caso No. D2021-3012
1. Las Partes
La Demandante es Cintac S.A., Chile, representada por Porzio Rios Garcia, Chile.
El Demandado es Fernando Morales, Argentina.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <metalcomchile.com>.
El Registrador del citado nombre de dominio es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de septiembre de 2021. El 14 de septiembre de 2021 el Centro envió a PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de septiembre de 2021 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. De acuerdo con la información que el Centro recibió del Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés, la Demandante presentó una solicitud para que el español sea el idioma del procedimiento, a la cual el Demandado no ha contestado.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de octubre de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de noviembre de 2021. El Centro recibió una comunicación de una tercera parte el 25 de octubre de 2021, la cual sostiene ser la propietaria del nombre de dominio en disputa. El Centro inició el proceso de nombramiento del Grupo Administrativo de Expertos el 29 de noviembre de 2021.
El Centro nombró a Edoardo Fano como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 9 de diciembre de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El 15 de diciembre de 2021, el Experto envió una Orden de Procedimiento No. 1 junto con la Demanda y anexos a la tercera parte que sostiene ser la propietaria del nombre de dominio en disputa y le fijó como fecha límite para manifestar su voluntad de personarse en el presente procedimiento el 22 de diciembre de 2021. En la Orden de Procedimiento No. 1 el Experto también determinó que idioma del procedimiento sea el español. La tercera parte no contestó a la Orden de Procedimiento No. 1. El 23 de diciembre de 2021 el Centro envió una comunicación de Falta de personación y ausencia de contestación a la Orden de Procedimiento No. 1. El 23 de diciembre de 2021, el Centro recibió una comunicación de la tercera parte la cual vuelve a sostener que es la propietaria del nombre de dominio en disputa.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es Cintac S.A., una empresa chilena que se dedica a la fabricación y comercialización de sistemas constructivos. La Demandante fue titular de la Marca Nominativa chilena METALCON n° 789.413 registrada en fecha 18 de abril de 20071 y es actualmente titular de diversos registros que consisten en la marca METALCON en Chile, entre los que cabe destacar los siguientes:
- Marca Nominativa chilena METALCON n° 855.454 registrada en fecha 18 de mayo de 2009;
- Marca Nominativa chilena METALCON n° 912.731 registrada en fecha 27 de abril de 2011;
- Marca Nominativa chilena METALCON n° 912.799 registrada en fecha 27 de abril de 2011.
Asimismo, la Demandante es titular de varios nombres de dominio que incluyen la marca METALCON, entre los cuales se encuentran <metalcon.cl> y <metalconchile.cl>, además de <metalcomchile.cl> y <metalcom.cl> que le fueron asignados judicialmente.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 2 de diciembre de 2016 y en el sitio web al que resuelve se promueven productos y servicios relacionados con la construcción.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a su marca METALCON, ya que únicamente se diferencia de ella por el mero reemplazo de la última letra “n” con la letra “m” y por añadir el término “chile”, palabra que carece de distintividad y solo constituye un elemento descriptivo.
Asimismo, la Demandante sostiene que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no cuenta ni con una marca registrada ni con una sociedad legalmente constituida y no es corrientemente conocido por el nombre de dominio en disputa.
Finalmente, la Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe ya que, siendo la marca METALCON de la Demandante conocida en el sector de la fabricación y comercialización de sistemas constructivos, el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa, confusamente similar a la marca de la Demandante, con la finalidad de atraer intencionalmente, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a su sitio web, en el que se promueven productos y servicios idénticos a los que distingue la Demandante con su marca METALCON, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
El 25 de octubre de 2021, el Centro recibió una comunicación de la tercera parte en la que sostiene que “don Fernando morales falleció y a mi se me vendieron el dominio de Metalcom chile lo cual el dueño de Metalcom chile soy yo”. El 23 de diciembre de 2021, el Centro recibió una segunda comunicación de la tercera parte en la cual vuelve a sostener que es la propietaria del nombre de dominio en disputa y que pagó “por los derechos y si alguna persona los quiere yo estoy dispuesto a conversar el tema”.
Si bien el Experto nota que la tercera parte afirma que el Demandado falleció y que es la actual propietaria del nombre de dominio en disputa, esta no ha proporcionado más información al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, en las circunstancias del caso, el Experto considerará tanto al registrante confirmado por el Registrador (es decir, Fernando Morales) y a la tercera persona como el Demandado.
6. Debate y conclusiones
La Política resulta aplicable ya que el Acuerdo de Registro de un nombre de dominio con un agente registrador incluye una cláusula de resolución de controversias bajo la Política, según la cual un demandado debe someterse a un procedimiento administrativo obligatorio bajo la Política en caso de que un demandante presente una demanda a un proveedor de servicios de resolución de controversias en materia de nombres de dominio, como el Centro, en relación con un nombre de dominio que el demandado haya registrado.
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
A. Identidad o similitud confusa
El Experto considera que la Demandante es la titular de la marca METALCON y que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante.
Por lo que concierne el reemplazo de la última letra “n” de la marca de la Demandante con la letra “m”, el Experto remarca que eso constituye un error tipográfico que puede pasar inadvertido dentro de la conducta denominada como “typosquatting” y que, por lo que concierne la adición del término “chile”, existe un amplio consenso en los casos decididos bajo la Política acerca de que la adición de términos o letras a la marca de un demandante dentro de un nombre de dominio no evita que se concluya la similitud confusa entre el nombre de dominio y la marca (ver Aventis Pharma SA., Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Jonathan Valicenti, Caso OMPI No. D2005-0037; Red Bull GmbH v. Chai Larbthanasub, Caso OMPI No. D2003-0709; America Online, Inc. v. Dolphin@Heart, Caso OMPI No. D2000-0713). El reemplazo de la última letra “n” de la marca de la Demandante con la letra “m” y la adición del término “chile” por lo tanto no evitan la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante (ver las secciones 1.8 y 1.9 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
También cabe precisar que el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés “gTLD”), en el presente caso “.com”, por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenido en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política (ver la sección 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
Por consiguiente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante ha acreditado prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, alegando que este último no cuenta con una marca registrada ni con una sociedad legalmente constituida y no es corrientemente conocido por el nombre de dominio en disputa.
Ante la dificultad objetiva de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tiene la posibilidad de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes.
En cambio, el Demandado no ha contestado a la Demanda, no acreditando, por tanto, la existencia de ninguna circunstancia que pudiera denotar sus derechos o intereses legítimos.
Las anteriores circunstancias impiden considerar, a juicio del Experto, que el Demandado sea conocido comúnmente con el nombre de dominio en disputa, o que haya llevado a cabo un uso legítimo no comercial o utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, ya que el sitio web en el que resuelve el nombre de dominio en disputa promueve productos y servicios relacionados con el sector de la construcción, es decir idénticos a los que distingue la Demandante con su marca METALCON.
Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante, estimando, por lo tanto, cumplido el requisito exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4(b) de la Política prevé que a los efectos del párrafo 4(a)(iii) de la Política, las siguientes circunstancias, entre otras, si el Experto las constata, constituirán prueba suficiente del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que el objetivo primordial (del demandado) al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio; o
(ii) que (el demandado) ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando (el demandado) haya incurrido en una conducta de esa índole; o
(iii) que el objetivo fundamental (del demandado) al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) que, al utilizar el nombre de dominio, (el demandado) ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.
En cuanto a la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, la marca METALCON de la Demandante goza de notoriedad en muchos países de Latinoamérica, dentro del sector de la fabricación y comercialización de sistemas constructivos, aún antes de la fecha en la que se registró el nombre de dominio en disputa. Teniendo en cuenta lo anterior, sería posible presumir que el Demandado debía conocer su existencia en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa, habiendo procedido a su registro apuntando a la marca notoria que le era conocida, especialmente dada la naturaleza del nombre de dominio en disputa, que integra de forma casi idéntica la marca de la Demandante unida al término descriptivo “chile”, así como el contenido incluido en el sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa, dedicado a la promoción de productos y servicios relacionados con el sector de la construcción.
Estas circunstancias evidencian, en la opinión del Experto, que el Demandado conocía la existencia de la marca METALCON y procedió al registro del nombre de dominio en disputa apuntando claramente a la misma, probablemente con la intención de aumentar el tráfico de su sitio web, dando la impresión de operar en el mercado con relación, asociación o autorización de la Demandante. Todo ello supone, a juicio del Experto, una actuación de mala fe a los efectos de la Política.
Pasando a analizar el uso del nombre de dominio en disputa, el contenido del sitio web correspondiente no hace más que confirmar la actuación de mala fe por parte del Demandado, tanto a la hora del registro como a la hora del uso. Además, el mero registro de un nombre de dominio que es idéntico o confusamente similar (en particular, los nombres de dominio que comprenden errores tipográficos o que incorporan la marca más un término geográfico o descriptivo) a una marca que goza de notoriedad por una entidad no afiliada puede por sí mismo crear una presunción de mala fe. En este caso, el término “chile” que se junta a la marca METALCON de la Demandante, junto con el casi imperceptible error tipográfico (es decir, el reemplazo de una “m” final en lugar de una “n”), causa confusión con la Demandante y su marca, creando la impresión de ser un sitio web para uno de los países en los que la Demandante comercializa sus servicios, es decir en Chile. Ver las secciones 3.1.4 y 3.2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
Estas circunstancias cumulativas, permiten, en la opinión del Experto, concluir que el Demandado ha actuado de mala fe respecto del nombre de dominio en disputa, generando un probable riesgo de confusión y de asociación, con la intención de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web.
En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <metalcomchile.com> sea transferido a la Demandante.
Edoardo Fano
Experto Único
Fecha: 29 de diciembre de 2021
1 Este Experto consultó la base de datos de marcas del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual INAPI-Chile. Al respecto, véase la sección 4.8 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.