Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Banco Davivienda S.A. c. 徐帅伟 (Xu Shuai Wei)
Caso No. D2021-2091
1. Las Partes
La Demandante es Banco Davivienda S.A., Colombia, representada por Muñoz Abogados, Colombia.
El Demandado es 徐帅伟, (Xu Shuai Wei), China.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bancodavivienda.com>.
El registrador del nombre de dominio en disputa es DNSPod, Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó en español ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de junio de 2021. El 1 de julio de 2021 el Centro envió a DNSPod, Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de julio de 2021, DNSPod, Inc. envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 6 de julio de 2021, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El 12 de julio de 2021, la Demandante presentó una Demanda enmendada en español.
El Centro envió una comunicación electrónica a las Partes en chino y en español, en fecha 6 de julio de 2021 con respecto al idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el chino. El 13 de julio de 2021, la Demandante reiteró su solicitud que el idioma del procedimiento fuera el español. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado en chino y en español, dando comienzo al procedimiento el 19 de julio de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de agosto de 2021. El Demandado no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 10 de agosto de 2021.
El Centro nombró a Matthew Kennedy como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 19 de agosto de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es un banco colombiano. Sus servicios son conocidos principalmente bajo la marca y el nombre comercial “Davivienda”. La Demandante es titular de varias marcas de comercio colombianas, incluyendo la marca mixta número 314434 para DAVIVIENDA, registrada a partir del 24 de octubre de 2005, designando servicios en la clase 35. Este registro está en vigor. La Demandante es titular también de varios nombres de dominio que incorporan el término “davivienda”.
El Demandado es un individuo radicado en China.
El nombre de dominio en disputa se registró el 17 marzo de 2015 y redirige a un sitio web pornográfico. El sitio propone a los usuarios de Internet comprar tokens para mirar su contenido.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas DAVIVIENDA de la Demandante.
El Demandado no tiene derechos sobre las marcas ni sobre el nombre comercial “Davivienda” ni cuenta con autorización de la Demandante para realizar algún uso sobre tales derechos de propiedad industrial.
El nombre de dominio en disputa se ha registrado y se utiliza de mala fe. El Demandado registró el nombre de dominio en disputa con el fin de redirigir el tráfico de usuarios de Internet a su sitio web pornográfico. Este uso tiene una finalidad comercial y económica ya que el usuario debe comprar tokens para poder acceder a los videos.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
6.1. Cuestión procesal: Idioma del procedimiento
El párrafo 11(a) del Reglamento dispone que a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el Acuerdo de Registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo. El Registrador confirmó que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el chino.
La Demandante solicita que el idioma del procedimiento sea el español. Las principales razones en que se basa la solicitud son los siguientes: la Demandante es colombiana, el nombre de dominio en disputa redirige a un sitio en español y las pruebas están en español.
Los apartados (b) y (c) del párrafo 10 del Reglamento disponen que el Experto garantizará que las Partes sean tratadas con equidad, que cada Parte tenga una oportunidad justa de presentar su caso y que el procedimiento administrativo se lleve a cabo con la debida celeridad. Según decisiones anteriores bajo la Política, la determinación del idioma del procedimiento no debería crear una carga indebida para las partes. Véase, por ejemplo, Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin, Caso OMPI No. D2006-0593; Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui’erpu (HK) electrical appliance co. ltd., Caso OMPI No. D2008-0293.
El Experto observa que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el chino pero la Demanda se presentó en español. Después de haber recibido la notificación de la Demanda e inicio del procedimiento administrativo en chino y español, el Demandado no manifestó interés en participar en este procedimiento. Por ende, el Experto considera a la vista de las circunstancias del procedimiento que exigir a la Demandante que remita la Demanda traducida al chino crearía una carga indebida y una demora innecesaria.
Tomando en cuenta esas circunstancias, en conformidad con el párrafo 10(a) del Reglamento, el Experto decide que el idioma de este procedimiento es el español. Cabe señalar que el Experto habría aceptado una respuesta del Demandado a los argumentos en la Demanda en chino, pero no se presentó ninguna.
6.2. Cuestiones de fondo
Conforme al apartado (a) del párrafo 4 de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los tres elementos siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
(ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Se analizará a continuación la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados requisitos establecidos por la Política en relación con el presente caso.
A. Identidad o similitud confusa
En base a las pruebas presentadas, el Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos sobre la marca mixta DAVIVIENDA.
El nombre de dominio en disputa incorpora el único elemento textual de la marca mixta DAVIVIENDA. El nombre de dominio en disputa añade la palabra “banco”. Debido a que el elemento textual de la marca mixta DAVIVIENDA es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, esta palabra adicional no evita la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca. Véase la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), sección 1.8.
El nombre de dominio en disputa también incorpora un dominio de primer nivel (en este caso “.com”). Debido a que un dominio de primer nivel es un requisito técnico de registro de un nombre de dominio, de manera general no se tiene en cuenta en la comparación entre un nombre de dominio y una marca a los fines del primer requisito del párrafo 4(a) de la Política. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.11.
En consecuencia, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos y, por tanto, declara cumplido el primer requisito del párrafo 4(a) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con el artículo 4(c) de la Política, el Demandado podrá demostrar sus derechos e intereses legítimos al responder a la Demanda en base, entre otras, a las siguientes circunstancias:
(i) antes de recibir la notificación de la Demanda, [el Demandado] ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
(ii) [el Demandado] (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes; o
(iii) [el Demandado] está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.
El Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa, que incorpora el elemento textual de la marca DAVIVIENDA, para redirigir a un sitio web pornográfico que propone a los usuarios de Internet comprar tokens para mirar su contenido. La Demandante alega que el Demandado no tiene derechos sobre las marcas DAVIVIENDA ni cuenta con autorización de la Demandante para realizar uso alguno sobre tales derechos de propiedad industrial. En estas circunstancias, el Experto no puede concluir que el Demandado utilice el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. El uso que hace el Demandado del nombre de dominio en disputa tampoco constituye un uso legítimo no comercial o un uso leal.
Según los datos proporcionados por DNSPod, Inc., el nombre del Demandado es “徐帅伟, (Xu Shuai Wei)”, lo cual no corresponde al nombre de dominio en disputa. Nada en el expediente indica que el Demandado sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
En estas circunstancias, el Experto considera que la Demandante demostró prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa. Al no haber contestado a las alegaciones de la Demandante, el Demandado no presentó prueba alguna que contradiga lo afirmado por aquella.
En consecuencia, el Experto concluye que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa y, por tanto, declara cumplido el segundo requisito del párrafo 4(a) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4(b) de la Política dispone que ciertas circunstancias, entre otras, constituirán la prueba del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el Experto constate que se hallan presentes. La cuarta circunstancia es la siguiente:
(iv) al utilizar el nombre de dominio, [el Demandado] ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa en 2015, varios años después del registro de la marca mixta DAVIVIENDA. “Davivienda” es un término inventado que resulta de la conjunción de las letras “d” y “a” y la palabra “vivienda”. El nombre de dominio en disputa incorpora este término exacto, precedido por la palabra “banco”, la cual indica un conocimiento del nombre de la Demandante y su sector de actividad. El Demandado no ofrece ninguna explicación del registro que realizó del nombre de dominio en disputa. En estas circunstancias, el Experto considera que el Demandado tenía en mente la marca de la Demandante al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa.
El Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa para redirigir a un sitio web pornográfico. El nombre de dominio en disputa incorpora el elemento textual de la marca mixta DAVIVIENDA de la Demandante. La redirección al sitio web pornográfico generaría ingresos para el Demandado, si cobra por cada usuario que redirige al sitio, o para el operador de tal sitio, o para los dos. En estas circunstancias, el Experto considera que, al utilizar el nombre de dominio en disputa, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web en los términos del párrafo 4(b)(iv) de la Política.
En consecuencia, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe y, por tanto, declara cumplido el tercer requisito del párrafo 4(a) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <bancodavivienda.com> sea transferido a la Demandante.
Matthew Kennedy
Experto Único
Fecha: 24 de agosto de 2021