Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Oscaro.com c. Juan Carlos Domínguez Costas, Infodoco Infraestructuras y Segurida Informática S.L.
Caso No. D2021-0743
1. Las Partes
La Demandante es Oscaro.com, Francia, representada por Nameshield, Francia.
El Demandado es Juan Carlos Domínguez Costas, Infodoco Infraestructuras y Segurida Informática S.L.1, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <oscaro.app>. El registrador del citado nombre de dominio es 1&1 Internet SE (“el Registrador”).
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó en inglés ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de marzo de 2021. El mismo día, el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de marzo de 2021, el Registrador envió al Centro su respuesta develando el nombre del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales diferían del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda, e informando que el idioma del Acuerdo de Registro era el español. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante el 15 de marzo de 2021 suministrando el nombre del registrante y los datos de contacto develados por el Registrador. El mismo día, el Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante con respecto al idioma del procedimiento. El 17 de marzo, la Demandante presentó una Demanda enmendada en español. El mismo día, el Demandado presentó el Escrito de Contestación a la Demanda.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de marzo de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de abril de 2021. El Demandado envió una comunicación electrónica al Centro el 26 de marzo de 2021, confirmando que su comunicación del 17 de marzo de 2021 era su contestación a la Demanda.
El Centro nombró a Matthew Kennedy como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 19 de abril de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante vende en línea autopartes originales. Forma parte del Grupo Oscaro, que tiene cinco emplazamientos, 800 colaboradores y un catálogo de casi un millón de autopartes. La Demandante es propietaria de varias marcas comerciales para OSCARO, incluyendo la marca francesa número 3230038 registrada el 11 de junio de 2003 con respecto a productos en las clases 7, 9, 11 y 12; y la marca internacional número 950157 concedida el 17 de agosto de 2007, designando varias jurisdicciones incluso la Unión Europea, protegida con respecto a productos y servicios en las clases 7, 9, 11, 12, 16, 35 y 37. Estos registros siguen en efecto. La Demandante registró también el nombre de dominio <oscaro.com>, que utiliza desde 2003 con un sitio Web en francés para vender autopartes. Este sitio Web contiene enlaces a los sitios internacionales de la Demandante, dentro de los cuales se encuentra “www.oscaro.es”, que dirige a otro sitio Web en español donde se venden autopartes en España.
El Demandado Sr. Domínguez Costas es el administrador de la sociedad mercantil española Infodoco Infraestructuras y Seguridad Informática S.L.
El nombre de dominio en disputa se registró el 19 de febrero de 2021 dirige a una página de estacionamiento con enlaces a sitios Web relacionados con automóviles, autopartes y accesorios para automóviles y motocicletas. El nombre de dominio en disputa se ofrece a la venta en una plataforma de compraventa de nombres de dominio por EUR 2.900.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca OSCARO de la Demandante.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. El Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa. El Demandado no está afiliado a la Demandante ni ha sido autorizado por ella en modo alguno. El Demandado no está relacionado en modo alguno con la empresa de la Demandante.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. El Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa varios años después del registro de la marca registrada OSCARO, que ha establecido una sólida reputación. Además, el término “oscaro” no tiene ningún significado, excepto en relación con la Demandante. El nombre de dominio en disputa dirige a una página de estacionamiento con enlaces comerciales que publicitan servicios relacionados con las actividades de la Demandante. El nombre de dominio se ofrece a la venta en una plataforma de compraventa de nombres de dominio por EUR 2.900.
B. Demandado
El Demandado está desarrollando un sistema operativo denominado CARO. Le pareció apropiado el nombre de OSCARO, ya que “OS” hace referencia a “Operating System” y “CARO” hace referencia al nombre del proyecto. El dominio de primer nivel “.app” es perfecto para el ámbito de ejecución del proyecto. Otros nombres de marcas como por ejemplo <cloudos.me> acude a una sintaxis similar, o sea cloud + os. Como el proyecto OSCARO.APP todavía se encuentra en desarrollo, se ha decidido aparcar el nombre de dominio a efectos de rentabilizarlo mediante enlaces clasificados. No se recibió ninguna notificación por parte de la Demandante para adquirir el nombre de dominio en disputa de una forma simple y amistosa.
El Demandado indica que está dispuesto a: (1) buscar un nuevo nombre de dominio para el proyecto; (2) vender la titularidad del nombre de dominio en disputa a la Demandante; y (3) cobrar el precio de EUR 9.500 más IVA por el mismo. El IVA es obligatorio si el pagador está fiscalizado en España. En caso de que la persona jurídica tenga residencia fiscal fuera de España pero dentro de la Unión Europea se emitirá la factura exenta de IVA, con la obligatoriedad del sujeto pasivo de IVA en su país de residencia.
El Demandado argumenta que la presente Demanda se interpuso de forma temeraria, argumentando la “mala fe” de la Demandante que lo hizo, sin antes conocer los motivos que se indican en el Escrito de Contestación a la Demanda y así tratar de resolver la situación de una forma amistosa y simple. Por ello, se fija el precio de venta según se indica. Sin perjuicio de ello, el Demandado comunica que a partir del 1 de abril de 2021, el precio se podrá ver modificado en caso de no aceptar esta propuesta de venta en la fecha indicada.
6. Debate y conclusiones
Conforme al párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los tres elementos siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
(ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Se analizará a continuación la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados requisitos establecidos por la Política en relación con el presente caso.
A. Identidad o similitud confusa
En base a las pruebas presentadas, el Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos sobre la marca OSCARO.
El nombre de dominio en disputa incorpora la totalidad de la marca OSCARO. Su único elemento adicional es un dominio de primer nivel (en este caso “.app”). De manera general, en la comparación entre un nombre de dominio y una marca a los fines del primer elemento de la Política, no se tiene en cuenta el dominio de primer nivel. Véase la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), sección 1.11.
En consecuencia, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es idéntico a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos y, por tanto, declara cumplido el primer requisito del párrafo 4(a) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con el párrafo 4(c) de la Política, el demandado podrá demostrar sus derechos y sus intereses legítimos al responder a la demanda en base, entre otras, a las siguientes circunstancias:
(i) antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
(ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes; o
(iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.
El Demandado utiliza el nombre de dominio, que es idéntico a la marca de la Demandante, en relación con una página de estacionamiento con enlaces que conducen a usuarios de Internet a sitios Web relacionados, entre otros, con autopartes y accesorios para automóviles, o sea, productos similares a los que vende la Demandante. La Demandante sostiene que el Demandado no está afiliado o relacionado a la Demandante ni ha sido autorizado por ella en modo alguno. Además, el nombre de dominio en disputa se ofrece a la venta en una plataforma de compraventa de nombres de dominio para EUR 2.900.
Según los datos proporcionados por el Registrador, el nombre del Demandado es “Juan Carlos Domínguez Costas” y el de su empresa “Infodoco Infraestructuras y Segurida Informática S.L.”, los cuales no corresponden al nombre de dominio en disputa. Nada en el expediente indica que el Demandado, en calidad de particular, empresa u otra organización, sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
El uso que hace el Demandado del nombre de dominio generaría ingresos para sí mismo si cobrara por cada clic que hagan los usuarios en los enlaces, o para los operadores de los sitios Web a los que dirigen los enlaces, o para ambos, según el caso. Además, el nombre de dominio en disputa se ofrece a la venta para EUR 2.900, lo cual es con ánimo de lucro.
En estas circunstancias, el Experto considera que la Demandante demostró prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
El Demandado confirma que está rentabilizando el nombre de dominio en disputa mediante enlaces clasificados y confirma también que lo está ofreciendo a la venta, aunque en el Escrito de Contestación a la Demanda aumenta el precio a EUR 9.500 más IVA. Si bien afirma que OSCARO hace referencia al “OS” (operating system) de un proyecto llamado “CARO”, no presenta ninguna prueba que sustancie tal afirmación. El Experto considera que no concurren circunstancias que permitan constatar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, el Experto declara cumplido el segundo requisito del párrafo 4(a) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4(b) de la Política dispone que ciertas circunstancias, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el Experto constate que se hallan presentes. La primera y la cuarta circunstancias son las siguientes:
(i) circunstancias que indiquen que [el demandado] ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;
(iv) al utilizar el nombre de dominio, [el demandado] ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa en 2021, varios años después del registro de la marca OSCARO, incluso en la Unión Europea. La marca no corresponde a un término que pertenezca al idioma español y por tanto no es una palabra de diccionario. El hecho de que el Demandado haya escogido incorporar de manera completa la marca en el nombre de dominio en disputa, añadiéndole sólo un dominio de primer nivel por razones técnicas, no parece ser producto de la casualidad. La Demandante ha aportado indicios del uso de su marca desde 2003 en relación con sitios Web como “www.oscaro.com”, incluso uno donde se venden autopartes en España, donde el Demandado está domiciliado, así como indicios de la fama de su marca mostrando que todos los sitios Web en la primera página de resultados de una búsqueda en Google para el término “oscaro” se refieren a la Demandante. El Demandado no ofrece ninguna prueba que sustancie la existencia del supuesto proyecto informático para el cual se habría registrado el nombre de dominio en disputa, ni explica por qué motivo tal proyecto se llamaría CARO. En estas circunstancias, el Experto considera probable que el Demandado tenía en mente la marca de la Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa.
El Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con una página de estacionamiento con enlaces a sitios Web relacionados, entre otras cosas, con autopartes y accesorios de automóviles, que son las mismas categorías de productos que vende la Demandante. El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante. Los enlaces generarían ingresos para el Demandado o para los operadores de los sitios Web vinculados, o para ambos. Vistas las constataciones arriba expuestas en la sección 6.2B de esta Decisión, el Experto considera que, al utilizar el nombre de dominio en disputa, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web dentro los términos del párrafo 4(b)(iv) de la Política.
Además, el nombre de dominio en disputa se ofrece a la venta por un precio de EUR 2.900, o hasta EUR 9.500 más IVA. El Experto considera que ambos precios de venta probablemente superan los costos relacionados directamente con el nombre de dominio. Es más, el Demandado parece confirmar en el propio Escrito de Contestación a la Demanda que aumentó el precio por razones no relacionadas con sus costos. En todo caso, el Demandado no brindó documentación respaldatoria de tales costos. En estas circunstancias, el Experto considera probable que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Demandante o a un competidor de la Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio dentro los términos del párrafo 4(b)(i) de la Política.
En consecuencia, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe y, por tanto, declara cumplido el tercer requisito del párrafo 4(a) de la Política.
D. Secuestro a la inversa del nombre de dominio
El párrafo 15(e) del Reglamento dispone que si después de considerar las presentaciones, el experto considera que la demanda se presentó de mala fe, por ejemplo, para intentar el secuestro a la inversa del nombre de dominio o se presentó principalmente para hostigar al titular del nombre de dominio, el experto declarará en su decisión que la demanda se presentó de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento administrativo. Según el párrafo 1 del Reglamento, secuestro a la inversa del nombre de dominio significa usar la Política de mala fe para intentar privar al titular de nombre de dominio registrado de un nombre de dominio.
El Demandado argumenta que la Demandante inició este procedimiento de una forma temeraria, lamentando que no se le haya ofrecido adquirir el nombre de dominio en disputa de una forma “simple y amistosa”.
Dado que no hay obligación alguna de intentar lograr la transferencia de un nombre de dominio por acuerdo mutuo antes de iniciar un procedimiento en virtud de la Política, el Experto no considera que la Demanda se presentó de mala fe. Al contrario, el Experto ha declarado cumplidos los tres requisitos del párrafo 4(a) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <oscaro.app> sea transferido a la Demandante.
Matthew Kennedy
Experto Único
Fecha: 27 de abril de 2021
1 Según verificó el Registrador, el nombre de la empresa del Demandado omite la letra “d” al final de “Segurida”, tal como figura en la base de datos WhoIs.