Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Invex Controladora, S.A.B. de C.V. c. Othoniel Cabrera Rocha
Caso No. D2020-3436
1. Las Partes
La Demandante es Invex Controladora, S.A.B. de C.V., México, representada por Silvia Arraut Sánchez, México.
El Demandado es Othoniel Cabrera Rocha, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bancafinancierainvex.com>. El Registrador del nombre de dominio en disputa es NameSilo, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de diciembre de 2020. El 16 de diciembre de 2020 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 16 de diciembre de 2020 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales diferían de los señalados en la Demanda. El el 15 de enero de 2021 el Centro envió una comunicación electrónica a las Partes suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. Ese mismo 15 de enero de 2021 el Centro envió una comunicación a las Partes en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro es el inglés. El 16 de enero de 2021 el Centro recibió un correo electrónico del Demandado. El 20 de enero de 2021 la Demandante presentó una Demanda enmendada1 y reiteró su petición hecha en la Demanda para que el idioma del procedimiento fuera el español. El Demandado no presentó comunicación alguna en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de febrero de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de febrero de 2021. El 9 de febrero de 2021, el Centro recibió por correo electrónico una comunicación suplementaria no solicitada de parte de la Demandante. El Centro no recibió del Demandado una contestación formal a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a las Partes el inicio del proceso de nombramiento del Grupo Administrativo de Expertos el 9 de marzo de 2021.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 17 de marzo de 2021, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 30 de marzo de 2021 el Centro notificó a las Partes la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la que este Experto invitó (i) a la Demandante a presentar, a más tardar el 6 de abril de 2021, las pruebas documentales y manifestaciones que considerase convenientes respecto a ciertos anexos a la Demanda y a su comunicación suplementaria no solicitada del 9 de febrero de 2021, y (ii) al Demandado a presentar, a más tardar el 8 de abril de 2021, las manifestaciones que considerase convenientes en relación solamente con la presentación que, en su caso, hiciere la Demandante en respuesta a dicha Orden. El Centro recibió la respuesta de la Demandante a esa Orden el 6 de abril de 2021. El Centro no recibió del Demandado respuesta alguna a dicha Orden.
A. Cuestión Procedimental: Idioma del procedimiento
De acuerdo con el Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demanda fue presentada en español y la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español, aduciendo que ambas Partes se ubican en México, país de habla hispana, y que el nombre de dominio en disputa y el contenido del sitio web asociado al mismo estaban en español, de donde se infería que el Demandado habla el idioma español. El Demandado no contestó la solicitud de la Demandante relativa al idioma del procedimiento. Las comunicaciones del Centro a las Partes fueron en inglés y en español. Considerando lo anterior, atento a lo dispuesto en el párrafo 11(a) del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español (en el mismo sentido, Ford Motor Company, S.A. de C.V. c. Andrés Romero, Caso OMPI No. D2019-1759).
B. Cuestión Procedimental: Comunicación suplementaria no solicitada
Respecto a la comunicación suplementaria no solicitada presentada por la Demandante el 9 de febrero de 2021, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional no contemplan la presentación por las Partes de escritos suplementarios o adicionales no solicitados. De acuerdo al párrafo 12 del Reglamento, y a lo expuesto en diversas decisiones, es facultativo para este Experto permitir la presentación de escritos suplementarios no solicitados.2 Dado que dicha comunicación de la Demandante hacía alusión a un hecho superveniente, en el presente caso este Experto resolvió tratarlo en la Orden de Procedimiento No. 1 antes referida, al tiempo que dió oportunidad al Demandado para manifestar lo que a su interés conviniese, respetando así el trato igualitario debido a las Partes para presentar su caso en forma justa conforme a lo marcado en el párrafo 10(b) del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, una sociedad mexicana, conforma un grupo financiero que se dedica, entre otros, a prestar servicios bancarios, fiduciarios, de fondos de inversión y de corretaje, con presencia en diversas ciudades de México así como en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La Demandante tiene derechos sobre la marca INVEX la cual tiene registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el registro No. 460005 en clase 36, otorgado el 11 de mayo de 1994, y el registro No. 592682 en clases 36 y 42, otorgado el 30 de octubre de 1998.
En noviembre de 1993 se autorizó la constitución y operación de la subsidiaria de la Demandante, Banco Invex, S.A., como una institución de banca múltiple, la que aparece como registrante del nombre de dominio <invex.com> creado el 8 de agosto de 2001.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 31 de agosto de 2020. Al 15 de diciembre de 2020, el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros: la figura estilizada de una caballo seguida de “banca financiera invex”, “Realiza tu solicitud”, “Servicios:”, “CRÉDITO PYME”, “CRÉDITO HIPOTECARIO”, “CRÉDITO AUTOMOTRIZ”, “Invertimos en tus proyectos con experiencia. Como parte de tu crédito, te apoyamos con una suite de productos y servicios que te ayudarán a crecer [...]”, “© 2020 Banca Financiera INVEX”. Al 19 de enero de 2021, el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros: “bancafinancierainvex.com”, “Home”, “View Videos”, “View Tweets”, “Submit Offer”, “Welcome to bancafinancierainvex.com”, “This domain is parked free of charge with NameSilo.com”. Al 9 de febrero de 2021 el nombre de dominio en disputa estaba redireccionado al sitio web oficial de la Demandante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Los alegatos de la Demandante se pueden resumir como sigue.
La Demandante forma parte de un grupo financiero fundado en 1991 que utiliza la marca INVEX para distinguir los servicios financieros que presta y el cual maneja trescientos sesenta mil millones de pesos mexicanos en custodia de valores; setecientos siete mil millones de pesos mexicanos en patrimonio fiduciario; veintidós mil millones de pesos mexicanos en cartera de crédito, y diez mil millones de pesos mexicanos de capital social.
El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca INVEX de la Demandante. El nombre de dominio en disputa incluye dicha marca en su totalidad. El término adicional “bancafinanciera” es genérico que refiere a los servicios financieros prestados por la Demandante, lo que acrecienta la confusión, siendo que el carácter distintivo del nombre de dominio en disputa solo lo otorga la marca INVEX.
No existen elementos de los que se desprenda que el Demandado tenga un derecho o interés legitimo para incorporar la marca INVEX al nombre de dominio en disputa. La Demandante nunca ha autorizado al Demandado a utilizar su marca en el nombre de dominio en disputa. El Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa, no detenta ningún derecho marcario sobre la denominación “invex” y no está haciendo un uso legítimo del nombre de dominio en disputa.
A la fecha de presentación de la Demanda la página de Internet asociada al nombre de dominio en disputa ofertaba servicios financieros al amparo de la marca INVEX y no mostraba el nombre del responsable del mismo, si bien mostraba la leyenda “2020 Banca Financiera Invex ©”, sin incluir las siglas correspondientes a un tipo de sociedad mercantil, por lo que es válido concluir que en dicha página no aparecía el nombre de una persona física o moral como responsable del contenido de la misma. Al 19 de enero de 2021, la página de Internet asociada al nombre de dominio en disputa mostraba que estaba estacionada y que el mismo se encontraba disponible para su venta. Al 9 de febrero de 2021 el nombre de dominio en disputa estaba redireccionado al sitio web oficial de la Demandante “https://invex.com”. Los cambios sucesivos del contenido de la página a la que ha direccionado el nombre de dominio en disputa son una evidencia más de la falta de interés legítimo para usar el mismo por parte del Demandado.
La marca INVEX es una palabra caprichosa, es decir, no es una palabra que tenga significado en idioma español o que sea de uso común en México para referirse a servicios financieros. La marca INVEX de la Demandante goza del reconocimiento público en el sector financiero en México. Derivado del uso continuo y profuso de la marca INVEX para distinguir servicios financieros, resulta evidente que el Demandado, quien manifestó tener su domicilio en México, tenía pleno conocimiento de la existencia de dicha marca al momento de adquirir el nombre de dominio en disputa y que actuó de mala fe.
Al 15 de diciembre de 2020, el nombre de dominio en disputa apuntaba a una página web que ofrecía servicios financieros, sin que en la misma se mostrase el nombre del responsable del sitio. Para prestar servicios financieros se requiere contar con autorizaciones gubernamentales; el hecho que el Demandado no incluyera su nombre y su domicilio permite presumir que la adopción y uso del nombre de dominio en disputa se realizó de mala fe. En dicha página web se incluía un aviso de privacidad en donde no se mencionaba el nombre de la persona física o moral responsable del tratamiento de los datos personales de los particulares. Además, en dicha página de Internet existía una sección titulada “solicitud” en donde se solicitaba el nombre y correo electrónico del visitante de la página, esto es, se solicitaban datos personales, por lo que el hecho que el Demandado no incluyera el nombre del responsable en el aviso de privacidad es un elemento más para presumir la mala fe. Existe la presunción de que las solicitudes de información que se recibían a través de la página de Internet asociada al nombre de dominio en disputa serían usadas de manera indebida por el Demandado.
La conducta desplegada por el Demandado constituye un caso típico de ciberocupación. Al revisar los contenidos de la página de Internet ligada al nombre de dominio en disputa, en sus diversos momentos, resulta válido concluir que el Demandado registró y ha usado el nombre de dominio en disputa actuando de mala fe, inicialmente pretendiendo de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que existiera confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web.
El Demandado ha variado el uso dado al nombre de dominio en disputa, evidenciando que al tener control sobre el mismo puede darle el uso que desee, pudiendo perturbar las actividades de la Demandante, engañar a sus clientes potenciales, obtener una ganancia indebida o dañar la reputación de la Demandante.
La Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.3
6. Debate y conclusiones
El párrafo 15.a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
La comunicación informal por correo electrónico del Demandado, mencionada anteriormente, no puede considerarse como una respuesta formal ya que no cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento, párrafo 5.b). Si bien es cierto que la falta de contestación formal por parte del Demandado da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas, también es cierto que dicha circunstancia no se traduce per se en una resolución favorable para la Demandante (véanse Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465, y la sección 4.3 de la Sinopsis de la OMPI 3.0). De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, la Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud confusa
La Demandante ha acreditado tener derechos sobre la marca INVEX, la cual está registrada en México.
Al analizar la identidad o similitud confusa entre una marca y un nombre de dominio, resulta muy explorado que el sufijo correspondiente al dominio de nivel superior genérico “.com” generalmente no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca INVEX de la Demandante, anteponiendo a la misma “bancafinanciera”, percibiéndose que dicha marca de la Demandante es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición del prefijo citado evite que haya similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca de la Demandante (véanse las secciones 1.7 y 1.8 de la Sinopsis de la OMPI 3.0).
Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4.a.i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante afirma que no ha autorizado al Demandado a usar su marca INVEX en el nombre de dominio en disputa, que el Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa ni cuenta con registro marcario alguno en relación con “invex”, y que el Demandado no está haciendo un uso legítimo del nombre de dominio en disputa.
La Demandante proporcionó imágenes del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa en momentos diversos (véase el apartado 4 de la presente Decisión). Este Experto advierte que al 15 de diciembre de 2020 el nombre de dominio en disputa su utilizaba para ofertar servicios financieros, mismo campo en el que opera la Demandante, y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del dueño de la marca de la Demandante ni del titular u operador del nombre de dominio en disputa y su relación (o falta de relación) con la Demandante.
De lo anterior se desprende que la utilización del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado pareciera pretender crear una falsa apariencia de que el mismo está de alguna manera relacionado con la Demandante. Además, este Experto nota que la composición misma del nombre de dominio en disputa también conlleva un riesgo de confusión por asociación con la Demandante y su marca (véase la sección 2.5.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0). Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa.4
De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 4.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. En base a lo anterior, la Demandante ha acreditado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que éste lo haya refutado. 5
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4.a.ii) de la Política.
C. Registro y uso de mala fe
Ha quedado acreditado que INVEX es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Demandado no ha sido autorizado por la Demandante para usar dicha marca. En el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa se ofertaban servicios financieros, mismo campo de actividad económica de la Demandante, lo que permite inferir que el Demandado pudo haber elegido deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su semejanza con la marca de la Demandante. Además, la composición misma del nombre de dominio resulta descriptiva de las actividades de la Demandante.
El contenido en general del sitio web que estaba inicialmente asociado al nombre de dominio en disputa deja claro que pretendía la confusión por asociación con la marca y actividades de la Demandante y que su uso era previsiblemente para atraer usuarios a dicho portal, aprovechando la posibilidad de que existiese confusión con la marca de la Demandante respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo y los productos o servicios ofertados en dicho sitio. El hecho de que posterior a la presentación de la Demanda el nombre de dominio en disputa haya sido redireccionado al sitio web de la Demandante no es obstáculo para establecer la mala fe de parte de su registrante (véase la sección 3.1.4 de la Sinopsis de la OMPI 3.0).
De los elementos antes citados se deduce que el Demandado obtuvo el nombre de dominio en disputa por su confusa similitud y asociación con la marca de la Demandante y las actividades de ésta, para de alguna manera beneficiarse indebidamente de dicha marca, lo que es indicativo de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.6
Por todo lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el extremo previsto en el párrafo 4.a.iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <bancafinancierainvex.com> sea transferido a la Demandante.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 19 de abril de 2021
1 La Demanda original se interpuso contra PrivacyGuardian.org, de acuerdo a los datos que aparecían en el correspondiente reporte WhoIs. La Demanda enmendada se presentó contra el Demandado, de acuerdo a los datos develados por el Registrador.
2 En Metropolitan Life Insurance Company v. HLP General Partners Inc., Caso OMPI No. D2005-1323 se estableció: “panels[...] typically accept supplemental filings only to consider new evidence or provide a fair opportunity to respond to new arguments”. Véase la sección 4.6 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”).
3 En su comunicación por correo electrónico del 16 de enero de 2021, el Demandado se limitó a manifestar: “Hello, I am not the owner of the website nor I am associated with it”.
4 Véase Seeyond v. Seeyond Capital, Caso OMPI No. D2020-0370: “Respondent is using the website associated to the disputed domain name to offer financial services, which is the field of Complainant’s activitites, and to convey the impression that such website belongs or is related to Complainant [...] Such use demonstrates neither a bona fide offering of goods or services nor a legitimate noncommercial or fair use of the disputed domain name”. Véase también Houghton Mifflin Co. v. The Weathermen, Inc., Caso OMPI No. D2001-0211 “As a result of the content of the page, a visitor to Respondent’s site would be likely to believe that it was Complainant’s official site. Such a confusing commercial use cannot be ‘legitimate’ under the Policy”.
5 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte demandante acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, le corresponde al registrante demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
6 En Jafra Cosmetics, S.A. de C.V. and Jafra Cosmetics International, S.A. de C.V. v. ActiveVector, Caso OMPI No. D2005-0250, se estableció: “due to the intrinsically distinctive character of Complainants’ trademarks, it is inconceivable that the contested domain name would have been registered and used if it were not for exploiting the fame and goodwill of Complainants’ marks by diverting Internet traffic intended for Complainant”.