Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Uber Technologies Inc. c. Gonzalo Jimenez
Caso No. D2020-2052
1. Las Partes
La Demandante es Uber Technologies Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Alessandri & Compañia Abogados, Chile.
El Demandado es Gonzalo Jimenez, Chile.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <uberinmobiliario.com>.
El Registrador del citado nombre de dominio es Wild West Domains, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de agosto de 2020. El 4 de agosto de 2020 el Centro envió a Wild West Domains, LLC, por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de agosto de 2020, Wild West Domains, LLC envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 14 de agosto de 2020 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 19 de agosto de 2020.
El Centro envió una comunicación a las Partes el 14 de agosto de 2020 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 19 de agosto de 2020. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de septiembre de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de septiembre de 2020. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 28 de septiembre de 2020.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 9 de octubre de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa estadounidense que opera a nivel internacional proporcionando servicios relacionados con el transporte de pasajeros y reparto de productos a través de una aplicación móvil que conecta a los solicitantes de tales servicios con personas dispuestas a prestarlos. La Demandante opera bajo la marca UBER, así como diversas marcas que incluyen esta denominación unida a otros términos, que identifican diversas líneas de negocio relativas a transportes con condiciones especiales, en cuanto al tamaño o prestaciones de los vehículos utilizados, medios de pago u otras circunstancias (UBERX, UBERBLACK, UBERKIDS, UBERXL, UBERSUV, UBERBICI, UBERWAV, UBEREATS y UBERCASH).
La Demandante es titular de numerosas marcas a nivel internacional que consisten o contienen la denominación “uber”, incluidas la Marca de Estados Unidos No. 3977893 UBER, denominativa, registrada el 14 de junio de 2011, en las clases 9, 38, 39 y 42; la Marca de Chile No. 1150751 UBER, denominativa, registrada el 16 de enero de 2015, en las clases 9, 38, 39, 42; la Marca de Chile No. 1320130 UBER, denominativa, registrada el 13 de abril de 2020, en las clases 9, 12, 39 y 42; la Marca de Chile No. 1311447 UBER CASH, denominativa, registrada el 4 de diciembre de 2019, en las clases 9, 35, 36, 38, 39 y 42; la Marca de Chile No. 1315544 UBER REWARDS, denominativa, registrada el 28 de enero de 2020, en las clases 9, 35, 39 y 42; la Marca de Chile No. 1317341 UBER WALLET, denominativa, registrada el 27 de febrero de 2020, en las clases 9, 35, 36, 38, 39 y 42; la Marca de Chile No. 1261198 UBEREATS, denominativa, registrada el 16 de octubre de 2017, en las clases 9, 35, 38, 39 y 42; y la Marca de Chile No. 1180262 UBERX, denominativa, registrada el 23 de septiembre de 2015, en las clases 9, 38, 39 y 42; (colectivamente la “marca UBER”).
La Demandante es titular de diversos nombres de dominio que incorporan su marca UBER, que albergan sus páginas web corporativas a través de las cuales promociona sus servicios, incluidos los nombres de dominio <uber.cl> (registrado el 9 de mayo de 2018) y <uber.com> (registrado el 14 de julio de 1995).
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 13 de abril de 2016 y alberga una página web en idioma español, que oferta diversos servicios inmobiliarios. Esta página web contiene en la parte izquierda de su encabezamiento la denominación “UBERINMOBILIARIO.COM” unida a un logo con forma semicircular de color verde, incluyendo la palabra “uber” de forma destacada en letras de mayor tamaño de color verde situada encima del término “inmobiliario.com”, que aparece en letras de menor tamaño de color gris. El encabezamiento también incluye un pequeño círculo de color verde que encierra la denominación “low cost”, situado a la derecha de la denominación “UBERINMOBILIARIO.COM”. Esta página web incluye información sobre la empresa titular y sus socios, un formulario de contacto, así como una dirección de correo electrónico, un teléfono fijo y un teléfono móvil, con posibilidad de chatear mediante la aplicación de WhastApp. La sección “Quienes Somos” indica textualmente que “UBERINMOBILIARIO.COM, perteneciente al Grupo Facility, primer operador inmobiliario Facility Management en Chile, implementa un concepto único de servicios inmobiliarios” integrando una serie de servicios de valor agregado para mejorar las experiencias de sus clientes y contando con dos unidades de negocio (relativas a servicios low cost de auditoría y de gestión inmobiliarias).
El Demandado también es titular del nombre de dominio <uberinmobiliario.cl>, registrado el mismo día que el nombre de dominio en disputa, que se encuentra redireccionado al nombre de dominio en disputa. Respecto al mismo, la Demandante ha iniciado un procedimiento arbitral.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
Que la Demandante realizó pruebas de su negocio en 2008, iniciando definitivamente su actividad en Estados Unidos en 2010, en Iberoamérica en 2013, y, en concreto, en Chile, en el año 2014. En el mismo año 2014, la empresa de la Demandante fue valorada en USD 41.000 millones y en el año 2018 fue reconocida como una de las 50 compañías más grandes del mundo por la revista Forbes. La marca UBER está constituida por una expresión acuñada por la Demandante, que no posee significado masivamente conocido, siendo una marca renombrada a nivel mundial.
Que la empresa del Demandado (Grupo Facility SPA) solicitó en 2016 y en 2018, registros de marca en Chile para la denominación coincidente con el nombre de dominio en disputa, que fueron denegados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (“INAPI”) por entender que inducían a confusión o asociación con la marca UBER, reconociendo (implícitamente en una primera decisión de noviembre de 2016 y expresamente en una segunda decisión de octubre de 2019) “fama y notoriedad en el extranjero” de la marca UBER. Se mencionan otras decisiones del INAPI y decisiones arbitrales (de 2017, 2018 y 2019), en procedimientos relativos a nombres de dominio de código de país (“ccTLD”) “.cl”, que reconocen la notoriedad de la marca UBER.
Que el nombre de dominio en disputa incorpora la marca UBER acompañada del término “inmobiliario”, que no otorga valor distintivo y, además, dado que la Demandante es titular de una amplia familia de marcas que contienen el término “uber”, existe riesgo de confusión, como reconoció el INAPI al rechazar las marcas solicitadas por la empresa del Demandado.
Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que carece de registros marcarios, si bien hace uso del signo indicativo de registro en su página web, simulando que la denominación “uberinmobiliario.com” se encuentra registrada. La Demandante ostenta derechos de marca anteriores al nombre de dominio en disputa sobre la denominación “uber”, no habiendo autorizado el uso de su marca ni existiendo ninguna relación entre las Partes. El 20 de noviembre de 2018, se remitió un requerimiento al Demandado informando a éste sobre los derechos marcarios de la Demandante. El nombre de dominio en disputa no es utilizado en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que infringe la marca UBER.
Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Si el INAPI rechazó las solicitudes de marca presentadas por la empresa del Demandado con mayor razón debe revocarse el nombre de dominio en disputa, ya que infringe la marca UBER y el Demandado conoce las decisiones del INAPI. La página web ligada al nombre de dominio en disputa utiliza como marca, simulando que se encuentra registrada, la denominación “uberinmobiliario.com”, a pesar de haber sido rechazado su registro por el INAPI en dos ocasiones (decisiones confirmadas por el Tribunal de Propiedad Industrial de Chile). El Demandado es director general y fundador de la empresa solicitante de estas marcas, luego tiene conocimiento de la infracción de la marca UBER y, además, fue requerido por la Demandante. El Demandado intenta de forma intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, aprovechándose de la reputación y buen hacer de la Demandante, así como de la gran inversión que ha permitido posicionar la marca UBER en el mundo.
La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado sostiene en el Escrito de Contestación a la Demanda:
Que el Demandado ostenta más de veinte años de experiencia en gestión inmobiliaria y auditorías a la administración de comunidades de edificios en Chile, a través de la sociedad Grupo Facility SPA.
Que el término “uber” no es un acrónimo ni un término original acuñado por la Demandante, sino que procede del vocablo alemán “über”, que designa aquello que está por encima o sobre algo, que excede de limites ordinarios, siendo utilizado en idioma inglés como adverbio o adjetivo que denota una característica específica de algo cuya calidad es superior, para referirse a una persona o cosa que supera las normas de su clase. Este término fue elegido por el Demandado y su empresa desde el año 2014 (mismo año en el que la Demandante inicia su actividad en Chile, sin ser masivamente conocida), no en atención a la marca de la Demandante, sino para denotar excelencia, calidad o superioridad en los servicios prestados, como se desprende de la información contenida en su página web, en la sección “Quienes Somos”.
Que el Demandado y su empresa utilizan la denominación “uberinmobiliario.com” desde el año 2014 dentro del sector inmobiliario en Chile, sin que exista confusión con la marca UBER ni con los servicios prestados por la Demandante, coexistiendo pacíficamente, ya que las Partes prestan servicios de naturaleza distinta destinados a diferente público consumidor. Al no existir competencia entre las Partes, el uso del término “uber” no implica una ventaja para el Demandado. Además, existen diferencias sustanciales entre la marca de la Demandante y la página web ligada al nombre de dominio en disputa en tipografía, colores y servicios que se ofrecen, permitiendo evitar la confusión. La resolución de denegación del INAPI relativa a la segunda solicitud de registro de marca presentada por la empresa del Demandando, se encuentra pendiente de recurso ante la Corte Suprema de Chile, las decisiones arbitrales relativas a diversos nombres de dominio con ccTLD “.cl” citadas por la Demandante, se refieren a supuestos en los que sus titulares se dedicaban a la misma actividad que la Demandante no siendo aplicables al caso que nos ocupa, y el procedimiento arbitral relativo al nombre de dominio <uberinmobiliario.cl> se encuentra pendiente de resolución.
Que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ya que: (i) antes de recibir aviso de la controversia, desde el año 2014 y desde el registro del nombre de domino en disputa, éste ha sido utilizado en relación a una oferta de buena fe de servicios inmobiliarios, totalmente desligados de la marca y la actividad de la Demandante; (ii) la marca UBER era prácticamente desconocida en el mercado Chileno en el momento que el Demandado y su empresa iniciaron su actividad; (iii) el Demandado (en calidad de particular o de empresa) ha sido conocido comúnmente por la denominación “uberinmobiliario.com” desde 2014, aun cuando no haya adquirido derechos de marca sobre la misma (se aportan evidencias como noticias de presa, entrevistas televisivas, seminarios y congresos en el sector inmobiliario); y (iv) el Demandado hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca UBER.
Que el nombre de dominio en disputa fue registrado y es utilizado de buena fe. Ninguna resolución relativa a la controversia entre las Partes, ni al nombre de dominio en disputa, determina con carácter definitivo la existencia de mala fe por parte del Demandando, por lo que la Demandante ha de probar la existencia de tal circunstancia. La marca UBERINMOBILIARIO.COM tiene presencia en Chile desde el año 2014, obedeciendo el registro del nombre de dominio en disputa únicamente a la expansión de su empresa, para captar púbico afín a sus servicios y mejorar sus canales de comunicación. El contenido de la página web ligada al nombre de dominio en disputa (muy diferente a la propia de la Demandante), evidencia que no se ha buscado la confusión. No ha existido un objetivo de vender, alquilar o ceder el nombre de dominio en disputa, ni de competir o perturbar la actividad comercial de la Demandante o de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de internet, generando las condiciones para que exista un riesgo de confusión. Las marcas de las Partes han surgido de forma coetánea e independiente en Chile.
El Demandado solicita que se desestime la solicitud de transferencia del nombre de dominio en disputa.
6. Debate y conclusiones
La Demandante ha realizado las alegaciones pertinentes requeridas por la Política y la disputa se encuentra comprendida dentro del alcance de la Política. El Experto tiene autoridad para decidir la controversia examinando los tres elementos establecidos en el párrafo 4 (a) de la Política, tomando en consideración todas las pruebas relevantes, el material aportado y las alegaciones de las Partes, y realizando una investigación independiente limitada bajo los poderes generales del Experto, articulados, inter alia, en el párrafo 10 del Reglamento (véase en este sentido también la sección 4.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Idioma de procedimiento
De conformidad con el párrafo 11(a) del Reglamento, en atención a la petición de la Demandante y las circunstancias del caso, dado que la Demandante se encuentra representada por un despacho de abogados ubicado en Chile y el Demandado se encuentra domiciliado en Chile, la prueba aportada se encuentra en español y la página web a la que se encuentra ligado el nombre de dominio en disputa se encuentra también en lengua española, y, además, dado que el Demandado ha redactado su Contestación a la Demanda en español (aceptando implícitamente la petición de la Demandante), el Experto determina que el idioma de procedimiento sea el español.
B. Identidad o similitud confusa
El distintivo usado como marca por la Demandante para identificarse en el mercado, se reproduce de forma idéntica e íntegra en el nombre de dominio en disputa, añadiendo a continuación el término “inmobiliario” y el dominio genérico de nivel superior (“gTLD”) “.com”, que por su carácter técnico carece de relevancia en el análisis del primer presupuesto de la Política. La marca UBER es directamente reconocible en el nombre de dominio en disputa. Por tanto, en atención a las circunstancias del caso, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante, concurriendo el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política. Véanse en este sentido las secciones 1.7, 1.8 y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
C. Derechos o intereses legítimos
El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En el presente caso, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, por cuanto éste no se encuentra autorizado para el uso ni ostenta ningún derecho en relación a la marca UBER, no existiendo ninguna relación entre las partes. La Demandante ha acreditado además que la empresa del Demandado no ha podido registrar como marca la denominación coincidente con el nombre de dominio en disputa, a pesar de presentar dos solicitudes de registro de marca, que han sido rechazadas por el INAPI (si bien, como acredita el Demandado, la última de estas decisiones se encuentra pendiente de recurso).
El Demandado alega que el mismo y su empresa son conocidos en el mercado desde 2014 por la denominación “uberinmobiliario.com”, que constituye una marca no registrada pero utilizada desde ese año (2014) para ofertar servicios inmobiliarios desligados de la marca y de la actividad de la Demandante, sin intención de aprovecharse de la misma, de forma que la marca del Demandado surgió de forma coetánea e independiente de la marca de la Demandante, comenzando ambas su actividad en Chile en el año 2014.
El Experto nota que nada en el expediente acredita que el Demandado o su empresa operara en el mercado bajo la denominación coincidente con el nombre de dominio en disputa desde el año 2014 ni con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa (y en consecuencia tampoco antes de la llegada de la Demandante a Chile). La documentación aportada por el Demandado acredita su actividad en el sector inmobiliario en fecha anterior al registro del nombre de dominio en disputa, si bien no parece que, con anterioridad al año 2016, esta actividad se llevara a cabo bajo la denominación coincidente con el nombre de dominio en disputa, sino que varios documentos parecen indicar que la denominación “uberinmobiliario.com” hubiera comenzado a utilizarse en algún momento durante el año 2016, posiblemente a partir del registro del nombre de domino en disputa. Así, un artículo aportado por el Demandado fechado el 20 de septiembre de 2016, relativo al “nuevo modelo inmobiliario de auditoría reduce multas y demandas en gastos comunes”, señala que “diversas formas de auditorías han llegado al mercado inmobiliario, una de ellas es UBERINMOBILIARIO.COM, el nuevo servicio hecho a la medida para comunidades en edificios y condominios que requieren auditoría adecuada de sus proveedores (…). El sistema, basado en economía colaborativa inmobiliaria, debuta en 2016”, mientras que otro artículo también aportado por el Demandado fechado el 28 de febrero de 2016 (un par de meses antes del registro del nombre de dominio en disputa), titulado “Generan innovador modelo de ahorro de gastos comunes en Chile”, indica que el Demandado creó un nuevo sistema que reduce los costes de comunidades de propietarios, señalando que el mismo es “el director general de Facility Low Cost, perteneciente al Grupo Facility”, sin contener ninguna referencia a la denominación coincidente con el nombre de dominio en disputa “uberinmobiliario.com”.
Alega también el Demandado que el término “uber” no es un vocablo acuñado por la Demandante, sino que proviene de la preposición alemana “über” con una connotación que denota una característica específica de algo cuya calidad es superior, para referirse a una persona o cosa que supera las normas de su clase, habiendo sido elegido por el Demandado por este significado, de forma independiente de la marca de la Demandante.
El Experto desea aclarar que la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa esté compuesto por palabras incluidas en el diccionario o, como en el presente caso, por una palabra que se aproxima a una preposición incluida en el diccionario alemán o incluso un término en inglés que se utiliza como adverbio o adjetivo, no confiere en sí misma, automáticamente, derechos o intereses legítimos en el Demandado, sino que es preciso, para ello, que el nombre de dominio en disputa sea objeto de un uso genuino que no perjudique los derechos de terceros ni induzca a confusión a los consumidores o usuarios de Internet. Véase en este sentido la sección 2.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. A juicio del Experto, la propia naturaleza del nombre de dominio en disputa, que incluye la marca UBER de la Demandante de forma íntegra e idéntica, añadiendo únicamente el término “inmobiliario”, crea riesgo de confusión y de asociación implícito. Además, la circunstancia de que la Demandante haya diversificado sus servicios en distintas líneas de negocio que identifica mediante marcas que consisten en la denominación “uber” seguida de otros términos (“x”, “xl”, “black”, “kids”, “suv”, “bici”, “wav”, “eats” o “cask”), refuerza la posibilidad de que exista confusión o asociación. De modo que cabría entender que existe algún tipo de asociación entre el nombre de dominio en disputa y la Demandante o su marca UBER, posiblemente relativo a una nueva línea de negocio en el ámbito inmobiliario, a pesar de no ser éste el sector en el que opera hasta ahora la Demandante. Por lo que la confusión o riesgo de asociación se encuentra implícito en el propio nombre de dominio en disputa, al integrar la marca de la Demandante, especialmente a la vista de la composición de la familia de marcas de la Demandante. Véase en este sentido la sección 2.5.1. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto nota que la página web ligada al nombre de dominio en disputa no se asemeja en contenidos ni en aspectos visuales a la propia de la Demandante, utilizando colores y diseño diferentes. Sin embargo, ello no impide que el propio nombre de dominio en disputa pueda generar confusión o asociación con la marca de la Demandante.
Las anteriores circunstancias impiden considerar, a juicio del Experto, que el Demandado haya desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante a los efectos de la Política. El Experto estima, por tanto, cumplido el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.
El estándar de prueba aplicable en relación a este tercer elemento o requisito de la Política es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Demandado alega que su marca surgió de forma independiente (en atención a las connotaciones semánticas del término “uber” por su similitud con el vocablo alemán “über”) y en un momento coetáneo al inicio de la actividad de la Demandante en Chile (en el año 2014), siendo el nombre de dominio en disputa una mera expansión lógica de su empresa como medio de comunicación en Internet, sin ningún ánimo de aprovecharse ni de perjudicar a la Demandante ni a su marca UBER. Sin embargo, el Experto nota que, nada acredita en el expediente que el Demandado o su empresa utilizaran la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa con anterioridad a su registro, siendo, además, el término “uber”, una palabra que no es usual en el idioma del Demandado, sino que proviene de un vocablo extranjero no utilizado en español.
El Experto observa, además, que las pruebas aportadas por la Demandante fechan el inicio de su actividad en Chile en el año 2014, dos años antes al registro del nombre de dominio en disputa, y, si bien, no existen en el expediente evidencias que permitan determinar el grado de conocimiento en Chile de la marca UBER en el momento del registro del nombre de dominio en disputa (en el año 2016), si es posible considerar, a juicio del Experto, que, en un balance de probabilidades, el Demandado podía o debía probablemente conocer la existencia de esta marca cuando procedió al registro. El Experto ha podido comprobar, haciendo uso de los poderes que le otorga la Política y el Reglamento, que la marca UBER tuvo durante el año 2016 fuerte presencia en Internet, así como en los medios de comunicación de Chile, entre otros motivos por la polémica suscitada con el gremio de taxistas de este país, por lo que cabe considerar que esta marca ostentara un cierto grado de conocimiento en el mercado chileno en el momento en el que se registró el nombre de dominio en disputa. Llama particularmente la atención del Experto la circunstancia de que tan solo días antes a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, el 6 de abril de 2016, el ministro de transportes de Chile en aquella fecha hiciera declaraciones relativas al conflicto mostrando su opinión respecto al modelo de negocio de la Demandante, con fuerte repercusión en los medios de comunicación chilenos.
Asimismo, el Experto nota que en artículos aportados por el Demandado se identifican o publicitan los servicios que presta el Demandado como un sistema “basado en economía colaborativa”. El Experto también nota que los servicios que presta la Demandante bajo la marca UBER son un ejemplo de lo que se ha denominado “economía colaborativa”, y, en consecuencia, el Experto considera que la forma en la que se publicitan o informa de los servicios del Demandado sería un ejemplo adicional que reafirma la conclusión de asociación que se crea a través del nombre de dominio en disputa con la marca UBER de la Demandante. También ha notado el Experto, que, por ejemplo, una simple búsqueda en Internet de términos como Uber, “economía colaborativa” y Chile, proporciona entre sus resultados un enlace a un artículo de prensa publicado el 12 de junio de 2016 en “www.latercera.com”, donde bajo el título “El boom de la economía colaborativa en Chile” se recogen las declaraciones del Señor Schaaf, gerente general de Uber Chile, con el siguiente tenor: “Desde nuestra llegada en 2014 ya contamos con más de 260 mil usuarios y 71 mil socios conductores inscritos, de los cuales 21 mil tienen una cuenta activa. Estas cifras nos demuestran que el nuevo concepto de economía colaborativa que plantea Uber es algo que los chilenos no sólo han entendido, sino que han sabido aplicar a su día a día”. Si bien el Experto nota que dicho artículo es posterior en el tiempo al registro del nombre de dominio en disputa, sirve para valorar aproximadamente el ámbito de expansión de la Demandante en Chile (país donde reside el Demandado) y su asociación con el concepto de “economía colaborativa” en un momento próximo al registro del nombre de dominio en disputa.
Por ello, el Experto entiende que, si bien no existen indicios suficientes en el expediente que apunten a que quepa considerar que la marca UBER fuera renombrada en Chile en el momento en el que procedió al registro del nombre de dominio en disputa, en un balance de probabilidades, es probable que el Demandado conociera la existencia de esta marca en el momento en que registró el nombre de dominio en disputa, apuntando a la misma por el beneficio que el uso de esta marca podía suponer como medio para atraer la atención del público. En este sentido, el Experto considera que, si bien no estamos ante un caso típico de ciberocupación, las circunstancias mencionadas apuntan a una intención de aprovechamiento, aunque dicho aprovechamiento sea sutil, de la marca UBER, con una intención de beneficiarse de la fuerza atractiva que el uso de la misma podía generar al tener ésta una cierta presencia en el mercado y en Internet, así como repercusión en los medios de comunicación, en el momento en que se registró el nombre de dominio en disputa.
En el mismo sentido, el Experto observa que, si bien el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado desde su registro de forma continuada en relación a un negocio de servicios inmobiliarios que se identifica en el mercado como perteneciente al Grupo Facility, con indicación de sus datos de contacto, y la página web ligada al nombre de dominio en disputa no alude a ningún servicio relativo a la actividad de la Demandante y muestra un diseño o look and feel que no se asemeja a la página web corporativa de la Demandante, de forma que no se observan indicios que apunten a una intencionalidad de crear explícitamente una confusión con la Demandante o su marca, lo cierto es que la inclusión de forma íntegra de la marca UBER en el nombre de dominio en disputa genera por sí misma un riesgo de confusión o asociación implícito, beneficiándose dicho uso, aunque fuera de manera sutil, de la asociación implícita con la marca UBER (que señalamos anteriormente).
Por ello, en atención a las circunstancias del caso, el Experto entiende que, si bien no se observa una intención de perjudicar de forma directa o expresa a la marca UBER o a la Demandante, en el balance de las probabilidades, es probable que el Demandado haya buscado aprovecharse (sutilmente) del uso de esta marca para aumentar el tráfico de su página web con ánimo de lucro, mediante la creación consciente de un halo de asociación con la Demandante y su marca, lo que el Experto considera que constituye una conducta abusiva o de mala fe a los efectos de la Política.
Es conveniente recordar que los escenarios o circunstancias descritas respecto del registro y uso de un nombre de dominio de mala fe en el párrafo 4(b) de la Política no son exhaustivas sino meramente ilustrativas, por lo que incluso cuando no se hubiere acreditado de forma literal la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el mismo, si las evidencias permiten concluir que el Demandado ha actuado de mala fe a los efectos de la Política, en un balance de probabilidades, porque llevara a cabo una conducta abusiva o perjudicial para la marca de la Demandante, cabe considerar acreditada la concurrencia de mala fe a los efectos de la Política. Véase la sección 3.1, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Todo lo indicado lleva al Experto a concluir que el nombre de dominio en disputa fue registrado y está siendo utilizado de mala fe en el sentido de la Política, estimando cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <uberinmobiliario.com> sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 23 de octubre de 2020