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DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Swatch AG, The Swatch Group AG c. Contact Privacy Inc. Customer 1246046851 / Roberto Casas, Swatch

Caso No. D2020-0704

1. Las Partes

Las Demandantes son Swatch AG y The Swatch Group AG, Suiza, representadas internamente.

El Demandado es Contact Privacy Inc. Customer 1246046851, Canada / Roberto Casas, Swatch, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <swatchmx.com>. El Registrador del nombre de dominio en disputa es Google LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de marzo de 2020. El 24 de marzo de 2020 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de marzo de 2020 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a las Demandantes en fecha 2 de abril de 2020 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a las Demandantes a realizar una enmienda a la Demanda. Las Demandantes presentaron una Demanda enmendada en fecha 7 de abril de 2020.

El Centro envió una comunicación a las Partes el 2 de abril de 2020 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en inglés mientras que el idioma del acuerdo de registro era el español. Las Demandantes presentaron una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el inglés el 6 de abril de 2020. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 9 de abril de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de abril de 2020. La Demandada no presentó una respuesta formal a la Demanda. Entre el 28 de abril de 2020 y el 4 de mayo de 2020, el Centro recibió tres comunicaciones en español, enviadas desde la cuenta de correo electrónico del Demandado. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada el Inicio del Nombramiento del Grupo Administrativo de Expertos el 4 de mayo de 2020.

El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 7 de mayo de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

El Experto decidió que el idioma del procedimiento sea el español. Ver sección 6 A infra.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante The Swatch Group AG y su afiliada la Demandante Swatch AG se especializan en la producción y comercialización de relojes de pulsera, joyas, anteojos de sol, etcétera.

La Demandante The Swatch Group AG tiene una subsidiaria en México, The Swatch Group México, S.A. de C.V., que se encarga de promocionar, distribuir y vender los productos del grupo para el mercado mexicano.

Las Demandantes son propietarias, por sí mismas o a través de empresas subsidiarias, de registros de las marcas SWATCH y SWATCH GROUP en numerosas jurisdicciones incluyendo la Unión Europea, Estados Unidos de América, Japón, China, así como de registros de marca internacional. Entre otros, las Demandantes son titulares de los siguientes registros de marca:

- Marca mexicana SWATCH, Registro No. 331417, fecha de concesión 24 de agosto de 1987, vigente hasta 29 de enero de 2022, protegiendo joyería, piedras preciosas, metales preciosos, etcétera, en las clases 14 y 28;

- Marca mexicana SWATCH, Registro No. 331420, fecha de concesión 24 de agosto de 1987, vigente hasta 29 de enero de 2022, protegiendo diversos productos en las clases 1, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16 y 26;

- Marca de la Unión Europea SWATCH, Registro No. 000226316, fecha de concesión 12 de noviembre de 1998, vigente hasta 15 de abril de 2026, protegiendo diversos productos en la clase 14.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 10 de diciembre de 2019.

El nombre de dominio en disputa no remite a ningún sitio web activo. Aparentemente el nombre de dominio en disputa fue utilizado en un servidor para el envío de correos electrónicos que incluían el logo de The Swatch Group.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las Demandantes sostienen que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a su marca registrada SWATCH. La única diferencia del nombre de dominio en disputa con dicha marca es el agregado del termino geográfico “mx”, que es la abreviatura de “México”. De tal modo, el Demandado intenta que el público crea que se trata de un nombre de dominio legítimo de las Demandantes.

Las Demandantes también alegan que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa ya que ninguna de las circunstancias mencionadas en el párrafo 4(c) de la Política está presente en este caso. En particular, el Demandado no está haciendo un uso leal o legítimo no comercial del nombre de dominio en disputa sin una finalidad de ganancia comercial. Las Demandantes alegan, tal como se demuestra con el correo electrónico que se adjunta en el Anexo F, que el nombre de dominio se ha utilizado en una maniobra de phishing. De tal modo, el Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa para confundir y re-direccionar a terceros a los que se ha confundido, y para denigrar las famosas marcas SWATCH y SWATCH GROUP.

Finalmente, las Demandantes sostienen que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se ha utilizado de mala fe en correos electrónicos de phishing que supuestamente provenían de empleados de The Swatch Group México S.A. de C.V., una compañía afiliada de las Demandantes. Específicamente, un individuo que firmaba como Director de Marcas de The Swatch Group de México, había realizado pedidos de publicaciones en una revista por cuenta de dicha afiliada de las Demandantes. Cuando la revista le reclamó el pago de la correspondiente factura, ese individuo adujo que existía un problema con el pago y que el pago se haría a través de un “Departamento Administrativo”. De tal modo, el Demandado volvió a suplantar la identidad de otra entidad afiliada de las Demandantes.

En suma, el nombre de dominio en disputa no se utilizó en un sitio web activo sino que se empleó en un servidor de correo supuestamente de “Mx” para enviar órdenes fraudulentas por cuenta de las Demandantes, en el marco de una maniobra de phishing. Todo lo cual demuestra que el nombre de dominio en disputa se ha registrado y se usa de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó formalmente a las alegaciones de la Demandante. El Experto nota que el Centro recibió tres correos electrónicos en español. El primero, de fecha 28 de abril de 2020, dice así:

“Buena Tarde,
disculpe la demora en contestar, no había tenido acceso a mi correo. Lamentablemente no domino el idioma Ingles, por lo cual me ha sido un tanto difícil entender de lo que trata sus correos. Sin embargo, a lo poco que he entendido es que requieren que libere el dominio que comentan, y quiero expresarle que estoy en la mejor de las disposiciones para dejarlo libre sin ningún problema, no es un dominio que me interese conservar nunca tuve conocimiento de que se estaba afectado alguien simplemente recibí la oferta de contratar un dominio atraves /SIC/ de un anuncio en la web y gogle /SIC/ me indico que estaba libre y pude usarlo para mis practicas escolares. Pero como le comento no es de mi interés conservarlo mas /SIC/ si esta causando algún problema esta situación. Le ofrezco una gran disculpa, nunca fue mi intención causarle ningún daño a alguien.

Por favor reciba mas mas /SIC/ sinceras disculpas por el inconveniente ocasionado.

Buscare la forma de dejar libre el dominio para no causarle mas inconvenientes y que ustedes puedan hacer el uso.

Gracias por su amable atención, y comprensión.

El segundo correo electrónico, de fecha 3 de mayo de 2020, dice así:

“Buenas noches,
No me es posible conectarme al correo tan seguido, pero según lo que entiendo de su correo anterior debemos enviar el acuerdo?

yo ya dejare libre el dominio, para que puedan utilizarlo.

Gracias.”

El tercer correo electrónico, de fecha 4 de mayo de 2020, dice así:

“Buenas Tardes,

y disculpe, ahora que es lo que debo de hacer? no conozco los procedimientos a realizar.

agradezco su atención.”

6. Debate y conclusiones

A. Cuestión previa: el idioma del procedimiento.

El Experto nota que la Demanda se presentó en inglés, y que el acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa está en español. Las Demandantes han solicitado que el idioma del procedimiento sea el inglés fundadas en que el nombre de dominio en disputa es una copia intencional de su famosa marca SWATCH, por lo que no sería justo ni equitativo exigirles que incurran en costos irrazonables en tiempo y dinero para traducir la demanda a otro idioma. Por otra parte, dicen las Demandantes, su negocio tiene sede principal en Suiza, y operan sus distintas oficinas internacionales en inglés.

Por su parte, el Centro, notando que el acuerdo de registro está en español, invitó a las Partes a pronunciarse sobre la cuestión del idioma del procedimiento. Las Demandantes entonces reiteraron su solicitud para que el procedimiento tenga lugar en inglés y agregaron que en este caso el dominio de nivel superior es “.com”, el cual no es específico del idioma español. El Demandado no contestó formalmente a la Demanda ni se pronunció específicamente sobre la cuestión del idioma del procedimiento. En un correo electrónico en español recibido por el Centro (sin copia a las Demandantes) y que se refiere a la notificación de la Demanda y a un posible acuerdo entre las Partes, el Demandado dijo que no dominaba el idioma inglés por lo que le ha sido un tanto difícil entender las comunicaciones que se le enviaron. Sin embargo, dijo entender que se le requería que libere el nombre de dominio en disputa.

El Experto considera que en este caso no existen circunstancias que aconsejen apartarse de la solución general para la cuestión del idioma del procedimiento, según la cual debe aplicarse el idioma del acuerdo de registro salvo que las Partes pacten otra cosa. El Experto tiene particularmente en cuenta que en los correos en español recibidos en respuesta a las comunicaciones cursadas al Demandado se dice que no se domina el idioma inglés. Por otra parte, las Demandantes acompañan en prueba de sus alegaciones varios correos electrónicos en español, y sin adjuntar traducción de los mismos. Por todo ello, conforme al párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto decide que el idioma del procedimiento sea el español, en el que se dicta esta Decisión.

Dado que el Demandado en las comunicaciones en español de fechas 28 de abril y 3 y 4 de mayo de 2020 no se pronunció sobre la cuestión del idioma, pero parece haber comprendido el objeto de la Demanda puesto que está dispuesto a ceder el nombre de dominio en disputa, no se requiere que las Demandantes traduzcan la Demanda al español.

B. Identidad o similitud confusa

Las Demandantes han proporcionado evidencia satisfactoria de numerosos registros de las marcas SWATCH y SWATCH GROUP en varias jurisdicciones, incluso en México. Ver sección 4 supra. De tal modo, el Experto único considera satisfecho el requisito de que las Demandantes tienen derechos sobre una marca a los fines del párrafo 4(a)(i) de la Política.

Por otra parte, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa incorpora íntegramente la marca SWATCH, a la que se agrega como sufijo la sigla “mx”, que es el código de país de dos letras para México según el estándar internacional ISO 3166-1. Hay consenso entre los grupos de Expertos que aplican la Política que cuando la marca relevante es reconocible en el nombre de dominio en disputa, el agregado de otros términos (ya sea descriptivos, geográficos, peyorativos, sin significado u otros), no impide que se determine que existe similitud confusa de acuerdo al primer elemento de la Política. Ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), sección 1.8.

El Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca SWATCH, sobre la cual tienen derechos las Demandantes.

C. Derechos o intereses legítimos

Las Demandantes refieren que el Demandado básicamente ha utilizado el nombre de dominio en disputa como un servidor de correo, desde el cual envió correos electrónicos a la filial mexicana de la publicación Newsweek en español con el objeto de obtener dinero de forma ilícita. La maniobra empleada por el Demandado consistiría en fingir que se le ha enviado dinero a la mencionada empresa y en pedir devolución del mismo después de mencionar que el envío de dinero se había hecho por error a otro destinatario. Como evidencia de esa alegación las Demandantes acompañan dos correos electrónicos. El primer correo electrónico, de fecha 30 de enero de 2020, proviene de “[...]@swatchmx.com” y está firmado por “Lic. […] – Brand Director” y contiene un logotipo del Swatch Group. El segundo correo electrónico, de fecha 4 de marzo de 2020 proviene de otra dirección de correo electrónico “[...]@swatchmx.com”, y no está firmado.¹

Con los elementos proporcionados en la Demanda, el Experto no puede determinar exactamente cuál fue el propósito del envío de ambos correos electrónicos, como por ejemplo si se trató o no de alguna maniobra ilegal. Sin embargo, el Experto considera que los correos provienen de un servidor que utiliza el nombre de dominio en disputa que consiste en la marca de las Demandantes con el agregado de la abreviatura de “México”, representando que se trata de la filial mexicana de las Demandantes, no siendo ello así. De tal modo, dichos correos electrónicos son prueba suficiente de por lo menos de una tentativa de suplantación de identidad. Está bien establecido por los Expertos que aplican la Política que la suplantación de identidad es en sí misma evidencia de falta de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio empleado en la maniobra. Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.13 (“¿Cómo consideran los expertos los reclamos por actividad ilegal (p.ej. falsificación) en relación con los potenciales derechos o intereses legítimos de un demandado? 2.13. Los expertos han decidido categóricamente que el uso de un nombre de dominio para una actividad ilegal (e.g., la venta de productos falsificados o productos farmacéuticos ilegales, el phishing, la distribución de software malicioso, la piratería informática o acceso sin autorización a una cuenta, la suplantación de identidad, la usurpación de denominación u otros tipos de fraude) nunca pueden conferir derechos o intereses legítimos a un demandado.”)

De tal modo, las Demandantes han conseguido establecer la presunción de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Por su parte, el Demandado no ha presentado explicación alguna de las razones que tuvo para registrar dicho nombre de dominio, o para utilizarlo del modo descripto. No ha contestado formalmente a la Demanda ni tampoco ha brindado la menor explicación en los correos electrónicos que ha enviado al Centro.

De todo lo cual el Experto concluye que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Las Demandantes han demostrado que poseen registros de la marca SWATCH desde varias décadas antes que el nombre de dominio en disputa se registrara en numerosas jurisdicciones, inclusive en México, país de residencia del Demandado a tenor de los registros relevantes de la base de datos WhoIs proporcionados por el Registrador. Por otra parte, las Demandantes han suministrado los correos electrónicos que se enviaron desde el servidor bajo el nombre de dominio en disputa conteniendo el logo del Swatch Group, de lo que se desprende que el Demandado conocía perfectamente a las Demandantes y sus marcas SWATCH y que apuntó precisamente a ellas al registrar el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, como se vio más arriba, el Demandado utilizó en correos electrónicos el nombre de dominio en disputa y el logo del Swatch Group, suplantando la identidad de esa empresa y de su subsidiaria en México con fines poco claros, posiblemente ilegales. En todo caso, el Demandado, al utilizar el nombre de dominio en disputa que consiste en la marca SWATCH unida al sufijo “mx” indujo a confusión a por lo menos un usuario de Internet – un funcionario de cobranzas de una empresa que vendió productos o servicios al Demandado – haciéndole creer que estaba manteniendo correspondencia con un representante de la filial mexicana del Swatch Group, posiblemente para generar una ventaja ilegal. Eso es un uso de mala fe de acuerdo al párrafo 4(b)(iv) de la Política (“iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”), así como un uso que entorpece el negocio de las Demandantes.

Por ello el Experto considera que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se está utilizando de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <swatchmx.com> sea transferido a las Demandantes.

Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 21 de mayo de 2020

¹ El Experto ha omitido los nombres propios incluidos en las direcciones de correo electrónico y en las firmas.