Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Promociones Aéreas S.R.L. c. Nicolás Andrés Benitez
Caso No. D2019-1075
1. Las Partes
La Demandante es Promociones Aéreas S.R.L., Argentina, representada por Berton Moreno Ojam, Argentina.
El Demandado es Nicolás Andrés Benitez, Argentina.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <promosaereas.com>. El registrador del citado nombre de dominio es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de mayo de 2019. El 10 de mayo de 2019 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de mayo el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación en español y en inglés a las Partes el 15 de mayo de 2019 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una traducción de la Demanda en inglés y presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 21 de mayo de 2019. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado en inglés y español, dando comienzo al procedimiento el 23 de mayo de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de junio de 2019. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 14 de junio de 2019.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 25 de junio de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante Promociones Aéreas S.R.L. es una empresa argentina que opera a través de su sitio web “Promos Aéreas”. La sociedad fue constituida en agosto del año 2017.
La Demandante brinda información online de ofertas turísticas, incluyendo, entre otros, información sobre vuelos, alojamientos, experiencias y recomendaciones turísticas. Tal como lo define en su sitio : “en el blog de Promociones Aéreas se publica información sobre oportunidades de pasajes aéreos económicos que lanzan las aerolíneas, agencias de viajes, hoteles o bancos que estén por debajo de la media de las tarifas habituales del mercado”.
La Demandante presentó las solicitudes de marca para los siguientes términos en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina:
- “www.promocionesaereas.com.ar”, solicitada el 10 de mayo de 2018 en clases 39 y 43;
- “www.promosaereas.com.ar”, solicitada 10 de mayo de 2018 en clases 39 y 43;
- PROMOS AEREAS, solicitada el 10 de mayo de 2018 en clases 39 y 43;
- “www.promociones-aereas.com.ar”, solicitada el 30 de mayo de 2018 en clases 39 y 43;
Ninguna de estas solicitudes de marca está concedida al momento de dictar esta decisión.
La Demandante es además titular del nombre de dominio <promociones-aereas.com.ar> registrado el día 8 de abril de 2011. Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio <promosaereas.com.ar> registrado el día 11 de marzo de 2015.
El Demandado registró el Nombre de Dominio en Disputa <promosaereas.com> el día 26 de febrero de 2015.
Bajo el Nombre de Dominio en Disputa se ofrecen servicios similares a los de la Demandante, es decir, información sobre ofertas de pasajes aéreos.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Los argumentos de la Demandante son los siguientes:
La Demandante alega que viene utilizando de forma profusa e ininterrumpida sus marcas “PROMOS AEREAS”, “WWW.PROMOSAEREAS.COM.AR”, “WWW.PROMOCIONESAEREAS.COM.AR” y “WWW.PROMOCIONESAEREAS.COM.AR” desde el año 2010 y ha registrado el nombre dominio “promociones-aereas.com.ar” con fecha 8 de abril de 2011 ante Nic Argentina.
El Nombre de Dominio en Disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos y servicios sobre la que la Demandante tiene derechos.
La Demandante indica que el Nombre de Dominio en Disputa es idéntico a las marcas de la Demandante, dado que el signo PROMOS AEREAS de titularidad de la Demandante, se encuentra completamente incluida dentro del Nombre de Dominio en Disputa, mediante el cual se ofrecen los mismos servicios que los de la Demandante.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio en Disputa:
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio en Disputa <promosaereas.com> (Párrafo 4, inciso b) de la Política), pues resulta de aplicación al sub examine el principio que reza “primero en el tiempo, primero en el derecho”. La Demandante comenzó a utilizar sus marcas en el año 2010, mientras que el Demandado lanzó el 26 de febrero de 2015 su blog imitando al de la Demandante.
La Demandante sostiene que ha comenzado a utilizar sus marcas el 25 de agosto del 2010. Asimismo, la Demandante indica que si bien sus marcas no han sido registradas, sus marcas reúnen los dos requisitos para la configuración de una marca de hecho: un intensivo y prolongado uso y una clientela originada por dicho uso.
Por último, la Demandante alega que sus marcas han adquirido capacidad distintiva.
El Nombre de Dominio en Disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe:
La Demandante establece que el Demandando registró el Nombre de Dominio en Disputa con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante y crear confusión entre los usuarios de Internet.
Asimismo, la Demandante manifiesta que el presente caso se trata de un caso de ciberocupación.
La mala fe del Demandado surge por el hecho deliberado de apropiarse de un bien inmaterial que no le pertenece.
Por último, la Demandante indica que intentó solucionar la presente cuestión mediante el envío de cartas documentos, sin recibir respuesta alguna por parte del Demandado.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio en Disputa respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio en Disputa; y
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe.
A. Idioma del procedimiento
De acuerdo a lo establecido con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
La Demandante solicita que el presente procedimiento sea en español, teniendo en cuenta la identidad, nacionalidad y lugar de residencia de las partes.
Invitado por el Centro a pronunciarse sobre la cuestión, el Demandado guardó silencio.
De acuerdo con dichos antecedentes, el hecho de que el Nombre de Dominio en Disputa se compone de términos en idioma español, y, haciendo uso de la facultad prevista por el párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto considera que se dan en el presente caso razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español. Por lo tanto, el Experto estima que ninguna de las Partes se verá perjudicada por el hecho de que el idioma del procedimiento sea el español. Teniendo en cuenta lo expuesto y en ausencia de respuesta por parte del Demandado a estos efectos, el Experto resuelve que el idioma del procedimiento sea el español.
B. Identidad o similitud confusa; registro y uso de mala fe
La Demandante no tiene marcas registradas, pero invoca la existencia de una marca de hecho en uso desde el año 2010.
De conformidad con la sección 1.3 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) para demostrar la existencia de una marca de hecho bajo la Política, la Demandante debe demostrar que su marca se ha transformado en un signo distintivo el cual los consumidores asocian con sus bienes o servicios. La prueba para demostrar que la marca adquirió reconocimiento incluye, entre otros, factores tales como (i) duración y naturaleza del uso de la marca; (ii) monto de ventas bajo la marca, (iii) naturaleza y extensión de la publicidad realizada bajo la marca, (iv) grado actual de reconocimiento (entre los consumidores, la industria o la prensa, etc.) y (v) encuestas de reconocimiento de la marca de hecho.
Asimismo la citada sinopsis explica que la Demandante debe incluir prueba de las afirmaciones de la existencia de la marca de hecho y que las meras alegaciones sobre el uso de una marca de hecho no alcanzan para probar su existencia. En casos relativos a marcas no registradas formados por términos descriptivos que no tienen capacidad distintiva intrínseca, la carga de la prueba se incrementa para la Demandante.
A la vista del requisito de registro y uso de mala fe que exige la Política, sin perjuicio de que el Experto no concluye en la presente Decisión sobre los derechos que la Demandante podría tener sobre la marca al momento de la presentación de la Demanda (véase la sección 1.1.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0), el Experto considera necesario analizar si el registro del Nombre de Dominio en Disputa fue o no de mala fe. Para probar la mala fe en el registro, dicha marca de hecho debió existir como tal al momento del registro del Nombre de Dominio en Disputa (Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 3.8).
El Experto entiende que de las constancias presentadas por la Demandante no surge que al año 2010 existiera la marca de hecho PROMOS AEREAS.
Este Experto ha consultado fuentes públicas conforme la practica comúnmente aceptada en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 4.8.
Una búsqueda efectuada por este Experto el día 15 de julio de 2019 en el archivo en línea de la “Wayback Machine” (“www.archive.org”) para el sitio web “www.promociones-aereas.com.ar” permite verificar que con fecha 3 de noviembre del 2013, la Demandante no usaba la marca PROMOS AEREAS en el sitio web1 . Recién el 4 de abril de 2014 es posible verificar online que la Demandante comienza a usar la marca PROMOS AEREAS con un logo y diseño que es distinto al que usa actualmente2 .
Ahora bien, este Experto entiende que con tal fecha de comienzo de uso y la cercanía con la fecha de registro del Nombre de Dominio en Disputa (26 de febrero de 2015), no es posible comprobar que la Demandante tuviera, a esa fecha, una marca de hecho instalada en el mercado y conocida ampliamente de forma de poder asumir que el Demandado la conociera.
Por otra parte, una búsqueda en el archivo en línea de la “Wayback Machine” (“www.archive.org”) para el sitio web <promosaereas.com.ar> arrojó el resultado de que el sitio web “promosaereas.com.ar” obtuvo capturas a partir del año 2016, esto es, un año después de que el Demandado registró el Nombre de Dominio en Disputa.
El párrafo 4(a)(iii) de la Política establece que la Demandante debe demostrar que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe y que el mismo está siendo utilizado de mala fe.
Cabe recordar que las afirmaciones aisladas sin base probatoria no son suficiente para considerar que al momento de registro del Nombre de Dominio en Disputa la Demandante tenía una marca de hecho y que, además, esta era lo suficientemente conocida para presumir que el Demandado la conocía y registró el Nombre de Dominio en Disputa teniendo en mente la marca de hecho de la Demandante.
La Demandante se limita a afirmar que su marca adquirió capacidad distintiva, pero no aporta prueba alguna de la intensidad de ese uso al momento del registro del Nombre de Dominio en Disputa, ni se acredita que efectivamente el público consumidor entendía el signo como una marca en esa fecha de registro (Ver Fn Box Ventures Inc. v. Carlos Alberto Ramos Burboa, Caso OMPI No. D2007-0275).
En particular la Demandante acompaña un Anexo 7 el que describe como “Informe con la cantidad de visitas al blog año por año” el cual señala que es un informe de Analytics, consultora de avanzada y Big Data. El Experto ha analizado dicho documento que contiene dos columnas con fechas y cantidad de visitas, y ha podido comprobar que el mismo no indica el nombre de dominio al que se refiere y no tiene referencia alguna a quien lo ha confeccionado.
Por todo lo expuesto, el Experto considera que no está probado que el Demandado conocía a la Demandante y su marca al momento del registro del Nombre de Dominio en Disputa.
La presente Decisión es sin perjuicio de los derechos que la Demandante pueda tener sobre sus marcas en el momento de presentación de la Demanda y sobre los que el Experto no se pronuncia, o lo que decida un tribunal judicial que tenga jurisdicción sobre una eventual controversia entre las partes.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 15 de Julio de 2019
1https://web.archive.org/web/20131103191449/http://www.promociones-aereas.com.ar/