Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Théâtre du Gymnase Marie Bell SAS contre Monsieur Erol Topal

Litige No. D2018-2944

1. Les parties

Le Requérant est la société Théâtre du Gymnase Marie Bell SAS de Paris, France, représenté par Maître Bejarano, France.

Le Défendeur est Monsieur Erol Topal de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Les noms de domaine litigieux <gymnasemariebell.com>, <letheatredugymnase.com>, <theatre‑du‑gymnase.com>, <theatredugymnase.com> et <theatredugymnasemariebell.com> sont enregistrés auprès de 1&1 Internet SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la société Théâtre du Gymnase Marie Bell SAS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 décembre 2018. En date du 27 décembre 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 janvier 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le Défendeur a fait parvenir un courrier électronique accompagné de pièces jointes au Centre le 14 janvier 2019. Le Requérant a déposé une annexe additionnelle à la plainte le 17 janvier 2019.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 18 janvier 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 février 2019. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 16 janvier 2019. En date du 11 février 2019, le Centre notifiait aux Parties le commencement du processus de nomination de la Commission administrative.

En date du 21 février 2019, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société Théâtre du Gymnase Marie Bell SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris depuis le 10 juillet 1958 et dont l’activité consiste en l’exploitation de la salle de spectacle du même nom.

Le Requérant rappelle que le Théâtre du Gymnase Marie Bell est inscrit monument historique depuis le 1er février 1994 et qu’il va bientôt fêter son bicentenaire.

Le Requérant ne fait pas valoir de marque ou nom de domaine enregistré mais considère que le nom “Théâtre du Gymnase” est une marque notoire ou de renommée et bénéficie à ce titre de la protection accordée à ce type de marques selon le code de propriété intellectuelle en France.

Le Défendeur est Monsieur Erol Topal, selon l’Unité d’enregistrement auprès de laquelle une demande a été formulée.

Les noms de domaine litigieux <theatre-du-gymnase.com>, <theatredugymnasemariebell.com>, <gymnasemariebell.com> et <letheatredugymnase.com> ont été enregistrés le 20 août 2018 et le nom de domaine litigieux <theatredugymnase.com> le 14 mai 2004 et renouvelé le 15 mai 2018.

Au jour de la décision, les quatre premiers noms de domaine litigieux pointent vers ce qui semble être le site d’un restaurant de spécialités turques, et le dernier pointe vers ce qui semble être le site officiel du Théâtre du Gymnase, indiquant qu’aucun spectacle ne serait à l’affiche.

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir le transfert des noms de domaine litigieux à son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir en premier lieu que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à la marque “Théâtre du Gymnase” sur laquelle il a des droits.

Le Requérant considère en effet que le nom “Théâtre du Gymnase” est une marque notoire bénéficiant à ce titre de la protection accordée à ce type de marque.

Le Requérant souligne en outre qu’il s’agit également de sa dénomination sociale.

Le Requérant soutient en second lieu que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Le Requérant rapporte que le Défendeur a déposé les noms de domaine litigieux alors qu’il était salarié du Requérant. En outre, alors que le premier nom de domaine enregistré en 2004 par le Défendeur pointait vers le site officiel du Requérant, dès le lendemain du dépôt des quatre autres noms de domaine par le Défendeur, soit le 21 août 2018, des dysfonctionnements sur le site officiel du Requérant ont été constatés. Le Requérant a donc contacté l’Unité d’enregistrement qui l’avait informé que seul le Défendeur pouvait gérer le site, en tant que titulaire des noms de domaine associés.

Le Requérant rappelle avoir finalement licencié le Défendeur par lettre du 25 octobre 2018, suite à cet événement, à son refus de communiquer les codes permettant d’accéder à la gestion du site du Requérant, et à d’autres différends intervenus entre eux.

Le Requérant indique en parallèle avoir adressé au Défendeur des mises en demeure restées infructueuses, dont la dernière le 19 décembre 2018.

Le Requérant allègue en dernier lieu que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine de mauvaise foi.

Le Requérant estime en effet que le Défendeur a sciemment déposé les noms de domaine litigieux à la veille des premiers dysfonctionnements constatés sur le site du Requérant afin d’en obtenir une contrepartie financière.

Le Requérant constate en effet que le Défendeur refuse de lui transférer les noms de domaine litigieux qu’il considère que le Défendeur a illégalement déposés, et qu’il n’a de cesse de perturber le fonctionnement normal de son site, le privant Requérant d’une gestion normale de son site.

B. Défendeur

Le Défendeur a entendu répondre aux allégations du Requérant par mail adressé au Centre le 14 janvier 2019, accompagné de pièces jointes.

Le Défendeur fait valoir qu’il estime être le seul propriétaire des noms de domaine litigieux et qu’il le restera tant qu’il n’aura pas été indemnisé des travaux qu’il a réalisés en dehors du cadre de sa relation salariale avec le Requérant.

Le Défendeur indique qu’une procédure est en cours devant le Conseil de Prud’hommes en France du fait de son licenciement intervenu par lettre du 25 octobre 2018.

Le Défendeur soutient que le Requérant l’a sollicité pour mettre en place un site internet pour la salle de spectacles exploitée par le Requérant, et qu’il a donc fait l’acquisition de plusieurs noms de domaine, qu’il a lui-même payés et dont il a effectué le suivi sans que le Requérant ne lui rembourse ces prestations qu’il présente comme réalisées hors cadre de son contrat de travail.

Le Défendeur allègue que ces prestations ont été réalisées dans l’intérêt de son donneur d’ordre, le Requérant, mais que ses feuilles de salaire ne font apparaitre aucun remboursement à ce titre.

Le Défendeur affirme avoir adressé le 24 août 2018 une facture de 36 000 euros TTC correspondant aux frais relatifs aux noms de domaine litigieux et à la maintenance du site, et produit la photographie d’un courrier daté du 12 septembre 2018 par lequel le Requérant affirme qu’il reconnait devoir cette somme au Défendeur et lui indique qu’elle serait réglée selon un échéancier précis.

Le Défendeur expose n’avoir à ce jour reçu aucun remboursement de ces frais et estime que cela tient au fait qu’il a engagé une procédure à l’encontre du Requérant, pour faire valoir ses droits devant le Conseil de Prud’hommes en France.

Le Défendeur demande en conséquence le rejet des prétentions du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit prouver que :

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits ; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

Sans même avoir à se prononcer sur le point de savoir si la dénomination “Théâtre du Gymnase Marie Bell” est une marque notoire, il convient de noter qu’il est à la fois la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne du Requérant.

La Commission administrative considère ainsi qu’il est constant que le Requérant est titulaire sur la dénomination “Théâtre du Gymnase Marie Bell” de droits antérieurs aux noms de domaine litigieux. Cette dénomination peut être assimilée à des droits de marque non-enregistrée pour l’application des Principes UDRP (voir section 1.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”).

En l’espèce, les noms de domaine litigieux reprennent soit intégralement le nom “Théâtre du Gymnase Marie Bell”, à l’instar du nom de domaine litigieux <theatredugymnasemariebell.com>, soit une partie distinctive du nom “Théâtre du Gymnase Marie Bell”, à savoir “Théâtre du Gymnase” ou “Gymnase Marie Bell”, à l’instar des noms de domaine litigieux <theatre-du-gymnase.com>, <letheatredugymnase.com>, <theatredugymnase.com> et <gymnasemariebell.com>.

De nombreuses décisions ont déjà constaté, sur le fondement des Principes directeurs, que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le Requérant a des droits (voir Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525; Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com, Litige OMPI No. D2002-0615; RapidShare AG, Christian Schmid v. InvisibleRegistration.com, Domain Admin, Litige OMPI No. D2010-1059; Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v. Vladimir Ulyanov, Litige OMPI No. D2011-1474; Swarovski Aktiengesellschaft v. mei xudong, Litige OMPI No. D2013-0150).

La Commission administrative estime donc que les noms de domaine litigieux sont similaires à la dénomination “Théâtre du Gymnase Marie Bell” sur laquelle le Requérant est titulaire de droits antérieurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de démontrer que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Si la charge de la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du Défendeur incombe au Requérant, les Commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (voir Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455). Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption. S’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698).

En l’espèce, la Commission administrative note que c’est alors qu’il était employé par le Requérant que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux, pour la création d’un site internet dans le cadre des activités du Requérant.

Il apparait en outre que le Défendeur n’est pas connu sous les noms de domaine litigieux, ce qui est en revanche le cas du Requérant.

Plus encore, il apparait que quatre des noms de domaine litigieux pointent vers ce qui semble être le site d’un restaurant de spécialités turques, et le dernier pointe vers ce qui semble être le site officiel du Théâtre du Gymnase, indiquant qu’aucun spectacle ne serait à l’affiche alors que des spectacles sont pourtant bien à l’affiche du Théâtre du Gymnase au jour de la décision, à en croire le nouveau site officiel du Requérant, accessible à l’adresse "www.theatredugymnase.paris” et dont le Défendeur fait état dans sa réponse du 14 janvier 2019.

Nonobstant le point de savoir si les frais déboursés par le Défendeur dans le cadre de l’enregistrement des noms de domaine litigieux et pour la maintenance du site internet doivent ou non être remboursés par le Requérant, la Commission administrative considère ainsi qu’est établie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur les noms de domaine litigieux.

Par conséquent, et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) ajoute que “la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui‑ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine,

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent,

(iv) en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

S’agissant de l’enregistrement de mauvaise foi des noms de domaine litigieux, le Défendeur ne conteste pas avoir enregistré les noms de domaine litigieux à la demande du Requérant et pour son compte, afin que ce dernier puisse les exploiter pour son site officiel. Cependant il apparaît que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux sous son seul nom, empêchant ainsi le Requérant de librement exploiter son site officiel.

S’agissant de l’utilisation de mauvaise foi des noms de domaine, il apparait tout d’abord que quatre des noms de domaine litigieux ont été enregistrés à la veille de dysfonctionnements du site du Requérant, à la suite desquels il a été découvert que seul le Défendeur avait accès à la gestion du site et qu’il refusait de communiquer au Requérant les codes permettant cet accès.

En outre, comme indiqué précédemment, ces quatre noms de domaine litigieux pointent vers ce qui semble être le site d’un restaurant de spécialités turques, et le dernier pointe vers ce qui semble être le site officiel du Théâtre du Gymnase, indiquant qu’aucun spectacle ne serait à l’affiche alors que des spectacles sont pourtant bien à l’affiche du Théâtre du Gymnase au jour de la décision, à en croire le nouveau site officiel du Requérant, accessible à l’adresse “www.theatredugymnase.paris” et dont le Défendeur fait état dans sa réponse du 14 janvier 2019.

La Commission administrative note qu’un litige prud’homal est en cours entre le Requérant et le Défendeur, et que les noms de domaine litigieux représentent pour eux un enjeu financier, dès lors que le Défendeur entend se faire rembourser par le Requérant les frais relatifs aux noms de domaine litigieux qu’il ne conteste pas avoir enregistrés à la demande du Requérant.

Il apparaît dans ces circonstances que les noms de domaine litigieux font l’objet d’une rétention par le Défendeur dans le cadre de cette procédure prud’homale.

Sans préjuger des circonstances dans lesquelles le Défendeur a exercé ses fonctions salariales chez le Requérant et celles dans lesquelles il en a été licencié et que seul le Conseil de Prud’hommes aura à apprécier, la Commission administrative considère que l’usage qui est fait des noms de domaine litigieux perturbe les opérations commerciales du Requérant en pointant vers ce qui semble être le site d’un restaurant de spécialités turques ou vers ce qui semble être le site officiel du Théâtre du Gymnase indiquant à tort qu’aucun spectacle ne serait à l’affiche.

La Commission administrative considère donc la mauvaise foi du Défendeur établie s’agissant du strict litige UDRP relatif à l’enregistrement et à l’utilisation des noms de domaine litigieux, sans préjuger de la décision à intervenir du Conseil de Prud’hommes dans le litige opposant par ailleurs le Requérant et le Défendeur sur les circonstances de l’exercice des fonctions et du licenciement de ce dernier.

Par conséquent, et conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <gymnasemariebell.com>, <letheatredugymnase.com>, <theatre-du-gymnase.com>, <theatredugymnase.com, et <theatredugymnasemariebell.com> soient transférés au Requérant, et ce sans préjuger de la décision à intervenir du Conseil de Prud’hommes, notamment sur la question de l’éventuel remboursement par le Requérant au Défendeur des frais associés à l’enregistrement des noms de domaine litigieux.

Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 15 mars 2019