Las Demandantes son Compumarket, SA y D. Alejandro Cabuli Botboll, con domicilio en Madrid, España, representados por CMS Albiñana y Suárez de Lezo, España (en adelante, los “Demandantes”).
Los Demandados son Alberto Calles y PC-ONLINE 2002 S.L., con domicilio en Albolote, España (en adelante, los “Demandados”).
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <compumarket1989.com> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
La entidad registradora del Nombre de Dominio es OVH, SAS (en adelante, “OVH”).
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 16 de marzo de 2010. El 17 de marzo de 2010 el Centro envió a OVH por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 18 de marzo de 2010 OVH envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que PC-ONLINE 2002 S.L. es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, los Demandantes presentaron una modificación a la Demanda el 25 de marzo de 2010. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de marzo de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de abril de 2010. El escrito de Contestación a la Demanda (en adelante, la “Contestación a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 14 de abril de 2010.
El día 3 de mayo de 2010 el Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del grupo administrativo de expertos encargado de resolver en este procedimiento, recibiendo la correspondiente Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El día 17 de mayo de 2010 el Experto remitió a los Demandantes una orden de procedimiento (la “Primera Orden de Procedimiento”), solicitando la aclaración de un punto de la Demanda. El Centro recibió la respuesta a dicha orden el 19 de mayo de 2010.
Atendiendo al hecho que la respuesta a la Primera Orden de Procedimiento planteó al Experto dudas adicionales, el 25 de mayo de 2010 el Centro remitió una segunda orden de procedimiento (la “Segunda Orden de Procedimiento”) en la que se solicitaba de los Demandantes la aclaración de diversos puntos relativos a sus derechos sobre la marca en la que se basa la Demanda así como respecto a su relación. A tal efecto, en dicha orden se invitaba a los Demandantes a remitir sus respuestas hasta el 28 de mayo de 2010, ofreciéndose a los Demandados la posibilidad de presentar observaciones a las respuestas remitidas por los Demandantes hasta el 1 de junio de 2010, y se extendía el plazo para rendir la decisión.
Los Demandantes presentaron su respuesta a la Segunda Orden de Procedimiento el 28 de mayo de 2010. Los Demandados no presentaron observación alguna al respecto.
D. Alejandro Cabuli Botboll es titular de la marca española “CM Compumarket” que sirve para fundamentar la Demanda. Asimismo, el Sr. Cabuli es apoderado de la otra Demandante, la sociedad española Compumarket, S.A. Dicha sociedad opera como mayorista de material informático, distribuyendo asimismo ordenadores cuyos componentes previamente ensambla.
Compumarket S.A. utiliza para el desarrollo de sus actividades la marca denominativa CM COMPUMARKET, registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (nº de inscripción 1963791) en la clase 9 del Nomenclátor Internacional para ordenadores y material informático.
Tal y como se ha indicado con anterioridad, de acuerdo con la información incluida en la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el titular de dicha marca es D. Alejandro Cabuli Botboll. No obstante, atendiendo a la documentación aportada por los Demandantes como consecuencia de la Segunda Orden de Procedimiento, el 26 de diciembre de 2006, D. Alejandro Cabuli, en virtud de un contrato celebrado con Compumarket, S.A. cedió a favor de aquélla la titularidad de la mencionada marca. Sorprendentemente dicha cesión no ha sido notificada hasta el momento a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a fin de que conste públicamente la referida cesión circunstancia de la que el Experto ha tenido conocimiento tras recibir la respuesta a la Segunda Orden de Procedimiento.
De acuerdo con las explicaciones ofrecidas en la Contestación a la Demanda, D. Alberto Calles es empleado de PC-Online 2002, S.L., siendo designado por su empleador para registrar el Nombre de Dominio.
Por su parte, PC-Online 2002, S.L. es una sociedad española cuya actividad se centra en el comercio al por mayor material de oficina, electrónico e informático así como a la prestación de servicio técnicos y de comunicaciones.
El 27 de diciembre de 2006 Compumarket, S.A, PC-Online 2002, S.L. y la sociedad española Royal Capital, S.L. constituyeron la sociedad Compumarket 1989, S.L., estableciendo como objeto social de la misma la venta mayorista o minorista de material electrónico, informático y de ofimática en general. PC-Online 2002, S.L. fue nombrada (y de hecho continúa siendo) administradora única de Compumarket 1989, S.L.
A fin de que Compumarket 1989, S.L. pudiera servirse de la marca CM COMPUMARKET titularidad en aquel momento de Compumarket, S.A. (si bien con posterioridad dicha titularidad fue transferida a D. Alejandro Cabuli Botboll), se celebró un contrato de licencia, permitiendo el uso de dicha marca por parte de la citada sociedad a cambio del pago de una cuota mensual. De acuerdo con las disposiciones de tal contrato, la vigencia de la licencia de la marca se condicionó al pago puntual de las cuotas mensuales por parte de Compumarket 1989, S.L. De hecho, en caso de que se produjera un impago de tres o más de dichas cuotas mensuales, el contrato preveía la posibilidad de que Compumarket, S.A. resolviera inmediatamente tal licencia, cesando el derecho de Compumarket 1989, S.L. a utilizar en modo alguno la marca CM COMPUMARKET.
De acuerdo con la información aportada por las partes, en 2009 Compumarket 1989, S.L. incumplió sus obligaciones de pago a favor de Compumarket, S.A. respecto de diversas cuotas mensuales. De hecho, y para sorpresa del Experto, el 18 de diciembre de 2009 Compumarket 1989, S.L. remitió a Compumarket, S.A. una comunicación por burofax reconociendo el incumplimiento de sus obligaciones de pago derivadas del contrato de licencia de la marca CM COMPUMARKET, confirmando la resolución de dicho contrato e instando, consecuentemente, a Compumarket, S.A. a dejar de facturarle las cuotas mensuales derivadas de dicha licencia.
Sin perjuicio de las dudas que dicha postura puede plantear desde el punto de vista del derecho español (especialmente respecto al artículo 1256 del Código Civil español, en virtud del cual la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes) y de nuevo para sorpresa del Experto, parece que Compumarket, S.A. aceptó la resolución unilateral de Compumarket 1989, S.L. de su contrato de licencia de la marca CM COMPUMARKET. En este sentido, el 1 de febrero de 2010 y el 3 de marzo de 2010 Compumarket, S.A. remitió a PC-Online 2002, S.L. (en su calidad de administrador único de Compumarket 1989, S.L.) sendos requerimientos instándole a que cesara en el uso de la marca CM COMPUMARKET así como del Nombre de Dominio.
El Nombre de Dominio fue registrado por D. Alberto Calles, en nombre de PC-Online 2002, S.L., el 21 de diciembre de 2009.
Desde su registro ha estado conectado a un sitio web en el que se incluye una tienda de equipos y componentes informáticos. De acuerdo con la información incluida en dicho sitio web, Compumarket 1989, S.L. es la entidad que la opera.
Los Demandantes sostienen en la Demanda y en las respuestas a la Primera y Segunda Orden de Procedimiento:
- Que Compumarket, S.A. es licenciataria y ha utilizado durante años la marca CM COMPUMARKET en relación con sus actividades de venta de ordenadores y material informático en España. Dicha sociedad es además titular de los nombres de dominio <compumarket.es> y <compumarket.com.es>;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico gramaticalmente a la marca CM COMPUMARKET de la que Compumarket, S.A. es licencitaria, así como de su propia denominación social y los nombres de dominio <compumarket.es> y <compumarket.com.es>. Entienden en este sentido los Demandantes que la inclusión en el Nombre de Dominio del sufijo “1989” no es relevante ni descarta la identidad entre el mismo y la mencionada marca, denominación social y nombres de dominio;
- Que el 27 de diciembre de 2006 Royal Capital, S.L., Compumarket, S.A. y PC-Online 2002, S.L. constituían la sociedad Compumarket 1989, S.L. y que al día siguiente se celebró un contrato de arrendamiento por el que Compumarket, S.A. arrendaba a Compumarket 1989, S.L. el uso de la marca CM COMPUMARKET durante un periodo de siete años a cambio de un canon mensual. En dicho contrato se incluía una cláusula en virtud de la cual el contrato se entendería automáticamente resuelto en caso de que se produjera el impago por parte de Compumarket 1989, S.L.de tres o más mensualidades del canon de licencia acordado;
- Que el 18 de diciembre de 2009 PC-Online 2002, S.L. remitió a Compumarket, S.A. una comunicación en la que, tras poner de manifiesto el incumplimiento de las obligaciones de pago de Compumarket 1989, S.L. derivadas del contrato de licencia de la marca CM COMPUMARKET, confirmaba la resolución automática de dicho contrato de licencia;
- Que tras constatar que, a pesar de la resolución del contrato de licencia anteriormente referido, Compumarket 1989, S.L. continuaba utilizando la marca CM COMPUMARKET y el Nombre de Dominio, Compumarket, S.A. remitió a PC-Online 2002, S.L. y a Compumarket 1989, S.L. sendos requerimientos fechados el 1 de febrero de 2010 y el 3 de marzo de 2010, instándoles a que cesaran en el mencionado uso. En el caso de PC-Online 2002, S.L. la gravedad de su conducta se ve acrecentada, en opinión de los Demandantes, por el hecho de que, a diferencia de Compumarket 1989, S.L. nunca fue autorizada para usar la citada marca. De este modo, los Demandantes concluyen que los Demandados no ostentan derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio;
- Que el registro del Nombre de Dominio se produjo el 21 de diciembre 2009, fecha en la que el contrato de licencia de marca anteriormente referido ya había quedado resuelto. De este modo, los Demandantes consideran que el incumplimiento de dicho contrato por parte de Compumarket 1989, S.L. – cuyo administrador único era PC On-Line 2002, S.L. – comporta que el registro y la continuación en la explotación de dicha marca por medio del Nombre de Dominio constituyen un registro y uso de mala fe del mismo; y
- Que, atendiendo a lo anterior, el Nombre de Dominio sea transferido a favor de Compumarket, S.A.
Los Demandados sostienen en la Contestación a la Demanda:
- Que Compumarket 1989, S.L. comercia productos informáticos al igual que Compumarket, S.A., si bien esta última no desarrolla actividad alguna por medio de Internet (ya que su página web corporativa está desactivada). De este modo, entienden los Demandados que no hay posibilidad de confusión con los Demandantes por parte de los usuarios de Internet como consecuencia del registro y uso del Nombre de Dominio por parte de los Demandados;
- Que la elección de la denominación social “Compumarket 1989, S.L.” no fue casual sino que respondió a la voluntad de Compumarket, S.A. (socia en un inicio de Compumarket 1989, S.L.) de servirse de dicha sociedad para articular sus actividades de venta de material informático en España. En el mismo sentido, la concesión de una licencia de uso a favor de Compumarket 1989, S.L. de la marca CM COMPUMARKET se enmarcó en el marco del tráfico ordinario de la citada sociedad, marco en el que se produjo el registro del Nombre de Dominio;
- Que no puede aceptarse que el Nombre de Dominio se registrara y utilice de mala fe, dado que el mismo no responde sino a la denominación social de Compumarket 1989, S.L. (de la que PC On-Line 2002, S.L. es socia). De este modo, los Demandados mantienen que el fin del registro y uso del Nombre de Dominio es garantizar la continuidad de la actividad de Compumarket 1989, S.L.; y
- Que, sin perjuicio de lo indicado con anterioridad, los Demandados desean hacer constar que no van a oponerse a que el Nombre de Dominio sea transferido a Compumarket, S.A. pues no está en su ánimo crear más controversia de la necesaria, especialmente teniendo en cuenta la intención de PC On-Line 2002, S.L. de disolver y liquidar Compumarket 1989, S.L. en cuanto sea posible, por lo que no deberían encontrarse problemas para llegar a un acuerdo.
Adicionalmente, cabe señalar que los Demandados no presentaron observaciones a la respuesta de los Demandantes a la Segunda Orden de Procedimiento.
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Reglamento, los Demandantes deben acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de la marca en la que los Demandantes tienen derechos; y
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de los Demandados respecto al Nombre de Dominio; y
(iii) Acreditar que los Demandados han registrado y utilizan de mala fe el Nombre de Dominio.
No obstante, en este procedimiento el análisis de la eventual concurrencia de dichas circunstancias se realizará atendiendo a la voluntad indicada por los Demandados de no oponerse, de modo que no sería preciso un análisis en profundidad de tales circunstancias (habida cuenta precisamente de la falta de oposición de los Demandados para transferir el Nombre de Dominio a Compumarket, S.A.).
De acuerdo con lo indicado en los Antecedentes de Hecho, podría considerarse a Compumarket, S.A. como titular de la marca CM COMPUMARKET en la que se basa la Demanda.
En este sentido, debe recordarse que ni las denominaciones sociales ni los nombres de dominio por sí mismos pueden considerarse como elementos que puedan equipararse al concepto de “marca” previsto en el párrafo 4.a).i) de la Política (en este sentido ver, por ejemplo, Multauto, Gestión de Sanciones de Trafico España, S.A. v. Central de Recursos, Caso OMPI No. D2001-1054; Enmersan Granit Mermer ve Inşaat Taahhut Sanayi ve Ticaret A.S. v. Ibrahim Sahin, Caso OMPI No. D2004-0439; ó 01059 GmbH v. VARTEX Media Marketing GmbH/Stefan Heisig, Caso OMPI No. D2004-0541).
Si se compara el Nombre de Dominio con la marca anteriormente mencionada se puede comprobar que existen las dos siguientes diferencias:
- El Nombre de Dominio se compone de una combinación entre la denominación “Compumarket” y el sufijo “1989”, mientras las marcas titularidad de la Demandante se componen de la combinación entre la palabra “Compumarket” y las siglas “CM”; y
- El Nombre de Dominio incluye el sufijo “.com”.
Estas diferencias, no obstante, no deberían considerarse relevantes hasta el punto de evitar a los efectos de la presente decisión ya que:
- El núcleo distintivo de la marca titularidad de Compumarket, S.A. lo constituye la denominación “Compumarket”, correspondiente las siglas CM una obvia referencia a dicha denominación. De este modo, existe una obvia conexión entre dicha denominación y el Nombre de Dominio. En opinión del Experto, la inclusión en éste del sufijo “1989” no constituye un elemento lo suficiente diferenciador. Por el contrario dicho sufijo debe entenderse como un elemento secundario dentro del Nombre de dominio, sin que evite la potencial confusión entre la marca titularidad de Compumarket, S.A. y el núcleo distintivo del Nombre de Dominio. Esta interpretación es congruente con la adoptada por otros expertos en procedimientos con circunstancias parecidas a las que se dan en el presente (ver, por ejemplo, ISL Marketing AG et al v. J. Y. Chung et al, Caso OMPI No. D2000-0034; The Price Company v. Price Club, Caso OMPI No. D2000-0664; o Microsoft Corporation v. J. Holiday Co., Caso OMPI No. D2000-1493).
- Por otra parte, la inclusión en el Nombre de Dominio del sufijo “.com” se deriva de la actual configuración técnica del sistema de nombres de dominio (DNS), sin que tecnológicamente quepa una reproducción literal de la denominación objeto de registro del Nombre de Dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, las decisiones en New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; en A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172; o Fundación de Ferrocarriles Españoles c. Asoc. Vías Verdes, Caso OMPI No. D2007-1442).
De este modo, el Experto considera que, a efectos de la Política, el Nombre de Dominio es confusamente similar a la marca de la que Compumarket, S.A. es titular y que, consiguientemente, en el presente caso concurre la primera de las condiciones previstas en el párrafo 4.a) de la Política.
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que los Demandados ostentan un derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio.
En concreto tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- Ser conocido corrientemente por la denominación contenida en el Nombre de Dominio, aún cuando no se hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los usuarios de Internet de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca titularidad de Compumarket, S.A. con ánimo de lucro.
En este punto es importante recordar que los Demandados sostienen que ostentan un derecho legítimo sobre el Nombre de Dominio por cuanto que lo registraron con el fin de vincularlo a la normal explotación de sus actividades. Este argumento, no obstante, no parece válido si se tiene en cuenta que el registro del Nombre de Dominio se produjo el 21 de diciembre de 2009, es decir, tres días después de comunicar formalmente a Compumarket, S.A. la resolución del contrato de licencia de la marca en la que precisamente se basa el Nombre de Dominio.
Sin necesidad de entrar un mayor detalle, el Experto considera que una actuación como la descrita impide considerar que los Demandados ostentan cualquier tipo de derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.
Tal y como se ha indicado anteriormente, en este caso el Experto no considera necesario hacer un análisis en profundidad de la concurrencia de esta tercera circunstancia requerida por la Política, atendiendo a la voluntad expresada por los Demandados de no oponerse a la transferencia del Nombre de Dominio a favor de Compumarket, S.A.
No obstante, en relación el registro y uso del Nombre de Dominio, el Experto considera necesario poner de relieve el siguiente par de puntos:
- Por lo que respecta al registro del Nombre de Dominio, cabe insistir en el hecho de que el mismo se produjo apenas tres días después de que los Demandados confirmaran por escrito a los Demandantes la resolución del contrato de licencia que permitía a Compumarket 1989, S.L. el uso de la marca CM COMPUMARKET. Atendiendo a estas circunstancias, parece que al registrar el Nombre de Dominio los Demandados no tan sólo debían ser conscientes de que el mismo se basaba en la citada marca sino que dicho registro, al no estar amparado por la correspondiente autorización de los Demandantes, constituía una obvia infracción de los derechos de aquéllos.
- Por lo que respecta al uso del Nombre de Dominio, el hecho de que el mismo haya estado conectado en todo momento con la tienda en Internet de Compumarket 1989, S.L. (en la que se ofrecen productos que compiten de forma directa con los que Demandantes comercializan en España) conduce al Experto a considerar que se ha producido un uso igualmente de mala fe.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <compumarket1989.com> sea transferido a Compumarket, S.A.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 7 de junio de 2010