WIPO Domain Name Decision: D2008-0874

Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias v. Araz c.b. (Araz Net, S.L.)

La Demandante es el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, con domicilio en Gijón, Asturias, España, representada por UBILIBET, Barcelona, España.

La Demandada es Araz c.b. (Araz Net, S.L.), con domicilio en Gijón, Asturias, España, representada por J & A Garrigues, SLP, Oviedo, Asturias, España.

La demanda tiene por objeto los nombres de dominio <asturies.com> y <asturies.org>.

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de junio de 2008. En esa misma fecha, el Centro envió al registrador a través de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 7 de junio de 2008, GKG.NET, Inc. envió al Centro su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, y proporcionando los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación. Esa comunicación fue confirmada al Centro en fecha de 24 de junio de 2008. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de junio de 2008. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de julio de 2008. La Contestación a la Demanda fue presentada ante el Centro el 16 de julio de 2008.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain, Manuel Moreno-Torres y Albert Agustinoy Guilayn como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el 8 de agosto de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

La Demandante es el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, órgano de la Administración Autonómica de España. Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, los cuales, atendiendo al artículo 2 de la Ley 2/2003, de 17 de marzo, de medios de comunicación social del Principado de Asturias, consisten en la gestión directa de los servicios públicos de radiodifusión y televisión de titularidad de dicha Comunidad Autónoma.

La Demandante es titular de los derechos que el Ordenamiento le confiere sobre las marcas M-2.660.282 ASTURIES (denominativa con gráfico, registrada en Clase 38) y M-2.660.283 ASTURIAS (denominativa con gráfico, registrada en Clase 38). Dichas marcas se registraron con efectos desde fecha 1 de junio de 2006. La Demandante alega ser titular de otras muchas marcas que incorporan el término “Asturias”. Sin embargo, como la Demandante no deja de reconocer, y la Demanda no pierde ocasión de incidir sobre ello y lo prueba, dichas otras marcas no son de la directa titularidad de la Demandante, sino de otras personas jurídicas pertenecientes a la Administración Territorial del Principado de Asturias.

La controversia gira en torno a los nombres de dominio <asturies.com> y <asturies.org>, los cuales fueron registrados, respectivamente, en fecha de 28 de noviembre de 1996 y 11 de noviembre de 1996.

Tales nombres de dominio fueron registrados inicialmente por un ente sin personalidad jurídica que giraba en el tráfico como comunidad de bienes con el nombre de “Araz c.b.”. Sin embargo, es pacífico entre las partes enfrentadas, y específicamente la Demandada lo reconoce, que los nombres de dominio objeto de esta disputa pertenecen y son gestionados por Araz Net, S.L. (constituida el 4 de junio de 1998), que es contra quien, en suma, se dirige la demanda y quien, obviamente, ostenta la legitimación pasiva en este procedimiento.

La Demandada ha venido utilizando los nombres de dominio desde su registro hasta la actualidad para difundir la cultura asturiana, noticias relacionadas con el Principado y, en concreto, para mantener, fomentar y divulgar la lengua asturiana (bable), la cual se habla en aquella zona particular de España.

La Demandada ha recibido del Gobierno del Principado al menos (que se haya probado) cuatro subvenciones o ayudas públicas destinadas a la promoción del asturiano en Internet, en particular, como rezan las resoluciones de la Consejería competente, “con destino a medios de comunicación para la promoción del bable”.

La Demandada ha sido objeto de noticia desde 1997 en diversos periódicos de tirada local, tales como “El Comercio” y “La nueva España”, en los que aparecen entrevistas a los promotores de la Demandada, y noticias generales sobre el tipo de actividad desarrollada por ésta.

Las páginas web correspondientes a los nombres de dominio disputados tienen un promedio de 9.400 visitas al mes (datos de abril de 2003).

La actividad desarrollada por la Demandada ha sido objeto de reconocimiento por profesores de la lengua asturiana.

Que hay que colegir del hecho de que los datos identificativos correspondientes a los nombres de dominio no coincidan, un deseo de ocultación de la verdadera identidad de los titulares de los mismos.

Que es titular de las marcas españolas M-2.660.282 ASTURIES y M-2.660.283 ASTURIAS. Fueron registradas con efectos desde 1 de junio de 2006.

Que el propio Gobierno de Asturias, y otros órganos de gestión de aquella Comunidad Autónoma, son titulares de un número elevado de marcas en las que se incluye el término “Asturias”. La relación completa de tales signos distintivos está referida en el cuerpo del escrito de Demanda, y a ella nos remitimos en aras de la brevedad.

Que, asimismo, el Gobierno de Asturias, del cual la Demandante depende, tiene registrados más de 80 nombres de dominio donde la palabra principal de los mismos es “Asturias”. Se aporta por la Demandante simple listado, no contrastado, de dichos nombres de dominio.

Que aunque el Gobierno de Asturias utiliza para referirse a la institución el grupo de palabras “Principado de Asturias”, es éste un uso legal, estatutario y protocolario, siendo el nombre “Asturias” o “Asturies” la identidad más generalizada a todos los efectos para referirse a esta región de la zona norte de España.

Que la Administración Territorial, en un esfuerzo por recuperar las señas de identidad del pueblo asturiano, ofrece a través de su página web oficial (“www.asturias.es”) diversos servicios todos ellos asociados o referenciados con el nombre “Asturies” o “Asturias”.

Que los nombres de dominio objeto de esta controversia son idénticos o similares hasta el punto de causar confusión con las marcas de las que la Demandante es titular, y que se han enumerado más arriba.

Que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto de aquellos nombres, lo cual hace basar la Demandante en el hecho de que la Demandada no es titular de un derecho de marca sobre el término “Asturies” y que éste no es un término que aparezca en su denominación social.

Que la Demandada registró y está usando los nombres de dominio disputados de mala fe, lo que se pone de manifiesto por el hecho de que la Demandada, estando domiciliada en el Principado de Asturias, tenía forzosamente que conocer de la existencia del Gobierno del Principado, así como de sus entes administrativos; por el hecho de que la Demandada obtiene un lucro derivado de la inserción en la página web de los nombres de dominio de publicidad; y por el hecho de que el uso actual de tales nombres de dominio obstruye la posibilidad de que la Demandante haga un uso legítimo de ellos.

Que no tiene ningún deseo de ocultación o engaño respecto de los datos de su verdadero domicilio, y que el hecho de que aparezcan diferentes direcciones y titulares en los registros de los nombres de dominio obedece al hecho de que en un caso se facilitó los datos del domicilio social y en otro el de la oficina, pero no a ninguna intención de falsificación de identidad.

Que su objeto social consiste en la prestación de servicios integrales en Internet.

Que el término “asturies” es una denominación geográfica que no puede ser opuesta como marca en el marco del procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos entre marcas y nombres de dominio de la ICANN, y que, por tanto, no se da el primero de los requisitos establecidos en la Política.

Que la Demandada sí ostenta intereses legítimos sobre los nombres de dominio, como se pone de manifiesto por el hecho de que ha venido utilizándolos desde su registro en 1996 con el fin de facilitar información de la lengua asturiana y ofrecer noticias e información acerca del Principado de Asturias; que en el momento de comienzo de su andadura tuvieron aproximadamente 4.189 visitas, mientras que en abril de 1993 alcanzaron la media mensual de 9.393; que han empleado recursos humanos desde el comienzo de su actividad; que han recibido subvenciones públicas del Principado de Asturias desde 1998 hasta la actualidad, enmarcadas en el objetivo de promover el bable en los medios de comunicación; que dicha actividad desarrollada por la Demandada ha sido reconocida en artículos doctrinales publicados en revistas especializadas desde 1997 hasta 2007; que también se les ha reconocido públicamente su actividad encaminada a difundir la cultura asturiana en periódicos de difusión regional desde 1999 hasta la actualidad; que también se les ha reconocido por instituciones culturales asturianas su labor. Por lo que, en definitiva, han sido conocidos en el marco territorial de Asturias bajo dichos nombres de dominio.

Que el registro de los nombres de dominio es anterior al de solicitud de las marcas que se oponen de contrario.

Que tampoco hubo un registro ni un uso de los nombres de dominio de mala fe, ya que la Demandada sólo ha procurado cuidar y difundir la lengua asturiana (bable), así como divulgar eventos y noticias reseñables relacionadas con el Principado de Asturias.

Que en atención a todo lo anterior han utilizado los nombres de dominio de forma legítima y de buena fe, sin intención de obstruir a la Demandante su actividad y presencia en Internet, ni de atraer intencionadamente a usuarios, ni de venderlos, alquilarlos o ceder su registro a la Demandante.

A la vista de los argumentos jurídicos y hechos expuestos por las partes, y teniendo en cuenta la Política y el Reglamento, este Grupo de Expertos llega a las siguientes conclusiones.

El primero de los requisitos establecidos en la Política se refiere al hecho de que la parte denominativa del nombre de dominio objeto de controversia sea idéntica o similar hasta el punto de causar confusión con un derecho de marca del que el Demandante sea titular.

En este sentido, este Grupo de Expertos observa que las marcas opuestas por la Demandante, y que verdaderamente deben ser tenidas en consideración en este caso, son la M-2.660.282 ASTURIES (denominativa con gráfico, registrada en Clase 38) y la M-2.660.283 ASTURIAS (denominativa con gráfico, registrada en Clase 38).

Por su parte, la parte denominativa de los nombres de dominio es, en ambos casos, “Asturies”.

Siguiendo la teoría de la intercambiabilidad, adoptada por otras decisiones del Centro en anteriores ocasiones, se puede llegar a la conclusión de que, en efecto, al menos en el caso de la marca M-2.660.282 se produce una identidad como la requerida por el primero de los requisitos establecidos en la Política.

Al darse al menos respecto de una de las marcas este requisito de la “identidad”, el Grupo de Expertos considera que se da la primera de las condiciones establecidas en la Política para la estimación de la demanda.

En lo que respecta al segundo de los requisitos previstos en la Política Uniforme para la estimación de la demanda, es decir, el relativo a que el Demandado carezca de intereses legítimos o derechos sobre los nombres de dominio objeto de la controversia, el Grupo de Expertos ha llegado a las siguientes conclusiones.

Las posturas de las partes han quedado claras, por lo que no es necesario reproducirlas.

Respecto de esta cuestión que analizamos, es del todo necesario referirse a la no menos importante de si se puede registrar como nombre de dominio un identificador que coincida con una denominación o zona geográfica o con un topónimo, y si el hecho de que el Demandado desarrolle una actividad de promoción de dicha zona o lugar, o en nuestro caso, de información cultural relativa a dicha zona o lugar, sin ánimo de desviar internautas o potenciales usuarios de la red, constituye en sí mismo un interés legítimo susceptible de amparo por la Política.

Esta cuestión no es nueva y se suscitó ya en el documento denominado WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions (“WIPO Overview”), el cual puede ser revisado en la dirección URL www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html.

A la vista de este documento la conclusión en un tipo de controversia como la que estamos analizando debe ser la siguiente.

El consenso alcanzado por el Centro, tras las numerosas decisiones que han recaído sobre esta cuestión, es que el Demandado ostenta un interés legítimo si éste utiliza como nombre de dominio una palabra o un término genérico para describir su producto o su negocio, o para generar lucro a partir del uso de esa palabra o término genérico, sin que de esa manera el Demandado esté pretendiendo, o de hecho lo consiga, obtener una ventaja sobre los derechos del Demandante en dicha palabra o término.

Las decisiones más relevantes sobre este debatido asunto, todas ellas unánimes en esta tesis que se sostiene, son las siguientes: Allocation Network GMBH v. Steve Gregory, Caso OMPI No. D2000-0016; Porto Chico Stores, Inc. v. Otavio Zambon, Caso OMPI No. D2000-1270; Asphalt Research Technology, Inc. v. Nacional Press & Publishing, Inc., Caso OMPI No. D2000-1005; Gorstew Limited. v. Worldwidewebsales.com, Caso OMPI No. D2002-0744; o Kur- und Verkehrsverein St. Moritz v. StMoritz.com, Caso OMPI No. D2000-0617, así como las que se citan en esta última decisión.

En el presente caso, es cierto que el Demandante ostenta derechos de marca sobre el vocablo “Asturies” y “Asturias” (para la clase 38 y como marca denominativa con gráfico, no se olvide, es decir, no estrictamente sobre el término, sino sobre éste más un gráfico, cuyo conjunto es lo que protege el derecho de marca conferido; supra se reproducen los números de registro correspondientes).

Pero no lo es menos que las marcas registradas son mixtas (es decir, formadas por una parte denominativa y por una parte gráfica), y que la parte denominativa de las mismas es “Asturies” o “Asturias”, términos éstos coincidentes plenamente con una zona geográfica, un territorio o topónimo de una parte de España. Desde este punto de vista, cada uno de estos términos es ciertamente genérico en el sentido de que se asocia a una franja de terreno o a una zona geográfica o territorial conocida bajo ese nombre. En consecuencia, la parte denominativa de la marca podría ser utilizada por un tercero como nombre de dominio, sin que ello constituya infracción de marca, si el tercero demuestra, o de las circunstancias se puede deducir, que desarrolla una actividad de promoción de buena fe del lugar en cuestión sin ánimo de desviar consumidores o visitantes de otros usuarios de la Red.

A juicio de este Grupo de Expertos, y a la vista de las pruebas documentales obrantes en el caso, y de lo que se ha podido comprobar mediante el acceso a la página web controvertida, lo anterior es precisamente lo que ocurre en el presente caso.

Así, la Demandante ostenta derechos de marca sobre una denominación territorial o geográfica. Además, la Demandada desarrolla una actividad legítima, tal y como dicha entidad ha probado exhaustivamente, a través de la cual promueve el uso de la lengua asturiana, al tiempo que ofrece servicios de información y noticias diversas relacionadas con el Principado de Asturias. Este uso viene produciéndose desde 1997; no ha sido discutido por la Demandante (antes bien lo reconoce en su propio escrito de demanda), y, antes bien, ha sido reconocido públicamente por instituciones culturales y profesores de universidad especializados en la materia. Aparte las páginas web de los nombres de dominio disputados vienen contando con un número aceptable de visitas mensuales, que en abril de 2003 se situaba en 9.393 y en abril de 2004 en 7.778.

Asimismo, en este orden de cosas, llama la atención que, habiendo concedido a la Demandada en diversas ocasiones (al menos se ha probado que en cuatro, mediante Resolución de 8 de julio de 1998 de la Consejería de Cultura; por Resolución de la Consejería de Educación y Cultura de 1 de agosto de 2000; por Resolución de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo de 7 de marzo de 2006, y finalmente, por Resolución de la misma Consejería de fecha 9 de julio de 2007) subvenciones públicas para ayudar en los gastos de gestión de la actividad desarrollada por la Demandada, la Demandante, como parte de la Administración Territorial del Principado que es, reproche en el momento actual el uso de los nombres de dominio y tache de ilegítima su utilización a los efectos de los requisitos establecidos en la Política Uniforme. Tales subvenciones tenían por objeto, como ha quedado acreditado, la promoción del bable en los medios de comunicación, e Internet lo es, y en cuyas resoluciones, en suma, se puede apreciar claramente que el nombre de dominio <asturies.com>, es decir, uno de los controvertidos, aparece en los Boletines Oficiales de la Comunidad Autónoma en cuestión.

También hay que tener en cuenta que el término “Asturies” se identifica con un territorio antes que con una concreta persona, entidad pública o institución.

En estas condiciones, no es procedente, a la luz de la Política y del criterio ya asentado por el Centro en repetidas decisiones antes referenciadas, entender que la Demandada carece de un interés legítimo en los nombres de dominio objeto de la presente disputa, cuando, aparte, no se olvide, viene desarrollando su actividad con años de antelación al momento de la solicitud de registro de las marcas opuestas de adverso, lo que unido al resto de pruebas documentales aportadas por la Demandada y a las que se ha hecho referencia, consolidan la opinión de que ha venido efectuando un uso legítimo de los nombres de dominio.

Y, respecto de los nombres de dominio coincidentes con territorios o zonas o denominaciones geográficas o topónimos, ésta es la consolidada opinión del Centro, vertida a través de numerosas decisiones, entre las que destacamos las siguientes: Grupo Nicolás Mateos, S.L. v. Javier Soler Pico, Caso OMPI No. D2006-1157 (tenía por objeto diversos nombres de dominio en relación con el lugar denominado “Lagoa-do-coehlo”); Empresa Municipal Promoción Madrid S.A. v. Easylink Services Corporation, Caso OMPI No. D2002-1110 (relativa al nombre de dominio <madrid.com>); Gobierno de Asturias v. Dispal Astur, S.A., Caso OMPI No. D2007-1233 (relativa a los nombres de dominio <asturias.com> y <asturias.org>); Gobierno de Asturias v. Diego Miras Silva, Caso OMPI No. D2007-1392 (relativa al nombre de dominio <asturias.biz>); Gobierno de Asturias v. Leonesa Asturiana de Servicios de Red, S.L. /Laser Center/ Juan Alonso López, Caso OMPI No. D2007-1391 (relativa al nombre de dominio <asturias.net>); Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias v. Xose Sbardu/ Xosé Ramón Álvarez, Caso OMPI No. D2008-0673 (relativa al nombre de dominio (<asturies.biz>); Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias v. Arturo Rodríguez Arias, Caso OMPI No. D2008-0826 (relativo al nombre de dominio (<asturies.info>); Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias v. Pablo Iglesias Junco, Caso OMPI No. D2008-0845 (relativo al nombre de dominio <asturies.net >); y Patronat de Turisme Costa Brava Girona v. Daniel Maresma Bosch, Caso OMPI No. D2007-0566 (relativo al nombre de dominio <costabrava.com>).

Por las razones expuestas, entiende el Grupo de Expertos que no se da la segunda de las condiciones establecida en la Política, relativa a la ausencia de un derecho o interés legítimo del Demandado en los nombres de dominio.

No cumpliéndose el segundo de los requisitos establecidos en la Política, no procede entrar al análisis del tercero.

José Carlos Erdozain Experto Presidente
Manuel Moreno-Torres Experto	Albert Agustinoy Guilayn Experto

Fecha: 22 de agosto de 2008