Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Sergio Acosta García v. Mónica Castillo Miranda
Caso No. DMX2005-0007
1. Las Partes
El promovente es Sergio Acosta García representado por Sergio Melesio Palacios Rodriguez, México, con domicilio en México, D.F., México.
La titular es Mónica Castillo Miranda, con domicilio en México, D.F., México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <expresslight.com.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es Network Informacion Center-México.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de noviembre de 2005. En esa misma fecha, el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de noviembre de 2005, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro notificó en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente. Por comunicación electrónica del 14 de noviembre de 2005, el Dr. Sion Zetune Moljo, quien se ostentó como Administrador de la Empresa Ultra Expresslight Medizet, S.A. de C.V., manifestó haber contratado los servicios para el registro del dominio www.expresslight.com.mx a la Sra. Mónica Castillo Miranda, y se realizaron los pagos correspondientes del período 28 de noviembre de 2003 al 27 de noviembre de 2004. Manifestó que al realizar el pago de la anualidad de noviembre de 2004, a noviembre de 2005, NIC México expidió la factura a nombre de su proveedora Mónica Castillo Miranda, quien le cedió los derechos a título gratuito, aduciendo, sin acreditarlo, que obraba en su poder, además que le refacturó a su nombre el pago señalado. Aduce en su comunicación, que el nombre dominio en disputa, legalmente le pertenece, por lo que no debe ponerse en conflicto. El 22 de noviembre del mismo año, el administrador del procedimiento del Centro, le manifestó que la política se incorpora mediante referencia en el acuerdo de registro efectuado entre el titular y NIC México, entidad registradora del nombre dominio. En consecuencia, al registrar el nombre de dominio, el titular acepta igualmente someterse a un procedimiento administrativo obligatorio, en el caso de que un tercero (un promovente), someta una solicitud de un proveedor de servicios de solución de controversias, como el Centro, en relación con un nombre de dominio que el titular haya registrado. Asimismo se le aclara que los datos correspondientes al titular de nombre dominio registrado son los que figuran en la base de datos Whois de NIC México, y de acuerdo con la confirmación escrita que esta entidad envió al Centro, el titular para todos los efectos en este caso es Mónica Castillo Miranda. En este comunicado también se le manifiesta que en cumplimiento de la política de solución de controversias en materia de nombres dominio para .MX, el titular no podrá transferir la titularidad del nombre dominio durante un procedimiento de solución de controversias en materia del nombres dominio para .MX (LDRP) pendiente, iniciado de conformidad con esta política. NIC México se reserva el derecho de cancelar cualquier transferencia.
El 26 de noviembre de 2005 el promovente presentó una modificación a la solicitud. El Centro verificó que la solicitud, junto con la modificación a la misma, cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política”), el Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”). El 28 de noviembre de 2005, el Centro acusó recibo de la modificación. El 8 de diciembre de 2005 el promovente envió la solicitud de empresa por correo electrónico y en papel. El 14 de diciembre de 2005, el Centro le notificó de deficiencias en la solicitud a lo que el promovente dio cumplimiento el 14 de diciembre. El 16 de diciembre de 2005, el promovente notificó al Centro como irregularidad, el hecho de que se hubiere dado de alta nuevamente el nombre dominio en disputa por parte de Mónica Castillo Miranda y el día 20 de diciembre de 2005, el Centro informó al promovente que de acuerdo con la información de NIC México el nombre dominio en disputa se encontraba bloqueado con el fin de impedir la cesión del nombre dominio una vez iniciado el procedimiento.
De conformidad con los Artículos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la solicitud al titular , dando comienzo al procedimiento el 20 de diciembre de 2005. De conformidad con el Artículo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la solicitud se fijó para el 9 de enero de 2006. El titular no contestó a la solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al titular su falta de personación y ausencia de contestación a la solicitud el 11 de enero de 2006.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de enero de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artículo 8 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 1 de febrero de 2006, el Experto informó al Centro, que por circunstancias excepcionales, particularmente el análisis de las pruebas, emitiría su resolución, que inicialmente estaba programada para el día 2 de febrero de 2006, el día 8 del mismo mes y año.
El 6 de febrero de 2006, el Experto recibió del Centro, una comunicación electrónica, acusando recibo al Dr. Zetune de su comunicación de fecha 4 de febrero del mismo año, en la que hace manifestaciones sobre la fecha en que dice haber adquirido el nombre dominio en disputa, 28 de noviembre de 2003, así como el hecho de haber pagado oportunamente las anualidades para preservar el dominio, justificar el carácter de contacto técnico y administrativo de la Srta. Mónica Castillo Miranda, quien intentó ceder los derechos del dominio en disputa, en su favor, lo que fue rechazado por el conflicto que ahora se ventila.
En su comunicado manifiesta que el promovente le solicitó que le otorgara el dominio y le presentó para su firma una carta de cesión de derechos. Sigue manifestando que él constituyó la empresa Ultra Express Light Medizet, S.A. de C.V. antes que el Sr. Acosta constituyera su empresa Operadora Express Light, S.A. de C.V., y considera que se ha hecho mal uso de su nombre de dominio, debido al respaldo que le otorga el registro ante NIC México y los pagos que realizó oportunamente para conservar estos derechos. Adjuntó a su comunicado: 1.- acta constitutiva de Ultra Express Light Medizet, S.A. de C.V.; 2.- Envío de pago de derechos ante NIC México; 3.- Envío de documentos remitidos por el Sr. Sergio Acosta.
4. Antecedentes de Hecho
El promovente es titular en México de diversos registros de marca que incluyen la denominación EXPRESS LIGHT, según se desprende de la lista de registros citados en la solicitud y del análisis de las pruebas certificadas, consistentes en los títulos de los registros, todos ellos se encuentran en vigor y surtiendo sus efectos legales, de acuerdo con la disposición de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que su titular goza del derecho exclusivo de explotación.
Los registros son los siguientes:
Registro No. 872381 EXPRESSLIGHT.NET.MX, clase 44 int.
Fecha de Presentación: Marzo 5, 2004;
Fecha de Primer Uso: Enero 1, 2002;
Registro No. 722004 EXPRESS LIGHT T.D.G…en forma y Diseño, clase 42 int;
Fecha de Presentación: Julio 10, 2001;
Fecha de Primer Uso: Julio 4, 1998;
Registro No. 688188 EXPRESS LIGHT T.D.G…en forma y Diseño, clase 42 int.
Fecha de Presentación: Marzo 1, 2000;
Fecha de Primer Uso: Julio 4, 1998;
Registro No. 852415 EXPRESS LIGHT TDG…en forma y Diseño, clase 05 int;
Fecha de Presentación: Septiembre 3, 2004;
Fecha de Primer Uso: Julio 4, 1998;
Registro No. 857532 NATURALMENTE BY EXPRESS LIGHT y Diseño, clase 5 int;
Fecha de Presentación: Marzo 5, 2004;
Fecha de Primer Uso: Marzo 14, 2003;
Nombre Comercial No. 21659 EXPRESS LIGHT T.D.G…..EN FORMA;
Fecha de Presentación: Diciembre 20, 2000;
Fecha de Primer Uso: Julio 4, 1998.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
1. Que es titular de los registros de marca, señalados en el punto 4 de la presente decisión, los cuales se encuentran en vigor y surtiendo sus efectos legales, según lo acredita con las copias certificadas de los títulos correspondientes, que se adjuntaron como Anexo 3.
2. Que al pretender dar de alta el dominio <expresslight.com.mx> tuvo conocimiento que el mismo estaba ya asignado para promover servicios iguales a los que él presta, relacionados con el control de peso.
3. Que ese nombre dominio se utiliza para prestar vía internet servicios de control de peso proporcionados por una supuesta marca denominada Ultra Express Light Medizet, la cual según investigaciones que realizó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se tramitó bajo el expediente 646220 y fue negado el registro como marca, según consta en el oficio de fecha 29 de abril de 2005, emitido por la Dirección Divisional de Marcas, Subdirección Divisional de Signos Distintivos, Coordinación Departamental de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que adjuntó como Anexo No. 2.
4. Que su marca EXPRESS LIGHT TDG lleva en el mercado más de siete años y con ella se prestan servicios de control de peso y que el público consumidor al consultar la página de internet bajo el nombre de dominio en disputa es inducido a error o confusión en cuanto al prestador del servicio.
B. Titular
El titular no contestó a las alegaciones del promovente.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 19 del Reglamento, el Panel debe emitir la decisión sobre la base de:
- Lo previsto en la Política y el Reglamento.
- De acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De un análisis comparativo de la marca “EXPRESS LIGHT TDG”…. en forma, registrada en distintas clases por el promovente y el nombre dominio en conflicto <expresslight.com.mx>, resulta incuestionable la identidad ente la marca y el nombre dominio, razón por la cual el Panel considera que son similares y grado de confusión y por consecuencia confundibles.
B. Derechos o intereses legítimos
En lo que se refiere a legitimidad del nombre dominio que pudiera corresponder al titular, el Panel observa que:
El titular no dio contestación a la solicitud, por lo que con apoyo en la Política y el Reglamento, se deben tener por aceptados los hechos de la solicitud/de la misma.
El titular carece de interés o derecho respecto del nombre dominio, al no presentar argumentos de defensa.
La ausencia de contestación, dentro del plazo señalado, por parte del titular no permite conocer su versión sobre los derechos legítimos del promovente y sus posibles objeciones respecto a las marcas, propiedad del mismo.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
De las constancias del expediente, se desprende que el nombre dominio se obtuvo de mala fe, toda vez que:
1. No hubo respuesta por parte del titular y por consecuencia no acreditó o legitimó el uso del dominio.
2. La existencia de los registros de marca, propiedad del promovente, algunos de ellos solicitados antes de la fecha de creación del nombre dominio en disputa, el 28 de noviembre de 2003, y el uso de la marca en cuestión desde el 4 de julio de 1998, en el caso de los registros 21659, 722004, 688188 y 852415, el 1 de enero de 2002, el registro 872381 y el 14 de marzo de 2003, el registro 857532 en la prestación de servicios que amparan, permite concluir que la adopción de la denominación Express Light como parte del nombre dominio, motivo de la presente controversia, se hizo con el fin de inducir al público consumidor a error o confusión por tratarse de la misma actividad y orientadas a un mismo sector del mercado y con ello perturbar las actividades comerciales de un competidor.
3. En comunicación de fecha 14 de noviembre de 2005, el Dr. Sion Zetune (que no es parte en el presente procedimiento), manifiesta al administrador del procedimiento, que en noviembre de 2003, contrató los servicios para el registro del dominio en disputa con la Sra. Mónica Castillo Miranda, lo que demuestra que la adopción y registro del dominio se hizo con posterioridad a la fecha en que el promovente empezó a utilizar la marca EXPRESS LIGHT TDG… EN FORMA, así como la fecha en que solicitó los registros, por lo que el registro del dominio se hizo con el propósito de ofrecer servicios iguales a los amparados por los registros de marca, creando con ello, la posibilidad de confusión en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación, promoción de los servicios protegidos con la marca en cuestión
4. Asimismo, la negativa de la solicitud de marca 646220 ULTRA EXPRESS LIGHT MEDIZET y Diseño, solicitada por Ultra Express Light Medizet, S.A. de C.V., para distinguir productos farmacéuticos, substancias dietéticas para uso médico y toda clase de productos médicos y otros productos para uso médico de la clase 5 internacional, por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la existencia del registro 857532 Naturalmente By Express Light y diseño, propiedad del promovente, para distinguir los mismos artículos según consta en el oficio de fecha 29 de abril de 2005, con número de folio 140070 emitido por la Dirección Divisional de Marcas, Subdirección Divisional de Signos Distintivos, Coordinación Departamental de Examen de Marcas, demuestra la similitud en grado de confusión existente entre la marca y el nombre dominio.
5. Por otra parte, en virtud de que el panel amplió la fecha de emisión de su resolución al 8 de febrero de 2006, y el día 6 del mismo mes y año recibió la comunicación del Centro, por virtud de la cual acusaba recibo de la comunicación del Dr. Zetune de fecha 4 de febrero, dirigida al Centro, con sus anexos, el panel consideró, aún y cuando el Dr. Zetune no es parte del procedimiento, y sus argumentos son extemporáneos, el analizarlos para determinar si existió mala fe en el registro del nombre dominio, que dice, solicitó a la titular registrar ante NIC México.
6. Del análisis del acta constitutiva de la empresa Ultra Express Light Medizet, S.A. de C.V., contenida en la escritura número 71135, libro 945, folio 102, por virtud de la cual el Notario Público No. 79 del Estado de México, con residencia en La Paz, Raúl Name Neme, en la Ciudad de Los Reyes La Paz, Edo. de México, el 12 de febrero del año 2004, hace constar el contrato de sociedad anónima de capital variable, en que interviene el Dr. Sion Zetune Moljo y la Sra. Letty Zetune Avalúo. En dicho documento, aparece el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus anexos, asignándole el número 0902839, expediente 200309028939, folio 2B5H15C1, para constituir una S.A. de C.V. bajo la denominación Ultra Express Light Medizet, S.A. de C.V. Este permiso se otorga, señala el documento, sin perjuicio por lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial y se expide con fundamento en los artículos 27, Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Se expide en Tlaltelolco, D.F., el 28 de enero de 2004. Lo firma el Director L. Julio A. Dorantes Hernández, Director General de Asuntos Jurídicos el 6 de febrero de 2004.
7. Del análisis de este documento, el panel concluye que el mismo no le favorece, pues no demuestra que le corresponda un derecho legítimo, sino que se registró el dominio de mala fe, toda vez que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó el 28 de noviembre de 2003, la sociedad se constituyó el 12 de febrero del año 2004 y el permiso de la autoridad competente, Secretaría de Relaciones Exteriores, se comunicó el 28 de enero de 2004 y se firmó el 6 de febrero de 2004, mientras que los registros de las marcas propiedad del promovente, se empezaron a utilizar desde el 4 de julio de 1998, particularmente los registros 21659 Express Light T.D.G….En Forma; 722004 y 688188 y se solicitaron ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el 20 de diciembre de 2000, 10 de julio de 2001, 1º de marzo de 2000, respectivamente; y distinguen servicios prestados a través de clínicas de control de peso, y servicio de compra-venta, de toda clase de alimentos enlatados. Lo anterior, induce a pensar que el haber registrado el nombre dominio en disputa, seis años después de que el promovente empezó a utilizar las marcas, para ofrecer servicios iguales o relacionados con la reducción de peso, se hizo con el fin de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro.
8. Por otra parte, por las razones apuntadas, el hecho de que el Dr. Zetune, haya realizado los pagos a que alude en su comunicado, no le legitima ningún derecho, así como tampoco el documento por virtud del cual Mónica Castillo Miranda, intentó cederle los derechos y que por las razones señaladas en el punto 3 de esta decisión, su inscripción no procedió ante NIC México, siendo ella la titular del nombre dominio.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1.g de la LDRP así como 19 y 20 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio, <expresslight.com.mx> sea transferido al promovente.
Martín Michaus Romero
Experto Único
Fecha: Febrero 8, 2006