WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

Silvio Dudli v. Seelitho AG

Verfahren Nr. DCH�2004-0023

1. Die Parteien

Gesuchsteller ist Dr. med. Silvio Dudli, St. Gallen, vertreten durch Andreas Dudli, St.�Gallen.

Gesuchsgegnerin ist die Seelitho AG, Stachen, vertreten durch RA�Dr.�iur.�J.�Kugler und lic.iur. Christoph Spahr, Bollag, Kugler & Wydler, Arbon.

2. Streitiger Domain-Name

Die Parteien streiten um den Domain-Namen <backstage.ch> (der�“streitige�Domain-Name”), welcher bei der SWITCH, Z�rich (“Registerbetreiberin”), registriert ist.

3. Prozessuales

Das vom Gesuchsteller in deutscher Sprache eingereichte Gesuch um �bertragung des streitigen Domain-Namens ist beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem�“Center”) am 28.�Dezember�2004 per E-Mail und am 3.�Januar�2005 per Post eingegangen. Das Gesuch st�tzt sich auf das Verfahrensreglement f�r Streitbeilegungsverfahren f�r .ch und .li Domain-Namen vom 1.�M�rz�2004 (“Verfahrensreglement”).

Die Registerbetreiberin hat auf Anfrage des Centers am 3.�Januar�2005 best�tigt, dass die Gesuchsgegnerin Halterin des streitigen Domain-Namens ist und dass das Verfahrensreglement auf den streitigen Domain-Namen Anwendung findet. Ausserdem hat die Registerbetreiberin best�tigt, dass der streitige Domain-Name nach Massgabe des Verfahrensreglements blockiert bleibt.

Das Center hat das Gesuch auf �bereinstimmung mit den Formerfordernissen des Verfahrensreglements �berpr�ft und der Gesuchsgegnerin am 6.�Januar�2005 �bermittelt. Die Frist zur Einreichung der Gesuchserwiderung wurde auf den am 26.�Januar�2005 festgelegt.

Am 21.�Januar�2005 ist die Gesuchserwiderung per E-Mail und am 25.�Januar�2005 per Post beim Center eingegangen, welches den Parteien den Erhalt sowie die Bestellung eines Schlichters am 25.�Januar�2005 best�tigt hat. Die Gesuchserwiderung wurde dem Gesuchsteller am 26.�Januar�2005 �bermittelt.

Nachdem die telefonische Schlichtungsverhandlung vom 8.�Februar�2005 nicht zu einem Vergleichsabschluss gef�hrt hat, beantragte der Gesuchsteller am 10.�Februar�2005 die Bestellung eines Experten sowie die Fortsetzung des Verfahrens.

Am 18.�Februar�2005 teilte das Center den Parteien mit, dass f�r das vorliegende Verfahren Michael A.R. Bernasconi zum Experten bestimmt worden sei und dass dieser sein Amt mit einer Annahme- sowie einer Unabh�ngigkeitserkl�rung best�tigt habe.

Am 18.�Februar hat der Gesuchsteller dem Experten den Antrag gestellt, weitere Darlegungen zuzulassen. Diesem Antrag wurde mittels der Verfahrensleitenden Anordnung Nr. 1 am 25.�Februar�2005 unter Ansetzung einer Frist bis zum 7.�M�rz�2005 entsprochen.

Der Gesuchsteller reichte dem Experten seine weiteren Ausf�hrungen am 3.�M�rz�2005 ein. In der Folge wurde der Gesuchsgegnerin bis zum 12.�M�rz�2005 Frist einger�umt, sich zu den erg�nzenden Ausf�hrungen des Gesuchstellers zu �ussern.

Als die Gesuchsgegnerin bis zum 5.�April�2005 keinen erg�nzenden Sachvortrag eingereicht hatte, zeigte das Center den Parteien an, dass die Entscheidung des Experten innerhalb der n�chsten zwei Wochen ergehen w�rde.

Sofort nach Empfang dieser Mitteilung beantragte die Gesuchsgegnerin, es sei ihr die Frist zur Einreichung einer Stellungnahme bis zum 30.�April�2005 wiederherzustellen. Der Experte hat der Gesuchsgegnerin in der Folge eine Frist zur Stellungnahme bis zum 15.�April�2005 gew�hrt.

Die Gesuchsgegnerin �bermittelte ihre erg�nzende Stellungnahme am 13.�April�2005, was das Center am 14.�April�2005 best�tigte.

Das vorliegende Verfahren wird – obwohl die Registrierung des streitigen Domain-Namens in englischer Sprache erfolgte – in der deutschen Sprache gef�hrt. Zum einen ist das Gesuch in deutscher Sprache verfasst worden. Zum andern hat die Gesuchsgegnerin ihren Sitz in der deutschsprachigen Schweiz.

4. Sachverhalt

Der Gesuchsteller unterh�lt einen Gastronomiebetrieb mit Diskothek in St.�Gallen. Gem�ss dem ins Recht gelegten Handelsregisterauszug ist er seit dem 27.�Februar�2003 als Einzelfirma “Backstage S. Dudli” als Betreiber dieses Lokals eingetragen. Der Gesuchsteller macht keine Markenrechte geltend.

Die Gesuchsgegnerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft. Der streitige Domain-Name wurde von ihr am 31.�M�rz�1997 registriert. Unter dem streitigen Domain-Namen wird per Datum dieses Entscheids keine aktive Webseite betrieben.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchsteller

Der Gesuchsteller behauptet aus Namensrecht, subsidi�r aus Firmenrecht, ein besseres Recht am strittigen Domain-Namen zu haben als die Gesuchsgegnerin. Obwohl die Einzelfirma des Gesuchstellers “Backstage S. Dudli” heisse, d�rfe nicht davon ausgegangen werden, dass nur die ganze Bezeichnung als solche gesch�tzt sei. Gesch�tzt sei ebenfalls die von der Einzelfirma verwendete Gesch�ftsbezeichnung. Aus kennzeichenrechtlicher Sicht sei der Begriff “backstage” differenzierend, weshalb dieser zu Gunsten des Gesuchstellers gesch�tzt werden m�sse. Der Gesuchsteller beantragt darum die �bertragung des streitigen Domain-Namens.

B. Gesuchsgegnerin

Die Gesuchsgegnerin argumentiert, dass zwar auch Einzelfirmen in den Genuss des Namens- und Firmenschutzes kommen. Dies gelte aber nur f�r Firmenbezeichnungen insgesamt, im vorliegenden Fall also f�r “Backstage S. Dudli”. Einzelnen Bestandteilen der Bezeichnung einer Einzelfirma eine individuelle Namensfunktion zuzuschreiben sei h�chstens dann m�glich, wenn f�r diesen Bestandteil das hinter der Einzelfirma stehende Rechtssubjekt identifiziert werden k�nne. Die Bezeichnung “backstage” sei aber ein Begriff des allgemeinen Sprachschatzes und stehe mit der Person des Gesuchstellers nicht in Verbindung. Ausserdem sei “backstage” f�r die Firma des Gesuchstellers die Bezeichnung einer �rtlichkeit, der Diskothek “Backstage” und damit im besten Fall eine Enseigne, die den Schutz des Namensrechts nicht geniesse. Die Gesuchsgegnerin beantragt eine Abweisung des Gesuchs.

6. Entscheidungsgr�nde

Gem�ss Paragraph 24 (a) des Verfahrensreglements hat der Experte �ber das Gesuch auf L�schung oder �bertragung eines Domain-Namens aufgrund der Vorbringen beider Parteien und der eingereichten Schriftst�cke und unter Beachtung des Verfahrensreglements zu entscheiden.

Der Experte gibt dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht (Paragraph�24 (c) des Verfahrensreglements).

Eine solche Verletzung liegt gem�ss Paragraph 24 (d) insbesondere dann vor, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgr�nde schl�ssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die �bertragung oder L�schung des Domain-Namens rechtfertigt.

A. Der Gesuchsteller kann sich bez�glich des Begriffs “backstage” nicht auf die Verletzung eines Kennzeichenrechts berufen

Der Gesuchsteller leitet sein am strittigen Domain-Namen behauptetes Recht in erster Linie aus Namensrecht (Art. 29 Abs. 2 ZGB) ab und st�tzt sich alternativ auf das Firmenrecht (Art. 956 OR). Markenrechte macht der Gesuchsteller nicht geltend.

1.� Firmenrecht

Wie aus dem ins Recht gelegten Handelsregisterauszug hervorgeht, betreibt der Gesuchsteller das Lokal “Backstage” als Einzelfirma unter dem Namen “Backstage�S.�Dudli”. Damit entspricht die Firmenbezeichnung des Gesuchstellers den gesetzlichen Vorschriften von Art. 945 OR, geh�rt zum wesentlichen Bestandteil der Bezeichnung einer Einzelfirma doch zwingend der Familienname des Inhabers.

Gem�ss Art. 956 Abs. 1 OR kommen auch die im Handelsregister eingetragenen und im SHAB ver�ffentlichten Einzelfirmen in den Genuss des Firmenschutzes. Der Gesuchsteller geht jedoch fehl, wenn er daraus f�r sich ein ausschliessliches Recht am Begriff “backstage” ableiten will. Der Firmenschutz des Gesuchstellers bezieht sich auf seine Firma “Backstage S. Dudli” und es w�re einem Dritten im Rechtsverkehr nach Massgabe von Art. 956 OR einzig nicht gestattet, eine Firma zu f�hren, die sich von dieser nicht gen�gend unterscheidet.

Der kennzeichnungskr�ftige Teil der Firma des Gesuchstellers ist jedoch der Bestandteil “S. Dudli”. Der Begriff “backstage” ist eine beschreibende Bezeichnung in englischer Sprache f�r Aktivit�ten hinter einer B�hne oder einer Kulisse. Damit ist an sich bereits erstellt, dass der Gesuchsteller an der Bezeichnung “backstage” kein absolutes Firmenrecht geltend machen kann und dass damit auch keine offensichtliche Verwechslungsgefahr zwischen der Firma des Gesuchstellers und dem streitigen Domain-Namen besteht.

Abgesehen von der grunds�tzlichen Frage, ob sich ein beschreibender Begriff wie “backstage” firmenrechtlich �berhaupt monopolisieren l�sst, hat der Gesuchsteller auch in keiner Weise glaubhaft gemacht, dass es sich beim Begriff “backstage” um einen (auf dem gesamten Gebiet der Schweiz) durchgesetzten, unterscheidungskr�ftigen Begriff handelt, der im Rechtsverkehr zwingend mit dem Gesuchsteller assoziiert wird. Eine solche Verkehrsdurchsetzung w�rde voraussetzen, dass das Zeichen aufgrund eines intensiven Gebrauchs von einem erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise als Tr�ger eines bestimmten Unternehmens aufgefasst wird (vgl.�dazu�Hilti, SIWR III (1996), 312). Nachdem der Gesuchsteller diesbez�glich keine Beweismittel vorbringt sondern es bei einfachen Behauptungen bewenden l�sst, bleibt die Bezeichnung “backstage” hinsichtlich des vorliegenden Verfahrens eine gemeinfreie Bezeichnung, deren Verwendung nach allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grunds�tzen jedem Rechtstr�ger zur Verf�gung steht (siehe�dazu auch BGE 117 II 201).

Dass der Teil “S.�Dudli” des Firmennamens des Unternehmens des Gesuchstellers, wie dieser ausf�hrt, im Rechtsverkehr angeblich nicht von Bedeutung sei, �ndert an den oben ausgef�hrten Ausf�hrungen nichts. Tritt der Gesuchsteller mit seiner Firma auf dem Markt einzig unter der Bezeichnung “Backstage” in Erscheinung, bezeichnet er seine Firma also nach aussen nicht, wie dies vom Gesetz vorgesehen ist, vollst�ndig, kann er f�r sich aus einem solchen Verhalten allein – ohne die Glaubhaftmachung der entsprechenden (langj�hrigen) Durchsetzung – aus Firmenrecht nichts ableiten, was seiner Position dienlich w�re.

2.� Namensrecht

Damit stellt sich noch die Frage einer unbefugten Namensanmassung durch die Gesuchstellerin im Sinne von Art. 29 Abs. 2 ZGB, die bekanntlich strukturell mit der Firmenvorschrift des Art. 956 Abs. 2 OR �bereinstimmt.

Voraussetzung einer unbefugten Namensanmassung ist gem�ss Bundesgericht, dass rechtlich sch�tzenswerte Interessen des betroffenen Namenstr�gers beeintr�chtigt werden, was wiederum eine Verwechslungsgefahr erfordert (BGE 116 II 469). Eine vollst�ndige �bereinstimmung der Namen ist dazu zwar nicht vorausgesetzt; die Anmassung eines Namens ist auch im Verwenden �hnlicher Zeichen m�glich (BGE�116 II 469).

Wie bereits oben ausgef�hrt wurde, steht beim (Firmen)Namen des Gesuchstellers aber der Ausdruck “S. Dudli” im Vordergrund und der Gesuchsteller hat nicht dargelegt, wie der Begriff “backstage” als durchgesetzte Bezeichnung zu betrachten ist. Allein aus dem vom Gesuchsteller behaupteten Umstand, dass sich G�ste des Lokals “Backstage” unter Nennung dieses Wortes auf die Firma des Gesuchstellers beziehen, gen�gt f�r sich nicht. Ohne einen rechtserzeugenden Namensgebrauch kann der Gesuchsteller f�r die von Haus aus nicht gesch�tzte Bezeichnung “backstage” f�r sich kein absolutes Recht herleiten (vgl. dazu B�hler, Basler Kommentar, Art. 29 ZGB N. 16).

Vor diesem Hintergrund beh�lt im vorliegenden Verfahren das Priorit�tsprinzip seine Geltung. Die Gesuchsgegnerin hat den streitigen Domain-Namen zuerst registriert und ist in ihrer Rechtsposition zu sch�tzen. Dieser Schluss stimmt im Ergebnis auch mit dem wegweisenden Entscheid BGE 126 III 239 �berein. Darin hat das Bundesgericht festgehalten, dass ein Erstanmelder eines Domain-Namens bez�glich eines freihaltebed�rftigen (geographischen) Namens nur dann nicht in den Genuss des Priorit�tsprinzips kommen soll, wenn eine gemeinfreie Bezeichnung durch langen Gebrauch zum Individualzeichen geworden ist und eine Verwechslungsgefahr geschaffen wird, welcher nicht mit geeigneten Zus�tzen oder auf andere Weise begegnet werden k�nne. Diese beiden Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall, wie ausgef�hrt wurde, nicht erf�llt.

B. Lauterkeitsrechtliche Erw�gungen

1.� Liegt eine Verletzung des UWG vor?

Verletzt die Gesuchsgegnerin mit dem Domain-Namen kein Kennzeichenrecht, findet der Gesuchsteller bei seinem Antrag auf �bertragung des streitigen Domain-Namens auch keine Rechtsgrundlage im Lauterkeitsrecht, denn bekanntlich beurteilt sich die Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht nach den gleichen Kriterien wie im Lauterkeitsrecht (BGE 117 II 201, 116 II 370). Zu Recht st�tzt der Gesuchsteller seinen Antrag darum nicht auf eine Verletzung des UWG.

2.� Zum Nichtgebrauch des streitigen Domain-Namens

Der Gesuchsteller st�sst sich daran, dass die Gesuchstellerin den streitigen Domain-Namen seit Jahren registriert hat und nicht betreibt.

Dazu ist zun�chst festzustellen, dass dem Experten keine Gesetzesbestimmung bekannt ist, wonach f�r einen Domain-Namen eine allgemeine Gebrauchspflicht besteht. Eine solche liesse sich h�chstens aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ableiten, was aber aus zwei Gr�nden im vorliegenden Verfahren nicht in Frage kommt.

Zum einen liegen dem Experten keinerlei Hinweise auf ein b�sgl�ubiges Verhalten der Gesuchsgegnerin vor. Der streitige Domain-Name wurde bereits im Jahr�1997 registriert, also rund 6 Jahre, bevor der Gesuchsteller seine Firma im Handelsregister eingetragen hat. Dabei spielt es auch keine Rolle, dass das Lokal “Backstage” nach Ausf�hrungen des Gesuchstellers bereits im Jahre�1996 begr�ndet wurde, denn beim streitigen Domain-Namen handelt es sich im Wesentlichen um eine beschreibende Bezeichnung. Die Registrierung erfolgte – der Gesuchsteller hat nichts anderes bewiesen – damit nicht erkennbar zu Lasten eines Dritten und kann nicht per se als unlauter angesehen werden (vgl. dazu BGE 126 III 239). �berdies hat der Experte auch keinen Grund zur Annahme, dass die Gesuchsgegnerin den streitigen Domain-Namen in der Absicht erworben h�tte, diesen an einen (an sich am Namen berechtigten) Dritten zu verkaufen oder sich durch die Registrierung anderweitig unzul�ssige Vorteile zu verschaffen.

Zum andern ist der Experte der Auffassung, dass dieses Verfahren, in welchem gem�ss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements �ber das Vorliegen einer klaren Verletzung von Kennzeichenrechten entschieden werden soll, nicht das geeignete Forum ist, um �ber diese Frage zu entscheiden.

7. Entscheidung

Das Gesuch, den strittigen Domain-Namen <backstage.ch> auf den Gesuchsteller Silvio Dudli zu �bertragen, wird gest�tzt auf Paragraph 24 des Verfahrensreglements abgewiesen. Der Gesuchsgegnerin werden – wie dies gem�ss Paragraph 11 des Verfahrensreglements vorgesehen ist – keine Parteikosten zugesprochen.

Michael A.R. Bernasconi
Experte

Datum: 3.�Mai�2005