WIPO Arbitration and Mediation Center

ENTSCHEIDUNG DES EXPERTEN

The Toro Company v. Toro User Club

Verfahren DCH2004-0014

1. Parteien

Gesuchstellerin in diesem Verfahren ist The Toro Company, Bloomington, MN, U.S.A („Gesuchstellerin“). Der bevollm�chtigte Vertreter der Gesuchstellerin im gegenst�ndlichen Verfahren ist Rechtsanwalt Dr. Nicolas Passadelis, Z�rich, Schweiz.

Der Gesuchsgegner im gegenst�ndlichen Verfahren ist Toro User Club c/o Marc Ihringer („Gesuchsgegner“), H�uslenen, Schweiz.

2. Streitiger Domainname und Domainvergabestelle

Der streitige Domainname ist <toro.ch> („Domainname“), registriert bei Switch („Domainvergabestelle“), Z�rich, Schweiz.

3. Prozessgeschichte

Am 2.�August�2004 wurde per E-Mail beim World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center („Center“) ein Gesuch („Gesuch“) in deutscher Sprache eingereicht. Am 3. August folgte dieses in Papierform. Dies geschah in �bereinstimmung mit dem Verfahrensreglement f�r Streitbeilegungsverfahren f�r .ch und .li Domain-Namen („Verfahrensreglement“).

Ebenfalls am 3.�August�2004 fragte das Center entsprechend Paragraph 14 des Verfahrensreglements bei der Domainvergabestelle um eine Registrierungsbest�tigung an. Mit Antwort des selben Datums best�tigte diese, dass der Domainname bei ihr registriert und der bezeichnete Gesuchsgegner im aktuellen Verfahren Inhaber des Domainnamens sei, und das Verfahrensreglement auf diesen Domainname anwendbar ist.

In der Folge wurde mit Schreiben gleichen Datums dem Gesuchsgegner das Gesuch zugestellt und die Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens im Sinne des Verfahrensreglements mitgeteilt („Gesuchsmitteilung“). Die Frist zur Einreichung einer Gesuchserwiderung wurde dem Gesuchsgegner gem�ss Paragraph 15(d) des Verfahrensreglements auf den 23.�August�2004 angesetzt.

Im Rahmen der Gesuchsmitteilung an den Gesuchsgegner ordnete das Center angesichts der Eingabe des Gesuchs in deutscher Sprache und der Ans�ssigkeit des Gesuchsgegners in der deutschsprachigen Schweiz - trotz Registrierung des Domainnamens in englischer Sprache - an, das Streitbeilegungsverfahren auf Deutsch durchzuf�hren. Diesem Entscheid ist in Anbetracht obiger Erw�gungen und vor dem Hintergrund, dass s�mtliche Korrespondenz zwischen den Parteien und dem Center in der deutschen Sprache gef�hrt wurde, zu folgen.

Mit Eingabe (in Papierform) vom 16.�August�2004 sandte der Gesuchsgegner das ihm vom Center �bermittelte Verfahrensdossier an dieses zur�ck, ohne sich materiell zum Gesuch oder bez�glich seiner Bereitschaft zu einer Schlichtungsverhandlung zu �ussern. Mit E-Mail vom 19.�August�2004 best�tigte das Center den Eingang des gesuchsgegnerischen Schreibens und forderte ihn gleichzeitig auf, dem Center sowie dem Vertreter der Gesuchstellerin eine elektronische Kopie desselben per E-Mail zuzusenden. Diesem Ersuchen kam der Gesuchsgegner mit E-Mail vom 29.�August�2004 nach.

Innerhalb angesetzter Frist reichte der Gesuchsgegner im �brigen weder eine Gesuchserwiderung ein noch �usserte er sich in anderer Form bez�glich der Durchf�hrung einer Schlichtungsverhandlung im Sinne von Paragraph 15(a) des Verfahrensreglements.

Am 29.�August�2004 bestellte das Center einen Schlichter. Der Schlichter entschied, dass die Schlichtungsverhandlung am 7. September 2004 um 14.00 Uhr stattfindet werde. Der Gesuchsgegner reagierte jedoch nicht auf diese Einladung und retournierte per Post s�mtliche Dokumente an das Center, ohne sich gegen�ber der Gesuchstellerin zu �ussern.. Der Schlichter erkl�rte unter diesen Umst�nden am 10.�September�2004 die Schlichtung als gescheitert und beendigt.

Mit Schreiben vom 1.�September�2004 reichte die Gesuchstellerin eine Erg�nzung des Gesuches vom 2.�August�2004 ein, in welchem sie zu einem E-Mail von Urs Ihringer, ehemaliger Gesch�ftsf�hrer und Inhaber der Altor AG in Liquidation, vom 12.�August�2004 und zur Eingabe des Gesuchsgegners vom 16.�August�2004 Stellung nahm.

Gem�ss den S�umnisfolgen von Paragraph 23(a) des Verfahrensreglements entscheidet der Experte anhand der Akten, welche bis zum Ablauf der jeweils gesetzten Fristen eingegangen sind. Die Beachtung von nach Ablauf der Frist eingegangenen Vorbringen der Parteien liegt nach gefestigter Praxis in UDRP-Entscheiden und gem�ss Paragraph 23(a) des Verfahrensreglements e contrario im Ermessen des Experten. Im konkreten Fall wird auf die obige Eingabe soweit eingegangen, als es allenfalls f�r die Entscheidfindung von Interesse ist. In Anbetracht fehlender erheblicher neuer Vorbringen wird auf eine Einladung zur Stellungnahme des Gesuchsgegners verzichtet.

Angesichts der fehlenden Bereitschaft des Gesuchsgegners zu einer Schlichtungsverhandlung beantragte die Gesuchstellerin mit Eingabe vom 10.�September�2004, das Verfahren gem�ss Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortzusetzen.

Am 16.�September�2004 lud das Center den Unterzeichneten deshalb ein, als Experte in diesem Verfahren mitzuwirken, welche Einladung mit �bermittlung der Annahmeerkl�rung und Erkl�rung der Unbefangenheit vom 20.�September�2004 ordnungsgem�ss entgegengenommen wurde.

In der Folge informierte das Center die Parteien gleichentags �ber die Bestellung des Experten und setzte das voraussichtliche Entscheidungsdatum auf den 4.�Oktober�2004 fest.

4. Sachverhalt

Die folgenden Fakten und Aussagen sind dem Gesuch, der Erg�nzung des Gesuchs, der Eingabe des Gesuchsgegners sowie deren Anlagen zu entnehmen.

Die Gesuchstellerin ist eigenen Angaben zufolge einer der weltweit bedeutendsten Hersteller und Vertreiber von Landschafts- und Gartenpflegeprodukten f�r private und professionelle Nutzer mit einem weltweiten Umsatz von knapp USD 1.5 Mia. Die Gesch�ftsbezeichnung „Toro“ verwendet die Gesuchstellerin seit ihrer Gr�ndung im Jahre 1913. Das Firmenlogo „Toro“ wird in den USA seit 1972 als Common Law Trademark gebraucht und wurde seit der M�glichkeit zur Registrierung im Jahre 1987 als Marke registriert. Die Gesuchstellerin ist weltweit Inhaberin zahlreicher Wort- und Wortbildmarken in einer Vielzahl von Jurisdiktionen, unter anderem seit dem 6.�August�1988 auch in der Schweiz. Sie ist im weiteren Inhaberin zahlreicher Domainnamen, welche aus der Bezeichnung „Toro“ bestehen oder diese beinhalten.

Vom Gesuchsgegner ist lediglich bekannt, dass es sich um (eine lose Verbindung von) ca. 130 Besitzern alter Toro Maschinen handelt, welche seit 1995 untereinander den Kontakt pflegen und sich mit Ersatzteilen aushelfen. Unterst�tzt wurde die Verbindung bei Bedarf von der Firma Altor AG (recte: Altor AG in Liquidation).

Der streitgegenst�ndliche Domainname wurde am 2.�September�1997 auf den Namen der Altor AG bzw. Altdorfer Maschinen AG registriert und von dieser am 18.�Juli�2003 auf den jetzigen Gesuchsgegner �bertragen.

Derzeit ist unter dem Domainnamen <toro.ch> keine aktive Webseite zu finden.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin macht geltend, die Registrierung und/oder die Verwendung des streitgegenst�ndlichen Domainnamens durch den Gesuchsgegner verletze nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins ihr Kennzeichenrecht. Sie beantragt deshalb, den Domainnamen auf die Gesuchstellerin zu �bertragen.

B. Gesuchsgegner

Wie bereits oben dargelegt, hat sich der Gesuchsgegner nicht, wie von Paragraph 14 des Verfahrensreglements verlangt, in ausreichender Form zur Sache ge�ussert und auch bez�glich der Schlichtungsverhandlung im Sinne von Paragraph 15(d) keine Position bezogen. Er macht einzig geltend, er k�nne den diesem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalt nicht beurteilen. Im weiteren �ussert er sein Befremden �ber die Zustellung von angeblich vertraulichen Unterlagen durch das Center.

6. Entscheidgr�nde

Gem�ss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte �ber das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und der eingereichten Schriftst�cke zu entscheiden.

Der Experte gibt dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder die Verwendung des Domainnamens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das der Gesuchstellerin nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht (Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements). Eine solche Verletzung liegt insbesondere dann vor, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgr�nde schl�ssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die �bertragung oder L�schung des Domainnamens rechtfertigt.

A. Die Gesuchstellerin hat ein Recht am geltend gemachten Kennzeichen nach schweizerischem Recht

Wie bereits oben ausgef�hrt, ist die Gesuchstellerin, neben einer Vielzahl von Marken in weiteren Jurisdiktionen, auch in der Schweiz Inhaberin der Marke „Toro“, registriert am 6.�August�1988 (Marken-Nr. 366181).

Entsprechend hat die Gesuchstellerin den Nachweis gem�ss Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements ausreichend erbracht.

B. Die Registrierung oder die Verwendung des Domainnamens ist eine klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin

Der streitgegenst�ndliche Domainname lautet <toro.ch>. Die Gesuchstellerin ist die Inhaberin der Marke „Toro“ in der Schweiz. Vor diesem Hintergrund besteht kein Zweifel daran, dass der Domainname mit der Marke der Gesuchstellerin identisch ist. Die UDRP-Rechtsprechung h�lt einheitlich fest, dass der Zusatz eines ccTLD nicht ausreicht, sich von einem andernfalls gleichnamigen Kennzeichen abzuheben.

Das Schweizerische Bundesgericht hat in seinem Leitentscheid festgehalten, dass Domainnamen in ihrer Funktion die dahinter stehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen identifizieren und deshalb vergleichbar seien mit Personennamen, Firmen oder Marken (vgl. BGE 126 III 239, 244, mit weiteren Literaturhinweisen). Diese Kennzeichenfunktion von Domainnamen habe zur Folge, dass diese gegen�ber absolut gesch�tzten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten h�tten (BGE 126 III 239, 244 f.).

Ob diese Voraussetzungen, wie dies in einem fr�heren Entscheid festgehalten wurde (vgl. Feldschl�sschen Getr�nke Holding AG v. John De Souza, WIPO Verfahren No.�DCH2004-0012), nur auf sogenannt aktive Webseiten anwendbar sind, kann hier offen bleiben. Die unter dem Domainnamen aufgeschaltete Webseite war aktiv. Sie f�hrte bei Anh�ngigmachen dieses Verfahrens drei Bilder von Rasenm�hern der Marke „Toro“ auf�und enthielt einen Link zu „TORO-Produkten im Liquidationsshop der Altor AG“. Dass diese Webseite in der Zwischenzeit vom Gesuchsgegner deaktiviert wurde, ist unerheblich.

In Bezug auf die Marke „Toro“ kommt als Anspruchsgrundlage der von der Gesuchstellerin geltend gemachte Art. 13 Abs. 2 lit. e des Bundesgesetzes �ber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 („MSchG“; SR 232.11) in Betracht. Demnach kann eine Markeninhaberin anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere auf Gesch�ftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im gesch�ftlichen Verkehr.

Wie gesehen, ist der Domainname mit der Marke der Gesuchstellerin identisch. Ebenfalls kann der kennzeichnungsm�ssige Gebrauch f�r einen Domainnamen ohne weiteres bejaht werden. Allenfalls n�her zu betrachten ist die Voraussetzung der gewerblichen Nutzung, welche den privaten Gebrauch einer fremden Marke vom Anwendungsbereich des markenrechtlichen Abwehranspruchs ausnimmt. Gewerbliche Nutzung kann bei genauer Betrachtung auch bejaht werden. Es besteht anhand der Umst�nde kein Zweifel, dass der Domainname mit einem gesch�ftlichen Hintergedanken auf den jetzigen Gesuchsgegner �bertragen wurde und die bei Gesuchseinreichung aufgeschaltete Webseite einem reinen oder mindestens mehrheitlich gesch�ftlichen Zweck diente. So ist der Link auf den Liquidationsshop der Altor AG in Liquidation an prominenter Stelle aufgef�hrt, ohne dass der Ausgestaltung der Webseite noch ein anderer Zweck zu entnehmen w�re. Die Verletzung des markenrechtlichen Schutzes der Marke „Toro“ der Gesuchstellerin ist vor diesem Hintergrund zu bejahen.

Im besagten Leitentscheid f�hrte das Bundesgericht weiter aus, dass Domainnamen neben dem Kennzeichenrecht auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts unterst�nden (BGE 126 III 239, 245). Gem�ss gefestigter Rechtsprechung kommt das Wettbewerbsrecht dabei nicht nur erg�nzend bei nicht bestehendem Kennzeichenschutz, sondern auch kumulativ zur F�llung von Schutzl�cken des Kennzeichnungsrechts zur Anwendung (vgl. statt vieler HGer ZH, zitiert in sic! 1999, 582 ff. Rivella – Apiella II).

Wollte man demnach die Webseite unter dem streitgegenst�ndlichen Domainnamen als nicht aktiv betrachten und deshalb dem Domainnamen den kennzeichenrechtlichen Schutz nicht zukommen lassen, best�nde nach wie vor die M�glichkeit einer Anspruchsgrundlage auf Grund des Bundesgesetzes vom 19.�Dezember�1986 gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG“; SR 241). Dessen Art. 3 lit. d bestimmt, dass unlauter handelt, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Gesch�ftsbetrieb eines anderen herbeizuf�hren. Unter diesen wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz fallen s�mtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregef�hrt wird (BGE 126 III 239, 245). Dies ist im konkreten Fall, wie bereits unter den markenrechtlichen Er�rterungen ausgef�hrt, zu bejahen: Internetbenutzer werden den Domainnamen wohl oder �bel mit Produkten und Dienstleistungen der Gesuchstellerin in Verbindung bringen und dabei �ber deren Herkunft irregef�hrt werden.

Der streitgegenst�ndliche Domainname wurde am 2.�September�1997 auf den Namen der Altor AG bzw. Altdorfer Maschinen AG registriert, dessen Verwaltungsratspr�sident und Gesch�ftsf�hrer Urs Ihringer, der Vater des gegenw�rtigen Gesuchsgegners, war. Die damalige Registrierung des Domainnamens erfolgte mit dem Einverst�ndnis der Gesuchstellerin und war vom damals geltenden Distributionsvertrag zwischen der Gesuchstellerin und der Altor AG mitgetragen (vgl. Ziffer 4.13 (2) des Distributionsvertrags, Beilage 11 des Gesuchs). Die Altor AG hat den Domainnamen erst am 18.�Juli�2003, einen guten Monat bevor �ber sie der Konkurs er�ffnet wurde und ohne dass sie noch �ber einen g�ltigen Distributionsvertrag mit der Gesuchstellerin verf�gt h�tte, auf den jetzigen Gesuchsgegner �bertragen. Die Altor AG war weder berechtigt, den Domainnamen auf einen Dritten zu �bertragen noch hat der Gesuchsgegner eine Erkl�rung abgegeben, welche die �bertragung und die Verwendung des Domainnamens rechtfertigen k�nnten. Auch f�r den Experten ist weder ein Recht noch ein m�glicher Rechtfertigungsgrund des Gesuchsgegners ersichtlich.

Auf Grund der Verwendung des Domainnamens durch den Gesuchsgegner wird die Gesuchstellerin auf der anderen Seite daran gehindert, den Domainnamen <toro.ch> f�r die Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen zu verwenden. Unter diesen Umst�nden rechtfertigt es sich – sowohl unter marken- wie auch unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten - die �bertragung des Domainnamens auf die Gesuchstellerin zu veranlassen.

In Anbetracht der klaren Rechtslage kann auf die Pr�fung des allenfalls ebenfalls einschl�gigen namensrechtlichen Anspruchs der Gesuchstellerin gem�ss Art. 29 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10.�Dezember�1907 (ZGB; SR 111) verzichtet werden.

7. Entscheidung

Im Sinne der obigen Erw�gungen ordnet der Experte an, den streitgegenst�ndlichen Domainnamen <toro.ch> im Sinne von Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf die Gesuchstellerin zu �bertragen.

Bernhard F. Meyer-Hauser
Experte

Datum: 4.�Oktober�2004