Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, República de Colombia v. Colombian Coffee Shop S.A. Edgar Muñoz Camacho, Mastercafe SL
Caso No. D2004-0677
1. Las Partes
Las Demandantes son la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y la República de Colombia representadas por Dewey Ballantine, LLP, Estados Unidos de América.
Las Demandadas son Juan Menéndez Crespo, Colombian Coffee Shop, S.L., España y Colombian Coffee Shop S.A. Edgar Muñoz Camacho, Mastercafe SL, Colombia.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <colombiancoffeeshop.com>, <colombiancoffeeshop.info>, <colombiancoffeeshop.org> y <colombiancoffeeshop.ws>.
Los registradores de los citados nombres de dominio son Register.com e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó el 25 de agosto de 2004 ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”). El 26 de agosto de 2004, el Centro envió a Register.com y a Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 26 de agosto de 2004, Register.com e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com enviaron al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que los Demandados son las organizaciones que figuran como registrantes, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda, el 31 de agosto de 2004. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a las Demandadas, dando comienzo el 7 de septiembre de 2004. al procedimiento. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de septiembre de 2004. Las Demandantes no contestaron a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a las Demandadas su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 1 de octubre de 2004.
El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 7 de octubre de 2004, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Teniendo en cuanta que todas las partes provienen de países en los cuales la lengua nativa es el español, que entre los demandantes está incluida la República (La “República”) y con el fin de garantizar al máximo el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, en particular, de las demandadas este Grupo Administrativo de Expertos proferirá su decisión en idioma español.
4. Antecedentes de Hecho
La Federación Nacional de Cafeteros (La “Federación”) fue creada por la República en 1927 para proteger los intereses económicos y jurídicos de los cultivadores de café en Colombia.
La Federación fue establecida con el propósito de promover internacionalmente y controlar la calidad del café que se exporta desde la República.
La República obtuvo una marca de certificación para la expresión Colombian ( la “marca de certificación”) con el número de registro 1.160.492 para Café,
La marca de certificación estuvo basada en una solicitud presentada el 10 de enero de 1979, ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América.
La Federación actúa como agente para la protección y observancia de los derechos relacionados con la marca de certificación.
La marca de certificación ha sido utilizada continuamente en el comercio interestatal en los Estados Unidos desde septiembre de 1927, y tiene el estatus de incontrovertible, bajo la ley norteamericana de marcas.
La marca de certificación ha sido utilizada para certificar que el café distinguido con la misma fue cultivado en la República y ha sido objeto de inspección en cuanto a criterios mínimos de calidad y en consecuencia, ha sido aprobado para ser exportado a los Estados Unidos.
La marca de certificación trae consigo un good-will y el reconocimiento entre los consumidores, como consecuencia del esfuerzo económico realizado por la Federación, en actividades de mercadeo y publicidad. Esta buena reputación beneficia no sólo a la Federación sino, en general, a los cultivadores de café en la República.
El demandado no es licenciatario ni deriva ningún derecho legítimo del demandante respecto de la marca de certificación.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Las Demandantes consideran que los nombres de dominio en disputa violan sus derechos de marca como consecuencia de la reproducción en aquéllos de la marca de certificación de la cual es titular. Además, el uso de los nombres de dominio en sitios de internet que tienen actividades relacionadas con la venta y comercialización de café hace más evidente la vulneración de sus derechos como consecuencia de la confusión que esta conducta puede ocasionar entre el público consumidor.
El interés legítimo de las Demandantes se deriva del registro de la marca de certificación obtenido hace varias décadas, así como del uso continuo del mismo en actividades comerciales. Las Demandadas no tendrían derechos legítimos como consecuencia de sus actividades no autorizadas o avaladas por la Federación ni por la República.
La mala fe de las Demandadas estaría sustentada, según los Demandantes, por el conocimiento que estas adquirieron de la ilegalidad de su conducta, como consecuencia de varias comunicaciones enviadas por las Demandantes, incluyendo una carta de reclamo, que no obtuvieron nunca una respuesta definitiva de las Demandadas. Lo anterior, en el contexto de un conocimiento extendido que ha alcanzado la marca de certificación y que sería una prueba adicional de la mala fe de las Demandadas.
B. Demandado
Ninguna de las empresas demandadas contestó formalmente las alegaciones de las Demandantes, solamente envió comunicaciones fuera del término establecido por la Política y aplicado en este caso concreto que además no incluyen una referencia al fondo de la controversia ni una respuesta a las alegaciones de las Demandantes.
6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Grupo Administrativo considera que en este caso la valoración de la similitud entre la marca y los nombres de dominio que son objeto de la controversia debe hacerse no solamente con base en la simple comparación de signos sino que debe partir de la naturaleza de la marca involucrada, es decir, del entendimiento del alcance de la protección que otorga una marca de certificación.
La marca de certificación es un tipo de marca que protege un signo distintivo destinado a distinguir productos y servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por la titular de la marca. Es decir que la finalidad de una marca de certificación es que el signo pueda ser utilizado para controlar la calidad o el cumplimiento de determinadas características o condiciones. El régimen particular de este tipo de marcas surgió precisamente para proteger a empresarios, gremios e individuos que puedan cumplir con las específicas condiciones o obtengan una autorización usualmente basada en estrictos controles de calidad.
El alcance de la marca de certificación está definido por el certificado No 1.160.492 en el que se especifica que la misma sirve para certificar café cultivado en la República haya sido objeto de una inspección autorizada por la República y que haya sido aprobado para ser exportado a los Estados Unidos también por el cumplimiento de estándares de calidad. Para cualquier ciudadano colombiano es evidente que este es uno de los fundamentos de la excelencia del café de Colombia y que ha permitido que este producto sea emblema de la República.
No hay duda que la marca de certificación es reproducida íntegramente en los nombres de dominio registrados y que ese hecho de por sí amerita que el Grupo Administrativo declare probado el requisito primero de la Política. En todo caso, para el Grupo Administrativo, el hecho de que además se utilice la expresión “coffee” como parte del dominio y unido a la marca de certificación hace aún más evidente la posible confundibilidad entre los dominios y la marca de certificación de la Federación.
B. Derechos o intereses legítimos
El Grupo Administrativo considera prueba suficiente del interés legítimo del titular de la marca de certificación el hecho de que la misma haya sido registrada y utilizada por varias décadas para cumplir su función de certificación de calidad y de localización geográfica de los cultivos de café colombiano para ser exportado a los Estados Unidos.
El interés legítimo de la República y de la Federación así como de su marca de certificación se deriva además de su carácter institucional en el desarrollo y consolidación del producto emblemático de la agricultura colombiana.´
El Grupo Administrativo también considera que la República con el registro de la marca de certificación y la protección que le ha dado a la misma ha creado un activo intangible que defiende los intereses de todos los ciudadanos colombianos y en particular, de los cultivadores de café en ese territorio. Este precisamente es un caso evidente en el que la Demandante ejerció su función de velar por el cumplimiento de los derechos respecto de la marca de certificación utilizando comunicaciones previas a este procedimiento y al haber iniciado la Política que en esta decisión se resuelve.
Frente a esa afirmación y evidencia de intereses particulares y colectivos en juego que justifican su protección, ninguna de las Demandadas presentó alegato o prueba alguna que pueda servir en su defensa y que le permitirían conservar el registro de los dominios.
El demandado tampoco expresó ni probó ser licenciatario del demandante o derivar de éste derechos o intereses legítimos que pudieran justificar el registro del dominio. Para cualquier comerciante de café colombiano, y más aún, para un ciudadano colombiano es un hecho evidente que el control de calidad que ha hecho del café de origen colombiano un producto de reconocida excelencia, proviene de una observancia estricta de los derechos de propiedad intelectual de la República de Colombia y de su agente de observancia, la Federación. En ese sentido este Grupo Administrativo reafirma la línea jurisprudencial trazada sobre el interés legítimo en el Caso OMPI No. D2001-0219 <Republic of Colombia, and its authorized designee, The Colombian Coffee Federation, Inc. vs. Future Disk Media and George Haverly>.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La mala fe en el uso y en el registro, de acuerdo con la Política, se debe inferir de hechos o actos de las Demandadas. En el presente caso, las pruebas presentadas por las Demandantes llevan a considerar que las Demandadas con actividades profesionales relacionadas con el café colombiano deberían conocer de la protección extendida y notoria de la marca de certificación. Lo anterior es más evidente siendo que una de las demandadas es una sociedad constituida bajo las leyes de Colombia y la otra afirmó proceder como consecuencia de instrucciones de la primera.
En el caso del uso de la marca es importante nuevamente traer a colación el hecho de que el uso de la expresión “Colombian” en sitios de internet relacionados con el café es para este Grupo Administrativo un uso de mala fe por el alcance y protección especifico que otorga una marca de certificación. Aún en gracia de discusión, si el demandado no conocía de la existencia y protección a tal signo distintivo, las Demandantes, en múltiples comunicaciones, algunas de estas incluso en la forma de cartas formales de reclamo, le puso de presente sus derechos respecto de la marca de certificación y las consecuencias jurídicas que acarrea un uso no autorizado bajo el alcance de la ley norteamericana de marcas.
De todas las circunstancias del caso así como de las pruebas presentadas se puede inferir que existió mala fe al momento del registro y que el uso del nombre de dominio en relación con actividades relacionadas con el café es de mala fe, en el contexto de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, y de acuerdo con la solicitud expresa de la Demanda, el Grupo Administrativo de Expertos considera que los nombres de dominio, <colombiancoffeeshop.com>, <colombiancoffeeshop.info>, <colombiancoffeeshop.org> y <colombiancoffeeshop.ws> sean transferidos a la Federación, a nombre de la República, como fue solicitado por los apoderados de las Demandantes en su escrito de Demanda.
Daniel Peña
Experto Único
Fecha: 21 de octubre, 2004