Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Andreu Buenafuente Moreno vs. Xavier March Morla
Case No. D2004-0610
1. Las partes
1.1. Demandante: D. ANDREU BUENAFUENTE MORENO, persona física, domiciliado en c/ Denia 1-3, Bajos, Barcelona 08006, España.
1.2. Demandado: D. XAVIER MARCH MORLA, persona física, domiciliado en Av. Joan March, 6, 07002 Palma de Mallorca, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
2.1. La presente demanda tiene por objeto el nombre de domino <andreubuenafuente.com>.
2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es Direct Information Pvt Ltd., con domicilio en 330, Link-way Estate, Link Road, Malad (W), Mumbai, Maharashtra 400064, India.
3. Iter procedimental
3.1. Una demanda, de acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, en los sucesivo denominada “Política Uniforme”, según fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN, en lo sucesivo denominado el “Reglamento”, fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI con fecha 4 de Agosto de 2004, tanto vía correo electrónico como en formato papel.
3.2 Tras la verificación registral correspondiente se dio traslado de la demanda al demandado con fecha 18 de Agosto de 2004, quien no contestó a la misma dentro del plazo establecido al efecto.
3.3 Con fecha 21 de Septiembre de 2004 el expediente completo del caso ha sido remitido en formato papel a D. Luis H. de Larramendi, Panelista Único.
4. Idioma del procedimiento
La demanda ha sido presentada en idioma inglés, sin que se haya hecho expresa petición por ninguna de las dos partes de la que decisión sea dictada en lengua alguna.
Este Panel considera, no obstante, que siendo las dos partes de nacionalidad española, teniendo sus respectivas residencias establecidas en España, al igual que la tiene la representante del demandante, no existe razón que justifique que la decisión deba ser dictada en una lengua diferente de la española.
Así pues, por razones de índole práctica y económica, y en ejercicio de la facultad que me confiere el párrafo 11-a) del Reglamento, el Panel ha decidido dictar esta decisión en español.
5. Antecedentes de hecho
5.1. El demandante es un conocido profesional del periodismo español que viene desempeñando sus actividades, según le es conocido al Panel, desde hace varios años, tanto en medios radiofónicos como en televisivos.
5.2. El demandante es titular del registro de marca nº 2.521.043 ANDREU BUENAFUENTE, que distingue productos de las clases 9, 16, 25 y 28, así como servicios de las clases 38 y 41 del Nomenclátor Internacional. La prioridad de dicho registro es de 14 de Enero de 2003.
5.3. A los efectos de este procedimiento se tienen en cuenta también los siguientes hechos:
- Cuando Panel ha accedido al dominio controvertido, ha encontrado exactamente la imagen que reproduce el anexo nº 5 del escrito de demanda. En dicha página se ofrece la posibilidad de contactar con la dirección “www.dominiosa12.com” en la que se ofrece un servicio de registro y venta de dominios, de la que el demandado es responsable del departamento comercial, según figura también mencionado en el anexo nº 4 del escrito de demanda.
- El dominio controvertido fue inscrito con fecha 24 de Mayo de 2004, es decir, con considerable posterioridad a la fecha de prioridad del registro de marca obtenido por el demandante.
6. Pretensiones de las partes
6.1. El Demandante
El demandante, en su escrito de demanda, afirma:
- Que el dominio controvertido es un signo protegido por el registro de marca nº 2.521.043 ANDREU BUENAFUENTE.
- Que el demandante es un muy conocido showman, periodista y productor de televisión que ya ha recibido numerosas distinciones como el Premio Ondas de 1997 (por su programa “El Terrat”), el Premio Ondas de 1998 (por su programa “Malalts de Tele”) y el Premio Ondas del 2000 (por su programa “La Cosa Nostra”), entre otros.
- Que al demando no le asiste ningún derecho o interés legítimo sobre el dominio controvertido ya que no ha efectuado uso alguno del mismo y nunca ha sido conocido por el nombre “ANDREU BUENAFUENTE”.
- Que el dominio controvertido se ha registrado y usado de mala fe puesto que fue adoptado con el fin de obtener una cantidad superior a los costes de registro, lo que queda demostrado con lo petición por parte del demandado de una oferta económica en firme a cambio de su venta, según se refleja en el anexo nº 4 del escrito de demanda.
Como consecuencia de todo ello, el demandante solicita que le sea transferido el dominio <andreubuenafuente.com>.
6.2. El demandado
El contenido de la demanda ha sido remitido al demandado de acuerdo con lo previsto en el Artículo 2-a) del Reglamento por correo electrónico y fax a las direcciones correspondientes.
El demandado no ha contestado a la demanda.
7. Debate y conclusiones
7.1. Reglas aplicables
El apartado 15a) del “Reglamento” encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la “Política Uniforme” y en el propio “Reglamento”, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la “Política Uniforme”, las leyes y principios del derecho nacional español.
7.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda, párrafo 4 a) de la “Política Uniforme”
Estos son:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
7.2.1. Identidad o semejanza entre nombre de dominio y marca
No puede discutirse, teniendo en cuenta la irrelevancia a efectos comparativos de la partícula “.com”, la total identidad que se produce entre el nombre dominio controvertido y el registro de marca de que es titular el demandante, pues ambos se componen de los mismos elementos (los términos “ANDREU” y “BUENAFUENTE”).
El demandante, por tanto, ha acreditado la concurrencia del primer requisito establecido en el párrafo 4-a) de la “Política Uniforme”.
7.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legítimos a favor del demandado, titular del dominio controvertido
El hecho de que el demandado no haya contestado a la demanda no permite conocer su versión acerca de las razones que le llevaron a registrar el dominio <andreubuenafuente.com>.
El Panel entiende, además, que esa falta de contestación constituye una aceptación implícita de la carencia de derechos o intereses del demandado, al no permitir al Panel conocer si se ha llevado a cabo actividad comercial alguna conectada con la denominación ANDREU BUENAFUENTE y si dispone de algún derecho sobre la misma o que fines u objetivos perseguía.
El Panel concluye, por consiguiente, que el demandado también ha probado la concurrencia del segundo requisito establecido por el párrafo 4-a) de la “Política Uniforme”.
7.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido
Por lo que se refiere al análisis de este último requisito, el Panel entiende que existen tres factores a considerar para determinar si el dominio controvertido ha sido registrado y usado de mala fe.
7.2.3.1. La actuación del demandado se considera subsumible en el supuesto contemplado en el párrafo 4-b i) de la Política Uniforme
Dicho párrafo señala que existirá mala fe en el uso y registro de un dominio si éste fuera adoptado con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de nombre de dominio al demandante que es titular de la marca de productos o servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor absoluto que supera los costes diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio.
En el caso que nos ocupa, el Panel considera que la petición de oferta económica cursada por el demandado según figura en el anexo nº 4 del escrito de demanda, no puede sino considerarse como una firme intención de vender el dominio por un coste superior a los incurridos en su registro. De no ser así, el demandando hubiera ofrecido su venta por una cantidad equivalente, o incluso ligeramente superior a dichos costes en lugar de cursar dicha petición.
Indudablemente la ausencia de contestación a la demanda no permite al Panel considerar eventuales justificaciones que, sobre su conducta, el demandado hubiera podido aportar.
Así pues, este primer factor analizado permite concluir, por sí mismo, que el demandante ha acreditado también la concurrencia del tercer requisito establecido en el párrafo 4-a) de la “Política Uniforme”.
7.2.3.2. Tenencia pasiva del elemento controvertido
La ausencia de todo contenido relevante en la página web identificada por el dominio <andreubuenafuente.com>, hace incuestionable la conclusión de que se ha llevado que se a cabo por el demandado una tenencia pasiva del dominio en cuestión.
A este respecto procede traer a colación el criterio seguido por numerosas decisiones emanadas del Centro (entre otras decision OMPI D2000-0464 Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation vs Distribution Purchasing & Logistics Corporation, decision OMPI D2000-0239 J. García Carrión, S.A. v. José Catalán Frías, decision OMPI D2000-1402 UNICAJA-Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera vs Fernando Labadía Pardo y decision OMPI D2000-0003 Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Maushmallows), en el sentido de que la mera tenencia pasiva constituye una causa justificativa de mala fe tanto en el registro como en el uso del dominio.
7.2.3.3. Consideración de la denominación ANDREU BUENAFUENTE como marca notoria
Aunque la ausencia de contestación a la demanda impide conocer cualquier pronunciamiento del demandado acerca de si conocía o no la existencia de la marca ANDREU BUENAFUENTE, su notoriedad resulta indiscutible por cuanto el Panel ha podido verificar que ya existía con mucha antelación al momento en el cual el demandado obtuvo el registro del dominio controvertido.
El Panel entiende que no sólo no resulta creíble una invención o creación independiente de la denominación ANDREU BUENAFUENTE por parte del demandado, sino que fue precisamente esa notoriedad la que le llevó a adoptar para si el citado dominio.
Ello, no sólo constituye motivo más que sobrado para que se entienda que concurre la mala fe en el uso y registro de un dominio (de acuerdo con otras decisiones como la decision OMPI D2000-0045 Hipercor, S.A. vs Miguel González), sino que constituye una conducta, a juicio del Panel, directamente subsumible en lo dispuesto en la Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal que establece, a modo de cláusula general, en su Artículo 5, que:
“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”.
Se señala en dicho texto legal, adicionalmente, en su Artículo 6, “Actos de Confusión”, que:
“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia o presentación, es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”.
El Panel considera, aplicando el criterio seguido en decisiones como la decision OMPI D2000-0018 Banco Español de Crédito, S.A. v. Perry Vidal Tave/Miguel Duarte, o la decision OMPI D2001-0151 Casa Tarradellas, S.A./D. José Tarradellas Arcarons v. Indices de Gestión, S.L., que la presencia de un dominio en la red constituye, “per se”, una presencia pública, por lo que la actuación del demando puede calificarse como transgresora de las exigencias de la buena fe.
Por otro lado, y para finalizar, necesaria referencia ha de hacerse a la Ley 17/2001 de 7 de Diciembre de Marcas que señala en su Artículo 34,
“derechos conferidos por la marca” que “el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico”.
El inciso 2 de dicho Artículo establece que “el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
c) cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta se notoria o renombrada en España y que la utilización del signo realizada sin justa causa, se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando su uso pueda implicar aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”.
A su vez, el inciso tercero del mismo precepto señala que “cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior, podrá prohibirse, en especial:
e) usar el signo en redes de comunicaciones telemáticas y como nombre de dominio”.
El Panel considera, por consiguiente, que también el demandante ha probado la concurrencia del tercer requisito establecido por el párrafo 4-a) de la “Política Uniforme”.
8. Decisión
El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el demandado ha obtenido el dominio <andreubuenafuente.com> siendo idéntico el registro de marca ANDREU BUENAFUENTE del que es titular el demandante, que dicho registro se produjo sin existir derecho o interés legítimo alguno, y que el registro y uso de dicho dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.
En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del dominio <andreubuenafuente.com> al demandante.
Luis H. de Larramendi
Panelista Único
Fecha: 4 de Octubre de 2004