Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Port Torredembarra S.A. v. Miguel Méndez Canovas
Caso No. D2011-1483
1. Las Partes
La Demandante es Port Torredembarra S.A., con domicilio en Torredembarra, Tarragona, España, representada por Fabregat, Perulles, Sales Abogados SCP, España,
El Demandado es Miguel Méndez Canovas, con domicilio en Torredembarra, Tarragona, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <porttorrebandarra.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de septiembre de 2011. El mismo día el Centro envió a Network Solutions, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa, y Network Solutions, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
En fecha 5 de septiembre de 2011 el Centro notificó a las partes que la Demanda se había presentado en español, siendo que el idioma del acuerdo de registro era el inglés, y les concedió un plazo para presentar alegaciones. La Demandante, en fecha 7 de septiembre de 2011, solicitó que el español fuera el idioma del procedimiento, y el Demandado manifestó su conformidad en fecha 9 de septiembre de 2011.
El 14 de septiembre de 2011 el Centro observó una diferencia entre el nombre de dominio en disputa indicado en la primera página de la Demanda y el mencionado en las páginas subsiguientes de la misma. Dicha deficiencia fue aclarada y subsanada por la Demandante el mismo día.
Finalmente, el Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de septiembre de 2011. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de octubre de 2011. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 7 de octubre de 2011.
El propio 7 de octubre, unos minutos después de haberse notificado la falta de personación del Demandado, el Centro recibió un correo electrónico con alegaciones de aquél. El Centro acusó recibo del mismo e informó al Demandado que dado que la fecha especificada para la presentación de su Contestación a la Demanda ya había expirado, la comunicación recibida sería transmitida al Experto y quedaría a su entera discreción tenerla en cuenta y/o determinar cualquier medida que considerara necesaria para el procedimiento.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 4 de enero de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa concesionaria de una autorización administrativa para la construcción y explotación del puerto deportivo y pesquero del municipio de Torredembarra, ubicado en la provincia de Tarragona, en la Comunidad Autónoma de Cataluña (España). La concesión fue otorgada el 9 de noviembre de 1992 por la Dirección General de Puertos y Costas, integrada en el Departamento de Política Territorial del gobierno autonómico catalán.
La Demandante es titular de la marca española mixta nº 1.964.580 PORT TORREDEMBARRA (configurada por un gráfico y dos palabras), solicitada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) el 11 de mayo de 1995 y concedida el 4 de febrero de 1997 para la clase 41 según la clasificación de productos y servicios de Niza, que incluye “actividades propias de un puerto deportivo con finalidades deportivas servicios de educación; educación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales”.
La marca registrada de la Demandante consiste en un escudo en cuyo interior se reproduce una letra “t” junto a la misma letra reproducida en sentido opuesto, y unas cenefas que hacen las veces de olas, que las atraviesan. Sobre el escudo se reproduce la palabra “port”, esto es, “puerto” en catalán, y bajo el escudo se reproduce la palabra “Torredembarra”, nombre del ya citado municipio catalán.
La Demandante es asimismo titular de los nombres de dominio que se indican a continuación:
- <port-torredembarra.com>, registrado el 22 de marzo de 2000
- <port-torredembarra.es>, registrado el 30 de noviembre de 2005
- <port-torredembarra.net>, registrado el 8 de noviembre de 2006
- <port-torredembarra.org>, registrado el 8 de noviembre de 2006
- <port-torredembarra.biz>, registrado el 8 de noviembre de 2006
- <port-torredembarra.info>, registrado el 8 de noviembre de 2006
- <port-torredembarra.cat>, registrado el 8 de noviembre de 2006
- <port-torredembarra.eu>, registrado el 8 de noviembre de 2006
- <porttorredembarra.com>, registrado el 22 de marzo de 2000
- <porttorredembarra.eu>, registrado el 8 de noviembre de 2006
- <porttorredembarra.es>, registrado el 30 de noviembre de 2005
- <porttorredembarra.net>, registrado el 8 de noviembre de 2006
- <porttorredembarra.org>, registrado el 8 de noviembre de 2006
- <porttorredembarra.biz>, registrado el 8 de noviembre de 2006
- <porttorredembarra.info>, registrado el 8 de noviembre de 2006
- <porttorredembarra.cat>, registrado el 8 de noviembre de 2006
Por último, en el caso que nos ocupa es un antecedente importante el hecho de que las partes estuvieron anteriormente enfrentadas en otra controversia, ante este Centro, respecto de la titularidad de los nombres de dominio <port-torredembarra.com> y <porttorredembarra.com> (véase Port Torredembarra, S.A. v. IGD Consulting / Miguel Méndez, Caso OMPI No. D2007-0115).
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante afirma que en el desarrollo de su actividad y servicios, el uso de su sitio Web <porttorredembarra.com> reviste la mayor importancia, por lo que el uso que del nombre de dominio en disputa realiza la Demandada es muy perjudicial, en tanto que la sitio Web albergada en aquél viene presidida por la reproducción de la marca que identifica a la empresa.
También alega la Demandante que en el referido antecedente del caso Port Torredembarra, S.A. v. IGD Consulting / Miguel Méndez, supra, el experto habría declarado reconocer a la Demandante legitimidad y mejor derecho que a la Demandada, tomando en consideración las actividades de aquella, así como su titularidad de los nombres de dominio relacionados en los antecedentes de hecho.
La Demandante, vencedora en el caso Port Torredembarra, S.A. v. IGD Consulting / Miguel Méndez, supra, afirma que la Demandada, lejos de desvincular el contenido de la Web albergada en el nombre de dominio en disputa de la marca y actividades de la Demandante, habría recreado dichos elementos, de mala fe, para confundir y atraer a los usuarios de la Demandante a su sitio Web.
Para defender la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada, la Demandante se remite en su escrito a los fundamentos de derecho de la decisión del citado caso Port Torredembarra, S.A. v. IGD Consulting / Miguel Méndez, supra. En aquella decisión, se estimó que el uso que la Demandada había realizado del nombre de dominio en disputa no se desvinculaba de la personalidad de la Demandante, apreciándose un uso no amparado en derecho o interés legítimo algunos. La mera tenencia de locales musicales ubicados en el mismo lugar en el que se ubica el puerto de Torredembarra no se consideró fundamento de derecho ni interés legítimo. La decisión observó también que la Demandada no era conocida por la denominación “Port Torredembarra” y que no ostentaba autorización de la Demandante para utilizar su marca registrada.
La Demandante alega mala fe en el uso por parte del Demandado del sitio Web albergado en el nombre de dominio en disputa por aprovechamiento del Demandado de la práctica identidad entre éste y la marca registrada de la Demandante. La búsqueda de la expresión “Port Torredembarra” en Google arrojaría entre sus primeros resultados el nombre de dominio en disputa, incrementándose así, según la Demandante, la susceptibilidad de confusión y aprovechamiento por parte del Demandado al atraer visitas de usuarios que en realidad habrían intentado acceder al sitio Web de la Demandante. La susceptibilidad de confusión aumentaría como resultado de la reproducción de la marca de la Demandante en el sitio Web albergado en el nombre de dominio en disputa.
La Demandante alega también mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, creado el 23 de mayo de 2007, toda vez que en dicha fecha el Demandado habría sido perfecto conocedor de la existencia de la marca de la Demandante. La Demandante afirma que el objetivo del registro del nombre de dominio en disputa <porttorrebandarra.com> no habría sido otro que defraudar el resultado del citado caso Port Torredembarra, S.A. v. IGD Consulting / Miguel Méndez, supra, que resolvió en su día la transferencia de los nombres de dominio <port-torredembarra.com> y <porttorredembarra.com> a favor de la Demandante.
El registro y uso de mala fe del Demandado serían, según la Demandante, resultado del ánimo de lucro del Demandado, vinculado a los fines comerciales, en perjuicio de la actividad comercial de la Demandante, simulándose un patrocinio o promoción de la marca de la Demandante. La publicidad de locales del Demandado y de otros locales en el sitio Web albergado en el nombre de dominio en disputa, y los enlaces a sitios Web de los publicitados demostrarían asimismo un ánimo de lucro.
Finalmente, la Demandante abunda en la mala fe del Demandado afirmando que éste estaría vertiendo en el sitio Web albergado en el nombre de dominio en disputa <porttorrebandarra.com> comentarios críticos sobre la gestión del puerto, según la Demandante, para menoscabar su imagen.
B. Demandado
La Demandada no contestó a las alegaciones del Demandante en tiempo y forma, aunque por correo electrónico de 7 de octubre alegó que el nombre de dominio en disputa era similar pero no igual a la denominación de la Demandante, y que la sitio Web del Demandado solo daba información pública de un lugar público, aunque explotado por una sociedad privada.
6. Debate y conclusiones
Ante la información en la Demanda de la existencia de un procedimiento judicial entre las partes, el Experto ha considerado la eventual oportunidad de una suspensión del presente procedimiento administrativo, a expensas de esperar la terminación del citado proceso judicial en curso (párrafo 18(a) del Reglamento). No obstante, la falta de alegaciones de la Demandada en virtud de las cuáles esta podría haber contestado a la Demanda, en su caso haber aportado el contenido del proceso judicial en curso y -de la misma forma-, haber instado la suspensión de este procedimiento, sumado a que el proceso judicial pendiente -del que sólo se ha informado-, al parecer tiene un objeto distinto, esto es, la valoración de la eventual existencia de un delito, conduce al Experto a considerar que no concurren razones suficientes para interrumpir este procedimiento.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El juicio comparativo entre los derechos marcarios alegados por la Demandante y el nombre de dominio en disputa muestra una similitud bastante clara. Ha sido doctrina reiterada emitida a la luz de la Política que en el juicio comparativo debe sustraerse el dominio de primer nivel, en este caso “.com”, toda vez que éste no es otra cosa que un elemento necesario requerido para el registro, sin que per se resulte en principio distintivo (véase, por ejemplo, Universidad Autónoma de Nuevo León v. Daniel González, Bite Fight, Caso OMPI No. D2010-1750).
Si comparamos entonces el nombre de dominio de segundo nivel “porttorrebandarra” con los elementos denominativos “port” y “torredembarra” que integran la marca registrada de la Demandante, a juicio de este Experto, se da la similitud con entidad suficiente como para inducir a los usuarios a una fácil confusión entre dichos signos. De hecho, el Demandado cambia la posición de dos consonantes y modifica una vocal, resultando que la mera modificación en la concatenación de las letras del nombre de dominio en disputa no logra evitar que la impresión general sea la misma, resultando apta para inducir a confusión a los internautas.
Además, el caso que nos ocupa también podría ser considerado como un supuesto de error tipográfico deliberado, en opinión del Experto, también conocido como “typosquatting”, por el que los usuarios de Internet se puedan equivocar fácilmente al escribir el nombre de la marca de la Demandante (véase, por ejemplo, Vacaciones Edreams, S.L. v. Null, Caso OMPI No. DES2009-0044).
El propio Demandado, en las extemporáneas alegaciones que presenta, afirma la existencia de similitud entre la denominación de la Demandante y el nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, este Experto aprecia que ha quedado acreditada la concurrencia de la primera de las condiciones previstas en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
En virtud de los documentos aportados al procedimiento no ha quedado acreditado que el Demandado haya sido conocido corrientemente en el tráfico económico y comercial bajo la denominación “port torredembarra”, ello con independencia de que locales de su propiedad se localicen en el puerto con dicho nombre.
Tampoco se puede considerar que el uso que del nombre de dominio en disputa realizaba el Demandado antes del inicio del presente procedimiento administrativo sea un uso para ofrecer de buena fe productos o servicios. Como se analiza con detalle en el apartado siguiente, el uso por parte del Demandado del nombre de dominio en disputa <porttorrebandarra.com> no se puede relacionar con una oferta de servicios de buena fe. En la fecha de creación del nombre de dominio en disputa, el Demandado conocía perfectamente la existencia de la marca registrada de la Demandada, ya que le había sido notificada con relación al repetido procedimiento Port Torredembarra, S.A. v. IGD Consulting / Miguel Méndez, supra, así como de su resultado, que llevó al experto designado en dicho caso a ordenar la transferencia de los nombres de dominio <port-torredembarra.com> y <porttorredembarra.com> a favor de la Demandante.
No es posible tampoco apreciar la existencia de un uso legítimo, leal y no comercial del nombre de dominio en disputa <porttorrebandarra.com>, toda vez que el Demandado reproduce la marca de la Demandante, PORT TORREDEMBARRA, en casi todas las pestañas integradas en el sitio Web albergado en el nombre de dominio en disputa. De los documentos aportados por la Demandante se desprende que la intención del Demandado no ha sido otra que desviar al usuario interesado en contactar con el puerto hacia su propio sitio Web, en el que existe un indudable ánimo de lucro a través de la existencia de anuncios, empañando de tal forma y mediante una actitud crítica descalificadora el buen nombre de las marcas de la Demandante.
La existencia de contenidos críticos en el sitio Web albergado en el nombre de dominio en disputa, cuya denominación juega con las letras de la denominación del puerto haciendo que, además, resulte incorporada la voz “bandarra”, apellido de un ilustre poeta portugués del siglo XVI, más conocido por su desvergüenza que por su pluma, y cuyo significado en nuestro diccionario refiere al sinvergüenza o al vago, abonan la tesis de que el Demandado habría querido empañar el buen nombre de la Demandante.
Por todos los anteriores motivos, este Experto considera acreditada la concurrencia de la segunda de las condiciones requeridas por la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
(i) Registro de mala fe
Como ya se ha indicado en el apartado anterior, el inicio y desarrollo del procedimiento administrativo sustanciado ante este Centro en el ya indicado caso Port Torredembarra, S.A. v. IGD Consulting / Miguel Méndez, supra, que enfrentó también a las partes de este procedimiento, prueban que, en la fecha de creación del nombre de dominio en disputa, el Demandado tenía perfecto conocimiento de la existencia de la marca registrada PORT TORREDEMBARRA titularidad de la Demandante. Según se deduce de los documentos aportados a este procedimiento, el nombre de dominio en disputa <porttorrebandarra.com> se creó el 23 de mayo de 2007, esto es, casi dos meses después de la fecha en que se dictó la repetida decisión que ordenó la transferencia de los nombres de dominio <porttorredembarra.com> y <porttorredembarra.com> del Demandado a favor de la Demandante.
Esta circunstancia constituye una prueba sólida de que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe y con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante. De no haber sido así, el Demandado no habría registrado un nombre de dominio empleando un signo confusamente similar a la marca registrada de la Demandante, perfectamente conocida por el Demandado, ni habría optado por vincular a dicho nombre de dominio un sitio Web que incorpora los signos identificativos registrados de la Demandante y que por el contrario contiene informaciones relativas al negocio del Demandado.
(ii) Uso de mala fe
Entendemos que también se ha acreditado que a través del uso del nombre de dominio en disputa, el Demandado ha intentado atraer a usuarios de Internet a su sitio Web albergado en <porttorrebandarra.com>. Si la aparición de anuncios, en dicho sitio Web, de restaurantes, empresas de alquiler de embarcaciones, hoteles, etc., ya sugería la existencia de ánimo de lucro, el anuncio en el sitio Web de los locales propiedad del Demandado “Calentito” y “Café París” despejan toda duda al respecto. La Demandante ha aportado pruebas de dicha titularidad a través de notas simples obtenidas del Registro de la Propiedad.
Finalmente, el uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado se presta a una clara confusión con la marca registrada de la Demandante, toda vez que dicha marca se muestra reproducida en prácticamente todas y cada una de las páginas que se incluyen dentro del sitio Web albergado en el nombre de dominio en disputa <porttorrebandarra.com>. La reproducción de la marca de la Demandante no incluye sólo sus elementos denominativos, sino que incluye a la marca mixta en su integridad, prestándose a una confusión palmaria respecto de la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del citado sitio Web (o de los servicios que figuran en el sitio en línea) (véase el párrafo 4(b) de la Política).
Visto lo anterior, el Experto considera probado que el Demandado procedió con un registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, siendo que en el caso que nos ocupa concurre la tercera de las condiciones previstas en el apartado 4(a) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <porttorrebandarra.com>, sea cancelado.
Mario A. Sol Muntañola
Experto Único
Fecha: 18 de enero de 2012