Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Banco Nacional De México, S. A., Integrante Del Grupo Financiero Banamex v. Juan Carlos García

Caso No. DMX2011-0022

1. Las Partes

El Promovente es Banco Nacional de México, S.A., Integrante Del Grupo Financiero Banamex, con domicilio en el Distrito Federal, México, representada por Molina Salgado, S.C., Distrito Federal, México.

El Titular es Juan Carlos García, con domicilio en Garza García, Nuevo León, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <plazabnmx.com.mx>.

El Registrador del citado nombre de dominio es NIC México a través de GoDaddy.com, Inc.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de julio de 2011. El 22 de julio de 2011 el Centro envió a NIC México, vía correo electrónico, un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. Con la misma fecha, NIC México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que el Titular nombrado en la Solicitud es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una prevención del Centro en el sentido de que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el día 6 de agosto de 2011.

El Centro verificó que la Solicitud junto con su modificación respectiva cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

Con fundamento en los artículos 2.A y 4 del Reglamento, el Centro corrió formal traslado de la Solicitud y anexos respectivos al Titular, comenzando así el procedimiento el 15 de agosto de 2011. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 4 de septiembre de 2011. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 5 de septiembre de 2011.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el 19 de septiembre de 2011, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una de las instituciones de banca múltiple más importantes y antiguas de México, cuyo origen se remonta a 1884. En 2001, el Promovente pasó a formar parte de Citigroup, una de las principales compañías de servicios financieros del mundo.

El Promovente mantiene su portal de Internet en “www.banamex.com”, mediante el cual ofrece servicios bancarios en línea a sus cuentahabientes domiciliados en México.

Las marcas que el Promovente tiene registradas en México y que apoyan la Solicitud son:

El Titular es el socio fundador y director general de PLAZA VIP.COM, S.A. DE C.V., empresa con la cual el

Promovente celebró un contrato de prestación de servicios el 30 de Marzo de 2010 con una vigencia de un año, con la posibilidad de renovación por un periodo adicional de un año. El contrato fue suscrito por el propio Titular en su carácter de apoderado de PLAZA VIP.COM, S.A. de C.V.

El objeto de dicho contrato fue la generación de un centro comercial virtual denominado PLAZABNMX (PLAZA BANAMEX) que estaría hospedado dentro del portal “www.plazavip.com” del Titular, quien quedaba a cargo de la operación de dicho micrositio. El Promovente por su parte se obligaba a ofertar los bienes y servicios que estarían disponibles en la tienda en línea, además de proveer el tráfico mediante una liga en su propio sitio Web y la publicidad necesaria para que sus clientes y usuarios se interesaran en dicho canal de compras.

La prestación de servicios del Titular llegó a su fin por la falta de renovación del contrato que había celebrado con el Promovente.

El nombre de dominio en disputa, registrado por el Titular el 15 de abril de 2010, se muestra actualmente inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

i. El nombre de dominio <plazabnmx.com.mx> es idéntico respecto a las marcas de servicios registradas PLAZA BNMX sobre las que el Promovente tiene derechos;

ii. Para determinar la identidad entre las marcas PLAZA BNMX y el nombre de dominio <plazabnmx.com.mx>, el espacio que existe entre las palabras PLAZA y BNMX resulta intranscendente considerando que un nombre de dominio no puede tener espacios;

iii. El Titular carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que no existen marcas registradas o en trámite en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) efectuadas por el Titular o su empresa, que correspondan a la denominación PLAZA BNMX;

iv. El Promovente no ha otorgado licencia alguna a favor del Titular, ni autorizado o consentido el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa, por lo que el Titular no puede acreditar ningún derecho como licenciatario o usuario autorizado de las marcas del Promovente;

v. El Titular no ha utilizado el nombre de dominio en diputa ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, pues dicho nombre de dominio no muestra contenido alguno;

vi. La denominación BNMX no es una palabra que al Titular se le haya ocurrido sino que la misma forma parte de la marca y es acrónimo del nombre del Promovente, de donde se infiere que dicha denominación fue adoptada para hacer creer que existe una asociación con el Promovente;

vii. El Titular en ningún momento ha sido conocido por el nombre de dominio <plazabnmx.com.mx> sino que solamente era un operador del mismo, siendo que el centro comercial virtual identificado con dicho nombre de dominio pertenece al Promovente;

viii. El Promovente es conocido por el nombre BANAMEX desde hace más de 100 cien años, y ya que BNMX corresponde al acrónimo de dicha institución bancaria, la cual es ajena al Titular y no se sostiene ningún tipo de relación con él, no puede suponerse que el Titular tenga interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa;

ix. El Titular registró el nombre de dominio en diputa a fin de impedir que el Promovente pudiera establecer su negocio virtual en un sitio Web correspondiente;

x. El Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente ya que este último sería un claro competidor para aquel, toda vez que tanto el centro comercial virtual del Promovente como el negocio virtual del Titular, tienen como fin ofrecer el mismo tipo de servicios, siendo ambos negocios de naturaleza similar;

xi. El Titular tiene la intención de aprovecharse del posicionamiento que ha logrado el Promovente con el nombre PLAZA BNMX en el campo de las tiendas virtuales y lograr generar negocios con los clientes del Promovente;

xii. El Titular se ha aprovechado de la cartera de clientes del Promovente, a la cual tuvo acceso mientras se encontraba vigente el contrato de prestación de servicios;

xiii. Con las acciones mencionadas en los incisos anteriores, el Titular pretende hacer creer a los clientes del Promovente que existe una asociación con él.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

A. Preliminar

En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), este Experto considera apropiado referirse a las resoluciones de otros expertos bajo la UDRP ya que a la fecha se encuentran disponibles más de veinte mil precedentes sobre esta última en comparación con las menos de ciento cincuenta decisiones que se han dictado conforme a la Política.

B. General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y

(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o confusión

La cuestión principal en este apartado de la Política se reduce a determinar si el nombre de dominio en disputa por sí mismo se confunde lo suficiente con las marcas sobre las que el Promovente tiene derechos como para justificar la procedencia de una acción bajo la Política, sin importar si el sitio Web vinculado a los nombres de dominio en cuestión confunde o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la Política).

Así las cosas, al confrontar la marca PLAZA BNMX con el término “plazabnmx” que representa la porción relevante del nombre de dominio <plazabnmx.com.mx>, se aprecia a primera vista la exacta correspondencia entre los identificadores en pugna, sin que para ello obste el espacio existente entre los dos términos que conforman la marca sujeta a estudio, pues como bien apunta el Promovente, los nombres de dominio técnicamente no admiten espacios entre caracteres, de la misma forma que no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

En virtud de que el nombre de dominio <plazabnmx.com> es idéntico a la marca registrada PLAZA BNMX, se tiene por superado el umbral que supone el artículo 1.a)i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Por las razones expuestas en el apartado 5.A supra, el Promovente sostiene que el Titular no puede prevalerse de alguna de las defensas del artículo 1.c) de la Política para justificar derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Ante la falta de oposición a la pretensión del Promovente y dadas las circunstancias de este caso, es de presumirse que el Titular carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en litigio. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del Titular puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc. and D3M Domain, Caso e-Resolution AF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el Titular no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).

Así lo corrobora el hecho de que el contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes estuvo vigente hasta el 30 de marzo de 2011, ya que en principio, cualquier derecho o interés legítimo que por efecto de dicho contrato hubiese adquirido el Titular sobre el nombre de dominio en disputa, habría cesado ya sus efectos. Ver C. & A. Veltins GmbH & Co. KG v. Heller Highwater Inc., Caso OMPI No. D2004-0466 (cualquier derecho para usar la marca del Promovente que hubiese sido otorgado por virtud de un contrato queda sin efecto al término de este salvo pacto en contrario).

En opinión del Experto, el contrato de referencia no confirió, aún durante el tiempo que estuvo vigente, ningún derecho sobre el nombre de dominio en disputa al Titular. Ello no porque dicho acuerdo de voluntades prohibiera al Titular registrar las marcas del Promovente como nombres de dominio, ya que dicho supuesto no está contemplado en el contrato, sino porque este último no contiene cláusula alguna que hubiese autorizado al Titular a registrar a su nombre y usar en su propio beneficio el nombre de dominio en disputa.

A falta de estipulación expresa en el contrato sujeto a estudio, no puede presumirse que el Titular adquirió, menos aún después de la terminación de dicho acuerdo, derechos o intereses legítimos (entiéndase lícitos) sobre un nombre de dominio que correspondía exactamente con la denominación objeto del contrato. Ver American Chamber of Commerce of Mexico, A.C. v. Keptos, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2010-0009 (rechazando la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Titular ya que el contrato de prestación de servicios que este último tenía celebrado con el Promovente no le daba derecho a retener los nombres de dominio en disputa que administraba, luego de la terminación de dicho contrato).

De esta manera se surte la condición prevista en el artículo 1.a)ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Por regla general, el registro de un nombre de dominio a sabiendas de que el mismo reproduce la marca del Promovente es demostrativo de mala fe en el contexto de la Política. Ver Red Nacional De Los Ferrocarriles Espanoles v. 0x90, Caso OMPI No. D2001-0981 (el registro deliberado de un nombre de dominio con la obvia razón de que pueda resultar la marca de otro, aunado a la negligencia para averiguar que este no sea el caso ni hacer la más mínima búsqueda al respecto, constituye mala fe en el registro de ese nombre de dominio); y Universidad Autónoma de Nuevo León c. Creatividad Internet Enlace S.A. y Jesús Ignacio Valdés Mendoza, Caso OMPI No. D2009-0385 (en vista de que el titular reside en el mismo país y entidad federativa que el promovente, aquel podía y debía saber que la denominación AUTÉNTICOS TIGRES se encontraba registrada como marca en México a favor del promovente).

Si bien el nombre de dominio en disputa fue creado tan solo seis días antes de que fuera concedido el registro de la marca PLAZA BNMX, las pruebas que obran en el expediente acreditan que el Titular tuvo conocimiento de que Plazabnmx sería el nombre de la tienda virtual del Promovente a establecerse por virtud del contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes.

De lo anterior se infiere que al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, el Titular debió haber sabido que la denominación PLAZA BNMX sería usada como marca en el canal de compras por Internet que él mismo operaría por cuenta del Promovente a partir del 1 de julio de 2010. Más aún, de acuerdo a la obligación contraída por el Promovente en el Anexo “A” del multicitado contrato, era de esperarse que la denominación en comento sería publicitada como marca en medios de comunicación masiva y en propaganda impresa que el Promovente distribuiría entre sus clientes, tal como ocurrió y se acredita documentalmente en el expediente.

En consecuencia, el Experto concluye que el Titular se aprovechó indebidamente del conocimiento que tuvo de los hechos materia del contrato para impedir que el Promovente registrara su marca en proceso de registro como nombre de dominio y usara este último en relación con un sitio Web que sirviera de plataforma a su tienda en línea, lo que no puede sino configurar mala fe registral en el sentido de la Política. Ver 537397 Ontario Inc. operating as Tech Sales Co. v. EXAIR Corporation, Caso OMPI No. D2009-0567 (el experto está convencido de que el titular jamás habría registrado los nombres de dominio en disputa, de no ser porque sabía que los mismos iban a ser usados como marcas del promovente); y párrafo 3.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición, (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”) donde se citan decisiones de otros expertos que han estimado de mala fe el registro de nombres de dominio cuando el Titular tomó ventaja de los hechos que tuvo conocimiento por su relación con el Promovente para registrar como nombres de dominio marcas de este último que estaban por crearse o usarse.

Aún cuando resulta innecesario a la luz de la Política determinar que el nombre de dominio en disputa haya sido también usado de mala fe, la inactividad actual del mismo, la falta de derechos o intereses legítimos previamente decretada y la falta de apersonamiento del Titular en este procedimiento, hacen presumir que el nombre de dominio en disputa ha sido usado de mala fe desde su fecha de registro a través de su detentación pasiva por parte del Titular.

En tal virtud se tiene por demostrado el requisito que establece el artículo 1.A.iii de la Política.

7. Decisión

En mérito de lo expuesto y fundado, el Experto determina que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. Por consiguiente, atento a lo dispuesto por los artículos 1.G.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se ordena que el nombre de dominio <plazabnmx.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 3 de octubre de 2011