Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

American Chamber of Commerce of Mexico, A.C. v. Keptos, S.A. de C.V.

Caso No. DMX2010-0009

1. Las Partes

El Promovente es American Chamber of Commerce of Mexico, A.C. con domicilio en Distrito Federal, México, representado por Arochi, Marroquín & Lindner, S.C. México.

El Titular es Keptos, S.A. de C.V. representado por sí mismo, con domicilio en Distrito Federal, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <amchambolsa.com.mx>, <amcham.com.mx> y <amcham.mx>.

El Registrador de los nombres de dominio antes citados es NIC México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de julio de 2010. El 13 de julio de 2010, el Centro envió a NIC México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 13 de julio de 2010, NIC México remitió al Centro por igual vía, su respuesta confirmando el nombre de la persona que figura como contacto registrante de los nombres de dominio y proporcionando a su vez los datos de localización completos de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LRDP), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

Con fundamento en los artículos 2.A y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud y anexos respectivos al Titular, dando así comienzo al procedimiento el 21 de julio de 2010. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 10 de agosto de 2010. El Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 13 de agosto de 2010.

El 2 de septiembre de 2010, habiendo vencido el plazo para producir su contestación y luego de varios correos electrónicos previos, el Titular envío al Centro un correo electrónico contestando a las alegaciones del Promovente. El 2 de septiembre de 2010, el Promovente envío un coreo electrónico objetando la admisión de los argumentos y documentales exhibidos por el Titular.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el 3 de septiembre de 2010, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una persona moral mexicana sin ánimo de lucro que fue fundada en 1917 con el propósito de fomentar el comercio y la inversión entre México y los Estados Unidos de América. Hoy en día más de 1,500 empresas de Estados Unidos, México y otros países se encuentran afiliadas al Promovente, cuya membresía representa casi 70% de la inversión directa en México proveniente de Estados Unidos.

Para identificar y distinguir los servicios de publicidad y asesoría para la organización, dirección y administración de negocios que presta, el Promovente tiene registradas las marcas que figuran a continuación:

El Titular por su parte celebró con el Promovente un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales en materia de tecnologías de la información el 7 de marzo de 2007 con una duración inicial prevista de 3 años.

Al aducir supuestas deficiencias y fallas reiteradas en los servicios que venía recibiendo, el Promovente dio aviso por escrito de terminación anticipada de contrato al Titular el 8 de junio de 2009, aviso que en términos de dicho contracto surtiría efectos a partir del 8 de septiembre de 2009.

Los nombres de dominio <amcham.com.mx> y <amchambolsa.com.mx> fueron registrados el 31 de octubre de 1995 y el 22 de abril de 2006, respectivamente. Aunque dichos nombres de dominio aparentemente fueron registrados por el propio Promovente, la información del WhoIs mostraba al Titular como contacto registrante de aquellos al momento de la presentación de la Solicitud. Luego de la recepción del aviso de terminación anticipada antes referido, el Titular registró motu proprio el nombre de dominio <amcham.mx> el 22 de julio de 2009.

Al momento que fue presentada la Solicitud, el portal vinculado al nombre de dominio <amcham.com.mx> mostraba información relativa al Promovente aunque se advertía desactualizado en comparación con el sitio “www.amcham.org.mx” al que el Promovente migró recientemente sus contenidos. Por su parte, los nombres de dominio <amchambolsa.com.mx> y <amcham.mx> se encuentran inactivos.

Las Partes tienen a la fecha desavenencias respecto al monto que el Promovente debe pagar al Titular como consecuencia de la operación de las cláusulas de terminación anticipada del contrato que tenían celebrado.

Ante la retención por parte del Titular de los nombres de dominio en disputa como garantía del pago que se le adeuda por la terminación anticipada del contrato, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen al presente procedimiento administrativo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El Promovente tiene presencia en todo el mundo y es igualmente conocida por su acrónimo AmCham, tal y como se puede constatar al realizarse una búsqueda en un motor de búsqueda como Google;

(ii) Los registros de marca del Promovente amparan un signo distintivo idéntico o parecido en grado de confusión a los nombres de dominio en disputa;

(iii) Ni la denominación social ni la actividad del Titular guardan relación alguna con el Promovente o su marca AMCHAM y por tanto no puede decirse que el Titular sea conocido corrientemente por los nombres de dominio en disputa;

(iv) El Titular no es licenciatario de las marcas del Promovente ni tiene algún registro de marca propio sobre la denominación AMCHAM;

(v) El Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en controversia toda vez que los nombres de dominio <amchambolsa.com.mx> y <amcham.mx> se encuentran desactivados, mientras que el uso del nombre de dominio <amcham.com.mx> no está amparado por un contrato de servicios vigente entre las partes;

(vi) El Titular no es ni ha sido nunca el legítimo propietario de los nombres de dominio en controversia pues tan solo fungió como administrador de los mismos en virtud de un contrato que en ningún lugar establece la titularidad de aquellos en favor del Titular y que estuvo vigente hasta septiembre de 2009, por lo que la retención de los nombres de dominio en disputa por parte del Titular es ilegal e ilegítima;

(vii) El uso del nombre de dominio <amchambolsa.com.mx> es deshonesto y provoca graves perjuicios al Promovente siendo que el portal de Internet respectivo dejó de ser actualizado desde septiembre de 2009 y consecuentemente los visitantes a dicho portal son expuestos a información que no está puesta al día ni es supervisada por el Promovente;

(viii) El Titular pretende mantener vivos los nombres de dominio en disputa como herramienta de extorsión para exigir al Promovente un adeudo improcedente, reteniendo injustificadamente una propiedad que no le corresponde;

(ix) El nombre de dominio <amcham.mx> fue registrado de mala fe por el Titular luego de que el Promovente le notificara su intención de dar por terminado el contrato de prestación de servicios que tenían celebrado, al tiempo que dicho nombre de dominio también se ha usado de mala fe por el Titular de acuerdo a la doctrina del mantenimiento pasivo;

(x) El Titular ya no tiene una relación comercial con el Promovente y cualquiera que haya tenido nunca involucró la cesión de los derechos de propiedad de los nombres de dominio <amcham.com.mx> y <amchambolsa.com.mx> a favor del Titular, por lo que desde el momento en que la relación contractual terminó, el Titular comenzó a hacer uso de mala fe de dichos nombres de dominio;

(xi) El Titular usa sin autorización el nombre comercial y las marcas registradas del Promovente en el sitio Web vinculado al nombre de dominio <amcham.com.mx>, haciendo creer a los visitantes de dicho sitio que el Promovente sigue estando involucrado en el contenido del portal de referencia cuando ello no es cierto;

(xii) Al haber concluido la relación contractual entre las partes, el Titular dejó de tener interés legítimo en retener y usar los nombres de dominio en controversia por lo que cualquier uso posterior de estos que haga suponer la subsistencia de una relación ya inexistente entre el Promovente y el Titular debe reputarse de mala fe en aplicación de C. & A. Veltins GmbH & Co. KG v. Heller Highwater Inc., Caso OMPI No. D2004-0466.

B. Titular

El Titular no contestó en tiempo y forma a las alegaciones del Promovente, según ha quedado descrito en la Historia Procesal.

6. Debate y conclusiones

A. Preliminar

Debido a que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma.

B. Contestación tardía del Titular

En términos del artículo 5.E del Reglamento, cuando no se haya presentado un escrito de contestación dentro del plazo al efecto previsto en el párrafo A de la disposición en cita, el Grupo de Expertos resolverá la controversia tomando en cuenta únicamente la solicitud, salvo que existan circunstancias excepcionales.

Si bien existen algunos precedentes aislados que apuntan en dirección opuesta, la tendencia generalizada de los Grupos de Expertos ha sido desestimar reiteradamente las contestaciones presentadas de manera extemporánea. Ver 1099 Pro, Inc. v. Convey Compliance Systems, Inc., Caso OMPI No. D2003-0033 (El Experto juzga necesario aplicar la letra del Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento UDRP”), salvo que exista causa justificada, de lo contrario las partes se sentirían en libertad de ignorar los plazos que ahí se consignan y los demandados regularmente presentarían contestaciones fuera de tiempo).

A mayor abundamiento, el Experto advierte que los plazos previstos en el Reglamento no son voluntarios sino imperativos pues su inobservancia conlleva la preclusión de derechos. La facultad de que disponen los Grupos de Expertos para admitir discrecionalmente escritos extemporáneos no hace menos forzosos los plazos señalados en el Reglamento sino que tal flexibilidad es propia de los procedimientos alternativos de solución de controversias.

El Experto aprecia asimismo que en el caso concreto no se reúnen las condiciones de excepción que precisa el artículo 5.E del Reglamento, por las razones siguientes:

i) El Titular acusó recibo de la Solicitud desde el 22 de julio de 2010, un día después de que el Centro lo emplazara para producir su contestación a más tardar el 10 de agosto de 2010, término del cual el Titular estuvo consciente en todo momento;

ii) La ampliación del término solicitada por el Titular en razón de un supuesto periodo vacacional que este último atravesaba nunca fue concedida, por lo cual el Titular no podía asumir y menos otorgarse a sí mismo dicha extensión;

iii) En todo caso no se comprende que aquellos directivos del Titular que solicitaron la prórroga del plazo fuesen los mismos que finalmente dieron contestación a la Solicitud, siendo además los directamente involucrados en las comunicaciones intercambiadas con el Promovente a raíz de la terminación anticipada del contrato;

iv) La contestación fue presentada veintitrés días después de vencido el plazo establecido en el Reglamento, con lo cual el Titular no solo se duplicó el plazo de 20 días naturales que establece el Reglamento, sino que por si fuera poco lo excedió;

v) Resulta injustificable que con el exceso de tiempo que tomó prepararlo, el escrito de contestación no cumpla en última instancia con los requisitos formales que establece el artículo 5.B del Reglamento, entre ellos responder específicamente a las declaraciones y aseveraciones que se hacen constar en la Solicitud y declarar expresamente que la información contenida en la contestación es completa y exacta;

vi) Las alegaciones y documentales privadas que presentó el Titular pudieron haberse producido antes del 10 de agosto de 2010 por tratarse de un asunto del conocimiento directo de los representantes del Titular que estuvieron en comunicación con el Centro, y por encontrarse dicha documentación precisamente en poder del Titular;

Por las razones expuestas se resuelve no admitir las alegaciones y documentales que presentó el Titular de manera extemporánea.

No obstante lo anterior, a fin de que el Experto pudiese allegarse de toda información que le permita conocer la verdad histórica de los hechos motivo de la disputa, se examinó el escrito de contestación y anexos que presentó el Titular, llegándose a la conclusión de que dichos materiales no aportan ningún elemento de prueba o convicción para desvirtuar las conclusiones a que se llega más adelante en relación con los factores del artículo 1.A de la Política. Ver Collegetown Relocation, L.L.C. v. John Mamminga, Caso NAF No. 95003 (El Experto ha resuelto rechazar la contestación tardía del Demandado. Sin embargo, a efecto de evitar una injusticia manifiesta, se revisaron los argumentos aducidos por el Titular sin haberse encontrado que los mismos sean suficientes para desestimar la acción intentada por el Demandante).

C. General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.A de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia de los nombres de dominio en litigio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) Los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa; y

(iii) Los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.

D. Los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión

La cuestión principal en este apartado de la Política se reduce a determinar si los nombres de dominio en disputa por sí mismos se confunden lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política, sin importar si el portal vinculado a dichos nombres de dominio confunde o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la UDRP ya que para el momento que los usuarios de Internet ingresan al portal, ellos han sido confundidos ya por la similitud entre el nombre de dominio y la marca en cuestión al pensar que se dirigían al sitio Web del demandante).

El Promovente funda su Solicitud en diversos registros marcarios mexicanos y uno estadounidense, los cuales tienen por objeto la denominación AMCHAM por sí sola o en combinación con otros vocablos. Al respecto es oportuno recalcar que la Política precisa que la o las marcas en que se apoye una Solicitud, se encuentren registradas, aunque no necesariamente en México. Ver Milestone AV Technologies, LLC v. Carlos Quiroz Pastrana, Caso OMPI No. DMX2009-0015 (teniendo por satisfecho el primer requisito de la Política sobre la base de una marca registrada en Canadá, Australia y Japón).

Al confrontar la marca AMCHAM que el Promovente tiene registrada en México y Estados Unidos, con el término “amcham” que representa la porción relevante de los nombres de dominio <amcham.com.mx> y <amcham.mx> excluyendo las partículas “.com” y “.mx”, se advierte inmediatamente la identidad o exacta coincidencia entre los signos en pugna.

De igual manera se observa que el nombre de dominio <amchambolsa.com.mx> es idéntico a la marca AMCHAM BOLSA que el Promovente tiene registrada en México.

En adición a lo anterior, el Experto aprecia que los nombres de dominio <amcham.com.mx>, <amcham.mx> y <amchambolsa.com.mx> reproducen el elemento dominante y distintivo de las marcas AMCHAM MEXICO y AMCHAM INFOCENTER que se encuentran registradas en favor del Promovente, razón por la cual se estima que los nombres de dominio en disputa son semejantes en grado de confusión a las marcas en comento. Ver F.M. Tarbell Co. dba Tarbell, Realtors v. Name Catcher/Mark Lichtenberger, Caso OMPI No. D2007-0189 (determinando que la porción dominante de la marca TARBELL REALTORS es el término “tarbell”, con el cual los siguientes nombres de dominio causaban confusión <tarbelldesert.com>, <tarbellestates.com>, <tarbell-oc.com>, <tarbellpreferred.com>, <tarbell-realtor.com> y <temeculatarbell.com>).

Lo anterior es más que suficiente para tener por superado el umbral que supone el artículo 1.A.i de la Política.

E. Derechos o intereses legítimos

De las constancias que obran en el expediente no se advierte que el Titular pudiera prevalerse de alguna de las defensas que de manera ejemplificativa, mas no limitativa, establece el artículo 1.c de la Política ya que el Titular no realiza ninguna oferta de buena fe de productos o servicios bajo los nombres de dominio en disputa, ni un uso legítimo y leal o no comercial de estos últimos, como tampoco se le conoce corrientemente por estos últimos al no tener marca, denominación social o nombre comercial que use en el comercio bajo la denominación AMCHAM o AMCHAM BOLSA .

El tema central bajo este apartado radica en determinar si el contrato de prestación de servicios en materia de tecnologías de la información que celebraron las partes le confiere en la actualidad derecho o interés legítimo alguno al Titular para conservar la titularidad que ostenta sobre los nombres de dominio en litigio.

De las comunicaciones escritas entre las partes se desprende que el Titular reconoció expresamente el derecho que asistía al Promovente para dar por terminado anticipadamente el contrato que tenían celebrado. Al estar exento de debate que el contrato celebrado entre las partes no se encuentra ya vigente, es de colegirse que cualquier derecho o interés legítimo que al amparo de dicho contrato hubiese adquirido el Titular sobre los nombres de dominio <amcham.com.mx> y <amchambolsa.com> -que son los únicos que se gestionaron durante la ejecución del contrato-, ha cesado sus efectos. Ver C. & A. Veltins GmbH & Co. KG v. Heller Highwater Inc., Caso OMPI No. D2004-0466 (estableciendo la presunción de que cualquier derecho para usar la marca del demandante que hubiese sido otorgado por virtud de un contrato queda sin efecto al término de éste).

Ahora bien, para dilucidar la naturaleza del derecho o facultad conferida al Titular, el Experto revisó el contrato exhibido por el Promovente que en sus secciones conducentes dispone lo siguiente:

“Anexo A:

DNS: Administración de registros DNS (Domain Name Service) propios y de terceras partes involucradas con la operación de AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, A.C.

Navegación WWW: Altas y modificaciones de dominios, certificados de seguridad, encriptación de datos, monitoreo de navegación.

Anexo C:

Hospedaje (Hosting) de las siguientes aplicaciones y/o sistemas en servidores de Keptos:

Página Web de AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, A.C.

Bolsa de Trabajo”

Del análisis de las estipulaciones antes transcritas se colige que por efecto de las mismas, el Titular estaba facultado únicamente para administrar, es decir operar los nombres de dominio asociados al Promovente y almacenar el contenido de los respectivos portales de Internet dentro de sus propios servidores.

Por consiguiente, el Titular no puede alegar que poseía los nombres de dominio en disputa a título de dueño, puesto que tal calidad no puede presumirse a falta de reconocimiento expreso o cesión de derechos formalizada por escrito. Ver Smarticket Internacional, S.A. de C.V. v. Octavio Rodríguez Lozano, también conocido como Carlos Octavio Rodríguez Nava, Caso OMPI No. DMX2006-0014 (afirmando derechos e intereses legítimos en atención a que el contrato de prestación de servicios de integración informática que celebraron las partes disponía expresamente que el nombre de dominio en disputa era propiedad del titular y en su caso sería objeto de cesión de derechos por separado mediante contraprestación en dinero).

De esta manera se colma la hipótesis del artículo 1.A.ii de la Política.

F. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El contrato celebrado entre las partes autorizaba al Titular a realizar “altas y modificaciones de dominios”. Sin embargo, ello no le daba derecho al Titular para poner a su nombre en la base de datos WhoIs como lo hizo, los nombres de dominio que administraba por encargo del Promovente.

Así las cosas, en opinión de este Experto el Titular abusó de sus funciones de administrador de dominios del Promovente al haberse adjudicado la titularidad de los nombres de dominio en controversia durante la vigencia del contrato y más aun después de la terminación de este. Ver Tequilas del Señor, S.A. de C.V. v. PubliSystem.net y Carmen Martínez, Caso OMPI No. D2004-0630 (los titulares registraron los nombres de dominio en controversia utilizando sus nombres como contacto administrativo y de pago, lo cual les facultaba a realizar todo tipo de inscripciones de frente a los registradores, incluyendo el cambio de título. En tal virtud, se encontraban en una situación de ventaja, de la que abusaron, actuando de mala fe).

Por otra parte, el Promovente acredita que el Titular le ha comunicado su intención de retener en prenda los nombres de dominio en contienda hasta no ver satisfechas sus pretensiones económicas con motivo de la terminación anticipada del contrato por parte del Promovente.

En contrapartida, el Titular no demostró que el Promovente le haya garantizado el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias a su cargo bajo el contrato con la titularidad de los nombres de dominio en disputa.

Bajo estas condiciones, la conducta del Titular consistente en utilizar los nombres de dominio en controversia como moneda de cambio para conseguir un arreglo económico con el Promovente lo antes posible por la diferencia en el pago de tarifas que sostiene se le adeudan, debe reputarse como un uso de mala de dichos nombres de dominio a la luz de la Política. Ver Toyota Sunnyvale v. Adfero Publishing Company, Caso NAF No. 921194 (El Demandado mantiene el nombre de dominio como rehén para obtener dinero a cambio de su transferencia al Demandante y como medida de presión para forzar una solución a su reclamación por incumplimiento de contrato en contra del Demandante, lo que demuestra un uso de mala fe del nombre de dominio en términos de la Política); y AA Portable Power Corp. v. Kevin Li, Caso NAF No. 931648 (La retención del nombre de dominio por parte del Demandado como garantía de un pago que le adeuda el Demandante equivale a un uso de mala fe de dicho nombre de dominio en el contexto de la Política).

La determinación de mala fe se ve robustecida en el caso concreto al observarse que el Código Civil para el Distrito Federal al que está sujeto el contrato de prestación de servicios profesionales celebrado por las partes, no otorga al Titular un derecho de retención sobre bienes materia del contrato para auto-asegurarse el pago de los honorarios que afirma se le adeudan. Ver Miguel Ángel Zamora y Valencia en “Contratos Civiles”, Editorial Porrúa, México, 2004, p. 514.

Atento a las consideraciones que anteceden se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1.a.iii.

No obstante lo anterior se hace constar que la presente resolución no prejuzga sobre la existencia y/o exigibilidad del adeudo que el Titular le reclama al Promovente con motivo de la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios que tenían celebrado.

7. Decisión

En mérito de lo expuesto y fundado, el Grupo de Expertos concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. Por consiguiente y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se dispone que los nombres de dominio <amchambolsa.com.mx>, <amcham.com.mx> y <amcham.mx> sean transferidos al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 17 de septiembre de 2010