关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

西班牙

ES022-j

返回

“RAY BAN” (Luxottica Group SpA) vs “WOEI HOD” “ROY BON”, Resolución No. 60/2016 decidida por el Juzgado de lo Mercantil de Alicante el 25 de febrero de 2016

es022-jes

SENTENCIA ES:JMA:2016:3894

 

ANTECEDENTES DE HECHO:

 

LUXOTTICA GROUP SpA insta la nulidad de la marca española n°3056962 “WOEI HOD” (mixta) en clase 9 por mala fe o por haber incurrido en causas de nulidad relativa (riesgo de confusión) con las marcas notorias “RAY BAN” (Marca Comunitaria mixta n° 4934618 para la clase 9; Marca Nacional mixta n° 1986250 para la clase 9; Marca Nacional mixta n° 797875 para la clase 9; Marca Nacional denominativa n° 772964 para la clase 9). La demandante también insta, como consecuencia de la declaración de nulidad, al cese del uso del signo, a abstenerse en el futuro de estos actos con apercibimiento de indemnización coercitiva de mínimo 600 euros por día en caso de desobediencia y al pago de una indemnización por daños y perjuicios correspondientes al precio de una licencia hipotética. La demandante alega que, aunque aparentemente son muy diferentes (“WOEI HOD” v “RAY BAN”), cuando la marca española n° 3056962 “WOEI HOD” se invierte, resulta la denominación “ROY BON” o “ROY BOM”, muy semejante denominativa y gráficamente a sus marcas “RAY BAN”. La demandada argumenta que no existe riesgo de confusión ni mala fe, ya que la demandante no se opuso a su registro; que la pegatina con la marca está en el cristal del ojo izquierdo, mientras que las de la demandante están en el derecho; que la diferencia de precio evita cualquier forma de confusión.

 

RESUMEN:

 

El Juzgado admite el argumento de LUXOTTICA GROUP SpA. La notoriedad de las marcas “RAY BAN” no la niega la demandada y queda debidamente probada por la demandante. Constata la mala fe al solicitar la marca española n° 3056962 pues se ha buscado conseguir un signo que, una vez invertido, fuera lo más parecido posible a las marcas “RAY BAN” con la finalidad de aprovechar su prestigio y renombre. Para ello, la marca española n° 3056962 emplea letras particulares, acentos y grafismos extraños y se aprovecha de que las gafas, cuando no se utilizan, se pueden colocar apoyadas en la parte superior o inferior. En cuanto al motivo de nulidad relativa, el Juzgado señala que existe riesgo de confusión dadas las destacables semejanzas de sus representaciones gráficas (tipo de letra, consonantes y forma de escritura). El Juzgado declara la nulidad de la marca por mala fe y por haber incurrido en causas de nulidad relativa (riesgo de confusión) con las marcas notorias “RAY BAN” y ordena al cese del uso de la marca y condena la demandada a indemnizar a la demandante por daños y perjuicios, sin necesidad de requerimiento previo, dada la notoriedad y el renombre de las marcas “RAY BAN”. Se calcula vía licencia hipotética más un tanto alzado de 6000 EUR por año.

 

COMENTARIO:

 

La marca española n° 3056962 en la clase 9 se solicitó bajo la denominación “WOEI HOD”, aparentemente, muy diferente a las marcas anteriores notorias “RAY BAN”. Sin embargo, cuando este signo se invierte, resulta denominarse “ROY BON” o “ROY BOM” y presenta no solo gran semejanza denominativa con “RAY BAN”, sino también gráfica pues emplea el mismo tipo de letra, las mismas consonantes e idéntica forma de escritura. El Juzgado, atendiendo a este parecido que, en cierta medida va más allá de como la marca ha sido solicitada y valorando también el hecho de que el signo invertido se podrá hacer visible cuando el producto (gafas) no se esté utilizando, declara la nulidad absoluta de la marca española n° 3056962 al considerar que fue solicitado de mala fe. Asimismo, estima la existencia de causa de nulidad relativa por el riesgo de confusión que existe entre el signo invertido de la marca española n° 3056962 (“ROY BON” o “ROY BOM”) y las marcas anteriores notorias “RAY BAN”.