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Contradicción de tesis 471/2009, decidida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión del 03 de marzo de 2009. Mayoría de 3 votos y 2 votos disidentes. Ministro Ponente: Sergio A. Valls Hernández, Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo

CONTRADICCIÓN DE TESIS 471/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

 

SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL ANTEMATE CHIGO.

 

CONSIDERANDO:

 

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en amparo, que se suscitaron en asuntos en materia administrativa, especialidad de esta Sala.

 

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

 

En efecto, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que, podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los Tribunales mencionados o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis se hayan sustentado.

 

En este caso, la denuncia de contradicción la formularon los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y dado que ese órgano emitió uno de los criterios presuntamente contradictorios, cabe concluir que la denuncia la efectuó quien cuenta con legitimación para ello.

 

TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se efectúan las transcripciones conducentes.

 

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión RA. 266/2009, en sesión de diez de septiembre de dos mil nueve, en lo que interesa sostuvo:

 

"Como puede advertirse, en el acto reclamado la autoridad responsable consideró que los argumentos hechos valer por la solicitante del registro marcario eran infundados, pues si bien el estudio de la marca propuesta es de tipo mixta, es decir, se conforma de una denominación, un diseño y una forma tridimensional, y en efecto, dichos elementos en conjunto pueden crear un signo distintivo susceptible de registro, es necesario que para ello cada elemento sea novedoso y original, siendo que en el caso en concreto el signo ********** no cuenta con esa cualidad de distinción, al componerse por una forma tridimensional que incurre en el impedimento previsto en la fracción III del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, puesto que es la forma común de una botella, siendo ésta uno de los productos que pretende amparar con su signo. Al respecto, dice la quejosa en sus conceptos de violación que el acto reclamado es ilegal, pues considera que el artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial no le es aplicable, porque se refiere a la prohibición de registro de marcas tridimensionales, pero no así de marcas mixtas. Dicho planteamiento resulta inoperante, pues la autoridad responsable en ningún momento afirmó que la marca cuyo registro fue negado a la quejosa, sea exclusivamente tridimensional, sino que expresamente reconoció que se trata de una marca mixta, compuesta por elementos nominativos, innominados y tridimensionales, pero que la existencia en esa marca mixta de un elemento tridimensional, como lo es un envase común de cerveza, carente de elementos de originalidad, hace improcedente el registro, conforme al artículo 90, fracción III, de la ley en cita. El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone que se entiende por marca, todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. En ese tenor, la principal función de una marca, es la de servir como elemento de identificación de los respectivos satisfactores que genera el sistema económico productivo, a fin de que el consumidor pueda seleccionar el de su preferencia, de tal manera que la protección de una marca se limita a salvaguardar el uso de ésta. En efecto, los fines de la marca atienden a la protección de intereses económicos de los titulares, a la de las sanas prácticas comerciales y a la del consumidor, punto este último que fue reconocido en la exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y uno, en la que se señaló que: ‘existen conflictos marcarios con éstos y defraudando a los consumidores locales que son inducidos a error respecto a la verdadera procedencia de los productos a los que se aplican tales marcas’. Por su parte, los artículos 89 y 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, establecen lo siguiente: ‘Artículo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos: I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; II. Las formas tridimensionales; III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado’. ‘Artículo 90. No serán registrables como marca: ... III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.’. De los preceptos antes transcritos, se desprende que pueden constituir una marca, entre otros, las denominaciones y figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. También se establece, que las formas tridimensionales pueden ser consideradas como marca, exceptuando aquellas que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común, aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como las formas usuales y corrientes de los productos o las impuestas por su naturaleza o función industrial. De los preceptos en análisis, destacan las siguientes características esenciales que debe reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: A. Distintividad: Es la función principal de la marca, ya que por ella se diferencian los productos o servicios que se encuentran en el mercado relevante, de otros similares, para que el consumidor pueda individualizarlos y singularizarlos, en virtud de que estos matices garantizan el derecho a una libre elección de los consumidores y protegen los intereses del titular de la marca, con el fin de lograr una competencia leal. Este carácter distintivo de la marca tuvo su origen en el documento denominado Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito el veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres, y enmendado por última vez el veintiocho de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, en particular, el artículo 6o. quinquies, apartado B, inciso 2), que dispone: ‘Artículo 6o. quinquies. Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión: ... B) Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: ... 2) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama ... ’. Para mejor conocimiento del tópico en análisis, resulta conveniente acudir a los textos doctrinarios relacionados con el mismo; así, el autor argentino Jorge Otamendi, explica que por carácter distintivo, debe entenderse lo siguiente: ‘El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca como ya vimos, tiene que poder identificar un producto de otro. Por tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, en servicio o cualesquiera de sus propiedades (...) El carácter distintivo se mide o establece con relación a los productos o servicios que va a distinguir. La palabra «mesa» no es distintiva con relación a mesas pero sin duda sí lo es con respecto a heladeras.’.(1) De lo hasta aquí expuesto, se puede afirmar que el carácter distintivo es el requisito esencial de la marca, que engloba tanto a la novedad como a la especialidad. Entonces, la distintividad es un requisito fundamental para el registro marcario, y la falta de tal calidad puede darse por razones intrínsecas o inherentes a la estructura del signo, esto es, cuando se desprende de circunstancias referentes al signo en sí mismo o de la relación que exista entre éste y los bienes y servicios que aspira designar, tal como acontece en el caso de las expresiones genéricas, descriptivas o comunes o usuales. B. La perceptibilidad. Es la posibilidad que tiene un signo para poder ser captado por cualquier persona a través de los sentidos. El requisito de mérito permite que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado. La marca es un bien inmaterial por lo que es menester que lo intangible se materialice, adquiriendo una representación exterior que pueda ser diferenciada por el consumidor. C. La susceptibilidad de representación gráfica. Es la condición que determina que el signo marcario pueda ser expresado o descrito materialmente, a fin de que la persona que lo observe se forme una idea de él, para lo que se utilizan medios como palabras, figuras, entre otros. La falta de alguno de estos elementos integrantes de la marca impide el registro del signo correspondiente, aunado a que tratándose de formas tridimensionales es menester, entre otros supuestos, que tengan originalidad y no se hayan hecho de uso común, de acuerdo con una interpretación en sentido contrario del artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial. Así, el aludido signo puede pasar al uso general que lo transforma en común, sin que pueda ser indicativo de un producto o de sus características, esto es, será irregistrable por carecer de la calidad de distintividad (envases de toda clase, idénticos, usados por quienes venden iguales o diferentes productos), en virtud de que se otorgaría de forma indebida a su titular un monopolio sobre la designación de los productos o servicios que ampare, salvo que se encuentre complementado con otros signos o imágenes que, utilizados en un sentido diverso al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para asignarle capacidad distintiva, en relación con el producto o servicio respectivos, sin perjuicio de que dicho signo pueda continuar utilizándose libremente en el ámbito común. Se expone tal aserto, pues la marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso a su titular, lo que significa que al respecto se excluyan a otras personas en el empleo de esa marca o de cualquier otra que pudiera producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo, por lo que resulta justificado que las formas tridimensionales no sean registrables cuando precisamente sean de uso común, excepto cuando se les incorpora la calidad de distintividad. Por su parte, el elemento de la originalidad consiste en que el signo de algún modo, ya sea por su propia fisionomía o por su novedosa aplicación, signifique una aportación del productor que haga diferente de manera notable, una forma tridimensional frente a otra de su misma especie; de tal suerte que, generalmente, las figuras geométricas no pueden ser consideradas registrables (círculo, cuadrado, líneas), ya que la marca no puede ser simple ni elemental, porque éstas debido a sus matices simples no alcanzan una diferenciación o individualización entre el público consumidor. Ahora bien, en la especie, el signo propuesto para registro, por la quejosa, es el siguiente:

 

"********** (supresión de imagen)

 

"Es relevante establecer, para dilucidar los términos en los que la quejosa formuló el registro marcario, que la clase y producto de la marca que pretende registrar la quejosa pertenecen a ‘21) Cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases; incluyendo botellas’; según se desprende de la solicitud de registro marcario de la quejosa.

 

"********** (supresión de imagen)

 

"La anterior precisión es de importancia relevante, pues de la misma se advierte, que el elemento principal que la quejosa pretende sea registrado en su favor como marca, lo constituye una botella a la que se encuentra adherida una etiqueta con el diseño y nominación de la marca que asevera es de su propiedad, que constituye la palabra **********, esto es, el registro que se pretende se refiere a una forma tridimensional conocida como botella o envase. En ese sentido, es cierto como lo aduce la quejosa, e inclusive como lo sostuvo la autoridad responsable, que la marca cuyo registro se pretende, reviste el carácter de ‘mixta’, pues se proponen elementos nominativos como lo es la palabra **********; figurativos, como lo es el diseño en el que aparece una persona en el desierto y la propia palabra antes citada; y tridimensionales, como lo es la botella, empero, no debe perderse de vista, que el elemento principal cuyo registro se pretende, es la citada forma tridimensional. En efecto, se estima lo anterior pues como se ha dicho, el elemento esencial del registro pretendido, es el de una botella a la que se encuentra adherido el diseño de la marca ********** , ya que se persigue amparar productos de la clase 21 de la clasificación oficial de productos y servicios a saber: cristalería, porcelana y loza, incluyendo botellas. En ese contexto, este órgano colegiado estima, que contrariamente a lo hecho valer por la quejosa, en el acto reclamado sí se consideró que el signo propuesto era mixto, sin embargo, como consideró la autoridad responsable, los elementos adicionales a la forma tridimensional que la quejosa solicita sea de su uso exclusivo como marca, no son suficientes para estimar como registrable en su favor, la botella o envase que implica su propuesta. En este punto de estudio, debe retomarse el contenido del artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, de cuya interpretación a contrario sensu, se puede deducir que para que una forma tridimensional sea registrable como marca, debe reunir los siguientes requisitos:

 

"- No ser del dominio público.

 

"- No ser de uso común.

 

"- Estar dotada de originalidad que las distinga fácilmente.

 

"- No tener la forma usual y corriente de los productos amparados o la impuesta por la naturaleza o función industrial.

 

"De esa manera, del estudio cuidadoso de la fisionomía del signo propuesto por la quejosa, se desprende que si bien no es del dominio público, el mismo no contiene peculiaridades de originalidad, que por sí mismo hagan notoria su distinción con otros signos de la misma clase, pues se trata de una figura tridimensional que es de uso común para el público consumidor y además tiene la forma usual y corriente de los productos amparados por la clase 21, esto es, ‘botellas’. En efecto, aun cuando la impetrante propone que el elemento distintivo de la forma tridimensional propuesta consiste en el diseño que contiene la corcholata, así como la etiqueta adherida que contiene el diseño y nombre de la marca **********, tales elementos en sí, no varían de manera original la forma tridimensional cuyo registro se pretende. Se llega a tal convicción, pues la propia impetrante, define el signo propuesto a registro, como una botella, cuyas características estructurales o de forma no contienen elementos tridimensionales que la hagan diferente a las demás de su misma clase, esto es, no contiene ningún elemento de originalidad que la distinga fácilmente de los productos de la misma clasificación. Se plantea lo anterior, pues la denominación y diseño adheridos a la corcholata y al cuerpo del envase cuyo registro se pretende como de uso exclusivo, no pueden considerarse como elementos de originalidad de la referida forma tridimensional, pues su simple adhesión no marca una diferencia radical en la forma del envase o botella cuyo uso exclusivo pretende la peticionaria de amparo para los productos amparados por la clasificación oficial 21, esto es, cristalería, porcelana y loza, incluyendo botellas. A mayor abundamiento, las etiquetas que contienen el diseño de la marca **********, se encuentran adheridas al envase, sin variar elemento alguno de su estructura, pues la originalidad de la botella en estudio, depende de la forma que el productor le dé en su construcción, para así hacerla diferente a las demás y, en su caso, dé lugar a una forma tridimensional novedosa y original a los demás envases o botellas, por lo cual, se insiste, la sola adhesión de las etiquetas que contienen el diseño de la marca de la quejosa, no pueden estimarse como suficientes para considerar que constituyen un elemento de originalidad y, por tanto, distintivo de los demás productos de la misma clase, pues dichas etiquetas pueden ser adheridas a cualquier otra forma tridimensional y no por ese hecho, cambiarían la estructura original de la misma. En otro aspecto, también debe ponderarse que el signo cuyo registro para uso exclusivo pretende la impetrante de garantías, es de uso común para el público consumidor, pues como lo consideró la autoridad demandada en la resolución materia del juicio de origen, existen diversos productos de la misma especie, esto es ‘botellas’, que concurren en el mercado y que son identificables a primera vista por los consumidores, verbigracia:

 

"********** (supresión de imagen)

 

"********** (supresión de imagen)

 

"De esta manera, la denominación ********** y diseño, pueden ser susceptibles de registro para ser de uso exclusivo de la impetrante y así amparar los productos que comercializa, sin embargo, la forma tridimensional consistente en una botella con las características especificadas por la propia quejosa, aun cuando tenga adherido el diseño de la misma en forma de etiqueta, no puede ser registrable, pues no contiene elementos distintivos al carecer de la originalidad que impone la ley. En este orden de ideas, no obstante que la impetrante hace valer que no ha pretendido proteger sólo la forma de la botella, como forma tridimensional, de manera aislada, pues lo que desea proteger es el conjunto formado por la denominación ********** y diseño y siendo cierto que como lo hace valer, al haberse propuesto diversos elementos constituyendo una marca mixta, los mismos deben ser analizados en su conjunto, para atender a un estudio integral de los elementos planteados por la quejosa relativos al producto cuyo registro persigue, no puede soslayarse, que el envase o botella propuesto por la impetrante, además de que constituye el elemento principal del signo a registrar, reviste una constitución de independencia notoria a la denominación y diseño que al mismo se encuentran adheridas, los cuales no constituyen elementos de originalidad suficientes para distinguir de manera radical a la formatridimensional propuesta en su presentación de botella con el resto de los productos que pertenecen a la misma clase de los que se pretende amparar. Por el mismo motivo, la forma tridimensional en análisis no puede considerarse como de uso exclusivo al igual que la denominación y diseño de la quejosa, pues la botella en la que se encuentran adheridas, es de uso común para la comercialización de diversos productos que pueden encontrarse contenidos en dicho envase y por otra parte, la citada forma tridimensional es del conocimiento general del público consumidor, aunado a que la forma que plantea la quejosa, no presenta característica alguna relevante que la distinga de su forma original, haciéndola novedosa diferenciándola de los demás envases de su misma clase. En ese sentido, si bien la marca propuesta a registro no la integra o compone únicamente la forma tridimensional del envase sino también la denominación y el diseño que integran el conjunto propuesto a registro, lo cierto es que si alguno de los elementos contiene un vicio que no permita su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, provoca el vicio de los demás elementos cuando se lleve el análisis en conjunto. Es cierto que para el estudio del registro de una marca mixta es necesario el análisis en conjunto de sus elementos nominativos, figurativos y/o tridimensionales, sin embargo, contrario a lo considerado por la quejosa es correcto el ejercicio que realiza la responsable para negar el registro consistente en separar los elementos que lo componen para analizar si uno de ellos (forma tridimensional), es registrable, ya que si existe un vicio en uno de los elementos que no permita el registro de la marca, provocaría el vicio del análisis en conjunto de los demás elementos. En ese sentido, si bien el signo propuesto a registro tiene la denominación **********, y cuenta con una etiqueta con diseño y con determinadas características; lo cierto es que la forma tridimensional, a primera vista, no logra salir de lo comúnmente conocido en el comercio, es decir, un envase con cuello estrecho o una botella de cerveza; motivo por el cual, del análisis que se hace en conjunto de los elementos, es posible advertir que uno de ellos (forma tridimensional) vicia al conjunto de ellos, pues este último no es registrable conforme al artículo mencionado. Por tanto, es infundado que el acto reclamado sea contrario a derecho al negar reconocer como marca: **********, pues si bien en la propuesta a registro debe analizarse el conjunto de sus elementos, lo cierto es que si uno de ellos (forma tridimensional), no es registrable, no puede ser registrable tampoco en su conjunto. Debe subrayarse además, que atendiendo al estudio integral que hace valer la impetrante, no es dable considerar, como incorrectamente lo sostiene, que por el hecho de que el signo propuesto contenga elementos distintivos como lo son la denominación ********** y diseño, deba concederse su registro, pues tales elementos podrían ser susceptibles de ser considerados distintivos de los productos que comercializa la quejosa, pero no así de la forma tridimensional propuesta, pues como ya se ha determinado, su simple adhesión a esta última, no constituye un elemento de originalidad suficiente que la haga distinta de otros envases o botellas. En otras palabras, la forma tridimensional propuesta constituye un signo ausente de matices que individualicen al envase en el mercado común relevante, y por ese hecho pueda ser distinguido fácilmente por los consumidores; habida cuenta que su diseño no podría ser individualizado respecto de otros productos porque es en demasía común la figura del envase que podría relacionarse con otros productos que requieran guardarse en esos objetos. Luego, la simplicidad del signo representativo produce que carezca de originalidad y distintividad sin los cuales no se puede constituir una marca, al mismo tiempo que se advierte que es de uso común al poderse utilizar por quienes venden productos iguales, similares o diferentes para identificarlos, al omitirse complementarlo con rasgos notoriamente expresivos tendentes a reconocerle capacidad distintiva; pues al constituir una figura geométrica conocida, adolece de originalidad. En ese sentido, al carecer la figura tridimensional del envase de ciertas peculiaridades derivadas de la originalidad del signo, no es posible obsequiar favorablemente su registro, porque de pensarse lo contrario, se conferiría al futuro titular el derecho exclusivo de uso de un signo genérico, contrario a los elevados fines que tuvo el legislador en la nueva Ley de la Propiedad Industrial. ... Similares consideraciones se sostuvieron al resolver, el veinticinco de enero de dos mil ocho, el amparo directo DA. 334/2007 del índice de este Tribunal Colegiado, del que derivó la tesis aislada I.9o.A.107 A publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Administrativa, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2811, del rubro y texto: ‘MARCAS. PARA QUE UN ENVASE TRIDIMENSIONAL SEA REGISTRABLE ES NECESARIO QUE CONTENGA CARACTERÍSTICAS RELEVANTES EN SU CONSTITUCIÓN QUE ACREDITEN SU DISTINTIVIDAD Y ORIGINALIDAD Y NO SÓLO LA SIMPLE ADHESIÓN DE DETERMINADOS DISEÑOS. De una interpretación sistemática de los artículos 88 y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se advierte que la distintividad y originalidad son los elementos esenciales que debe reunir un signo para ser registrado como marca. Así, la distintividad consiste en diferenciar los productos o servicios que se encuentran en un mercado relevante de otros similares, para que el consumidor pueda individualizarlos y singularizarlos, mientras que la originalidad radica en que el signo propuesto, por su propia fisonomía o por su novedosa aplicación, implique una aportación que haga notable un producto frente a otro de la misma especie. En ese orden de ideas, el artículo 90, fracción III, de la citada ley, interpretado a contrario sensu, prevé que para que una forma tridimensional sea registrable, debe reunir los siguientes requisitos: a) no ser de uso común; b) estar dotada de originalidad que la distinga fácilmente y; c) no tener la forma usual y corriente de los productos protegidos o la impuesta por la naturaleza o función industrial. Consecuentemente, para que un envase tridimensional, por ejemplo, uno en forma de botella, sea registrable como marca, es insuficiente que contenga ciertos rasgos de distintividad, como puede ser la simple adhesión de determinados diseños, pues necesariamente debe tener características de estructura relevantes en su constitución que acrediten los comentados elementos.’ (********** 25 de enero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Flores Suárez. Secretaria: Gloria Luz Reyes Rojo). Por otro lado, cabe señalar que las ejecutorias a que hace referencia la parte quejosa en su demanda de amparo y que ofrece como prueba relativas a las resoluciones pronunciadas por el amparo en revisión RA. 175/2008 del índice del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el amparo en revisión RA. 185/2008 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; no son obligatorias para este Tribunal Colegiado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo. Además, este Tribunal Colegiado estima que el criterio sustentado en la presente sentencia se contrapone al sostenido por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria de dieciséis de junio de dos mil ocho dictada en el amparo en revisión RA. 175/2009 de su índice, que fue ofrecido como prueba en el presente juicio de amparo (foja 80 a 96). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, por conducto de la Magistrada presidenta de este Tribunal Colegiado y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase la denuncia de la posible contradicción de criterios entre el sostenido por este órgano jurisdiccional con el que se contiene en la ejecutoria precitada. No pasa inadvertida la manifestación de la quejosa en el sentido de que: ‘Cabe destacar que si bien es cierto que el artículo 6 del Convenio de París establece que la marca registrada «en un país de la Unión es considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión» ello se debe a que al firmarse dicho convenio a pesar de que se establecieron principios generales sobre las marcas y sus registros, se respetó la autonomía de la autoridad nacional para aplicar su legislación particular, sin embargo, en el caso que nos ocupa resulta importante tomar en consideración lo resuelto por dicho organismo internacional, pues México tiene normas vigentes equivalentes para la concesión de registro de marcas, por lo tanto, resulta inconcuso que la resolución de fecha 19 de diciembre de 2008 es contraria a derecho’, ya que lo anterior no desvirtúa la afirmación de la autoridad responsable en el sentido de que un registro extranjero no obliga al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a conceder una marca que incurre en un impedimento legal. En tales condiciones, dada la ineficacia de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó."

 

Mientras que en las consideraciones expuestas por el mismo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el juicio de amparo directo DA. 334/2007, en sesión de veinticinco de enero de dos mil ocho, y cuyo criterio sirvió de sustento para resolver el amparo en revisión previamente referido; sostuvo:

 

"Los conceptos de violación antes aludidos, devienen infundados, por las consideraciones que a continuación se exponen: Cabe señalar, en primer término, que el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone que se entiende por marca, todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. En ese tenor, la principal función de una marca, es la de servir como elemento de identificación de los respectivos satisfactores que genera el sistema económico productivo, a fin de que el consumidor pueda seleccionar el de su preferencia, de tal manera que la protección de una marca se limita a salvaguardar el uso de ésta. En efecto, los fines de la marca atienden a la protección de intereses económicos de los titulares, a la de las sanas prácticas comerciales y a la del consumidor, punto este último que fue reconocido en la exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y uno, en la que se señaló que: ‘existen aquellos conflictos marcarios con éstos y defraudando a los consumidores locales que son inducidos a error respecto a la verdadera procedencia de los productos a los que se aplican tales marcas’. Por su parte, los artículos 89 y 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, establecen lo siguiente: ‘Artículo 89. (se transcribe)’ y ‘Artículo 90. (se transcribe)’ De los preceptos antes transcritos, se desprende que pueden constituir una marca, entre otros, las denominaciones y figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. También se establece, que las formas tridimensionales pueden ser consideradas como marca, exceptuando aquellas que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común, aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como las formas usuales y corrientes de los productos o las impuestas por su naturaleza o función industrial. De los preceptos en análisis, destacan las siguientes características esenciales que debe reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: A. Distintividad: Es la función principal de la marca, ya que por ella se diferencian los productos o servicios que se encuentran en el mercado relevante, de otros similares, para que el consumidor pueda individualizarlos y singularizarlos, en virtud de que estos matices garantizan el derecho a una libre elección de los consumidores y protegen los intereses del titular de la marca, con el fin de lograr una competencia leal. Este carácter distintivo de la marca tuvo su origen en el documento denominado Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito el veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres, y enmendado por última vez el veintiocho de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, en particular, el artículo 6o. quinquies, apartado B, inciso 2), que dispone: ‘Artículo 6o. quinquies. (se transcribe)’ Para mejor conocimiento del tópico en análisis, resulta conveniente acudir a los textos doctrinarios relacionados con el mismo; así, el autor argentino Jorge Otamendi, explica que por carácter distintivo, debe entenderse lo siguiente: ‘El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca como ya vimos, tiene que poder identificar un producto de otro. Por tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, en servicio o cualesquiera de sus propiedades (...) El carácter distintivo se mide o establece con relación a los productos o servicios que va a distinguir. La palabra «mesa» no es distintiva con relación a mesas pero sin duda sí lo es con respecto a heladeras.’.(2) De lo hasta aquí expuesto, se puede afirmar que el carácter distintivo es el requisito esencial de la marca, que engloba tanto a la novedad como a la especialidad. Entonces, la distintividad es un requisito fundamental para el registro marcario, y la falta de tal calidad puede darse por razones intrínsecas o inherentes a la estructura del signo, esto es, cuando se desprende de circunstancias referentes al signo en sí mismo o de la relación que exista entre éste y los bienes y servicios que aspira designar, tal como acontece en el caso de las expresiones genéricas, descriptivas o comunes o usuales. B. La perceptibilidad. Es la posibilidad que tiene un signo para poder ser captado por cualquier persona a través de los sentidos. El requisito de mérito permite que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado. La marca es un bien inmaterial por lo que es menester que lo intangible se materialice, adquiriendo una representación exterior que pueda ser diferenciada por el consumidor. C. La susceptibilidad de representación gráfica. Es la condición que determina que el signo marcario pueda ser expresado o descrito materialmente, a fin de que la persona que lo observe se forme una idea de él, para lo que se utilizan medios como palabras, figuras, entre otros. La falta de alguno de estos elementos integrantes de la marca impide el registro del signo correspondiente, aunado a que tratándose de formas tridimensionales es menester, entre otros supuestos, que tengan originalidad y no se hayan hecho de uso común, de acuerdo con una interpretación en sentido contrario del artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial. Así, el aludido signo puede pasar al uso general que lo transforma en común, sin que pueda ser indicativo de un producto o de sus características, esto es, será irregistrable por carecer de la calidad de distintividad (envases de toda clase, idénticos, usados por quienes venden iguales o diferentes productos), en virtud de que se otorgaría de forma indebida a su titular un monopolio sobre la designación de los productos o servicios que ampare, salvo que se encuentre complementado con otros signos o imágenes que, utilizados en un sentido diverso al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para asignarle capacidad distintiva, en relación con el producto o servicio respectivos, sin perjuicio de que dicho signo pueda continuar utilizándose libremente en el ámbito común. Se expone tal aserto, pues la marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso a su titular, lo que significa que al respecto se excluyan a otras personas en el empleo de esa marca o de cualquier otra que pudiera producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo, por lo que resulta justificado que las formas tridimensionales no sean registrables cuando precisamente sean de uso común, excepto cuando se les incorpora la calidad de distintividad. Por su parte, el elemento de la originalidad consiste en que el signo de algún modo, ya sea por su propia fisionomía o por su novedosa aplicación, signifique una aportación del productor que haga diferente de manera notable, una forma tridimensional frente a otra de su misma especie; de tal suerte que, generalmente, las figuras geométricas no pueden ser consideradas registrables (círculo, cuadrado, líneas), ya que la marca no puede ser simple ni elemental, porque éstas debido a sus matices simples no alcanzan una diferenciación o individualización entre el público consumidor. Ahora bien, en la especie, el signo propuesto para registro, por la quejosa, es el siguiente:

 

"********** (supresión de imagen)

 

"Es relevante establecer, para dilucidar los términos en los que la quejosa formuló a la hoy tercero perjudicada el registro marcario que pretende, que de las constancias que integran los autos del juicio de nulidad de origen, no se advierte el ocurso por medio del cual la ahora impetrante de garantías solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el registro de la marca ‘**********. Sin embargo, tanto en el capítulo de antecedentes de la demanda de nulidad, así como en el del ocurso de garantías, la impetrante señaló que el diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, solicitó el registro de la marca **********, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para amparar los productos correspondientes a la clase 21 de la clasificación oficial de productos y servicios que comprende: cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases, incluyendo botellas, máxime que la misma consideración se realizó en el fallo reclamado, sin que la quejosa formulara impugnación alguna al respecto. En efecto, tanto en los antecedentes que expuso en su demanda de garantías, transcritos en otra parte de esta ejecutoria, como en los que adujo en su demanda de nulidad, expuso lo siguiente (fojas 4 y 5 del juicio de origen): ‘I. Con fecha 19 de noviembre de 2004 mi mandante, **********, solicitó el registro de la marca **********, el cual se tramita en el expediente de marca **********, para amparar y proteger productos correspondientes a la clase 21 de la clasificación oficial de productos y servicios: cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases; incluyendo botellas. II. Mediante oficio de fecha 6 de diciembre de 2004, con número de código de barras 20040404812 la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas D, requirió a mi mandante para que repusiera la solicitud de registro de marca indicando las leyes y figuras no reservables que se aprecian en las etiquetas del signo propuesto a registro. III. Mediante escrito presentado con fecha 28 de abril de 2005 mi mandante dio contestación al oficio de requisitos con número de código de barras 20040404812 de fecha 6 de diciembre de 2004, reponiendo la solicitud de registro de marca ********** señalando las leyendas no reservables. IV. Mediante oficio de fecha 17 de mayo de 2005, con número de código de barras 20050169739 la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas C, le comunicó a mi mandante la imposibilidad legal para registrar la marca tramitada en el expediente **********, al considerar que el elemento de carácter tridimensional que integra el signo propuesto a registro carecede originalidad. V. Mediante escrito presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con fecha 6 de julio de 2005 mi mandante dio contestación al oficio de objeción fecha 17 de mayo de 2005 con número de códigos (sic) de barras 20050169739, exponiendo los razonamientos jurídicos por los cuales el otorgamiento del registro del signo distintivo **********. VI. Mediante resolución de fecha 30 de septiembre de 2005, con número de código de barras **********, la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas ‘B’ del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó el registro de la solicitud de marca **********, al considerar indebidamente que dicho signo carecía de novedad respecto de su elemento tridimensional toda vez que dicho elemento se ha convertido en la forma común de presentación de los productos correspondientes a la clase 21 del clasificador oficial de productos y servicios que se desean proteger’. De igual forma, tanto en su demanda de nulidad, en los conceptos de violación hechos valer en el presente juicio de garantías, se desprende que la peticionaria de amparo, señaló que el signo cuyo registro pretende tiene las siguientes características: Demanda de nulidad (foja 20 del juicio de origen): ‘... La marca tramitada en el expediente ********** propiedad de mi representada, se encuentra formada por una botella de color ámbar con la tapa o corcholata de color blanco con el diseño de la marca de mi representada **********, la cual es plenamente identificable. En el cuello de la botella se encuentra otra etiqueta en la que vuelve a resaltar la marca de mi representada **********. Siguiendo la forma de la botella, ésta se ensancha y en la parte central, podemos observar que se encuentra adherida una etiqueta la cual es en el fondo de color blanco, en la parte superior está el sello distintivo de mi representada, la cual identifica a todas las cervezas que ella elabora y en la parte inferior en letras más grandes vuelve a aparecer la marca de mi representada **********’. Demanda de garantías (foja 14 del presente toca): ‘... En efecto la marca tramitada en el expediente ********** propiedad de mi representada, se encuentra formada por una botella de color ámbar con la tapa o corcholata de color dorado con el diseño de la marca de mi representada **********, la cual es plenamente identificable. En el cuerpo de la botella se observa que ésta se ensancha y en la parte central, podemos observar que se encuentra adherida una etiqueta la cual es en el fondo de color dorado, y en la parte central aparece el diseño de un ********** en el desierto y abajo, la palabra **********’. La anterior precisión es de importancia relevante, pues de la misma se advierte, que el elemento principal que la quejosa pretende sea registrado en su favor como marca, lo constituye una botella de color ámbar a la que se encuentra adherida una etiqueta con el diseño y nominación de la marca que asevera es de su propiedad, que constituye la palabra **********, esto es, el registro que se pretende se refiere a una forma tridimensional conocida como botella o envase, con las características antes reseñadas. En ese sentido, es cierto como lo aduce la quejosa, e inclusive como lo sostuvo la autoridad responsable, que la marca cuyo registro se pretende, reviste el carácter de ‘mixta’, pues se proponen elementos nominativos como lo es la palabra **********; figurativos, como lo es el diseño en el que aparece una persona en el desierto y la propia palabra antes citada; y tridimensionales, como lo es la botella de color ámbar, empero, no debe perderse de vista, que el elemento principal cuyo registro se pretende, es la citada forma tridimensional. En efecto, se estima lo anterior pues como se ha dicho, la propia quejosa señaló como elemento esencial del registro pretendido, una botella de color ámbar a la que se encuentran (sic) adherido el diseño de la marca ********** y, por otra parte, dicha situación se robustece con el señalamiento en el sentido de que con el citado registro se persigue amparar productos de la clase 21 de la clasificación oficial de productos y servicios a saber: cristalería, porcelana y loza, incluyendo botellas. En ese contexto, este órgano colegiado estima, que contrariamente a lo hecho valer por la impetrante, en el fallo reclamado sí se consideró que el signo propuesto era mixto, sin embargo, como consideró la autoridad responsable, los elementos adicionales a la forma tridimensional que la quejosa solicita sea de su uso exclusivo como marca, no son suficientes para estimar como registrable en su favor, la botella o envase que implica su propuesta. En este punto de estudio, debe retomarse el contenido del artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, de cuya interpretación a contrario sensu, se puede deducir que para que una forma tridimensional sea registrable como marca, debe reunir los siguientes requisitos:

 

"- No ser del dominio público.

 

"- No ser de uso común.

 

"- Estar dotada de originalidad que las distinga fácilmente.

 

"- No tener la forma usual y corriente de los productos amparados o la impuesta por la naturaleza o función industrial.

 

"De esa manera, del estudio cuidadoso de la fisionomía del signo propuesto por la quejosa, se desprende que si bien no es del dominio público, el mismo no contiene peculiaridades de originalidad, que por sí mismo hagan notoria su distinción con otros signos de la misma clase, pues se trata de una figura tridimensional que es de uso común para el público consumidor y además tiene la forma usual y corriente de los productos amparados por la clase 21, esto es ‘botellas’. En efecto, aun cuando la impetrante propone que el elemento distintivo de la forma tridimensional propuesta consiste en el diseño que contiene la corcholata, así como la etiqueta adherida que contiene el diseño y nombre de la marca **********, tales elementos en sí, no varían de manera original la forma tridimensional cuyo registro se pretende. Se llega a tal convicción, pues la propia impetrante, define el signo propuesto a registro, como una botella color ámbar, cuyas características estructurales o de forma no contienen elementos tridimensionales que la hagan diferente a las demás de su misma clase, esto es, no contiene ningún elemento de originalidad que la distinga fácilmente de los productos de la misma clasificación. Se plantea lo anterior, pues la denominación y diseño adheridos a la corcholata y al cuerpo del envase cuyo registro se pretende como de uso exclusivo, no pueden considerarse como elementos de originalidad de la referida forma tridimensional, pues su simple adhesión no marca una diferencia radical en la forma del envase o botella cuyo uso exclusivo pretende la peticionaria de amparo para los productos amparados por la clasificación oficial 21, esto es, cristalería, porcelana y loza, incluyendo botellas. A mayor abundamiento, las etiquetas que contienen el diseño de la marca **********, se encuentran adheridas al envase, sin variar elemento alguno de su estructura, pues la originalidad de la botella en estudio, depende de la forma que el productor le dé en su construcción, para así hacerla diferente a las demás y, en su caso, dé lugar a una forma tridimensional novedosa y original a los demás envases o botellas, por lo cual, se insiste, la sola adhesión de las etiquetas que contienen el diseño de la marca de la quejosa, no pueden estimarse como suficientes para considerar que constituyen un elemento de originalidad y, por tanto, distintivo de los demás productos de la misma clase, pues como lo sostuvo la responsable, dichas etiquetas pueden ser adheridas a cualquier otra forma tridimensional y no por ese hecho, cambiarían la estructura original de la misma. En otro aspecto, también debe ponderarse que el signo cuyo registro para uso exclusivo pretende la impetrante de garantías, es de uso común para el público consumidor, pues como lo consideró la sala responsable, así como la autoridad demandada en la resolución materia del juicio de origen, existen diversos productos de la misma especie, esto es ‘botellas’, que concurren en el mercado y que son identificables a primera vista por los consumidores, verbigracia:

 

"********** (supresión de imagen)

 

"********** (supresión de imagen)

 

"De esta manera, tal como lo sostuvo la autoridad responsable, la denominación ********** y diseño, pueden ser susceptibles de registro para ser de uso exclusivo de la impetrante y así amparar los productos que comercializa, sin embargo, la forma tridimensional consistente en una botella de color ámbar con las características especificadas por la propia quejosa, aun cuando tenga adherido el diseño de la misma en forma de etiqueta, no puede ser registrable, pues no contiene elementos distintivos al carecer de la originalidad que impone la ley. En este orden de ideas, no obstante que la impetrante hace valer que no ha pretendido proteger sólo la forma de la botella, como forma tridimensional, de manera aislada, pues lo que desea proteger es el conjunto formado por la denominación ********** y diseño y siendo cierto que como lo hace valer, al haberse propuesto diversos elementos constituyendo una marca mixta, los mismos deben ser analizados en su conjunto, para atender a un estudio integral de los elementos planteados por la quejosa relativos al producto cuyo registro persigue, no puede soslayarse, que el envase o botella propuesto por la impetrante, además de que constituye el elemento principal del signo a registrar, reviste una constitución de independencia notoria a la denominación y diseño que al mismo se encuentran adheridas, los cuales no constituyen elementos de originalidad suficientes para distinguir de manera radical a la forma tridimensional propuesta en su presentación de botella con el resto de los productos que pertenecen a la misma clase de los que se pretende amparar. Por el mismo motivo, la forma tridimensional en análisis no puede considerarse como de uso exclusivo al igual que la denominación y diseño de la quejosa, pues la botella en la que se encuentran adheridas, es de uso común para la comercialización de diversos productos que pueden encontrarse contenidos en dicho envase y, por otra parte, la citada forma tridimensional es del conocimiento general del público consumidor, aunado a que la forma que plantea la quejosa, no presenta característica alguna relevante que la distinga de su forma original, haciéndola novedosa diferenciándola de los demás envases de su misma clase. Lo anterior explica lo infundado de los conceptos de violación en estudio, pues además de que los criterios invocados por la impetrante no son de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, al tener el carácter de tesis aisladas emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito, la impetrante hace depender su argumento de que los signos mixtos son registrables siempre que contengan elementos distintivos, siendo que en la especie, no se acredita la distinción aludida. Debe subrayarse, que atendiendo al estudio integral que hace valer la impetrante, no es dable considerar, como incorrectamente lo sostiene, que por el hecho de que el signo propuesto contenga elementos distintivos como lo son la denominación ********** y diseño, deba concederse su registro, pues tales elementos podrían ser susceptibles de ser considerados distintivos de los productos que comercializa la quejosa, pero no así de la forma tridimensional propuesta, pues como ya se ha determinado, su simple adhesión a esta última, no constituye un elemento de originalidad suficiente que la haga distinta de otros envases o botellas. En otras palabras, la forma tridimensional propuesta constituye un signo ausente de matices que individualicen al envase en el mercado común relevante, y por ese hecho pueda ser distinguido fácilmente por los consumidores; habida cuenta que su diseño no podría ser individualizado respecto de otros productos porque es en demasía común la figura del envase que podría relacionarse con otros productos que requieran guardarse en esos objetos. Luego, la simplicidad del signo representativo produce que carezca de originalidad y distintividad sin los cuales no se puede constituir una marca, al mismo tiempo que se advierte que es de uso común al poderse utilizar por quienes venden productos iguales, similares o diferentes para identificarlos, al omitirse complementarlo con rasgos notoriamente expresivos tendentes a reconocerle capacidad distintiva; pues al constituir una figura geométrica conocida, adolece de originalidad. En ese sentido, al carecer la figura tridimensional del envase de ciertas peculiaridades derivadas de la originalidad del signo, no es posible obsequiar favorablemente su registro, porque de pensarse lo contrario, se conferiría al futuro titular el derecho exclusivo de uso de un signo genérico, contrario a los elevados fines que tuvo el legislador en la nueva Ley de la Propiedad Industrial. No está por demás agregar que la autoridad demandada en el procedimiento de origen negó el referido registro marcario, porque advirtió que el signo carece de los elementos básicos para ser considerado como marca, entonces, la parte quejosa tiene la eventual posibilidad de gestionar nuevamente que se registre el signo si se le incorporan las calidades legales para tal efecto, esto es, si conforme a su estructura puede ser, a simple vista, suficientemente expresivo, no como una figura común, sino distintiva de otros signos idénticos o similares que usualmente observa el consumidor. ... Por todo lo antes considerado, el fallo reclamado ningún perjuicio reporta en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, pues no se le ha privado de solicitar el registro de la marca ********** y diseño o de ejercerlo como un derecho de uso exclusivo, si es que ya es titular del dicho registro (pues no pasa inadvertido para este órgano colegiado que en sus conceptos de violación la quejosa refiere en varias ocasiones que dicho signo y diseño son de su propiedad) y, por el contrario, se intenta proteger las prácticas comerciales con el fin de que los diversos productores no se vean privados de utilizar en su actividad diaria una forma tridimensional que es de uso común como lo es una botella de color ámbar, así como al público consumidor que se encuentra interesado en que exista una diversidad de productos que puedan ser comercializados a través de esa forma tridimensional. En esas condiciones, al quedar patente lo infundado de los conceptos de violación en estudio, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados."

 

De esta resolución derivó el criterio que se contiene en la tesis I.9o.A. 107 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2811, que establece lo siguiente:

 

"MARCAS. PARA QUE UN ENVASE TRIDIMENSIONAL SEA REGISTRABLE ES NECESARIO QUE CONTENGA CARACTERÍSTICAS RELEVANTES EN SU CONSTITUCIÓN QUE ACREDITEN SU DISTINTIVIDAD Y ORIGINALIDAD Y NO SÓLO LA SIMPLE ADHESIÓN DE DETERMINADOS DISEÑOS. De una interpretación sistemática de los artículos 88 y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se advierte que la distintividad y originalidad son los elementos esenciales que debe reunir un signo para ser registrado como marca. Así, la distintividad consiste en diferenciar los productos o servicios que se encuentran en un mercado relevante de otros similares, para que el consumidor pueda individualizarlos y singularizarlos, mientras que la originalidad radica en que el signo propuesto, por su propia fisonomía o por su novedosa aplicación, implique una aportación que haga notable un producto frente a otro de la misma especie. En ese orden de ideas, el artículo 90, fracción III, de la citada ley, interpretado a contrario sensu, prevé que para que una forma tridimensional sea registrable, debe reunir los siguientes requisitos: a) no ser de uso común; b) estar dotada de originalidad que la distinga fácilmente y; c) no tener la forma usual y corriente de los productos protegidos o la impuesta por la naturaleza o función industrial. Consecuentemente, para que un envase tridimensional, por ejemplo, uno en forma de botella, sea registrable como marca, es insuficiente que contenga ciertos rasgos de distintividad, como puede ser la simple adhesión de determinados diseños, pues necesariamente debe tener características de estructura relevantes en su constitución que acrediten los comentados elementos."

 

Por su parte, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión RA. 175/2008, en sesión de dieciséis de junio de dos mil ocho, sostuvo:

 

"Es fundado el concepto de violación relativo a que la autoridad responsable hizo el examen de fondo de la marca propuesta a registro de forma seccionada pues sólo consideró la figura tridimensional, no así el diseño y la denominación que, apreciados en conjunto y a primer golpe de vista junto con aquél (elemento tridimensional) permiten advertir que el signo ********** es distintivo y original, máxime que el artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial sólo se refiere a las figuras tridimensionales y la quejosa propuso una marca mixta; lo anterior, porque el precepto mencionado dispone: ‘Artículo 90. No serán registrables como marca: ... III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.’, de donde se desprende que dicho supuesto únicamente establece la prohibición de registrar las formas tridimensionales que se ubiquen en las hipótesis ahí señaladas, por lo que, como adujo la parte quejosa, la autoridad responsable aplicó incorrectamente el artículo 90, fracción III, de la ley citada, en tanto que no propuso a registro una forma tridimensional pura (botella) sino una marca mixta compuesta por tres elementos: denominación, diseño y forma tridimensional de manera que, si bien la marca ********** contiene el elemento forma tridimensional que pudiera considerarse la forma común para la presentación de los productos a amparar, también es cierto que dicho elemento debió ser analizado en conjunto con los otros dos componentes a fin de determinar si la marca propuesta a registro, integrada por sus tres componentes, era original y distintiva o no, pero no examinar dichos elementos por separado, como hizo la autoridad responsable; de ahí que, como afirma la sociedad quejosa, se aplicó indebidamente la ley que rige el registro de las marcas y, en consecuencia, se violó en su perjuicio la garantía de debida fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 Constitucional. No obsta la consideración expuesta en la resolución reclamada que dice: ‘... En contestación a lo anterior, ésta (sic) Autoridad le manifiesta que, para el estudio del signo en comento se ha considerado que el signo es del tipo mixto, es decir, es un signo que se conforma por una denominación, un diseño y una forma tridimensional, y en efecto dichos elementos en conjunto pueden crear un signo distintivo susceptible de registro, pero para ello cada elemento debe ser novedoso y original, siendo que en el caso en concreto el signo ********** ha perdido esa cualidad de distinción, en virtud de que se conforma por una forma tridimensional que incurre en el impedimento previsto en la fracción III del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.’, puesto que ello no exime a la autoridad responsable de analizar la marca propuesta a registro tal como fue presentada, y no considerar sólo uno de sus elementos. Tampoco obsta que el artículo 90, fracciónIII, de la Ley de la Propiedad Industrial prevenga que no son registrables las formas tridimensionales que constituyan la presentación ordinaria de los productos, puesto que, como aduce la quejosa, dicho precepto no regula el registro de una marca mixta como la que propuso, la cual debe analizarse en su conjunto en la medida que la marca propuesta a registro es el conjunto de elementos y no cada uno por separado; es decir, si se registrara la marca, la quejosa obtendría derecho exclusivo al uso de la misma, considerada en su conjunto, y no al de la forma tridimensional en forma aislada puesto que no está solicitando el registro de la forma tridimensional en sí misma sino sólo acompañada y en conjunto con los demás elementos que propone; luego, si obtuviera el registro de la marca mixta referida, no podría oponerse a que otra persona usara el mismo elemento tridimensional si no estuviera acompañado de los demás elementos que conforman su marca pues, se insiste, no está solicitando, ni obtendría, el registro de la forma tridimensional en sí misma, sino del conjunto del que forma parte. La necesidad de aceptar que lo que es objeto de registro es el conjunto de características y no cada elemento por separado deriva de la circunstancia de hecho de que cualquier expresión, elemento gráfico o forma tridimensional puede descomponerse en elementos que, considerados en forma aislada, resultan de uso común, generalizado o básico y, si se aceptara el argumento de la responsable, ninguna marca podría ser registrada puesto que todas se integran a partir de elementos comunes, generales o básicos, lo que iría en contra de la finalidad que persigue el sistema jurídico al proteger las marcas; luego, debe concluirse que lo que es objeto de registro es el conjunto de características de la marca y no cada elemento que la conforme considerado en forma aislada, razón por la cual el análisis de procedibilidad de su registro debe efectuarse atendiendo al conjunto de sus características. En esas condiciones, procede revocar, en la materia de la revisión, el fallo sujeto a revisión y conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal que se solicita, para el efecto de que la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas ‘B’ del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deje insubsistente la resolución de veintidós de noviembre de dos mil siete, dictada en el expediente marcario 819543 (ochocientos diecinueve mil quinientos cuarenta y tres), regresando las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías; lo anterior sin perjuicio de que resuelva lo que proceda en derecho sobre la solicitud de registro de la marca ********** tomando en cuenta que se solicitó el registro de una marca mixta y, por tanto, el análisis que determine la decisión sobre su registro debe hacerse atendiendo al conjunto de sus elementos constitutivos y no sólo a uno de ellos ... ."

 

CUARTO. Pues bien, la circunstancia de que el criterio sustentado por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 266/2009, no hayan sido expuestos formalmente como tesis y, por ende, no haya publicación de ellas, conforme a lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no obsta para que esta Segunda Sala se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis, pues para que se determine su existencia, basta que diversos Tribunales Colegiados adopten criterios divergentes al resolver sobre el mismo punto de derecho.

 

Son aplicables a lo anterior, las tesis de jurisprudencia P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno y 2a./J. 94/2000 de esta Segunda Sala, publicadas respectivamente en la página 77, Tomo XIII, abril de 2001, y en la página 319, Tomo XII, noviembre de 2000, ambos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubros son: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES." y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."

 

QUINTO. Procede analizar ahora, si existe la contradicción de tesis denunciada, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo.

 

De igual forma, procede dicho análisis en los términos establecidos en la tesis P. XLVI/2009 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de dos mil nueve, página sesenta y ocho, cuyos rubro y texto indican:

 

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

 

Para estar en posibilidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el que habrá de prevalecer, es menester tomar en consideración los antecedentes y la conclusión a la que cada órgano colegiado arribó, como se expone a continuación:

 

A) El tres de enero de dos mil cinco **********, solicitó el registro de la marca **********. Solicitud que se tramitó bajo el expediente **********.

 

Posteriormente, el veinticinco de julio de dos mil cinco la coordinadora departamental de examen de marcas "C" le comunicó a la promovente la imposibilidad de registrar la marca propuesta en virtud de que el signo carece de la originalidad que la ley exige tratándose de figuras de carácter tridimensional.

 

Inconforme con dicha resolución **********, promovió juicio de garantías, del que conoció el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el que lo registró con el número **********, y a través del cual resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, pues estimó que el objeto de un registro de marca es distinguir a un producto o servicio dentro de otros de su misma especie o clase en el mercado, por tanto, en la resolución reclamada, la responsable debió analizar la marca en su conjunto como elemento mixto y no sólo a la figura tridimensional.

 

Ante tal resolución, la autoridad responsable interpuso el recurso de revisión, del que correspondió conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrándolo con el número RA. 266/2009, y en sesión de diez de septiembre de dos mil nueve, revocó el fallo recurrido, al estimar fundados los conceptos de violación expuestos por la autoridad responsable.

 

Dicho órgano jurisdiccional consideró inoperante el concepto de violación consistente en que el artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial no le es aplicable, porque se refiere a la prohibición de registro de marcas tridimensionales pero no así de marcas mixtas; puesto que la autoridad responsable en ningún momento afirmó que la marca, cuyo registro fue negado, sea exclusivamente tridimensional, sino que expresamente la reconoció como mixta.

 

Asimismo, sostuvo, que si bien el signo propuesto a registro tiene la denominación **********, y cuenta con una etiqueta con diseño y con determinadas características; lo cierto es que la forma tridimensional, a primera vista, no logra salir de lo comúnmente conocido en el comercio, es decir, un envase con cuello estrecho o una botella de cerveza; motivo por el cual, del análisis que se hace en conjunto de los elementos, es posible advertir que uno de ellos (forma tridimensional) vicia al conjunto, pues este último no es registrable conforme al artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, y si bien es cierto que en la propuesta a registro debe analizarse el conjunto de sus elementos, también lo es que si uno de ellos (forma tridimensional) no es registrable, no puede ser registrable tampoco en su conjunto, por lo que resolvió modificar la sentencia recurrida y negar el amparo y protección de la Justicia Federal.

 

B) **********, solicitó el registro de la marca **********, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y mediante resolución dictada el treinta de septiembre de dos mil cinco, la coordinadora departamental de examen de marcas "B" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó el registro de la solicitud de marca **********, al considerar que dicho signo carecía de novedad respecto de su elemento tridimensional, toda vez que dicho elemento se ha convertido en la forma común de presentación de productos correspondientes a la clase 21 del clasificador oficial de productos y servicios que se deseaban proteger

 

Contra tal resolución, la ********** promovió juicio de nulidad del que tocó conocer a la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y ésta le asignó el número **********, y dictó sentencia el once de septiembre de dos mil seis, declarando la validez de la resolución impugnada.

 

Inconforme con la determinación de la Sala Fiscal, la citada persona moral promovió juicio de amparo directo, el cual a su vez le correspondió conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que lo registró con el número **********.

 

Al resolver el juicio de amparo, el Tribunal Colegiado del conocimiento negó el amparo y protección de la Justicia Federal, al estimar infundados los conceptos de violación expuestos por la cervecería quejosa.

 

Al respecto, la quejosa adujo medularmente que la responsable soslayó que no es lo mismo el registro de una marca nominativa, figurativa, tridimensional, que una marca mixta, pues en las primeras, si no hay distintividad, no puede ser registrada al estar compuesta de un solo elemento, mientras que para las marcas mixtas que poseen varios elementos, al ser apreciada en su conjunto y al primer golpe de vista, a pesar que alguno de sus elementos carezca de distintividad, ello no es motivo para que se le niegue su registro.

 

Por su parte, el órgano colegiado desestimó el concepto de violación en virtud de que sostuvo, que la forma tridimensional en análisis no puede considerarse como de uso exclusivo al igual que la denominación y diseño de la quejosa, pues la botella en la que se encuentran adheridas, es de uso común para la comercialización de diversos productos que pueden encontrarse contenidos en dicho envase y por otra parte, la citada forma tridimensional es del conocimiento general del público consumidor, aunado a que la forma que plantea la quejosa, no presenta característica alguna relevante que la distinga de su forma original, haciéndola novedosa diferenciándola de los demás envases de su misma clase; por lo que resolvió negar el amparo y protección de la Justicia Federal.

 

C) El trece de noviembre de dos mil seis **********, por conducto de su apoderado, solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el registro de la marca **********, de tipo mixto.

 

La anterior solicitud fue resuelta el veintidós de noviembre de dos mil siete por la coordinadora departamental de examen de marcas "B" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de negar el signo propuesto en virtud de que es carente de originalidad y singularidad, en tanto que no cuenta con elemento alguno que salga de lo comúnmente conocido en el sector comercial.

 

Inconforme con tal determinación ********** promovió juicio de amparo indirecto del que correspondió conocer al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal el que le asignó el número ********** y el tres de abril de dos mil ocho dictó sentencia en la que determinó negar el amparo solicitado pues estimó que resultó infundado el argumento relativo a la falta de motivación del acto reclamado, ya que del contenido de éste, se desprendía que la negativa de registro de marca tuvo lugar porque el elemento tridimensional (una botella) que compone el signo propuesto a registro carece de originalidad, al tratarse de la forma comúnmente empleada para presentar los productos que se pretenden amparar, por tanto, el signo no es registrable de acuerdo con el artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial; máxime que uno de los elementos del signo comprende la forma tridimensional y el mencionado precepto prevé que esas formas no serán registrables, sin que ello implique un análisis individual o aislado de ese elemento y, en consecuencia el argumento estimó que la responsable cumplió con la exigencia constitucional de fundamentación y motivación.

 

En contra de la resolución del Juez de Distrito, la quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el cual lo registró con el número RA.175/2008.

 

El Tribunal Colegiado del conocimiento, al resolver el recurso de revisión, estimó fundado el agravio orientado a impugnar la resolución denegatoria de registro, porque la quejosa no propuso a registro un elemento tridimensional (pura botella) sino una marca compuesta por tres elementos: denominación, diseño y forma tridimensional de manera que, si bien la marca contiene el elemento forma tridimensional, también es cierto que dicho elemento debió ser analizado en conjunto con los otros dos componentes.

 

A juicio del Tribunal Colegiado, el registro de una marca mixta debe analizarse en su conjunto de elementos y no cada uno por separado; es decir, si se registrara la marca, se obtendría derecho exclusivo al uso de la misma, considerada en su conjunto, y no al de la forma tridimensional en forma aislada puesto que no está solicitando el registro de la forma tridimensional, en sí misma, sino sólo acompañada y en conjunto con los demás elementos que propone.

 

Los hechos y particularidades descritos evidencian que en el caso existe contradicción de tesis, pues los Tribunales Colegiados referidos analizaron cuestiones similares y adoptaron criterios divergentes, partiendo del examen de los mismos elementos.

 

En efecto, los Tribunales Colegiados de que se trata se pronunciaron en relación con casos concretos similares, en los que se planteó el mismo problema jurídico, consistente en determinar si resulta un obstáculo o no para el registro de una marca mixta (denominación, diseño y forma tridimensional), que la forma tridimensional (una botella) no sea registrable en términos del artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Sobre el problema jurídico expresado, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó -en ambas resoluciones- que si la marca mixta (denominación, diseño y forma tridimensional) propuesta para su registro está integrada en su elemento tridimensional por un signo del cual no se permite su registro en términos de la fracción III del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, puesto que es considerado como de uso común, generalizado o básico; por ende, tampoco lo puede ser en su conjunto, toda vez que si alguno de ellos contiene un vicio que no permita su registro, provoca el vicio de los demás cuando se lleve el análisis en conjunto.

 

En cambio, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que si una marca mixta (denominación, diseño y forma tridimensional) propuesta para su registro está compuesta en su elemento tridimensional por un signo del cual no procede su registro en términos de la fracción III del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, puesto que es considerado como de uso común, generalizado o básico; no obsta para su aprobación, en virtud de que el análisis de procedibilidad debe efectuarse atendiendo al conjunto de sus características, y no a cada elemento por separado.

 

Tales posturas evidencian que los órganos colegiados de que se trata, al resolver los asuntos que participan en la presente contradicción, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, que partieron de elementos similares, pero adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes. Tal disparidad se dio en las consideraciones de las sentencias respectivas, lo cual conduce a concluir que existe la oposición de criterios denunciada.

 

De manera que el punto concreto de contradicción, que a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación corresponde resolver, consiste en determinar si es obstáculo o no para el registro de una marca mixta, integrada por loselementos de denominación, diseño y forma tridimensional; el que su elemento tridimensional no sea registrable en términos de la fracción III del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

SEXTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispone que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que habrá de sustentarse en el presente fallo.

 

Para una mayor comprensión del asunto en estudio es menester referir algunas notas respecto al registro marcario, como integrante del derecho de la propiedad industrial.

 

La obtención de un registro sobre un signo, se ha caracterizado históricamente por el alcance de la "exclusividad", es decir, la posibilidad que se otorga al interesado para ser el único que puede fabricar y vender determinado producto registrado, conjuntamente con la facultad de impedir que terceros lo usen o reproduzcan, otorgando al titular del derecho exclusivo, una ventaja comercial cualitativa.

 

Esa exclusividad, en nuestro país se otorga con el objeto de distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, -de otros de los de su misma clase o especie-.

 

En ese sentido, el derecho al uso exclusivo garantiza la preferencia de un segmento del público consumidor por cierto producto o servicio; como consecuencia de ello, la marca, como signo distintivo, se convierte en un elemento de valor independiente, propio, que frecuentemente suele convertirse en el activo de mayor valor en una empresa.

 

Cabe agregar que para considerar una marca como tal, no es necesario que se encuentre registrada, ya que desde el momento en que un producto o servicio es distinguido con un signo (palabra, diseño, forma tridimensional; o la combinación de cualquiera de las anteriores), se considera que existe la marca, independientemente de que ésta se registre.

 

Sin embargo, la obtención del registro constituye el reconocimiento oficial de que un signo reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca.

 

Suele acontecer en la práctica, que se inicie la comercialización de un producto distinguiéndolo con una denominación, la cual se estima cumple funciones de marca, y que posteriormente, al pretender obtener su registro, el mismo sea negado por tratarse, por ejemplo, de una denominación genérica que carece de los atributos necesarios para ser considerada como marca registrable, de ahí que, para efectos de su protección es imperativo que una marca deba registrarse ante la autoridad correspondiente.

 

En este contexto, importa aludir a lo que la doctrina ha establecido en torno a la naturaleza jurídica del derecho marcario.

 

Al respecto se ha considerado, que el derecho a la marca participa tanto del derecho privado como del derecho público, es decir, se trata de un derecho heterogéneo, pues aunque se basa en la protección a la propiedad intelectual (derecho privado), se manifiesta también el interés público con las disposiciones universalmente adoptadas sobre la publicación de las marcas, su inscripción en los registros y la represión, tanto penal como administrativa, de la imitación, usurpación, etcétera.

 

En la obra "Derecho de las Marcas" (J. Nava Negrete), se cita al autor belga Edmond Picard, que en su libro "Las Constantes del Derecho", menciona que la estructura o la definición ontológica de todo derecho aislado está formado en su conjunto, por cuatro elementos esenciales:

 

A) Un titular (sujeto, el elemento activo); aquel al que el derecho pertenece y le favorece, aventaja, beneficia, e igual por repercusión, el destinatario y receptor de su utilidad.

 

B) Objeto (las cosas, el elemento pasivo); o sea sobre las cuales el titular del derecho ejerce su prerrogativa jurídica, es decir, el medio ambiente, todos esos elementos pueden ser aprovechados por el hombre y pueden ser objeto de un derecho.

 

C) Una relación entre el sujeto y el objeto; designa la manera en virtud de la cual el sujeto se puede beneficiar, disponiendo y usando el objeto.

 

D) La protección o coerción jurídica; explica la aplicación de la fuerza gubernamental, que entra en ejercicio para proteger cualquier derecho cuando se le viola y para ejercer coerción para respetarlo o restablecerlo. Se manifiesta bajo dos formas principales: el titular, el sujeto del derecho, persigue a aquel que ha lesionado su derecho, o bien se defiende contra aquel que se propone lesionarlo. En el primer caso procede por la vía de acción; y en el segundo por vía de excepción.

 

Así, debe entenderse que la marca es frecuentemente un elemento importante del patrimonio, que se puede evaluar pecuniariamente. El derecho de la marca no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial (aun cuando en algunos casos proteja un bien material), pues la marca en sí misma es intangible; el ejercicio del derecho se manifiesta por la exclusividad en el derecho de uso de la marca para distinguir determinados productos o servicios.

 

Consecuentemente, el derecho que se tiene sobre las marcas es un derecho de propiedad en su función social, pues no es puramente privatista, ni únicamente público y social.

 

En ese tenor, la principal función de una marca, es la de servir como elemento de identificación de los respectivos satisfactores que genera el sistema económico productivo, a fin de que el consumidor pueda seleccionar el de su preferencia, de tal manera que la protección de una marca se limita a salvaguardar el uso de ésta.

 

Por ello, se sostiene que los fines del registro marcario atienden a la protección de intereses económicos de los titulares, del consumidor, y a la sana práctica comercial, como objeto de la ley que protege la propiedad industrial.

 

En este contexto, para determinar si cuando se solicita ante la autoridad administrativa el registro de una marca mixta, resulta necesario que se lleve a cabo por aquélla, el examen por separado de cada uno de los elementos que conforman la propuesta, o bien, que se proceda al examen en conjunto de tales elementos; se impone establecer en qué consiste una marca; qué tipo de marcas son susceptibles de someterse legalmente a su registro, así como el trámite que debe seguirse para su obtención.

 

Sobre este particular, es importante precisar el significado que se atribuye a las marcas conforme a lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo artículo 88, señala:

 

"Artículo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

 

En este sentido se precisa que por marca debe entenderse todo signo visible que distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado.

 

Por tanto, de tal precepto se deriva la calificación que de signo distintivo debe tener toda marca, puesto que, para efectos de alcanzar el registro de un signo como marca, de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, por regla general, éste debe revestir las características de ser:

 

- Visible (advertible por cualquier persona, para poderla comparar con otra) y

 

- Que distinga el producto o servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado.

 

De tal norma general se desprende como requisito para que determinado signo se considere como marca, su carácter distintivo, dado que de no revestir dicha particularidad puede rehusarse su registro; es decir, para efectos de su registro la marca debe gozar de cierta peculiaridad para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el mercado o estén registradas. De esta manera, para que proceda la protección legal de un signo que ampare un producto o servicio, como marca, éste debe ser distinto a los de su misma clase o especie.

 

Ahora, una vez establecido lo anterior, resulta preciso determinar cuáles son aquellos signos que son susceptibles de registrarse como una marca, de acuerdo con las disposiciones relativas de la vigente Ley de la Propiedad Industrial y de su reglamento, que en lo conducente disponen:

 

 "Artículo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:

 

"I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

 

"II. Las formas tridimensionales;

 

"III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

 

"IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado."

 

"Artículo 113. Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

 

"I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

 

"II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;

 

"III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;

 

"IV. Los productos o servicios a los que se aplicará las marca (sic), y

 

"V. Los demás que prevenga el reglamento de esta ley."

 

"Artículo 126. El instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título (sic) un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

 

"I. Número de registro de la marca;

 

"II. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;

 

"III. Productos o servicios a que se aplicará la marca;

 

"IV. Nombre y domicilio del titular;

 

"V. Ubicación del establecimiento, en su caso;

 

"VI. Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y

 

"VII. Su vigencia."

 

Y del reglamento:

 

"Artículo 53. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la ley, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos."

 

Pues bien, de los preceptos transcritos, se desprende que pueden constituir una marca, las denominaciones y figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a los que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

 

De igual manera, por regla general, pueden ser consideradas como marcas, las formas tridimensionales.

 

Y también las marcas de tipo mixto.

 

De acuerdo con lo anterior, existe la posibilidad legal de que el registro de un signo pueda recaer válidamente, bien sobre una marca simple, esto es, cuando de manera individual se presenten a registro signos nominativos, innominados o tridimensionales, o bien sobre una marca mixta, cuando concurran tales signos en cualquiera de sus combinaciones.

 

Efectivamente, de conformidad con la ley de la materia, pueden presentarse para su registro cuatro tipos de signos y, en su caso obtener el título marcario correspondiente; siendo éstos: los nominativos, los innominados, los tridimensionales y la integración de cualquiera de los anteriores (marca mixta), los cuales son de naturaleza diversa.

 

A) Nominativo. Consistente en la denominación de la marca, que para constituirla debe indicarse en qué consiste y, escribirse en cualquier tipo y tamaño de letra.

 

B) Innominado. Consistente en una marca sin denominación, que deben estar revestidas sólo de elementos gráficos (figuras o diseños, dibujos, colores).

 

C) Tridimensional. Objeto de tres dimensiones (ancho, largo y profundidad) dentro de los que se incluyen: los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de productos.

 

D) Mixto. Consistente en la combinación de cualquiera de los signos anteriormente descritos.

 

Sólo para precisar sobre la naturaleza del signo mixto, basta acudir al Diccionario de la Lengua Española en su vigésima segunda edición, el cual define a la palabra mixto como aquello que se encuentra formado por varios elementos que se unen para componer otro. Dicho en otras palabras "mixto" constituye la unión de varios elementos, a través de la cual se obtiene uno nuevo (de carácter compuesto).

 

Por otra parte, la propia Ley de la Propiedad Industrial para la obtención de un registro marcario, contempla el procedimiento que debe seguirse para ello, al tenor de las siguientes disposiciones:

 

"Artículo 113. Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el instituto con los siguientes datos:

 

"I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

 

"II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;

 

"III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;

 

"IV. Los productos o servicios a los que se aplicará las marca (sic), y

 

"V. Los demás que prevenga el reglamento de esta ley."

 

"Artículo 114. A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta."

 

"Artículo 115. En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma."

 

"Artículo 119. Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta ley y su reglamento."

 

"Artículo 121. Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos 113, fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de esta ley, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos.

 

"La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

 

"El reglamento de esta ley podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al instituto."

 

"Artículo 122. Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta ley.

 

"Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud."

 

"Artículo 122 Bis. El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

 

"El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior.

 

"La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes."

 

"Artículo 123. Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta ley y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite."

 

"Artículo 124. Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo."

 

"Artículo 125. Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.

 

"En caso de que el instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución."

 

"Artículo 126. El instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

 

"I. Número de registro de la marca;

 

"II. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;

 

"III. Productos o servicios a que se aplicará la marca;

 

"IV. Nombre y domicilio del titular;

 

"V. Ubicación del establecimiento, en su caso;

 

"VI. Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y

 

"VII. Su vigencia."

 

Como se advierte, el trámite del registro de una marca, se inicia con la solicitud que por escrito debe presentarse en un formato determinado ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cuya denominación actual es Secretaría de Economía, satisfaciendo diversos requisitos previstos en la ley y en el reglamento, y acompañando los documentos necesarios: ante la solicitud, la autoridad administrativa debe realizar diversas actividades de investigación y revisión de la misma y de sus anexos, notificando al solicitante las irregularidades que observe; si del examen e investigación realizados se advierte que existe otra marca igual o semejante en grado de confusión ya registrada o en trámite, se suspenderá el trámite de la solicitud y se notificará al peticionario, indicándole las anterioridades existentes a fin que manifieste lo que a su derecho convenga; finalmente, una vez contestada la vista por el solicitante, si la autoridad estima que no existe ningún obstáculo para el registro, principalmente por no afectarse derechos adquiridos resolverá concediendo o negándole el registro.

 

En suma, el trámite del registro de una marca, implica un auténtico procedimiento que se inicia con la solicitud de registro correspondiente y concluye con la decisión de la secretaría en la que otorga o niega el registro solicitado.

 

Pero además, la secretaría dentro de ese procedimiento ha de proceder a los exámenes de forma y fondo respecto de la solicitud y documentos exhibidos, sin dejar de atender al tipo de marca solicitada a registro, tomando en cuenta que la ley de la materia señala como signos distintivos que son susceptibles de registro, además de los nominativos, innominados y mixtos, a las formas tridimensionales.

 

De todo lo anterior se colige, que la legislación marcaria si bien permite el registro en lo individual de aquellos signos distintivos nominados, innominados o tridimensionales, en la forma propuesta en la solicitud; también hace permisible el registro cuando una marca se presente de forma mixta, ya sea que concurran elementos nominados o innominados, o bien la combinación de cualquiera de los anteriores.

 

Esto es, aun cuando por regla general la Ley de la Propiedad Industrial autoriza el registro de los diferentes tipos de marcas a que se ha hecho referencia, siempre que éstas resulten distintivas; lo cierto es que también establece una seriede impedimentos que de actualizarse, en cada caso, no permite el registro de los signos propuestos, tal como se advierte de su artículo 90, que dispone:

 

"Artículo 90. No serán registrables como marca:

 

"I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;

 

"II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

 

"III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

 

"IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

 

"V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;

 

"VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

 

"VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

 

"VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

 

"IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

 

"X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

 

"XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

 

"XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

 

"XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

 

"XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

 

"XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

 

"Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

 

"a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

 

"b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

 

"c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

 

"d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

 

"Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y

 

"XV Bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II bis, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

 

"Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

 

"XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

 

"XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado."

 

Pues bien, deriva del precepto legal transcrito, que no son susceptibles de registro las diferentes clases de marcas cuando se ubican en alguna o algunas de las causas de impedimento que la propia norma establece. Así, no son registrables:

 

1. Las marcas nominativas cuando:

 

a) Se refieran a los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios, incluidas aquellas palabras que se hayan convertido en la designación usual o genérica (fracción II).

 

b) Se refieran a traducción, variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables (fracción VI).

 

c) Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos (fracción XI).

 

d) Los títulos de obras intelectuales o artísticas, de publicaciones y difusiones periódicas; los personajes ficticios y humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos (fracción XIII).

 

2. Las marcas innominadas que reproduzcan o imiten signos o sellos de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente; así como las monedas, los billetes de banco y las monedas conmemorativas (fracción VIII).

 

3. Las marcas nominativas e innominadas:

 

a) Consistentes en letras, dígitos o colores aislados (fracción V).

 

b) Las que reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado o Municipio, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de cualquier organización reconocida oficialmente (fracción VII).

 

c) Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios (fracción IX).

 

d) Las denominaciones geográficas y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos que indiquen y puedan originar confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos y servicios (fracción X).

 

e) Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados (fracción XII).

 

4. Las formas tridimensionales cuando:

 

a) Sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad (fracción III).

 

b) La forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial (fracción III).

 

5. Las denominaciones (nominativas), figuras (innominadas), o formas tridimensionales, cuando:

 

a) Se expresen de manera dinámica (fracción I).

 

b) Considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios, incluyendo las palabras descriptivas o indicativas (fracción IV).

 

c) Son susceptibles de engañar al público o inducir a error (fracción XIV).

 

d) Son iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida en México (fracción XV).

 

e) Son iguales o semejantes en grado de confusión a una marca famosa (fracción XV Bis).

 

6. Cualquier tipo de signo (nominativas, innominadas, tridimensionales o mixtas) cuando:

 

a) Una marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios (fracción XVI).

 

b) Una marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial, o de servicios, siempre que dicho nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de registro de la marca o a la de uso declarado de la misma (fracción XVII).

 

Por tanto, de la lectura del citado precepto legal, se aprecia, que en sus diferentes fracciones contempla aquellas causas que impiden el registro de los signos mencionados, destacando si el impedimento recae sobre un signo nominativo, innominado o tridimensional; o bien, sobre una marca en general, esto es, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la marca mixta.

 

Sentado lo anterior y atendiendo al tipo de marca solicitada, en la práctica puede presentarse para su registro la propuesta de una marca mixta que, como se ha visto es posible que se conforme por elementos de diferente naturaleza, ya que puede integrarse por signos nominados e innominados; o bien por tridimensionales e innominados; tridimensionales y nominados; e incluso, por nominados, innominados y tridimensionales.

 

Ahora, tratándose de la propuesta de una marca mixta, conformada para su registro de una denominación, de un diseño y de una forma tridimensional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la ley de la materia, corresponde a la autoridad administrativa realizar el examen de fondo de la solicitud, con el objeto de verificar si la marca en la forma propuesta resulta registrable legalmente; es decir, procede analizar si en la especie existe algún obstáculo o causa que impida su registro, para lo cual se debe realizar el examen por separado de cada uno de los elementos que la conforman.

 

En ese sentido, si la autoridad administrativa advierte la improcedencia legal del registro de la forma tridimensional integrante de una marca mixta, y considerando que este elemento es fundamental para su integración, porque no puede sostenerse la existencia de una marca compuesta cuando uno de sus elementos se encuentra viciado, es indudable que ante esta circunstancia, legalmente no puede accederse al registro de una marca mixta.

 

Lo anterior así debe considerarse, porque el elemento tridimensional, dentro de los que se incluyen, entre otros, los envases y empaques, para poder distinguirse claramente entre los demás elementos que constituyen la marca mixta, resulta perceptible con un simple golpe de vista ante el consumidor, previamente a la percepción que se tenga de los elementos nominados e innominados.

 

En los casos resueltos en las ejecutorias relativas se aprecia que la propuesta a registro por los interesados lo fue respecto de marcas mixtas, solicitadas para amparar como productos, cerveza a través de un envase.

 

No obstante que en el caso la propuesta del registro de la marca se constituyó por una denominación, un diseño y una forma tridimensional, se advierte que el tercero de estos elementos no resulta registrable legalmente.

 

En efecto, el artículo 90, fracción III, de la ley de la materia, en lo conducente establece:

 

"Artículo 90. No serán registrables como marca:

 

" ...

 

"III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial."

 

Ahora bien, se sostiene que el elemento tridimensional no resulta registrable porque en el caso tal elemento lo constituyó un producto de la clase 21 de la clasificación oficial de productos y servicios a saber: cristalería, porcelana y loza, incluyendo botellas; el cual evidentemente se trata de una botella que no reviste originalidad porque no contiene peculiaridades de originalidad, que por sí mismo hagan notoria su distinción con otros signos de la misma clase, pues se trata de una figura tridimensional que es de uso común, ubicándose en la hipótesis de improcedencia del registro que se contempla en la fracción III del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

De manera que si uno de los elementos que integran una marca mixta, como en el caso, no es susceptible de registro por surtirse una causal de impedimento señalada por dicha norma, ello conlleva necesariamente a que la marca de la que forma parte tampoco pueda registrarse legalmente.

 

Cabe agregar al respecto, que tratándose de marcas mixtas, que se encuentren integradas por un elemento tridimensional, debe ser registrable cada elemento por separado, y sólo se podrá considerar que un elemento, aunque no lo fuera de origen, pierde su individualidad si al integrarse a los demás pierde ese carácter y ya no es posible distinguirlo.

 

Consecuentemente, esta Sala concluye que cuando se presenta a registro una marca mixta, ante la autoridad administrativa y respecto de ella, uno de sus elementos -forma tridimensional- de manera individual no resulta registrable por que a juicio de aquélla carece de originalidad por ser de uso común en términos de la fracción III del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, tal circunstancia conlleva un obstáculo para la procedencia de su registro, debido a que la propuesta del interesado de una marca "mixta" implica que aquel elemento sea examinado por separado, previamente, a los restantes elementos que la conforman.

 

En las condiciones apuntadas, esta Segunda Sala establece, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio por ella sustentado, el cual queda redactado con el rubro y texto que a continuación se indican:

 

MARCAS. CUANDO SON PROPUESTAS EN FORMA MIXTA (NOMBRE, DISEÑO Y FORMA TRIDIMENSIONAL), Y ESTE ÚLTIMO ELEMENTO NO RESULTA REGISTRABLE INDIVIDUALMENTE, TAL CIRCUNSTANCIA IMPIDE EL REGISTRO DE AQUÉLLAS.-De la interpretación armónica de los artículos 89, 90, fracción III, 113, fracción II, 122, 125 y 126 de la Ley de la Propiedad Industrial, y 53 de su Reglamento, se concluye que para obtener un registro marcario se otorga al interesado el derecho de elegir el tipo de marca con la que busca proteger sus productos, la cual puede ser nominativa, innominada, tridimensional o mixta; y, para el caso de que presente a registro una marca mixta en la que la forma tridimensional como elemento integrante no resulte registrable individualmente a juicio de la autoridad, tal circunstancia impide su registro, debido a que en la propuesta del interesado de una marca mixta debe examinarse por separado el elemento tridimensional previamente a los restantes que la integran.

 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

 

PRIMERO.-Existe la contradicción de tesis denunciada.

 

SEGUNDO.-Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala que ha quedado redactado en la parte final del considerando último de esta ejecutoria.

 

Notifíquese; remítase la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como al Tribunal Pleno, a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo.

 

Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los señores Ministros Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Los señores Ministros Sergio A. Valls Hernández y el presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano emitieron su voto en contra.

 

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

 

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1. Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Argentina, 2000, página 31.

2. Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Argentina, 2000, página 31.a la forma