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Entrada N°: 151748-2024 Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro n.°300038-01 de la marca SUPER RICAS Y DISEÑO en la clase 29 internacional, propuesto por PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.A. en contra de COMESTIBLES RICOS, S.A. Mgda. Ponente: Aristevia Lamboglia de Ruiz Sentencia apelada TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. Panamá, treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
V I S T O S: Ha ingresado a este Tribunal, en grado de apelación, el expediente contentivo del Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro n.°300038-01 de la marca SUPER RICAS Y DISEÑO en la clase 29 internacional, propuesto por PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.A. en contra de COMESTIBLES RICOS, S.A.
El Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá atendió la controversia en primera instancia y, luego de surtidos los trámites de ley, profirió la Sentencia n.°55 de veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) que resuelve: «PRIMERO: ACCEDER a la pretensión de la parte demandante dentro del Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro N°300038-01 de la marca "SUPER RICAS” en la clase 29 internacional instaurado por PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.A., en contra de COMESTIBLES RICOS, S.A.
SEGUNDO: NEGAR el registro de la marca, “SUPER RICAS” identificada con la Solicitud de Registro N° 300038-01 en la clase 29 internacional, presentada por COMESTIBLES RICOS, S.A., ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial el 19 de mayo de 2022.
TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandada vencida en proceso, COMESTIBLES RICOS, S.A., las cuales se fijan en la suma de DOS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.2,000.00). Los gastos serán liquidados por Secretaría.
CUARTO: CONCEDER el término de un (1) mes a las partes para que retiren las pruebas presentadas durante el proceso, con la advertencia que, de no retirarse, se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N°75 de 2015.
QUINTO: Una vez ejecutoriada la sentencia COMUNICAR lo resuelto a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial y ARCHIVAR el expediente previa anotación de su salida en el registro correspondiente.».
Conforme al Expediente Judicial Electrónico (EJE), el fallo recurrido fue emitido y publicado el mismo 21 de octubre de 2024 y notificado a las partes con arreglo a la normativa correspondiente (cfr. secuenciales 96 a 98).
Seguidamente, la representación judicial de la demandada anunció, en oportunidad, recurso de apelación, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1132 del Código Judicial, norma supletoria aplicable por mandato del canon 199 de la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, reformada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012; esta actuación quedó registrada en el secuencial 99 del EJE.
El medio de impugnación vertical fue concedido en el efecto suspensivo a través de la resolución de 26 de noviembre de 2024 (cfr. secuencial 114), lo que propició el ingreso del cuaderno procesal a este Tribunal.
Realizado el reparto por el Registro Único de Entrada (R.U.E.), esta Magistratura procede con la revisión de las constancias procesales y, luego de este ejercicio, descarta la necesidad de adoptar medidas de saneamiento sobre las actuaciones del juzgado primario, solución que ofrece el artículo 1151 del Código Judicial, toda vez que no detectó la presencia de actos u omisiones que requirieran la aplicación de este instrumento jurídico procesal de naturaleza correctiva.
Culminada esta etapa, mediante providencia de 16 de abril de 2025 (cfr. f. 5 del expediente físico), se señaló a las partes el término de cinco (5) días para que presentaran sus respectivas posiciones, al tenor del artículo 193 de la Ley 35 de 1996, oportunidad que fue aprovechada tanto por el apelante como por la opositora (cfr. fs. 7 a 21 del expediente físico).
Así las cosas, procederá este Tercer Tribunal Superior a emitir la decisión que exige la resolución de esta segunda instancia, previo estudio de la sentencia de primer grado y, por supuesto, de los argumentos expuestos en la sustentación de la apelación y la correlativa oposición.
MOTIVACIONES DE LA SENTENCIA APELADA (cfr. secuencial 96 del EJE)
La Sentencia n.°55 de 21 de octubre de 2024 fue emitida por el Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, con fundamento en las siguientes motivaciones:
ARGUMENTOS DEL RECURRENTE (cfr. fs. 7 a 12 del expediente físico) La firma forense GUINARD & NORIEGA, representada por el licenciado Luis E. Guinard R., apoderada judicial de COMESTIBLES RICOS, S.A., mediante el recurso vertical promovido, solicita al Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, se sirva revocar la sentencia impugnada y ordenar la continuación del trámite de registro de la solicitud n.°300038-01 correspondiente a la marca SUPER RICAS Y DISEÑO ya que la demandante ha litigado a sabiendas de que no tiene razón, lo que se demuestra con el hecho de que ella misma no posee registros que ahora dice que no son apropiables por ninguno; además pide la condena en costas de la parte actora.
El recurrente expresa las razones por las cuales debe revocarse la sentencia apelada, resaltando las siguientes:
La consecuencia de no reivindicar un término viene dada por lo que expresa el artículo 92 de la Ley 35 de 1996 (cuando la etiqueta o el logo de una marca contenga términos o signos de uso común o corriente en la industria, el comercio o en las actividades de servicios, la protección se extenderá únicamente a los signos que las caracterizan), y el segundo párrafo del canon 109 del Decreto Ejecutivo n.°85 de 4 de julio de 2017 que reglamenta la ley (la circunstancia de que no se reivindique el derecho al uso exclusivo de los términos o signos mencionados, no impedirá que dichos términos o signos formen parte de la marca. Esta protección se da dejando a salvo los derechos de terceros a utilizar el término o signo no reivindicado).
Que la demandada haya renunciado al uso exclusivo de los términos «SUPER RICAS» como se aprecia en la solicitud de registro, implica que, de ninguna forma se está impidiendo a la demandante que use esos términos.
La actora tiene inscrita la marca SUPER sin diseño; pareciera que lo que pretende con esta demanda no es atacar la marca demandada por descriptiva, sino mantener el uso exclusivo para sí de un término claramente de uso común como lo es SÚPER.
El trato nacional no puede ser aplicado solo para algunos ámbitos. Si el trato nacional implica darle el derecho que se le da en su país al que lo reclama, entonces obligatoriamente tendríamos que darle reconocimiento a los certificados de registro que le han sido otorgados a COMESTIBLES RICO, S.A. en países signatarios de convenciones de las que Panamá es miembro y que consagran tal trato nacional.
ARGUMENTOS DE LA OPOSITORA (cfr. fs. 13 a 21 del expediente físico) La firma forense CEDEÑO & MENDEZ, representada por la licenciada Isabella S. Paolo, apoderada judicial de PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.A., formuló su oposición al recurso de apelación en los términos que a continuación se resumen:
Es descriptiva y no tiene distintividad ya que se trata de una denominación que hace referencia a una cualidad o característica de los productos de las clases 29 y 30 que pretende amparar, indicándole al consumidor que el producto que va a consumir es de buena calidad, es rico, delicioso.
Así, la representación judicial de PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.A. solicita la confirmación de la Sentencia n.°55 de 21 de octubre de 2024.
DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA Expuestos los argumentos tanto del fallo apelado como de los escritos de sustentación del recurso de apelación y de la respectiva oposición, corresponde a esta instancia judicial resolver la alzada en el presente proceso de propiedad industrial en el cual el juez de primera instancia resolvió acceder a lo pretendido por la demandante, negando el registro de la marca SUPER RICAS Y DISEÑO en la clase 29 internacional, solicitado ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) por COMESTIBLES RICO, S.A. mediante formulario n.°300038-01 de 8 de noviembre de 2022.
Procederá entonces esta Sala de Decisión a examinar los razonamientos de la alzada con el fin de verificar si es acertada la decisión de primer grado o si, por el contrario, le cabe razón a la parte apelante.
A los efectos, será considerado que la normativa aplicable a la solución de la presente causa, de competencia exclusiva y privativa de esta jurisdicción especializada en temas de propiedad industrial, es, primordialmente, la contenida en la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley n°61 de 5 de octubre de 2012, y reglamentada por el Decreto Ejecutivo n.°85 de 4 de julio de 2017. Para la cuestión del trato nacional invocado por la demandada-recurrente, se echará un vistazo a las disposiciones pertinentes del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial aprobado mediante Ley n.°41 de 13 de julio de 1995, y la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial promulgada mediante Ley n.°64 de 28 de diciembre de 1934.
En resumen, advierte esta Superioridad que la disconformidad del demandado apunta a lo siguiente:
a) El juzgador a quo obvió que la demandada no está reivindicando las palabras «SUPER RICAS».
b) El juez de primer grado soslayó que la marca impugnada tiene una disposición de elementos, colores y un diseño, que sí son distintivos.
c) No se le otorgó trato nacional a su representada, pese a que demostró que posee su marca SUPER RICAS Y DISEÑO registrada en distintos países signatarios del Convenio de París y la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.
d) Se ignoró que la actora tiene marcas registradas que están en la misma situación del signo SUPER RICAS Y DISEÑO, y que pretende mantener el uso exclusivo para sí del término SÚPER que es de uso común.
Se tiene que la marca cuyo registro pretende COMESTIBLES RICO, S.A. ha sido inmpugnada por PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.A., con invocación de una causal absoluta de irregistrabilidad marcaria, que, en nuestro derecho, se encuentra contemplada en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley n.°35 de 1996, reformada por la Ley n.°61 de 2012.
La norma citada preceptúa que no pueden registrarse como marcas, ni como elementos de estas: «2. Las que consistan, en conjunto, en indicaciones descriptivas de la naturaleza, características, uso o aplicación, especie, calidad, cantidad, destino, valor, del lugar de fabricación o de origen, o de la época de producción, del producto o de la prestación del servicio de que se trate, así como las expresiones que constituyan la denominación usual o genérica del producto o servicio. Se exceptúan las marcas descriptivas o genéricas que hayan llegado a ser distintivas o singulares por el uso, y las marcas colectivas o de certificación en lo que se refiere al lugar de fabricación o de origen y de acuerdo con los términos que reglamentariamente se establezcan».
Una causal absoluta de irregistrabilidad obstaculiza el ingreso al registro de una marca por razones consubstanciales a la marca misma. Por lo tanto, no es menester que el tercero oponente tenga derechos sobre esta, como quiera que lo que se protege es el interés general de modo que las marcas que se registren cumplan con la función distintiva a la cual están llamadas.
De modo que, un signo descriptivo, como lo señala la disposición mencionada, será aquél que esté compuesto por una denominación idónea para denotar las características o la calidad del producto de que se trate. Al ser descriptivo, no puede otorgarse su uso exclusivo a persona alguna; permitir su ingreso al repositorio de marcas, privaría a los competidores de la posibilidad de utilizar un término que debería estar a la disposición de todos los que desarrollan su giro de actividades comerciales en relación con los productos o servicios pertinentes, lo que se traduciría en una ventaja injusta sobre un elemento lingüístico que debe ser de libre uso para cualquier empresario.
En el caso sub judice se reconoce que la marca SUPER RICAS Y DISEÑO de la demandada está integrada por una parte denominativa y un elemento gráfico por el cual se disponen las letras en cierta forma y en color rojo con bordes en azul, sobre un dibujo en azul que emula, si se quiere una sonrisa o una herradura, así:
La cuestión aquí es determinar si este conjunto marcario tiene capacidad distintiva, aun cuando su porción denominativa, no puede negarse, resulta descriptiva de las cualidades o la calidad de los productos que se pretenden identificar en el mercado (carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio, de la clase 29). Cuando alguien dice que las provisiones que está consumiendo están «SUPER RICAS», generalmente, lo que estará expresando, con especial disfrute, es que las encuentra muy sabrosas, deliciosas, apetitosas, exquisitas, suculentas, gustosas, o que tienen buen sabor al paladar.
La demandada recurrente ha afirmado que no está reivindicando las palabras SUPER RICAS. Una revisión de la copia autenticada de la solicitud de registro n.°300038-01 de 8 de noviembre de 2022, visible a secuencial 70 PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE (A), páginas 2 y 4, permite corroborar que, en efecto, COMESTIBLES RICOS, S.A. declaró «No Reivindicamos las palabras: “SUPER RICAS”». Sin embargo, a juicio de esta Superioridad, esa manifestación queda invalidada por lo que dice antes en cuanto a que «Se reserva el uso exclusivo de la palabra “SUPER RICAS” en todas las letras, colores, tamaños y diseños», subrayando al final que «“SUPER RICAS”, no requiere traducción, ya que contiene palabras en idioma español».
Es un hecho; a la hora de la hora, el consumidor medio buscará y pedirá en el mercado los productos a través de su nombre «SUPER RICAS» y no necesariamente prestándole atención al diseño que acompaña a la expresión que, de otorgarse el registro solicitado, pasaría a ser de uso exclusivo de COMESTIBLES RICOS, S.A. en los términos pedidos, es decir, «en todas las letras, colores, tamaños y diseños», aun cuando haya hecho salvedad en cuanto a que: «No Reivindicamos las palabras: “SUPER RICAS”» que siguen siendo parte de la marca.
La demandada apelante ha sostenido que su signo tiene una disposición de elementos, colores y un diseño que sí son distintivos. Pues bien, no encuentra esta Magistratura que el diseño que incorpora la prospectiva marca domine el conjunto, le aporte logotipos, tipografías especiales o colores que la hagan distintiva, o compense el carácter descriptivo de su componente verbal, como para que se acepte su ingreso al registro marcario panameño; el diseño no le agrega la distintividad suficiente que necesita para abstraerse de la prohibición absoluta que la alcanza como signo definidor (que es) de las características y la calidad de los productos a identificar. A lo dicho se añade el hecho de que la demandada no ha acreditado en este proceso que el signo SUPER RICAS Y DISEÑO haya llegado a ser distintivo o singular por el uso.
Como han explicado Luis Bertone y Guillermo Cabanellas De Las Cuevas «el carácter distintivo de una marca mixta puede en ciertos casos, resultar de los elementos que la componen, vistos aisladamente, pero lo esencial es determinar el efecto de conjunto que tiene tal marca...». (BERTONE, Luis; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de Marcas. Tomo I. 3a edición actualizada, corregida y aumentada. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2008, p. 250).
La procuradora judicial de COMESTIBLES RICOS, S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, ha esgrimido a favor de su representada que esta tiene su marca SUPER RICAS Y DISEÑO registrada en distintos países signatarios del Convenio de París y de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y que, por lo tanto, tiene derecho al trato nacional.
Ciertamente, a secuencial 70, PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA, de páginas 2 a 6, se constata que COMESTIBLES RICOS, S.A. es titular de registros de las marcas SUPER RICAS Mixta y SUPER RICAS y logotipo, para distinguir productos de la clase 29 internacional, en su país de origen y en la República del Perú, países miembros, junto al nuestro, de los convenios internacionales citados. No obstante, esta titularidad marcaria sobre la marca SUPER RICAS Y DISEÑO, y el referido trato nacional, no le conceden, de manera automática, inmediata o instantánea, el pase a los registros de la DIGERPI. Ambos tratados exigen el cumplimiento de los requisitos, condiciones y formalidades impuestas en la ley a los nacionales panameños. De suerte que, siempre se requerirá que la marca que se pretende inscribir en Panamá no esté incursa en alguna causal de irregistrabilidad, sea esta absoluta o relativa.
El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (nuestra Ley n.°41 de 13 de junio de 1995) define el trato nacional y los requisitos para su aplicación en su artículo 2 que a la letra reza así: «Artículo 2 [Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión]
1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio.
En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. (subrayas aplicadas por esta Sala de Decisión).
2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial. 3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.
Por su parte, la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Ley n.°64 de 28 de diciembre de 1934), establece en su artículo 1°, en torno a la igualdad de nacionales y extranjeros ante la protección marcaria y comercial que: «Los Estados Contratatantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados Contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explocación agrícola en cualquiera de los Estados, o se hayan adherido a la presente Convención, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a sus nacionales domiciliados con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la presentación del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o de procedencia geográfica».
Mientras que, en su canon 3 especifica que: «Toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo el cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados.
Podrá denegarse o cancelarse el registro o depósito de marcas: 1. ... 2. Que estén desprovistas de todo carácter distintivo o consistan exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, época de producción, o que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del pais al tiempo en que se solicite el registro o depósito, cuando el propietario de la marca las reivindique o pretenda reivindicarlas como elementos distintivos de la misma. Para determinar el carácter distintivo de una marca, deberán tomarse en consideración todas las circunstancias existentes, en especial la duración del uso de la marca y si dicha marca ha adquirido de hecho en el país en que se solicite el depósito, registro o protección, una significación distintiva de la mercancía del solicitante» (subrayas aplicadas por esta Sala de Decisión).
Finalmente, la demandada recurrente ha argumentado que la actora tiene marcas registradas que están en la misma situación del signo SUPER RICAS Y DISEÑO, y que, además, tiene inscrita el signo SUPER sin diseño, con lo cual pareciera que pretende mantener el uso exclusivo para sí de un término claramente de uso común. Pues bien, a este respecto, esta Superioridad ha de manifestar que las marcas que pueda tener registradas PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.A., en las circunstancias que se afirman, no forman parte del objeto litigioso y, por tanto, no pueden ser escrutadas en los términos que sugiere la apelante. Estos argumentos no validan el ingreso al registro de la marca SUPER RICAS Y DISEÑO que, se colige, está desprovista de capacidad distintiva.
Así, concluye esta Magistratura que ninguna de las alegaciones y apreciaciones de la recurrente tiene la entidad para justificar una revocatoria de la sentencia venida en apelación. Los conceptos vertidos por el operador de justicia primario en su fallo, al momento de justipreciar la pretensión de la parte actora y la decisión adoptada en él, son correctos. No hay motivos válidos para variar la Sentencia n.°55 de 21 de octubre de 2024; por lo tanto, será confirmada.
PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia n.°55 de veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), dictada por el Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro del Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro n.°300038-01 de la marca SUPER RICAS Y DISEÑO, en la clase 29 internacional, propuesto por PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S.A. en contra de COMESTIBLES RICOS, S.A. Las costas de segunda instancia a cargo de COMESTIBLES RICOS, S.A. se fijan en el monto de QUINIENTOS BALBOAS con 00/100 (B/.500.00).
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
MGDA. ARISTEVIA LAMBOGLIA DE RUIZ SUPLENTE ESPECIAL
MGDA. AIDELENA PEREIRA VÉLIZ
LCDA. LLOVANA OSIRIS DE ALONSO SECRETARIA JUDICIAL IIIR |
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