|
TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, tres (03) de febrero de dos mil
veinticinco (2025)
V I S T O S:
Procedente del Juzgado Octavo de
Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, en grado de
apelación ingresa a este Tribunal Superior, el expediente contentivo
del PROCESO DE OPOSICIÓN al registro de la marca “SAMSUNG
THE PREMIERE” con Solicitud de Registro No.285025-01 en la clase
09 internacional, promovido por PREMIER ELECTRIC (JAPAN)
CORP. y PREMIER MUNDO, S.A. en contra de SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD.
Mediante la Sentencia No.49 de treinta (30) de septiembre de
dos mil veinticuatro (2024), dictada por el Juzgado Octavo de Circuito de
lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, se resolvió la primera
instancia; sin embargo, dicha resolución fue impugnada mediante recurso
de apelación anunciado por la apoderada judicial de la parte demandada,
tal y como consta al Secuencial 116; Código del Evento 30000 del
expediente electrónico.
El medio impugnativo fue concedido por el Juez
A-quo en el efecto suspensivo, tal y como se aprecia en la providencia
fechada veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) (Secuencial
148; Código del Evento 50009), todo lo cual motivó que el
presente expediente ingresara a esta Superioridad.
SANEAMIENTO
En virtud de lo preceptuado en el artículo
1151 del Código Judicial, es deber del Tribunal de Segunda Instancia,
decretar el saneamiento de aquellas actuaciones realizadas por el
Juzgador de Primera Instancia que puedan implicar contravenciones a la
normativa procesal y que tengan el efecto de causar nulidades procesales.
En lo que respecta al presente proceso, no se advierten actividades
procesales del operador judicial de la actuación primaria o de las partes
que den lugar a la activación de esta figura.
Observa esta Magistratura que se ha
garantizado la oportuna defensa de las partes, no se han desconocido
normas imperativas de competencia y se cumplió con el traslado de la
demanda, todo con apego a los parámetros establecidos por el principio
procesal del contradictorio.
Surtida la fase del saneamiento en la
apelación, mediante providencia de fecha cinco (5) de diciembre de dos
mil veinticuatro (2024), de conformidad con el artículo 193 de la Ley
No.35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley No.61 de 5 de octubre
de 2012, se le concedió a la parte recurrente el término de cinco (5)
días para que sustentara su alegato y, cinco (5) días a la contraparte
para que se opusiera (vf.4); dicho término fue aprovechado por ambas
partes, tal y como se observa en los escritos que reposan de foja 8 a 14
y de foja 16 a 35 del infolio.
DECISIÓN DEL JUZGADOR DE PRIMERA INSTANCIA
La Sentencia N°49 de treinta (30) de
septiembre de dos mil veinticuatro (2024) (Secuencial 110; Código
de Evento 7817), proferida por el Juzgado Octavo de Circuito de
lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, resolvió lo siguiente:
“En mérito
de lo expuesto, quien suscribe, JUEZ OCTAVO DE CIRCUITO, RAMO
CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ ,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley, RESUELVE :
PRIMERO: ACCEDER
a la pretensión de la parte demandante dentro del Proceso de Oposición a
la solicitud de registro N° 285025-01 en la clase 09 internacional,
correspondiente a las marcas “Samsung The Premiere ”, incoado por
PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. y PREMIER MUNDO, S.A. en contra de S
AMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.
SEGUNDO: NEGAR
el registro de la marca “ Samsung The Premiere ” identificada en la
solicitud de registro N°285025-01 en la clase 09 internacional,
presentada por la sociedad demandada SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. , ante
la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial el 27
de noviembre de 2020 .
TERCERO: CONDENAR
en costas a la parte vencida en proceso las cuales se fijan en la suma
de DOS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.2,000.00). Los gastos serán
liquidados por Secretaría.
CUARTO: Una
vez ejecutoriada la sentencia COMUNICAR lo resuelto a la Dirección
General del Registro de la Propiedad Industrial y ARCHIVAR el
expediente previa anotación de su salida en el registro
correspondiente.
FUNDAMENTO
DE DERECHO: Artículos 89, 90 numeral 9 y 10, 96, 98, 99 numeral 3,
188 y 199 de la Ley 35 de 1996 (modificada por la Ley 61 de 2012);
artículos 780, 781, 842, 893, 990, 1019, 1069,
La sentencia de primera instancia realiza un recuento de los
antecedentes y la pretensión del proceso, así como de los hechos que
fundamentan la demanda, la actuación de las demandadas y el material
probatorio aportado tanto por la demandante como por la demandada,
estableciendo en la parte motiva de la decisión que fue acreditada la
presentación y publicación de la solicitud de inscripción de la marca, al
igual que el producto que pretende ser amparado, mismo que cuenta con pleno
valor probatorio de acuerdo al artículo 842 del Código Judicial.
Esgrime la resolución impugnada que, quedó acreditada la
titularidad de la parte demandante, de las marcas “PREMIER”; “PREMIER
PRESIDENT”; “PREMIER MUNDO” y “PREMIER
DISEÑO”; e, igualmente, aportó certificados apostillados a través de
los que puede observarse el registro de la marca “PREMIER Y
DISEÑO”, en la clase 09 internacional, a favor de la sociedad PREMIER
ELECTRIC (JAPAN) CORP. en países como: Bolivia, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hong Kong y Nicaragua, al igual
que consta el registro de la marca “PREMIER” en la clase
09 internacional, a favor de la sociedad PREMIER ELECTRIC (JAPAN)
CORP., en los siguientes países: Ecuador, Guatemala y Nicaragua.
También, aportó el Certificado de Renovación, debidamente apostillado de
la marca PREMIER ELECTRIC Y DISEÑO, en la clase 09
internacional, propiedad de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.,
en el Salvador.
En cuanto a las pruebas de la parte demandada, se acreditó
el registro de la marca “Samsung The Premiere”, en la clase 09
internacional, en los siguientes países: Guatemala, México, Ecuador,
Australia, Eslovaquia, Hong Kong, La Haya, Turquía, Alemania, Austria,
Reino Unido, Grecia, las cuales fueron solicitadas para su registro desde
el año 2020, con un plazo desde el año 2021 hasta los diez años de
vigencia, de manera que se tiene acreditada tanto la legitimación activa
de las demandantes, como la legitimación pasiva de la demandada.
Agrega la sentencia primaria que, la Ley No.35 de 1996,
modificada por la Ley No.61 de 2012, es la normativa aplicable a la
presente controversia y señala la definición de una marca, contemplada en
su artículo 89, el cual indica que para que un signo pueda ingresar a la
oficina registral debe poseer un carácter distintivo, que lo permita
gozar de originalidad, a fin de que pueda ser distinguido de los demás
productos dentro del público consumidor. Igualmente, señala que al
encontrarse acreditada la titularidad registral de las demandantes, lo
correspondiente era examinar lo relativo a las similitudes que alegan
existen entre los signos.
Continúa la sentencia impugnada indicando que, las marcas en
disputa tienen en común el uso de siete letras, cuales son: “PREMIER”, y
en cuanto al signo objeto de la controversia, como elementos distintivos
en relación con las marcas registradas por las demandantes, mantienen dos
palabras “Samsung The” y una letra “Premier (e)”, lo que, permite
evidenciar que es un elemento débil y existe similitud entre ambas
marcas, puesto que comparten la misma palabra, por lo que existe
similitud fonética, gramatical y visual entre ellas.
Arguye el Juez Primario que en torno a la clase
internacional, los productos y servicios se encuentran estrechamente
relacionados, dado que ambas marcas amparan los mismos productos de la
clase 09 internacional, de manera que están destinados al mismo tipo de
consumidores, por lo que pudiesen inducir al público consumidor a
errores, confusiones, equivocaciones y/o engaños en cuanto a su
procedencia, pudiendo ocasionar la dilución de las marcas de la
demandante.
La sentencia primaria hace cita de lo indicado por el autor
Ruipérez de Azcárate en cuanto a la distintividad de un signo, e, indica,
que su valoración debe hacerse estimando los signos sin descomponer la
unidad de cada uno, a fin de verificar si el todo prevalece sobre las
partes, e, indica que la jurisprudencia ha sido reiterativa en que el
examen de una marca se hace de manera global, puesto que el público no
tiende a examinar por separado cada uno de los elementos que configuran
una marca, sino que entiende esta como un todo, por lo que también como
una unidad debe analizarse el signo objeto del examen.
La resolución apelada hace mención del artículo 98 de la
Ley No.35 de 1996, modificado por la Ley No.61 de 2012, e, indica que
quedó demostrado un mejor derecho a favor de las sociedades demandantes,
a razón del Certificado de Registro expedido el 26 de mayo de 1995 sobre
la marca “PREMIER”, con su nota de traspaso a favor de PREMIER ELECTRIC
(JAPAN) CORP., de 19 de junio de 1997, e, igualmente, consta la nota de
traspaso a favor de la sociedad PREMIER MUNDO, S.A., de la marca “PREMIER”,
de 18 de junio de 2024 y el registro de la marca “PREMIER Y DISEÑO” a
favor de PREMIER MUNDO, S.A., de fecha 9 de octubre de 2006, certificados
que fueron otorgados por la DIGERPI, los cuales constan dentro del
dossier y datan de fecha anterior a la solicitud de inscripción de fecha
27 de noviembre de 2020, de la marca “Samsung The Premiere”.
Culmina la sentencia impugnada indicando que, de acuerdo a
los artículos 91 y 99, numerales 9 y 3, respectivamente, de la Ley No.35
de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012, de procederse con la
inscripción de la marca que pretende ser registrada, se incurriría en un
riesgo de confusión en la medida en que el público consumidor pueda creer
que son de la misma calidad, correspondiendo a una misma marca o que
proceden de la misma empresa, sumado a que tanto Panamá como Corea son estados
contratantes del Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial; empero, las sociedades demandantes han logrado probar el
registro de sus marcas “PREMIER” y “PREMIER Y DISEÑO”, en la clase 09
internacional, en países internacionales desde el año 2000, todo lo
contrario al registro de la marca “Samsung The Premiere”, que data desde
el año 2020, debido a lo cual el Juzgador A-quo accedió a la pretensión
de la parte demandante, y como consecuencia de ello, negó el registro de
la marca “Samsung The Premiere”, identificada con la solicitud de
registro No.285025-01 en la clase 09 internacional, presentada por SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD., condenándola en costas por la suma de DOS MIL
BALBOAS CON 00/100 (B/.2,000.00).
SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN
El Licenciado ALLEN E. CANDANEDO
O., por parte de la firma forense MORGAN & MORGAN,
apoderado judicial de la parte demandada SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD., sustentó su medio de impugnación señalando que, a lo largo del
proceso quedó comprobado que su representada es una multinacional
electrónica y de tecnologías de punta con sede en Seúl, Corea del Sur, la
cual tiene plantas de ensamble y redes de venta en más de 76 países y
cuenta con más de 260,000 empleados.
Adiciona la parte recurrente que, la
demandada ha mantenido su posición en la premisa básica de que la marca
“Samsung The Premiere”, tiene su propia individualidad, permitiéndole
distinguirse de otras marcas en el mercado, lo que, le permite configurar
la función principal de un signo distintivo o marca, cual es, tener la
capacidad de distinguir, individualizar e identificar un producto de
otros productos idénticos o similares en el mercado.
Señala la procuradora judicial de la
demandada que, a través de sendas copias debidamente legalizadas constan
diversos registros del signo que pretende ser impugnado, quedando
comprobado dentro del proceso que su representada ha cumplido con las
regulaciones y normas de marcas registradas de cada una de las
jurisdicciones donde ha registrado su marca “Samsung The Premiere”, para
lo cual ha tenido que someterse a los exámenes formales y sustantivos de
cada una de las jurisdicciones de dichos países, de manera que ello
denota y prueba el interés genuino de su representada en la protección de
su marca, quien mantiene un derecho legal de buscar la protección de
dicha marca, la cual se encuentra registrada en otra jurisdicción, donde
se pretende comercializar sus productos, sumado a que ambas marcas
“PREMIER” y “Samsung The Premiere”, coexisten sin confusión en
jurisdicciones como México, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Nicaragua,
Colombia, Jamaica, Bolivia, República Dominicana, Brasil, China y Hong
Kong.
Esgrime la recurrente que, haciendo eco
de lo indicado por el Juzgador Primario en torno al artículo 89 de la Ley
No.35 de 1996, con sus modificaciones, la marca que pretende ser
registrada “Samsung The Premiere” hace referencia inmediata e inequívoca
a la empresa SAMSUNG, misma que es una de las marcas más reconocidas del
mundo, lo que impide que sea confundida con cualquier otra, ya que deja
claro su origen empresarial, en atención a lo cual el análisis entre
ambas no puede ser únicamente en cuanto a su composición gramatical u
ortográfica, ya que las dos palabras en conflicto tienen significados y
connotaciones diferentes, sumado a que su marca se encuentra directamente
relacionada con la marca “SAMSUNG”.
Señala la recurrente que, el Juzgador
Primario realizó una apreciación errónea al afirmar que “es
evidente que se trata de un elemento distintivo débil y existe similitud
entre la marca actora tanto en la opositora, ya que comparten la misma
palabra, es decir, existe una similitud fonética, gramática y visual
entre ambas marcas”, dado que las palabras “PREMIER” y “PREMIERE”
tienen significados distintos, ya que la primera se refiere a “primer
ministro”, mientras que la segunda, se dirige a “primera vez”, que se
muestra una película, obra de teatro, programa de televisión, etc., razón
por la cual es precisamente identificada dentro de los productos
cubiertos en la clase 09 internacional.
Asevera la parte recurrente que,
también, difiere en cuanto al argumento del Juzgado Aquo de que versan
sobre los mismos servicios y productos, ya que su solicitud de registro
únicamente busca cubrir lo siguiente: Proyectores de Vídeo; Proyectores
de Pantalla; LCD o de Cristal Líquido; Proyectores de Cine en casa y
Proyectores Digitales, demostrando así que la demandada solo está
interesada en registrar “Samsung The Premiere” a fin de identificar los
productos de proyección de vídeo que comercializa a nivel mundial, al
igual que su solicitud no cubre otros productos que puedan estar
cubiertos por los registros presentados por el demandante, al igual que
la marca hace una clara referencia al origen empresarial de los productos
vinculados a una de las empresas y marcas más grandes y reconocidas del
planeta.
Y en cuanto a lo argumentado por el
Juzgador de Primera Instancia, sobre la confusión a fin de poder
distinguir los productos o servicios que amparan las marcas, es bien
sabido que los consumidores leen las marcas de abajo hacia arriba y de
izquierda hacia derecha, de forma natural e instintiva, por lo que al
visualizar la marca “Samsung The Premiere”, lo primero que verán será la
palabra/marca “Samsung”, de manera que es disímil a la marca oponente
cuando se compara en su totalidad, puesto que la marca está estilizada y
la palabra “Premier” tiene un alcance de derecho limitado en vista del
significado del diccionario (más importante o mejor), que describe
directamente la efectividad de los productos, y que como bien indicó el
Tribunal Primario, en cuanto a que la valoración debe realizarse sin
descomponer la unidad de cada signo, fortaleciendo aún más su posición al
ser el signo solicitado “Samsung The Premiere”, y no “Premiere”, como una
sola palabra.
La parte recurrente se refiere al
principio de especialidad, dado que la marca que pretende ser registrada
especifica de forma clara los productos que pretende proteger con la
marca solicitada, ya que esta cubre otro tipo de productos, pese a estar
dentro de la misma clase 09 internacional.
Agrega que, la demandada presentó
material probatorio, el cual evidencia la fama o notoriedad de su marca,
aunado a que dentro de las audiencias orales, durante la inspección
judicial de sitios web, se observó información estadística internacional,
demostrando la posición de la empresa SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. a
nivel mundial, así como dentro de la lista de las marcas de televisores
más confiables, supuesto que el demandante no ha podido demostrar en
cuanto a sus marcas, por lo que no son renombradas, lo cual sería lo
único que podría invalidar el principio de especialidad.
Esgrime la parte recurrente que, así
como Panamá pertenece al Convenio de París, también lo son Guatemala,
México, Ecuador, Australia, Eslovaquia, Hong Kong, Turquía, Alemania,
Australia, entre otros, países en los cuales la demandada ha registrado
su marca sin ningún tipo de inconveniente asegurando así su debida
protección.
Concluye la parte recurrente indicando
que, nos encontramos frente a uno de esos casos particulares en que ambas
partes tienen derechos registrados, con cierta similitud entre las
palabras que componen sus marcas (compuestas); no obstante, pueden
subsistir perfectamente de forma pacífica en el mercado local, regional e
incluso global; en consecuencia, solicita que la Sentencia No.49 de
treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) sea revocada en
todas sus partes, y en su lugar, se le permita a la demandada el registro
de su marca “Samsung The Premiere”, con solicitud No.285025-01 en la
clase 09 internacional.
OPOSICIÓN A LA APELACIÓN
La Licenciada LIZIE BERNAL SILVA,
apoderada judicial de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. y PREMIER
MUNDO, S.A., presenta su oposición al recurso de apelación instaurado
por la parte recurrente, señalando que disiente de las alegaciones de la
demandada en cuanto a la similitud de los signos, ya que puede observarse
que la marca “Samsung The Premiere” (de la demandada) y la marca
“PREMIER” (de la demandante) son denominativas, existiendo entre ellas
identidad ortográfica, fonética, visual y conceptual, sin dejar de lado
que la razón social de la demandante incluye la palabra PREMIER.
Señala la parte opositora que, es
irrefutable la similitud de las marcas en controversia, dado que ambas
contienen el término “PREMIER”, mismo que es dominante en los dos signos,
al ser la última palabra que se lee al mencionar la marca “Samsung The
Premiere”, sumado a que la diferencia entre PREMIER y PREMIERE, existe
únicamente en la letra “E”, de manera que no la lleva a alejarla o
diferenciarla de la marca “PREMIER”, ya que al pronunciarla tanto en
inglés como en español dan como resultado un sonido parecido, lo que
produciría en el público consumidor confusión y asociación. En adición de
que, la palabra “THE” se pronuncia “DE”, al leer la marca “Samsung The
Premiere” prácticamente se estaría diciendo: SAMSUNG “DE” PREMIER,
pudiendo inducir al público a pensar que el producto que se vende es una
nueva línea o que es parte de la familia de los productos que mercadean
las demandantes.
Hace cita de lo señalado dentro de la
Sentencia No.20 de 13 de mayo de 2019, proferida por el Juzgado Octavo de
Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, al igual
que lo establecido por este Tribunal Superior dentro de la resolución de
fecha 20 de abril de 2023 en el Proceso de Oposición de la marca “Lili
Pink y diseño”, e, indica que las marcas de la demandante están
conformadas únicamente por la palabra “PREMIER”, en la que descansa la
fuerza de cada uno de sus signos marcarios en las diferentes clases del
nomenclador internacional de Niza, signo que pretende ser registrado por
la sociedad demandada.
Adiciona la parte opositora que, en
torno a lo aseverado por la parte recurrente referente a la coexistencia
de las marcas, esta debió aportar material probatorio como análisis
estadísticos de diferenciación en el público consumidor o publicaciones
en revistas, musicales, etc., que demuestren su publicidad, por lo que,
de permitirse el registro de la marca que pretende ser registrada, se
incurriría en un evidente riesgo de confusión.
Indica la procuradora judicial de las
demandantes que, referente al argumento de la demandada de que su marca
“Samsung The Premiere” es reconocida, no consta material probatorio
tendiente a demostrar que dicho signo reúna los requisitos de notoriedad
o fama de la marca “Samsung”, sumado a que el proceso no busca probar la
notoriedad de dicha marca. Igualmente, señala que el signo que busca ser
registrado pretende amparar un tipo de productos, mientras que la marca
registrada por la demandante ampara todos los artículos comprendidos
dentro de la misma clase (09 internacional), por lo cual convergen en el
mismo sector del mercado, siendo muy posible ocasionar confusión en el
público consumidor.
Culmina la parte opositora señalando que, al demostrarse que
la marca que pretende ser registrada “Samsung The Premiere”, busca
distinguir productos de la misma especie y clase 09 internacional, de
suerte que, sería una imitación de la marca propiedad de la
demandante, ya que carece de originalidad, distintividad e
individualización, mismas que son requeridas por la legislación
marcaria a fin de poder acceder al registro pretendido por la demandada;
por consiguiente, solicita se confirme la Sentencia No.49 de 30 de
septiembre de 2024, proferida por el Juzgado Octavo de Circuito de lo
Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y a su vez, se condene en
costas por el trámite de segunda instancia.
DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA
Corresponde a este Tribunal Colegiado la
tarea de determinar si estuvo conforme a derecho la decisión de primera
instancia, en el presente Proceso de Propiedad Industrial, mediante el
cual se accedió a la pretensión solicitada por la sociedad
demandante dentro del Proceso de Oposición a la Solicitud de
Registro No.285025-01 de la marca “Samsung The Premiere”, en la
clase 09 internacional, promovido por PREMIER ELECTRIC (JAPAN)
CORP. y PREMIER MUNDO, S.A. en contra de SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD.
Como primer punto, debemos establecer
que las normas jurídicas aplicables a la solución de la presente
controversia están conformadas por la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996,
modificada por la Ley No.61 de 5 de octubre de 2012, por la cual se
regula lo relativo a la Propiedad Industrial en nuestro país,
reglamentado mediante el Decreto Ejecutivo No.85 de 4 de julio de 2017, y
la Ley No.41 de 13 de julio de 1995, por medio de la cual Panamá se
adopta como Estado contratante del Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial.
En ese orden de ideas, los artículos 96,
97 y 98 de la Ley No.35 de 1996 establecen que: “Artículo 96: El
derecho al registro de una marca se adquiere por su uso. El derecho a su
uso exclusivo se adquiere por su registro. Los efectos y alcances de los
derechos conferidos por el registro, están determinados por la presente
Ley. Artículo 97: La prelación en el derecho a obtener el registro de una
marca, se rige por las siguientes normas: 1. Tiene derecho preferente a
obtener el registro, la persona que la estuviera usando en el comercio
desde la fecha más antigua; 2. Cuando una marca no estuviera en uso, el
registro se concederá a la persona que presente primero la solicitud
correspondiente, o que invoque, en su caso, la fecha de prioridad más
antigua. Artículo 98: Para oponerse al uso de una marca por otra persona,
se requiere tener registrada dicha marca...”, y el artículo 124
del Decreto Ejecutivo No.85 de 2017, establece que: “Para
oponerse a la solicitud de registro de una marca, o para demandar la nulidad
y/o cancelación del registro, se requiere tener un mejor derecho sobre la
marca, el cual puede comprobarse mediante el uso y/o el registro. Estas
acciones podrán igualmente interponerse cuando la marca contraviene
alguna de las disposiciones contenidas en el artículo 91 de la Ley.”
El conjunto de normas señaladas es de
aplicación al presente proceso en virtud de las circunstancias fácticas
acreditadas en el mismo; esto es, la Solicitud de Registro No.285025-01
de 27 de noviembre de 2020 (Secuencial 1; Código del Evento 1) de
la marca “Samsung The Premiere”, en la clase 09 internacional,
presentada en la República de Panamá por la sociedad SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD., debidamente publicada en la página 133
del Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial (BORPI) N°384
de 1 de junio de 2021 (Secuencial 1; Código del Evento 1), y la
existencia comprobada de los siguientes Certificados de Registro bajo la
titularidad de las sociedades demandantes (Secuencial 81; Código
del Evento 30002), mismos a saber: Certificado de Registro No.51863
de 26 de mayo de 1995, de la marca “PREMIER” en la clase 09
internacional, a nombre de SONITTO INTERNACIONAL, S.A., la cual mediante
el Resuelto No.3678 de 19 de junio de 1997 fue traspasada a favor de la
sociedad PREMIER ELECTRIC JAPAN CORP., quien posteriormente, a través del
Resuelto No.9719 de 18 de junio de 2004, la traspasó a la sociedad
PREMIER MUNDO, S.A., quien renovó la marca “PREMIER”, mediante el
Resuelto No.14464 de 29 de septiembre de 2005, por el término de diez
(10) años, a partir del 26 de mayo de 2005, nuevamente renovada por
intermedio del Resuelto No.7206 de 8 de mayo de 2015 por el término de
diez (10) años a partir del 26 de mayo de 2015; Certificado de Registro
No.89697 de 3 de septiembre de 1997 de la marca “PREMIER” en la clase 7
internacional, a nombre de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP., renovada
mediante el Resuelto No.14510 de 21 de septiembre de 2007, por el término
de diez (10) años, desde el 3 de septiembre de 2007, nuevamente renovada
mediante el Resuelto No.16196 de 6 de septiembre de 2017, por el término
de diez (10) años, desde el 3 de septiembre de 2017. Igualmente, constan
otros Certificados de Registro de la marca “PREMIER” en las clases 8, 11,
12, 14, 18, 21 internacional, todas a favor de la sociedad PREMIER
ELECTRIC (JAPAN) CORP., mismas que se encuentran vigentes a la fecha de
esta resolución.
Asimismo, consta el Certificado de
Registro No.115571-01 de 29 de junio de 2001, de la marca “PREMIER
PRESIDENT” en la clase 09 internacional, a favor de PREMIER ELECTRIC
(JAPAN), CORP., renovada mediante el Resuelto No.5907 de 6 de mayo de
2011, por el término de diez (10) años, a partir del 29 de junio de 2011,
recientemente renovada por intermedio del Resuelto No.4356 de 18 de marzo
de 2021, por el lapso de diez (10) años a partir del 29 de junio de 2021.
También, consta el Certificado de Registro No.155895-01 de la marca
“PREMIER Y DISEÑO” en la clase 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 28 internacional,
todas vigentes, a favor de la sociedad PREMIER ELECTRIC (JAPAN), CORP.
De igual modo, consta la Certificación
N°0151-2021 (CE-00112-2021), en la que se deja constancia del Número de
Registro SM.864-2003 de 22 de agosto de 2008, de la marca “PREMIER”, a
favor de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. en la clase 9 internacional, en
el Estado Plurinacional de Bolivia, debidamente apostillada;
Certificación N°IT2021/0009507, en la que consta el Certificado
No.320796 de la marca “PREMIER” en la clase 9 internacional, a favor de
PREMIER ELECTRIC (JAPAN), CORP., en la República de Colombia, debidamente
apostillada; Certificación No.0029470-2021, en donde consta que el Número
de Registro 147694, de la marca “PREMIER”, en la clase 9 internacional,
se encuentra registrado desde el 28 de mayo de 2004, en la República de
Costa Rica, al igual que aportó certificaciones que demuestran el
registro de la marca “PREMIER” en la clase 09 internacional, a favor de
la sociedad PREMIER ELECTRIC (JAPAN), CORP., en países como: Ecuador, El
Salvador, Nicaragua, Hong Kong. Constan, de igual forma, copias debidamente
autenticadas por Notario Público de sendas facturas y de la fachada de la
tienda en varios centros comerciales del país, mismos que demuestran el
uso y la comercialización de los productos de la marca en el país.
Por su parte, la sociedad demandada
aportó los siguientes Certificados de Registro de la marca “The
Premiere” (Secuencial 102; Código del Evento 30000),
otorgados, a su favor, en los siguientes países: Corea, Emiratos Árabes
Unidos, entre otras, (todas registradas desde el año 2020), y de la marca
“Samsung The Premiere”, a favor de la sociedad demandada, en España
(desde el 2020); República Dominicana, Nicaragua, ambas desde el año
2021.
En tal sentido, la legitimación que
posee la parte actora a fin de demandar la oposición al registro de la
marca “Samsung The Premiere” está sustentada en todos los
Certificados de Registro de sus marcas “PREMIER”, “PREMIER
PRESIDENT” y “PREMIER Y DISEÑO” en nuestro país. Ahora
bien, pese a la sociedad demandada mantener Certificados de Registro
del signo que pretende registrar en distintos países, no puede pasarse
por alto, que dichos certificados son de fecha posterior a las fechas de
registro de las marcas de la actora, las cuales datan con registros de
los años 1997, 2001 y 2006, lo que, indudablemente nos permite
arribar a la conclusión del derecho preferente que posee la sociedad
demandante a fin de interponer la demanda de oposición conforme a los
artículos 96, 97, 98, 107 y 124 de la Ley No.35 de 1996, modificada por
la Ley No.61 de 2012.
Ahora bien, el punto medular de la
presente controversia, conforme a los argumentos de la parte recurrente
es que ambas marcan pueden coexistir de forma pacífica frente al público
consumidor, dado que mantienen significados diferentes, al igual que su
signo incluye el término “SAMSUNG”, el cual es una marca reconocida tanto
a nivel nacional como internacional.
Debe señalar este Tribunal Colegiado
que, la norma aplicable a la controversia es el artículo 91, numeral 9 de
la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012, el cual
dispone lo siguiente:
"Artículo
91. No pueden registrarse como marcas, ni como elementos de éstas:
9. Las que
sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico,
gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida,
registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir
productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se
desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad,
de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público,
errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos
o servicios, o a su procedencia. Salvo se soliciten con la autorización
expresa del titular de la marca registrada. Los bienes o servicios no se
considerarán como similares entre sí, únicamente sobre la base de que en
cualquier registro o publicación se clasifiquen en la misma clase del
Sistema de Clasificación de Niza. Los bienes o servicios no se
considerarán disímiles entres sí, únicamente sobre la base de que en
cualquier registro o publicación se clasifiquen distintas clases del
Sistema de Clasificación de Niza.
En el caso
de bienes o servicios conexos, la persona que se sienta afectada podrá
oponerse al registro, con base en lo indicado en este numeral;”
El primer aspecto conforme establece la
norma transcrita, es el derecho de prioridad sobre la marca “PREMIER” y “PREMIER
Y DISEÑO” que poseen las demandantes, lo cual ha quedado
plenamente acreditado en el proceso conforme a los Certificados de
Registro que mantiene la actora desde el año 1997 en torno al signo “PREMIER” y
la marca “PREMIER Y DISEÑO”, desde el año 2006, todas
con fecha anterior a la Solicitud de Registro No.285025-01 de la
marca “The Samsung Premiere”, en la clase 09
internacional, por parte de la sociedad SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD., todo lo cual comprueba el derecho de prioridad que debe
reconocérsele a las actoras.
El segundo aspecto guarda
relación con la similitud entre los signos al establecer dicha norma
que, la prohibición de registro por riesgo de confusión requiere que
se compruebe que las marcas sean “idénticas, semejantes o
parecidas en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o
conceptual”, a las marcas registradas por las sociedades demandantes.
Sobre la similitud estos Tribunales han señalado en diferentes
precedentes judiciales que, la distintividad de la marca y otros signos
distintivos es una función esencial que permite a los consumidores
identificar el origen de cada producto, impidiéndole incurrir en
confusiones con otros productos, de otra procedencia, por lo que, esta
función, requiere que los nuevos oferentes del mercado seleccionen signos
distintivos, que sean claramente diferenciados de los ya existentes en
dicho mercado, máxime tratándose de productos comprendidos en la misma
clase o en productos conexos o relacionados.
En ese sentido, tenemos que, las
sociedades demandantes pretenden proteger sus marcas “PREMIER” y “PREMIER
Y DISEÑO”, frente a la solicitud de registro de la marca “SAMSUNG
THE PREMIERE”. Al respecto, el hecho de que la palabra “THE
PREMIERE” se adicione a la marca “SAMSUNG”, y aun cuando esta
última pueda ser considerada una marca notoria en el ramo de los
artículos electrónicos (clase 09), no crea la suficiente distinción para
separarla de la marca “PREMIER” de la demandante PREMIER ELECTRIC
(JAPAN) CORP. y PREMIER MUNDO, S.A., en la que dicha
palabra es precisamente el signo que tiene registrado, sumado a que el
público consumidor no va a comprender que los términos “PREMIER” y
“PREMIERE” mantienen significados distintos, al igual que la
letra “e” en la segunda, no lleva a diferenciarla o alejarla de la
marca “PREMIER”, lo que, evidencia la similitud entre los signos al
compartir dicha palabra, en que la confrontación refleja “PREMIER” - “THE
SAMSUNG PREMIERE”, siendo que la marca “PREMIER” de la demandante ha
comprobado el derecho de prioridad que exigen los artículos 96 y 97 de la
Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2021, y el primer
supuesto para la aplicación del artículo 91, numeral 9 de la Ley de
Propiedad Industrial.
En torno al carácter distintivo de una
marca, la autora ZERETH DEL CARMEN TORRES MÉNDEZ, ha señalado
lo siguiente:
“...Es por
ello que nuestra Ley de propiedad industrial señala claramente en su
artículo 89, cuando define el concepto de marca, que la misma tiene
que ser susceptible de individualizar un
producto o servicio en el comercio. Esta posición es compartida tanto por
el Derecho comparado (la legislación española, hondureña, mexicana,
peruana, entre otras), como por los convenios internacionales y la
doctrina. Todos coinciden en que la marca tiene por objetivo distinguir
los productos o servicios de una persona (natural/jurídica) de los
productos o servicios de otra persona (natural/jurídica) que se encuentra
en el mercado.
La marca
que no tenga carácter distintivo no es marca. Es decir, sin carácter
distintivo no hay marca y, por ende, la solicitud de su registro debe ser
denegada, debido a que una marca no puede considerarse como tal, si no
cumple la función de distinguir o individualizar un producto o servicio
sobre el resto que se encuentra en el mercado. Aunque nuestro derecho
marcario no señala en forma expresa como en otras legislaciones (la
hondureña en su artículo 83 y la peruana en el literal a del artículo
129), que no puede registrarse como marca ni como elementos de éstas, una
marca que no sea distintiva, está tácito y sobreentendido que el signo
que se desea registrar como marca, si no se ajusta a lo contemplado por
la definición brindado por nuestra Ley, tendrá como consecuencia su
denegación por parte de las autoridades competentes que, en el caso de
Panamá, sería la ...”. (Derecho de Marcas, Zereth Torres Méndez,
Editorial Mizrachi & Pujol, S.A., Primera Edición, Junio 2002,
pág.95)
Lo anterior, le permite a este Tribunal
Colegiado, coincidir con los resultados del cotejo marcario llevado a
cabo por el Juzgador Primario, de manera que el signo que pretende
registrar la sociedad demandada “THE SAMSUNG PREMIERE” no
tiene suficiente distintividad, respecto del previamente registrado
por las sociedades demandantes; esto es lo que motiva la aplicación del
artículo 91, numeral 9 de la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley
No.61 de 2012, que prohíbe el registro de marcas que sean idénticas,
semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético,
visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en
trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o
servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea
amparar con la nueva marca.
Debemos señalar que, el riesgo de
confusión como circunstancia comprobable está sujeto a la ocurrencia del
mismo, lo cual puede acontecer una vez los productos amparados por las
dos marcas se encuentren en el mercado; no obstante, la exigencia de la
Ley solo es que se acredite la posibilidad o probabilidad de confusión
que pueda llevar al público consumidor a errores, equivocaciones y/o
engaños, ya que, el riesgo de confusión: “se presenta cuando se
da identidad o semejanza entre el signo previamente solicitado o
registrado y el signo que se pretende registrar, siendo los productos o
servicios para los cuales se solicitó el registro o se registró
previamente la marca idénticos o similares a los que se desea amparar con
el nuevo registro” (Pachón Manuel y Avila Zoraida. El Régimen Andino de
la Propiedad Industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez C. Ltda.
Bogotá. 1995. Pág. 229).
En lo que respecta a la relación
signo-producto-servicio que motivó la decisión de primera instancia de
acceder a la pretensión de la parte actora, debe realizarse el análisis
del llamado “Principio de Especialidad”, el cual fue señalado por la
parte recurrente dentro de su medio de impugnación. Al respecto, este
Tribunal Superior en múltiples precedentes judiciales, ha señalado que
debe analizarse la clase de productos en que será registrada la marca a
fin de determinar la aplicación de la prohibición del riesgo de confusión
al igual que, en el caso de las marcas notorias y famosas, sobre este
punto, este Tribunal ha señalado que:
“En cuanto
a la revisión que debe realizarse entre marcas que estén debatidas en un
proceso – por estimarse similares y afirmarse que pueden propiciar en la
mente del consumidor confusión – tal examen debe efectuase sin soslayar,
posteriormente, el impacto de los signos en el mercado bajo el imperio de
los productos y/o servicios que cada uno haya amparado con la marca
(<< regla de la especialidad>>). Así, salvo las excepciones
que contempla la ley en cuanto a las <marcas notorias y famosas>,
cada signo deberá cumplir estrictamente los principios que se recogen en
<la regla de la especialidad> de las marcas.” (Proceso de Oposición
al Registro de la Marca “Frisky y Diseño” propuesto por Societe Des
Produits Nestle, S.A. -vs- Genfar Division Veterinaria. Mgda. Ponente:
Aidelena Pereira Véliz. Panamá, 20 de noviembre de 2002).
En tal sentido, discrepa este Tribunal
Superior con lo argumentado por la parte recurrente-demandada, en el
sentido de que ambos signos pueden coexistir perfectamente en el mercado,
sin incurrir en ningún tipo de confusión en la mente del público
consumidor, a razón de que el signo que pretende ser registrado señala de
forma específica cuáles son los productos que busca proteger: “proyectores
de vídeo; proyectores LCD o pantalla de cristal líquido; proyectores en
cine en casa; proyectores digitales”; sin embargo, dichos productos
se encuentran dentro del compendio de artículos que abarca la clase 09
internacional “Aparatos e instrumentos científicos, de
investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de
detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos
e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad;
aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o
tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o
descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o
análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas;
cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos
de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para
buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo,
aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.”, de
manera que, a juicio de esta Colegiatura, dichos productos son similares
y buscan ser utilizados para las mismas necesidades y fines, tratándose
de la misma clase internacional (09), en que resultaría posible el riesgo
de confusión al compartir los signos las palabras PREMIER y PREMIERE, inclusive
afectando el derecho previamente adquirido por la demandante, al utilizar
el nuevo signo la palabra THE PREMIERE junto con su
denominación comercial lo que afectaría la capacidad distintiva con
posibilidad de que los consumidores asocien ambos signos como de la misma
procedencia; por lo que debe reconocerse el derecho preferente sobre el
signo PREMIER en clase 9 de la demandante e impedir que
se utilice dicho signo u otro similar o parecido en la misma clase como
lo proscribe el artículo 91, numeral 9 de la Ley 35 de 1996, modificada
por la Ley 61 de 2012.
La jurisprudencia de este Tribunal
Superior ha sido reiterada en indicar que la distintividad de la marca es
una función esencial que permite a los consumidores identificar el origen
de cada producto, impidiéndole incurrir en confusiones con otros
productos, de otra procedencia; por lo que, esta función, requiere que
los nuevos oferentes del mercado seleccionen signos distintivos, que sean
claramente diferenciados de los ya existentes en dicho mercado.
Por todo lo antes expuesto, no encuentra
este Tribunal Colegiado en el proceso material probatorio o argumentos
que hagan variar el criterio plasmado por el Juzgado Primario en la
sentencia apelada, el cual se encuentra conforme a las normas vigentes en
materia de Propiedad Industrial. Por lo tanto, procede confirmar dicha
sentencia, con la imposición obligatoria de costas conforme al artículo
1072 del Código Judicial, aplicado supletoriamente por mandato del
artículo 199 de la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012.
En mérito de lo expuesto, el TERCER
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE
PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia No.49 de
treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), dictada por el
Juzgado Octavo de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de
Panamá, dentro del Proceso de Oposición al registro de la
marca “SAMSUNG THE PREMIERE” con Solicitud de Registro
No.285025-01 en la clase 09 internacional, promovido por PREMIER
ELECTRIC (JAPAN) CORP. y PREMIER MUNDO, S.A. en
contra de SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.
SE CONDENA en costas a
la parte recurrente, por el trámite de la segunda instancia, las cuales
se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.200.00).
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
MGDO. LUIS A. CAMARGO V.
MGDA. ARISTEVIA LAMBOGLIA DE RUIZ
SUPLENTE ESPECIAL
LCDA. LLOVANA O. DE ALONSO
SECRETARIA JUDICIAL III
|