TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE: 2427/08-EPI-01-3 (Ant.31084/08-17-10-2).
ACTOR: **** ********* ****
TERCERO: ****** **** ************** ****
AUTORIDAD DEMANDADA:
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS “B”, DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
MAGISTRADA INSTRUCTORA:
LIC. MARIA TERESA OLMOS JASSO.
SECRETARIO DE ACUERDOS:
LIC. JORGE LUIS RIVERA MEDEL.
México, Distrito Federal, a veintitrés de junio de dos mil nueve.- V I S T O S para resolver los autos del juicio en que se actúa, y encontrándose debidamente integrada la H. Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, por las CC. Magistradas: LIC. MARÍA TERESA OLMOS JASSO en su carácter de Instructora en el presente juicio, LIC. LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ, como Presidenta de la Sala y LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARRIDO BELLO, ante el Secretario de Acuerdos LIC. JORGE LUIS RIVERA MEDEL, con fundamento en el artículo 14, fracción, XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en relación con el artículo 24 Bis, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como segundo, tercero y quinto transitorios del Acuerdo G/17/2008 de fecha 5 de marzo de 2008, dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo de 2008, modificado por su similar G/59/2008 de fecha 29 de octubre de 2008, así como los diversos 2, primer párrafo, 22, 49 y 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se dicta sentencia definitiva..
R E S U L T A N D O
1º. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de noviembre de 2008, la C. ******** ****** *****, en representación legal de **** ********* **** ** **** compareció a demandar la nulidad de la resolución contenida contenida en el oficio MA/M/1985/******* de fecha 12 de agosto de 2008, mediante la cual la Coordinación Departamental de Examen de Marcas “B”, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, resolvio negar el registro marcario respecto del signo ****** ******* ****** ***** * ******.
2º. Por acuerdo de fecha 10 de noviembre de 2008, se admitió a trámite la demanda de nulidad; ordenándose correr traslado a la autoridad y al tercero, para que produjeran su contestación a la demanda.
3º. Mediante acuerdo de fecha 27 de enero de 2009, con fundamento en lo dispuesto en los artículos segundo, tercero y quinto transitorios del Acuerdo G/17/2008 de fecha 5 de marzo de 2008, dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo de 2008, modificado por su similar G/59/2008 de fecha 29 de octubre de 2008, esta Sala aceptó la competencia para conocer del presente juicio, quedando radicando con el número citado al rubro.
4º. Mediante oficio JNTF.2009.1087 ingresado en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el día 13 de mayo de 2008, la subdirección Divisional de Representación Legal, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, formuló su contestación a la demanda.
5º. Por acuerdo de 2 de marzo de 2009 se tuvo por contestada la demanda por parte de la autoridad demandada; asimismo, se declaró la preclusión del tercer interesado para comparecer a juicio, finalmente con fundamento en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se concedió a las partes plazo común para que formularan sus alegatos, derecho que fue ejercido por la autoridad y la actora mediante escritos ingresados los días 6 y 16 de abril de 2009, respectivamente.
6º. Al no existir cuestiones pendientes por desahogar, de conformidad con el artículo 47, segundo párrafo, con fecha 22 de mayo de 2009, quedó cerrada la instrucción del juicio; por lo que por acuerdo de 22 de junio de 2009, se declaró cerrada la instrucción, procediendo a emitir la sentencia que en derecho corresponda.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Esta Sala es competente para emitir la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 fracción, XI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, en relación con el diverso numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
De igual forma, con fundamento en el artículo 24 Bis, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, este Órgano Jurisdiccional es competente territorialmente para conocer del presente juicio de nulidad, en tanto que la litis del presente juicio versa sobre la materia de propiedad intelectual.
Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el segundo, tercero y quinto transitorios del Acuerdo G/17/2008 de fecha 5 de marzo de 2008, dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo de 2008, modificado por su similar G/59/2008 de fecha 29 de octubre de 2008.
SEGUNDO. La existencia de la resolución impugnada, ha quedado debidamente acreditada a fojas 47 a 55, en términos de los artículos 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme a lo dispuesto por el 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mediante la exhibición que de la misma hace la parte actora, así como, por el reconocimiento que de ella hace la autoridad demandada en su contestación.
TERCERO. En estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, este órgano jurisdiccional a fin de encontrarse en posibilidad de analizar en primer término aquellos conceptos de impugnación que pudieran llevar a la declaratoria de nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, se señala lo que medularmente argumenta la parte actora en sus conceptos de impugnación:
I. Argumenta la actora que la resolución impugnada es ilegal ya que en ella no se estudiaron los argumentos vertidos en el escrito de fecha 21 de febrero de 2008, mediante el cual se da contestación al oficio de cita de anterioridades 20070336260, siendo que con tal actitud, la autoridad demandada vulnera los artículos 122 y 122 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, en los que se indica claramente el plazo con el que contará el solicitante de un registro de marca para realizar sus manifestaciones en relación con las anterioridades citadas al practicarse el examen de fondo; y así mismo se violentó el artículo 125 del citado ordenamiento, el cual indica que en caso de que el Instituto niegue el registro de la marca lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.
Lo anterior implica, que el Instituto al emitir la resolución mediante la cual niega el registro de una marca, deberá considerar obviamente el escrito mediante el cual el solicitante dio contestación o realizó las manifestaciones que a su derecho convinieron en relación con el oficio de cita de anterioridades. Por la misma razón, también se contravino el artículo 3° fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que indica que los actos administrativos deberán estar fundados y motivados.
II. Aduce la actora que la autoridad al negar el registro como marca de la denominación "******* ****** *****" y diseño que se tramita en el expediente ******, comete una clara infracción al artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial, particularmente al hecho consistente en que la autoridad demandada no tomó en consideración que la marca "******* ******", propiedad de **** ********* ****, es una marca notoriamente conocida en el país, y que incluso el mismo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial así lo declaró mediante resolución de fecha 15 de diciembre de 1998, contenida en el folio no. ****
Por lo tanto, manifiesta la actora que la autoridad demandada analizó los hechos de manera errónea al indicar que el público consumidor será inducido a error respecto al origen de los productos que ostentan la marca ******* ****** *****, ya que al ser una marca notoriamente conocida, el público reconocerá inmediatamente el origen y procedencia de los productos de mi representada, sin que exista la mínima posibilidad de que se confunda con las marcas propiedad de ****** **** ************** ****
III. Manifiesta la actora que la autoridad demandada no tomó en cuenta la regla establecida a través de diversas jurisprudencias, consistente en que para realizar un análisis comparativo entre marcas es necesario tomar en consideración la impresión que causan en el público consumidor al primer golpe de vista, o cuando son escuchadas al pronunciarse rápidamente, aún y cuando en la resolución que por esta vía se impugna así lo diga.
Si se toma en cuenta la impresión que causan en el público consumidor, al primer golpe de vista, se llegaría a la conclusión de que no existe ninguna posibilidad de que el público consumidor confunda las marcas en conflicto.
Sin embargo, es evidente que la autoridad demandada no realizó su análisis tomando en consideración esta importante regla, sino que se avocó únicamente a determinar que desde el punto de vista fonético, las marcas eran semejantes, lo cual, desde luego, tampoco es acertado.
También se desprende del análisis marcario realizado por la autoridad demandada, que omitieron aplicar otra de las principales reglas que hay que observar y que es la consistente en que la semejanza deberá ser apreciada considerando las marcas en su conjunto.
Continúa argumentando la enjuiciante que la marca solicitada y cuyo registro ilegalmente negó la demandada, se integra de una denominación y un diseño, es decir, se trata de una marca mixta; mientras que tanto la marca ****** *****, como la marca ****** ***** **** se integran únicamente por la denominación, es decir, se trata de marcas nominativas, por lo tanto, no es posible únicamente compararlas desde el punto de vista fonético, como lo hace de manera errónea la autoridad demandada, sino que hay que considerarlas en su conjunto, de la forma en que serán representadas, y tomando en cuenta todos los elementos que las integran.
En otras palabras, no pueden compararse únicamente desde el punto de vista fonético, pues la marca propuesta a registro por mi mandante no es una marca nominativa, sino que hay que compararlas en su integridad, tomando en cuenta su denominación y la figura que integrará la etiqueta en el caso de la marca solicitada.
Ahora bien, por lo que hace al análisis ideológico, que no fue realizado por la autoridad demandada a pesar de estar obligada a hacerlo, se denota que por el significado de cada palabra no puede haber confusión entre las marcas, ya que el signo propuesto a registro va acompañado del término ******* ****** que es una marca notoriamente conocida, mientras que las marcas de la tercero interesada ****** **** ************** ****, no incluyen ningún apellido o nombre por lo que no pueden ser confundidas con la marca propuesta a registro por mi representada, por lo menos desde el punto de vista ideológico.
Señala la actora que el elemento primordial de la marca ******* ****** Y DISEÑO es sin lugar a dudas la marca ******* ******, siendo este el nombre del famoso ********* de nacionalidad italiana y siendo además ******* ****** una marca notoriamente conocida en nuestro país, incluso así declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es indudable que por lo que hace a la marca de mi mandante, la parte principal, notoriamente conocida y la que le otorga su distintividad es el elemento ******* ******, por lo que no puede confundirse con la marca ***** como erróneamente lo indicó la autoridad demandada.
Por último señala la actora que el hecho consistente en que ambas marcas protejan un elemento común, a saber: *****, tampoco es suficiente para negar el registro a una de ellas, ya que existen infinidad de marcas que comparten un elemento común, pero, si están acompañadas de otro con mayor presencia o fuerza distintiva, son perfectamente registrables.
Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 47, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de señalar que la parte actora en su escrito de alegatos expuso medularmente lo dicho en su escrito inicial de demanda.
CUARTO. En estricta observancia a los principios procesales que rigen a las sentencias, de exhaustividad, congruencia, unidad y concentración, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente en términos de lo dispuesto por el artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se examinan de manera conjunta los argumentos que la parte actora vierte en su tercer concepto de impugnación del escrito inicial de demanda, mismo que ha sido citado en el considerando anterior.
Al respecto, la autoridad en su oficio de contestación, sostiene la legalidad de la resolución impugnada, aduciendo que en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, se encuentra la prohibición registral por semejanza en grado de confusión.
Asimismo, en su oficio de alegatos solicitó, se tuviera por reproducida la contestación a la demanda de nulidad.
Expuesto lo anterior, teniendo a la vista las constancias que integran el juicio de nulidad en que se actúa, mismas que se valoran conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento, a juicio éste órgano jurisdiccional le asiste la razón a la parte actora.
Ahora bien, resulta conveniente transcribir el fundamento legal en que la autoridad se sustenta para negar el registro marcario solicitado, a saber:
Ley de la Propiedad Industrial
“Artículo 90. No serán registrables como marca:
…
XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.
…”
De lo anterior en primer lugar es claro que existe impedimento expreso para registrar una marca semejante o idéntica en grado de confusión a otra marca registrada ya vigente o que esté en trámite, que se aplique a productos similares o a los mismos; por lo que cuando se advierta que dos marcas son semejantes en grado de confusión y que además se aplican a productos de la misma especie, es claro que no pueden coexistir en el mercado.
Ahora bien, a fin de realizar una adecuada interpretación de dicho numeral, resulta conveniente robustecer el criterio de mérito, con la siguiente jurisprudencia I.3o.A.581 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo: XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, página 207, misma que se invoca con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y que señala:
“MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE. La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.”
Así también, resulta aplicable la tesis de I.4o.A.613 A, emitida por el Poder Judicial de la Federación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo: XXVII, Enero de 2008, página 2793, que a la letra dice:
MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN. A partir de las peculiaridades de una marca debe considerarse la similitud con algún otro signo o la asociación con el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusión). Estos aspectos deben ser evaluados en función de su dimensión conceptual, denominativa, fonética o gráfica, de una manera proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los consumidores. Consecuentemente, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre marcas en conflicto, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse los siguientes lineamientos: 1) La semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas; 3) La imitación debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria. En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos: a) Fonético, considerando que la confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar. b) Gráfico, dado que la confusión en este aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; y, c) Ideológico o conceptual, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.
De lo anterior, para este órgano jurisdiccional es evidente que las marcas tienen como propósito que cualquier agente económico o productor o comerciante, pueda distinguir productos de otros de su misma clase, es decir, se debe considerar que la marcas deben permitir que del universo de clientes, un sujeto con atención media sea capaz de distinguir los productos amparados por dos marcas.
Por lo que, para que sea jurídicamente tutelable una marca se exige que sea capaz de identificar y hacer distinguibles los productos de la misma clase o especie, es decir, se exige que la marca tenga una eficacia distintiva, esto es, que no induzca al error al público consumidor; todo ello, con el propósito de proteger al público consumidor para evitar posibles errores sobre la naturaleza y origen de diversos productos que concurren en el mercado de bienes y servicios.
Por otra parte, debe quedar claro que el análisis para determinar la posible confusión de marcas debe realizarse en forma alternativa, instantánea y no comparativa, esto es, debe realizarse integrando en una percepción global todos los elementos tal y como lo hace el consumidor, que atiende a la impresión de conjunto y no analítico.
En virtud de lo antes expuesto, y de lo señalado en las tesis jurisprudenciales antes citadas es de señalar que para determinar la semejanza en grado de confusión entre dos marcas, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas:
1) La semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto;
2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas;
3) La imitación debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y
4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria.
En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos:
a) Fonético, considerando que la confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar.
b) Gráfico, dado que la confusión en este aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; y,
c) Ideológico o conceptual, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario.
Lo anterior es así, ya que debe tenerse en cuenta que una marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes.
En este tenor de ideas, la confundibilidad entre dos marcas existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño, siendo suficiente que se actualice la confusión en alguno de sus tres aspectos, es decir, a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica.
En el caso a estudio, la enjuiciante cuestiona que existe una indebida apreciación de la autoridad porque a su juicio los signos distintivos en cuestión no son semejantes en grado de confusión, ya que el signo propuesto a registro ****** ******* ****** ***** * ******, tiene suficientes elementos distintivos respecto de las marcas registradas ****** ***** y ****** ***** **** , señalando entonces que no se actualiza el supuesto de negativa de registro previsto en el transcrito artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.
Al respecto cabe señalar que del análisis integral respecto de la resolución impugnada y de la marca propuesta, desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual o ideológico, así como de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo los signos en conflicto los siguientes:
SIGNO PROPUESTO A REGISTRO EN EL EXPEDIENTE ******
(Imagen suprimida por razones de privacidad)
MARCA REGISTRADA ****** *****
MARCA REGISTRADA ****** ***** ****
En tal virtud, para analizar la semejanza en grado de confusión entre las marcas registradas ****** ***** y ****** ***** **** , con la solicitud de registro marcario ****** ******* ****** ***** * ******, debe necesariamente realizarse el estudio de las mismas desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual o ideológico.
En el presente caso, se aprecia que no existe semejanza en grado de confusión entre las marcas en conflicto, toda vez que fonética son diferentes, en efecto entre el signo ****** ******* ****** ***** * ****** (que la actora pretende registrar) y ****** ***** y ****** ***** **** , marcas ya registradas, ya que al ser pronunciadas en su conjunto, existe una pronunciación clara y distinta entre estas denominaciones.
Siendo también, como se puede apreciar ortográficamente y gráficamente son diferentes; toda vez que no hay similitud en la manera en como están distribuidos los elementos que las componen; ahora bien, no pasa desapercibido para esta Juzgadora que las marcas se encuentran conformadas en común por el mismo término distintivo *****, siendo este el único elemento similar entre ellas, lo cual no es suficiente para determinar que existe semejanza en grado de confusión.
Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que para determinar la semejanza en grado de confusión entre dos marcas, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, también lo es que las semejanzas deben percibirse considerando las marcas en su conjunto; por lo que la denominación ******* ******, en el signo propuesto a registro, es el elemento que le otorga distintividad al mismo, por lo que no puede considerarse aisladamente el término *****.
Por lo que hace a la confusión conceptual, si bien es cierto que las marcas en conflicto, amparan los mismos productos, también lo es que ninguna de ellas evoca el mismo concepto.
Aunado a lo anterior, resulta importante destacar que la denominación ******* ******, mediante oficio de fecha 15 de didicembre de 1993 ha sido declarada como marca notoriamente conocica por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, entre otras, para la ** Internacional (fojas 56 a 91).
Al respecto, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca, siendo que este conocimiento no se limita, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan.
Por lo que es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores.
En tales condiciones resulta claro que la denominación ******* ******, al ser una marca notoriamente conocida, es el elemento que le otorga distintividad al signo propuesto a registro sobre las marcas ****** ***** y ****** ***** **** , las cuales fueron citadas como anterioridades en el procedimiento de origen.
Por lo tanto, resulta claro que la autoridad demandada para determinar que existe confusión entre el signo propuesto a registro ****** ******* ****** ***** * ****** y los registros marcarios ****** ***** y ****** ***** **** , no la toma en cuenta en su conjunto, si no que las fracciona, para determinar que existe por principio de cuentas una confusión fonética y conceptual, al encontrarse que dichas marcas se encuentran conformadas en común por el mismo término distintivo ***** lo cual genera que se pronuncien y conciban de un modo similar y aunque existan otros elementos entre las marcas sujetas a comparación, estos no constituyen un factor decisivo para determinar que las marcas son completamente diferentes; contraviniendo de esta manera el método comparativo establecido en la ley y en la jurisprudencia antes referida.
En tal virtud, es de señalar que en el presente asunto ilegalmente se negó el registro marcario del signo ****** ******* ****** ***** * ******, toda vez que no es semejante en grado de confusión con los signos ya registrados ****** ***** y ****** ***** **** , poniendo especial énfasis en el hecho de que la confusión entre dos marcas se puede dar en sus aspectos fonético, gráfico y conceptual o ideológico, siendo suficiente se actualice alguno de ellos para concluir que son semejantes en grado de confusión, en virtud de que el signo se analiza como un todo y no en partes, como lo pretende la demandada.
Por las razones expuesta en el presente considerando, este órgano jurisdiccional advierte que al observarse alternativamente los signos distintivos en cuestión, al primer golpe de vista y oído se advierte distinción susceptible de ser percibida por el público consumidor, en el aspecto fonético, gráfico, ortográfico y conceptual, por lo que es dable concluir que pueden coexistir en el mercado.
Por lo que conforme a los razonamientos lógico jurídicos de mérito, toda vez que la parte actora acreditó los hechos constitutivos de su pretensión, conforme a lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se concluye que el signo distintivo ****** ******* ****** ***** * ******, sí es susceptible de registrarse como marca, de conformidad con lo previsto por los artículos 88 y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que procede la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la demandada conceda el registro marcario solicitado por la hoy actora.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo ordenado por los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:
I. La parte actora probó los hechos constitutivos de su pretensión, en consecuencia;
II. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, precisada en el resultando primero de este fallo, para los efectos señalados en la parte final del mismo;
III. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora, al tercero interesado y por oficio a la autoridad.- Así lo resolvieron y firman las CC. Magistradas que integran la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el C. Secretario de Acuerdos, quien da fe.-
JLRM
“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales de la actora, su representante legal, la tercero interesada, el tercero extraño, los datos relativos a las marcas y clase a los que se aplican, así como imágenes que contienen alguno de estos datos por considerarse información comercial confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente”