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Juicio Contencioso Administrativo Federal 1431/15-EPI-01-11 decidido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión del 29 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Juez Relator: Ramón Ignacio Cabrera León. Secretaria: Berenice Hernández Deleyja

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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

 

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 

EXPEDIENTE: 1431/15-EPI-01-11

 

ACTOR: ***** ********* **** **** ** ****

 

TERCER INTERESADO: *********** ******** ********* ****

 

Ciudad de México, veintinueve de abril de dos mil dieciséis.- Sesionando los integrantes de la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, CC. Magistrados RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN, como Instructor del juicio, JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA, como Presidente de la Sala y LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe, BERENICE HERNÁNDEZ DELEYJA, estando dentro del término previsto por el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, proceden a resolver el presente juicio en los términos siguientes:

 

R E S U L T A N D O

 

1°- Mediante Acuerdo de fecha 4 de diciembre de 2015 se tuvo por admitida la demanda presentada por el apoderado legal de ***** ********* **** **** ** ****, en la que impugnó el oficio 30220, de fecha 31 de julio de 2015, del Titular de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por la cual confirmó la diversa contenida en el oficio 16708 de fecha 28 de abril de 2015, por la que el Titular de la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, declaró administrativamente la nulidad de registro marcario ******* *********, por los motivos y fundamentos ahí precisados.

 

2°- Mediante Acuerdo del 4 de abril de 2016 se tuvo por presentada la contestación a la demanda por parte de la autoridad demandada; asimismo se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por la enjuiciada en los términos del citado Acuerdo.

 

3°.- Mediante acuerdo del 4 de abril de 2016, se tuvo por apersonado el tercer interesado, y;

 

4º.- Mediante Acuerdo del 4 de abril de 2016, se concedió término a las partes para formular sus respectivos alegatos por escrito.

 

5 °.- Al haberse substanciado el procedimiento y transcurrido el término legal para presentar alegatos, se declaró cerrada la instrucción del juicio, y

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO.- Que esta Sala es competente para resolver este juicio en términos de los artículos 14, fracción XII, y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como 23, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

SEGUNDO.- Que tanto la resolución impugnada, como la recurrida, existen y se encuentran acreditadas en autos.

 

TERCERO.- Que los antecedentes relevantes del acto impugnado, son los siguientes:

 

1. Mediante escrito presentado ante la autoridad el 4 de diciembre de 2013, la empresa tercera interesada solicitó la declaración administrativa de nulidad de la marca ******* ********** en términos de la causal prevista en el artículo 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, argumentando que dicho registro fue otorgado en contravención al artículo 90, fracción XV bis de la propia Ley de la Propiedad Industrial, ya que es idéntico a la marca ********* que fue otorgado a su favor bajo el número ****** y que fue estimada famosa en el acto recurrido.

 

2. Una vez tramitado dicho procedimiento, por resolución contenida en el oficio recurrido, con folio 16708, de fecha 28 de abril de 2015, se declaró administrativamente la nulidad del registro marcario ******* *********.

 

3. Inconforme con ello, la actora interpuso recurso de revisión, mismo que fue resuelto mediante el oficio impugnado, en el que se determinó confirmar dicho acto recurrido.

 

CUARTO.- Que como conceptos de impugnación, la actora expuso lo siguiente:

 

a) Las resoluciones impugnadas son ilegales derivado de una indebida valoración de las pruebas que fueron ofrecidas en la etapa administrativa, aunado a que la autoridad omitió analizar sus manifestaciones y objeciones, que de haberse considerado probarían que:

 

● Es necesario acreditar que la declaración o estimación de fama se generó en la fecha o época de concesión del registro marcario sujeto a nulidad, situación que no se verificó en la especie.

 

● De las constancias que integran el registro de mérito, se desprende que se licenció el registro de la marca a una empresa mexicana, tiempo que resulta por demás corto para que se pueda generar la fama de una marca.

 

● No existía una declaración o estimación de fama en la fecha en que fue otorgado el registro de la actora.

 

● Tanto el estudio de mercado, como las cartas exhibidas fueron emitidas en el año de 2013, por lo que al ser posteriores a la época del registro, son ineficaces para acreditar el supuesto de nulidad.

 

● El estudio de mercado se encuentra apoyado en supuestas entrevistas realizadas entre el 21 de junio y el 8 de julio de 2013, lo que pone en evidencia la ineficacia del mismo para acreditar los extremos de la causal de nulidad invocada, pues en el supuesto no concedido de tener valor probatorio, lo cierto es que se encuentra limitado al momento en que fue practicado, es decir, sólo sería válido para el año 2013.

 

● La población de nuestro país se encuentra conformada por más de 100 millones de habitantes, por lo que las entrevistas realizadas a 647 personas son insignificantes para poder llegar a la consideración de que la marca es conocida por la mayoría del público consumidor, pues dicha cantidad de personas no constituye ni siquiera el 1% del total de la población del país.

 

● En el estudio no se realiza ningún razonamiento, justificación ni análisis dirigido a establecer por qué 647 personas pueden representar válidamente de manera estadística a la mayoría del público consumidor, por lo que no puede considerarse un parámetro válido.

 

● No se agregan al estudio las entrevistas que supuestamente fueron efectuadas, por lo que sólo queda el dicho de la empresa que lo realizó.

 

● En cuanto a la carta suscrita por ****** ****** **, en supuesta representación de la empresa ******* ***** ****** ** ******* **** ** ****, refiere que no se acreditó la personalidad de dicha persona, ni que tenga facultades para hacer tales declaraciones, por lo que sólo es su particular dicho y no puede generar ningún peso legal de convicción en términos del artículo 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles.

 

● En cuanto a la carta suscrita por **** ********* ****** *********, en supuesta calidad de Presidente, señala que no se establece de qué empresa de las citadas en el documento es Presidente, ni mucho menos prueba tal carácter y que tenga facultades para realizar las declaraciones a las que se refiere el documento signado.

 

● En todo caso, ambas cartas sólo prueban los montos erogados por la supuesta publicidad efectuada en diversos medios de comunicación y no así que el consumidor reconozca la marca ********* como famosa.

 

● Además, dichas declaraciones al contenerse en un documento privado sólo prueban la existencia de tales declaraciones y no la veracidad de los hechos declarados.

 

● Por otro lado, refiere que el volumen de ventas de los productos distinguidos con la marca ********* de los años 2010 a 2013, únicamente pone en evidencia las supuestas ventas de los productos *********, y no así el supuesto de conocimiento de fama de la marca que sirvió como base de la acción, es decir, en todo caso, solo probarían los montos o cantidades vendidas de los productos *********.

 

a) Por otro lado, refiere que es incorrecto afirmar que la existencia de un registro marcario por sí mismo implica la fama de la marca, aun cuando el registro tenga más de 100 años de haberse concedido, pues para acreditar fehacientemente la fama de una marca se requiere la existencia de documentos abundantes e idóneos para acreditar el conocimiento que de la misma tiene el público general, lo cual no fue acreditado en este caso.

 

b) Era necesario que el tercero aportara pruebas que acreditaran que en un periodo previo, por ejemplo, de 2005 a 2010, la marca era famosa, pues la Ley de la Propiedad Industrial establece que la declaración respectiva se debe refrendar cada cinco años.

 

c) Se otorgaron efectos retroactivos a la declaratoria de fama sin sustento legal, lo cual resultaba necesario a fin de que la actora preparara una adecuada defensa, ya que ni en nuestra legislación interna ni en los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, se establece que la estimación de fama puede o debe aplicarse de manera retroactiva.

 

d) El artículo 90, fracción XV bis de la Ley de la Propiedad Industrial, se refiere al hecho jurídico de que al momento en que se propone a registro una marca, y el examinador se percate de la existencia de la marca famosa que sea semejante en grado de confusión y aplicable a los mismos o similares productos o servicios.

 

e) De la misma forma, la frase “haya declarado famosa” se refiere al supuesto jurídico de que previamente la autoridad respectiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial haya otorgado el carácter de famosa a una marca, es decir que, si previamente se le asignó el carácter de famosa a una marca, y posteriormente se propone a registro una marca igual o semejante a otra que estime famosa para aplicarla a los mismos o similares productos o servicios, se actualizaría el impedimento a que se refiere la hipótesis legal señalada para su otorgamiento.

 

f) Por tanto, lo dispuesto en el artículo 90, fracción XV bis de la Ley de la Propiedad Industrial, no constituye propiamente una acción como causal de nulidad, por lo que debe relacionarse con el artículo 151, fracción I, de la propia ley y tendría que demostrarse que el registro marcario respecto del cual se solicita su nulidad se otorgó en contravención, siendo que en la especie no se probó que en 2010 la marca ********* fuera famosa.

 

g) Existe una gran diferencia en el hecho de que existan pruebas que supuestamente acreditan la calidad de fama de la marca ********* desde el 2010, y en el hecho de que para la procedencia de la causal hecha valer conforme a lo dispuesto por el artículo 90, fracción XV bis en relación con el 151 fracción I, se tenga que contar con una declaratoria, ya sea previa o en el momento en que se presente un registro de marca igual o semejante en grado de confusión a una que se estime famosa para que esta pueda surtir efectos, y por tanto, sea oponible a cualquier tercero, circunstancias que en el caso no se verifican, en virtud de que en el año 2010 la marca de la tercera interesada no era estimada ni existía una declaratoria de fama respecto de la misma.

 

h) Aun cuando, en el supuesto no consentido de que las pruebas acreditaran la fama de la marca ********* desde el año 2010, dicha situación no era suficiente para haber declarado la nulidad del registro *********, puesto que en el momento en que fue solicitado y otorgado el registro de la actora no existía una declaratoria previa ni se estimaba famosa la marca *********.

 

i) La autoridad pasó por alto que el supuesto esencial para que se actualizara la procedencia de la causal de nulidad era el demostrar que en el momento en que la actora solicitó el registro impugnado, la marca ********* ya era o se estimaba famosa, aunado a que dicha declaratoria surte efectos hasta el momento de su emisión de conformidad con lo establecido por el artículo 9º, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en la especie, hasta el 28 de abril de 2015, ya que con anterioridad, no era un acto exigible.

 

La autoridad demandada sostuvo la validez y legalidad de su resolución conforme a lo siguiente:

 

a) La naturaleza y existencia de la marca famosa ********* propiedad del tercero, no es un elemento que integre la litis a resolver, pues de autos se desprenden medios de convicción idóneos que orillaron a la autoridad a estimar la fama de dicho signo distintivo.

 

b) El tercero interesado demostró de manera indirecta que la marca ********* es conocida por la mayoría del público consumidor al momento en que fue concedido el registro de la actora, y su valoración se hizo a través del método inductivo, aunado a que se atendió a las reglas de la lógica y de la experiencia.

 

c) Las pruebas aportadas lograron acreditar: i) la antigüedad del registro marcario ***** *********; ii) que la marca logra niveles de conocimiento superiores al 90% entre los diferentes sectores del segmento de población encuestada, y particularmente el correspondiente a un público consumidor no especializado o no perteneciente a algún circulo comercial del país; iii) que los principales medios de difusión de la marca ********* son la televisión, internet, periódicos y anuncios espectaculares, además de revistas patrocinios, radio y vallas que constituyen un segundo bloque de medios donde también se tuvieron menciones de la misma; iv) los montos erogados en publicidad de la marca ********* que acorde a los reportes proporcionados por dos empresas ascienden a $17’339,492.67 y $12,457,734.81, durante los años 2010 y 2013; v) el volumen de ventas de llantas bajo el amparo de la marca ********* durante los años 2010 a 2013, cuyas cifras reflejan una alta comercialización de dichos productos en nuestro país.

 

d) La estimación alcanzada por la autoridad sólo incumbe al procedimiento de origen y no es que se retrotraiga ningún efecto jurídico, sino que de autos existen sendos hechos probados que generaron convicción respecto a que para la fecha de concesión de registro propiedad de la demandante, el titular de la marca ********* invertía onerosas cantidades en publicidad, que a la par del volumen de ventas de productos distinguidos con dicha marca permiten válidamente concluir que era una marca conocida por la mayoría del público consumidor, situación que se robustece por la presunción que genera la antigüedad del distintivo en comento.

 

e) La estimación surte efectos en el procedimiento de origen y resulta distinta a la declaratoria y que se trata de un acto administrativo creado por el legislador ex profeso colmar la pretensión de los agentes económicos que consideren necesario declarar la fama o notoriedad de sus registros.

 

El tercero interesado también sostuvo la legalidad de la resolución impugnada, de conformidad con los contraargumentos siguientes:

 

a) Desde hace más de 100 años la marca ********* ha estado en la mente del público consumidor, siendo reconocida como marca famosa por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debido al volumen de ventas, la publicidad que se ha hecho de la misma y el impacto que ha logrado obtener en el consumidor.

 

b) El que una marca sea famosa no deriva del reconocimiento de las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues ésta es una cuestión pre-existente que deriva del reconocimiento del público consumidor respecto de dicha marca en un periodo determinado.

 

c) El tercero demostró que para la fecha en que fueron otorgados los registros de la hoy actora, la marca ********* ya era una marca famosa en el país.

 

d) Refiere que deben desestimarse las objeciones de la actora respecto de las pruebas que aportó el tercero en el procedimiento administrativo, pues más bien son argumentos sobre el supuesto valor probatorio que las autoridades le debieron dar a dichos documentos, y refuta dichas objeciones conforme a lo siguiente:

 

● Respecto del estudio de mercado, manifiesta que no se requiere una encuesta a todos los integrantes de un sector o del público en general, sino una muestra suficiente para considerarse representativa de cada uno, de ahí que contrario a lo expuesto por la actora, un estudio llevado a cabo en la capital de México y en las cinco ciudades más importantes de la República Mexicana en cuanto hace al ámbito económico y comercial a 648 personas, demuestra ser una muestra suficiente, aunado a que no se limitó a un sector determinado, sino a varios círculos del público consumidor y de un rango de edades de 18 a 55 años de edad, así como a un público involucrado dentro y fuera del mercado de llantas referentes al volumen de ventas de los años 2010 a 2013.

 

● Las cartas suscritas por ******* ***** ***** ** ******* **** ** **** y por el presidente de ****** ************ (********** ****** * ********** **** ** **** * ********* ********* **** ** ****), prueban la inversión de la sociedad *********** ** ******* **** ** **** (licenciataria de la marca *********) y con ello el volumen de ventas, aunado a que deben valorarse hechos notorios indiscutibles y del conocimiento del público en general.

 

a) En la sentencia del amparo 735/2014, se establece que los Tribunales Federales han determinado que existen marcas en el mercado mexicano que gozan de un prestigio y reputación conocidos ampliamente entre los consumidores y que su uso no puede ser desconocido en el mercado, al coexistir y estar colocadas en el mercado.

 

b) Es falso que se haya otorgado un efecto retroactivo a la estimación de marca famosa, ya que reitera que la fama de una marca no deriva del reconocimiento expreso por parte de la autoridad administrativa en el momento en que se solicita que sea declarada o estimada, pues dichos actos constituyen propiamente una declaración, sino por el contrario, el hecho de que una marca sea famosa, constituye una cuestión pre-existente gracias al reconocimiento que el público consumidor ha tenido con respecto a dicha marca, siendo que los efectos de la fama de una marca inician desde el momento en que el conocimiento de la marca alcanza a la mayoría del público consumidor.

 

c) Tampoco puede considerarse una aplicación retroactiva porque el legislador, en ausencia de un procedimiento de oposición, expresamente previó que las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podían otorgar registros marcarios en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, ya fuera por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, por ello se estableció en dicha ley el procedimiento de declaración administrativa de nulidad post-registro.

 

d) Es falso que no se haya citado el precepto que da sustento a la eficacia retroactiva de una estimación de fama, pues los impedimentos de registro de una marca en términos del artículo 90, fracciones XV y XV Bis se deben aplicar pese a que dicha marca tenga un registro o no.

 

e) En ese sentido, el derecho que asiste al tercero, incluye la posibilidad de impedir a cualquier persona el uso y/o registro de una marca igual o semejante en grado de confusión para distinguir cualquier producto y/o servicio, y el derecho del tercero nació desde el momento en que la marca alcanzó un nivel de conocimiento en la mayoría del público consumidor mexicano, lo que sucedió antes del año 2010.

 

f) No sobra mencionar que pensar como lo hace la actora sería incumplir con los Tratados Internacionales de los que México es parte, particularmente el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el que el estado Mexicano se comprometió a invalidar registros marcarios que constituyan la reproducción, imitación o traducción de marcas que son reconocidas por un sector determinado del público, por ser marcas notoriamente conocidas.

 

QUINTO.- Que la litis a resolver en este caso es abierta, en términos de los artículos 1º y 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y consiste en determinar si la marca de la parte actora podía declararse nula con base en la estimación de fama de la marca ********* realizada en el acto recurrido a favor del tercero interesado.

 

SEXTO.- Que la carga de la prueba en este juicio para vencer la presunción de validez del acto impugnado corresponde a la parte actora, por lo que ofreció las pruebas siguientes:

 

a) Documental Pública, consistente en la resolución impugnada, así como la resolución recurrida, mismas que se valoran conforme al artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con las que se acreditan, en sus términos, la existencia de las mismas.

 

b) Las documentales y constancias que conforman a los expedientes administrativos en los que se dictó el acto impugnado y el acto recurrido, mismas que se valoran de acuerdo con los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con estas pretende probar que el análisis de la autoridad es ilegal, y de las cuales destacan las que la propia actora objetó en cuanto a su alcance probatorio, pues son las que llevaron a la estimación de fama de la marca *********, a la fecha del otorgamiento del registro tildado de nulo:

 

● Copia certificada de diversas constancias pertenecientes al registro marcario ***** *********: i) solicitud de marca de 15 de febrero de 2016; ii) título de registro de fecha 24 de febrero de 1916; iii) oficio de 30 de julo de 2002; iv) oficio con código de barras 20110166210 de 25 de abril de 2011; y v) oficio con código de barras 2012044258 de 15 de agosto de 2012.

 

● Estudio de mercado realizado por la sociedad ** ** **** ************* ************ ****, denominado “ESTUDIO DE CONOCIMIENTO DE MARCAS *********** & *********.”

 

● Reporte de volumen de ventas de los productos distinguidos bajo la denominación *********, de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, suscrito por **** **** **** *******, contralor administrativo de *********** ** ******* *** ** ****

 

● Carta suscrita por ****** ****** *., representante legal de la sociedad denominada ******* ***** ***** ** ******* **** ** ****

 

● Carta suscrita por **** ********* ****** *********, en su carácter de Presidente de ****** ************ ********** ****** * ********** **** ** ****

 

SÉPTIMO.- Estudio de la Sala.

 

Para esta Sala, algunos de los argumentos de la actora resultanfundados y suficientes para declarar la nulidad solicitada. Ello en atención a lo siguiente:

 

La causal de nulidad invocada por el tercero interesado fue la prevista en el artículo 151, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, vinculada con el artículo 90, fracción XV Bis, de la misma ley, que dicen:

 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

 

Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

 

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

 

[...]

 

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años…”

 

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

 

[…]

 

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

 

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

 

[…]”

 

La hipótesis de cita puede solicitarse en cualquier tiempo, y establece el supuesto de nulidad de una marca que se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial o la que hubiese estado vigente en la época de su registro, y para este caso, el tercero interesado consideró que el registro de la actora fue otorgado en contravención del artículo 90, fracción XV, Bis, de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que en la época de su registro (28 de junio de 2010), resultaba semejante en grado de confusión a una marca famosa.

 

Lo anterior, llevó a la autoridad emisora del acto recurrido a establecer que para acreditar dicha hipótesis de nulidad se requería de la concurrencia de dos presupuestos:

 

a) Que la marca sujeta a nulidad sea igual o semejante en grado de confusión a la marca base de la acción.

 

b) Que el Instituto estime o haya declarado famosa la marca de la actora a la fecha del otorgamiento del registro de marca impugnado.

 

A partir de lo anterior, la autoridad analizó las pruebas aportadas por el tercero interesado y llegó a la conclusión de que las marcas son idénticas, respecto de lo cual, no existe controversia; y luego de ello, tomando en consideración las pruebas aportadas, determinó que al momento del registro de la marca de la actora (28 de junio de 2010), la marca *********, era famosa, y por tanto no debió concederse la marca homónima de la actora, y declaró su nulidad.

 

Para esta Sala el planteamiento de la autoridad es equivocado.

 

Lo anterior es así, toda vez que el análisis de la autoridad partió de la premisa de que la estimación de fama de una marca puede tener efectos retroactivos al momento en que se concedió la marca de la actora, lo que no encuentra sustento legal alguno.

 

De conformidad con el artículo 98 bis, de la Ley de la Propiedad Industrial, la estimación de fama de una marca, es una apreciación que la autoridad realiza con base en pruebas que lleven a considerar que la marca es conocida por la mayoría del público consumidor, y para dicha estimación podrán emplearse todos los medios probatorios:

 

“Artículo 98 bis. Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

 

Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

 

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.”

 

Ahora bien, esta Sala no desconoce que las condiciones que permiten establecer que una marca es famosa pueden estar sustentadas en pruebas de fechas pasadas a la fecha en que se solicitó la estimación relativa a que la marca es famosa, o bien, pruebas actuales que se refieran a hechos acaecidos en el pasado, en razón del posicionamiento de la marca en el mercado a través del tiempo por la actividad comercial o industrial de quien pretende beneficiarse de la fama de la marca, todo lo cual pudo llevar a la mayoría de los consumidores al conocimiento de dicha marca.

 

En ese sentido, para esta Sala no pasa inadvertido que las pruebas del tercero, acorde a la autoridad, acreditaron que:

 

1. El “ ESTUDIO DE CONOCIMIENTO DE MARCAS *********** & ********* ” cuyo objetivo fue determinar el nivel de conocimiento que existe para las marcas *********** * ********* e identificar si pertenecen a la clasificación como marcas famosas, la autoridad desprendió que el estudio fue enfocado sobre hombres y mujeres, en un rango de edad de 18 a 55 años de edad, niveles socioeconómicos ABC+, C y D, en las plazas D**** ******* ************ ********* ********* * *******, y se hicieron 648 entrevistas divididas de la siguiente forma:

 

● 247 entrevistas en poseedores de automóviles

 

● 201entrevistas en no poseedores de automóviles.

 

● 200 entrevistas a comerciantes o prestadores de servicios relacionados con la categoría.

 

Dichas entrevistas fueron levantadas entre el 21 de junio y el 8 de julio de 2013, y se obtuvieron las conclusiones siguientes:

 

● Las marcas *********** y ********* logran niveles de conocimiento superiores al 90% entre los diferentes sectores del público que fueron entrevistados.

 

● *********** es la marca con las mayores menciones para una próxima compra, seguida de *********, quien únicamente es superada en el target de comerciantes detrás de ******* y ********.

 

● Del set de marcas evaluadas, +70% mencionaron a las marcas *********** y ********* como aquellas que han visto anunciadas en medios de difusión.

 

● Los principales medios declarados para *********** y ********* son la TV, Internet, Periódicos y espectaculares, y un segundo bloque de medios donde también se tuvieron menciones está conformado por revistas, patrocinios (20%) radio y vallas.

 

2. Del REPORTE DE VENTAS CON CARÁCTER DE CONFIDENCIAL, de productos distinguidos bajo la marca ********* de diversos años, suscrito por **** **** **** *******, como contralor administrativo de la empresa *********** ****** **** ** ****, se obtuvo la información relativa a montos y cantidades correspondientes a operaciones de la ciada empresa llevadas a cabo en los años 2010 a 2013, respecto de los volúmenes y valor de las venteas de llantas distinguidas por la marca *********, que probaron ventas considerables en dicho periodo de productos bajo la marca *********.

 

3. De la CARTA suscrita por ****** ****** *., representante de ******* ***** *****, se acreditó que dicha empresa y *********** ** ******* **** ** ****, tienen celebrado un Convenio de prestación de servicios con el objeto de proporcionar servicios relativos a la realización, de planeación, mercadotecnia, publicidad, contrataciones y compras de tiempo espacio en los medios de comunicación por cuenta propia y de terceros; asimismo, que desde que ambas empresas iniciaron su relación de negocios, y derivado de la inversión de *********** ******* **** ** ****, se han desarrollado diversas estrategias y campañas de comunicación y publicidad a favor de dicha empresa para contribuir al continuo crecimiento, difusión y conocimiento de las marcas *********** y ********* en México, para distinguir diversos productos, siendo el más importante, las llantas.

 

Detalló el resumen de inversión facturada por cuenta de OMD por cada marca licenciada a favor de *********** ****** **** ** ***. y el medio de difusión en el territorio nacional por el cual se realizó a partir del 10 de junio de 2010 y al 30 de septiembre de 2013, dentro de medios como ***** ********* ******* ***** * ********** ** ****, por un total de $17’339,492.67 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIETOS NOVENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.)

 

4. De la CARTA suscrita por **** ********* ****** *********, presidente de ***** ************ (********** ****** * ********** **** ** **** * ********* ********* **** ** ****) de 7 de noviembre de 2013, de la que se obtuvo que el 1º de febrero de 2012 se celebró un contrato entre dicha empresas y *********** ** ******* **** ** ***. en donde se especifica que prestan los servicios de publicidad, mercadotecnia, promoción y que desde que ambas empresas empezaron su relación de negocios se han desarrollado diversas estrategias y campañas de comunicación y publicidad para contribuir al continuo crecimiento de las marcas *********** y ********* en México, en los que se han incluido materiales para prensa, revistas, radio y TV así como para medios digitales y material punto de venta.

 

Desde el 1º de febrero de 2012 al 31 de octubre de 2013 se han facturado por cada razón social (***** ************ (*********** ****** * ********** **** ** **** * ********* ********* **** ** ****) un total de 12’457,734.81 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.)

 

5. Que el 24 de febrero de 1916 fue concedido a favor de ********** **** & ***** *******, el derecho al uso exclusivo de la marca nominativa **********

 

De ahí que la fama de una marca es efectivamente preexistente, tal como se estableció en la Exposición de Motivos relativa al Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de marcas conocidas y famosas , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2005, tan es así, que las pruebas aportadas son lógicamente relativas a hechos anteriores a la fecha de la estimación, que refieren al conocimiento previo de la marca por los consumidores; sin embargo, la estimación basada en dichas pruebas no puede tener el efecto constitutivo y retroactivo que el tercero interesado buscó con su solicitud de declaración administrativa, y que la autoridad convalidó en la resoluciones recurrida e impugnada.

 

En efecto, la estimación de marca famosa tiene como finalidad reconocer dicha calidad para generar un impedimento para el registro de marcas que pretendan registrarse, y que sean iguales o semejantes en grado de confusión a una marca estimada famosa; sin embargo, una cosa es que las pruebas que se aporten tengan fecha anterior o bien, se refieran a hechos pasados, y que prueben que desde cierto tiempo la marca se ha encontrado en el mercado, y con ello poder presumir que el consumidor tiene conocimiento de la marca, lo cual es susceptible de reconocimiento como marca famosa; y otra muy distinta, es considerar que la estimación de que la marca es famosa puede tener efectos retroactivos en perjuicio de terceros.

 

Por lo tanto, los efectos de fama de una marca deben partir de la estimación y no con anterioridad, pues de lo contrario se crea un estado de incertidumbre jurídica en perjuicio de terceros, quienes al solicitar y registrar sus marcas no encontraron impedimento alguno.

 

En otras palabras, el artículo 90, fracción XV bis de la Ley de la Propiedad Industrial establece la prohibición del registro de una marca igual o semejante en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, de la propia ley, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio; sin embargo, tal como refiere la parte actora, al momento en que registró la marca impugnada no existía tal estimación o declaratoria, tan es así que fue procedente su registro.

 

De manera que no es el artículo 90, fracción XV bis de la Ley de la Propiedad Industrial el que permite la nulidad de marcas otorgadas con efectos retroactivos, como erróneamente apunta el tercero interesado, pues lo que prevé dicho precepto es un supuesto de prohibición para el registro de marcas que se soliciten existiendo ya una estimación de fama de otra marca, que sea igual o semejante en grado de confusión, con independencia de si esta última está registrada o no.

 

Si bien es cierto el artículo 151, de la Ley de la Propiedad Industrial establece la posibilidad de nulificar registros otorgados en contravención de la ley vigente en la época del registro, no menos cierto es que a la fecha en que se registró la marca de la atora no existía estimación o declaratoria de fama respecto del signo *********, (con o sin registro del tercero) por lo que no puede considerarse que la marca se haya otorgado en contravención al artículo 90, fracción XV bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

De ahí que si bien de la relación de las pruebas pueden crear convicción del conocimiento de la marca ********* por la mayoría del público consumidor en el año de 2010, lo cierto es que la estimación de dicha fama sobrevino en el acto recurrido de 28 de abril de 2015, con efectos frente a terceros a partir de dicha estimación.

 

Ello porque ningún efecto retroactivo favorable debe seguirse para la estimación de fama, si dicha condición de fama en el momento del registro del tercero no fue estimada, y por tanto, no puede considerarse que el registro del tercero se haya otorgado en contravención al ordenamiento jurídico.

 

A lo que debe agregarse que el tercero interesado estuvo en posibilidad, acorde a sus propias pruebas, de iniciar un procedimiento administrativo antes del registro de la marca de la parte actora, lo cual no hizo, y el actor no puede sufrir un perjuicio derivado de la omisión e inacción del tercero interesado, pues llevaría a la lesión injustificada de un derecho adquirido sin existir impedimento al momento de su otorgamiento.

 

Esta Sala no comparte el argumento del tercero en el que sostiene que resolver conforme a la pretensión de la actora, vulnera los compromisos pactados por el Estado Mexicano para la protección de marcas famosas, pues al respecto el Convenio de París dice:

 

Artículo 6bis
Marcas: marcas notoriamente conocidas

 

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

 

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

 

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

 

De dicho precepto se advierte que los países de la Unión de París, entre ellos México, se comprometen a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida, sin embargo de ninguna manera se establece que la invalidación de la marca pueda ser el resultado de una estimación de fama con efecto retroactivo con perjuicios para terceros que al momento de obtener su registro no encontraron dicho impedimento.

 

En suma, aun cuando la fama de una marca es pre-existente y susceptible de probarse y reconocerse, lo cierto es que su estimación por la autoridad competente, tiene efectos frente a terceros a partir de dicha estimación y no con anterioridad.

 

OCTAVO.- DECISIÓN. Por lo anterior, para esta Sala la autoridad apreció equivocadamente los hechos que sustentan la resolución impugnada, por lo que se actualiza en la especie la causal que establece el artículo 51, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que en autos quedó demostrado que la marca de la actora ******* ********* no fue otorgada en contravención a lo que establece el artículo 98, fracción XVI Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que al momento de su otorgamiento no existía declaratoria o estimación de fama respecto de dicha marca, y la estimativa realizada en el acto recurrido tiene efectos a partir de la fecha de dicho acto, por lo que no procedente declarar su nulidad en términos del artículo 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Dicha nulidad, es para el efecto de que la autoridad emita otra resolución, debidamente fundada y motivada, en la que niegue la declaración administrativa de nulidad del registro de marca ******* *********.

 

Adicionalmente, es necesario precisar que la resolución que emita en cumplimiento al presente fallo, deberá emitirse dentro del plazo de cuatro meses, contados a partir de que el mismo quede firme, de conformidad con el artículo 52 de la ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

Por último, esta Sala estima innecesario el estudio de los restantes argumentos expuestos por la actora en su escrito de demanda, al haber quedado acreditada plenamente la ilegalidad de la resolución impugnada, ya que su análisis en nada variaría el sentido del presente fallo, sin que ello pueda considerarse como violatorio de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

Es procedente invocar la jurisprudencia I.2o.A. J/23, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, agosto de 1999, página 647:

 

CONCEPTOS DE ANULACIÓN. LA EXIGENCIA DE EXAMINARLOS EXHAUSTIVAMENTE DEBE PONDERARSE A LA LUZ DE CADA CONTROVERSIA EN PARTICULAR. La exigencia de examinar exhaustivamente los conceptos de anulación en el procedimiento contencioso administrativo, debe ponderarse a la luz de cada controversia en particular, a fin de establecer el perjuicio real que a la actora puede ocasionar la falta de pronunciamiento sobre algún argumento, de manera tal que si por la naturaleza de la litis apareciera inocuo el examen de dicho argumento, pues cualquiera que fuera el resultado en nada afectaría la decisión del asunto, debe estimarse que la omisión no causa agravio y en cambio, obligar a la juzgadora a pronunciarse sobre el tema, sólo propiciaría la dilación de la justicia.

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:

 

I.- EL PRESENTE JUICIO DE NULIDAD ES PROCEDENTE ;

 

II.- LA ACTORA ACREDITÓ SU ACCIÓN ;

 

III.- SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución impugnada, así como del acto recurrido, por las razones expuestas en el séptimo considerando y para los efectos precisados en el octavo considerando de esta sentencia.

 

IV.- NOTIFÍQUESE.

 

El presente fallo fue aprobado por unanimidad de votos y firmado por los CC. Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Secretaria de Acuerdos quien da fe:

 

 

 

_______________________________

RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN

Magistrado Instructor del juicio y Ponente.

 

 

 

____________________________

LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ

Magistrada Titular de la Primera Ponencia de esta Sala

 

 

 

_________________________________

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA

Magistrado Titular de la Tercera Ponencia y Presidente de esta Sala.

 

 

 

 

_____________________________

BERENICE HERNÁNDEZ DELEYJA

Secretaria de Acuerdos quien da fe

 

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 3º, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales del actor, del tercero interesado y sus apoderados, así como los datos de las marcas materia del juicio y los productos a los que se destinan, así como los datos de los expedientes de marca que llevarían a la identificación de las partes, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.”