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Juicio Contencioso Administrativo Federal 1078/14-EPI-01-11 decidido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión del 17 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Juez Relator: Ramón Ignacio Cabrera León. Secretaria: Berenice Hernández Deleyja

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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

 

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 

EXPEDIENTE: 1078/14-EPI-01-11

 

ACTOR: ******** ***** ** ******* ** ******** ****

 

TERCER INTERESADO: ******* ***** ** ********

 

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

 

México Distrito Federal a diecisiete de agosto de dos mil quince.- Sesionando los integrantes de la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, CC. Magistrados RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN, como Instructor del juicio y Presidente de la misma, LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ y JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA , suplido en este acto por el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado ISAAC JONATHAN GARCÍA SILVA, con fundamento en los artículos 8º, cuarto párrafo y 50, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe, BERENICE HERNÁNDEZ DELEYJA, estando dentro del término previsto por el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, proceden a resolver el presente juicio en los términos siguientes:

 

R E S U L T A N D O

 

1°- Mediante Acuerdo de fecha 25 de agosto de 2014 se tuvo por admitida la demanda presentada por la apoderada legal de ******** ***** ** ******* ** ******** ****, en la que impugnó la resolución contenida en el oficio con número de folio 25503, de fecha 31 de julio de 2014, por el cual la Subdirectora Divisional de Prevención de la Competencia Desleal, de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, resolvió: a) declarar administrativamente las infracciones previstas en las fracciones I y XVII del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, respecto del nombre comercial ******* ***** ** *******; b) negar las infracciones administrativas contenidas en las fracciones IX incisos a) y c), X, XXVI y XXX; c) imponer una sanción equivalente a 1000 (MIL) Días de Salario mínimo General Vigente en el Distrito Federal, al 17 de septiembre de 2013, fecha en la que se constató la conducta infractora y d) ordenar a la ******** ***** ** ******* ** ******** ****, se abstenga de usar el nombre comercial con la denominación “ ******* ***** ** *******” y/o alguno similar en grado de confusión; por los motivos y fundamentos ahí precisados; asimismo se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por la actora en los términos del Acuerdo precisado.

 

2°- Mediante Acuerdo del 27 de noviembre de 2014 se tuvo por presentada la contestación a la demanda por parte de la autoridad demandada; asimismo se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por la enjuiciada en los términos del citado Acuerdo.

 

3°.- Mediante acuerdo del 27 de noviembre de 2014, se tuvo por apersonado el tercer interesado, y;

 

4º.- Mediante Acuerdo del 27 de noviembre de 2014, se concedió término a las partes para formular sus respectivos alegatos por escrito.

 

5 °- Al haberse substanciado el procedimiento y transcurrido el término legal para presentar alegatos, se declaró cerrada la instrucción del juicio, y

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO.- Que esta Sala es competente para resolver este juicio en términos de los artículos 14, fracción XI, y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como 23, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

SEGUNDO.- Que tanto la resolución impugnada, como la recurrida, existen y se encuentran acreditadas en autos.

 

TERCERO.- Que los antecedentes relevantes del acto impugnado, son los siguientes:

 

1. Mediante solicitud presentada ante la autoridad el 17 de septiembre de 2012, la ******* ***** ** ******* solicitó la declaración administrativa de las infracciones previstas en el artículo 213, fracciones, I, IX, inciso a) y c), X, XVII, XXVI y XXX, en contra de la hoy actora por el uso del nombre comercial (no publicado) ******** ***** ** ******* ** ******** ****, que estimó semejante en grado de confusión al que defiende.

2. Substanciado el procedimiento administrativo en todas sus etapas, la autoridad mediante el acto aquí impugnado resolvió declarar las infracciones solicitadas con fundamento en el artículo 213, fracciones I y XVII, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

CUARTO.- Que como conceptos de impugnación, la actora expuso en su demanda los argumentos referentes a tres temas: indebido estudio de sus excepciones, ilegalidad de las infracciones declaradas, e ilegalidad en la determinación del monto de la multa impuesta:

 

● Indebido análisis de las excepciones que hizo valer al contestarla solicitud de declaración administrativa por lo siguiente:

 

- Respecto a la falta de acción sustentada en el hecho de que la solicitud se planteó con base en una marca y un nombre comercial que deben declararse nulos en términos de lo dispuesto por el artículo 90, fracciones II, IV y VII, en relación con los diversos 112 y 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

- Falta de acción porque refiere la actora que se ubica en la hipótesis de excepción del artículo 92, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, pues usa su razón social para los servicios que presta con la autorización de autoridad competente en términos de los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13 de su reglamento.

 

- Falta de interés jurídico porque la frase “ ******* ***** ** *******” es de libre acceso ya que emplea palabras de uso común a los servicios que se prestan, aunado a que constituyen palabras pertenecientes a un organismo no gubernamental previsto oficialmente, en la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma vigente desde el año de 1929, en el Decreto por el que se Reglamenta el Funcionamiento de las Escuelas Libres, así como en el Reglamento para la Revalidación de Grados y Títulos otorgados por Escuelas Libres Universitarias vigente desde 1932, por lo que fue sancionada por el uso de denominaciones que todos los nacionales tenemos derecho a usar; y el que la accionante se haya constituido como persona jurídica diferente no implica que pueda apropiarse de frases de libre acceso; en todo caso, no se explica porque no son palabras descriptivas y la autoridad sólo señala de forma dogmática que la palabra “*****” no cuenta con impedimento legal para su protección en materia de propiedad intelectual.

 

- La accionante no exhibió los documentos que debieran ser la base de su acción, como no opuso los derechos que tiene derivados del registro marcario ******* * * ******* ***** ** *******” ni el nombre comercial con publicación ***** ******* ***** ** *******”, y en todo caso, de tratarse de un nombre comercial, no se ofrecieron pruebas de uso efectivo en toda la república mexicana ni la clientela efectiva en ese espacio, aunado a que en la solicitud de publicación de nombre comercial señaló que el uso comprende una zona geográfica, no así toda la república.

 

- El tercero interesado, y la autoridad analizó las infracciones tomando dos nombres comerciales (uno publicado y el otro no), cuando solo puede existir uno que identifique a un establecimiento, lo cual sustentó la autoridad en el artículo 105, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

- Falta de competencia, ya que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no cuenta con facultades para sancionarla, pues utiliza una razón social, por lo que en todo caso debió demandarse la nulidad de dichas autorizaciones.

 

● Ilegalidad de las infracciones declaradas , por lo siguiente:

 

- Insiste en la nulidad de los registros de marca y nombre comercial de los que es titular la tercera interesada, tan es así que solicitó ante la autoridad la suspensión del procedimiento de infracción hasta en tanto se determinara la nulidad del registro y la cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial que la actora estima base de la acción de infracciones, solicitudes que fueron desechadas.

 

- La propia tercera interesada en el escrito de 28 de noviembre de 2013, confesó que dichos derechos de propiedad industrial quedaban excluidos del procedimiento de infracciones, por lo que carece de interés jurídico ya que para ejercer cualquier acción es necesario oponer y hacer valer la titularidad de algún derecho de esa naturaleza.

 

- Se le declaran infracciones respecto del uso de una denominación sobre un establecimiento, lo cual es ilegal pues no se opuso el derecho derivado del nombre y aviso comercial.

 

- Reitera que fue sancionada por el uso de una razón social y no de un nombre comercial para lo cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial carece de competencia, a lo que agrega que, si le fue autorizado el uso de dicha razón social es porque no se encontraba reservado por sociedad distinta y, por tanto, tiene el derecho legítimo de emplearla en los términos que fue permitido.

 

- La última parte del artículo 92, fracción III, refiere: siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial, pues aun cuando la homonimia surge únicamente respecto de las palabras “***** ** *******”, la razón social de la actora emplea también las palabras “********”, “** *******” y “ ****”, es decir contiene elementos que la distinguen.

 

- Indebido análisis de la excepción prevista en el artículo 92, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que la autoridad señalo que “en la forma que esté acostumbrado, esto es que tenga caracteres que lo diferencien del nombre comercial ******* ***** ** ******* ”, interpretación que es equivocada, pues dicha excepción se refiere a dos supuestos, por una parte, “siempre que se aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo” y “que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.”

 

- Insiste en la excepción de interés jurídico relativa a que usa palabras de libre acceso, por lo que no le depara perjuicio al tercero interesado.

 

- Insiste en que no fueron exhibidos los documentos base de la acción, y en todo caso, reitera que de tratarse de un nombre comercial, no ofrece los medios de prueba idóneos para acreditar el uso efectivo en toda la república ni la clientela efectiva en ese espacio, ya que pretende abarcar toda la república pero en su solicitud de publicación de nombre comercial con folio 42584 de 30 de abril de 1991, señaló que el uso comprende una zona geográfica no toda la República; entonces debía exhibir pruebas que acreditaran esos extremos, es decir, debía probar que cuenta con la suficiente cantidad de establecimientos, pues la finalidad del nombre comercial es identificar establecimientos, tan es así que uno de los requisitos para su publicación consiste en levantar una fe de hechos en la que se haga constar que tal denominación está inscrita en la fechada del establecimiento.

 

- De considerar que la denominación ******* ***** ** ******* conforma un nombre comercial distinto al publicado por la misma solicitante de infracciones, y toda vez que a juicio de la autoridad no procede acción de nulidad alguna, en la instancia administrativa manifestó que dicha denominación contiene palabras de uso común y descriptivas, respecto de lo cual la autoridad no dio respuesta alguna.

 

- Es incorrecto que la autoridad afirme que emplea la palabra ******* ***** ** *******, cuando del caudal probatorio se advierte que usa la denominación ******** ***** ** ******* ** ******** ****

 

- No puede estimarse que un mismo establecimiento cuente con dos nombres comerciales, uno publicado y el otro no, ya que es el rotulo que lo identifica, aunado que su no publicación no lo exenta de analizar si cuenta con requisitos legales.

 

- Insiste en la falta de competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para conocer del uso de una razón social.

 

- El nombre comercial es un signo distintivo que actúa como identificador cuyos valores asociados no son siempre positivos, es decir, no puede considerarse la validez del nombre comercial en función del éxito del negocio.

 

- Plantea que no es procedente la publicación de nombres comerciales que carezcan de distintividad en términos del artículo 109 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como los que contravengan alguno de los supuestos del artículo 90, de ahí que el nombre comercial no publicado tiene elementos de uso común y provenientes de disposiciones oficiales, de lo contrario se otorgarían monopolios sobre denominaciones a las que todos los gobernados tenemos acceso.

 

- El nombre comercial debe aplicarse a una zona geográfica, y al analizar este aspecto, la autoridad señaló como tal, “el área sobre la cual extiende su fama en función de la clientela efectiva”, siendo ilegal que se haya introducido el elemento “fama”, pues es un factor que ni siquiera es compatible con esta figura, y la clientela efectiva tiene que consistir en las personas que acudan materialmente al establecimiento; por lo que la difusión masiva debe corroborarse y justificarse con el número de establecimientos que se tengan a lo largo del área geográfica; o, en función de que la clientela efectiva proviene de diversos puntos de la república, en el caso de pretender acreditar esta situación.

 

- Otro elemento de validez que destaca la autoridad es el de uso efectivo, como exigencia en torno a la comercialización mediante la introducción de los productos o servicios al mercado, lo cual es lógico siempre que se haga en función del requerimiento de clientela efectiva.

 

- Además señaló que se requiere la precisión de un giro o actividad, pues la función descriptiva del nombre comercial debe ser respecto de aquellas empresas con las que exista competencia, no con todas las de diversos ramos.

 

- La autoridad señaló además que el nombre comercial está protegido sin necesidad de registro dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial, cuyo giro o actividad sea diferente a otro de su misma clase o especie, y se extenderá en toda la república si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo, siempre y cuando para su publicación se acredite su uso efectivo a fin de establecer la presunción de buena fe de su adopción y uso, aserto es te último, que estima contradictorio, porque al momento de contestar sus excepciones determinó que la litis no versa sobre la publicación del nombre comercial ***** ******* ***** ** *******, tan es así que por esa misma razón desechó su planteamiento de nulidad.

 

- De lo anterior, también desprende que si el derecho al uso exclusivo sobre el nombre comercial de un establecimiento surge derivado del uso que se le dé al mismo, ello quiere decir entonces que un mismo establecimiento no puede tener dos nombres comerciales sobre una misma denominación.

 

- Con relación a las pruebas que acreditan la zona geográfica, alude que la autoridad señaló que la zona geográfica de protección se extiende a toda la república, porque las publicaciones exhibidas son de publicación nacional sin embargo, no debe pasar desapercibido que, además que no señaló como área toda la república sino solo el Distrito Federal, el contenido de las mimas no se relacionan con la prestación de sus servicios, sino con cualquier otra información, además que son locales y unilaterales.

 

- Además la autoridad afirma sin razonar que las mismas están contenidas en diarios de publicación nacional.

 

- Del mismo modo, las comunicaciones electrónicas no tiene un origen cierto, identificable ni consta su uso autorizado (ni el nombre de las personas), de ahí que si bien el Notario puede constatar la existencia de tales correos en a bandeja de aquella computadora, no puede certificar la autenticidad de las personas que supuestamente las hicieron ni el tiempo en que lo hicieron. Además que prueba en su contra, pues la personas interesadas sí se toman el tiempo para identificar sobre la identidad o correspondencia de las instituciones de derecho que ahí se identifican, aunado a que también prueba el uso común del nombre cuya exclusividad o monopolio pretende la contraria.

 

- Además que con los mismos correos se demuestra que la solicitante pretende dejar claro que no tiene relación con escuela alguna de provincia, sino solo en el Distrito Federal, por lo que su clientela efectiva se encuentra en el Distrito Federal, y en todo caso debió probar que personas de toda el área geográfica acuden materialmente a su establecimiento, es decir, que acuden de toda la república y no solo probar una difusión masiva.

 

- La autoridad declaró la infracción prevista en el artículo 90, fracción XVII, de la Ley de la Propiedad Industrial, que como presupuestos, además de la existencia del nombre comercial ya refutada, debe probarse que se use un nombre semejante en grado de confusión al existente y que sea aplicado a un establecimiento que presta la misma clase de servicios, sin que en este caso exista dicha semejanza.

 

- La autoridad no lleva a cabo un examen global de semejanza, aunado a que debe determinarse cuál es el elemento dominante de la denominación, y para ello debe atenderse al elemento que capta el consumidor, lo que no puede acontecer en las palabras ***** y ******* como señaló la autoridad, pues la autoridad ha concedido diversos registros que enlista a fojas 57 y 58 de su demanda.

 

- Debió tomarse en cuenta la naturaleza de las instituciones involucradas y los servicios prestados, pues al tratarse de instituciones que dedican a impartir servicios de educación superior es ampliamente probable que en su denominación incluyan palabras como “FACULTAD”, “ESCUELA”, “UNIVERSIDAD”, “COLEGIO”, DERECHO”, , “PSICOLOGÍA”, “ARQUITECTURA”, “AUTÓNOMO”, “LIBRE”, “NACIONAL”, “BENMÉRITA”, etc., por lo que tratándose de escuelas e instituciones el análisis de similitud en grado de confusión puede llevarse a cabo de manera especial y tenue respecto de otros signos, pues de lo contrario ningún registro sería procedente.

 

- En este caso, las denominaciones inician de forma completamente distinta que aun cuando encuadran en instituciones educativas, lo cierto es que tienen connotaciones distintas, y además, la parte final de la denominación que usa sin duda brinda el elemento identificador y diferenciador pues circunscribe su campo de acción a Chiapas, conclusión que se robustece con la sentencia dictada en el juicio 303/09-EPI-01-8.

 

- La autoridad también sostiene que se acredita la causal prevista en el artículo 213, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, señalando que la competencia desleal se acredita debido a que llevó a cabo acto en detrimento de titular del nombre comercial ******* ***** ** *******, expresando como único motivo y razón el que se acreditó la fracción XVII del artículo 213 sin llevar a cabo ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a acreditar cada uno de los extremos de la legislación e incluso de la jurisprudencia que la propia autoridad cita como apoyo.

 

- Debió entonces acreditarse un resultado material consistente en obtener ventajas indebidas para sí o para causar un daño, y por tanto, un nexo de causalidad entre la conducta y el daño ocasionado, en aras de observar el principio de tipicidad.

 

- Niega que se acredite el elemento de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle daño al titular del supuesto derecho de propiedad industrial, ni tampoco se corrobora el nexo de causalidad existente entre ese resultado y la conducta cometida, máxime que al momento de negar las infracciones previstas en las fracciones IX incisos, a) y c) y X, de la Ley, la propia autoridad determinó que no se acreditó que la actora pretendiera establecer una asociación entre su establecimiento y el del tercero, pues cuenta con uno propio, aunado a que determinó que se haya intentado o logrado el propósito de desprestigio de los productos y servicios, la actividad comercial o el Establecimiento comercial del tercero.

 

- Además, su conducta no puede catalogarse como desleal, pues un buen uso y costumbre en la prestación de servicios educativos es que antes de comenzar a operar se soliciten ante las instancias administrativas las autorizaciones relacionadas con la denominación y razón social.

 

- No puede ignorarse la presunción de inocencia y por tanto debían acreditarse fehacientemente los supuestos de la infracción.

 

● Ilegalidad de la determinación y cuantificación de la multa , por lo siguiente:

 

- La autoridad determinó que el elemento de intencionalidad se acredita en razón de que demostró la intención de obtener un beneficio, y el elemento de gravedad en razón de que tuvo la intención de desprestigiar; sin embargo, no debe perderse de vista que la ausencia de dichos elementos fueron los que llevaron a la autoridad a desestimar las infracciones solicitadas en términos de las fracciones IX, incisos a) y c) y X del propio artículo 213.

 

- Además, obtuvo la autorización de diversas autoridades administrativas.

 

- Y en términos del artículo 1º, constitucional toda autoridad se encuentra constreñida a aplicar e interpretar las disposiciones primando el principio pro homine, por lo que solicita a esta Sala que se resuelva la situación legal sometida haciendo la interpretación que sea mayormente benéfica.

 

La autoridad demandada y el tercero interesado sostuvieron la legalidad de la resolución impugnada.

 

SEXTO.- Que la litis a resolver en este caso, consiste en determinar si resultaban procedentes: las excepciones planteadas; la legalidad de oponer el nombre comercial ******* ***** ** ******* a terceros, y la semejanza en grado de confusión entre nombres comerciales, así como determinar la legalidad en la determinación de la multa impuesta.

 

Las pruebas ofrecidas por la actora con las que pretende sustentar sus argumentos son:

 

a) Documental Pública, consistente en la resolución impugnada, misma que se valora conforme al artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con la que se acredita, en sus términos, la existencia de la misma.

 

b) Las documentales y constancias que conforman al expediente administrativo, mismas que se valoran de acuerdo con los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con estas pretende probar que el análisis de la autoridad con relación a las infracciones declaradas es ilegal.

 

Para esta Sala, los argumentos y pruebas de la actora resultan parcialmente fundados pero suficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada. Ello en atención a lo siguiente:

 

En primer término es necesario establecer que un nombre comercial es el signo distintivo que identifica un establecimiento industrial, comercial o de servicios, y como bien señala la actora, normalmente se coloca como un rotulo en el exterior de dicho establecimiento.

 

Asimismo, es fundamental resaltar que la publicación de dicho signo en la Gaceta de la Propiedad Industrial es potestativo y no obligatorio para el usuario del mismo, ya que dicha publicación sólo tiene el efecto de establecer la presunción de buena fe en su adopción y uso, pero no lo tiene para generar derechos de exclusividad frente a terceros, ya que el sólo uso del mismo confiere el derecho al uso exclusivo y lo hace susceptible de protección, ello en términos de los artículos 105 y 106 de la Ley de la Propiedad Industrial:

 

Artículo 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

 

Artículo 106.- Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto, la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

 

Sobre las implicaciones del uso de un nombre comercial como generador de su uso exclusivo y consecuente protección, ha establecido distintas tesis, de las que conviene citar la siguiente:

 

[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; XII, Agosto de 1993; Pág. 487.

 

NOMBRE COMERCIAL. NATURALEZA JURIDICA.

 

El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil. Conforme a la Ley de Invenciones y Marcas (vigente hasta el 26 de junio de 1991), la fuente originadora del derecho exclusivo al nombre comercial es el uso del signo, y su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas establece una presunción de buena fe por parte de quien adopta el signo. La exclusividad del derecho de usar un nombre comercial se reconoce si efectivamente se está usando para distinguir una negociación mercantil; por lo que su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas establece la buena fe en su adopción y uso, pero, se insiste, el nombre comercial queda protegido sin necesidad de registrarlo, por el solo hecho de usarlo.

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Amparo en revisión 23/93. La Hija de Moctezuma de la Guerrero, S.A. de C.V. 13 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Gutiérrez Rosas.

 

Derivado de lo expuesto, debe desestimarse por infundado que la actora manifieste que la aquí tercera interesada, solicitante de las infracciones en contra de la actora, no haya hecho valer como base de su acción de infracciones el registro de marca ****** * * * ******* ***** ** *******”, ni el nombre comercial con publicación ***** ******* ***** ** *******”, y que por lo tanto carece de interés jurídico y de acción, pues pese a contar con dicho registro y publicación, ello no imposibilita la oposición de una defensa tendiente a proteger un nombre comercial no publicado, lo cual es válido.

 

De ahí que la tercera interesada probó contar con un nombre comercial que debe ser protegido en una zona geográfica más amplia a la que, en todo caso, originalmente solicitó para la publicación del nombre comercial *****.

 

A mayor abundamiento, acorde a lo previsto en el artículo 105, de la Ley de la Propiedad Industrial, antes transcrito, la protección del nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, abarca la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo

 

En esa tesitura, si bien la ******* ***** ** ******* presentó una solicitud para publicación de su nombre comercial el 30 de abril de 1991, señalando que el uso comprendía una zona geográfica (el Distrito Federal) y no toda la república mexicana (ver solicitud a folio 2166 del expediente anexo), cierto es también que la actora parte de una interpretación errónea del artículo 105, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Se afirma lo anterior, porque dicho precepto establece claramente que “ La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.”

 

Es decir, si el nombre comercial ******* ***** ** ******* cuya solicitud culminó con la publicación ***** en la Gaceta de la Propiedad de 25 de noviembre de 1992, (ver folios 2170 y 2171 del legajo anexo), comprendía una sola zona geográfica y no toda la República; ello no impide que la protección de un nombre comercial cuya protección se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

 

De lo anterior, puede arribarse a lo siguiente:

 

1. No resultaba obligatorio que la base del interés jurídico fuera un nombre comercial publicado.

 

2. Contrariamente a lo que señala la actora, no existía necesidad de que la tercera interesada acreditara la existencia de múltiples establecimientos en toda la república, pues el uso del nombre comercial está probado en el Distrito Federal, tal como todas las partes lo reconocen.

 

3. Derivado de su difusión masiva puede alcanzar protección en toda la República.

 

Este último aspecto, fue acreditado con dos tipos de pruebas que la actora objeta:

 

▪ PRUEBAS:

 

- Por una parte, anuncios publicitarios en distintos periódicos: EL UNIVERSAL, EXCÉLSIOR, NOVEDADES, AGENCIA EUSEBIO GAYOSSO, EL FINANCIERO, REFORMA, EDITORIAL GALAXIA, S.A. DE C.V., REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES, S.A. DE C.V., PROCESO, LA JORNADA, EL ECONOMISTA, que progresivamente van del 7 de enero de 1924 al 14 de junio de 2012, y se aprecia que existe al menos una publicación de cada año comprendido en dicho periodo, y no se exhibieron publicaciones por los años 1953, 1954, 1978 y 1984.

 

- Fe de hechos realizada por el Notario Público número 11 del Distrito Federal el 5 de junio de 2011, realizada en la ******* ***** ** ******* y que tuvo por objeto el correo institucional de dicha institución, en donde se revisó uno a uno y en orden cronológico distintos correos electrónicos que van del 28 de septiembre de 2008 al 14 de septiembre de 2011, de cuya lectura se aprecia que son correos electrónicos de diversas personas dirigidas a la tercera interesada con distintas dudas en torno a sus planes de estudio, colegiaturas, sistema de becas, promedio necesario para ingresar, planteles existentes y si las escuelas en el interior de la república son dependientes de la tercera interesada.

 

▪ OBJECIONES:

 

- De las publicaciones refiere que la autoridad afirmó sin probar que son publicaciones de circulación nacional y además no se relacionan con la prestación de los servicios de la tercera interesada además son locales y unilaterales

 

- De las comunicaciones electrónicas aduce que no tienen un origen cierto, identificable ni consta su uso autorizado, y si bien el Notario pudo comprobar la existencia de dichos correos, no lo hace así respecto de la autenticidad de las personas que supuestamente las hicieron, además que prueban en su contra, pues las personas interesadas se toman el tiempo para identificar sobre la identidad o correspondencia de las instituciones de derecho que ahí se identifican; aunado a que con dichos correos se demuestra que la solicitante de las infracciones deja claro que no tiene relación con escuelas de provincia y en todo caso, debió probarse que personas del toda el área geográfica acuden materialmente a su establecimiento, es decir, que acuden de toda la república y no solo probar su difusión masiva.

 

Objeciones que son infundadas.

 

En principio, porque si bien es verdad que con relación a las publicaciones realizadas por la tercera interesada, se afirmó, sin mayor razonamiento, que son de circulación nacional, cierto es también que constituye un hecho notorio, que esta Sala invoca en términos del artículo 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que los periódicos EL UNIVERSAL, EXCÉLSIOR, EL FINANCIERO, REFORMA y LA JORNADA, son diarios de circulación nacional.

 

Se afirma que son hechos notorios, porque forman parte del conocimiento público y de la cultura normal de la sociedad, de ahí que es conocido por la generalidad que son publicaciones periódicas que se divulgan en todo el territorio nacional.

 

Sobre la noción de hecho notorio es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente:

 

Novena Época

Registro: 174899

Instancia: Pleno

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXIII, Junio de 2006

Materia(s): Común

Tesis: P./J. 74/2006

Página: 963

 

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.

Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.

 

Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

 

El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis.

 

De ahí que la afirmación de la autoridad se estima que parte de un hecho notorio que además, la actora no desvirtúa, es decir, no ofrece ni exhibe medio de prueba alguno que evidencie que dichas publicaciones fueron objeto de circulación solamente en una zona geográfica específica (locales), por lo que en todo caso debe desestimarse por insuficiente su argumento.

 

Con relación a que son unilaterales, si bien ello es así pues dichas publicaciones se hicieron por haberlo encomendado la actora, lo cierto es que generan un indicio de la información ahí contendía que tampoco es desvirtuado por la actora.

 

A lo más, establece que no se relacionan con la prestación de los servicios de la tercera interesada, lo cual también debe desestimarse, pues de la lectura que se practica a dichas publicaciones, mismas que se ubican del folio 240 a 1944 del expediente anexo, se advierten publicaciones realizadas por la tercera interesada a través de los periódicos mencionados con información referente a:

 

- Apertura y cierre de periodos de inscripciones, así como vencimiento de plazos para solicitud de becas.

 

- Convocatorias para Cursos Superiores de Derecho en distintas ramas como Derecho Municipal, Legislación Fiscal, Penología y Regímenes penitenciarios, Derecho Canónico, Situación Jurídica de los menores, Especializaciones en Medicina Legal, Derecho Penal militar, Derecho Minero y Petrolero, Derecho Fiscal, Notariado y Registro Público, Quiebras.

 

- En las publicaciones de 20, 25, 27, de julio, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 20, 24 y 27 de agosto de 1942, se anuncia un ciclo de conferencias con motivo del XXX aniversario de la ******* ***** ** ******* intitulado “EVOLUCIÓN DEL DERECHO MEXICANO 1912-1942” y en una publicación de 6 de noviembre de 1944 aparece la venta de la obra conmemorativa a dicho ciclo.

 

- En la publicación de 29 de marzo de 1945, se publicita el “CURSO SUPERIOR DE DERECHO” en ramas como Amparo, Instituciones de Crédito, Psiquíatra y Psicología jurídicas.

 

- En la publicación de de 18 de julio de 1972 anuncian la inauguración de su sede actual con motivo de su sexagésimo aniversario.

 

- En diversas publicaciones de 1973 aparecen anunciados distintos cursos de actualización en distintas ramas jurídicas como derecho fiscal, y en diversas publicaciones de 1980 en ramas como Derecho del Trabajo, Régimen jurídico del Comercio Internacional, Contratos Civiles y Mercantiles, Derecho Bursátil y Mercado de Valores.

 

- En la publicación de 20 de octubre de 1982 se anuncia un ciclo de conferencias con motivo del 70 aniversario de la escuela ***** ** ********

 

- A partir del 17 de julio de 1992 se advierte la publicidad hecha a sus estudios de posgrado.

 

- En 1992 se anuncian ciclos de conferencias por el 80 aniversario de la ******* ***** ** ********

 

- A partir de 21 de mayo de 2007 se advierte la publicidad de su maestría en derecho.

 

Todas las actividades anteriores indudablemente tienen relación directa con los servicios educativos de enseñanza de derecho que tiene la tercera interesada.

 

Si bien las publicaciones fechadas el 28 de diciembre de 1949, 24 de noviembre de 1967, 5 de enero de 1968, 17 de agosto de 1968, 24 de septiembre de 1970, 28 de noviembre de 1970, 5 de diciembre de 1973, 30 de agosto de 1974, 19 de diciembre de 1975, 28 de febrero de 1971, 14 de febrero de 1975, 26 de julio de 1976, 28 de abril de 1979, 19 de enero de 1982, 18 de julio de 1982, 24 de enero de 1983, 8 de diciembre de 1983, 14 de julio de 1992, 6 de octubre de 1992, 24 de enero de 1995, 1º de abril de 1997, 7 de septiembre de 2005 y 18 de marzo de 2006, corresponden a obituarios que efectivamente no guardan una relación directa con la actividad de la tercera interesada, cierto es también que se trata de obituarios relativos a profesores y demás personal de la ******* ***** ** *******, por lo que indirectamente si se vinculan.

 

Lo anterior, vinculado con las comunicaciones electrónicas objeto de la fe de hechos de 5 de junio de 2012, prueban que en virtud de la difusión masiva de la ******* ***** ** *******, diversas personas interesadas solicitaron información en torno a planes de estudio, programas de becas y relación de la ******* ***** ** ******* ubicada en el Distrito Federal, con otras escuelas de similar denominación en diversos Estados de la República como Sinaloa, Veracruz, Puebla, Chiapas, y el Estado de México.

 

Si bien es verdad, como señala la enjuiciante, la fe de hechos solo prueba fehacientemente que el Notario Público tuvo a la vista dichos correos, no debe perderse de vista que puede establecerse un indicio en torno a la existencia de dichas comunicaciones.

 

Independientemente de dichas comunicaciones, la sola difusión masiva, reflejada en las publicaciones que datan desde 1924, de los servicios que presta la tercera interesada es suficiente para considerar que existió tal difusión masiva, pues tal como la propia demandante sostiene en su demanda, no puede considerarse la validez del nombre comercial en función del éxito del negocio, y en este caso, la publicidad masiva y respuesta de consumidores potenciales, acreditan que la protección del nombre comercial invocado por la tercera interesada tiene protección en toda la república derivado de su difusión masiva.

 

Por lo tanto, para esta Sala, sí fue probado el interés jurídico de la ******* ***** ** ******* en razón del nombre comercial que emplea en el establecimiento sito en *** ****** ****** *** ******* ***** ** ****** ******* ******** ** ****** ******** ******* , y que ocupa en dicho lugar desde por lo menos dese el 16 de julio de 1972.

 

Entonces, para esta Sala si se acreditó el interés jurídico y la tercera interesada no carecía de acción y derecho para solicitar infracciones en contra de un uso que estimó indebido de un nombre comercial semejante en grado de confusión al que acreditó que usa y con protección en toda la República derivado de su difusión masiva en el territorio nacional, ello pese a que no se encontrara publicado.

 

Ahora bien, son inoperantes los argumentos de la actora relativos a que la acción se funda en dos derechos de propiedad industrial, uno registrado (marca ****** * * * ******* ***** ** *******) y otro publicado (nombre comercial ***** ******* ***** ** ******* ), pues tal como se dijo con antelación, dichos derechos no fueron la base de su interés jurídico, sino un nombre comercial que tiene protección con mayor amplitud en toda la república, por haberse acreditado su difusión masiva.

 

Por lo tanto, los argumentos relativos a la nulidad que la actora estima debían acreditarse en torno a dichos registros y publicación, deben desestimarse por inoperantes al no formar parte de la litis de este juicio, máxime que es la propia actora quien reconoce que las solicitudes de nulidad al respecto formuladas fueron desechadas por la autoridad administrativa.

 

En todo caso, la suerte de dichos procedimientos no afecta a este, porque se reitera, no conformaron el interés jurídico de la tercera interesada.

 

No obstante lo anterior, para esta Sala asiste razón a la parte actora cuando señala que el nombre comercial no publicado y con fundamento en el cual fue sancionada, no estaba exento de analizarse en cuanto a su descriptividad o uso de palabras de libre uso, ello a fin de determinar si efectivamente se trata de un derecho exclusivo oponible a terceros que impidiera su uso por dichos terceros.

 

Lo anterior, es relevante para este caso, porque la autoridad reconoció en la resolución impugnada la existencia y protección del nombre comercial ******* ***** ** ******* perteneciente a la tercera interesada como derecho que la actora infringió, derivado del derecho de su uso constante desde por lo menos 1924 para identificar su establecimiento comercial destinado a la enseñanza del derecho.

 

También quedó probado, a través de la visita de inspección de 17 de septiembre de 2013, sin que exista controversia al respecto, que la actora usa en su establecimiento sito en *** ******** ***** *** **** ******* ******* ****** ********** ******* , tanto en la parte exterior e interior, de la denominación ******** ***** ** ******* ** ******** ****, para identificar servicios educativos referentes a la enseñanza del derecho y sus ramas, lo cual llevó a la declaración de las infracciones solicitadas con fundamento en el artículo 213, fracciones I y XVII de la Ley de la Propiedad Industrial que sancionan el uso de un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión al de otro para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro, lo que llevó a la conclusión de que se realizan actos de competencia desleal:

 

“Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

 

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

 

[…]

 

XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro

 

[…]”

 

Ahora bien, la falta de publicación del nombre comercial, efectivamente impide el ejercicio de cualquiera de las acciones de reconvención que un infractor puede oponer en contra de un derecho de propiedad industrial en los términos de la legislación aplicable, pues no existe publicación alguna respecto de la que proceda una solicitud de cese de sus efectos, de conformidad con los artículos 110 y 112, de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Por ende, para esta Sala, la autoridad debió atender los argumentos de la actora relativos a que la denominación ******* ***** ** ******* emplea palabras de libre uso para cualquier prestador de servicios educativos enfocados a la enseñanza del derecho, pues en caso de ser fundada dicha parte de su argumentación, aun de considerarse que el nombre comercial se encuentra protegido en virtud del uso y difusión masiva, no podría oponerse a terceros que pueden estar en aptitud de emplear las mismas o similares palabras para identificar los mismos servicios dada su generalidad.

 

De considerarse lo anterior, llevaría a la sanción de particulares comerciantes, industriales y prestadores de servicios por el uso de nombres comerciales NO publicados, que si bien se encuentran protegidos, pueden encontrarse conformados por palabras que son genéricas y descriptivas de los servicios o productos que identifican al establecimiento en donde se prestan.

 

Ahora bien, la autoridad a foja 41 de la resolución impugnada desestimó el argumento al respecto señalado por la actora, señalando que:

 

- Son improcedentes los argumentos de la actora en el sentido de que la denominación ******* ***** ** *******, constituye una frase de libre acceso y que dichas palabras pertenecen a un organismo no gubernamental previsto Oficialmente, en la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma vigente desde el año 1929, en el Decreto por el cual se Reglamenta el funcionamiento de las Escuelas Libres vigente desde 1929.

 

- Si bien la ******* ***** ** ******* se creó a partir del decreto de 22 de octubre de 1929, artículo 37 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, en relación con el Decreto de 23 de noviembre de 1929, por medio del cual se reglamenta el funcionamiento de las escuelas libres, el cual en su artículo primero establece que son escuelas libres, las instituciones docentes sostenidas por el esfuerzo y elementos privados que tengan por objeto impartir educación artística secundaria, preparatoria o profesional.

 

- Lo cierto es que la aquí tercera interesada fue constituida con personalidad jurídica diferente a la de la aquí actora por lo que el término ***** que usa la primera fue en su momento un término para designar a las instituciones educativas privadas, el cual a la fecha de dichos decretos enunciados fueron derogados.

 

- En ese sentido, el término ***** no cuenta con impedimento legal para su protección en materia de propiedad intelectual.

 

- Lo anterior, derivado de la utilización de la denominación ******* ***** ** *******, pues como la propia actora conceptualizó, la figura del nombre comercial no requiere de registro, y en su caso, correspondía a la tercera interesada acreditar la zona de clientela efectiva a nivel Federal.

 

Dichas conclusiones son equivocadas, porque el que la ******* ***** ** ******* se haya constituido de forma distinta a la parte actora, efectivamente no la exceptúa de poder utilizar palabras que efectivamente son descriptivas y que normalmente designan a los servicios a los que se aplican.

 

Para efecto de acreditar lo anterior, debe atenderse a lo que establecen los artículos 109 y 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial que dicen:

“Artículo 109.- No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquéllos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 90 de esta Ley.”

 

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

 

[…]

 

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

 

[…]”

 

Debe hacerse la acotación de que dichos preceptos refieren a nombres comerciales con solicitud de publicación, lo que no ocurre en el caso del nombre comercial ******* ***** ** ******** que fue la base de las infracciones declaradas en el expediente en que se dictó el acto aquí impugnado, sin embargo, para determinar si podía constituir un derecho exclusivo para su usuario oponible a terceros, necesariamente debe apreciarse si se constituye por frases descriptivas que impedirían su oposición, lo cual se encuentra establecido en dichos preceptos y con esa finalidad se citan, ello en aplicación de la legislación aplicable para tal fin.

 

Establecido lo anterior, de los preceptos antes citados, se advierte que no sería procedente la publicación, o en este caso, no servirá para infraccionar, un nombre comercial que carezca de elementos que distingan a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquéllos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 90 de esta Ley, que en términos de su fracción IV, prohíbe el registro de marcas que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse.

 

En este caso, el nombre comercial ******* ***** ** ******* carece de elementos que la distingan con otros de su género porque describe los servicios a los cuales se destina, de ahí que otros establecimientos de su género pueden hacer uso de las mismas o similares palabras para ofertar los mismos servicios, pese al uso de la palabra “*****.”

 

Lo anterior es así, porque la palabra “*****” designa a instituciones educativas que surgieron, tanto en México como en otros países, como una alternativa a la instrucción considerada como oficial.

 

En México, el Decreto Reglamentario de las Escuelas Libres, de 22 de octubre de 1929, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre del mismo año, en su artículo 1º, define como escuelas libres, para lo efectos de la misma ley, a las instituciones docentes sostenidas por el esfuerzo y con elementos privados, que tengan por objeto impartir educación artística, secundaria, preparatoria o profesional .

 

De ahí que si el término “*****” designa a una institución docente sostenida por el esfuerzo y con elementos privados creadas como alternativa a la pedagogía oficial, que para el caso de la tercera interesada tiene el objeto de impartir educación y enseñanza del Derecho, por lo que no puede decirse que la palabra “*****” sea una palabra susceptible de apropiarse de forma exclusiva a favor de persona alguna.

 

Sin que pueda argumentarse en contrario que la designación genérica de la palabra “*****” dejó de tener carácter genérico o descriptivo al ser derogada la disposición que lo creó, puesto que dicha derogación en manera alguna puede producir el efecto de liberar palabras que sirven para conformar marcas y no para distinguirlas dado el contexto histórico de su creación y las características que tienen en razón de su modelo educativo (alternativo frente a uno oficial).

 

Entonces, es dable señalar que las denominadas escuelas libres son un género pues designan a una institución educativa con un modelo independiente del considerado oficial, que se sostienen con recursos privados, pero que tienen reconocimiento oficial, y pueden abarcar todos los niveles educativos y muy distintas ramas de conocimiento.

 

Precisamente por ello existen escuelas libres destinadas a la educación artística, secundaria, preparatoria o profesional, como la Escuela Libre de Homeopatía de México, la Escuela Libre Obstetricia y Enfermería en México o la Escuela Libre de Música.

 

En el caso de la tercera interesada, por Decreto de 28 de enero de 1930, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente, expedido por el entonces Presidente de la República Emilio Portes Gil, se concedió a la ******* ***** ** ******* el reconocimiento de validez de sus estudios desde su fundación.

 

Por lo expuesto, si los servicios que presta la tercera interesada y que identifica en el establecimiento antes indicado con el rótulo ******* ***** ** ******* son los relativos a LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS Y SUS AUXILIARES, evidente resulta que se designa a un establecimiento sostenido por el esfuerzo y con elementos privados que tiene por objeto la enseñanza del derecho, sin que exista otro elemento que lo haga suficientemente distintivo.

De ahí que, en este caso es evidente la relación entre esa denominación y los servicios prestados en el establecimiento que distingue, de ahí que si por descripción debemos entender la representación cabal, detallada y por partes de una cosa, luego entonces la denominación ******* ***** ** ******* describe que se trata de un establecimiento (escuela) sostenida con el esfuerzo y elementos privados (libre) en donde se enseña Derecho.

 

De lo anterior, puede arribarse a la conclusión de que dicha denominación aplicada al establecimiento de la tercera interesada, conduce la mente del consumidor de manera inequívoca a los servicios que presta (educativos) además de sus características y destino o finalidad (ser “libre” y “de enseñanza del derecho”), lo cual no se deduce de una operación mental compleja.

 

Esto último es relevante atendiendo a la posición del consumidor frente a los signos distintivos con los que normalmente se encuentra, y en este caso cobra relevancia considerando que consumidores potenciales de la tercera interesada enviaron sendas comunicaciones electrónicas para aclarar si las escuelas o facultades que se encuentran en diversos estados de la República se encuentran vinculados con la tercera interesada.

 

Sin embargo, dicha confusión se generó a partir del uso de una frase que se estima descriptiva y atendiendo a que el consumidor no repara en detalles al momento de comparar signos distintivos.

 

Con relación a este aspecto, es oportuna la cita de la jurisprudencia siguiente:

 

Novena Época

Registro: 163387

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXII, Diciembre de 2010

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.4o.A. J/89

Página: 1606

 

CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS.

Se acepta de una manera general como consumidor promedio a aquel capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, no obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado, y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguirlas, ya que su apreciación de un signo varía según se trate de una marca especializada o de una popular, o bien, de una genérica respecto de otra incipientemente conocida.

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Entonces, para esta Sala, las infracciones solicitadas con fundamento en el nombre comercial ******* ***** ** *******, no publicado, no debieron declararse, dado que se basan en una frase que, tal como apunta la actora es de libre acceso para otros prestadores de servicios educativos en la enseñanza del derecho.

 

De ahí que asista razón a la actora cuando señala que al analizar la posible invasión de derechos exclusivos, debió tomarse en cuenta la naturaleza de las instituciones involucradas y los servicios prestados, pues el uso de las palabras ******* o ********, serán percibidos por el consumidor (medianamente informado) como sinónimos, en tanto que en ambos casos serán percibidos como centros educativos o de formación profesional, y si aprecia el término “*****”, idéntico en ambos casos, desde luego serán relacionados sin necesidad de detallar el origen histórico y características de dicha connotación en el sistema educativo mexicano, y la palabra DERECHO inmediatamente dirigirá su mente a dicha rama de la ciencia.

De ahí que, los demás prestadores de servicios afines, pueden identificar los establecimientos donde impartan los mismos servicios con la necesaria utilización de las palabras que la tercera interesada utiliza y a la que la autoridad reconoció protección exclusiva.

 

SÉPTIMO.- DECISIÓN. En esta tesitura y con base en lo expuesto a lo largo de esta resolución, para esta Sala lo procedente es declarar la nulidad del acto combatido, ya que en autos quedó demostrado que la parte actora si bien utiliza como elemento que identifica su establecimiento la frase ******** ***** ** ******* ** ******** ****, que es semejante a ******* ***** ** *******, lo cierto es que lo hace en uso de palabras que conforman marcas y no que las distinguen, por lo que no es dable que se le haya sancionado por el uso de un nombre comercial conformado por elementos descriptivos de los servicios que se prestan y, por tanto, en este caso la actora desvirtuó la validez del acto que impugnó.

 

Y dicha nulidad tiene el efecto de que la autoridad demandada emita una nueva en la que, tomando en consideración lo anterior, niegue las infracciones previstas en las fracciones I y XVII del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que fueron solicitadas por ******* ***** ** ******* en contra de la parte actora.

 

En el entendido de que la resolución que emita en cumplimiento al presente fallo, deberá emitirse dentro del plazo de cuatro meses, contados a partir de que el mismo quede firme, de conformidad con el artículo 52 de la ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

Por último, esta Sala estima innecesario el estudio de los restantes argumentos expuestos por la actora en su escrito de demanda, al haber quedado acreditada plenamente la ilegalidad de la resolución impugnada, ya que su análisis en nada variaría el sentido del presente fallo, sin que ello pueda considerarse como violatorio de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

Es aplicable al respecto la Jurisprudencia No. 68 de este Tribunal y precedente que a la letra dice:

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL. CASO EN EL QUE NO CONTRAVIENEN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 229 DE CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Si bien es cierto que las Salas del Tribunal deben examinar todos los puntos controvertidos de la resolución impugnada, de la demanda y de la contestación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 229 del Código Fiscal de la Federación, también lo es que deben abstenerse de estudiar todas las cuestiones planteadas cuando encuentren un concepto de anulación fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada; pues siendo así resultaría innecesario analizar las demás argumentaciones de la actora y de la demandada, ya que cualquiera que fuera el resultado de este estudio, en nada se variaría la anterior conclusión”

 

Precedente V-P-2aS-122, publicado en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año II, Abril 2002, página 70.

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:

 

I.- EL PRESENTE JUICIO DE NULIDAD ES PROCEDENTE ;

 

II.- LA ACTORA ACREDITÓ SU ACCIÓN ;

 

III.- SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución impugnada para los efectos precisados en el séptimo considerando de este fallo.

 

IV.- NOTIFÍQUESE.

 

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Secretaria de Acuerdos quien da fe:

 

 

 

 

 

________________________________

RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN

Magistrado Instructor del juicio y Presidente de la Sala.

 

 

 

____________________________

LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ

Magistrada de la Primera Ponencia

 

 

 

__________________________________

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA

Magistrado de la Tercera Ponencia, suplido en este acto por el C. Secretario de Acuerdos Licenciado

 

 

 

______________________________

ISAAC JONATHAN GARCÍA SILVA , con fundamento en los artículos 8º, cuarto párrafo y 50, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

 

 

 

_____________________________

BERENICE HERNÁNDEZ DELEYJA

Secretaria de Acuerdos quien da fe

 

 

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 3º, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales del actor, del tercero interesado y sus apoderados; los datos de los signos distintivos materia del juicio, así como los datos de los expedientes que llevarían a la identificación de los datos personales de las partes, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.”