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Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución del 28 de agosto de 2018. Resolución Número: 1745-2018 TPI-INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

RESOLUCIÓN N° 1745-2018/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 647827-2016/DSD

 

SOLICITANTE: WILMER GENNY SACHA BASTIDAS

 

OPOSITORA: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

 

Aplicación de la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 – Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

 

Lima, veintidós de agosto de dos mil dieciocho.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 20 de enero de 2016, Wilmer Genny Sacha Bastidas (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación HELADOS YÁMBOLY y logotipo (se reivindica colores[1]), conforme al modelo, para distinguir productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; salsas (condimentos); hielo de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Con fecha 4 de abril de 2016, Société Des Produits Nestlé S.A. (Suiza) formuló oposición manifestando lo siguiente:

 

- Es una empresa multinacional de reconocido prestigio que se dedica principalmente a la producción y venta de helados, así como también de panetones, chocolates y una gran variedad de productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

- Como es de conocimiento público, su marca notoriamente conocida D'ONOFRIO tiene una amplia trayectoria e implantación de más de cien años en el mercado peruano; habiendo ganado desde sus inicios, el aprecio y reconocimiento del público consumidor.

 

- Dicho reconocimiento y prestigio ha quedado confirmado al haber sido considerada en el año 2014, como una de las veinte marcas más valoradas en el Perú, según el estudio realizado por la Consultora Internacional BrandAsset Valuator de Young & Rubicam Marks.

 

- Durante varias décadas ha desarrollado y mantenido una activa y cuidadosa estrategia comercial y de marketing a fin de posicionarla cada vez más en el mercado nacional, utilizando para ello diversos medios de difusión.

 

- En el Perú, además de una constelación de marcas denominativas conformadas por la denominación D'ONOFRIO, es titular también de una gran variedad de marcas figurativas y tridimensionales registradas y asociadas a su marca D'ONOFRIO.

 

- La mayoría de sus marcas presentan elementos resaltantes en común, tal es el caso de la combinación de colores amarillo, azul y celeste, dicha combinación es emblemática y asociada a su marca de helados D'ONOFRIO, y como consecuencia, a su origen empresarial.

 

- De lo expuesto, se advierte la extraordinaria implantación y prestigio de su marca D'ONOFRIO en sus distintas presentaciones, para los mercados de helados, chocolates y panetones es indiscutible; lo cual se acreditará con los medios probatorios que obran en autos los cuales son suficientes para acreditar el grado de conocimiento, duración, amplitud y extensión geográfica de utilización y promoción de su marca D'ONOFRIO.

 

- Así, se debe declarar la notoriedad de la marca denominativa D'ONOFRIO y para sus versiones de sus marcas mixtas en sus distintas presentaciones, tales como: , ,  ,  y .

 

- Es una de las marcas peruanas, que por tradición, antigüedad, amplitud de difusión y volúmenes de venta, más importantes de todos los tiempos.

 

- El signo solicitado constituye una imitación de su marca notoriamente conocida, siendo susceptible de generar problemas de confusión y/o asociación en el público consumidor; lo cual se verificará del documento "Estudio denominado Recordación y Asociación de Helados y Material POP de Yamboly".

 

- En efecto, el signo solicitado reproduce la misma impresión comercial distintiva y característica generada por la combinación de colores amarillo, azul y celeste, así también por el elemento ovoide que rodea a las denominaciones de los signos.

 

- Es evidente pues, que el signo solicitado ha sido estructurado a imagen y semejanza de su marca notoriamente conocida, inspirándose ilegalmente en ésta, lo cual viene atribuido no solo por las sospechosas e ilegales coincidencias formales y cromáticas antes señaladas, sino también por un hecho ulterior de carácter fáctico e incontrastable.

 

- Del mismo modo, se advertirá que el signo solicitado y su marca notoria distinguen helados. Por lo expuesto, corresponde la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

- Cabe precisar que no tiene ningún tipo de vinculación con el solicitante, ni con la empresa Helatony's S.A.C., empresa que usa la marca YAMBOLY y logotipo en el mercado.

 

- La vinculación entre el solicitante y la empresa Helatony's S.A.C. es evidente, siendo el caso incluso que el solicitante actuó como representante de dicha empresa en diversos contratos de licencia de uso, tal como se acredita del Expediente N° 260868- 2005.

 

- Se advertirá que la presente solicitud ha sido solicitada para perpetrar, facilitar y consolidar actos de confusión desleal, además de haber sido solicitada de mala fe.

 

- Debe aplicarse artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044, debiéndose considerar la implantación de su marca notoria, el uso de la misma en el mercado en sus distintas presentaciones, y la existencia de confusión; siendo relevante como son usados los signos en conflicto (empaques de helados) en el mercado. En efecto, el solicitante viene imitando sistemáticamente los distintos elementos marcarios, empaques y de presentación comercial (trade dress) que componen a su oferta comercial.

 

- Se debe tener en consideración que en el presente caso se está frente a productos de consumo masivo de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, razón por la cual es de esperar un grado de atención menor al normal de parte del público consumidor, lo cual incrementa las posibilidades de que se genere una confusión desleal en el mercado.

 

- Solicita la confidencialidad de los medios probatorios que obran en el anexo 2.

 

- Adjuntó pruebas a fin de acreditar sus afirmaciones.

 

Amparó su oposición en los artículos 136 inciso h), 137 y 146 de la Decisión 486, así como en el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044.

 

Mediante proveído de fecha 31 de mayo de 2016, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dejó constancia que la Comisión determinó declaró reservada y confidencial la información adjuntada por la opositora, los cuales consisten en: i) documento denominado Valor de las Ventas de Productos D'ONOFRIO, ii) documento denominado Certificación de la Inversión Publicitaria de la marca D'ONOFRIO, iii) Cuatro contratos de auspicio y publicidad suscritos con empresas de publicidad y/o terceros interesados en beneficiarse del uso de la marca D'ONOFRIO y iv) Estudio denominado Recordación y Asociación de Helados y Material POP de Yamboly, por un plazo indefinido; ello de conformidad con las facultades conferidas par el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1075.

 

Con fecha 4 de agosto de 2016, Wilmer Genny Sacha Bastidas contestó la oposición manifestando lo siguiente:

 

- Es titular de las marcas YAMBOLY (Certificado N° 106827) y YAMBOLY y logotipo (Certificado N° 111700), que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

 

- Asimismo, es titular de las marcas HELADOS YAMBOLY - Helado de Fresa con Cobertura de Yogurt (Certificado N° 233911), YAMBOLY GOLD (Certificado N° 233912) y FROZENT FRUIT (Certificado N° 234683).

 

- Por convenir a sus intereses comerciales, celebró con la empresa Helatony's S.A.C. contratos de licencia respecto de sus marcas registradas.

 

- En mérito de los contratos de licencia de uso, la empresa Helatony's S.A.C. viene usando la marca YAMBOLY y su logotipo desde hace más de 10 años, en forma clara y transparente, con lo cual no existe posibilidad alguna de denunciar una supuesta mala fe.

 

- Si bien la opositora alegó la notoriedad de la marca D'ONOFRIO, a la fecha no existe una declaración expresa de notoriedad de dicha marca por parte de ninguna autoridad, por lo que no resulta aplicable la causal invocada por la opositora.

 

- Corresponde precisar que con la presente solicitud se busca registrar YÁMBOLY y no HELADOS YÁMBOLY como afirma la opositora de forma dolosa (sic).

 

- No existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca de la opositora debido a sus diferencias fonéticas, los cuales incluso han coexistido durante más de 10 años en el mercado sin que hubiese reclamo alguno de las partes.

 

- En el supuesto negado que la Comisión considere que su marca YÁMBOLY es similar a la marca D'ONOFRIO, resultaría de aplicación lo previsto en el artículo 157 de la Decisión 486 (sic).

 

- La Comisión deberá tener en cuenta que la opositora no formula oposición alguna contra el registro de sus marcas, ni tampoco la forma como han sido publicitadas. De otro lado, la opositora Ie acusa de estar cometiendo actos de competencia desleal y mala fe, haciéndolo responsable de los actos de comercio (panel publicitario) realizados por Helatony's S.A.C. Sin embargo, lo que queda en evidencia es que su persona no desarrolla dicha campaña publicitaria, por lo que mal hace la opositora de sindicarlo como responsable de competencia desleal, cuando ella misma señala que es la empresa Helatony's S.A.C.

 

- En el presente caso, fluye con total claridad la buena fe de su persona, al haber registrado su marca YAMBOLY desde el año 2005, y haber suscrito el correspondiente contrato de licencia de uso con la empresa Helatony's S.A.C., para que los productos se encuentren plenamente identificados. Sin perjuicio de ello, y aun cuando no existe similitud entre el signo solicitado YÁMBOLY con la marca D'ONOFRIO, es importante destacar los actos de imitación de iniciativa empresarial; siendo que el derecho de imitar deviene en desleal cuando se genera riesgo de confusión con la conducta adoptada. Es decir, el límite lo constituye el no uso de elementos protegidos por derechos de exclusividad vinculados a la propiedad industrial y el no afectar la competencia de manera desleal en el mercado.

 

- En el presente procedimiento, se ha cumplido con respetar el derecho de Propiedad Intelectual existente desde el año 2005, al haber registrado su marca YAMBOLY; y además se ha cumplido con diferenciar su marca YAMBOLY de D'ONOFRIO.

 

Con fechas 25 de agosto de 2016 y 15 de noviembre de 2016, tanto Société Des Produits Nestlé S.A. como Wilmer Genny Sacha Bastidas señalaron que se encontraban en conversaciones a fin de llegar a un acuerdo y concluir el procedimiento, por lo que, solicitaron la suspensión del procedimiento.

 

Mediante Resolución N° 3519-2016/CSD-INDECOPI de fecha 21 de diciembre de 2016, la Comisión de Signos Distintivos suspendió el procedimiento por el plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de notificación de la referida resolución.

 

Mediante Resolución N° 237-2018/CSD-INDECOPI de fecha 16 de enero de 2018, la Comisión de Signos Distintivos: i) levantó la suspensión ordenada y ii) declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado.

 

Consideró lo siguiente:

 

Respecto de los registros marcarios del solicitante

 

- En relación a las marcas registradas mencionadas por el solicitante, las cuales se encuentran registradas a su favor, la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente ante su competencia, a fin de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder al registro o no, dependiendo la decisión de las condiciones del signo solicitado y los antecedentes registrales del caso.

 

- Siendo así, los antecedentes registrales invocados por el solicitante no determinan el resultado del análisis que se realice en el presente expediente.

 

Aplicación del artículo 157 de la Decisión 486

 

- El solicitante dentro de sus argumentos señalo que no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca de la opositora debido a sus diferencias fonéticas, los cuales incluso han coexistido durante más de 10 años en el mercado sin que hubiese reclamo alguno de las partes. Asimismo, que en el supuesto negado que la Comisión considere que su signo solicitado YÁMBOLY es similar a la marca D'ONOFRIO, resultaría de aplicación lo previsto en el artículo 157 de la Decisión 486.

 

- Al respecto, resulta conveniente precisar que dicha norma se encuentra referida a las limitaciones conferidas a un registro marcario, esto es, específicamente a aquellos usos que no requieren la autorización del titular de una marca; supuestos que no corresponden ser analizados en el presente procedimiento, siendo que la materia en discusión en el presente procedimiento se circunscribe al análisis de la solicitud del registro de una marca y la oposición formulada contra dicho registro.

 

Levantamiento de suspensión

 

- Habiéndose vencido el plazo por el cual se suspendió el procedimiento, corresponde levantar la suspensión.

 

Notoriedad alegada por la opositora

 

- Del análisis en conjunto de los medios probatorios, se advierte que la marca D'ONOFRIO y sus variaciones ,  y  han sido amplia y constantemente promocionadas en nuestro país en relación a helados a través de distintos medios, tales como televisión (spots publicitarios y auspiciador de programas), radio, paneles, letreros, encartes, diversos eventos, campañas publicitarias, lo cual evidencia que la opositora ha invertido importantes sumas de dinero a fin de difundir sus productos con tales marcas o para el desarrollo de diversas estrategias publicitarias, a fin de difundir dichas marcas entre los consumidores de helados de nuestro país, y, así conseguir posicionarlas en el mercado. En tal sentido, constituyen signos ampliamente conocidos por el público consumidor del sector pertinente, debido a su amplia difusión, conocimiento, publicidad y uso constante con relación a helados de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, por lo que corresponde considerarlas como marcas notoriamente conocidas.

 

- Sin perjuicio de ello, es de precisar que los medios probatorios aportados no resultan suficientes (en cantidad y/o volumen) para verificar el nivel de conocimiento de las marcas  (para helados) y  (para panetones) entre el público consumidor, ni su grado de participación en el mercado peruano respecto a las demás empresas competidoras; por lo que en conjunto los documentos presentados no acreditan la notoriedad alegada de conformidad con la normativa Comunitaria.

 

- si bien se han acompañado medios probatorios respecto de la marca la opositora no ha invocado la notoriedad de dicho signo, por lo que no corresponde pronunciarse en dicho extremo.

 

Aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

 

- Evaluación del riesgo de confusión o de asociación

 

Teniendo en cuenta las semejanzas existentes entre los signos bajo análisis, así como el hecho que se encuentren destinados a distinguir algunos de los mismos productos y otros productos vinculados, se determina que el otorgamiento del registro solicitado será susceptible de producir riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

 

- Aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

 

La imagen y el prestigio que proyectan dichas marcas notorias son susceptibles de ser transferidos a los productos que pretende distinguir el signo solicitado. En ese sentido, se consideró que, de otorgarse el registro del signo solicitado, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, se produciría un aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas notoria.

 

- Riesgo de dilución

 

En el presente caso, se advierte que las marcas notorias han alcanzado un elevado reconocimiento dentro del público consumidor y se encuentran conformadas por elementos distintivos, por lo que han adquirido un carácter especial; sin embargo, dado que los signos confrontados distinguen algunos de los mismos productos no existe riesgo de dilución de las marcas notorias.

 

- Conclusión de la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

 

Habiéndose determinado que el signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con las marcas notorias, así como un aprovechamiento injusto de su prestigio, se concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486; por lo que, corresponde declarar fundada la oposición en este extremo.

 

Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

 

- Si bien la opositora solicitó la aplicación del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044, el análisis sobre actos de competencia desleal se realizará a la luz de lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión 486.

 

- Se determinó razonablemente que el solicitante estuvo en la posibilidad de conocer, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro, de las marcas de la opositora, es decir, era consciente de la amplitud del conocimiento de las marcas de dicha parte, por lo que al reproducir un signo sustancialmente semejante a aquellas marcas, ha pretendido aprovecharse del prestigio ganado par las marcas de la opositora en el mercado.

 

Consideraciones finales

 

- Se tuvieron a la vista las marcas DONOFRIO y logotipo (Certificado N° 99241), DONOFRIO STOP! y logotipo (Certificado N° 196922), DONOFRIO MULKI y logotipo (Certificado N° 197893), FIGURATIVAS (Certificados N° 10621 y N° 10920), DONOFRIO y logotipo (Certificado N° 248715), DONOFRIO y logotipo (Certificado N° 171504) y DONOFRIO y logotipo (Certificado N° 248239), con los cuales considera que el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión, dado que presentan diferencias gráficas y/o fonéticas que permiten diferenciarlos entre sí.

 

- Si bien la opositora detalló una lista de diversas marcas figurativas y tridimensionales registradas en distintas clases de la Nomenclatura Oficial, las mismas no constituyen fundamento de la oposición, debido a que las mismas fueron citadas de manera informativa; siendo el caso incluso que la opositora no invocó la aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

 

- Si bien se ha detallado en el Informe de antecedentes que el solicitante es titular de marcas registradas que contienen en su conformación el término YAMBOLY, las mismas presentan adicionalmente elementos que en su momento permitieron su registro, lo cual no ocurre en el caso del signo materia del presente procedimiento. Ante ello, se deja a salvo el derecho de la opositora de iniciar las acciones que considere pertinente respecto de dichos registros.

 

Con fecha 14 de febrero de 2018, Wilmer Genny Sacha Bastidas interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

- Solicita que se tenga en cuenta el antecedente registral a su favor, la marca YAMBOLY y logotipo (Certificado N°111700) registrada en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, la cual ha coexistido con las marcas base de oposición.

 

- Durante más de 10 años la marca YAMBOLY y logotipo y la marca D’ONOFRIO han coexistido sin que hubiera conflicto alguno entre las partes, toda vez que no existe riesgo de confusión, toda vez que la marca YAMBOLY tiene un gran carácter distintivo que le permite diferenciarse de sus competidores.

 

- Luego de la revisión de los medios probatorios presentados por la opositora, se puede ver claramente que no se ha cumplido con probar de manera indubitable la notoriedad de la marca D’ONOFRIO.

 

- No se ha acreditado el supuesto posicionamiento en el mercado de la marca de la opositora.

 

- El único medio probatorio que ha presentado la opositora sirve únicamente para probar que la denominación D’ONOFRIO, sin ningún logotipo, ha obtenido cierto reconocimiento por su trayectoria, no obstante, no se ha presentado medio probatorio alguno que involucre al logotipo de la marca D’ONOFRIO con el que habría una supuesta contingencia que ocasionaría la oposición al registro de su signo. (sic)

 

- Debe resaltar que no ha tenido acceso a todos los medios probatorios que se indican en la resolución impugnada como sustento para la declaración de notoriedad de las marcas de la opositora, por lo que no han podido ejercer adecuadamente su derecho de defensa. (sic)

 

- En el expediente no figura un informe elaborado por el departamento de Asuntos Económicos del Indecopi, lo que determina que la Comisión no ha podido comprobar, en base a un informe técnico, la notoriedad de la marca D’ONOFRIO y sus variaciones. Así, la declaratoria de notoriedad se basa únicamente en un criterio subjetivo de la Comisión, que no ha utilizado criterios objetivos y medios probatorios contundentes para determinarla.

 

- No existe similitud gráfico-fonética ni semántica entre los signos analizados, en efecto, el elemento principal de los signos bajo análisis es el denominativo, en consecuencia, las similitudes gráficas existentes quedan en un segundo plano.

 

- El tipo de letra utilizado en los signos es diferente, la figura ovalada utilizada es disímil por los colores que las conforman, la proporción entre las letras también es diferente por el tamaño que presentan, lo cual determina que no exista riesgo de confusión entre los signos.

 

- En el aspecto conceptual, mientras que le signo solicitado no refiere alguno, la marca base de oposición hace clara referencia a un apellido italiano, evocando un concepto de familia, tradición y cultura europea.

 

- Comparte el argumento de la Comisión en el extremo que considera que los productos que identifican los signos bajo análisis se encuentran vinculados.

 

- Las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre los signos determinan que no exista riesgo de confusión y puedan coexistir.

 

- En relación a la supuesta mala fe de su parte, a diferencia de lo indicado por la Comisión, se puede observar su buena fe ya que la marca YAMBOLY fue registrada desde el año 2005 y siguiendo esa línea de acción, se solicitó el nuevo registro en la presente solicitud, con elementos que los diferencian de los signos base de oposición, lo que no permite suponer un acto de competencia desleal en la modalidad de actos de aprovechamiento de la reputación ajena.

 

Con fecha 25 de abril de 2018, Société Des Produits Nestlé S.A. absolvió el traslado del recurso de apelación reiterando sus argumentos

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

 

a) Si las marcas D'ONOFRIO y sus variaciones ,  y  gozan de la calidad de notoriamente conocida y, de ser el caso, si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

b) Si el signo ha sido solicitado mediando mala fe y si corresponde la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que:

 

a) Wilmer Genny Sacha Bastidas (Perú) es titular del registro de la marca de producto YAMBOLY y logotipo (se reivindica colores[2]), conforme al modelo, que distingue helados comestibles, pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza, salsas (condimentos) de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 111700, vigente desde el 18 de enero de 2006 hasta el 18 de enero de 2026.

 

 

b) Asimismo, el solicitante es titular de las siguientes marcas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial:

 

Marca

Certificado

233911

262919

YAMBOLY

264510

233912

 

c) La opositora Société Des Produits Nestlé S.A. (Suiza) es titular, entre otras, de las siguientes marcas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial:

 

Marca

Certificado

248715

248239

99241

171504

196922

 

2. Cuestiones previas:

 

a) Extremos apelados

 

Mediante Resolución N° 237-2018/CSD-INDECOPI de fecha 16 de enero de 2018, la Comisión de Signos Distintivos: i) levantó la suspensión ordenada y ii) declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado. Además, consideró lo siguiente:

 

i) Se acreditó la notoriedad de las marcas D'ONOFRIO y sus variaciones ,  y .

 

ii) No se acreditó la notoriedad de las marcas (para helados) y  (para panetones).

 

iii) Resulta de aplicación el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

 

iv) El signo ha sido solicitado mediando mala fe y si corresponde la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

 

Teniendo en cuenta que la resolución en mención fue impugnada por el solicitante en los extremos i, iii y iv, corresponde a la Sala pronunciarse al respecto, dejando firme los demás extremos que contiene.

 

b) En relación a los argumentos del solicitante

 

El solicitante señaló en su recurso de apelación que no ha tenido acceso a todos los medios probatorios que se indican en la resolución impugnada como sustento para la declaración de notoriedad de las marcas de la opositora, por lo que no ha podido ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

 

Previamente, corresponde precisar que el solicitante no ha señalado cuáles documentos son aquellos que han sido analizados en la resolución impugnada y que fueron a los que no tuvo acceso. Sin perjuicio de ello, se debe señalar que, de la revisión de los medios probatorios analizados en la resolución impugnada, se advierte que son los que la opositora presentó mediante escritos de fechas 4 de abril de 2016 y 7 de junio de 2016, los mismos que fueron trasladados al solicitante mediante proveídos de fechas 31 de mayo de 2016 y 9 de junio de 2016, respectivamente.

 

Cabe señalar que, mediante proveído de fecha 31 de mayo de 2016, a solicitud de la opositora, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos declaró la confidencialidad de los siguientes documentos:

 

- Valor de las ventas de los productos D’ONOFRIO.

 

- Certificación de la Inversión Publicitaria de la marca D’ONOFRIO.

 

- Cuatro contratos de auspicio y publicidad.

 

- Estudio de Recordación y Asociación de Helados y material Pop de Yamboly.

 

Si bien dichos documentos no fueron trasladados al solicitante por ser de carácter confidencial, sí se le trasladó el resumen confidencial correspondiente a dichos documentos que presentó la propia opositora.

 

De lo expuesto, no corresponde amparar el argumento del solicitante.

 

Por otro lado, el solicitante también señaló que en el expediente no figura un informe elaborado por el departamento de Asuntos Económicos del Indecopi, lo que determina que la Comisión no haya podido comprobar, en base a un informe técnico, la notoriedad de la marca D’ONOFRIO y sus variaciones. Así, la declaratoria de notoriedad se basa únicamente en un criterio subjetivo de la Comisión, que no habría utilizado criterios objetivos y medios probatorios contundentes para determinarla.

 

Al respecto, corresponde señalar que en la norma aplicable, a fin de evaluar la notoriedad de una marca (artículo 228 de la Decisión 486), no se precisa como requisito para dicho reconocimiento de un informe técnico que sustente la notoriedad alegada. En efecto, la norma establece que se deben tener en cuenta ciertos criterios, los cuales se verifican de la evaluación y análisis de los medios probatorios presentados por la parte que solicita el reconocimiento de notoriedad.

 

En ese sentido, y conforme se advierte en el punto 3.4.2 de la Resolución N° 237-2018/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos tuvo a la vista todos los medios probatorios presentados por Société Des Produits Nestlé S.A., y, de una evaluación y análisis de los mismos, concluyó en ejercicio de su facultad discrecional y de acuerdo a lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486, que la notoriedad de las marcas base de oposición había quedado acreditada.

 

Razón por la que, la Sala considera que la Comisión de Signos Distintivos emitió dicha resolución de acuerdo a Ley.

 

3. Notoriedad de la marca de la opositora

 

3.1 Marco conceptual

 

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

 

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente .

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 12-IP-2005 lo siguiente:

 

"Se entiende como marca notoriamente conocida aquélla que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor".

 

De igual manera, en el Proceso 06-IP-2009, ha señalado que: “Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.

 

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad.

 

De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos".

 

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

3.2 Criterios para determinar la notoriedad de un signo

 

A efectos de dotar a la Autoridad de elementos de referencia y dar mayor predictibilidad al sistema, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de evaluarse y determinar la notoriedad de una marca.

 

La disposición antes referida ha considerado los siguientes criterios:

 

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

 

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

 

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

 

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

 

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano International como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

 

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

 

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

 

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

 

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;

 

j) los aspectos del comercio International; o,

 

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

 

En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo, tales como:

 

a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;

 

b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;

 

c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;

 

d) la protección obtenida en distintos países; y,

 

e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

 

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

 

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el antes citado Proceso 12-IP-2005 hace mención a los siguientes criterios establecidos en sentencias anteriores (Sentencia de 13 de marzo de 2003. Proceso N° 09-IP-2002. Marca “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo de 2003):

 

"Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores:

 

­ Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.

 

­ Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.

 

­ Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.

 

­ Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica".

 

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el Expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”) .

 

El referido Tribunal de Justicia, además, efectúa las siguientes citas doctrinarias en el Proceso 12-IP-2005:

 

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca – producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. (OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255).

 

“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” (ZUCCHERINO, Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1997. Págs. 130 y 131).

 

3.3 Sobre la prueba de notoriedad

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 6-IP-2005, respecto de la notoriedad de la marca precisa que resulta "(…) inaplicable a su respecto la máxima notoria “non egent probatione”. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba (…)".

 

A este respecto, cabe citar lo señalado por el Tribunal Andino en el Proceso N° 114-IP-2005, en el extremo que señala lo siguiente:

 

"La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

 

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas".

 

Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana critica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario".

 

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional.”  En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada.

 

Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio International y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión International de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.

 

3.4 Determinación del sector pertinente

 

Respecto al sector pertinente al que hace referencia el artículo 228 de la Decisión 486 (detallado en el punto 3.2 de la presente resolución), el artículo 230 de la Decisión 486 señala que se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

 

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

 

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

 

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

 

Asimismo, dicho artículo establece que para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido en cualquiera de los sectores referidos a los literales anteriores.

 

3.5 Aplicación al caso concreto

 

3.5.1 Pruebas aportadas

 

Con el fin de acreditar la notoriedad de las marcas D'ONOFRIO y sus variaciones ,  y , respecto de helados de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, la opositora presentó las siguientes pruebas:

 

i) CD denominado ANEXO 1 que contiene los siguientes archivos:

 

ii) 23 archivos correspondientes a spots publicitarios o comerciales de televisión de chocolates identificados con la marca TRIANGULO D’ONOFRIO y logotipo.

 

iii) 25 archivos correspondientes a impresiones de diseños (arte) de empaques y afiches publicitaros de chocolates identificados con la marca TRIANGULO D’ONOFRIO y logotipo.

 

iv) 71 archives correspondientes a spots publicitarios o comerciales de televisión de helados, difundidos entre el año 1990 al 2016, identificados con las marcas ,  y , conforme se aprecia a continuación:

 

              

   

           

 

v) 596 archivos correspondientes a impresiones de diseños (arte) de empaques y afiches publicitarios de helados identificados, entre otras marcas, con las marcas,  y , difundidos entre el año 2003 al 2016, conforme se aprecia a continuación:

 

       

 

vi) 7 archivos correspondientes a spots radiales de helados D’ONOFRIO.

 

vii) 9 archivos PDF que contienen imágenes de la forma de comercialización de helados ,  y .

viii) 69 archivos correspondientes a spots publicitarios o comerciales de televisión de panetones y material publicitario de panetones , difundidos entre el año 2008 al 2015, conforme se aprecia a continuación:

 

    

ix) 247 archivos correspondientes a impresiones de diseños (arte) de empaques y afiches publicitarios de panetones

 

x) CD denominado Anexo 2 (declarado confidencial) que contiene lo siguiente:

 

- Copia de "Contrato de locación de servicios y licencia de composiciones musicales" suscrito entre Nestlé S.A. y la empresa Audiopost S.A.C. con fecha 6 de octubre de 2014.

 

- Copia de "Convenio comercial publicitario" suscrito entre Nestlé Perú S.A. y La Asociación Country Club El Bosque, de fecha 18 de mayo de 2015, mediante el cual se permite la presencia comercial y publicitaria de la marca D’ONOFRIO.

 

- Copia de "Contrato de publicidad" suscrito entre Nestlé Perú S.A. y la empresa Cubos Publicitarios S.A.C., de fecha 4 de diciembre de 2015, con el objeto de exhibir paneles y paneletas en los que se publicite la marca D’ONOFRIO.

 

- Copia de "Contrato de exhibición publicitaria N° 601-15" suscrito entre Nestlé Perú S.A. y la empresa Punto Visual, de fecha 7 de diciembre de 2015.

 

xi) Copia de documento denominado "Valor de las Ventas brutas de productos D'ONOFRIO", en los que se detalla el total de ventas en helados, chocolates, panetones, entre otros, correspondientes a los años 2006 al 2015.

 

xii) Copia de documento denominado "Certificación de la Inversión Publicitaria de la marca D'ONOFRIO", correspondientes a los años 2005 al 2015, en los que se detalla la inversión en medios publicitarios (tv, radio, diarios y revistas).

 

xiii) Links y/o capturas de apantalla de páginas web, tales como:

 

-              http://mercadonearo.pe/,

-              http://elcomercio.pe/economia/

-              http://www. nestle.corn. pe/

-              http://www.ilmessa.qgeroip.com/

-              http://katiadocument.wordpress.com/taci/lucuma/

-              http://viaiesdeescritorio.blogspot.pe/

-              http://laesqyinadepulpin.blogspot.pe/

-              https://www.youtube.com/

-              http://www.arkivperu.com

-              http://topopruebas.bloflspot.pe/

-              http://bellezavenezolana.net/

-              http://www.iavi270270.com/

-              https://www.facebook.com

-              http://rpp.pe/

-              http://www.nitro.pe/dakar/

-              Entre otros.

 

De las cuales se puede apreciar lo siguiente:

 

 

 

 

                   

 

xiv) Muestras físicas de afiches publicitarios, sombrilla, tacho de basura, lata de panetón, encartes publicitarios, calendario año 2016, bolsas plásticas, canguro, paquete de bolsas, libreta, stickers, polo, lapicero, llaveros, envase de cartón de bombones, conos y tapas de envases de helado, conforme se aprecia a continuación:

 

                    

          

                    

 

xv) Capturas de pantalla de Youtube en las que se aprecia publicidad realizada en los programas de televisión Amor, Amor, Amor (2009), Combate (ATV) año 2013, Reality Esto es Guerra (año 2013), la Batería (2015), conforme se aprecia a continuación:

 

                 

             

           

 

 

xvi) Capturas de pantalla de las páginas web en las que se aprecia la participación en los años 2005, 2009, 2012 y 2013 en diversos eventos tales como Miss Hawaian Tropic Perú 2015, El Corso de Wong, Rock in Bembos, Dakar 2011, entre otros, tal como se aprecia a continuación: