Mexique

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 1703/17 -EPI-01-8

ACTOR: ************* ****

Ciudad de México a veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.- Integrada que fue la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, por los CC. Magistrados que la componen, RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN en su carácter de Presidente de la Sala e Instructor en el presente juicio,LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ y JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA ante la C. Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe, Licenciada TANIA MONROY CAUDILLO, se procede a dictar sentencia en el juicio número 1216/17-EPI-01-8, en los términos siguientes:

R E S U L T A N D O

1°.- Por escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el día 26 de septiembre de 2017, compareció el apoderado legal de ************ ** demandando la nulidad de la resolución contenida en el oficio con número de folio 20170600153, de fecha 14 de julio de 2017, por la cual, la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas C del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, negó el registro de marca *** * ******, por los motivos y fundamentos ahí precisados.

2°.- Mediante auto de 27 de septiembre de 2017, se admitió a trámite la demanda, y se emplazó a la autoridad demandada para que formulara su contestación en el término de Ley.

3°.- Mediante auto de 6 de diciembre de 2017, se tuvo por contestada la demanda, ordenándose que con copia del oficio de contestación presentado el 29 de noviembre del mismo año, se corriera el traslado de Ley a la actora.

4°.- El 7 de diciembre de 2017, se otorgó a las partes término para formular alegatos por escrito.

5 °.- Una vez transcurrido el término legal previsto en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al haber substanciado el procedimiento en todos sus términos, se procede a dictar la resolución correspondiente en los siguientes términos:

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que esta Sala es competente para resolver este juicio en términos de los artículos 3, fracción XII, 28, fracción III y 31 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como 23, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

SEGUNDO.- Que la resolución impugnada existe y se encuentra acreditada en autos.

TERCERO.- ANTECEDENTES DEL ACTO IMPUGNADO. Con la finalidad de contextualizar esta resolución, se estima oportuna la cita de los siguientes antecedentes:

a) Con fecha 05 de agosto de 2015, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, recibió la solicitud de registro internacional ******* de 15 de enero de 2015, con fundamento en el Protocolo de Madrid, a fin de obtener el registro de la marca *** * ****** para distinguir productos de la clase ** internacional, a saber, ******* ** ********** ** ********** ******* ** ********* *********** **** ********* ************* ** ********** ******* *********** ******* *********** ******* ** ********* ******* *********** ******* **** ******* *** ********** ******* ********** *********** ******* *********; ************ ** ********** ****** ********* ** ****** ****** ** ******** ** ******* ** *********; ****** ** *** ********* ***** ***********; ** ********** *** ********* ************* *********** **** ******** * ************* ******** ************* ************ * ** *********** ********* ** ********* * ****** ** **** ********** al cual se asignó el número de expediente *******.

b) Mediante oficio 20160346652 de 13 de mayo de 2016, se comunicó un impedimento legal para el registro de la marca.

c) Mediante escrito presentado ante el Instituto demandado, el 22 de febrero de 2017, el hoy actor presentó manifestaciones con relación al impedimento citado.

d) Por oficio de 14 de julio de 2017, se negó el registro de la marca solicitada.

CUARTO.- SÍNTESIS DE ARGUMENTOS Y CONTRAARGUMENTOS. En contra de la resolución impugnada, la parte actora expone en su demanda, medularmente los siguientes argumentos:

a) Que la resolución de 14 de julio de 2017, se encuentra indebidamente fundada y motivada con base en la fracción V del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que se solicita la nulidad de dicha determinación por otra que reconozca su novedad y conceda el registro de marca a la denominación propuesta por ser original y no cumplirse de ninguna manera lo dispuesto en las fracciones VII y XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

b) Que la autoridad demandada razonó de manera indebida una prohibición indebida que solo aplica a designaciones gubernamentales oficiales, tal y como lo dice la fracción VII del artículo 90 de la Ley de la materia, además de omitir por completo la denominación tal y como fue presentada y que ha ya sido objeto de protección pro diversos países miembros del Arreglo de Madrid, lo que subraya de buena fe y origen empresarial a nivel global y confirma que no es posible que engañe al público respecto a las cualidades de sus productos.

c) Que la autoridad demandada señala que la marca propuesta no es susceptible de registro por supuestamente actualizar las fracciones VII y XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues a su decir, lo anterior se actualiza por corresponder a las siglas *** que refieren al extinto nombre como ********* ******* *********, basando enteramente su dicho en que el mismo es usado como acrónimo, concluyendo de manera increíble que el mismo es susceptible de engañar al público consumidor por cuanto al origen de los productos protegidos bajo la marca.

d) Que la autoridad extendió de forma injustificada el supuesto normativo que únicamente refiere a la reproducción sin autorización de organizaciones gubernamentales que estén reconocidas oficialmente.

e) Que existe buena fe y un origen empresarial que en nada se asimila a un supuesto engaño hacia el público, lo que se subraya por ******** ******** ********** **** ********* ********* ************** que en nada tiene qué ver con los servicios *********** sobre los que pretende imponer gratuitamente un aprovechamiento.

f) Que el nombre oficial de la ********* *********, por Ley es ********* ******** *********, así como que ha quedado completamente derogado y extinto el nombre anterior como ********* ******* *********, el cual no había sido concebido como tal por el legislador en sus inicios, ambas situaciones que han tenido pública y oficial difusión a través de las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de dichas reformas, por lo que es sabido por los mexicanos que el nombre en temas ***********, se llama única y exclusivamente ********* ******** *********.

g) Que es gratuito dicho del Instituto demandado en el sentido de que aun esta en uso dicho acrónimo, lo que es completamente falso, pues tales siglas no han sido utilizadas de forma oficial desde hace ya tres años, siendo que es el propio ********* ********* quien ha invertido fuertes cantidades de dinero y esfuerzos que lo identifiquen como *** a la luz de las reformas que sufrió.

h) Que se debe atender a la buena fe y origen empresarial al solicitar la marca pretendida pues es claro y evidente que no se solicitó tal signo para inducir a error al constituir falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos, máxime que en vista de las limitativas facultades que tiene en materia *********, tal Instituto nunca ha ni será reconocido por la fabricación de ********* ********** * ********** ** ********* ********* **************.

i) Que las siglas *** y su original diseño refieren como acrónimo a las palabras en lengua inglesa “********** *** ******** *******”, que significa “************* ** ******** ** *******”, evidentemente haciendo alusión a los ********** * ******** *** **** **** *** ****** ** **********.

j) Que tampoco se actualiza la confusión prevista en la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial ya que el público consumidor sabe diferenciar entre uno y otro.

k) Que la autoridad demandada no toma en cuenta los argumentos y hechos expuestos en sede administrativa, pues de lo contrario, hubiera expedido el título de registro.

l) Que la autoridad omitió tomar en consideración la universalidad de cuestiones que implicó el trámite de solicitud de registro de marca, como es la naturaleza del signo propuesto en su totalidad y los argumentos de la hoy actora expuestos en el escrito de contestación.

m) Que el diseño que enviste la marca solicitada nace de la actividad inventiva y bajo ningún supuesto se relaciona con una organización oficial en uso o los servicios que se prestaban bajo tales siglas, lo que resalta más la indebida valoración, por lo que por sí solo es suficiente para causar convicción para otorgar la nulidad que ahora se solicita.

n) Que la autoridad demandada no tomó en cuenta los antecedentes de la propia solicitud pues en ella se advertía que fue presentada en virtud del Protocolo de Madrid y reclamando el registro internacional presentado en la Unión Europea.

o) Que el Convenio de París confirma la indebida valoración expuesta en la demanda, pues en la especie, no estamos en presencia de una organización oficial ni mucho menos ante una marca que esté destinada a ser utilizada sobre mercancías del mismo o similar género, lo que se subraya por el hecho de la buena fe, origen empresarial y público de referencia.

p) Que en razón del artículo 6 quiquies inciso A), subsección 1) de dicho Convenio, así como observarse lo inscrito en su inciso B, subsección número ii, toda vez que debe registrarse la marca “tal cual” fue registrada en otro país, en el que incluso el idioma oficial es el inglés.

Al respecto la autoridad demandada reconoció y sostuvo la validez y legalidad de la resolución impugnada, por consiguiente, que debe negarse la pretensión de la actora; haciendo valer, en esencia, los mismos motivos y fundamentos que sustentan el acto materia de este juicio.

QUINTO.- LITIS. Consiste en determinar la legalidad del acto impugnado, al negar el registro marcario solicitado por la actora con fundamento en el artículo 90, fracciones VII y XIV de la Ley de la Propiedad Industrial, al constituir las siglas del ********* ******* ********* y, por lo tanto, es susceptible de inducir a error al consumidor por cuanto al origen de los productos que pretende distinguir bajo la denominación que propone.

SEXTO.- Las pruebas ofrecidas por la actora con las que pretende sustentar sus argumentos y que se encuentran detalladas en el capítulo respectivo son:

a) Documental pública, consistente en la resolución impugnada.

b) Las documental pública, consistente diversas constancias que conforman el expediente administrativo.

c) Documental pública, consistente en diversas imágenes de la campaña institucional de los años 2014-2015, obtenida de la página oficial del ********* ******** *********.

d) Documental pública, consistente en imágenes referentes al apartado de “Comunicados de prensa”, obtenida en la página oficial del ********* ******** ********* y oficio ***************

e) Documental pública, consistente en un documento denominado “Plan Estratégico del ********* ******** ********* 2016-20206”, obtenida en la página oficial del ********* ******** *********.

f) Las documentales, consistente en las impresiones obtenidas de la página oficial de internet de la hoy actora.

g) Las documentales consistentes en las impresiones obtenidas del registro base con número internacional *******.

SÉPTIMO.- Estudio de la Sala. Para esta Sala, los argumentos y pruebas de la actora resultan sustancialmente fundados y suficientes para declarar la nulidad solicitada, en atención a lo siguiente:

Para efecto de acreditar lo anterior, se hace necesario citar el artículo 90, fracciones VII y XIV de la Ley de la propiedad Industrial, los cuales la autoridad demandada señaló como fundamento para negar el registro del signo *** * ******, propuesto por la demandante, los cuales establecen lo siguiente:

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

..VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

…XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

En términos del artículo y fracciones de cita, se advierte que no serán registrables como marcas las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes así como las denominaciones siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquiera otra organización reconocida oficialmente así como a la designación verbal de los mismos.

De igual modo no será procedente el registro de denominaciones, figuras o formas tridimensionales susceptibles de engañar al público e inducir al error como lo son las falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.

Establecido lo anterior, esta Sala estima que en la especie NO se actualiza la prohibición de registro de marca prevista en la fracción VII, del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ello porque como lo demuestra la accionante y es un hecho notorio, el nombre actual de la autoridad *********, es ********* ******** ********* y las siglas empleadas son ***.

En esta tesitura, el organismo gubernamental al que se refiere la autoridad demandada tiene como nombre y siglas vigentes, uno distinto a la denominación propuesta por la accionante, aunado a que la misma contiene el siguiente diseño, el cual se reproduce a continuación:

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

Dicho diseño, se conforma *** **** ****** ** ***** ******** ** ******* * ** ******* * ** **** ** ******** sin que con ello se esté reproduciendo el nombre o las siglas de la autoridad ********* a la que hace referencia ya que con el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia ******************, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ** ** ******* ** ****, se rediseñó el régimen ********* mexicano y transformó el ********* ******* ********* (***) en una autoridad de carácter nacional: el ********* ******** ********* (***), de forma tal que, el primer nombre mencionado ha dejado de ser el nombre de un organismo gubernamental y, por lo tanto, sus siglas, también.

En consecuencia, no se surte la prohibición de registro prevista en la fracción VII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial porque la organización reconocida oficialmente lo es el ********* ******** ********* (***) y NO el ********* ******* ********* (***)*

Por lo que respecta a la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, tampoco se considera que se actualice el supuesto error para el público consumidor a que hace referencia la autoridad demandada, porque si bien *** son las siglas con las que se conocía a un organismo gubernamental, las mismas ya no son utilizadas por el Instituto en comento al haber cambiado de denominación.

Aunado a ello, se debe precisar que los productos para los cuales fue solicitada la marca en comento, son aquellos pertenecientes a la clase ** internacional, a saber: ******* ** ********** ** ********** ******* ** ********* *********** **** ********* ************* ** ********** ******* *********** ******* *********** ******* ** ********* ******* *********** ******* **** ******* *** ********** ******* ********** *********** ******* *********; ************ ** ********** ****** ********* ** ****** ****** ** ******** ** ******* ** *********; ****** ** *** ********* ***** ***********; ** ********** *** ********* ************* *********** **** ******** * ************* ******** ************* ************ * ** *********** ********* ** ********* * ****** ** **** **********

Por lo tanto, no puede existir el error al que se refiere la autoridad porque el público consumidor al ver la marca incorporada al producto de ninguna manera pensará que su origen es la autoridad ********* mencionada, porque en primer lugar, la misma no se dedica a la fabricación o comercialización de productos y, en segunda, los productos a los que se aplicaría la marca no tienen relación alguna con asuntos ********** *********** o de índole afin.

Por lo que no existirá el error al que se refiere la autoridad demandada.

OCTAVO.- Decisión . Derivado de lo antes expuesto, considerando que la litis consistió en determinar la legalidad de negativa de registro marcario del signo *** * ******* propuesto por la actora, se tiene que el mismo sí es susceptible de ello, por lo que al haberse negado su registro se contravino lo dispuesto por las fracciones VII y XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, en tal virtud, se actualiza en el presente caso la causal de nulidad prevista en la fracción IV, del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues los hechos en que se sustentó la resolución impugnada se apreciaron en forma equivocada, siendo procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada, ello para el efecto de que la autoridad administrativa, atendiendo a las anteriores consideraciones, otorgue el registro de la solicitud de marca antes referida.

Señalándose que la autoridad cuenta con un término de cuatro meses contado a partir de que quede firme la sentencia, para dar cumplimiento a la anterior determinación, en términos de lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por último, esta Sala estima innecesario el estudio de los restantes argumentos expuestos por la actora en su escrito de demanda, al haber quedado acreditada plenamente la ilegalidad de la resolución impugnada, ya que su análisis en nada variaría el sentido del presente fallo, sin que ello pueda considerarse como violatorio de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Siendo aplicable al respecto la Jurisprudencia No. 68 de este Tribunal y precedente del rubro: “ SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL. CASO EN EL QUE NO CONTRAVIENEN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 229 DE CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN . Precedente V-P-2aS-122, publicado en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año II, Abril 2002, página 70.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y, se resuelve:

I.- La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción.

II.- SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución impugnada, para los efectos que quedaron detallados en este fallo.

III.- NOTIFÍQUESE .

El presente fallo fue aprobado por unaminidad de votos y firmado por los CC. Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ante la Secretaria de Acuerdos que da fe.

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RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN

Magistrado Instructor y Presidente de la Sala

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LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ

Magistrada Titular de la Primera Ponencia

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JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA

Magistrado de la Tercera Ponencia.

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TANIA MONROY CAUDILLO

Secretaria de Acuerdos quien da fe

TMC*

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: nombre del actor, número de expediente administrativo, denominación, clase y productos, así como su diseño, registro internacional, nombre de organismo oficial y los servicios que prestó, características del diseño; por considerarse información comercial confidencial , por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”