Entrada N°: 87342-2025
Proceso de oposición a la Solicitud de registro N°303846-01 de la marca iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO, en la Clase 35 y 36 Internacional, propuesto por GRUPO PRIVAL, S.A., en contra de I-CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L.
Mgda. Ponente: Aidelena Pereira Véliz.
Sentencia apelada
TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. Panamá, primero (1°) de agosto de dos mil veinticinco (2025).
VISTOS:
Procede del Juzgado Noveno de Circuito, Ramo de lo Civil, del Primer Circuito Judicial, en GRADO DE APELACIÓN, el expediente que contiene el PROCESO DE OPOSICIÓN a la Solicitud de registro N°303846-01 de la marca iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO, en la Clase 35 y 36 Internacional, propuesto por GRUPO PRIVAL, S.A., en contra de I-CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L. El recurso fue interpuesto por el Licenciado JORGE ARTURO GRAHAM, actuando en representación de la firma forense FÁBREGA MOLINO, apoderados judiciales de la actora (Sec.148) en contra de la Sentencia N°26-25 de 22 de abril de 2025 (Sec.145) que dice así:
“En mérito de lo expuesto, la suscrita JUEZA NOVENA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dentro del presente proceso de Oposición al registro de la solicitud No.303846-01, correspondiente la marca iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO, en las clases 35 y 36 internacionales, incoado por GRUPO PRIVAL, S.A. contra I-CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L., NIEGA la pretensión de la parte actora, por los motivos señalados en la parte motiva.
En consecuencia, ORDENA continuar el trámite de registro de la solicitud No.303846-01, correspondiente a la marca iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO, en las clases 35 y 36 internacionales, solicitada por ICAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L. ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá.
OFÍCIESE a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá para los efectos de que conozcan del presente pronunciamiento.
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 1071 del Código Judicial, SE CONDENA en costas a la parte demandante GRUPO PRIVAL, S.A. , las cuales son fijadas en la suma de DOS MIL BALBOAS (B/.2,000.00).
CONCEDE el término de un (1) mes a las partes, a objeto de que retiren las pruebas presentadas durante el proceso, de lo contrario se procederá con el Artículo 23 de la Ley No.75 de 18 de diciembre de 2015.
REGÚLESE por Secretaría Judicial los gastos ocasionados con motivo del presente proceso.
Una vez ejecutoriada la presente Resolución, SE ORDENA el archivo del expediente judicial electrónico, previa anotación de su salida en el libro respectivo.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 4 de la Constitución Política de la República de Panamá; Artículos 91, 96, 97, 98, 101, 181 y 199 de la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley No.61 de 5 de octubre de 2012; Decreto Ejecutivo No.85 de 4 de julio de 2017 ; Ley No.64 de 1934 (Convención Interamericana) ; Ley No.45 del 31 de octubre 2007; Ley No.41 de 13 de julio de 1995 (Convenio de París); Ley No.75 de 18 de diciembre de 2015; Artículo 124 de la Ley No.45 del 31 de octubre 2007; Artículos 784, 1071 y demás concordantes del Código Judicial.”
Ingresado el negocio a este Tribunal se imprimió lo pautado en el artículo 193 de la Ley N°35 de 1996 - modificada por la Ley N°61 de 2012 -, ordenando a las partes la presentación de sus alegatos dentro del término de diez (10) días hábiles (fs.4); fase que fue aprovechada por ambas, en sus respectivas posiciones (fs.6-12 y 13-28). Evacuadas las etapas de segunda instancia y como no se han encontrado vicios ni pretermisiones que pudiesen ocasionar la nulidad de lo actuado, procede este Tribunal a resolver el negocio, no sin antes adelantar las siguientes consideraciones.
ARGUMENTOS DE PRIMERA INSTANCIA
La presente controversia gira en torno a la oposición al registro de la solicitud No.303846-01 correspondiente a la marca iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO, en Clases 35 y 36 internacionales. Resume el fallo que la actora sostiene que no existe prueba a favor de la demandada que le otorgue mejor derecho sobre la marca y que el signo iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO impugnado es similar a la de la familia de la marca de su representada. Y puntualiza que el diseño escogido - el ícono de la letra -i- minúscula, con un brazo hacia la izquierda, es empleado en todas las marcas de la actora - brinda una fuerte noción de pertenencia a sus marcas en la mente del consumidor, quien podría confundirse respecto a la procedencia empresarial de los servicios que ofrecen.
Afirma la A Quo que el objeto del proceso de oposición a una solicitud de registro de marca es impedir judicialmente que se registren aquellas marcas que, por su identidad o similitud con otras ya registradas, en uso o trámite de registro, puedan originar confusión en el mercado, y consecuentemente, perjudicar a quien en virtud de registro, solicitud de registro o uso previo, tenga mejor derecho sobre las mismas. Y que para determinar la procedencia o no de la causa de pedir, hay que efectuar la valoración de las pruebas incorporadas al expediente. Así pues, la demandante acreditó ser titular en Panamá de las marcas PRIVAL Y DISEÑO, PRIVAL BANK Y DISEÑO, Clase 36 desde el 4 de marzo de 2010; PRIVAL Y DISEÑO, Clase 42 desde el 20 de septiembre de 2022; PRIVAL Y DISEÑO que corresponde a su nombre comercial, desde el 15 de mayo de 2012 y la marca I Y DISEÑO, Clase 36, desde el 7 de julio de 2020.
Agrega que para acreditar el uso de sus marcas, la actora aportó Diligencia Notarial, acompañada de impresiones en las que constan diferentes artículos que hacen referencia a GRUPO PRIVAL, en la banca Salvadoreña; noticias económicas acerca del crecimiento de la banca panameña y expansión del GRUPO PRIVAL en Costa Rica y la entrada al mercado panameño de marca PRIVAL BANK y I y Diseño.
Por su parte, la demandada acreditó ser titular de la marca iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO, en Clases 35 y 36, admitida en España desde el 28 de noviembre de 2007, mediante Certificado de Registro No.M2802149(5), documento que fue objetado, por no reunir los requisitos de legalidad. Con la finalidad de demostrar el uso de la marca, la demandada aportó Diligencia Notarial en donde se aprecian visitas a varias páginas de internet que contienen información relacionada a I- CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L., en las que se describe fecha de fundación, origen, historia, servicios, equipos que lo conforma y otros de actualidad.
Respecto a la copia de constitución de las sociedades, pese a las objeciones presentadas, éstas fueron admitidas por efectos de cumplir los presupuestos legales; por lo que se encuentra acreditada la existencia de las sociedades ICAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.A.; CAPITAL WEALTH MANGEMENT SOLUTIONS, S.L., e I- CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS S.L. Señala la Jueza que la copia expedida por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea del Certificado de Registro No.018711115 correspondiente a la marca iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO, a nombre de la demandada, fue admitida la objeción, toda vez que el documento no cuenta con la autenticación y/o legalización exigida en el artículo 877 del Código Judicial, circunstancia que también corrió la misma suerte la certificación de dominio de la página web icapital.es. En tanto a la copia expedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas del Certificado de Registro No.4025292(2), esta fue objetada ya que no coincide con el numero 014.025.292, correspondiente a la marca iCAPITAL ASESORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES Y DISEÑO en Clase 35, 36 y 41, a nombre de la demandada.
Según el caudal probatorio se pone en evidencia que GRUPO PRIVAL, S.A., es titular desde el 2010 de las marcas PRIVAL Y DISEÑO, PRIVAL BANK Y DISEÑO, en Clase 36 internacional, PRIVAL Y DISEÑO en Clase 0, e I y DISEÑO y PRIVAL Y DISEÑO, lo que le confiere legitimación para oponerse al registro que considere similar a sus marcas registradas y ejercer las acciones que a bien tengan a fin de obtener su protección. Por su parte, la demandada cuenta con legitimación pasiva demostrada a través de la solicitud de registro No.303846-01, correspondiente a la marca iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO, las Clases 35 y 36 internacionales y su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
Legitimadas las partes para comparecer al proceso, compila la Jueza las normas legales que deben ser aplicadas a la causa que se encuentran reservadas en la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012 y el Decreto Ejecutivo No.85 de 2017. Advierte que la actora demostró poseer registro marcario en Panamá, en tanto la demandada ostenta registro de su marca en España, por lo que debe atenderse el mandato previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Panamá y aplicarse el Convenio de París, el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington en 1929, en virtud de que Panamá es signataria de los instrumentos internacionales en referencia.
Destaca la juzgadora que, relacionado al derecho que reclama la actora, el artículo 98 de la Ley No.35 de 1996 establece que para oponerse al uso y registro de una marca de otra persona, se requiere tener registrada dicha marca. Y que no es necesario tener registrada una marca para oponerse al registro por otra persona o demandar su nulidad o cancelación, siempre que el oponente compruebe el uso con anterioridad. De ahí que la norma impide la coexistencia de registros de marcas lo suficientemente parecidas entre sí, que crean confusión, cuando pretendan amparar productos de la misma clase o similitud a los que desea amparara con la nueva marca.
Apunta la A Quo que la doctrina autorizada establece algunos criterios a seguir al realizar el cotejo marcario, por lo que la similitud entre marcas debe examinar el plano ortográfico, fonético, visual o conceptual. Afirma que la comparación entre las marcas PRIVAL Y DISEÑO, PRIVAL BANK Y DISEÑO, I Y DISEÑO y PRIVAL Y DISEÑO, PRIVAL Y DISEÑO (denominación comercial) y la impugnada iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO, reporta semejanzas en grado de confusión, que pueden generar error o equivocación en el consumidor al momento de hacer la elección, por tratarse del servicio comprendido en la misma clase, conexos o relacionados.
Anota que, para analizar una solicitud de marca debe considerarse los requisitos de novedad, originalidad y distintividad que todo signo nuevo debe disponer para ser objeto de registro válido. Expresa que para verificar su cumplimiento deben seguirse las reglas del cotejo entre signos que postula lo siguiente: Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas y Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.
Señala la juzgadora que uno de los aspectos controvertidos por la demandada es el hecho de que su marca, en lo verbal tiene un significado distinto; argumento que avala la juzgadora, quedando pendiente la coincidencia en el uso de un símbolo que se asemeja a la letra -i- diseñada en minúscula y que representa una persona con la mano extendida hacia la izquierda. Por su parte, el temor de la demandante es que el consumidor pueda asociar la marca iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO, y confundirse respecto a los servicios que ofrece la actora, a través de su marca PRIVAL, por lo que el cotejo marcario debe realizarse de manera integral; es decir, las marcas deben analizarse en su conjunto, sin ser desmembradas. Anota que el logotipo en disputa es un diseño que representa un ser humano, que contiene un significado para las marcas, que indica la mediación entre la empresa y sus clientes. Añade que, conforme a las reglas marcarias, los signos deben leerse tal cual se escriben. Y en el caso de la marca de la actora, ella está escrita en español, por lo que el símbolo disputado, pese a semejarse en su gráfico, no solo está en una disposición visual distinta, sino que ya que la parte verbal esta escrita en inglés, se lee completamente diferente.
Aclara la Jueza que el logo - la letra -i- minúscula - en el signo PRIVAL que sostiene se asemeja al que pretende registrar en Panamá, la marca iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO, fue depositado en España por la demandada en 2007; hecho relevante dado que PRIVAL BANK fue constituida en 2008 e inició operaciones en el 2010. Y que de acuerdo a la información en las páginas de internet, objeto de la Diligencia Notarial, fue mostrado un crecimiento empresarial expandiéndose a El Salvador y Costa Rica, aun cuando fue registrada en el 2015; circunstancia que confirma que la marca de la demandante es posterior a la marca de la demandada. Igualmente señala que la demandada cuenta con registro previo a la constitución y adquisición de la marca por parte del GRUPO PRIVAL, S.A, dado que la actora probó poseer una familia de marcas desde el año 2010 y el diseño característico de la letra -i- viene a formar parte de la marca, a partir del año 2020.
Destaca la A Quo que Panamá ha suscrito una serie de convenios en materia marcaría que debe cumplir. Así pues, el registro previo del logotipo, dibujo expresión gráfica que se disputa, que a juicio de la demandante resulta engañoso y similar a la familia de la marcas PRIVAL, de acuerdo a la fecha de su depósito, iCAPITAL WEALTH WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO es prioritaria, por lo que el derecho de prelación sobre un signo marcario es amparado en nuestra legislación y en los convenios internacionales en los que la República de Panamá es suscriptora, tal como lo ha reconocido la ley y la jurisprudencia en esta materia a través de diversos fallos.
Advierte que las marcas van dirigidas a grupo de consumidores persiguen servicios distintos. La marca PRIVAL ampara servicios de Banca privada y banca de inversión en Panamá, mientras que iCAPITAL WEALTH MANAGAMENT SOLUTIONS Y DISEÑO se relaciona con una empresa de asesoramiento financiero y de gestión patrimonial que ofrece soluciones a medida, para clientes de alto patrimonio.
Concluye la operadora judicial que la marca es un todo; es el medio previsible para diferenciar los productos y/o servicios que ofrece el mercado, razón por la cual no se puede limitar su identidad o composición a un solo elemento verbal o gráfico como es el caso bajo examen aduciéndose que en vista de un uso genera confusión, error o equivocación en el público, respecto a la procedencia del producto que se comercializan.
Agrega la A Quo que el Manual para el Examen de Solicitudes de Marca elaborado por la OMPI indica que la función esencial de una marca es identificar un producto y distinguirlo de los similares procedentes e otros empresarios... Para que un signo pueda convertirse en marca y gozar de la protección jurídica que la ley le otorga es suficiente, en principio, que el signo posea fuerza distintiva o caracterizadora con relación a determinado género de productos o servicios... debe permitir individualizar los productos o servicios de un empresario de los productos o servicios de los empresarios competidores. Así pues, la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012 en el artículo 89 señala : “Para los efectos de la presente ley, se entiende por marca, todo signo, palabra, combinación de estos elementos o cualquier otro medio que, por sus caracteres, sea susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio.” En tanto la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la define como “... un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra... son derechos de propiedad intelectual (PI) protegidos.”
Entonces, la distinción intermarcaria cumple una doble finalidad: desde el plano económico, es un activo para su propietario; y para el consumidor representa un instrumento de competencia en el mercado que impedirá que sea engañado o sorprendido, al momento de escoger el producto o su artículo de su preferencia.
Examinado el aspecto gráfico de la marca a registrar y atendiendo el temor de la actora - por la coincidencia en el uso del diseño controvertido por parte de ambas empresas - y pese a que evocan el mismo pensamiento o idea en los consumidores, debe respetarse la prioridad del registro amparado tal como, aplicando el artículo 97 de la Ley No.35 de 1996. En consecuencia, debe negarse la pretensión de la actora y, por ende, continuar con el trámite de registro de la solicitud No.303846-01 correspondiente a la marca iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO, en las Clases 35 y 36 internacionales, promovida por I- CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L., teniendo el sustento legal en el Estatuto marcaria y en los instrumentos internacionales suscritos por Panamá.
POSICIÓN DE LA DEMANDANTE – RECURRENTE
El Licenciado JORGE ARTURO GRAHAM, quien actúa como apoderado judicial sustituto de GRUPO PRIVAL, S.A., al sustentar el recurso de alzada (fs.6–12) solicitó que se revoque la Sentencia N°26-25 de 22 de abril de 2025 y, en su lugar, se accedan a las pretensiones de la demandante y se niegue el registro de la marca iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO No.303846-01, sobre la base de los siguientes argumentos: 1) Que el fallo expresa incorrectamente que su mandante no acreditó un mejor derecho exigido por ley para oponerse al registro de la marca iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO, sin valorar las pruebas incorporadas en el expediente que demuestran que cuenta con un derecho prioritario frente a la demandada, derivado del uso y registro anterior, en cuanto al diseño; 2) Que la marca PRIVAL Y DISEÑO, registrada desde 2010 contiene el diseño característico de la letra -i- minúscula, además posee el registro autónomo de la marca I y DISEÑO, sin elemento denominativo; circunstancia que fortalece aún más el elemento distintivo y prioritario de este elemento gráfico. Todo ello demostrado a través de los Certificados de Registro expedidos a favor de su representada por oficina de marcas de Panamá. Que tales documentos prueban que la demandante viene utilizando su característico diseño desde el 2010; año en que se otorgó el primer registro el cual incluía dicho signo gráfico. Que la protección obtenida en el año 2020 no implica que el mismo no estuviese previamente protegido como parte de una nueva marca mixta; 3) Que el fallo afirma erróneamente que la demandada goza de mejor derecho por antigüedad, siendo que el Registro No.2802149 (5) de la Oficinas de Patentes y Marcas es denominativo y no contiene el diseño que es motivo de la oposición; hecho que fue advertido en la audiencia de 20 de marzo de 2025. Que si se hubiese valorado correctamente la prueba se habría concluido que el derecho de prelación le correspondía a GRUPO PRIVAL, S.A., cuya marca incluye dicho elemento gráfico. Que demostrado que GRUPO PRIVAL, S.A., utilizó, adoptó y registró antes que la demandada el DISEÑO de la letra -i- minúscula con su particular expresión gráfica, resulta evidente que el fallo erró en la valoración de la prueba asignando, indebidamente la prelación y especialidad marcaria a la contraparte; 4) Que el diseño de la letra -i- minúscula representa una figura gráfica singular que dota al diseño de originalidad sustancial, confiriéndole alto grado de distinción y protección dentro del sistema marcario. Que la presencia de ese gráfico particular en las marcas de ambas partes genera un riesgo real y evidente de confusión en el consumidor, lo que atenta contra los principios de lealtad y diferenciación en el mercado; 5) Que desde el año 2010, GRUPO PRIVAL, S.A., ha promovido de manera sistemática el uso del diseño de la letra -i- minúscula dentro de sus marcas registradas; diseño per se que se ha posicionado como el distintivo trasversal presente en diversas marcas comerciales del grupo, unificando las marcas en una familia marcaria por el elemento gráfico común que los reúne; 6) Que se reitera la objeción a la prueba identificada como copia de la constitución de la sociedad I-CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.A.; ya que el documento presentado por la demandada no acredita la existencia legal de la sociedad I-CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L., que es el nombre bajo el cual se ha identificado la parte demandada en el curso del proceso y es el nombre del titular de los registros marcarios del extranjero.
POSICIÓN DE LA DEMANDADA – OPOSITORA
La Licenciada ISABELLA S. PAOLO, quien actúa en representación de la firma forense CEDEÑO & MENDEZ, apoderados judiciales de la empresa I-CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L., al oponerse al recurso vertical (fs.13-28), solicitó que se confirme el fallo y se permita continuar con el trámite de registro de la solicitud N°303846-01 de la marca “iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO”, Clase 35 y 36 a nombre de I-CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L.; bajo los siguientes criterio: 1) Que no existe similitud entre las marcas que pueda generar confusión al consumidor y que la demandante no logró demostrar el derecho preferente exigido por ley para oponerse a la marca impugnada. 2) Que no se probó el posible engaño o confusión del consumidor por compartir las marcas en el mercado. Que existen enormes diferencias en lo ortográfico, conceptual, fonético, gráfico y visual. 3) Que las pruebas que obran en el expediente fueron valoradas correctamente: la demandada es titular de la marca iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO en Clase 35 y 36 desde el año 2007 en España, país suscriptor del Convenio de París para Protección de la Propiedad Industrial y Convención de Washington de 1929; que la demandante no ha presentado prueba que demuestre derecho prioritario respecto a la demandada; que la demandada fue constituida en el año 2006, mientras que la sociedad demandante se constituyó en el año 2009 y sus registros son posteriores al año 2006 y 2007 y el registro de la i, es del año 2020. Que el uso del diseño de la letra I en su marca fue amparada desde su constitución y registro en el año 2007 en España. Que el uso de la I por la actora, como parte de la marca PRIVAL, data de la fecha de su registro en el año 2010. 4) Que la marca objeto del proceso lo es iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, cuya titular lo es la demandada i-CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L., el cual conforme en el artículo 8 del Convenio de París adoptado por la República de Panamá, mediante la Ley No.41 de 14 de julio de 1995, establece que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio. En consecuencia, dicha denominación comercial esta protegida desde el año 2006 con prelación a los registros de la demandante; 5) Que el numeral 9 del artículo 91 de la Ley No.35 de 1996 regula las prohibiciones de registro de marca no calza en la presente situación, por lo que no existe impedimento de coexistencia en el mercado.
CRITERIOS DEL TRIBUNAL DE ALZADA
Efectuado el estudio detallado de los antecedentes y de la resolución apelada, corresponde a este Tribunal, establecer la normativa aplicable a la solución de este proceso, en virtud de la competencia exclusiva y privativa conferda por la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012; así como por efecto del << Trato nacional >> que consagra el Convenio de París (Ley N°41 de 13 de junio de 1995) y la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Ley N°64 de 28 de diciembre de 1934), por ser tanto la demandante como la demandada nacionales de estos Estados miembros (España y Panamá).
El primer asunto a zanjar es la valoración de la copia de la constitución de la sociedad I-CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.A., ya que, a decir el demandante, el documento no acredita la existencia legal de I-CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L., que es el nombre bajo el que se ha identificado a la demandada en este proceso y es la titular de los registros marcarios del extranjero. Sobre este punto, esta Magistratura quiere dejar sentado que la copia de Constitución de la sociedad ICAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.A., pese a que cumple con los presupuestos formales de legalidad y de admisibilidad, no logra el objetivo aspirado por la demandada. El texto de la Certificación emitida por la autoridad registral española afirma que “...examinados los libros del Registro, de los que, respecto a esta sociedad – la sociedad que solicita la certificación es “I-CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS SL” -...” resulta ser: “Que la inscripción … extendida el 25 de octubre de 2006, en virtud de escritura pública otorgada ante notario de Madrid … el 22 de septiembre de 2006 … consta inscrita en este Registro Mercantil la sociedad Anónima “CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS SA” actualmente transformada en una de responsabilidad limitada denominada de “CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS SL”...”
Sin grandes esfuerzos intelectuales se advierte que la razón social de la sociedad que pide la Certificación expedida por la autoridad de registro española, NO COINCIDE perfectamente con los nombres de las razones sociales que certifican su existencia, modificaciones y vigencia. Es la ausencia de la letra “I” en disputa la que precisamente es obviada. Si bien es cierto podría constituir un error de escritura, a juicio de la Sala, no resulta atendible al Tribunal suplir esos posibles yerros, con una lectura correctiva oficiosa, ya que ese tipo de certificaciones precisamente certifican el contenido de lo que contienen.
Verificados los documentos de ambas partes en litigio, se puede apreciar que efectivamente la demandante acreditó el mejor derecho exigido por ley, para oponerse al registro de la marca iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO, ya que la demandante, GRUPO PRIVAL, S.A., probó el uso y registro anterior, en cuanto al diseño de la marca PRIVAL Y DISEÑO, registrada desde 2010, que contiene el diseño característico de la letra -i- minúscula. Asimismo, posee el registro autónomo de la marca I (DISEÑO) - sin elemento denominativo -; fortaleciendo aún más el elemento distintivo y prioritario de este elemento gráfico. Que quedó demostrado, a través de los Certificados de Registro expedidos a su favor por oficina de marcas de Panamá; documentos que acreditan que la demandante viene utilizando su característico diseño desde el 2010; año en que se otorgó el primer registro que incluía la parte gráfica de su marca mixta.
La lectura de las piezas procesales allegadas al expediente informan que GRUPO PRIVAL, S.A., acreditó ser titular en Panamá de las marcas mixtas PRIVAL Y DISEÑO – Certificado de Registro N°188125 01 de 4 de marzo de 2010, Clase 36 -; PRIVAL BANK Y DISEÑO – Certificado de registro N°188126 01 de 4 de marzo de 2010, Clase 36 -; PRIVAL Y DISEÑO – Certificado de registro N°212251 01 de 15 de mayo de 2012, Clase 0 -; PRIVAL Y DISEÑO – Certificado de registro N°299136 01 de 20 de septiembre de 2022, Clase 42 - y la marca gráfica I (DISEÑO) – Certificado de registro N°281582 01 de 7 de julio de 2020, Clase 36 -. Por otro lado, I-CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L., cuenta con el Certificado de registro (vigente) N°2802149(5) de 28 de noviembre de 2007, de la marca denominativa I-CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, en las Clases 35 y 36, expedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Advierte el Tribunal de Alzada, como ya se adelantó - producto de la ponderación de las pruebas allegadas al expediente - que GRUPO PRIVAL, S.A., ostenta << mejor derecho >> frente a la demandada, I-CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L., en esta disputa marcaria. La demandante es titular de los Certificados de Registros, en Clase 36 - Certificado de Registro N°188125 01 de 4 de marzo de 2010 de la marca mixta PRIVAL Y DISEÑO y Certificado de registro N°188126 01 de 4 de marzo de 2010 de la PRIVAL BANK Y DISEÑO -; hecho que le confiere mejor derecho, al ostentar un << registro previo >> sobre el diseño de la letra “I” que le permite reclamar la oposición a la solicitud de Registro N°303846-01 de 24 de abril de 2023 de la marca iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO, en las Clases 35 y 36, peticionada por I-CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L. Se hace la salvedad que la demandada, también tiene Certificado de Registro (vigente) N°2802149(5) de 28 de noviembre de 2007 de la marca denominativa I-CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, en las Clases 35 y 36, expedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Empero, como ese Certificado de Registro no contiene el diseño de la letra “i” en disputa, por ser una marca denominativa, el derecho prioritario sobre el diseño de la letra “i” recae en los signos de la demandante.
Otro de los puntos objetados por la demandante se sitúa en que el diseño de la letra -i- minúscula representa una figura gráfica singular que dota al diseño de originalidad sustancial, confiriéndole alto grado de distinción y protección dentro del sistema marcario. Igualmente afirma que la presencia de ese gráfico particular en las marcas de ambas partes genera un riesgo real y evidente de confusión en el consumidor, lo que atenta contra los principios de lealtad y diferenciación en el mercado. Y finalmente sostiene que el uso del diseño de la letra -i- minúscula dentro de sus marcas registradas se ha posicionado como el distintivo trasversal presente en diversas marcas comerciales del grupo, haciendo que estas se consideren como signos dentro de una familia marcaria por tener el elemento gráfico común que los reúne. Al respecto, esta Magistratura quiere expresar que los signos controvertidos responden a marcas mixtas, por lo que el cotejo entre éstos tiene que consultar dos (2) aspectos principales: la confrontación de los elementos verbales en unión al impacto o no del factor figurativo que se agrega a la marca mixta de la demandada.
La comparación de marcas mixtas ha sido tema de debate y de opiniones que apuntan a diferentes direcciones; criterios estos que han sido recogidos por el jurista CARLOS FERNÁNDEZ-NOVOA, en su obra TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS. Explica el profesor FERNÁNDEZ NOVOA, que la jurisprudencia española no ha seguido una sola línea de pensamiento, en materia de comparación de las marcas mixtas con partes denominativas, analizando cada caso en particular respecto a sus circunstancias específicas. Sostiene que, unas veces, las decisiones judiciales han favorecido el predominio del componente denominativo sobre el figurativo – Razón: el público consumidor demanda los productos en el comercio por su denominación y no gráficamente, siendo el diseño meramente decorativo o de ornamento y no identificador del producto -; otras, ha propugnado por la comparación de conjunto de los elementos gráficos y denominativos - sin descomponer o seccionar la mezcla de los diferentes factores, puesto que la impresión debe ser dada en su conjunto -; y en ocasiones, también ha prevalecido el factor gráfico o figurativo – cuando el diseño es de tal originalidad que se destaca del resto de los elementos, desplazando del primer plano el denominativo, representando así, una dimensión individual y característica del signo – (Op., Cit., Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp.247-256).
Expresa el citado autor que, el hecho de que la naturaleza del componente denominativo sea descriptiva o evocativa y que sea éste, parte de un grupo de marcas pertenecientes a terceros, disminuye la capacidad distintiva de ese elemento denominativo, imprimiendo primacía al gráfico. También señala, como circunstancia que apunta a mermar la primacía de la denominación del signo sobre su diseño, el hecho de que el elemento verbal ocupe, en conjunto, un puesto secundario frente a la figura que se adhiera a la marca mixta; situación que no se recoge en el presente caso que ocupa la atención de la administración de justicia.
En lo que toca a la similitud y confusión en su aspecto denominativo de los signos mixtos observa esta Magistratura que la marca de la demandada iCapital WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO -vs- las marcas de la demandante, PRIVAL (DISEÑO de la “i”), PRIVAL BANK (DISEÑO de la “i”), PRIVAL (DISEÑO de la “i”); PRIVAL (DISEÑO de la “i”) y la marca I (DISEÑO), luego de ser confrontados, en su conjunto y sucesivamente, no generan confusión, error, equivocación y/o engaño en el publico consumidor. Los elementos verbales entre los signos no se asemejan en lo absoluto. Miremos ahora, el plano gráfico y visual. Si bien se acepta que el diseño de la “i”, es idéntico en la marca mixta de la demandada respecto a todas las marcas de la demandante, el elemento figurativo, tal y como se observa en los signos mixtos, no imprime distinción ni se destaca respecto al resto de las palabras que lo conforman ni aún en el caso en que solo aparezca como único elemento verbal. Habría que recordar que el cotejo intersignos siempre debe dispensarse y respetar lo que recoja la hoja de solicitud, cuando se aspira su registro o el Certificado de registro cuando están inscritos. Tales circunstancias dan un saldo positivo a las aspiraciones de la demandada de registrar su marca y, pese a la prioridad de los derechos marcarios de la contraparte, no puede oponerse al registro ya que sus derechos no quedan afectados.
Permite la Sala el registro de la marca demandada ya que el consumidor promedio no se detendrá en examinar minuciosamente el contenido de lo que entiende de las marcas, es solo verbal. Debido a la posición de la letra “i” y su tamaño respecto al resto de las letras que la acompañan; además de su diseño dentro de los signos controvertidos, al no convertirse en un elemento de atención o detonante respecto a los elementos que la conforman. iCapital WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO (demandada) -vs- prival Y DISEÑO, prival bank Y DISEÑO, prival Y DISEÑO y prival Y DISEÑO (demandante), permiten conceder la inscripción de la marca, no accediendo a la pretensión de la demandante que aspiraba a obstaculizarla.
En lo que toca al signo iCapital WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO (demandada) -vs- I Y DISEÑO (demandante) al ser confrontados, se observa que la letra “i” en la demandada no es un elemento destacado ni llamativo respecto al resto de las palabras que la acompañan, perdiendo importancia al compararlo con el de la demandante.
Después de haber analizado las constancias procesales que guardan relación con el presente proceso, estima este Tribunal que del estudio efectuado a todas las piezas procesales allegadas al infolio, avala la decisión adoptada por el Juzgado Noveno de Circuito, Ramo Civil del Primer Circuito Judicial, por lo que procederá a confirmar, por otras razones, la referida resolución, ya que estima esta Colegiatura que el signo impugnado no transgrede los derechos marcarios de la demandante (Cfr. numeral 2, art. 91 de la Ley N°35 de 1996). Las costas serán según lo causado por efectos de que el debate marcario impuso precisiones que escapan a lo usual en estas disputas en sede de propiedad industrial.
En mérito de lo expuesto, el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, por otras razones, la Sentencia N°26-25 de 22 de abril de 2025, dictada por el Juzgado Noveno de Circuito, Ramo de lo Civil del Primer Circuito Judicial, dentro del PROCESO DE OPOSICIÓN a la Solicitud de registro N°303846-01 de la marca iCAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS Y DISEÑO, en la Clase 35 y 36 Internacional, propuesto por GRUPO PRIVAL, S.A., en contra de I-CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L.
Las costas según lo causado.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
MGDA. AIDELENA PEREIRA VÉLIZ
MGDO. LUIS A. CAMARGO V.
LCDA. LLOVANA OSIRIS DE ALONSO
Secretaria Judicial III