Examen quant au fond des demandes
de brevet nationales - Directives
Berne, le 1er janvier 2021
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Table des matières
1 Bases ........................................................................................................................7
1.1 Directives relatives à l’examen .................................................................................... 7
1.2 Examen quant au fond ................................................................................................ 7
1.2.1 Objet de l’examen quant au fond ..................................................................... 8
1.2.2 Procédure d’examen........................................................................................ 9
1.2.3 Règles de procédure...................................................................................... 10
1.3 Influence sur le déroulement de l’examen quant au fond........................................... 13
1.4 Les étapes de la publication ...................................................................................... 13
1.4.1 Fascicule de la demande ............................................................................... 13
1.4.2 Fascicule du brevet........................................................................................ 14
2 Brevetabilité ...........................................................................................................16
2.1 Appartenance au domaine de la technique................................................................ 16
2.1.1 Inventions mises en œuvre par ordinateur (CII) ............................................. 18
2.1.2 Méthodes pour l’exercice d’activités économiques......................................... 22
2.2 Application industrielle............................................................................................... 24
2.2.1 Utilisation dans l’industrie............................................................................... 24
2.2.2 Possibilité d’utiliser l’invention ........................................................................ 24
2.2.3 Reproductibilité de l'invention......................................................................... 25
2.3 Inventions qui n’ont pas de sens ............................................................................... 25
3 Exclusion de la brevetabilité.................................................................................26
3.1 Inventions portant atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ............................. 26
3.2 Procédés médicaux................................................................................................... 27
3.2.1 Revendications de procédé............................................................................ 27
3.2.2 Revendications d’application et d’utilisation ................................................... 28
3.2.3 Revendications de produit.............................................................................. 29
4 Exposé ....................................................................................................................30
4.1 Examen de l’exposé .................................................................................................. 30
4.2 Exigences quant à l’exposé....................................................................................... 31
4.2.1 Problème et solution dans la description........................................................ 32
4.2.2 Définition de l’invention dans la description.................................................... 33
4.2.3 Exposé plus large par rapport à l’étendue de la protection ressortissant
des revendications ......................................................................................... 33
4.3 Interprétation des revendications sur la base de la description et des dessins .......... 33
Table des matières
2
5 Pièces techniques modifiées ................................................................................36
5.1 Examen suite à une modification des pièces techniques ........................................... 37
5.1.1 Pièces déposées initialement......................................................................... 37
5.1.2 Modifications des pièces techniques .............................................................. 38
5.2 Règles matérielles d’examen..................................................................................... 39
5.2.1 Modifications de la description ....................................................................... 39
5.2.2 Nouvelles revendications ............................................................................... 39
5.2.3 Généralisations (revendications élargies)....................................................... 39
5.2.4 Revendications supprimées ........................................................................... 41
5.2.5 Spécifications (revendications limitées).......................................................... 41
5.2.6 Déplacement de l’objet de la demande .......................................................... 41
5.2.7 Subordinations modifiées............................................................................... 42
5.2.8 Combinaison de différentes modifications ...................................................... 42
6 Revendications.......................................................................................................43
6.1 Examen des revendications ...................................................................................... 43
6.1.1 Définition de l’invention .................................................................................. 44
6.1.2 Concision des revendications......................................................................... 45
6.1.3 Clarté ............................................................................................................. 45
6.1.4 Unité de l’invention selon l’art. 52, al. 1, LBI (unité des revendications
indépendantes) .............................................................................................. 46
6.2 Caractéristiques dans les revendications................................................................... 46
6.2.1 Caractéristiques techniques........................................................................... 47
6.2.2 Caractéristiques externes .............................................................................. 47
6.2.3 Caractéristiques relatives............................................................................... 47
6.2.4 Valeurs numériques indéterminées ................................................................ 48
6.2.5 Caractéristiques facultatives (données éventuelles et indications
illustratives).................................................................................................... 48
6.2.6 Caractéristiques négatives et disclaimers ...................................................... 49
6.2.7 Références à ce qui est connu....................................................................... 49
6.2.8 Alternatives .................................................................................................... 49
6.2.9 « consister en » – « contenir » ....................................................................... 49
6.2.10 Marques......................................................................................................... 50
6.2.11 Normes .......................................................................................................... 50
6.3 Règles relatives à la forme et à la rédaction des revendications................................ 50
6.3.1 Règles relatives à la rédaction des revendications......................................... 50
6.3.2 Renvois à la description et aux dessins (art. 29, al. 4, OBI) ........................... 50
6.3.3 Signes de référence (art. 29, al. 5, OBI) ......................................................... 51
6.4 Types de revendications............................................................................................ 51
6.4.1 Revendications indépendantes ...................................................................... 51
6.4.2 Revendications dépendantes ......................................................................... 52
Table des matières
3
6.5 Catégories de revendication et types fondamentaux ................................................. 55
6.5.1 Revendications de procédé............................................................................ 56
6.5.2 Revendications d’application.......................................................................... 57
6.5.3 Revendications portant sur un objet (appelées en général
« revendications de produit ») ........................................................................ 58
6.5.4 Revendications d’utilisation............................................................................ 59
7 Unité du brevet au sens de l’art. 52, al. 2, LBI .....................................................61
7.1 Examen de l’unité...................................................................................................... 61
7.2 Règles matérielles d’examen..................................................................................... 62
7.2.1 Revendications de la même catégorie ........................................................... 63
7.2.2 Revendications de diverses catégories .......................................................... 65
8 Exigences formelles relatives aux pièces techniques........................................67
8.1 Règles générales ...................................................................................................... 67
8.2 Description ................................................................................................................ 67
8.3 Titre........................................................................................................................... 68
8.4 Dessins ..................................................................................................................... 68
8.5 Abrégé ...................................................................................................................... 69
8.6 Classement ............................................................................................................... 71
9 Clôture de l’examen quant au fond ......................................................................72
9.1 Rejet dans le cadre de l’examen quant au fond......................................................... 72
9.1.1 Rejet pour inobservation de délai (art. 13, al. 1, OBI) ..................................... 72
9.1.2 Rejet pour absence ou insuffisance d'exposé (art. 50 et 50a LBI); rejet
pour modification inadmissible de l’exposé (art. 58, al. 2, LBI; art. 64 OBI) .... 72
9.1.3 Rejet pour objections à la brevetabilité (art. 59a, al. 3, let. a, LBI en
relation avec art. 67, al. 1, OBI)...................................................................... 72
9.1.4 Rejet pour non-rectification de « défauts corrigibles » (art. 59a, al. 3,
let. b, LBI) ...................................................................................................... 73
9.1.5 Décision de rejet ............................................................................................ 73
9.2 Fin de l’examen......................................................................................................... 74
9.2.1 Classement définitif........................................................................................ 75
9.2.2 Annonce de la fin de l’examen ....................................................................... 75
9.2.3 Modifications postérieures à l’annonce .......................................................... 75
10 Inventions du domaine chimique .........................................................................78
10.1 Généralités................................................................................................................ 78
10.2 Compléments au chapitre 2 « Brevetabilité » ............................................................ 78
10.3 Compléments au chapitre 3 « Exclusion de la brevetabilité » .................................... 78
10.3.1 Revendications de produit; revendications de substances chimiques
selon l’art. 7c LBI ........................................................................................... 78
Table des matières
4
10.3.2 Revendications d’utilisation; revendications de type suisse au sens de
l’art. 7d LBI (« Swiss type claims »)................................................................ 79
10.4 Compléments au chapitre 4 « Exposé » .................................................................... 80
10.5 Compléments au chapitre 5 « Pièces techniques modifiées » ................................... 81
10.6 Compléments au chapitre 6 « Revendications »........................................................ 81
10.6.1 Revendications de substance ........................................................................ 82
10.6.2 Revendications de produit portant sur une composition ................................. 84
10.6.3 Revendications de procédé............................................................................ 85
10.7 Compléments au chapitre 7 « Unité du brevet selon l’art. 52, al. 2, LBI » .................. 86
11 Inventions biotechnologiques ..............................................................................88
11.1 Généralités................................................................................................................ 88
11.2 Compléments au chapitre 2 « Brevetabilité » ............................................................ 88
11.2.1 Le corps humain; les éléments du corps humain............................................ 88
11.2.2 Séquences géniques existant à l’état naturel; séquences dérivées d’une
séquence génique.......................................................................................... 89
11.3 Compléments au chapitre 3 « Exclusion de la brevetabilité » .................................... 90
11.3.1 Atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, dignité humaine et dignité
de la créature................................................................................................. 90
11.3.2 Procédés médicaux ....................................................................................... 92
11.3.3 Variétés végétales et races animales; procédés microbiologiques;
procédés d’obtention de végétaux ou d'animaux............................................ 92
11.4 Compléments au chapitre 4 « Exposé » .................................................................... 93
11.4.1 Dépôt d’une culture comme complément à l’exposé; reproductibilité ............. 93
11.4.2 Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs
traditionnels relatifs à ces ressources ............................................................ 94
11.4.3 Exposé de revendications « reach through » ................................................. 95
11.5 Compléments au chapitre 5 « Pièces techniques modifiées » ................................... 96
11.6 Compléments au chapitre 6 « Revendications »........................................................ 97
11.7 Compléments au chapitre 7 « Unité du brevet »........................................................ 98
12 Procédures spéciales ............................................................................................99
12.1 Poursuite de la procédure et réintégration en l’état antérieur..................................... 99
12.2 Renonciation partielle................................................................................................ 99
12.2.1 Généralités .................................................................................................. 100
12.2.2 Suppression d’une revendication indépendante ou dépendante (art. 24,
al. 1, let. a, LBI)............................................................................................ 101
12.2.3 Réunion d’une revendication indépendante avec une ou plusieurs
revendications qui en dépendent (art. 24, al. 1, let. b, LBI)........................... 101
12.2.4 Limitation d’une revendication indépendante « d’une autre manière »
(art. 24, al. 1, let. c, LBI)............................................................................... 102
5
12.2.5 Déclaration de renonciation partielle ............................................................ 103
12.3 Constitution de nouveaux brevets ........................................................................... 104
12.4 Scission d’une demande de brevet.......................................................................... 105
12.5 Demandes internationales de brevet (demandes PCT) ........................................... 108
12.6 Demandes de brevet européen et brevets européens transformés ......................... 110
13 Certificats complémentaires de protection (CCP) et prolongation de leur durée
(prolongation pédiatrique) ........................................................................................113
13.1 Notion de produit ..................................................................................................... 114
13.2 Critères d’examen ................................................................................................... 115
13.2.1 Le produit est-il protégé par un brevet (brevet de base) ? ............................ 115
13.2.2 Demandes de CCP : quelle est la première autorisation de mise sur le
marché du produit ? ..................................................................................... 116
13.2.3 Demandes de prolongation : existe-t-il une autorisation avec les résultats
de toutes les études réalisées en conformité avec le PIP ?.......................... 117
13.2.4 Les délais pour le dépôt des demandes ont-ils été respectés ? ................... 118
13.2.5 Lien entre l’autorisation de mise sur le marché en Suisse et l’autorisation
de mise sur le marché dans l’EEE................................................................ 118
13.2.6 Un CCP a-t-il déjà été délivré pour le produit ? ............................................ 119
13.2.7 Un certificat pédiatrique ou une demande d'un tel certificat ont-ils déjà
été respectivement obtenu ou déposé ?....................................................... 120
13.3 Examen des demandes de CCP et des demandes de prolongation ........................ 120
13.4 Période de protection négative et prolongation de la durée du CCP........................ 121
13.5 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires ........... 121
14 Certificats complémentaires de protection pédiatriques (certificats
pédiatriques) ..............................................................................................................122
14.1 Critères d’examen ................................................................................................... 122
14.1.1 14.1.1 L’autorisation de mise sur le marché avec le PIP relatif au produit .... 123
14.1.2 14.1.2 Délai pour le dépôt de la demande.................................................... 123
14.1.3 14.1.3 Lien entre l’autorisation de mise sur le marché en Suisse et
l’autorisation de mise sur le marché dans l’EEE........................................... 123
14.1.4 Un CCP ou un certificat pédiatrique a-t-il été déjà délivré pour le produit ?... 124
15 Répertoires ...........................................................................................................125
15.1 Glossaire................................................................................................................. 125
15.2 Abréviations ............................................................................................................ 126
7
1 Bases
1.1 Directives relatives à l’examen
Destinées aux examinateurs, les présentes directives ont pour but de leur servir de fil
conducteur pour l’examen quant au fond des demandes de brevet nationales et pour le
traitement des certificats complémentaires de protection (CCP, cf. chap. 13 p. 114) et des
certificats complémentaires de protection pédiatrique (CCPP, cf. chap. 14 p. 122). Elles règlent
en outre les procédures spéciales telles que la renonciation partielle et la constitution de
nouveaux brevets (cf. chap. 12 p. 100).
Les présentes directives ne traitent pas de la procédure d’opposition.
L’examen des demandes de brevet et des CCP se base sur la loi sur les brevets d’invention
(LBI) et l’ordonnance sur les brevets d’invention (OBI), qui ne peuvent pas prévoir chaque cas
de figure et ses circonstances particulières; leur formulation reste par conséquent très générale.
Les directives sont des instructions d’application de la loi et de l’ordonnance pour l’examen.
Elles constituent la base d’une pratique d’examen uniformisée et déterminent ce qui doit être
notifié dans le cadre de la procédure, mais également ce qui est accepté sans notification
aucune. Leur visée est aussi de toujours inciter l’examinateur à se concentrer sur les aspects
fondamentaux.
Par la force des choses, les directives relatives à l’examen ne sauraient résoudre tous les
problèmes susceptibles de se poser lors de l’examen, et elles n’ambitionnent en aucun cas de
réglementer tous les détails. En effet, chaque demande de brevet présente ses particularités.
Dès lors, une densité réglementaire trop élevée risquerait de détourner le regard des principaux
éléments de l’examen. C’est par la pensée logique, basée sur le libellé de la loi et son but,
selon l’esprit et la lettre des explications et des instructions données, qu’il faut combler la marge
d’interprétation. L’examinateur ne doit jamais perdre de vue la finalité de l’examen quant au
fond (cf. ch. 1.2.1 p. 8). Si les points de repères fournis par les directives ne sont pas suffisants,
il est recommandé d’en discuter à bref délai avec le coordinateur de l’examen des brevets.
D’un point de vue juridique, les directives relatives à l’examen n’ont pas de caractère obligatoire
pour les tiers. Elles s’adressent aux collaborateurs et collaboratrices de l’IPI, pour lesquels elles
ont un caractère contraignant.
Les présentes directives ne font foi que dans leur version originale (en allemand) s'agissant de
leur interprétation.
1.2 Examen quant au fond
L’examen quant au fond est partie intégrante de la procédure de délivrance d’un brevet. Cette
procédure peut être sommairement subdivisée en deux étapes :
- L’examen lors du dépôt et l’examen quant à la forme sont indépendants du contenu
technique de la demande de brevet et sont traités par le service Administration des brevets.
L’examen lors du dépôt se limite à un contrôle des exigences minimales requises pour le
1 Bases
8
dépôt d’une demande de brevet et pour l’attribution de la date de dépôt. L’examen quant à
la forme commence, en règle générale, dès la conclusion de l’examen lors du dépôt, mais il
se poursuit jusqu’à la fin de l’examen.
- L'examen quant au fond proprement dit (fin de l’examen inclus) a, quant à lui, pour objet le
contenu technique de la demande de brevet (cf. art. 67 OBI). Il commence après paiement
de la taxe d’examen (art. 61a OBI) par l’attribution des demandes aux examinateurs
compétents en la matière.
1.2.1 Objet de l’examen quant au fond
L’objectif de l’examen quant au fond est de s’assurer de la validité juridique du brevet à
délivrer, sous réserve que les conditions de la nouveauté et de l’activité inventive ne sont pas
contrôlées. L’examen porte, pour l’essentiel, sur les motifs de nullité (art. 26, al. 1, LBI) et sur la
définition de l’invention telle qu’elle ressort des revendications. Ainsi, l’examen quant au fond se
concentre sur les points suivants :
- la brevetabilité de l’invention selon l'art. 1, al. 1 (cf. chap. 2 p. 16), et les art. 1a et 1b LBI
(concernant les exigences formulées à l’égard des demandes de brevets biotechnologiques
cf. chap. 11 p. 90);
- les motifs d’exclusion du brevet selon l’art. 2 LBI (cf. chap. 3 p. 27);
- l’exposé de l’invention selon l’art. 50 LBI (cf. chap. 4 p. 30);
- l’admissibilité des modifications des pièces techniques compte tenu de l’art. 58, al. 2, LBI
(cf. chap. 5 p. 37);
- la définition correcte de l’invention selon l’art. 51, al. 1, LBI (cf. chap. 6 p. 45).
Dans le cadre de l’examen quant au fond, il est également tenu compte des exigences de base
relatives à l’unité du brevet conformément à l’art. 52, al. 2, LBI (cf. chap. 7 p. 63).
L’examinateur doit toujours, dans l’exécution de son travail, se poser la question de savoir si la
demande de brevet (ou plus particulièrement quelles parties de celle-ci) remplit les critères
susmentionnés. Partant de là, il doit soupeser avec soin l’importance des défauts à notifier et se
demander si leur notification contribue réellement à la clarification des points susdits.
L’examinateur doit être conscient de l’ampleur du défaut relevé, car la loi prévoit le rejet de la
demande si les défauts signalés ne sont pas corrigés (cf. art. 59a, al. 3, LBI).
De ce qui précède, de même que de la notion d’examen quant au fond, il ressort que ce
dernier porte sur le contenu technique. On renoncera aux objections purement formelles, la
responsabilité de la rédaction et de la version définitive des pièces techniques demeurant du
ressort du demandeur ou de son mandataire.
1 Bases
9
1.2.2 Procédure d’examen
Après l’attribution de la demande de brevet, l’examinateur est tenu de planifier l’organisation de
l’examen de manière à pouvoir respecter les délais internes de traitement (normes de qualité de
l’IPI). Les dossiers sont traités dans l’ordre de réception des taxes d’examen (cf. aussi ch. 1.3,
p. 13). Une fois l’examen entrepris, les demandes de brevet doivent être menées à terme
rapidement et de manière prioritaire par rapport aux nouvelles. L’attente chez l’examinateur ne
sera pas plus longue que le délai accordé pour la régularisation de la dernière notification. Une
suspension ou une interruption de l’examen quant au fond ne se justifie que dans des cas
exceptionnels.
Méthode
Dans la mesure où les pièces d’une demande le permettent (et qu’un lien technique est
reconnaissable entre plusieurs revendications indépendantes selon l’art. 30 OBI), on devra
généralement procéder par étapes, comme suit (cf. art. 67 OBI) :
- Se faire une première idée de l’objet de la demande : il est recommandé de se baser sur les
revendications indépendantes et de parcourir la description. Il importe de constater dans un
premier temps si l’invention est brevetable (art. 1, al. 1, art. 1a et 1b LBI). Dans la
négative, il faudra rédiger une première notification dans laquelle il est fait mention d’un
éventuel rejet de la demande.
- S’assurer qu’il n’existe aucune raison qui s’oppose à la délivrance d’un brevet en vertu
de l’art. 2 LBI. Si de tels motifs d’exclusion sont constatés, ils seront consignés en tous les
cas dans une première notification. Toutefois, en présence de revendications portant aussi
sur des objets brevetables, la notification devrait englober d’autres points essentiels.
- Etablir si les objets des revendications sont exposés conformément à l’art. 50 LBI. Il faut
également tirer au clair si les pièces techniques complétées, fournies au début de l’examen
quant au fond, impliquent une modification inadmissible (art. 58, al. 2, LBI).
- S’assurer que la définition de l’invention figurant dans les revendications est correcte à la
lumière de l’exposé et suffisamment claire pour l’homme de métier. Dans l’affirmative, il est
possible d’examiner les revendications dépendantes et, en cas de besoin, de clarifier la
question de l’unité (art. 52 LBI).
- Notifier enfin les autres défauts dans la mesure où ils sont en relation avec l’objet de
l’examen quant au fond (cf. supra, ch. 1.2.1 p. 8).
L’examinateur est tenu d’organiser son travail en respectant les priorités susmentionnées de
manière à éviter tout travail superflu. Ainsi il fera par exemple en sorte qu’il n’ait à examiner
l’ensemble de la description qu’une seule fois et il évitera les notifications inutiles. Dans certains
cas néanmoins, il est nécessaire de demander au préalable des pièces techniques utilisables
ou encore d’éclaircir certaines questions avant de pouvoir aborder d’autres défauts. Dans ces
1 Bases
10
cas là, il est indiqué d’interrompre l’examen quant au fond afin de gagner du temps en
définitive.
L’examinateur peut utiliser des phrases standard tirées du catalogue de phrases de notification
qui seront, si nécessaire, modifiées ou complétées. Afin de satisfaire au droit d’être entendu du
demandeur, il doit ressortir très clairement de la notification quels passages des pièces
techniques font l’objet d’une notification et les raisons qui la justifient. L’examinateur tiendra
compte de l’expérience du destinataire en matière de brevets.
La formulation de propositions de modification des pièces techniques ne doit être envisagée
que dans des cas exceptionnels. Ces propositions doivent être mûrement réfléchies et
suffisamment motivées car elles supposent une éventuelle atteinte à la portée du brevet
(limitation, extension ou déplacement).
1.2.3 Règles de procédure
Collaboration avec le demandeur
Le demandeur est tenu de collaborer autant que possible à la procédure de délivrance du
brevet (art. 13 PA). Cela signifie concrètement qu’il doit aborder tous les défauts d’une
notification et répondre aux questions de l’examinateur qui sont essentielles pour élucider
les faits, ou expliquer pourquoi il n’est pas d’accord avec une objection notifiée et préfère
s'en tenir à la demande telle que déposée.
En règle générale, lorsque le demandeur a désigné un mandataire, l’IPI envoie ses
communications exclusivement à ce dernier; il peut néanmoins accepter et prendre en
considération les documents du demandeur (art. 11 al. 3 et art. 36 CO).
L’examinateur a le devoir d’être objectif; en d’autres mots, il doit appliquer les mêmes
critères à chaque examen. Toutefois, il donnera davantage d’explications et fera plus de
propositions à un demandeur inexpérimenté, non représenté par un mandataire qu’à un
professionnel des brevets, compte tenu de la prudence requise évoquée ci-dessus. S’il
apparaît à la lecture des pièces techniques que le demandeur est manifestement
inexpérimenté en matière de brevets, il recevra une première notification contenant une
invitation à adapter le contenu des pièces aux prescriptions de la LBI et de l’OBI. Il est
possible d’annexer à cette dernière la documentation correspondante (exemples de
fascicules, brochure). De plus, il faut instamment lui recommander de recourir aux services
d’un homme du métier. Pour ce faire, il est possible d’indiquer le registre des conseils en
brevets (www.ipi.ch) ou le réseau de conseil en PI (https://kmu.ige.ch).
L’examinateur ne doit jamais perdre de vue que l’examen des pièces incombe aux autorités
de délivrance, mais qu’il n’est pas de leur compétence de collaborer à leur constitution ou à
leur rédaction sur le plan du contenu. Cette tâche est indubitablement du ressort du
demandeur ou de son représentant. Il est interdit notamment de formuler des
revendications.
- Obligation de motiver
1 Bases
11
Les objections formulées dans les notifications doivent être motivées par l’indication des
normes juridiques appliquées (en particulier les articles de la LBI ou de l’OBI). Il n’est
judicieux de se référer aux présentes directives que si l’on s’adresse à un mandataire
expérimenté et uniquement dans la mesure où l’on souhaite attirer son attention sur la
pratique constante de l’IPI. Il faudra indiquer les passages concernés des pièces techniques
ou alors faire une note correspondante dans les pièces elles-mêmes.
L’examinateur communique au demandeur les explications utiles à la compréhension des
objections. La première motivation peut être quelque peu sommaire. Mais s’il est nécessaire
de confirmer une objection essentielle, il est indispensable de la motiver explicitement par
rapport aux normes juridiques, en tenant compte, entre autres, des modifications et de
l’argumentation du demandeur.
- Menace de rejet de la demande et droit d’être entendu
Un rejet de la demande selon l’art. 59a, al. 3, LBI exige que le demandeur en ait été averti
au préalable (art. 23 PA), en général par un renvoi à la disposition correspondante. Pour les
défauts en relation avec les art. 1, 1a, 1b ou 2, LBI, la menace intervient dès la première
notification, pour tous les autres défauts essentiels, quand ils doivent être notifiés pour la
deuxième fois.
- Procédure orale
En principe, la procédure d’examen se déroule par écrit.
Lorsqu’un entretien téléphonique ou personnel a lieu, une note (téléphonique) sera établie à
son sujet et versée au dossier.
- Modifications des pièces par l’examinateur (appelées « corrections en rouge »)
L’examinateur est autorisé à corriger d’office les petites erreurs, par exemple les fautes
d’expression (art. 22 OBI). Pour ce type de rectifications, une grande réserve est de
rigueur; elles ne doivent en aucun cas se transformer en vain exercice de correction.
Seules les erreurs manifestes et dont la correction s’impose feront l’objet d’une modification.
Des « corrections en rouge » peuvent également être effectuées suite à un entretien
téléphonique avec le demandeur, dans la mesure où elles évitent l’établissement d’une
notification écrite. Dans ce cas de figure, il faut rédiger une note téléphonique.
- Délais
- Dans les notifications écrites, l’examinateur indique le jour d’échéance pour la
régularisation de la notification. Le délai est en général fixé à trois mois, qu’il s’agisse
d’une notification selon l’art. 59, al. 1, LBI ou selon l’art. 59, al. 2, LBI. Sur demande, le
délai imparti peut être prolongé.
Si le demandeur ne répond pas à une notification dans les délais impartis ou jusqu’à
l’écoulement d’une éventuelle prolongation du délai, la demande est rejetée pour motif
1 Bases
12
d’inobservation du délai. Les prolongations de délai sont enregistrées et traitées par le
service Administration des brevets.
- Annexes aux notifications
Lors de notifications, il faut toujours joindre un exemplaire des pièces techniques
(« exemplaire joint à la correspondance »).
- Dossiers des demandes
Les pièces techniques déposées initialement (art. 25 et art. 46d OBI) doivent être
disponibles en trois exemplaires; les modifications des pièces techniques en deux
exemplaires.
L’examinateur ne doit en aucune manière compléter, modifier ou annoter de quelque façon
que ce soit le troisième exemplaire des pièces techniques déposées initialement, même si
l’ordre des pièces n’est pas correct.
Si les pièces techniques déposées initialement ne remplissent pas à tous égards les
exigences énoncées aux art. 46 à 50 OBI, le service Administration des brevets donne au
demandeur l’occasion de produire, en général dans un délai de trois mois, une version
rectifiée, qui constituera la version prise en compte pour l’examen quant au fond.
Lorsque la demande renvoie à une demande déposée antérieurement (art. 46 OBI), la
version rectifiée doit former un tout et comprendre par conséquent toutes les parties de la
demande déposée antérieurement nécessaires à l’exposé.
Avant l’échéance des seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, le demandeur
peut modifier une fois les revendications de sa propre initiative. A cet effet, il doit déposer
une nouvelle version des revendications qui viendront remplacer la version initiale (art. 51,
al. 2, OBI) et qui constitueront donc la version prise en compte dans l’examen quant au fond
(cf. chap. 5).
Au début de l’examen quant au fond, le demandeur peut modifier les pièces techniques (art.
64, al. 1, OBI), mais les modifications ne doivent pas étendre l’objet de la demande modifiée
au-delà du contenu de l’exposé déposé initialement (cf. chap. 5). En cas de modifications, la
version rectifiée constituera la version pour l’examen quant au fond. Pour le reste, le
demandeur n’est pas autorisé à modifier les pièces techniques de sa propre initiative (art.
51 OBI).
Le service Administration des brevets reporte la date de présentation sur toutes les pièces
reçues. L’examinateur intègre toutes les modifications à l’exemplaire interne de sorte que
celui-ci soit identique à l’exemplaire joint à la correspondance. Il veille à ce que les
indications fournies soient suffisantes en vue de classer les pièces à tout moment dans
l’ordre chronologique, par exemple lors de la consultation du dossier. Au moment de la
préparation de la fin de l’examen, l’examinateur contrôlera le dossier et en écartera tout ce
qui ne doit pas y rester, par exemple les notes personnelles. Les notes relatives à des
entretiens téléphoniques ou à des entrevues avec le demandeur ou son mandataire restent
dans le dossier.
1 Bases
13
- Banque de données interne
L’examinateur est tenu de documenter dans la banque de données interne toutes les étapes
de la procédure d’examen au moyen des événements proposés. En font partie non
seulement les notifications, mais aussi les questions complémentaires posées au
demandeur par téléphone.
1.3 Influence sur le déroulement de l’examen quant au fond
L’examen quant au fond peut être suspendu, sans paiement d’aucune taxe, pour les raisons
suivantes :
- Suspension en vertu de l’art. 62, al. 1 ou 3, OBI (« double protection ») : Lorsque le
demandeur prouve qu’il a déposé une demande de brevet européen ou une demande
internationale de brevet correspondante désignant la Suisse, l’examen quant au fond est
suspendu. Une requête de ce genre est assimilée à la régularisation d’une notification à
condition que les pièces aient été retournées. Le traitement de cette requête et la
vérification périodique de la question de savoir si le renvoi est encore motivé incombent au
service Administration des brevets.
- Suspension en vertu de l’art. 62a, al. 1, OBI (priorité interne) : Le demandeur peut requérir
que l’examen quant au fond soit différé lorsqu’une demande sert de base à la revendication
d’une priorité interne et tant que la procédure d’examen n’est pas encore terminée. Le
traitement de cette requête et la vérification périodique de la question de savoir si le renvoi
est encore motivé incombent au service Administration des brevets.
- Sur requête et après paiement de la taxe d’examen et, le cas échéant, de la taxe pour
procédure d’examen accélérée, le demandeur peut avancer la date d'exécution de
l’examen quant au fond (art. 63 OBI). Cette requête ne requiert aucune motivation. Le
traitement de demandes de brevet faisant l’objet de telles requêtes doit être prioritaire par
rapport à celui des demandes soumises à l’examen quant au fond ordinaire, en accord avec
les normes de qualité de l’IPI appliquées à la procédure d’examen accélérée. Une fois la
notification régularisée, l’examen sera ainsi poursuivi jusqu’à sa fin, en particulier en cas de
réponse très rapide de la part du demandeur.
1.4 Les étapes de la publication
1.4.1 Fascicule de la demande
En vertu des art. 58a et 61, al. 1, LBI, la demande de brevet est publiée sous forme de fascicule
après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été
revendiquée, à compter de la date de priorité.
Le fascicule de la demande contient (art. 60, al. 1, OBI):
- l’abrégé (y compris le titre), qui doit satisfaire aux exigences énoncées à l’art. 32 OBI
(cf. ch. 8.5).
1 Bases
14
- le classement complet auquel il est procédé selon le ch. 8.6.
La publication de la demande de brevet a normalement lieu avant son examen. C’est pourquoi
les demandes de brevet concernées sont temporairement attribuées au groupe de classement
en vue de préparer et traiter ces parties (abrégé, y compris titre, et classement).
Si le brevet est délivré avant l’expiration du délai de 18 mois, la demande n’est pas publiée
sous forme de fascicule.
1.4.2 Fascicule du brevet
A la fin de l’examen, le brevet est délivré et le fascicule du brevet est publié (chap. 9). A cette
occasion, il est procédé à un contrôle de l’abrégé et du classement qui sont, le cas échéant, mis
à jour pour le fascicule du brevet
15
16
2 Brevetabilité
La condition de base régissant la délivrance d’un brevet est l’existence d’une invention
brevetable selon la définition contenue à l’art. 1, al. 1, LBI : « Les brevets d’invention sont
délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement ». L’examen de ce critère se
fait (le cas échéant en corrélation avec celui des cas spéciaux définis aux art. 1a et 1b LBI ; cf.
ch. 11.2 p. 90) au début de l’examen quant au fond. L’IPI n’examine par contre ni si l’invention
est nouvelle, ni si elle implique une activité inventive (art. 59, al. 4, LBI).
Il importe de régler définitivement la question des objections quant à la brevetabilité avant de
poursuivre l’examen quant au fond. Si une notification s’avère nécessaire, le demandeur sera
toujours averti au préalable du rejet (total ou partiel) de la demande de brevet non recevable
par un renvoi explicite à l’art. 67, al. 1, OBI en relation avec l’art. 59a, al. 3, let. a, LBI.
La notion d’« invention utilisable industriellement » tirée de l’art. 1, al. 1, LBI contient en fait
deux exigences; la première est l’existence d’une « invention » en tant que telle (en particulier
son appartenance au domaine de la technique), la deuxième est son applicabilité industrielle.
La satisfaction à ces deux exigences est vérifiée en parallèle dans le cadre de l’examen quant
au fond.
Concernant la brevetabilité, il est essentiel d’examiner si l’objet de l’invention revendiqué
appartient au domaine de la technique, s’il est utilisable industriellement et s’il n’est pas
manifestement « un non-sens ». Dans ce contexte, certains chevauchements avec l’examen de
l’exposé (cf. chap. 4 p. 30) ne sont pas exclus.
Dans les cas limites, l’examinateur est tenu de faire part de ses doutes au demandeur et de
fonder sa décision sur la réponse de ce dernier. Le principe in dubio pro inventore (en faveur
de l’inventeur ou du demandeur si des doutes subsistent) sera appliqué de manière objective.
Il convient ainsi de prendre en considération non seulement les intérêts du demandeur à la
délivrance d’un brevet, mais aussi les intérêts opposés de la concurrence et du public en
général qui seraient enclins, en raison du terme « breveté », à se faire une idée erronée de la
qualité de l’objet breveté, et seraient par conséquent susceptibles d’être induits en erreur.
2.1 Appartenance au domaine de la technique
De la définition fréquemment utilisée d’une invention comme « règle (nouvelle et non évidente)
pour une activité technique », il s’ensuit que seuls les objets apportant une contribution
technique à l’état de la technique peuvent être brevetés valablement. Ils doivent donc présenter
un caractère technique de par leur nature (cf. p.ex. décision de la CREPI du 16.04.2005, cf.
sic! 7 + 8/2005, 589).
Il n’est guère possible de donner une définition définitive du caractère technique. Les différentes
technologies connaissent une évolution constante. Bien souvent, les définitions que l’on trouve
dans la littérature spécialisée ne sont pas d’une grande utilité pour les examinateurs.
Une solution technique à un problème technique avec des moyens techniques satisfait à cette
exigence. En théorie, chacun des éléments tâche/problème, moyen de réalisation, solution/effet
peut déjà justifier à lui seul le caractère technique de l’invention, mais en définitive c’est
2 Brevetabilité
17
l’appréciation globale de l’objet de l’invention qui est déterminant pour juger de son caractère
technique. Des précisions pour l’appréciation des inventions mises en œuvre par ordinateur se
trouvent au chiffre 2.1.1 (p. 19).
Délimitation du domaine de la technique
« N’appartiennent pas au domaine de la technique et ne peuvent donc pas bénéficier de la
protection conférée par les brevets, les règles qui ne s’adressent qu’à l’esprit humain, qui ne
visent que le comportement de l’homme et qui aboutissent à un résultat déterminé sans
intervention directe des forces de la nature » (ATF 95 I 579).
Dans le cadre de l’examen quant au fond, il est souvent plus aisé de consulter la liste ci-
dessous énumérant de manière non exhaustive ce qui ne peut pas être considéré comme
une invention (cf. Message du 24.3.1976, p. 67) :
- les découvertes (ATF 26 II 232; pour les explications concernant les substances naturelles,
cf. ch. 10.2 p. 80) et les théories scientifiques (ATF du 31.07.1996, cf. sic! 1/1997, 77);
- les méthodes mathématiques, ainsi que les programmes de calcul et les programmes
d’ordinateur en tant que tels; concernant les limites de brevetabilité des inventions mises
en œuvre par ordinateur, cf. infra, ch. 2.1.1 (p. 18);
- les plans et les méthodes pour des activités intellectuelles, par exemple les méthodes
d’écriture ou d’enseignement, les arrangements de données d’un répertoire, les
organisations d’un processus de travail, les présentations d’un programme sous forme de
tableau, les plans d’urbanisme et les méthodes de planification pour l’établissement d’un
réseau électrique (ATF 95 I 579);
- les règles et les méthodes concernant des activités commerciales, telles que les
systèmes de comptabilité ou les idées publicitaires (p. ex. l’apposition de signes ou textes
publicitaires sur des supports déterminés); concernant les méthodes pour l’exercice
d’activités économiques (« business methods »), cf. infra, ch. 2.1.2 p. 23;
- les règles de jeux, les systèmes de loterie, etc.;
- les créations esthétiques ; dans les cas limites, il est essentiel de vérifier si le brevet
constitue le droit de protection adéquat ou si le design n’est pas mieux indiqué. Lorsque la
forme d’un produit possède (également) une fonction technique, il est en principe brevetable
(par ex. surface de roulement d’un pneu de voiture).
Les moyens pour la mise en œuvre d’un procédé et les moyens auxiliaires qui sont destinés
aux objets ou aux activités mentionnés ci-dessus (p. ex. matériel d’enseignement, instruments
d’écriture, jeux en tant que « dispositifs ») sont brevetables s’ils sont définis par leurs
caractéristiques techniques et s'ils possèdent un caractère technique au sens ci-dessus.
En principe, les procédés sont brevetables uniquement s’il en résulte un effet technique obtenu
par le recours à des moyens techniques. Par moyens techniques, il faut entendre des moyens
mettant en jeu des forces ou des matériaux de la nature. Un effet technique est obtenu lorsqu’il
y a détermination de forces ou de matériaux naturels ou influence exercée sur ceux-ci, voire les
deux à la fois. On s’attend ainsi à une interaction avec l’environnement physique.
2 Brevetabilité
18
2.1.1 Inventions mises en œuvre par ordinateur (CII)
Généralités
Définition : Une « invention mise en œuvre par ordinateur » (CII: computer implemented
invention) est une invention dont l’exécution implique l’utilisation d’un ordinateur, d’un réseau
informatique ou d’un autre appareil programmable et présentant une ou plusieurs
caractéristiques qui sont réalisées totalement ou en partie par un programme d’ordinateur. Elle
présente un caractère technique et est donc brevetable.
Une demande portant sur une CII est traitée comme toute autre demande.
Pour ce type d’invention, les conditions et critères suivants doivent être remplis :
En ce qui concerne la notion de caractère technique (appelé également technicité), les
explications données plus haut sont applicables (cf. ch. 2.1 p. 16). Il convient en outre de tenir
compte des précisions exposées ci-après.
Bien que l’exécution d’un programme d’ordinateur implique toujours des effets physiques, de
pareils effets physiques considérés comme normaux ne sauraient suffire à eux seuls à conférer
un caractère technique au programme d’ordinateur.
Lorsqu'on évalue si l'on est en présence d’une CII dans le sens ci-dessus, la technicité de
l’objet dans son ensemble (principe de l’appréciation globale) est déterminante et non, en
premier lieu, son appartenance à une catégorie de revendication; de plus, la technicité ne
dépend pas de la catégorie.
Dans le cas de ces inventions, il faut plutôt s’attendre à des problèmes avec les revendications
de procédé, bien qu’une revendication de procédé comportant des caractéristiques d’un
programme d’ordinateur ne doive pas automatiquement perdre son caractère de base. Il faut
toujours que l’homme de métier puisse directement en déduire la règle technique ou les règles
ciblées pour une activité technique; elles doivent donc faire l’objet d’un exposé suffisant.
Le principe de l’appréciation globale appliqué à tous les objets d’invention dans la procédure
d’examen exige que toute revendication soit considérée dans son ensemble afin d’en
déterminer l’éventuel caractère technique. Ce caractère technique, qui remplit de fait la
condition obligatoire de technicité, n’est en aucun cas détruit, dans le cadre d’une telle
considération d’ensemble, par l’introduction de caractéristiques non techniques à côté de
caractéristiques techniques.
Une particularité des CII réside dans les questions de délimitation complexes qu’elles soulèvent
fréquemment et qui proviennent justement de la coexistence subtile entre caractéristiques
techniques et caractéristiques non techniques. Il convient d’insister sur le fait que les
caractéristiques des objets considérés ne doivent en aucun cas être toutes de nature purement
technique pour satisfaire à la condition de technicité.
Le caractère technique d'une CII résulte :
- du problème qui est à la base de laCII revendiquée et qui est résolu grâce à cette
invention;
- des moyens, en d’autres mots des caractéristiques techniques constituant la solution au
problème posé;
- des effets produits grâce à la solution du problème;
2 Brevetabilité
19
- de la nécessité de se livrer à des réflexions techniques afin de saisir l’CII revendiquée.
Le critère de technicité peut aussi être satisfait lorsque les quatre points ne sont pas remplis
simultanément.
Examen quant au fond d’une CII
Lors de l’examen concret d’une CII visant à déterminer si les conditions susmentionnées sont
remplies, les points suivants (« critères » 1 à 5) peuvent se révéler utiles :
Critère 1 : revendications typiques de logiciels
Les programmes de calcul, les programmes d’ordinateur ou les logiciels en tant que tels ne sont
pas brevetables à eux seuls, car la règle qu’ils impliquent et peut-être même les éventuelles
instructions qu’ils contiennent demeurent en général du domaine de l’abstraction et ne
comportent ni des mesures concrètes pour une activité technique, ni des réflexions techniques
clairement compréhensibles pour l’homme de métier telles que décrites ci-dessus; ces
instructions sont souvent définies comme des « instructions qui ne s’adressent qu’à l’esprit
humain »).
Une revendication de procédé ne présentant aucune autre caractéristique en plus des
caractères du programme d’ordinateur n’est pas acceptable car une telle revendication ne
concerne que le programme d’ordinateur en tant que tel.
Il est fondamental de distinguer, d’une part, l’« algorithme abstrait » et, d’autre part, son
utilisation en pratique. L’algorithme abstrait est ainsi une construction théorique considérée
séparément de son environnement physique et ne peut y produire d’effets; de ce fait,
l’algorithme abstrait doit être considéré, de par sa nature, comme non technique et donc
comme non brevetable.
Exemples illustrant le critère 1
Ne sont pas brevetables :
- un procédé permettant de trier des données (seul l’algorithme est en substance
revendiqué);
- une méthode d’analyse fonctionnelle, la méthode revendiquée étant mise en œuvre au
moyen d’un ordinateur; ce qui suit est cependant décisif : la description comprend des
exemples issus de domaines techniques aussi bien que non techniques, ce qui démontre
que le problème que résout cette méthode mathématique est indépendant du domaine
d’application et relève donc des mathématiques et non pas du domaine technique; il y a
donc absence de technicité.
Invention brevetable :
- Un procédé permettant d’identifier des attaques dirigées contre des systèmes serveurs de
prestataires et d’utilisateurs de réseaux et de s’en protéger.
Critère 2 : combinaison de caractéristiques techniques et non techniques
Un procédé dont la définition inclut, en plus des caractéristiques du programme d’ordinateur,
d’autres caractéristiques (de nature technique) intrinsèquement associées au programme
d’ordinateur revendiqué et directement liées à la solution du problème technique à résoudre,
peut remplir la condition de technicité applicable aux CII.
2 Brevetabilité
20
Un « procédé de mise en action d’un dispositif » comportant des caractéristiques de
programme est précisément admissible, car la présence d’un dispositif implique l’existence de
caractéristiques de nature technique dans la définition du procédé.
Exemples illustrant le critère 2
Ne sont pas brevetables :
- les programmes de conversion (p. ex. conversion d’un code binaire en code déciman( �
- le modelage de processus et/ou systèmes non techniques;
- les simples programmes de traduction.
Inventions brevetables :
- un procédé de mise en action d’un ordinateur défini au moyen d’un « programme de
système »;
- un procédé de mise en action d’un système de mémoire hiérarchique à plusieurs niveaux
d’une installation de traitement des données qui gère simultanément plusieurs processus,
ainsi qu’un circuit pour la mise en œuvre dudit procédé;
- un procédé permettant la gestion d’éléments de voie tels que des aiguillages ou des
signaux dans un poste électronique d’aiguillage;
- un procédé de commande des dispositifs placés dans un réseau de communication.
Critère 3 : applications et utilisations équivalant à des procédés
Les critères précédents s’appliquent par analogie aux revendications d’utilisation équivalant à
des procédés (cf. ch. 6.5.4 p. 61) et aux revendications d’application (cf. ch. 6.5.2 p. 59.
Exemples illustrant le critère 3
Ne sont pas brevetables :
- les algorithmes mathématiques optimisés servant uniquement au dépouillement des
données (dépourvus de tout caractère de saisie/mesure, sans traitement de signaux
physiques);
- le domaine d’application étant dépourvu de caractère technique (et par conséquent
détachés de la pratique!).
Inventions brevetables :
- un circuit à semi-conducteurs et son application dans une unité arithmétique logique, un
transducteur de mesure et un système de traitement des signaux;
- un procédé permettant la saisie de données par le biais d’instruments de mesure et leur
dépouillement.
Critère 4 : dispositifs
2 Brevetabilité
21
Habituellement, un dispositif est admissible sans autre car le critère de technicité est rempli
dans le cas d’une définition correctement formulée dans une revendication de dispositif.
Un dispositif peut être défini par des caractères fonctionnels, dans la mesure où ceux-ci
désignent une structure particulière (cf. ch. 6.5.3 p. 58). Lorsque de tels caractéristiques
apparaissent sous la forme d’un programme intégré au dispositif, elles sont aussi admissibles,
pour autant que la revendication contienne d’autres caractéristiques constructives du dispositif
avec lesquels le programme est en relation pour résoudre le problème technique posé par
l’invention, permettant ainsi de conférer aussi bien un caractère technique à l’invention que de
remplir la condition de technicité.
La contribution à l’état de la technique est le plus souvent l’obstacle majeur à la brevetabilité
des dispositifs. Mais comme l’activité technique n’est pas appréciée au cours de l’examen
(art. 59, al. 4, LBI), cette question, qui va au-delà du critère de technicité, n’est pas examinée.
Exemples illustrant le critère 4
Ne sont pas brevetables :
- les systèmes d’experts qui se définissent uniquement par des liens fonctionnels.
Invention brevetable :
- les ordinateurs de plongée, en particulier s’ils sont dotés de tables de plongée intégrées à
un support électronique.
Critère 5 : procédés informatisés intervenant dans la technique
Un procédé informatisé permettant de commander une étape intermédiaire dans le cadre de la
fabrication d’objets techniques assistée par ordinateur par l’examen et la comparaison de
données est susceptible de remplir le critère de technicité, à condition que cette solution soit
caractérisée par un résultat basé sur une réflexion technique pour sa conception et pour sa
mise en œuvre.
Remplit en général la condition de technicité un programme qui est intégré dans des processus
techniques de sorte qu’il met par exemple à jour des résultats de mesure, qu’il commande les
processus d’installations techniques ou qu’il accomplisse d’une façon générale des tâches de
commande en fonction des signaux de mesure basés sur des données. Dans ce cas, les
données traitées en tant que signaux passent du niveau abstrait de l’information au niveau plus
concret du monde physique de la technique des signaux qui sont en interaction avec les forces
et énergies de la nature.
En général, le traitement des signaux présuppose un lien plus fort à la technique que la simple
manipulation de données.
Exemples illustrant le critère 5
Ne peuvent faire l’objet d’un brevet :
- un terminal pour la gestion de droits numériques d’utilisation (gestion de billets
électroniques);
- un système basé sur des données permettant l’arbitrage du marché et l’analyse des
tendances.
Inventions brevetables :
2 Brevetabilité
22
- un système anti-blocage pour les freins de véhicule; l’objet revendiqué est caractérisé par
une disposition spéciale des moyens de commande électroniques pour la mesure des
valeurs de décélération des roues; en fonction de ces résultats de mesure, le système
assisté par programme commande la pression dans le cylindre du frein;
- un procédé permettant le contrôle de la qualité des enregistrements numériques d’images
en couleur;
- un procédé de contrôle du flux de l’eau dans le système de purge d’une installation pour la
galvanotechnique et pour le traitement de surfaces;
- un ordinateur permettant le traitement des signaux de la tomographie par résonance
magnétique nucléaire, ainsi que le tomographe par résonance magnétique nucléaire équipé
dudit ordinateur.
Présentation des « inventions mises en œuvre par ordinateur »
Comme dans les autres domaines techniques, l’invention doit être exposée de sorte que
l’homme de métier puisse l’exécuter et soit ensuite capable, par exemple, d’exécuter une CII
ainsi que d’écrire le programme d’ordinateur nécessaire à cet effet. Il est dès lors opportun de
présenter les CII et les programmes d’ordinateur inhérents sous une forme compréhensible
pour l’homme de métier. L’utilisation de schémas fonctionnels, d’organigrammes ou de
pseudocodes peut convenir; une simple liste d’instructions en langage de programmation
(« program listing ») ne satisfait le plus souvent pas à cette condition et est donc en général
d'aucune utilité.
Dans la description, il est toutefois admissible de donner à titre complémentaire le(s)
programme(s) en langage de programmation. Si les pages de programme(s) répondent aux
exigences réglementaires pour les dessins, elles sont traitées comme des feuilles de dessin.
2.1.2 Méthodes pour l’exercice d’activités économiques
Par méthodes pour l’exercice d’activités économiques (« business methods »), on entend
fréquemment des activités économiques impliquant l’utilisation d’un ordinateur ou d’un réseau
informatique.
Les activités purement économiques sont considérées comme non techniques : elles ne sont
donc pas brevetables en tant que telles (cf. ch. 2.1 p. 16). La simple implémentation d’une
activité non technique sur une installation informatique ne suffit en général pas à justifier un
caractère technique, car ni la tâche/solution, ni les caractéristiques de l’invention n’impliquent
une interaction physique avec les forces de la nature.
Parfois, toutefois, la nécessité d’une réflexion technique ou le recours à des moyens techniques
peut justifier la technicité de l’invention. Ces méthodes présentent donc tant des aspects
techniques que des aspects d’ordre économique (ou relevant de la gestion commerciale). Dans
ces cas aussi, c’est l’appréciation globale de l’objet de l’invention qui est déterminant.
Ne sont pas brevetables :
- une offre de services numériques pour l’appréciation de valeurs prédictives;
2 Brevetabilité
23
- la fourniture de données juridiques dans un réseau;
- le trafic électronique des paiements (méthodes de gestion pour le cybercash).
Invention brevetable :
- la facturation de prestations informatiques saisies par le biais de mesures techniques lors
de la fourniture et rendues accessibles à une évaluation compréhensible.
2 Brevetabilité
24
2.2 Application industrielle
Si l’application industrielle ne ressort pas de manière évidente du genre d’invention ou de la
description, elle doit être expliquée dans la description (art. 26, al. 6, OBI). L’examen de
l’application industrielle recouvre trois critères et chacun des trois aspects doit être examiné
séparément.
2.2.1 Utilisation dans l’industrie
L’objet de l’invention défini dans toute revendication doit, de par sa nature même, se prêter à
une fabrication ou à une utilisation dans une industrie quelconque, l’artisanat et l’agriculture
inclus. Est d’une importance décisive en l’occurrence la catégorie de la revendication.
Lorsqu’un produit est revendiqué, le critère de l’utilisation dans l’industrie est pratiquement
toujours satisfait. En ce qui concerne les produits chimiques, il faut toutefois prendre en
considération les ch. 10.2 (p. 80) et 11.2 (p. 90; pour les gènes et les protéines).
Une revendication portant sur un procédé, sur son application ou sur une utilisation d’un
produit n’est pas admissible lorsque son objet se prête exclusivement à un usage privé; c’est le
cas, par exemple, d’un procédé pour fixer un ski à la chaussure.
Lorsqu’un procédé contient des références à des applications industrielles comme à des
applications privées, il n’y a pas lieu de limiter la revendication de procédé à l’application
industrielle, car de toute façon seule cette utilisation de l’invention est protégée (art. 8 LBI). Cela
s’applique notamment aux inventions qui concernent le ménage (procédés de nettoyage, de
lavage, de cuisson, de conservation, de réfrigération), l’hygiène et la cosmétique, ainsi que le
sport.
2.2.2 Possibilité d’utiliser l’invention
Il faut s’assurer que le contenu des pièces techniques rend plausible la solution du problème
posé par l’invention grâce aux moyens indiqués; par exemple, si un dispositif peut remplir les
fonctions qui lui sont attribuées.
Il faut également vérifier que l’invention ne viole aucune loi fondamentale de la science (p. ex.
dans le cas d’un mouvement perpétuel de première ou deuxième espèce; cf. ATF du
31.07.1996, cf. sic! 1/1997, 77). Un pareil défaut qui s’oppose à la délivrance du brevet n’est ni
contestable ni remédiable, même pas par un changement de la catégorie de revendication.
Dans d’autres cas, le demandeur a éventuellement la possibilité de réfuter l’objection de
l’examinateur en fournissant la preuve du contraire (p. ex. au moyen d’une expertise), en
complétant la description ou les revendications, ou encore en modifiant le but à atteindre. En
fonction de la solution choisie, il faut également veiller à ce que l’étendue de la protection ne
déborde pas de l’exposé initial.
2 Brevetabilité
25
2.2.3 Reproductibilité de l'invention
L’examen de l’application industrielle exige également que l’invention puisse être répétée aussi
souvent que souhaité (ATF 120 II 312). Les pièces techniques doivent rendre plausible le
caractère non aléatoire de l’invention définie et la certitude de pouvoir la répéter. Cette
exigence s’applique aussi (avec des critères spéciaux pour la matière biotechnologique) aux
inventions dans le domaine de la biotechnologie (cf. ch. 11.4.1 p. 96).
2.3 Inventions qui n’ont pas de sens
Même si toutes les autres conditions de brevetabilité sont remplies, mais que l’objet de
l’invention est manifestement un « non-sens », l’IPI est autorisé à rejeter la demande (ATF 72 I
371), c’est le cas par exemple d’un matériel d’enseignement pour une théorie atomique absurde
(cf. p.ex. décision de la CREPI du 16.04.2005, cf. sic! 7 + 8/2005, 589).
Les demandes de brevet portant sur d’éventuelles inventions qui n’ont pas de sens constituent
toujours des cas spéciaux pour lesquels il n’est pas possible d’établir des règles généralement
valables et schématiques. En cas de doutes, l’examinateur soumettra à bref délai ce genre de
cas au coordinateur de l’examen des brevets.
26
3 Exclusion de la brevetabilité
Une fois qu’il a constaté qu’il s’agit d’une invention et qu’elle est utilisable industriellement
(art. 1, al. 1, LBI; cf. chap. 2 p. 16), l’examinateur a le devoir de s’assurer que les objets
revendiqués ne sont pas exclus de la brevetabilité en vertu de l’art. 2, LBI. Celui-ci établit que
sont exclues du brevet :
a. les inventions dont la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
l'appréciation de ces critères pour les inventions biotechnologiques fait l'objet du ch.
11.3 (p. 92).
b. les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic
appliquées au corps humain ou animal.
Les objections au motif de cet article seront donc toutes communiquées au demandeur dès que
possible dans une notification, et ce de manière exhaustive et détaillée, afin qu’une décision
puisse être prise sur la suite à donner à la demande de brevet après réception de la réponse du
demandeur.
Cette notification doit toujours comporter la menace du rejet (total ou partiel) de la demande
par un renvoi explicite à l’art. 67, al. 1, OBI en relation avec l’art. 59a, al. 3, let. a, LBI. Si, lors
de la régularisation de la notification, les pièces n’ont pas été modifiées et que les objections
n’ont pas été « réfutées d’une autre manière » non plus, la demande de brevet sera rejetée en
sa totalité ou en sa partie non brevetable. S’il ressort en revanche de la réponse du demandeur
que celui-ci a l’intention de remédier aux défauts relevés, mais que les modifications apportées
sont insuffisantes, une nouvelle notification lui sera adressée afin de lui donner encore une
occasion de remanier sa demande.
Lorsque les parties faisant l’objet de la notification pour cause d’exclusion de la brevetabilité ne
constituent pas l’aspect central de la demande (p. ex. revendication secondaire portant sur un
procédé médical pour des nouvelles substances chimiques), l’examinateur devrait indiquer
d’autres défauts essentiels dans la même notification, pour autant que cela contribue à
l’efficience de la procédure d’examen.
3.1 Inventions portant atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs
Une invention porte atteinte à l’ordre public si son exploitation contrevient aux règles
fondamentales de notre Etat de droit, par exemple l’utilisation de lettres piégées ou d’autres
dispositifs qui sont spécialement destinés à des fins criminelles.
Par bonnes mœurs, on entend les normes généralement reconnues de la morale sociale.
L’expérience a montré que les atteintes à l’ordre public ou aux bonnes mœurs sont
exceptionnelles. Seule une atteinte aux valeurs fondamentales et donc constantes justifie le
rejet d’une demande de brevet. Le fait qu’une large frange de la société puisse considérer une
invention à tel point abominable que la délivrance d’un brevet semblerait tout à fait
inconcevable peut constituer un critère d’appréciation, par exemple en cas de mise en danger
de la sécurité publique.
3 Exclusion de la brevetabilité
27
Il y a lieu de supposer une atteinte uniquement lorsqu’en cas d’utilisation de l’invention
découlant directement de la revendication aucune exploitation ne paraît raisonnablement
convenable, ni acceptable du point de vue de l’ordre juridique ou des bonnes mœurs. La simple
éventualité d’une atteinte ne justifie pas un rejet. Ainsi, les armes à feu individuelles servent
également dans le cadre de l’autodéfense ou des interventions de la police et sont par
conséquent brevetables. De plus, les inventions dont l’exploitation est interdite en vertu d’une
loi ou d’une prescription ne tombent pas d’emblée sous le coup de l’exclusion.
L’examen de l’atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou plus spécifiquement de
l’atteinte à la dignité humaine ou à la dignité de la créature, concerne principalement les
inventions biotechnologiques (cf. ch. 11.3 p. 92).
Les inventions trompeuses sur le plan technique (c’est-à-dire celles qui ne permettent pas
d’obtenir l’effet qui leur est attribué) sont considérées comme non utilisables industriellement
(cf. ch. 2.2.2 p. 25).
3.2 Procédés médicaux
Ce type de procédés n’est pas brevetable conformément à l’art. 2, al. 2, let. a, LBI lorsque les
conditions suivantes sont remplies simultanément :
- il doit s’agir d’un traitement chirurgical, d’un traitement thérapeutique ou d’un procédé
diagnostique, ou encore d’une utilisation ou d’une application équivalant au procédé ou
au traitement;
- le procédé (p. ex. un traitement) doit être exécuté sur le corps humain ou animal.
3.2.1 Revendications de procédé
Dans un procédé médical à plusieurs étapes, une seule étape exclue de la brevetabilité suffit à
rendre l’ensemble du procédé inadmissible.
Ne sont pas brevetables :
- Les procédés de traitement de nature chirurgicale aussi bien à des fins thérapeutiques
qu’à des fins cosmétiques (p. ex. implantation de cheveux). Appartiennent également aux
traitements chirurgicaux les interventions de médecine dentaire (p. ex. un procédé pour
plomber une dent) ou la transplantation d’un embryon.
- Les méthodes de traitement thérapeutiques concernant la prévention, l’atténuation ou la
guérison d’un état maladif ou d’une blessure et les procédés qui, tout en ne concernant pas
un procédé thérapeutique proprement dit, lui sont liés de manière indissoluble. En font
notamment partie les méthodes de traitement de liquides biologiques ou de tissus en dehors
du corps si ces derniers sont réintroduits dans le même corps, de même que, par exemple
un procédé de mise en action d’un rein artificiel (lequel est relié directement au corps).
3 Exclusion de la brevetabilité
28
- Les procédés de diagnostic permettant de prendre une décision quant au traitement
médical nécessaire. Dans le cadre de l’examen de l’existence d’un procédé de diagnostic, il
faut soigneusement soupeser s’il s’agit simplement de recueillir des informations ou des
données sur le corps humain ou animal vivant, qui, en soi, ne permettent pas encore de
prendre une décision sur un éventuel traitement médical. En principe, les procédés au cours
desquels on obtient exclusivement des résultats intermédiaires sont brevetables.
Font partie des procédés de diagnostic non brevetables non seulement le premier examen
médical relatif à une maladie et à son diagnostic, mais aussi l’identification et le contrôle de
l’évolution de cette dernière, et ce même lorsque la transmission des données de diagnostic
a lieu à distance (ATF 108 II 221).
Les examens destinés à confirmer l’absence d’une maladie ou d’une blessure et la
constatation d’un décès par un médecin ne sont pas brevetables.
Font partie des procédés brevetables :
- Les traitements non chirurgicaux ou non thérapeutiques du corps humain ou animal pour
autant qu’ils soient utilisables industriellement. Parmi ces derniers figurent les soins
cosmétiques des cheveux, des ongles et autres soins similaires.
- Les procédés tels que les mesures de la tension, les examens radiologiques et les
méthodes par résonance magnétique nucléaire.
- Les procédés d’analyse qui ne sont pas exécutés sur ou dans le corps, par exemple les
analyses de liquides provenant du corps (sang, urine), de cellules ou d’organes qui ont été
séparés du corps, et l’autopsie de cadavres.
- La simple mesure de grandeurs physiques (obtention de résultats partiels) sur le corps, voir
ci-dessus sous procédés de diagnostic.
- Les traitements dentaires qui sont exécutés hors de la cavité buccale.
- Les procédés d’élevage ou d’engraissement des animaux, apiculture incluse, dans la
mesure où ils appartiennent au domaine de la technique (cf. ch. 11.2 p. 90); l’utilisation du
corps animal pour la préparation de substances chimiques.
3.2.2 Revendications d’application et d’utilisation
En principe, les revendications d’application portant sur un procédé médical ne sont pas
brevetables lorsque le procédé appliqué n’a lui-même pas pu être admis, par exemple
l’application d’un procédé d’irradiation dans le traitement du cancer. En général, il faut
examiner, pour les revendications d’application, si l’application équivaut à un procédé (non
brevetable).
Concernant les revendications d’utilisation de produits, il faut prêter une attention particulière
au libellé afin d’éviter de breveter les utilisations équivalentes à un procédé. L’utilisation d’un
3 Exclusion de la brevetabilité
29
produit pour le traitement chirurgical ou thérapeutique ou pour un diagnostic du corps humain
ou animal (p. ex. par l’administration d’un remède : « Utilisation du principe actif A pour
combattre … ») tombe sous le coup de l’exclusion.
En revanche, l’utilisation d’un produit (chimique) dans un moyen (utilisation « équivalant à un
produit ») peut être admise. Vu l’art. 7c LBI, ce cas ne s’applique qu’à la première indication
d’une substance (cf. ch. 10.3.1 p. 81).
L’utilisation d’un produit (chimique) pour fabriquer un moyen destiné à des fins médicales non
brevetables, par exemple la transformation d’une substance active ou d’une composition en un
médicament (revendication de type suisse ou « Swiss type claims », cf. ch. 10.3.2 p. 82), est
acceptable eu égard à l’art. 7d LBI. Une telle revendication peut être choisie pour couvrir la
deuxième indication (ou toute indication ultérieure) d’une substance pharmaceutique déjà
connue.
3.2.3 Revendications de produit
Les dispositifs destinés à la chirurgie, à la thérapie ou au diagnostic (p. ex. instruments
médicaux, prothèses, appareils pour examen radiologique, etc.) sont brevetables.
Sont également brevetables les substances chimiques, les compositions et les médicaments.
Concernant les indications du but d’utilisation, il faut s’assurer qu’elles n’englobent pas un
procédé non brevetable ou une utilisation équivalant à ce type de procédé. Les règles plus
détaillées de délimitation à ce sujet figurent au ch. 10.3.1 (p. 81).
30
4 Exposé
L’exposé manquant ou l’exposé incomplet représente, en cas de contestation judiciaire, une
cause de nullité (art. 26, al. 1, let. b, LBI). C’est pourquoi l’examen de l’exposé, qui doit être
produit à la date de dépôt (art. 50 LBI et 46, al.1, let. c, OBI), constitue un aspect central de
l’examen quant au fond. Le présent chapitre décrit la procédure d’examen de l’exposé
intervenant au début de l’examen quant au fond. L’examen des pièces techniques modifiées
doit être entrepris selon des critères particuliers. Les modifications ne doivent notamment pas
étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu de la demande déposée
initialement (art. 46d et 64, al. 3, OBI). C’est pourquoi cet examen fait l’objet d’un chapitre dédié
(ch. 5, p. 37).
La notion d’exposé est définie à l’art. 50 LBI : « L’invention doit être exposée, dans la demande
de brevet, de façon telle que l’homme de métier puisse l’exécuter ». Bien que le terme
« exposé » ne figure pas à l’art. 51, al. 3, LBI, cette disposition se rattache étroitement à l’art. 50
LBI. Elle énonce en effet que les revendications doivent être interprétées à la lumière de la
description. Elle s’applique en particulier aux caractéristiques qui ne sont pas concevables pour
l’homme de métier sans explications supplémentaires. L’examen des caractéristiques se fait en
parallèle avec celui de l’exposé proprement dit; il est donc également traité dans le cadre du
présent chapitre (cf. ch. 4.3 p. 35).
En outre, les inventions biotechnologiques sont soumises à des exigences particulières en
matière d’exposé (art. 50a LBI); elles font l’objet du ch. 11.4 (p. 93).
4.1 Examen de l’exposé
Dans certains cas, l’examen de l’exposé suffisant se fait parallèlement à celui de la brevetabilité
(cf. chap. 2 p. 16); il convient toutefois de souligner qu’un exposé suffisant ne peut être exigé
que si la brevetabilité de l’invention a été établie (art. 67, al. 1, OBI).
Si les revendications indépendantes peuvent être considérées comme appropriées en vue de
poursuivre l’examen, l’examen de l’exposé relatif aux objets définis par les revendications
indépendantes se fait avant la notification d’autres défauts. En effet, l’insuffisance de l’exposé
joue un rôle déterminant puisqu’il est susceptible d’entraîner le rejet de la demande. D’un autre
côté, les notifications concernant les revendications (clarté, définition de l’invention) ne sont
pertinentes qu’une fois l’examen relatif aux art. 50 et 51, al. 3, LBI terminé.
Si l’examinateur constate que l’exposé est incomplet ou qu’il manque de clarté, ou s’il existe à
ce sujet des doutes fondés, il le communique au demandeur en indiquant, si besoin est, les
passages concernés. Celui-ci sera invité soit à infirmer les objections de l’IPI, soit à biffer la
revendication concernée. Par la même occasion, l’attention du demandeur sera attirée sur
l’éventuel rejet au cas où le défaut notifié n’est pas corrigé (art. 59a, al. 3, let. b, LBI).
Le demandeur a la possibilité de compléter l’exposé initial en introduisant des informations
supplémentaires issues d’un écrit publié avant la date de dépôt, même si aucune référence
n’avait été faite à cet écrit auparavant. La référence à la source doit figurer dans la description.
4 Exposé
31
Il incombe expressément au demandeur de corriger les défauts relevés portant sur la clarté de
l’exposé car, à ce stade de la procédure, l’examinateur ne connaît pas l’ensemble de l’exposé.
C’est pourquoi il ne faut en aucun cas faire des propositions de correction en relation avec
l’exposé (décision de la CREPI du 25.03.2004; cf. sic! 10/2004, 791).
Le principe suivant s’applique à l’examen quant au fond : Lorsque l’examinateur a constaté
que la demande de brevet contenait un exposé suffisant pour chaque objet de l’invention,
l’examen de la description et des dessins ne s’avère plus nécessaire. Cela est notamment
valable pour les demandes volumineuses comportant de nombreux exemples de réalisation.
Abstraction faite des objections indispensables relatives à l’exposé (ou en relation avec
l’interprétation des revendications, cf. ch. 4.3 p. 35), la description sera laissée telle quelle.
On notifiera uniquement les passages qui sont en contradiction avec les revendications ou les
passages techniquement incomplets, incorrects ou incompréhensibles, dans la mesure où ces
derniers concernent directement l’invention. L’examinateur renoncera par ailleurs à faire des
corrections orthographiques, grammaticales ou stylistiques. Il appartient au demandeur, en
particulier dans les cas de traductions de demandes de brevet, de veiller à ce que le texte soit
suffisamment clair.
4.2 Exigences quant à l’exposé
Il résulte du libellé de l’art. 50 LBI que l’homme de métier doit pouvoir reproduire l’invention.
Par homme de métier, il faut entendre une personne (ou un groupe de personnes) possédant
des connaissances solides du domaine technique (ATF 120 II 71). L’exposé peut être considéré
comme suffisant quand il paraît plausible à l’examinateur qu’une personne possédant des
connaissances professionnelles moyennes du domaine spécialisé en question puisse
reproduire l’invention par la pensée logique et sans effort déraisonnable. Les connaissances de
l’état de la technique ou sa disponibilité sont présupposées, de sorte qu’il n’est pas nécessaire
d’indiquer ni l’état de la technique, ni les faits évidents.
De même, il ressort de l’art. 50 LBI qu’il faut exposer l’invention dans la demande de brevet.
En d’autres mots, il est possible de procéder à l’exposé non seulement dans la description ou
les dessins, mais aussi dans les revendications, si ces dernières ont été remises à la date de
dépôt. Tout complément à l’exposé par l’ajout ultérieur de revendications est exclu. L’exposé
doit en tous les cas être complet à la date de dépôt.
L’abrégé du brevet délivré sert exclusivement à des fins d’information technique (art. 55b LBI).
Dans le cas des demandeurs inexpérimentés précisément, il arrive qu’une partie de l’exposé ne
figure que dans l’abrégé, défaut qu’il convient de corriger dans le cadre de l’examen quant au
fond.
En général, la définition d’une invention figurant dans une revendication ne suffit pas à
l’exposer. Font exception les revendications formulées très concrètement et s’il s’agit d’une
invention facile à comprendre, par exemple des appareils de construction simple ou un
composition de substances connues. La nécessité d’ajouter des indications dans la description
dépend de la nature des caractéristiques des revendications. Si elles sont concrètes ou
structurelles (p. ex. température d’un procédé de fabrication ou forme des parties constitutives),
4 Exposé
32
il n’est pas indispensable, dans la majorité des cas, qu’elles soient assorties d’une explication;
si, par contre, elles sont abstraites ou fonctionnelles, il faut en général exiger un exemple
concret dans la description.
Bien que l’art. 26, al. 5, OBI ne prescrive pas expressément que l’exposé doit comporter un
exemple de réalisation, ce dernier s’avère souvent nécessaire pour que l’exposé soit suffisant.
Il suffit de fournir un exemple de réalisation pour toutes les revendications indépendantes et
dépendantes qui englobent la forme d’exécution décrite. Il sert aussi de base à l’exposé de
formes d’exécution des autres revendications dépendantes, pour autant que les modifications à
apporter à l’exemple décrit ressortent de façon évidente de la description.
Les exigences quant à l’exposé dépendent de la catégorie de revendication :
- L’objet d’une revendication de produit est exposé lorsque l’homme de métier est à même
d’obtenir ou d’identifier ce produit, en se fondant sur les pièces techniques et sur ses
connaissances professionnelles. En ce qui concerne les demandes dans le domaine de la
chimie (cf. ch. 10.4 p. 82) et de la biotechnologie (cf. ch. 11.4 p. 95), des règles
supplémentaires s’appliquent.
- Un procédé revendiqué n’est exposé que si l’homme de métier peut comprendre et en
exécuter les étapes déterminantes en se fondant sur les pièces et sur ses connaissances
professionnelles. S’il s’agit d’un procédé de fabrication, les matériaux de départ et le produit
final doivent aussi être reconnaissables, de même que l’état initial et l’état final pour un
procédé de traitement.
- Les revendications d’autres catégories (utilisation et application) représentent des
revendications équivalentes soit de produit, soit de procédé; elles doivent donc être traitées
en conséquence.
4.2.1 Problème et solution dans la description
Pour comprendre l’exposé, il n’est ni obligatoire, ni indispensable de décrire explicitement le
problème et sa solution. L’art. 26, al. 3, OBI exige uniquement que l’invention soit décrite dans
l’introduction (de la description) en des termes permettant de comprendre le problème
technique et sa solution. Le texte peut également contenir de manière implicite la définition du
problème qu’il s’agit de résoudre.
Par décrire, il ne faut pas encore comprendre l’exposé à proprement parler. Un bref
commentaire sur le but de l’invention et sur les mesures prises pour l’atteindre suffit. Par
introduction, il ne faut en aucun cas entendre uniquement le premier paragraphe de la
description, mais l’ensemble du texte jusqu’aux explications détaillées. Les notifications se
limiteront aux passages manquant de clarté en relation avec l’exposé concret.
4 Exposé
33
4.2.2 Définition de l’invention dans la description
Les revendications définissent les inventions. Il n’est dès lors pas prescrit que la description
comprenne une définition de l’invention. En règle générale, le demandeur mentionne dans
l’introduction de la description l’objet de l’invention (p. ex. « L’invention concerne… »). Cette
mention ne doit cependant pas être considérée comme une définition, et il n’est nul besoin de la
compléter, pas même à l’aide d’un renvoi à une revendication indépendante. Toutefois, elle ne
doit pas être en contradiction avec les revendications, par exemple en ce qui concerne la
catégorie de la revendication.
S’il ressort toutefois du texte que le demandeur tient à rédiger une définition, il faut requérir que
celle-ci soit complète et corresponde quant au fond (mais pas dans la formulation) à la
revendication concernée. En cas de doute, l’examinateur peut proposer un renvoi à une
revendication indépendante.
4.2.3 Exposé plus large par rapport à l’étendue de la protection ressortissant des
revendications
Il existe des cas où le contenu de la description ou des dessins dépasse ce qui est englobé
dans les revendications indépendantes. Il convient de souligner que la rédaction des pièces
techniques et la décision concernant l’étendue de la protection relève de la seule responsabilité
du demandeur. Les défauts de concordance ne doivent être notifiés qu’une fois et uniquement
si d’autres défauts nécessitent une notification et si l’examinateur constate ce défaut sans grand
effort.
Si l’examinateur présume qu’il s’agit d’une négligence involontaire ou d’une erreur de la part du
demandeur, il doit le lui signaler. En général, ce cas se présente lorsque les demandeurs sont
inexpérimentés et ne connaissent pas suffisamment la signification des revendications.
Il incombe au demandeur de décider s’il souhaite modifier la description ou élargir les
revendications. Lorsque les revendications ne sont pas modifiées, l’examinateur peut supposer
que le demandeur renonce à faire protéger ce qu’il ne revendique pas.
4.3 Interprétation des revendications sur la base de la description et des
dessins
En parallèle à l’examen visant à établir que l’exposé est suffisant, il importe de vérifier si les
caractéristiques des revendications qui nécessitent une interprétation sont expliquées dans la
description afin que l’homme de métier comprenne la délimitation de l’invention telles qu’elle
ressort des revendications.
Sont considérés comme nécessitant une interprétation, les caractéristiques qui à elles seules
paraissent manquer de clarté, mais qui peuvent être admises moyennant des explications
claires.
4 Exposé
34
Si l’examinateur constate des défauts ou des ambiguïtés concernant le fondement des
revendications, il le notifie au demandeur en se référant à l’art. 51, al. 3, LBI, si nécessaire en
précisant que même les explications fournies dans un second temps sont susceptibles de
représenter un élargissement de l’exposé et ne peuvent pas être admises en vertu des art. 58,
al. 2, LBI et 64, al. 3, OBI. Pour ce type de défaut, l’examinateur a la possibilité de suggérer des
corrections de fond, qu’il devra suffisamment motiver, tout en renvoyant à la revendication
correspondante. Des points d’exclamation ou d’interrogation ne sauraient en aucun cas
remplacer l’exposé des motifs.
Si la description comporte des définitions de notions apparaissant dans les revendications,
l'examinateur veillera à ce qu’elles soient compréhensibles et évidentes pour l'homme de
métier. La description ne doit pas contenir de définitions arbitraires de notions, notamment
celles figurant dans une revendication indépendante. Est considérée comme arbitraire toute
définition qui modifie le sens communément attribué à une notion dans un domaine technique,
par exemple en l’élargissant ou en le déplaçant, de sorte qu’elle conduit à des erreurs
d’interprétation des revendications. Si l’examinateur juge que la définition est arbitraire, le
demandeur doit soit utiliser une autre notion, soit adapter la définition.
Quand une notion possède plusieurs sens possibles, il est permis d’en retenir un dans une
définition, par exemple « l’expression métal léger s’applique à tout métal dont la densité est
inférieure à 5 g/cm3 ».
Concernant la terminologie, il faut veiller à ce que les termes soit communément reconnus
dans le domaine considéré et que la terminologie utilisée soit uniforme dans la demande de
brevet (art. 25, al. 10, OBI) :
- L’utilisation d’expressions techniques généralement reconnues dans le domaine
spécialisé est admise. Les termes moins communs, en particulier dans le domaine des
nouvelles technologies, peuvent être acceptés s’ils sont définis de manière appropriée. De
même, les expressions d’origine étrangère sont autorisées s’il n’existe aucun terme courant
équivalent dans la langue de la procédure.
- Afin de permettre une interprétation correcte des revendications, la terminologie utilisée
dans la description doit correspondre à celle des revendications. Ce principe n’implique
cependant pas l’utilisation systématique des mêmes mots. En effet, une revendication peut
contenir des termes génériques ou des notions plus générales par rapport à un exemple
très spécifique. De même, ne peuvent faire l’objet d’une notification les synonymes connus
par l’homme de métier, pour autant que leur utilisation ne soit source d’aucune ambiguïté. Il
est par contre interdit d’utiliser la même désignation pour diverses parties, ou de l’utiliser à
un endroit comme terme générique et à un autre comme terme spécifique désignant une
seule partie.
36
5 Pièces techniques modifiées
Pour diverses raisons, la date de dépôt revêt une grande importance. Elle détermine la durée
de vie maximum d’un brevet, mais joue aussi un rôle décisif dans l’évaluation des critères de
nouveauté et d’activité inventive et, par conséquent, dans celle de la validité du brevet. Un
exposé inapproprié dans la version sur la base de laquelle a été fixée la date de dépôt du
brevet peut être une cause de nullité (art. 26, al. 1, let. b et c, LBI). La date de dépôt est en
outre déterminante pour les droits d’usage des tiers (cf. art. 35 LBI).
Au moment de l’examen lors du dépôt, le service Administration des brevets attribue la date de
dépôt et la communique au demandeur. Est considéré comme date de dépôt le jour où la
dernière des pièces suivantes est produite (art. 56, al. 1, LBI et art. 46 OBI) : une indication
traduisant la volonté de requérir la délivrance d'un brevet; une description de l’invention ou un
renvoi à une demande de brevet antérieure; des informations permettant d’identifier le
demandeur ou de le joindre. La date de dépôt peut être fixée sans qu'il soit nécessaire de
produire un jeu de revendications.
La date de dépôt fixée ou modifiée (art. 46c OBI) par le service Administration des brevets est
définitive et ne fait pas l’objet d’un nouvel examen dans le cadre de l’examen quant au fond.
Conformément à l’art. 58, al. 1, LBI, il faut donner au moins une fois la possibilité au demandeur
de modifier les pièces techniques avant la clôture de la procédure d’examen. Toutefois, la
modification des pièces techniques avant le début de l’examen quant au fond est acceptée
uniquement dans deux cas (art. 51 OBI):
- Si le service Administration des brevets le requiert afin de remédier aux défauts des pièces
déposées initialement (art. 46d OBI, cf. ch. 1.2.3, p. 9 (si nécessaire p. ex. lorsqu’un jeu de
revendications fait défaut (art. 46a et 47 OBI).
- Avant l’échéance des seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, le demandeur
peut modifier une fois les revendications de sa propre initiative. A cet effet, il doit déposer une
version corrigée des revendications modifiées qui remplacera la version initiale (art. 51, al. 2,
OBI). Dans ce cas de figure, la version initiale et la version corrigée sont publiées avec le
fascicule de la demande (art. 60, al. 2, OBI).
Lorsque l'IPI invite le demandeur à payer la taxe d’examen, il doit le rendre attentif au fait qu'il a
possibilité de modifier les pièces techniques (art. 64, al. 1, OBI). Les modifications ultérieures
ne sont acceptées que si elles sont envoyées en même temps que la réponse à la notification
(art. 64, al. 2, OBI).
En cas de modifications (que ce soit dans les revendications ou dans les autres pièces
techniques), on vérifiera soigneusement si elles vont au-delà (art. 58, al. 2, LBI) du contenu des
pièces déposées initialement (art. 46d OBI), car une telle extension de l’exposé n’est pas
autorisée.
Les situations suivantes méritent une attention particulière en relation avec l’insuffisance de
l’exposé:
- L’examinateur constate au début de l’examen quant au fond que l’exposé est insuffisant et
invite le demandeur à infirmer Il faudra vérifier la formulation définitive une fois l'acte publié
(après passage à la Chancellerie fédérale) ses objections. Ce cas de figure a été traité au
chapitre 4 (p. 30).
5 Pièces techniques modifiées
37
- Le demandeur a ajouté ou complété après la date de dépôt l’exposé de revendications qui
n’ont pas été modifiées.
- Une ou plusieurs revendications ont subi des modifications quant au fond. La première
formulation d’une revendication (y compris la remise des revendications manquantes après
la date de dépôt), toute modification matérielle (limitation, élargissement ou déplacement de
l’objet d’une revendication) ou toute modification d’une subordination constituent de telles
modifications.
5.1 Examen suite à une modification des pièces techniques
5.1.1 Pièces déposées initialement
Les pièces techniques déposées initialement sont celles déposées à la date de dépôt ou
auxquelles renvoie la demande de brevet (art. 46d OBI).
Au début de l’examen quant au fond, l’examinateur reçoit les pièces techniques déposées
initialement, ainsi que les éventuelles pièces que le demandeur a fournis sur requête dans un
deuxième temps (version rectifiée, art. 46 à 50 OBI, cf. ch. 1.2.3), conformément à l’art. 51, al.
2, OBI (version corrigée des revendications) ou après paiement de la taxe d’examen (art. 58
LBI; art. 64, al. 1, OBI).
Les pièces déposées initialement englobent non seulement les pièces techniques relatives à la
demande de brevet à proprement parler, mais aussi toutes les pièces déposées pour cette
demande à la date du dépôt, à savoir tous les écrits, de même que les dessins ou les
photographies. Un document de priorité vaut comme pièce déposée initialement lorsque la
déclaration de priorité a été faite le jour du dépôt de la demande de brevet ou au plus tard dans
les seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée (art. 39,
al. 2, et 39a, al. 1 et 2, OBI) et que le document de priorité a été produit dans le délai prescrit
(art. 40, al. 4, OBI). En font également partie les revendications qui ont été biffées en raison du
non-paiement de la taxe de revendication. Elles ne sont pas examinées mais leur objet peut à
nouveau être revendiqué jusqu’à la fin de l’examen. Par contre, les passages biffés lors du
dépôt seront considérés comme inexistants, même s’ils sont encore lisibles.
Concernant la langue: Il peut arriver que les pièces techniques déposées initialement ne soient
pas rédigées dans une langue officielle suisse. Dans ce cas de figure, l’examinateur se fonde
sur la traduction dans une langue officielle produite ultérieurement (requise par le service
Administration des brevets dans un délai défini) et part du principe que cette traduction
correspond à la version originale dans l’autre langue. En cas de doutes fondés (p. ex. la
traduction est beaucoup plus longue que la version originale), une traduction certifiée peut être
demandée (art. 4, al. 6, OBI).
Il n’est pas du devoir de l’examinateur de rechercher l’exposé en dehors des pièces techniques
produites pour une demande de brevet. Néanmoins, le demandeur est autorisé à se référer aux
documents de priorité pour justifier la date de dépôt. Il est toutefois impératif que la demande de
brevet en soi contienne l’exposé nécessaire (au besoin avec un exemple de réalisation, cf. art.
26, al. 5, OBI), qui peut toutefois être repris des documents de priorité.
5 Pièces techniques modifiées
38
5.1.2 Modifications des pièces techniques
Lorsque l’examinateur constate que des pièces techniques ont été modifiées, il devra les
parcourir attentivement afin d’établir si les modifications peuvent être admises conformément à
l’art. 64, al. 3, OBI. Deux cas de figure, expliqués en détail au ch. 5.2, peuvent se présenter:
- Si l’exposé qui manquait initialement a été produit après la date de dépôt, l’examinateur
rendra le demandeur attentif au fait que la remise ultérieure constitue une
modification/extension inadmissible de la demande, et il lui impartira un délai pour répondre
à cette notification. Le demandeur a la possibilité de renoncer à l’extension de l’exposé (et
devra, dans ce cas, biffer la revendication concernée, si nécessaire). Au cas contraire, la
demande sera rejetée.
- Si l’examinateur constate qu’une revendication reformulée après la date de dépôt ou
modifiée quant à son fond est produite, il doit d’abord identifier toutes les modifications. Il
examinera ensuite s’il est plus rationnel de rechercher un exposé correspondant, par
exemple parce qu’il est aisé d’avoir un aperçu général des pièces initiales, ou s’il convient
plutôt d’inviter le demandeur à citer de manière exhaustive les passages correspondants
(art. 64, al. 4, OBI; art. 13 PA).
Si, pour l’examinateur, l’exposé pour une nouvelle revendication ou une revendication modifiée
ne ressort pas clairement des pièces produites, il invitera le demandeur, au moyen d’une
notification et en se référant à l’art. 64, al. 3, OBI, à prouver que l’objet modifié était exposé ou à
renoncer aux modifications dans l’étendue de la protection. La notification doit mentionner les
modifications constatées qui donnent lieu à des réserves quant à l’exposé dans les pièces
déposées initialement, de façon concrète (p. ex. un renvoi aux caractéristiques soulignées dans
les revendications concernées) dans la mesure où le volume de travail se justifie. Si le
demandeur donne une suite insuffisante à cette invitation, l’examinateur enverra une nouvelle
notification au demandeur en lui impartissant un délai plus court et en l’assortissant d’une
menace de rejet de la demande de brevet.
Si le demandeur ne répond pas à une notification en ce sens, la demande est rejetée (cf. ch.
9.1.1 p. 72). Si le demandeur répond à la notification, qui comporte la menace de rejet, mais
que les défauts ne sont pas ou que partiellement corrigés, l'IPI notifie en principe une décision
de rejet conformément au ch. 9.1.2 (p. 74). La décision d'émettre une autre notification au lieu
de rejeter la demande est fonction de l'opportunité d'une telle notification (art. 67, al. 2, OBI).
La décision doit citer, dans l'énoncé des faits, la modification qui a entraîné le rejet. Il faut
également se référer à la notification traitant de l’exposé insuffisant et comportant la menace de
rejet.
Dans la décision de rejet, il faut indiquer quelle demande de brevet est rejetée et les voies de
recours spécifiant qu'il est possible d’introduire, dans les 30 jours, un recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Pendant le délai de recours, qui est contrôlé par l’examinateur, le demandeur a encore la
possibilité de remédier aux défauts (en biffant p. ex. les revendications n’ayant pas été
exposées). Au cas contraire, le rejet est enregistré une fois que la décision a force exécutoire.
5 Pièces techniques modifiées
39
5.2 Règles matérielles d’examen
5.2.1 Modifications de la description
La mention ultérieure de faits qui étaient déjà connus dans la description et qui sont en
relation avec l’exposé de l’invention est autorisée; ce principe est également valable quand il
n’est pas fait initialement allusion à cette source mais, dans ce cas, la référence à la source doit
être incluse dans la description. L’IPI peut toutefois exiger la preuve que ces faits étaient
connus au moment de la date de dépôt, et l’examinateur est en droit de demander qu’une
mention correspondante soit incluse dans la description. Par exemple, l’objection qu’un exposé
est insuffisant peut être levée moyennant l’adjonction du passage suivant : « Le matériau de
départ peut être obtenu selon la méthode décrite dans le brevet allemand... ».
Lorsque les pièces initiales contiennent seulement une référence à un autre écrit ne faisant
pas partie des documents déposés à l’appui de la demande de brevet, cet écrit n’est utilisable
pour fonder une modification ultérieure d’une revendication que s’il était publié au moment du
dépôt et que la référence est sans équivoque (p. ex. « l’alliage décrit dans l’exemple 6 du brevet
suisse... »).
Lorsque les revendications renferment des caractéristiques nécessitant une interprétation, il
est nécessaire d’examiner si les explications données à leur sujet dans la description ont subi
des modifications (cf. ch. 4.3 p. 35). Ces dernières sont à examiner de la même façon que si
l’on avait modifié les revendications.
5.2.2 Nouvelles revendications
Etablissement d’une nouvelle revendication indépendante
L’objet de l’invention défini dans une nouvelle revendication indépendante (d’une catégorie
identique ou différente de celle des revendications initiales) doit être exposé dans les pièces
initiales. Il doit donc apparaître dans ces pièces avec ses caractéristiques. La nouvelle
revendication indépendante n’est sinon pas admise.
Etablissement d’une nouvelle revendication dépendante
Une revendication dépendante admissible est toujours d’une portée limitée par rapport à la
revendication indépendante ou dépendante qui la coiffe. Aussi la question de l’admissibilité de
cette nouvelle revendication en relation avec l’exposé tel que déposé initialement doit-elle être
examinée selon les mêmes critères que si la revendication dont elle dépend avait été limitée.
5.2.3 Généralisations (revendications élargies)
Sont considérés comme élargissements notamment le remplacement d’une notion par une
autre plus large, la suppression d’une caractéristique, l’extension d’un domaine de paramètre
par déplacement d’une valeur-limite et l’adjonction d’un membre à une alternative.
Dans les deux derniers cas, la nouvelle valeur-limite ou le membre ajouté doivent toujours être
justifiés par les pièces déposées initialement; une indication rédigée d’une manière générale
quant à un élargissement possible ne suffit pas. Par exemple, l’indication « de préférence à plus
de 100° C », figurant dans la description peut justifier la suppression de la caractéristique « à
5 Pièces techniques modifiées
40
des températures excédant 100° C » dans une revendication, mais cette dernière expression ne
saurait y être remplacée par « à des températures excédant 80° C ».
Lorsqu’une modification d’une revendication a pour but de préciser ou de lever une
contradiction, elle est admise, pour autant qu’elle n’implique pas l’élargissement de l’exposé.
Elargissement d’une revendication indépendante
Règle générale : Les élargissements qui vont au-delà du contenu des pièces
déposées initialement ne sont pas admis. Ce sont donc les limites de l’exposé initial qui sont
déterminantes, compte tenu de l’ensemble des pièces.
Si nécessaire, une revendication indépendante peut être élargie pour inclure toutes les formes
d’exécution initialement prévues ou pour éliminer des désaccords avec la description. On
peut procéder à l’élargissement en remplaçant une notion restrictive par une notion plus
générale adaptée ou en la supprimant; une variante non englobée jusqu’alors peut aussi être
ajoutée sous la forme d’une alternative (p. ex. « métal léger ou laiton » au lieu de « métal » tout
court).
La suppression sans remplacement d’une caractéristique dans une revendication
indépendante est admise :
- lorsque la caractéristique n’est ni admissible pour définir l’invention (p. ex. caractéristique
indéterminée, imprécise, etc.), ni essentielle, et qu’il est impossible de la préciser sur la
base des pièces déposées initialement (cf. FBDM 1971 I 72-73, consid. 2), ou
- lorsqu’elle est étrangère à la définition de l’invention, par exemple du fait qu’elle n’est pas
citée dans la description ou que le demandeur peut le justifier de manière plausible.
Dans les deux cas, seule la renonciation inconditionnelle à la caractéristique supprimée est
admise, et non le déplacement de la caractéristique vers une revendication subordonnée à la
revendication indépendante. En effet, dans le premier cas, la caractéristique n’est pas
admissible non plus dans une revendication dépendante, et, dans le second cas, la forme
d’exécution serait tout aussi insuffisamment exposée que l’invention elle-même, définie dans la
revendication indépendante initiale.
L’élargissement d’une revendication indépendante par la suppression d’une caractéristique ou
par l’introduction d’une notion plus générale est également admissible lorsque le demandeur
rend vraisemblable que la caractéristique en question n’est pas essentielle à la solution du
problème; ce problème doit toutefois figurer dans les pièces initiales (art. 26, al. 3, OBI) et ne
doit pas avoir été modifié. Il incombe au demandeur de faire valoir cet élargissement et de le
justifier dans sa réponse à la notification reçue conformément à l’art. 64, al. 4, OBI.
La caractéristique supprimée ou élargie dans une revendication indépendante peut faire
également pour elle-même l’objet d’une nouvelle revendication dépendante.
Elargissement d’une revendication dépendante
L'élargissement d'une revendication dépendante dans le cadre de la revendication
indépendante à laquelle elle est subordonnée est admis. Lors d’un élargissement par adjonction
de membres supplémentaires à une alternative ou par l’extension d’un domaine de paramètre
par déplacement d’une valeur-limite, c’est la règle ci-dessus qui s’applique.
5 Pièces techniques modifiées
41
5.2.4 Revendications supprimées
La suppression de revendications est admise. Toutefois, il doit subsister au moins une
revendication admissible dans la demande de brevet.
5.2.5 Spécifications (revendications limitées)
La limitation par suppression d’au moins un membre d’une alternative est admise. Toutefois,
lorsque plusieurs caractéristiques sont simultanément présentes sous la forme d’une alternative
dans la même revendication, il faut examiner si la ou les combinaison(s) restante(s) étai(en)t
exposée(s) initialement (TF 5.10.1976, cf. FBDM 1977 I 53, consid. 3d et 4).
La limitation par adjonction ou spécification d’une caractéristique doit toujours être couverte
par un exposé correspondant. Autrement dit, au moins une des formes d’exécution prévues
initialement doit encore tomber sous la revendication limitée, et la caractéristique nouvellement
introduite ou spécifiée et, par conséquent, la nouvelle délimitation doivent être déductibles de
ce qui était exposé initialement. En particulier, et abstraction faite d’un arrondissement vers le
haut ou vers le bas, il faut que les nouvelles valeurs-limites puissent être tirées de la description
(en particulier des exemples).
Exceptions : Les limitations suivantes d’une revendication sont admises :
- L’introduction de ce qu’on appelle un disclaimer, c’est-à-dire la mention d’une partie non
revendiquée, qui est formulée comme une exception à une notion plus générale (p. ex.
« métaux non ferreux à l’exception du laiton ») :
- lorsque le contenu du disclaimer ressort de la description initiale, ou
- lorsqu’il est prouvé que ce contenu était déjà connu ou qu’il fait l’objet d’un droit
antérieur, c’est-à-dire qu’il correspond à une revendication d’un brevet plus ancien ou de
priorité antérieure, ayant effet en Suisse, mais qu’il n’était pas publié à la date de dépôt
ou de priorité, ou
- lorsque le contenu du disclaimer correspond à une variante inexécutable techniquement
(c’est-à-dire inutilisable industriellement);
- l’exclusion d’une partie non brevetable selon les art. 1, 1a, 1b ou 2 LBI;
- la délimitation de l’objet d’une demande scindée par rapport à la demande mère limitée.
5.2.6 Déplacement de l’objet de la demande
Une modification de la catégorie de revendication présuppose que l’exposé initial s’étend
également à l’objet de la nouvelle revendication. Une telle modification équivaut, dans certains
cas, à un élargissement (p. ex. lors du remplacement d’une revendication de procédé par une
revendication de produit) et dans d’autres cas à une limitation; on appliquera donc par analogie
les règles susmentionnées.
5 Pièces techniques modifiées
42
Un déplacement de l’objet de la demande à l’intérieur de la même catégorie de revendication
intervient si certaines caractéristiques sont remplacées par d’autres ou par des caractéristiques
de nature différente (p. ex. lorsque, dans une revendication de procédé, un domaine de
température est remplacé par un autre ou la température de traitement par une durée de
traitement). Pour les nouvelles caractéristiques, il faut que l’exposé ne contienne aucune
ambiguïté. Il faut en outre avoir à l’esprit que, dans la plupart des cas, il y a simultanément
élargissement (p. ex. par suppression des données relatives à la température de traitement) et
limitation (p. ex. par mention d’une durée du traitement); à ce moment-là, les règles
susmentionnées s’appliquent de manière cumulative.
5.2.7 Subordinations modifiées
La subordination d’une revendication est modifiable, directement ou indirectement, par le
changement soit de la subordination elle-même, soit d’une revendication mentionnée dans la
subordination. Dans les deux cas, il faut examiner le contenu de la revendication modifiée
comme si toutes les caractéristiques incluses dans la subordination et celles de la partie
caractérisante étaient formulées explicitement.
Les indications que doit fournir le demandeur (art. 64, al. 4, ou 65, al. 1, OBI) doivent également
inclure les subordinations modifiées. On exigera les indications manquantes.
Lors d’une subordination multiple, on peut en général procéder de la manière suivante :
- Dans une subordination cumulative, la suppression d’une revendication dépendante
représente un élargissement admis; l’introduction d’une revendication dépendante constitue
une limitation qui sera examinée comme l’ajout ou la précision d’autres caractéristiques.
- Dans une subordination alternative, la suppression d’une revendication dépendante
constitue une limitation sans problème; par contre, l’introduction d’une revendication
dépendante constitue un élargissement qui sera examiné comme l’élargissement d’une
revendication dépendante.
5.2.8 Combinaison de différentes modifications
L’examen relatif à leur admissibilité se fait en deux étapes :
- d’abord, chacune des modifications doit être examinée dans le cadre d’un examen
systématique et selon les règles ci-dessus;
- ensuite, il convient d’examiner, à la lumière de l’exposé initial, si la combinaison de
caractéristiques revendiquées à ce moment-là est contenue dans cet exposé (ATF 107 I
459).
La règle de base est que plus les modifications sont importantes, plus il faut examiner de
manière minutieuse la question de l’admissibilité ou non d’une modification/ d’un élargissement
de la demande, et notamment exiger rigoureusement du demandeur qu’il mentionne tous les
passages nécessaires des pièces initiales où est exposé l’objet de l’invention nouvellement
revendiqué.
43
6 Revendications
La ou les revendication(s) définissent l’invention (art. 51, al. 1, LBI). « Définir » signifie que le
demandeur trace les limites de ce que les tiers ne sont pas autorisés à utiliser industriellement.
Les revendications sont la partie la plus importante du brevet, car elles déterminent l’étendue
matérielle de la protection (art. 51, al. 2, LBI). Afin d’éviter toute ambiguïté quant à la
délimitation de ce dernier, les revendications doivent indiquer de manière claire les
caractéristiques techniques nécessaires pour résoudre le problème posé par l’invention (art. 29,
al. 1 et 2, OBI); toutefois, chaque revendication indépendante ne peut définir qu’une seule
invention (art. 52, al. 1, LBI). La description et les dessins servent à interpréter les
revendications (art. 51, al. 3, LBI).
6.1 Examen des revendications
Avant d’entamer l’examen détaillé des revendications, l’examinateur les aura généralement
déjà parcourues une fois : sous l’angle de la brevetabilité et des motifs d’exclusion, au moment
de l’examen de l’exposé et lors de la vérification si un lien technique est reconnaissable entre
plusieurs revendications indépendantes (cf. ch. 1.2.2 p. 9 « Méthode »).
L’examen approfondi des diverses revendications à la lumière des points exposés ci-après peut
débuter uniquement s’il est établi que l’invention qui y est définie est brevetable, non exclue de
la brevetabilité (art. 67, al. 1, OBI) et exposée.
La LBI et l’OBI prescrivent ce que l’examinateur doit contrôler dans le cadre de l’examen quant
au fond au sujet des diverses revendications. Les exigences ci-après sont d’ailleurs étroitement
liées :
- Existe-t-il la définition de l’invention (art. 51, al. 1, LBI) ?
- Les revendications sont-elles rédigées de manière aussi concise que possible (art. 29,
al. 2, OBI) ?
- Les revendications sont-elles formulées de manière claire (art. 29, al. 2, OBI) ?
- Les revendications indépendantes ne définissent-elles chacune qu’une seule invention
(art. 52, al. 1, LBI) ?
Il faut également tenir compte des exigences formelles à l’égard des revendications découlant
des art. 29 et 31 OBI (cf. chap. 8 p. 69) et de l’unité du brevet (art. 52, al. 2, LBI); ce dernier
aspect fait l’objet du chapitre 7 (p. 63).
Il convient de toujours motiver suffisamment les points notifiés relativement aux
revendications; l’examinateur spécifiera par exemple où réside la lacune dans la définition de
l’invention ou pourquoi une caractéristique lui semble manquer de clarté. Le simple constat
d’une ambiguïté est insuffisant. Le demandeur doit pouvoir comprendre le sens de toute
modification exigée. S’il s’agit de clarifier la revendication ou de supprimer des contradictions
6 Revendications
44
par rapport à la description, l’examinateur indiquera les passages correspondants. Pour les
corrections purement formelles, une remarque marginale suffit.
L’examinateur ne fera pas de propositions de correction de la définition de l’invention ou en
vue de pallier son manque de clarté. Soit la revendication est véritablement équivoque et toute
suggestion de correction peut s’avérer hasardeuse, soit l’examinateur a compris la
revendication et toute clarification est superflue. L’examinateur ne doit néanmoins jamais perdre
de vue qu’il ne connaît ni l’ensemble de l’état de la technique, ni les raisons qui ont poussé le
demandeur à choisir la définition en question et le libellé correspondant. Il renoncera en outre à
faire des rectifications de nature orthographique, grammaticale ou stylistique.
Dans des cas exceptionnels, l’examinateur est autorisé à déroger à cette règle stricte
concernant les corrections lorsque cela permet d’accélérer le déroulement d’une procédure
d’examen traînant en longueur. De pareilles propositions de correction (même si formulées de
manière générale) doivent être mûrement réfléchies et expliquées. L’examinateur rappellera en
outre toujours au demandeur qu’il est responsable de la version finale des revendications. De
même, il n’incombe pas à l’examinateur de vérifier s’il existe un besoin réel de protection pour
une revendication (dépendante ou indépendante). La décision à ce sujet est du ressort exclusif
du demandeur.
6.1.1 Définition de l’invention
L’examinateur doit contrôler au préalable si la définition de l’invention est complète. Il importe
que l’objet de l’invention soit désigné de manière univoque dans les revendications
indépendantes (cf. ch. 6.4.1 p. 53). Ces dernières définiront l’ensemble des caractéristiques
techniques constituant l’essence de l’invention (s’agissant des exigences quant aux
caractéristiques cf. ch. 6.2 p. 48). Autrement dit, les revendications comprendront toutes les
caractéristiques indispensables à la solution du problème qui ressort de la description, de sorte
que l’objet de l’invention est clairement délimité. Le fait que les moyens indiqués permettent de
résoudre le problème technique doit être plausible; si tel n’est pas le cas, l’examinateur émettra
une notification.
Pour que l’examinateur puisse juger la définition de l’invention, il doit avoir compris l’exposé. Il y
a lieu d’éliminer les contradictions entre la description et les revendications (de même que les
contradictions au sein d’une même revendication).
Lorsque le contenu de la description ou des dessins dépasse ce qui est englobé dans les
revendications indépendantes, cf. ch. 4.2.3 (p. 35).
En règle générale, les caractéristiques décrites dans les revendications constituent une
généralisation des exemples. Il faut apprécier au cas par cas si le degré de généralisation est
justifié dans le contexte de l’exposé. Il n’est pas nécessaire de mentionner les caractéristiques
implicites ou évidentes (p. ex. les roues d’un vélo).
L’examinateur ne doit jamais perdre de vue que c’est au demandeur qu’il appartient de décider,
en fin de compte, quelle invention il souhaite définir et avec quelles caractéristiques. C’est ce
dernier qui connaît le contexte technique, mais qui assume aussi le risque d’une définition
incorrecte, incomplète ou contradictoire (ATF 85 II 131).
6 Revendications
45
Si une revendication décrit exclusivement un problème technique (« invention de problème »),
elle ne remplit pas les critères régissant la définition d’une invention (cf. supra, 1er paragraphe),
soit que cette dernière doit être une « règle pour une activité technique » applicable
industriellement. Une telle revendication ne saurait être admise (ATF 114 II 82). Si les pièces
techniques comprennent une solution au problème, cette dernière fera office de définition de
l’invention.
6.1.2 Concision des revendications
En principe, les revendications ne doivent contenir aucune indication pouvant être supprimée
sans modifier la portée de celles-ci. On évitera donc les répétitions superflues.
Il ne faut néanmoins pas interpréter de manière trop restrictive cette exigence de concision qui
vise tout simplement à assurer la bonne compréhension de la revendication.
Même si l’examinateur est d’avis qu’une caractéristique n’est manifestement pas essentielle, il
ne proposera pas de la biffer. La décision demeure du ressort du demandeur. On laissera aussi
telles quelles ce qu’on appelle les redondances (« manivelle tournante »), dans la mesure où
elles ne présentent pas de contradiction et ne sont pas restrictives.
6.1.3 Clarté
Les revendications rédigées de manière imprécise ne permettent pas de délimiter de façon
claire l’étendue de la protection. L’exigence de clarté posée à l’égard des revendications
s’applique à chacune des caractéristiques essentielles prises individuellement et à la
formulation de la revendication dans son ensemble, par exemple en ce qui concerne le lien
entre les diverses caractéristiques. Une revendication ne doit dès lors pas être contradictoire en
soi.
A la lecture d’une revendication, l’examinateur doit veiller à en dégager la signification
technique. Il est possible qu’un tel mode de lecture le conduise à s’écarter du sens étroit et
littéral du texte des revendications.
Les revendications s’adressent aux personnes de métier disposant de connaissances
techniques couplées à la capacité de penser logiquement (concernant « l’homme de métier »,
cf. aussi ch. 4.2 p. 32, 1er paragraphe). Néanmoins, il arrive parfois que même l’homme de
métier ne comprenne pas, à la première lecture, une revendication dans sa totalité; il n’en
découle pas pour autant un manque de clarté. En effet, des revendications complexes sont
aussi susceptibles d’être claires. Le contenu des revendications doit ressortir des termes
mêmes de la revendication. L’appréciation de la clarté tant de la revendication dans son
ensemble que des caractéristiques individuelles doit toutefois se faire en relation avec la
description et, le cas échéant, les dessins (art. 51, al. 3, LBI). L’examinateur émet une
notification uniquement s’il demeure des ambiguïtés après qu’il a pris connaissance de
l’ensemble des pièces techniques.
Pour des questions de clarté, il est essentiel que la terminologie utilisée (tout comme les
signes) soit uniforme dans l’ensemble de la demande de brevet. Ce principe n’implique
6 Revendications
46
cependant pas l’utilisation systématique des mêmes mots (cf. à cet effet ch. 4.3 p. 35
« Terminologie »).
Le principe général suivant s’applique : Il faut interpréter le brevet dans l’esprit de le
comprendre et non pas avec la volonté de se méprendre sur son sens. L’examinateur exclura
les interprétations illogiques et celles qui n’ont pas de sens d’un point de vue technique.
6.1.4 Unité de l’invention selon l’art. 52, al. 1, LBI (unité des revendications
indépendantes)
Dans le but de délimiter clairement les inventions, l’art. 52, al. 1, LBI prévoit qu’une
revendication indépendante ne peut définir qu’une seule invention. Chaque définition doit
correspondre uniquement à l’une des catégories mentionnées dans ledit article (concernant les
catégories, cf. ch. 6.5 p. 57). Par exemple, une revendication « procédé et dispositif pour... »
n’est pas admise. En règle générale, n’est pas autorisée non plus l’énumération de plusieurs
objets au sein de la même catégorie (p. ex. « fenêtre ou ouvertures murales »).
Etant donné qu’une revendication indépendante ne peut définir qu’une seule invention, cette
dernière doit être unitaire. Une revendication indépendante manque d’unité lorsqu’elle énonce,
sous forme alternative, diverses possibilités qui ne concourent pas à résoudre le même
problème ou qui ne mènent pas au même résultat (p. ex. au même produit résultant du
procédé). A cet effet, l’examinateur tiendra compte des indications contenues dans la
description, c’est-à-dire du problème qu’il s’agit de résoudre et la ou les solutions ainsi que les
résultats obtenus.
Par contre, une objection quant à l’unité ne saurait se fonder sur le fait que l’on ne voit pas le
rapport existant entre différentes caractéristiques énumérées sous forme cumulative dans une
revendication indépendante. On ne peut exiger du demandeur qu’il soit à même d’exposer
pourquoi son invention conduit au résultat indiqué; il suffit que celle-ci soit reproductible sur la
base de l’exposé figurant dans la demande de brevet.
Il est souvent possible de remédier au manque d’unité d’une revendication indépendante en la
divisant en plusieurs revendications indépendantes; l’examinateur devra néanmoins vérifier si
celles-ci peuvent subsister dans la même demande de brevet (concernant l’unité du brevet, cf.
chap. 7 p. 63).
Pour les inventions chimiques s’appliquent les règles particulières d’unité décrites au ch.
10.6 (p. 83).
6.2 Caractéristiques dans les revendications
Des exigences quant à la correction de la définition et à la clarté, il découle que les
caractéristiques de l’invention ne doivent pas être équivoques, indéterminées ou imprécises. Il
faut que ces dernières correspondent à la catégorie choisie, c’est-à-dire qu’elles soient
appropriées, par leur nature, à la définition d’une invention de cette catégorie.
6 Revendications
47
Les règles suivantes s’appliquent aux caractéristiques définies dans les revendications.
6.2.1 Caractéristiques techniques
Il ressort de l’art. 29, al. 1, OBI que les caractéristiques essentielles à l’invention doivent être de
nature technique. En plus des caractéristiques structurelles, les caractéristiques fonctionnelles
sont également admises pour autant qu’aucune autre définition ne soit envisageable sans qu’il
en résulte une limitation et que l’homme de métier puisse exécuter l’invention de manière
simple (cf. ch. 6.5.3 p. 60).
Les caractéristiques dont la signification technique est susceptible de changer au cours de
l’existence du brevet sont généralement considérées comme non fiables.
Il existe des inventions pour la définition desquelles il convient de tenir compte non seulement
des caractéristiques techniques, mais aussi des caractéristiques non-techniques, qui aident à
l'interprétation de l'invention (p. ex. pour les CII, les procédés d’élevage, les procédés de
diagnostic). Celles-ci peuvent demeurer dans la revendication dans la mesure où elles ne sont
pas inappropriées ou imprécises.
6.2.2 Caractéristiques externes
En principe, seules les caractéristiques appartenant à l’objet sur lequel porte la revendication
sont admissibles. Il est permis de donner des indications relatives à des buts à atteindre mais
pas d’utiliser des détails relatifs au but d’utilisation pour définir l’invention à proprement parler
(p. ex. culasse pour un moteur définie par des caractéristiques relative à sa disposition dans le
moteur).
Lorsque dans une revendication, c’est non seulement l’objet de l’invention lui-même mais aussi
sa relation à un deuxième objet qui sont définis, il est impératif que la délimitation de l’étendue
de la protection reste claire. Etant donné que l’objet de l’invention est généralement fabriqué
séparément et susceptible d’être vendu, une formulation correspondante de la revendication est
généralement possible (p. ex. « rattachable » au lieu de « rattaché »). Si tel n’est pas le cas, la
revendication devrait porter sur la combinaison des deux objets.
La définition des dimensions et/ou de la forme de l’objet de l’invention par des références aux
dimensions ou à la forme correspondante d’un deuxième objet qui est en relation avec l’objet de
l’invention peut également être admise. C’est notamment le cas lorsque le deuxième objet
possède une taille standard.
6.2.3 Caractéristiques relatives
Les caractéristiques de nature qualitative ou quantitative qui se réfèrent à une base de
comparaison sont autorisées dans une revendication uniquement si la base de référence
résulte de la même revendication. Sera acceptée par exemple l’indication « à température
élevée » si l’on a voulu dire par là « à température plus élevée que la température ambiante ».
6 Revendications
48
Les indications relatives telles que « mince » ou « fort » sont admissibles à condition qu’elles
aient une signification évidente pour l’homme de métier dans le domaine technique concerné
(p. ex. haute fréquence, turbine basse pression).
Les caractéristiques économiques possèdent également un caractère relatif (p. ex. « en
matériaux de base bon marché »); elles ne pas admissibles dans la définition d’une invention,
car il faut tenir compte de l’éventualité que leur signification change au cours de l’existence du
brevet.
6.2.4 Valeurs numériques indéterminées
L’utilisation du terme « environ » ou d’expressions analogues comme « approximativement »
requiert une attention particulière. Ces expressions sont autorisées en tant que valeurs isolées
(p. ex. « à 100° C environ ») ou comme valeurs-limites d’un domaine (p. ex. « une température
jusqu’à 100° C environ »), si elles sont exposées de manière suffisamment claire dans le
contexte et s’il n’y a aucun doute quant à l’identification du domaine d’application réel des
revendications. De telles indications décrivent alors le domaine avoisinant acceptable selon les
circonstances. Ainsi, des limites avec des valeurs numériques indéterminées peuvent être
déplacées et/ou arrondies, vers le haut ou vers le bas, dans une marge de tolérance
raisonnable, par exemple en supprimant le mot « environ ». Il n’est pas permis d’indiquer les
petites valeurs qui ont un sens seulement en tant que nombre entier sous une forme
indéterminée (p. ex. « un reste d’environ 5 atomes de carbone »).
6.2.5 Caractéristiques facultatives (données éventuelles et indications illustratives)
On vérifiera soigneusement que des expressions comme « de préférence », « par exemple »,
« notamment », « etc. » ne prêtent pas à confusion. En général, les caractéristiques facultatives
n’appartiennent pas à la définition d’une invention mais sont propres à des formes d’exécution
décrites dans des revendications dépendantes; elles seront dès lors admises dans les
revendications indépendantes uniquement si la clarté de la définition n’est pas affectée et si le
domaine d’application de la revendication indépendante reste clairement identifiable. Ces
caractéristiques facultatives doivent être clairement identifiables en tant que telles : pour cela, la
revendication doit rester compréhensible même si elle en est dépourvue et ne pas changer de
sens lorsqu’elle est lue sans elles.
Dans les indications illustratives, données donc à titre d’exemple, qui sont composées d’une
notion générale et d’un exemple concret, la notion générale est antéposée (« gaz inertes tels
qu’azote », mais pas « azote ou autres gaz inertes »).
Les formulations avec des énumérations non exhaustives (« vis, rivets ou analogues ») ou avec
des indications contenant des éléments indéterminés (« papier ou matériau similaire ») ne
délimitent pas l’objet de l’invention de façon assez clair et seront par conséquent rejetées.
De brèves indications facultatives dans la désignation de l’objet figurant dans les revendications
indépendantes de procédé ou de produit sont admises, si elles se réfèrent à un champ
d’application préféré du procédé ou à une utilisation préférée du produit. En principe, de telles
indications seront rédigées sous la forme « notamment pour… ». Dans les revendications
d’application et d’utilisation, on refusera cependant les indications facultatives si elles font
apparaître le domaine d’application ou le but d’utilisation de façon peu précise.
6 Revendications
49
Concernant les indications de constituants facultatifs d’une composition pour les inventions
chimiques, cf. chiffre 10.6.2 (p. 86).
6.2.6 Caractéristiques négatives et disclaimers
En règle générale, une invention sera définie par des caractéristiques positives. Les
caractéristiques négatives sont admissibles seulement si la définition de l’invention demeure
claire et qu’il n’est pas possible de définir cette dernière d’une autre manière (p. ex. « sans
espace »).
Les caractéristiques négatives sous forme d’exceptions formulées dans un domaine revendiqué
sont qualifiées de disclaimers. Ces derniers servent souvent à exclure une partie non
brevetable ou soumise à un droit antérieur. Il faut vérifier si des caractéristiques positives ne
sont pas susceptibles de définir de façon plus claire et concise l’objet restant dans la
revendication. Lorsqu’un disclaimer est admis, le domaine exclu doit être défini sans ambiguïté.
L’introduction d’un disclaimer après le dépôt peut entraîner le report de la date du dépôt de la
demande de brevet (cf. ch. 5.2.5 p. 43).
6.2.7 Références à ce qui est connu
Une caractéristique portant sur une différence par rapport à quelque chose de connu (« plus
grand que les … connus »), est indéterminée et sera refusée. Si elle est précisée dans une
revendication à l’aide de la description, il faut que la source citée dans la description soit
publiée à la date de dépôt.
Il est en général possible de biffer les autres références cherchant à englober quelque chose de
connu ou d’usuel (p. ex. « un moyen connu pour... », « de façon en soi connue... ») sans qu’il
en résulte un élargissement matériel. Si le demandeur tient à sa référence, il faut exiger que
l’interprétation en soit garantie par la citation, dans la description, de formes d’exécution ou de
passages des publications concernées.
6.2.8 Alternatives
Les alternatives sont admissibles lorsque les membres pris isolément sont clairs et nettement
délimités les uns des autres, équivalents entre eux et que l’unité de l’invention n’est pas mise
en question (cf. ch. 6.1.4 p. 48). La revendication ne doit pas être surchargée d’alternatives au
point que ces dernières remettent en question sa compréhension et/ou qu’elles conduisent à un
manque de clarté ou à des difficultés d’interprétation.
Pour la subordination à des alternatives valent également les normes exposées au
ch. 6.4.2 (p. 54).
6.2.9 « consister en » – « contenir »
Lorsque l’objet de l’invention « contient », « comprend », « inclut » ou « englobe » les divers
éléments, ce genre d’énumération n’est pas exhaustif. Pour « consister en », il faut vérifier si
l’objet de l’invention ne consiste effectivement qu’en ces éléments. Dans ce cas, il n'est pas
6 Revendications
50
possible d'ajouter d’autres parties, même au moyen d'une revendication dépendante (p. ex. à
un dispositif; cf. aussi compositions chimiques, ch. 10.6.2 p. 84)
6.2.10 Marques
Des marques déposées (tout comme d’autres désignations commerciales) ne sont pas
autorisées dans des revendications, car leur contenu technique est indéterminé et peut varier
au cours de l’existence du brevet. Elles sont toutefois admises dans la description.
6.2.11 Normes
Les références à des normes sont admises dans les revendications si le rapport entre les
caractéristiques techniques revendiquées et le contenu de la norme évoquée apparaît de façon
manifeste. En cas de manque de clarté, des références bibliographiques adaptées seront
demandées.
6.3 Règles relatives à la forme et à la rédaction des revendications
6.3.1 Règles relatives à la rédaction des revendications
Les revendications indépendantes et dépendantes doivent être numérotées consécutivement
en chiffres arabes (art. 29, al. 6, OBI). Si nécessaire, cela sera corrigé d’office en rouge.
En règle générale, chaque revendication doit être formulée en une seule phrase. Bien
qu’aucune prescription légale n’existe à ce sujet, on ne s’écartera pas sans motif de cette forme
qui est la plus appropriée pour une définition unitaire.
C’est au demandeur qu’il appartient de choisir s’il souhaite subdiviser le contenu des
revendications en préambule et caractéristique à l’aide d’une expression telle que « caractérisé
par le fait que » et de décider quelles caractéristiques feront partie du préambule. Toutefois, la
clarté de la revendication ne doit pas en souffrir. Pour l’examen de la définition de l’invention,
l’ensemble des caractéristiques est déterminant, indépendamment de ladite subdivision.
Il est permis de présenter les revendications sous une forme structurée, en fonction des
caractéristiques, dans la mesure où cela contribue à les rendre plus explicites et mieux
ordonnées. C’est pourquoi la structuration ne doit pas être poussée trop loin. Il importe qu’elle
se justifie par le contenu de la revendication et qu’elle se rapporte à des caractéristiques de
même nature (p. ex. les étapes successives d’un procédé en a, b, c). Etant réservés à la
numérotation des revendications, les chiffres arabes ne sont pas autorisés pour la subdivision.
6.3.2 Renvois à la description et aux dessins (art. 29, al. 4, OBI)
On refusera par principe un renvoi à la description, car il est toujours possible et raisonnable
de répéter dans une revendication ce qui est écrit dans la description, y compris des formules,
des tableaux, etc. En revanche, il est loisible de renvoyer, dans la description, à des
revendications déterminées.
6 Revendications
51
Des renvois aux dessins ne sont admissibles que si une description par des mots (ou à l’aide
d’une formule) n’est pas possible ou pas raisonnable. Ainsi, une invention peut contenir une
forme spéciale qui est représentée dans les dessins, mais qu’il n’est pas facile de décrire avec
des mots. Une référence n’est toutefois admise que sous une forme déterminée et obligatoire,
et non pas sous une forme vague, par exemple « approximativement tel que représenté dans la
figure… ».
Dans les deux cas ci-dessus, il incombe au demandeur de prouver qu’une définition dépourvue
de tels renvois est impossible. On rencontre souvent de pareils cas pour les inventions
chimiques (cf. ch. 10.6.1 p. 80) et biotechnologiques (cf. ch. 11.6 p. 94).
6.3.3 Signes de référence (art. 29, al. 5, OBI)
Les signes de référence ne sont autorisés qu’entre parenthèses, et on ne les exigera que si la
compréhension des liens entre les caractéristiques de la revendication et les parties
correspondantes des dessins s’en trouve facilitée. Néanmoins, la revendication doit demeurer
compréhensible sans ces signes, et son sens ne pas changer, si on la lit sans eux.
Il est permis de renvoyer à des figures comportant des signes de référence particuliers, par
exemple « (14 – figure 2) ». Il n’est par contre pas admissible d’ajouter d’autres expressions
telles que « moyens de fixation (vis 8, clou 9) » entre parenthèses, car l’on ne sait pas
exactement s’il s’agit de caractéristiques propres, et la définition de l’invention perdrait son
univocité.
6.4 Types de revendications
Les art. 52, al. 1, et 55 LBI définissent deux types de revendications : les revendications
indépendantes et les revendications dépendantes.
6.4.1 Revendications indépendantes
Ce qui est exposé comme invention dans la demande de brevet est défini dans une ou
plusieurs revendication(s) indépendante(s). Ces dernières doivent contenir toutes les
caractéristiques qui sont essentielles à l’invention et comprendre tout ce qui est présenté
dans la description comme étant l’invention. En outre, il faut que la revendication indépendante
englobe tout ce qui est présenté comme formes d’exécution dans les revendications
dépendantes. Sont applicables les règles évoquées au ch. 6.1 (p. 41), et notamment les
exigences formulées à l’égard de la définition de l’invention en tant que telle et celles relatives à
la clarté.
Dans une revendication indépendante, une définition de l’invention est également complète
quand une partie des caractéristiques est reprise d’une autre revendication indépendante par
une tournure telle que « au lieu de …, on … » ou « que … est remplacé par … ».
Enfin, les revendications indépendantes servent à constater si les critères d’unité du brevet sont
remplis.
6 Revendications
52
Les revendications secondaires constituent une forme particulière de revendications
indépendantes. Elles sont le plus souvent reliées par une référence à une (la plupart du temps
à la première) ou à plusieurs revendication(s) indépendante(s) précédente(s). Cette référence
se fait par l’énumération d’une ou plusieurs caractéristique(s) essentielle(s) à l’invention des
revendications précédentes. S’il faut reprendre toutes les caractéristiques, il est possible de
remplacer l’énumération détaillée (qualifiée de « renvoi implicite ») par un renvoi explicite
(p. ex. « 2. Procédé pour la fabrication du produit selon la revendication 1 » au lieu de
l’énumération des caractéristiques de ce produit). Il est impératif que le renvoi soit toujours
rédigé dans la forme déterminée et non pas comme « indication à titre d’exemple ». Ainsi, une
formulation telle que « 2. Produit tel qu’on peut le fabriquer par le procédé selon la
revendication 1 » ou « ... tel qu’on peut l’obtenir selon la revendication 1 » ne serait pas
acceptable.
Le renvoi peut aussi englober une ou plusieurs revendication(s) dépendantes, sous la forme
cumulative ou alternative. Les revendications secondaires ne décrivent aucune forme
d’exécution particulière. Ainsi, elles ne constituent pas des revendications dépendantes au sens
de l’art. 55 LBI, mais élargissent l’étendue de la protection du brevet.
Ce qu’on appelle les « fausses revendications indépendantes » ne sont pas admissibles. Il
s’agit de revendications qui, bien qu’elles portent sur une forme d’exécution particulière de
l’objet d’une revendication indépendante, sont elles-mêmes formulées comme une
revendication indépendante. Une telle revendication est reconnaissable en ce qu’elle contient
toutes les caractéristiques – excepté en cas d’alternatives – d’une autre revendication, et cela
bien qu’elle ne s’y réfère pas. Elle peut donc être transformée en une revendication dépendante
sans que sa portée s’en trouve modifiée, les caractéristiques de l’autre revendication étant
remplacées par une subordination.
6.4.2 Revendications dépendantes
Les parties de l’exposé contenues dans la demande de brevet qui se rapportent à des formes
spéciales d’exécution peuvent faire l’objet de revendications dépendantes (art. 55 LBI).
Celles-ci ne doivent contenir que les caractéristiques qui sont indispensables pour définir ces
formes d’exécution (art. 31, al. 1, OBI).
Pour l’examen quant au fond, la règle suivante s’applique : Si la formulation d’une
revendication dépendante n’est pas absolument claire, mais que la partie correspondante de la
description ou des dessins l’est pour l’homme de métier, on n’exigera pas de modification de la
revendication. Néanmoins, aucune contradiction avec la revendication dont elle dépend n’est
autorisée. La terminologie utilisée doit correspondre à celle de la revendication dont elle
dépend.
Objet des revendications dépendantes
Une revendication dépendante doit présenter toutes les caractéristiques de la revendication
indépendante à laquelle elle est subordonnée. Toutefois, si la revendication indépendante
contient une énumération d’alternatives, la revendication dépendante peut se référer
uniquement à une partie ou même à un seul membre de ces alternatives.
Dans les revendications dépendantes, seules des indications limitant le domaine de validité
de la revendication indépendante qui les coiffe sont admises. Elles peuvent être considérées
6 Revendications
53
comme des « positions de repli » préparées par le demandeur au cas où la revendication
indépendante ne pouvait être maintenue.
Si l’examinateur présume que la revendication dépendante est matériellement identique à la
revendication indépendante, il n’est pas nécessaire qu’il l’analyse car elle n’a pas d’influence
sur l’étendue de la protection du brevet. Lorsqu’elles sont manifestement identiques, cette
constatation fera l’objet d’une notification en application de l’art. 29 OBI.
Des caractéristiques de substitution telles que « au lieu de …, on … » ou « que … est
remplacé par … » n’ont pas leur place dans les revendications dépendantes. On refusera
toujours une revendication dépendante si elle élargit ou déplace l’objet de la revendication dont
elle dépend au lieu de la limiter. Si l’unité de la demande le permet (art. 52, al. 2, LBI), la
revendication formulée comme indépendante peut demeurer dans la demande.
La limitation à la forme spéciale d’exécution se fait par le biais des « caractéristiques
spécifiques ». Ces dernières définissent la différence par rapport aux caractéristiques de
l’objet figurant dans la revendication qui coiffe la revendication dépendante. Une revendication
dépendante se rapporte donc toujours à l’une des possibilités de réaliser cet objet. Une
revendication dépendante peut également énumérer plusieurs ou toutes les variantes possibles
(p. ex. « ...caractérisé par le fait que la surface est égale ou inégale »). Il s’agit ici de formes
d’exécutions alternatives qui peuvent être englobées dans la même revendication.
Dans certaines circonstances, il est envisageable qu’une revendication dépendante ne
contienne aucune autre caractéristique que celles qui résultent d’une subordination multiple à
des revendications qui la précèdent.
Les caractéristiques spécifiques mentionnées dans les revendications dépendantes peuvent
soit préciser des caractéristiques déjà mentionnées dans la revendication à laquelle elles sont
subordonnées, soit ajouter d’autres caractéristiques. Dans ce dernier cas, cependant, on
rejettera une revendication dépendante si la prétendue forme d’exécution ainsi définie ne tombe
plus sous la désignation de l’objet de la revendication dont elle dépend. Cela fera en particulier
l’objet d’une notification lorsqu’une revendication indépendante pour un procédé de
fabrication est suivie d’une revendication dépendante pour un traitement ultérieur du produit
résultant du procédé, qui transforme ce produit en un autre; il en va de même pour les
procédés de travail lorsque, dans une revendication dépendante, sont mentionnées d’autres
étapes qui conduisent à un autre résultat final.
Des revendications dépendantes de procédé dont les caractéristiques spécifiques ne
précisent pas les opérations mais uniquement le domaine d’application du procédé défini par
la revendication indépendante (p. ex. en indiquant un produit de départ, un matériau à traiter,
un moyen de traitement, etc.) sont également admissibles.
Des revendications dépendantes de produit ou de dispositif qui se bornent à caractériser
l’utilisation du produit ou du dispositif défini par la revendication indépendante, sans préciser
simultanément ce produit ou ce dispositif, seront refusées en vertu de l’art. 55 LBI.
Il importe de garantir la compréhension des revendications. C’est pourquoi elles doivent être
groupées pour qu’on en ait une vue d’ensemble. La plupart du temps, les revendications
dépendantes suivent la revendication 1; vient ensuite la revendication indépendante suivante,
suivie des revendications dépendantes correspondantes, etc. Il est également possible
d’énumérer en premier toutes les revendications indépendantes et ensuite toutes celles
dépendant de la revendication indépendante 1, suivies des revendications dépendantes de la
revendication indépendante 2, etc.
6 Revendications
54
Subordination dans les revendications dépendantes
Une revendication dépendante peut se référer à une ou à plusieurs revendication(s)
précédente(s) de la même catégorie. On parle alors de subordination simple ou de
subordination multiple. La subordination en tant que telle doit être clairement identifiable; elle
englobe toute la revendication précédente (ou toutes les revendications précédentes) et pas
seulement quelques caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques. La subordination fait
en règle générale partie du préambule de la revendication dépendante, si une telle subdivision
a été choisie.
Pour une subordination multiple :
- Dans chaque subordination, l’énumération doit être claire et exhaustive (art. 31, al. 2,
OBI). Ne sont pas admises non seulement les énumérations ouvertes telles que « selon une
ou plusieurs des revendications 2 à 3 » ou « selon au moins une des revendications 2 à 3 »,
mais encore celles qui sont formulées de manière confuse (p. ex. « selon les revendications
4, 6, 8 et/ou 7 à 9 »).
- La subordination multiple peut être rédigée soit sous forme directe (toutes les
revendications concernées sont énumérées de manière explicite), soit sous forme
indirecte; les revendications concernées sont indiquées de manière implicite (le renvoi à
chaque revendication précédente qui est déjà contenue dans la subordination d’une
revendication qui suit cette revendication n’est pas répété).
- La subordination peut englober les revendications de manière alternative (selon l'une des
revendications…) ou cumulative (selon les revendications…), mais il faut pouvoir
clairement reconnaître de quel cas il s’agit.
La subordination alternative comprend plusieurs revendications, mais ne sont reprises que
les caractéristiques d’une seule des revendications mentionnées.
Les subordinations cumulatives englobent plusieurs revendications en reprenant les
caractéristiques des revendications ainsi mentionnées. La combinaison des caractéristiques
additionnées doit paraître sensée, c’est-à-dire ne pas contenir de contradiction manifeste.
Une subordination cumulative peut aussi prendre la forme d’une cascade, autrement dit au
moins une des revendications englobées dans la subordination est elle-même déjà
subordonnée cumulativement.
En plus des subordinations purement cumulatives ou purement alternatives, des
élargissements sont admissibles à condition qu’ils soient clairs et univoques. Sont par
exemple admissibles les formulations suivantes : « … selon la revendication 2 et selon l’une
des revendications 3 ou 4 » (i.e. 2 et (3 ou 4)), ou « selon l’une des revendications 2 ou 3 et
selon la revendication 4 » (i.e. (2 ou 3) et 4).
- La subordination multiple peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même
catégorie.
6 Revendications
55
6.5 Catégories de revendication et types fondamentaux
L’art. 52, al. 1, LBI énumère de manière exhaustive les catégories de revendication qui sont :
a) un procédé;
b) un produit, un moyen pour la mise en œuvre d’un procédé ou un dispositif;
c) une application d’un procédé;
d) une utilisation d’un produit.
Il n’existe aucune autre catégorie; chaque invention définie dans une revendication doit
appartenir à l’une des catégories énoncées. Cela ne veut pas dire qu’il est interdit d’utiliser des
désignations différentes dans la définition de l’invention, pour autant que la catégorie soit
explicite; par exemple, pour l’expression « méthode pour la fabrication de… », il n’y a aucun
doute sur le fait qu’il s’agit d’un procédé.
De cette énumération se dégagent deux types de base :
- les revendications de produit pour des objets (produits, moyens pour la mise en œuvre d’un
procédé, dispositifs, matières, substances);
- les revendications de procédé pour des activités (procédés et leurs applications).
Les revendications d’utilisation appartiennent la plupart du temps au deuxième groupe
(« équivalentes à des procédés »), mais peuvent aussi être « équivalentes à des produits ».
Lorsque plus d’une catégorie de revendication conviennent pour définir l’invention, le
demandeur est en principe libre de choisir. Il n’a cependant pas le droit de tirer profit de cette
liberté pour contourner une objection à la brevetabilité en présentant une revendication d’une
autre catégorie. Par exemple, il n’est pas autorisé de rendre un procédé médical brevetable
seulement par transformation en une utilisation correspondante. Les pièces techniques doivent
exposer la catégorie d’invention choisie. Les revendications de chaque catégorie peuvent se
présenter sous forme de revendications secondaires.
Les critères supplémentaires suivants pour les diverses catégories s’appliquent en plus des
règles générales applicables aux revendications :
6 Revendications
56
6.5.1 Revendications de procédé
Définition
Une revendication de procédé décrit toujours un processus faisant intervenir la composante
temps, et dans lequel un point de départ, un point d’arrivée et la démarche à suivre doivent être
pour le moins implicitement reconnaissables. La définition est incomplète lorsque ces trois
éléments ne sont pas tous reconnaissables.
Selon le résultat du procédé, on distingue entre :
- Les procédés aboutissant à un produit matériel, soit les procédés de fabrication et les
procédés de travail; pour les procédés de fabrication (et uniquement pour ces derniers!),
l’étendue de la protection s’étend également au produit direct de ce procédé (art. 8a, al. 1,
LBI). Si le produit matériel auquel aboutit le procédé est de la matière biologique, l’effet du
brevet s’étend aux produits résultant de la multiplication de cette matière (art. 8a, al. 2, LBI).
- Les procédés qui n’aboutissent pas à un résultat matériel, soit les analyses, mesures et
autres procédés analogues.
- Les procédés de mise en action d’un dispositif.
Critères d’examen
Les caractéristiques utilisées dans la définition du procédé doivent être de nature technique;
cette définition peut également comprendre des caractéristiques fonctionnelles décrivant par
exemple le but d’un traitement (p. ex. procédé de calibrage afin qu’un instrument puisse remplir
une fonction déterminée). La définition peut comprendre, en plus des caractéristiques
techniques, également des caractéristiques non techniques (cf. ch. 6.2.1, p. 47)
On acceptera une revendication de procédé qui définit uniquement le principe de
fonctionnement d’un dispositif dans la mesure où elle est formulée clairement et la catégorie de
revendication identifiable sans équivoque.
Les procédés qui se rapportent à la fabrication de produits déterminés à partir de matières
premières quelconques et d’une manière quelconque ne contiennent pas les trois éléments
indispensables de la définition. Des revendications de produits correspondants viendront les
remplacer.
Les procédés de mise en action requièrent une attention particulière :
- Par la force des choses, une revendication pour un « procédé de mise en action d’un
dispositif » contient aussi bien des caractéristiques de dispositif que des
caractéristiques de procédé, l’accent étant toutefois nettement mis sur ces dernières. S’il
manque des caractéristiques de dispositif ou des caractéristiques de procédé, il ne sera pas
possible de revendiquer un procédé de mise en action. Il faudra formuler une revendication
de procédé resp. une revendication de dispositif.
- Dans une revendication indépendante formulée comme première ou unique revendication,
on est en droit d’admettre que le dispositif est connu, du moins dans son principe. Dans le
cas contraire, la définition de l’objet de l’invention est incomplète et la revendication
ambiguë dans son ensemble.
6 Revendications
57
- Les caractéristiques du dispositif peuvent se limiter à une désignation générale et
compréhensible de celui-ci (« procédé de mise en action d’un moteur Diesel… »). Les
caractéristiques du procédé figurent généralement dans la caractéristique de la
revendication. Les étapes du procédé ne doivent pas être indépendantes du dispositif
mentionné dans la revendication, mais se dérouler sur ce dernier.
- Les procédés de mise en action sont souvent formulés sous forme de revendications
secondaires : en règle générale, les caractéristiques de dispositif sont reprises avec le
renvoi; il n’est donc pas nécessaire de les reprendre de manière explicite dans la définition
de l’invention.
6.5.2 Revendications d’application
Définition
La définition d’une « application d’un procédé » comprend la description de ce procédé, la
mention du domaine d’application ou du but visé et à titre facultatif, d’autres caractéristiques de
l’application. Cette définition doit donc répondre aux questions suivantes : Quel est le procédé
appliqué ? Dans quel domaine est-il appliqué ? Les revendications d’application sont formulées
la plupart du temps sous la forme de revendications secondaires, car il est difficile de
caractériser en soi le procédé appliqué.
Critères d’examen
La notion d’« application » présuppose que le procédé est spécifié, c’est-à-dire que la
revendication doit être limitée à l’une des applications possibles. Si tel n’est pas le cas, la
revendication ne couvre pas une application, mais bien une fois encore l’ensemble du procédé.
En plus de l’indication du procédé et du domaine d’application, la revendication peut
comprendre d’autres caractéristiques de l’application. Il est impératif que celles-ci soient
appropriées à la définition d’une invention de cette catégorie. Dans la mesure où il n’y a pas de
contradiction, aucune objection ne sera faite quant à l’absence de lien technique entre ces
particularités et l’application revendiquée.
La notion d’application peut recouvrir les cas suivants :
- Procédé défini de manière générale : indication du domaine d’application (p. ex.
« 2. Application du procédé selon la revendication 1 pour… ».
- Spécification du produit de départ d’un procédé de fabrication ou de l’état de départ d’un
procédé de travail (p. ex. « 1. Procédé de fabrication de plaques en matériaux fibreux ... »,
« 2. Application du procédé selon la revendication 1 pour fabriquer des plaques en laine de
bois »).
- Inclusion soit d’une étape préliminaire d’un procédé (c’est-à-dire l’application à des produits
obtenus d’une certaine manière), soit d’une étape ultérieure (c’est-à-dire l’application à des
produits soumis à un traitement ultérieur déterminé); cependant, s’il y a adjonction à la fois
d’étapes préliminaires et d’étapes ultérieures, en d’autres mots si le procédé ne constitue
plus qu’une étape intermédiaire du tout, ce dernier ne sera plus considéré comme une
6 Revendications
58
application du procédé. Il s’agit alors plutôt de deux procédés devant être examinés quant à
leur lien technique.
- Report dans un autre domaine, précisé également, du procédé défini dans la revendication
précédente pour un domaine d’application déterminé.
6.5.3 Revendications portant sur un objet (appelées en général « revendications de
produit »)
Définition
Une revendication portant sur un objet (appelée en général « revendication de produit ») définit
toujours un objet matériel par sa composition ou sa structure, ses composants, ses propriétés
ou ses fonctions. C’est l’état de cet objet qui est déterminant.
Selon l’art. 52, al. 1, let. b, LBI, on distingue :
- les produits au sens propre : en font partie les substances et les compositions, mais aussi
les produits tels que feuilles ou plaques;
- les dispositifs ; il est possible de distinguer ceux pouvant passer de l’état de repos à un
état de marche (p. ex. machines) de ceux existant uniquement à l’« état de repos »;
- les moyens pour la mise en œuvre d’un procédé : il s’agit de produits définis par leur
compositions (p. ex. alliages) ou d’objets définis par leur structure (p. ex. dispositifs, formes)
qui sont conçus ou pour le moins indiqués pour l’exécution d’un procédé.
Critères d’examen
Les caractéristiques doivent être parfaitement constatables sur l’objet lui-même. Il peut
également s’agir de caractéristiques de fabrication, si elles sont reconnaissables sur le produit
fini (p. ex. « soudé »), ce qui ne signifie pas que chaque caractéristique est forcément visible.
Cela est notamment valable pour les inventions de substances chimiques ou pour les « product
by process claims » (cf. ch. 10.6.1 p. 80).
Il est également permis de définir les produits par des propriétés mesurables (point de fusion
des composés chimiques, dureté de l’acier, résistance électrique). Il faut que le type de mesure
soit évident pour l’homme de métier ou qu’il ressorte des pièces techniques.
Les dispositifs peuvent contenir, en plus des caractéristiques structurelles, des
caractéristiques « fonctionnelles » lorsqu’il s’avère impossible de définir l’invention par un
autre moyen sans qu’elle subisse de limitation. Les caractéristiques fonctionnelles peuvent
porter sur un procédé, un effet ou un déroulement (p. ex. une caractéristique de mise en action
d’un dispositif), mais définissent toutefois les caractères d’un objet. Même quand une telle
caractéristique est définie à l’aide d’un verbe, il ne doit y avoir aucun doute sur le fait qu’il s’agit
bien d’une revendication de produit et non pas d’un procédé.
6 Revendications
59
De brèves indications de destination sont admissibles dans les revendications de produit.
Elles n’impliquent pourtant pas que l’objet est revendiqué uniquement pour ce but précis mais
qu’il doit être approprié en vue d’atteindre celui-ci. Les indications de destination peuvent être
rattachées aux diverses pièces d’un dispositif si elles définissent des fonctions impliquant
certains caractères desdites pièces (p. ex. « un moyen pour produire des impulsions
électriques »).
Les règles suivantes s’appliquent aux revendications ayant pour objet un moyen pour la mise
en œuvre d’un procédé :
- Si une telle revendication n’est pas formulée comme revendication secondaire, le texte de la
revendication explicitera clairement par quel moyen ce dispositif / produit est spécialement
adapté à la réalisation d’un procédé déterminé.
- Une revendication secondaire d’un moyen d’exécution ne spécifiera pas la revendication de
procédé, autrement dit la revendication de procédé peut déjà contenir toutes les
caractéristiques du moyen pour la mise en œuvre. Si cela s’avère nécessaire pour la
définition de l’invention, les autres caractéristiques seront nommées expressément, par
exemple sous la forme « dispositif pour réaliser un procédé selon la revendication 1,
contenant de plus les parties suivantes… ».
- Il est possible d’utiliser un moyen pour la mise en œuvre une ou plusieurs fois dans un
procédé et il peut entrer dans le produit final. Il est également permis de revendiquer, en
tant que moyens de mise en œuvre, des produits de départ d’un procédé de fabrication
(matériaux tels qu’alliages ou éléments de machine à assembler). Pour un procédé de
traitement, le produit à traiter n’est pas un moyen de mise en œuvre, alors qu’est admis
comme tel un produit utilisé pour le traitement.
- Un produit intermédiaire apparaissant seulement au cours d’un procédé n’est pas un
moyen de mise en œuvre dudit procédé; mais il est autorisé de le revendiquer comme
produit intermédiaire (donc pas comme « produit X pour la mise en œuvre du procédé »,
mais « produit X comme produit intermédiaire apparaissant au cours du procédé… »). Par
produit intermédiaire, il faut entendre tout produit formé au cours du procédé revendiqué
qu’il soit ensuite retravaillé lui-même (p. ex. dans le cas d’une pièce brute) ou qu’il serve
seulement de moyen auxiliaire pour exécuter les étapes qui suivent (p. ex. l’empreinte d’un
modèle à copier).
6.5.4 Revendications d’utilisation
Définition
La définition d’une utilisation doit contenir la description exacte et du produit, et du but
d’utilisation et par conséquent permettre de répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce qui
est utilisé ? A quelles fins est-ce utilisé ? L’indication du mode d’emploi (« de quelle manière
est-ce utilisé ? ») est facultative.
Le texte d’une revendication d’utilisation explicitera clairement si l’utilisation équivaut à une
« revendication de produit » ou à une « revendication de procédé ». C’est-à-dire qu’il faut
6 Revendications
60
pouvoir modifier la rédaction de celle-ci de manière à obtenir une revendication de l’une ou
l’autre de ces deux catégories, sans que la portée en soit changée. A défaut, la revendication
d’utilisation sera rejetée par manque de clarté; souvent, c’est l’indication du but de l’utilisation
qui est insuffisante. Cette distinction est particulièrement importante en vue de vérifier, pour la
revendication de type « procédé », son application industrielle.
Critères d’examen
Le produit utilisé peut être défini par sa composition (p. ex. composés chimiques) ou par sa
structure. Dans une revendication secondaire, le produit est défini par subordination à une
revendication précédente.
L’indication du but de l’utilisation est obligatoire. Elle peut se faire de manière directe,
autrement dit l’effet est indiqué (p. ex. comme insecticide), ou de manière indirecte qui découle
de l’indication concrète du domaine d’utilisation en relation avec d’autres caractéristiques de la
revendication (p. ex. utilisation du dispositif… dans la fabrication du plastique). On veillera à ce
que les indications ne soient pas trop générales ou indéterminées (p. ex. … dans l’industrie; ...
comme produit intermédiaire).
Il est superflu d’indiquer la manière d’utiliser le produit si la revendication est suffisamment
claire. En présence de telles caractéristiques, elles doivent être appropriées à la désignation
d’une invention. Dans la mesure où il n’y a pas de contradiction, aucune objection ne sera faite
quant à l’absence d’un lien technique entre ces caractéristiques et l’utilisation revendiquée.
Dans une revendication secondaire d’utilisation, le renvoi porte en règle générale sur une
revendication de produit. Le renvoi à un produit dans une revendication de procédé est
également envisageable (« utilisation du produit obtenu par le procédé selon la
revendication 1 … »).
Concrètement, une revendication secondaire d’utilisation ne doit rien dire de plus que ce qui
découle déjà de la revendication dont elle dépend. Le but sera toutefois reconnaissable de
manière indubitable et il y a lieu de choisir une formulation qui ne soit pas une simple répétition;
par exemple « utilisation de l’insecticide selon la revendication 1 comme insecticide » sera
remplacé par « utilisation du produit selon la revendication 1 pour combattre les insectes ».
En principe, les revendications d’utilisation sont équivalentes à un procédé. La forme d’une
revendication d’utilisation équivalant à un produit (utilisation d’un produit dans un autre
produit, à savoir comme élément d’un tout) est la plupart du temps moins claire que la forme
directe de la revendication du produit, c’est-à-dire du tout dans lequel l’élément est « utilisé ».
Les revendications d’utilisation de ce type ne sont autorisées que si la catégorie de
revendication peut être identifiée sans aucun doute. Au lieu de la formulation « utilisation de la
partie A dans un dispositif B », on préférera la revendication d’un dispositif B avec partie
constitutive A.
61
7 Unité du brevet au sens de l’art. 52, al. 2, LBI
La notion d’unité de l’invention est réglée au ch. 6.1.4 (p. 45); elle stipule qu’une revendication
ne peut définir qu’une seule invention (art. 52, al. 1, LBI).
La notion d’unité de l’invention ne doit pas être confondue avec celle d’unité du brevet : une
demande de brevet ou un brevet peut contenir une seule invention ou une pluralité d’inventions.
En vertu de l’art. 52, al. 2, LBI, l’exigence d’unité du brevet est remplie si les inventions définies
dans les revendications indépendantes sont liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment
qu’un seul concept inventif général.
Il est donc fondamental que ces inventions soient étroitement rattachées l’une à l’autre. Cette
idée ressort également de l’expression « pluralité d’inventions liée entre elles… » (art. 52, al. 2,
LBI). La principale raison réside dans le fait que le brevet s’adresse aussi aux tiers (le public, la
concurrence) et que ceux-ci doivent être en mesure d’établir sans gros efforts le contenu du
brevet et, par conséquent, les limites de l’étendue de la protection. Un groupe d’inventions sans
rapport entre elles entraverait cette possibilité. Enfin, les demandes unitaires contribuent à
accroître l’efficacité de la procédure de délivrance des brevets, concourent à la clarté de la
documentation et de la classification, et empêchent l’évitement injustifié de taxes.
7.1 Examen de l’unité
En abordant la question de l’unité, l’examinateur doit toujours être conscient que le constat d’un
manque d’unité ne constitue pas en soi un motif de nullité du brevet. L’art. 52, al. 2, LBI est une
disposition réglementaire visant le respect des objectifs susmentionnés. C’est pourquoi on
accordera une importance adéquate à l’examen de l’unité.
Cet examen sert exclusivement à régulariser les demandes de brevet manquant visiblement
d’unité. Non formaliste, il vise à apporter une réponse à la question suivante : Pour l’homme de
métier, l’étendue de la protection est-elle clairement identifiable ? L’examinateur appréciera
l’unité sans rigueur excessive en évitant l’application trop littérale ou théorique de cette notion.
L’examen de l’unité peut se limiter aux revendications indépendantes (cf. teneur de l’art. 52,
al. 2, LBI). Cependant, il faut également tenir compte de ce qu’on appelle les fausses
revendications indépendantes (cf. ch. 6.4.1 p. 50).
Le plus fréquemment, l’examen de l’unité intervient dans le cadre de l’examen quant au fond,
notamment une fois qu’il a été établi que les exigences visées aux art. 1, 1a, 1b et 2 LBI sont
remplies (cf. art. 59, al. 1, LBI). Il est néanmoins possible que la question de l’unité se pose au
début de l’examen quant au fond, ce qui est par exemple le cas lorsqu’une violation manifeste
de l’unité implique qu’il faut clarifier au préalable sur la base de quel jeu de revendications
l’examen sera poursuivi (cf. à ce sujet ch. 1.2.2 p. 8 « Méthode »).
Si l’examinateur constate que la question de l’unité appelle des clarifications, il le
communiquera au demandeur au moyen d’une notification. Celui-ci a alors le choix entre fournir
la preuve que l’unité existe ou modifier les revendications indépendantes. Il peut également
7 Unité du brevet au sens de l’art. 52, al. 2, LBI
62
déposer des demandes scindées (art. 57 LBI). Le manque d’unité peut aussi apparaître au
cours de l’examen quant au fond suite à la révision des revendications.
C’est au demandeur qu’il incombe d’apporter la preuve du lien technique entre les différentes
revendications indépendantes. Il connaît le mieux l’invention et doit donc indiquer, sur la base
des revendications mêmes, de quelles caractéristiques il ressort un lien technique. On
maintiendra une demande de modification des revendications uniquement dans les cas
évidents : dans le doute, la décision sera prise en faveur du demandeur.
Les cas complexes qui ne sauraient être jugés de manière définitive sur la base des présentes
directives seront soumis suffisamment tôt au coordinateur de l’examen des brevets.
7.2 Règles matérielles d’examen
L’art. 52, al. 2, LBI prévoit que la pluralité d’inventions ne doit former qu’« un seul concept
inventif général ». En l’absence de recherche de nouveauté, il est impossible de réaliser un
examen pour vérifier si cette condition est remplie en comparaison avec l’état de la technique
(« examen a posteriori »). C’est pourquoi l’examinateur se basera sur ce que le demandeur
désigne comme essentiel à l’invention ou plus précisément sur ce qui ressort des pièces
techniques comme étant essentiel à l’invention (« examen a priori »).
En règle générale, l’examinateur peut supposer l’existence d’un concept inventif général dans
les cas suivants :
- solutions techniques analogues appliquées au même problème;
- solutions à des problèmes similaires lorsque ces problèmes sont regroupés par un
« problème général » en raison de leur lien technique;
- action ou effet unitaires de plusieurs inventions;
- lien technique suffisant entre les inventions (pour les revendications de catégories
différentes).
Le principe suivant s’applique à l’examen quant au fond : si l’examinateur est en mesure, sur
la base des revendications indépendantes, d’obtenir une vue d’ensemble sur l’unique concept
inventif général (et par conséquent sur les limites de l’étendue de la protection conférée par le
brevet), l’exigence d’unité est remplie. Les diverses inventions doivent entrer dans le cadre de
ce concept inventif général.
L’art. 30, al. 1, OBI précise la manière dont il est possible de justifier le lien entre plusieurs
inventions formant un concept inventif général. En présence de plusieurs revendications
indépendantes, le lien technique qui exprime le concept inventif général doit ressortir de ces
revendications mêmes et il doit s’agir d’une relation technique exprimée par des éléments
techniques identiques ou correspondants. Autrement dit, il n’est nul besoin que les
caractéristiques soient mentionnées mot pour mot; des caractéristiques concordantes sont
également susceptibles de former le lien technique. Le choix lexical formel n’est donc pas
déterminant.
7 Unité du brevet au sens de l’art. 52, al. 2, LBI
63
Même si le lien technique doit ressortir des revendications mêmes (et être donc
reconnaissable), il faut parfois consulter la description afin d’établir s’il existe une relation entre
les diverses caractéristiques.
Lorsque le lien technique consiste en la reprise des caractéristiques des revendications
précédentes, cette référence peut se faire à l’aide d’une énumération des caractéristiques
concernées ou d’un renvoi (concernant les renvois et les revendications secondaires, cf.
ch. 6.4.1 p. 50). Pour les revendications de catégories diverses, le renvoi est souvent la forme
la plus simple (mais pas obligatoire). Par exemple, le renvoi « … selon revendication 1 »
reprend dans la revendication « 2. Procédé de fabrication du produit selon revendication 1 » les
caractéristiques du produit en indiquant ainsi le lien technique.
Les possibilités évoquées dans les paragraphes suivants sont données à titre d’exemple. Il
s’agit d’une énumération non exhaustive de combinaisons admissibles de revendications
indépendantes. Dans ce contexte, il ne faut pas interpréter la notion de « catégorie » de
manière trop restrictive car elle est susceptible de regrouper des formulations équivalentes.
Pour les inventions chimiques s’appliquent en outre des règles plus détaillées (cf. ch. 10.7
p. 84).
7.2.1 Revendications de la même catégorie
En principe, un même brevet peut contenir plus d’une revendication d’une même des quatre
catégories sans que ces revendications se réfèrent à une revendication d’une autre catégorie.
Les revendications d’application et d’utilisation sont généralement précédées d’une
revendication de procédé ou de produit dont les caractéristiques sont reprises par un renvoi.
Plusieurs revendications de procédé
- Compte tenu des trois éléments de la définition d’un procédé (point de départ, point
d’arrivée, opérations qui conduisent du point de départ au point d’arrivée), plusieurs
procédés seront considérés comme unitaires quand un ou deux de ces éléments sont
essentiels à l’invention et communs aux procédés, justifiant ainsi le lien technique. Chaque
revendication de procédé doit être rédigée de manière autonome.
- Sont également considérés comme unitaires deux procédés, lorsque le second est
équivalent à l’utilisation du produit résultant du premier procédé; ou lorsque le second est
équivalent à une application du premier procédé.
Plusieurs revendications de produit
Les combinaisons possibles sont :
- Produits interdépendants revendiqués séparément mais qui sont, du point de vue
technique, conçus l’un en fonction de l’autre de manière à coopérer : par exemple une fiche
et une prise de courant; un émetteur et un récepteur. Le lien technique consiste dans le fait
que l’un des produits présente des caractéristiques permettant de reconnaître qu’il est
spécialement adapté pour être utilisé avec le produit défini dans l’autre revendication. Afin
7 Unité du brevet au sens de l’art. 52, al. 2, LBI
64
que ce lien soit identifiable, le premier objet doit se référer au second et le second au
premier.
- Deux produits se présentent comme la partie et le tout : la condition d’unité du brevet est
remplie lorsque la partie (c’est-à-dire l’élément commun) est définie dans les deux
revendications de manière identique. La relation entre la partie et le tout doit apparaître
clairement au moins dans la seconde revendication.
- Pour la « partie », il doit s’agir d’un objet qui non seulement peut être défini
indépendamment du tout, mais qui peut aussi être fabriqué et vendu séparément. Elle
présentera toutes les caractéristiques qu’elle possède comme partie constitutive du tout.
De plus, il est fondamental que le « tout » soit constitué par un objet présentant une
structure et non une simple juxtaposition d’éléments individuels.
- Il est possible de revendiquer en premier la partie, puis le tout; il n’est pas nécessaire
que les autres parties du tout soient spécifiées dans la seconde revendication (p. ex.
1. Unité de chauffe (pour les machines à café); 2. Machine à café comportant une unité
de chauffe selon revendication 1). Il est aussi envisageable de commencer par
revendiquer plusieurs parties; le cas échéant, il faut pouvoir percevoir le lien au tout.
- Une autre possibilité consiste à revendiquer d’abord le tout et ensuite la partie. Dans ce
cas de figure, il est essentiel que la partie soit décrite de façon explicite dans la première
revendication (1. Machine à café munie d'une unité de chauffe… 2. Unité de chauffe
pour une machine à café selon revendication 1).
- La paire « partie et tout » peut être développée de façon télescopique (1. partie A; 2.
objet B comportant partie A; 3. objet C comportant l’objet B).
- La combinaison d’une première revendication pour un produit et d’une autre revendication
indépendante pour un moyen de fabrication de ce produit est plutôt rare, car un procédé
de fabrication du produit est souvent déjà revendiqué entre ces deux objets. La combinaison
est cependant admissible si les caractéristiques qui servent à définir le moyen laissent
clairement reconnaître que celui-ci est spécialement adapté à la fabrication dudit produit. La
fabrication correspondante du produit est exposée dans les pièces techniques.
- Des adaptations particulières ou des développements d’un objet en comparaison avec
un autre : par exemple quand une caractéristique A est remplacée par une caractéristique B
sans être complètement abandonnée. Il faut néanmoins pouvoir discerner le lien technique
sur la base des autres caractéristiques essentielles à l’invention.
- Une série de produits en relation entre eux sans qu’un procédé soit revendiqué. Leur lien
technique est toutefois identifiable sur la base des revendications indépendantes. De pareils
cas se présentent souvent pour les inventions biotechnologiques (p. ex. gène, construction
génétique, hôte, protéine, médicament; cf. ch. 11.7 p. 95).
Division d’une alternative unitaire
S’il est possible de réunir plusieurs revendications indépendantes d’une même catégorie en une
seule revendication unitaire au sens de l’art. 52, al. 1, LBI, l’unité des revendications
indépendantes en question est donnée. Chaque revendication en soi doit cependant être
facilement compréhensible.
7 Unité du brevet au sens de l’art. 52, al. 2, LBI
65
7.2.2 Revendications de diverses catégories
Il est en principe permis d’établir pour chaque catégorie de revendications une ou plusieurs
revendications secondaires d’autres catégories. L’examinateur doit pouvoir repérer, sur la base
des caractéristiques essentielles à l’invention, un fil conducteur reliant les diverses
revendications indépendantes.
Pour les revendications appartenant aux diverses catégories, le lien technique est
généralement exprimé par un renvoi. Ce dernier est souvent plus simple et plus clair que la
mention détaillée des caractéristiques de la revendication précédente, notamment pour une
revendication secondaire portant sur le produit d’un procédé, sur l’utilisation d’un produit
résultant du procédé ou sur un procédé pour la mise en œuvre d’un dispositif. Dans d’autres
cas, le lien technique peut être spécifié par la mention de toutes les caractéristiques de la
revendication précédente (p. ex. pour les procédés de fabrication d’un produit ou l’utilisation
d’un produit) ou par le biais d’une énumération d’une partie des caractéristiques essentielles à
l’invention.
L’art. 30, al. 2, OBI cite deux genres de combinaisons possibles de revendications
indépendantes de diverses catégories pour lesquelles l’unité est formée :
« Cette condition [du lien technique conformément à l’al. 1] est en particulier réputée remplie
lorsque la demande de brevet contient l’une des combinaisons suivantes de revendications
indépendantes :
a. outre une première revendication pour un procédé : une revendication pour un moyen de
mise en œuvre de ce procédé, une revendication pour le produit en résultant, et une
revendication, soit pour une application de ce procédé, soit une utilisation de ce produit;
b. outre une première revendication pour un produit ou un dispositif : une revendication pour
un procédé de fabrication de ce produit ou de ce dispositif, une revendication pour un
moyen de mise en œuvre de ce procédé, et une revendication pour une utilisation de ce
produit ou de ce dispositif.
De la teneur de la première phrase, il découle que les combinaisons énumérées ne sont pas
exhaustives. Il s’agit bien plus de « cas garantis » pour autant que le libellé de chaque
revendication permette de reconnaître l’une de ces combinaisons.
Ces dernières peuvent être modifiées ou subir des ajouts de nature diverse sans que l’unité
en soi altérée :
- Il peut y avoir une pluralité de revendications secondaires de la même catégorie: par
exemple, plusieurs applications du procédé peuvent exister pour la let. a ou, pour la let. b, il
est possible que soient revendiquées plusieurs fabrications ou utilisations du produit ou du
dispositif.
- Certaines des revendications peuvent faire défaut; le lien technique doit cependant
demeurer repérable malgré une éventuelle « lacune ».
- Les revendications d’application ou d’utilisation peuvent être remplacées par des
revendications secondaires de procédé ou de produit équivalentes.
7 Unité du brevet au sens de l’art. 52, al. 2, LBI
66
- Il est permis d’ajouter d’autres revendications secondaires à chaque revendication sans en
affecter l’unité, si celles-ci participent au concept inventif général.
- L’ordre des revendications secondaires ne doit pas forcément correspondre à l’énumération
ci-dessus. Une certaine logique est cependant indispensable afin d’assurer la clarté du lien
qui rattache les diverses inventions. Ainsi, on exigera des changements uniquement dans la
mesure où cela s’avère nécessaire pour reconnaître le lien technique.
En plus des combinaisons figurant à l’art. 30, al. 2, OBI et des variantes qui en découlent,
d’autres combinaisons sont autorisées. La limite de ces dernières se situe là où l’examinateur
ne discerne plus un concept inventif général.
S’appliquent notamment les règles suivantes :
- Une revendication secondaire portant sur un dispositif ou un moyen de mise en œuvre
pour un procédé doit être spécialement conçue pour ce procédé; cela ne signifie pas pour
autant qu’il soit interdit d’utiliser ce dispositif ou ce moyen de mise en œuvre pour réaliser
un autre procédé.
Si le lien technique n’existe que pour une forme d’exécution du procédé, il y a lieu d’exiger
une limitation correspondante, soit au moyen d’un renvoi à une revendication dépendante
de procédé, soit par la spécification de ce dernier dans le préambule de la revendication
secondaire.
Une revendication secondaire portant sur un dispositif peut se référer à une étape du
procédé seulement. En revanche, un renvoi reprend le procédé dans son ensemble. C’est
pourquoi il est nécessaire d’ajouter une précision dans le préambule de la revendication
secondaire.
8 Exigences formelles relatives aux pièces techniques
67
8 Exigences formelles relatives aux pièces techniques
8.1 Règles générales
Ce chapitre règle les exigences à l’égard des pièces techniques dans la mesure où elles n’ont
pas encore été évoquées aux chapitres 1 à 7. Les revendications font également partie des
pièces techniques; l’examen de leur contenu a déjà été traité au chap. 6 et ne fera donc pas
l’objet du présent chapitre.
L’examen quant au fond porte principalement sur l’examen du contenu de la demande de
brevet. La constatation de défauts formels est secondaire ; ceux-ci seront mentionnés dans une
notification après le traitement des points essentiels.
L’art. 25 OBI résume les dispositions générales concernant les pièces techniques. Il faut tenir
compte, dans le cadre de l’examen quant au fond, des aspects suivants :
- Les tableaux, les formules et les caractères spéciaux (p. ex. les lettres grecques) ne
sont pas considérés comme des dessins et peuvent donc figurer dans la description, les
revendications ou l’abrégé (art. 25, al. 8, OBI). Il est possible de n’indiquer qu’une seule fois
les formules et les tableaux identiques qui sont nécessaires aussi bien dans une
revendication que dans la description; dans ce cas, ils doivent toutefois apparaître dans la
revendication, et la description comprendra le renvoi « (formule (I) de la revendication…) ».
Toutes les formules mathématiques et chimiques seront écrites selon l’usage du domaine
technique concerné et à l’aide des symboles usuels (art. 25, al. 9, OBI).
- Les unités de mesure (art. 25, al. 9, OBI) : En principe, il n’est permis d’utiliser que les
unités SI et les unités dérivées selon l’Ordonnance sur les unités
(https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940345/index.html). D’autres unités
sont admises dans les pièces techniques (y compris les revendications) à la condition
qu’elles soient données en supplément des unités prescrites. On vérifiera les unités de
mesure en particulier dans les revendications et dans les parties essentielles pour l’exposé.
- La terminologie utilisée doit être uniforme et communément reconnue dans le domaine
considéré (art. 25, al. 10, OBI) (cf. à ce sujet ch. 4.3 p. 33 « Terminologie »).
- Des règles spéciales s’appliquent à l’examen du titre et de l’abrégé dans les demandes
PCT (cf. ch. 12.5 p. 105).
8.2 Description
La description sert (avec les dessins) à exposer l’invention et à interpréter les revendications.
La méthode et les limites de l’examen quant au fond ont été traitées au chap. 4 (p. 29). Pour la
description, il faut prendre en considération les points complémentaires suivants :
- On exigera une énumération des figures si elle semble nécessaire pour donner une vue
d’ensemble du brevet (art. 26, al. 4, OBI).
8 Exigences formelles relatives aux pièces techniques
68
- Il est permis de mettre entre ou hors parenthèses les signes de référence.
- Dans la description (contrairement aux revendications, cf. ch. 6.2.10 p. 48), des marques
seront admissibles seulement si aucun désavantage n’est attribué aux produits ainsi cités.
- Les références à des demandes de brevet suisses non publiées ne sont pas admises s’il
n’est pas possible de les remplacer, avant la fin de l’examen, par le numéro de la demande
publiée ou du fascicule du brevet. De telles références ne justifient pas le renvoi de
l’examen. Les références à des demandes de brevet d’autres offices seront acceptées sans
contrôle. Mais lorsqu’une telle référence est nécessaire à l’exposé de l’invention, c’est au
demandeur qu’il incombe de veiller à ce qu’elle soit publiée à la date du dépôt de la
demande de brevet.
8.3 Titre
Le titre n’a par lui-même aucune portée juridique, mais sert uniquement à des fins d’information.
Dès lors, on évitera d’interpréter de manière trop restrictive l’exigence formulée à l’égard du titre
comme donnant de « l’invention une désignation technique claire et concise » (art. 26, al. 1,
OBI).
En règle générale, le titre ne fait pas l’objet d’une notification; conformément à l'art. 26, al. 1,
OBI, il est défini ou rectifié d’office (corrections en rouge). Si l’objet de la demande est modifié
au cours de l’examen quant au fond, une adaptation du titre s’avérera peut-être nécessaire.
Un titre est inadmissible seulement :
- s’il n’est pas approprié à l’objet de la première revendication ou s’il est manifestement
plus restrictif;
- s’il désigne explicitement une catégorie d’invention qui n’est pas revendiquée;
- s’il est manifestement trop général et n’apporte aucune indication suffisante sur l’invention;
- s’il contient des dénominations fantaisistes (art. 26, al. 1, OBI);
- s’il est manifestement trop long.
8.4 Dessins
Tout comme la description, les dessins constituent une partie essentielle de l’exposé de
l’invention. C’est pourquoi ils seront avant tout examinés sous l’angle suivant: Exposent-ils de
manière suffisante l’invention ? (cf. chap. 4 p. 29). Pour les dessins produits ultérieurement, il
importe d’établir s’ils viennent compléter l’exposé, ce qui n’est pas admis (cf. chap. 5 p. 35).
8 Exigences formelles relatives aux pièces techniques
69
Il est permis de présenter sous la forme de feuilles de dessin les formules chimiques et
mathématiques mentionnées dans la description. Les prescriptions sont les mêmes que pour
les feuilles de dessin ordinaires.
L’art. 28 OBI énonce les prescriptions particulières relatives aux dessins. Les éventuels défauts
seront notifiés dans le cadre de l’examen quant au fond. La reproductibilité joue un rôle
essentiel pour la publication du fascicule du brevet, notamment pour les photographies. Il faut
également observer ce qui suit :
- Les lignes directrices seront tracées dans tous les cas de manière à ce que
l’appartenance de telle partie d’une figure à tel signe de référence soit parfaitement claire.
- L’indication de mesures au moyen de cotes, qui est usuelle dans les dessins techniques,
sera évitée si elle ne fait que surcharger une figure inutilement.
- Il suffit que les chiffres, les lettres et les signes de référence soient simples et clairs.
- Les figures comprendront tous les signes de référence mentionnés dans la description ou
dans les revendications. Inversement, il n’est pas obligatoire que les signes de référence
des figures soient commentés dans la description pour autant qu’ils ne sont pas nécessaires
à l’exposé de l’invention. Dans toutes les figures d’une demande de brevet, il est
fondamental d’utiliser les mêmes signes de référence pour les mêmes parties de la même
forme d’exécution.
- En principe, les dessins ne contiennent aucune explication. L’examinateur pourra exiger
de courtes indications ou des mots clés lorsque ceux-ci facilitent la compréhension d’un
dessin complexe.
8.5 Abrégé
L’abrégé d'un brevet délivré sert exclusivement à des fins d’information technique (art. 55b LBI).
En d’autres mots, il ne sert pas à interpréter les revendications et ne fait pas non plus partie de
l’exposé. Il doit permettre aux tiers de décider s’il y a lieu de consulter l’ensemble du fascicule
(art. 32, al. 1, OBI). L’abrégé donne un bref aperçu général de ce qui est exposé, même si cela
n’est pas revendiqué. Ceci vaut également pour l’abrégé finalisé par l’IPI dans le fascicule de la
demande.
Afin que l’abrégé puisse remplir sa fonction, il est important qu’il soit rédigé de façon claire et
compréhensible (art. 32 OBI). Contrairement aux revendications, il peut être constitué de
plusieurs phrases. En règle générale, une reproduction de la première revendication ne
constitue pas un abrégé convenable.
Si l’abrégé fait totalement défaut au moment du dépôt de la demande, il sera exigé par le
service Administration des brevets. Le cas échéant, il sera rédigé d’office par un examinateur
(contre indemnisation des frais) ou rectifié (art. 33 et art. 48c OBI) dans le cadre des préparatifs
à la publication du fascicule de la demande.
8 Exigences formelles relatives aux pièces techniques
70
Pour l’examen quant au fond, il suffit de rectifier l’abrégé lorsque la teneur de la demande a été
modifiée après la publication du fascicule de la demande.
L'abrégé sera adapté uniquement si cela s'avère nécessaire pour le fascicule de la demande ou
le fascicule du brevet en raison de défauts essentiels et si les exigences énoncées à l’art. 32
OBI ne sont manifestement pas remplies, ce qui est le cas :
- lorsqu’il est manifestement incomplet, par exemple lorsqu’il manque des indications sur
l’usage ou le champ d’application (art. 32, al. 2, OBI);
- lorsqu’il présente des contradictions importantes avec ce qui est exposé dans la
demande;
- lorsque sa rédaction le rend difficile à comprendre;
- lorsqu’il dépasse l’ampleur admise de 150 mots (art. 32, al. 6, OBI); s’il ne contient aucune
figure ou formule, cette limite peut être dépassée.
Lorsqu’une formule chimique ou une figure est propre à caractériser une invention, elle
figurera dans l’abrégé (art. 32, al. 3 et 4, OBI). Même en cas de réduction pour la publication,
les détails doivent être encore reconnaissables. Le numéro de la figure (ou de la formule si elle
ne fait pas partie du texte) sera indiqué sur la page de l’abrégé.
Le demandeur est autorisé à proposer une figure sur la formule de requête. L’examinateur
décide si cette figure convient ou non. Il est également envisageable d’utiliser plusieurs figures
ou uniquement une partie déterminée d’une figure.
Les principaux signes de référence du dessin seront indiqués dans l’abrégé (art. 32, al. 4, OBI).
Les autres signes du dessin demeurent tels quels. Les signes de référence peuvent revêtir
(contrairement aux revendications) un caractère de spécification, par exemple « le pignon (8)
engrène sur la roue dentée (9) ».
Si nécessaire et dans les limites de la place disponible, on indiquera dans le texte la
signification des symboles d’une formule (art. 32, al. 3, OBI). Si cela s’avère impossible, on
référera aux définitions qui figurent dans une revendication déterminée.
Les marques seront refusées dans un abrégé uniquement si des désavantages du produit
désigné sont mentionnés
La teneur définitive de l’abrégé est arrêtée d’office (art. 33 OBI). A la fin de l’examen, les
modifications de l’abrégé sont communiquées au demandeur (comme les corrections en rouge).
A des fins d’information, la version qui est publiée est communiquée au demandeur au moment
de la publication de la demande.
8 Exigences formelles relatives aux pièces techniques
71
8.6 Classement
Les demandes de brevet sont préclassées, dès leur réception, au niveau de la sous-classe. Ce
préclassement ne prend en considération que les revendications indépendantes. En tant que
tel, le préclassement ne peut pas être modifié par la suite.
Le classement définitif des demandes de brevet rêvet une grande importance pour la qualité
de la documentation et pour les recherches ultérieures dans les banques de données. Par
conséquent, cette tâche doit être effectuée avec un soin particulier. S’il n’existe aucun rapport
sur l’état de la technique selon l'art. 53 OBI, le classement définitif est attribué peu avant la
publication de la demande. Sinon, il a été attribué et contrôlé au moment de la réalisation de la
recherche.
Le classement définitif peut s’écarter du préclassement. Il incombe à un membre du groupe de
classement et se fait conformément à la Classification internationale des brevets (CIB) et à la
« Cooperative Patent Classification » (CPC). Les règles actuelles fixées notamment dans le
« Guide d'utilisation de la CIB » sont déterminantes. Il importe notamment d’utiliser
correctement les conventions et la terminologie spéciale de la classification.
Si le dossier contient déjà des données de classement, par exemple un document de priorité ou
un rapport de recherche, il convient d'examiner s’il est possible d’utiliser ces données ou d’en
tenir compte pour le classement.
Au moment de la préparation de la fin de l’examen, le classement définitif est attribué. Ce
dernier peut s’écarter du classement complet lorsque le contenu du document (notamment du
jeu de revendications) a été rectifié au cours de l'examen ou lorsque le schéma de classement
a été adapté entre-temps.
72
9 Clôture de l’examen quant au fond
9.1 Rejet dans le cadre de l’examen quant au fond
L’examen quant au fond prévoit un rejet dans les cas d’inobservation d’un délai de réponse à
une notification, si le demandeur n’a pas infirmé les objections à la brevetabilité ou remédié à
des « défauts corrigibles » essentiels. Le rejet ne peut être notifié sans avertissement préalable
du demandeur.
9.1.1 Rejet pour inobservation de délai (art. 23 CO)
Conditions
Aucune réponse n’a été donnée dans le délai imparti, sinon prolongé à une notification. La
sanction est toujours le rejet total de la demande de brevet, mais avec la possibilité de
poursuivre la procédure (art. 46a LBI).
Procédure
La surveillance de l’observation des délais et la notification de la décision de rejet incombent à
l’examinateur.
9.1.2 Rejet pour absence ou insuffisance d'exposé (art. 50 et 50a LBI); rejet pour
modification inadmissible de l’exposé (art. 58, al. 2, LBI; art. 64 OBI)
Conditions
L’examinateur constate que l’objet revendiqué n’est pas exposé ou qu'il est exposé de façon
insuffisante et que le demandeur ne limite pas l’étendue de la protection à la partie exposée.
Le demandeur a modifié les pièces techniques de manière telle qu’il a étendu l’objet de la
demande modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement et il ne
souhaite pas revenir sur ces modifications (art. 64 OBI).
Procédure
Dans les deux cas susmentionnés, le demandeur doit avoir été menacé de rejet. La décision
est en général émise par l’examinateur (ch. 9.1.5), parfois après entente avec le coordinateur
de l’examen des brevets.
9.1.3 Rejet pour objections à la brevetabilité (art. 59a, al. 3, let. a, LBI en relation avec
art. 67, al. 1, OBI)
Conditions
La (dernière) notification se fonde sur l’art. 59, al. 1, LBI en relation avec l’art. 67, al. 1, OBI.
Dans sa réponse, le demandeur ne parvient pas à infirmer les objections de l’examinateur, ni en
modifiant les pièces, ni par un autre moyen (par des contre-arguments en particulier).
9 Clôture de l’examen quant au fond
73
Si le demandeur n’a pas été en mesure, en répondant à la notification, de limiter sa demande à
la partie brevetable, mais que sa lettre dénote une telle intention, il y a lieu de lui donner une
nouvelle occasion de le faire.
Lorsque les objections ne portent que sur une partie de l’objet de la demande de brevet, seule
cette partie sera rejetée (art. 42 PA) dans la mesure où, en ce qui concerne les revendications,
elle est clairement délimitée par rapport au reste de la demande.
Procédure
Si l’examinateur considère que le rejet de la demande est inévitable, cette dernière fera l’objet
d’une discussion avec le coordinateur de l’examen des brevets. En règle générale, la décision
de rejet est ordonnée en collaboration avec le service juridique Droits de propriété industrielle.
9.1.4 Rejet pour non-rectification de « défauts corrigibles » (art. 59a, al. 3, let. b, LBI)
Conditions
La (dernière) notification porte sur l’élimination d’au moins un défaut essentiel déterminé, dans
les pièces techniques, et au terme du délai, ce défaut n’a toujours pas été corrigé.
Convient-il de décider le rejet ou d’envoyer une nouvelle notification ? Tout dépend de
l’efficacité de cette dernière solution (art. 67, al. 2, OBI). En cas d’inobservation totale d’une
remarque claire, concernant ne serait-ce même qu’un seul défaut essentiel, il ne sera pas
envoyé de nouvelle notification. Mais s’il y a eu au moins un effort sérieux pour y remédier ou si
des arguments dignes d’attention ont été opposés aux objections de l’examinateur, une
nouvelle notification sera envoyée. La décision à ce sujet est laissée à l’appréciation de
l’examinateur.
Un rejet partiel est envisageable lorsque le défaut ne concerne qu’une partie déterminée de
l’objet de la demande, qui est nettement délimitée du reste quant aux revendications, par
exemple quand il n’affecte qu’une revendication dépendante. Par contre, il est impensable de
rejeter une partie des pièces techniques (tels l’exemple 4 ou la figure 2).
Procédure : cf. chiffre 9.1.3.
9.1.5 Décision de rejet
Rédaction
Il est impératif que la décision de rejet soit expressément désignée comme telle et structurée
selon le schéma général suivant :
- Numéro de la demande de brevet rejetée et nom du demandeur.
9 Clôture de l’examen quant au fond
74
- Enoncé des faits : bref résumé du contenu déterminant de la demande de brevet, de la ou
des notification(s), de la ou des réponse(s) et, le cas échéant, des modifications apportées.
Cette partie doit être structurée chronologiquement.
- Considérants : motivations juridiques et techniques des objections maintenues, réfutation
des arguments du demandeur et conclusions. Cette partie doit être subdivisée par matière
et structurée logiquement.
- Ce qu’on appelle le "dispositif" avec la formule de rejet
- et les voies de droit, c’est-à-dire:
« La présente décision peut faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal administratif
fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.
Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral
ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la
procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la
signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu’elles soient en mains de la
partie recourante (art. 52 al. 1 PA).»
Remarques
- Pour les rejets dans le cadre de l’examen quant au fond, il convient de contrôler si le service
Administration des brevets n’a pas refusé entre-temps la demande pour d’autres raisons ou
si une telle décision est prise mais qu’elle n’a pas encore été notifiée (p. ex. pour motif de
non-paiement des annuités).
- Seules les annuités payées d’avance et non encore échues sont remboursées (art. 20 OBI).
Le service Administration des brevets examinera ce point avant de signifier la décision.
- En cas de rejet partiel également, le délai de recours est de 30 jours, car il ne s’agit pas
d’une décision incidente.
- Aucune pièce n’est jointe à la décision de rejet.
- Concernant les rejets pour inobservation de délai (cf. ch. 9.1.1 p. 72), on utilisera les lettres
standard disponibles dans la banque de données interne (« lettres BAGIS »).
9.2 Fin de l’examen
Si l’examinateur considère que les pièces techniques sont prêtes pour la délivrance du brevet, il
mettra en ordre le dossier et veillera à ce que l'exemplaire joint à la correspondance et
l'exemplaire interne soient identiques. Il procédera en outre au règlement des travaux de fin
d’examen. Font partie de cette opération le classement définitif, la version définitive du titre et
l’établissement du contenu définitif de l’abrégé.
9 Clôture de l’examen quant au fond
75
9.2.1 Classement définitif
Le classement définitif se fonde sur le classement complet du fascicule de la demande (cf. ch.
8.6 p. 72). Il faut examiner s’il est possible de reprendre sans autre le classement définitif pour
le fascicule du brevet ou s’il faut l’adapter à la version à délivrer. Le classement définitif doit être
clos au plus tard au moment où le dossier est transmis au service Administration des brevets
pour la délivrance du brevet. Au besoin, le demandeur doit fournir les indications nécessaires à
cet effet (art. 66, al. 1, OBI).
9.2.2 Annonce de la fin de l’examen
En se basant sur les indications de l’examinateur, le service Administration des brevets
communique au demandeur la date de fin d’examen au moins un mois avant la date prévue.
La date de fin d’examen met fin au droit du demandeur de modifier les pièces techniques (art.
58, al. 1, LBI). Après la fin de l’examen, seules les corrections au sens de l’art. 22 OBI sont
encore possibles. Elles sont prises en considération et traitées par l’examinateur.
Données nécessaires à l’annonce de la fin d’examen
L’examinateur transmet, avec le dossier, le formulaire prévu à cet effet en fournissant les
données suivantes au service Administration des brevets :
- numéro de la demande de brevet;
- indication s’agit-il de la première ou de la seconde annonce;
- date de la dernière réception de pièces techniques mises en ordre;
- éventuellement date des dernières modifications apportées aux pièces;
- annexes (indication du numéro des pages) qu’il faut joindre à l’annonce, à savoir une copie
des pages des pièces ayant reçu des corrections selon l’art. 22 OBI et/ou, le cas échéant,
une copie de l’abrégé.
Il incombe à l’examinateur d’établir ces copies et de les annexer au formulaire (avec les
corrections mises en évidence).
Lorsque aucune modification des pièces techniques n’a été requise jusqu’à la date annoncée
pour la fin de l’examen (cf. ch. 9.2.3. p. 77), le service Administration des brevets poursuit la
procédure de délivrance du brevet (inscription au registre des brevets et publication du fascicule
du brevet), opérations qui interviennent le même jour (art. 109 OBI).
9.2.3 Modifications postérieures à l’annonce
Modifications entre l’envoi de l’annonce et la date de fin d’examen
9 Clôture de l’examen quant au fond
76
Les modifications des pièces techniques requises entre l’envoi de l’annonce et la date de fin
d’examen indiquée ne sont acceptées qu'à titre exceptionnel (art. 64, al. 2, et 69, al. 2, OBI), par
exemple lorsque le demandeur n’approuve pas les corrections en rouge. Le dépôt spontané de
nouvelles pièces techniques n’est en général pas admis. Dans les cas justifiés, les pièces
doivent être transmises aussitôt à l’examinateur afin qu’il puisse décider sans délai si les pièces
modifiées permettent de clore l’examen ou non.
- Dans l’affirmative, l’examinateur fait une annotation sur la demande de modification; le
dossier est immédiatement renvoyé au service Administration des brevets, et la fin de
l’examen devient effective à la date prévue (ce qui était déjà indiqué dans l’annonce); la
suite de la procédure n’est donc pas affectée par les modifications.
- Par contre, si les pièces modifiées contiennent des défauts, l’annonce doit être annulée et le
demandeur est prié de corriger les défauts. L'examinateur informe aussitôt le service
Administration des brevets de la nécessité de reprendre l’examen quant au fond. Ce dernier
prend alors les mesures nécessaires pour annuler l’annonce et envoie au demandeur une
communication en ce sens.
Afin de ne pas entraver le déroulement normal de la procédure de délivrance du brevet, la
reprise de l’examen quant au fond, examen qui était clos avant l’envoi des nouvelles
modifications, n’est autorisée qu’une seule fois, peu importe qu’une notification technique ait été
envoyée ou non avant la première annonce.
C’est pourquoi, l’examinateur non seulement prie le demandeur de corriger les défauts des
pièces modifiées, mais il l’avise aussi, en se référant aux art. 64, al. 2, et art. 69, al. 2, OBI,
qu’après la mise en ordre desdites pièces une seconde (et dernière !) annonce de fin d’examen
sera envoyée.
Cet avis pourrait être formulé de la manière suivante :
« Conformément aux art. 64, al. 2, et 69, al. 2, OBI, nous attirons votre attention sur le fait
qu’après envoi de cette seconde annonce, toutes les autres modifications seront autorisées
uniquement si les corrections des pièces de la demande satisfont entièrement aux exigences
de l’art. 22, al. 1 et 2, OBI (art. 58, al. 1, LBI). Les demandes de correction en vertu de l’art. 22
sont prises en considération pour le fascicule du brevet à condition que les préparatifs
techniques en vue de la délivrance du brevet ne soient pas encore terminés, à savoir jusqu'à un
mois environ avant la date de délivrance. Les demandes ne pouvant plus être prises en
considération pour le fascicule du brevet mènent à une page de titre ou un fascicule du brevet
rectifié.»
Lorsque des modifications sont demandées après la seconde annonce et qu’elles ne satisfont
pas aux exigences ci-dessus, elles seront refusées, en se fondant sur les art. 64, al. 2, et 69,
al. 2, OBI, par une décision pouvant donner lieu à un recours et stipulant que la fin de l’examen
est intervenue le… sur la base des pièces non modifiées. La procédure se poursuit alors
comme dans un cas normal.
Modifications postérieures à la date de fin d’examen
9 Clôture de l’examen quant au fond
77
Seules entrent en considération les corrections des pièces de la demande qui satisfont
entièrement aux exigences de l’art. 22, al. 1 et 2, OBI (art. 58, al. 1, LBI). Sont compétents à cet
égard l’examinateur ou, en cas de problèmes, le coordinateur de l’examen des brevets.
Les corrections demandées en vertu de l’art. 22 OBI sont prises en considération pour le
fascicule du brevet tant que les préparatifs techniques ne sont pas clos, à savoir jusqu'à environ
un mois avant la date de délivrance. Les demandes ne pouvant plus être prises en
considération mènent à une page de titre ou un fascicule du brevet rectifié.
Les dispositions de l’art. 22 OBI étant tout à fait claires, il ne sera plus tenu compte des
corrections demandées après la délivrance du brevet. Toutefois, si le fascicule du brevet diffère
des pièces de la demande, les fautes d’impression seront corrigées, le cas échéant par une
réimpression.
78
10 Inventions du domaine chimique
10.1 Généralités
Le présent chapitre traite des demandes de brevet ayant pour objet les inventions du domaine
chimique. Les chapitres précédents des directives valent aussi pour ce type de demandes.
Certaines spécificités relatives à ce domaine exigent toutefois des explications
complémentaires quant aux modalités de traitement de ce genre de demandes, et notamment
en ce qui concerne l’exposé, la définition de l’invention et la question de l’unité.
10.2 Compléments au chapitre 2 « Brevetabilité »
Les produits chimiques – substances chimiques, compositions chimiques et médicaments
inclus – sont en principe brevetables au même titre que d’autres inventions. Lorsqu’un tel
produit est revendiqué sous forme de revendication de produit sans indication du but
d’utilisation, il est essentiel que l’application industrielle ressorte de la description. Dans le cas
d’une revendication contenant une indication de propriété, la description doit citer au moins une
utilisation où cette propriété joue un rôle (art. 26, al. 6, OBI). Elle peut aussi mentionner d’autres
utilisations, y compris celles pour lesquelles la propriété indiquée est sans importance.
Substances naturelles
La simple découverte d’une substance dans la nature ne saurait faire l’objet d’un brevet, car il
ne s’agit pas d’une invention mais d’une découverte (cf. ch. 2.1 p. 16). Si toutefois un procédé
technique est mis au point pour l’obtenir, ce dernier est brevetable. La substance en tant que
telle peut aussi être brevetable si les conditions énoncées aux art. 1 et 50 LBI sont remplies : la
substance doit être nouvelle (c’est-à-dire son existence ne doit pas être connue jusqu’à
présent); la description doit indiquer une application industrielle et l’exposé un procédé
d’obtention et au moins une caractéristique d’identification (cf. ch. 10.4 p. 82). L’examen quant
au fond porte notamment sur l’application industrielle et l’exposé. La substance naturelle doit
être définie dans une revendication de substances chimiques par le biais de sa structure ou de
propriétés mesurables. Les séquences de nucléotides non synthétiques pourraient être
considérées comme des substances naturelles, mais elles sont régies par des règles spéciales
de brevetabilité conformément à l’art. 1b LBI (cf. à ce sujet le ch. 11.2 p. 90).
10.3 Compléments au chapitre 3 « Exclusion de la brevetabilité »
En vertu de l’art. 2, al. 2, LBI, l’examinateur a le devoir de s’assurer que les revendications de
produit et d’utilisation ne portent pas sur un procédé médical exclu de la brevetabilité :
10.3.1 Revendications de produit; revendications de substances chimiques selon
l’art. 7c LBI
Lorsqu’une revendication de produit (substances, compositions, médicaments) contient une
indication du but d’utilisation, l’examinateur est tenu de contrôler que la revendication ne
10 Inventions du domaine chimique
79
porte pas sur un procédé médical ou sur une utilisation équivalente. Il doit ressortir de la
formulation de la revendication que c’est le produit et non son utilisation qui constitue l’objet de
l’invention.
Les revendications de substances liées à une utilisation déterminée du type « substances
de formule (l) comme agents antibactériens… ou … comme agent pour combattre… » ne
présentent aucun problème quant à leur admissibilité. Par contre, pour les formulations du type
« substances de formule (I) utilisées pour (ou : … pour traiter…) … », l’examinateur doit être
extrêmement attentif à ce que l’utilisation indiquée se limite à être une indication du but
d’utilisation et à ce que ce soit bien la substance qui soit revendiquée. En règle générale, la
suite de la formulation de la revendication l’explicite clairement. Comme c’est le produit et non
son utilisation qui constitue l’invention, les revendications dépendantes ne peuvent pas spécifier
l’indication du but d’utilisation. Si nécessaire, l’examinateur consultera également la description
(en particulier la définition de l’invention).
En ce qui concerne les principes actifs déjà connus, de pareilles revendications de substances
liées à leur utilisation peuvent être établies uniquement pour la première indication
thérapeutique (art. 7c LBI). Dans le cadre de l’examen quant au fond, l’examinateur ne vérifie
pas si cette condition est remplie. En effet, bien qu’il s’agisse de revendications de substances,
la protection n’est pas absolue; son étendue est limitée au but d’utilisation spécifié dans la
revendication. Ne constituant pas une simple indication de propriété, l’indication nécessaire de
l’utilisation déterminée de la substance doit être clairement reconnaissable en tant que telle et
ressortir de termes comme « destiné à » ou « comme agent ». L’expression « approprié
pour… » ne convient pas.
Il importe en outre que le but d’utilisation soit énoncé en des termes plus précis que « …
comme médicament » ou « … comme agent thérapeutique ». Le principe actif ne pouvant être
revendiqué que pour un but précis, il faut spécifier l’indication concrète. Pour les maladies qui
revêtent plusieurs formes, l’indication générale suffit (p. ex. « ...comme agent pour traiter le
cancer »).
Les revendications liées à une utilisation selon l’art. 7c LBI sont admises après une première
revendication absolue. Etant limitées quant à leur « utilisation », elles seront établies comme
des revendications dépendantes. Lorsqu’une revendication de substances liée à une utilisation
s’étend aussi bien à des substances nouvelles qu’à des substances connues, elle sera
formulée comme revendication indépendante après une première revendication de substances
absolue (concernant les revendications de substances, cf. aussi les autres règles évoquées au
ch. 10.6.1 p. 82).
10.3.2 Revendications d’utilisation; revendications de type suisse au sens de l’art. 7d
LBI (« Swiss type claims »)
L’utilisation d’un produit pour le traitement chirurgical ou thérapeutique ou pour le diagnostic
appliqués au corps humain ou animal ne peut pas être brevetée. Font notamment partie de ce
type de revendications d’utilisation celles employant les formulations« utilisation du produit (l)
comme agent contre … » ou « … pour combattre / traiter … ».
10 Inventions du domaine chimique
80
L’utilisation d’un produit pour fabriquer un agent utilisé dans un procédé médical est
brevetable. Les formulations de ce type sont qualifiées de revendications de type suisse
(« Swiss type claims »). Elles couvrent généralement la seconde application thérapeutique et
les applications ultérieures d’un principe actif déjà connu; pour ces indications, en effet, la
revendication d’une protection liée à l’utilisation conformément à l’art. 7c LBI n’est plus
autorisée (art. 7d LBI). Les revendications de type suisse (« Swiss type claims ») peuvent
toutefois déjà être établies pour la première indication thérapeutique d’une substance.
L’utilisation d’un produit dans un agent destiné à des fins médicales est admissible. Comme il
s’agit d’une utilisation équivalente à celle d’un produit, cette revendication n’est admissible, en
vertu de l’art. 7c LBI, que dans le cas de la première indication thérapeutique.
En ce qui concerne la seconde et les utilisations thérapeutiques ultérieures il faut tenir compte
de ce qui suit : l'IPI n'examine ni la nouveauté ni l’activité inventive (art. 59, al. 4, LBI). Il n’est
dès lors pas vérifié s’il s’agit de la première ou d’une utilisation médicale ultérieure (cf. 10.3.1)
et l’IPI accepte les deux types de revendications : « Swiss type claims » et revendications de
substances liées à une utilisation. La responsabilité de la rédaction de la version définitive
incombe dans tous les cas au demandeur. Les tribunaux se prononcent en ligne définitive sur la
validité juridique des revendications (cf. 1.2.1).
10.4 Compléments au chapitre 4 « Exposé »
L’exposé de nouvelles substances chimiques est réputé suffisant s'il comporte toutes les
indications nécessaires pour que l'homme du métier puisse synthétiser ou obtenir la nouvelle
substance et l’identifier. Si l’examinateur conclut que l’exposé fait défaut ou qu’il est insuffisant,
ou s’il existe des doutes fondés à ce sujet, il le communique au demandeur et l’invite soit à
infirmer les objections de l’IPI, soit à biffer la revendication en question.
- Au nombre des indications de fabrication ou d’obtention figurent le moyen, mais aussi les
substances de départ ou les matières premières. Celles-ci peuvent être considérées comme
connues dans la mesure où le contraire ne ressort pas de la description; dans ce cas, il est
nécessaire de décrire, au moins de façon générale, la fabrication ou l’obtention de ces
substances ou matières.
- Les éléments d’identification comprennent en premier lieu l’indication de propriétés
mesurables, comme le point de fusion ou d’ébullition, l’indice de réfraction et le spectre IR
ou NMR. Il n’est pas indispensable que ces propriétés soient spécifiques à ladite substance.
L’identification des substances revendiquées dans les revendications dépendantes ne doit
pas être indiquée à chaque fois.
- Des indications sur l’utilité ne font obligatoirement partie de l’exposé que si elles figurent
dans une revendication. Leur citation ultérieure dans la description, en particulier en vue
d’étayer l’application industrielle (art. 26, al. 6, OBI), ne constitue pas un élargissement
inadmissible de l’exposé.
- Dans le cas de revendications indépendantes portant sur un ensemble de substances,
l’invention est réputée exposée lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
10 Inventions du domaine chimique
81
- la fabrication ou l’obtention d’une de ces substances doit être décrite de telle façon
qu’elle soit reproductible à volonté;
- il doit également y avoir des indications pertinentes permettant d’identifier cette même
substance, et
- il doit être plausible que la méthode décrite est applicable à la fabrication des autres
substances.
- Lorsqu’une formule générale est limitée après coup dans une revendication indépendante,
par exemple par la suppression de membres d’une alternative, l’examinateur vérifiera si la
formule limitée couvre un exemple de réalisation.
- Si la description dépasse le contenu de la revendication (p. ex. autres utilisations de
produits), on attirera une seule fois l’attention du demandeur sur le défaut de concordance,
comme décrit au ch. 4.2.3 (p 35)
10.5 Compléments au chapitre 5 « Pièces techniques modifiées »
Lorsqu’une revendication portant sur des substances chimiques est établie après coup, il est
indispensable de vérifier si les pièces initiales présentent, pour cette revendication, un exemple
de réalisation selon les règles énoncées au chiffre 10.4 (p. 82).
Lorsqu’une revendication est limitée après coup, par exemple par l’ajout ou par la
spécification d’une caractéristique, cette dernière doit ressortir des pièces déposées
initialement. Il importe en outre que la revendication limitée couvre la forme d’exécution
exposée initialement. Il en va de même en cas d’introduction de ce qu’on appelle un disclaimer
(cf. ch. 5.2.5 p. 41).
L’introduction du mot « nouveau » en relation avec les produits d’un procédé de fabrication (cf.
ch. 10.6.3 p. 87) est également susceptible d’entraîner une extension inadmissible de l’étendue
de la protection lorsque la nouveauté de ces substances finales n’est pas exposée dans les
pièces initiales. L’exposé des substances finales est fait quand elles sont revendiquées en tant
que telles (c’est-à-dire sous une forme indépendante du procédé) ou quand leur nouveauté y
est explicitement mentionnée.
Lorsqu’une indication de propriété ou du but d’utilisation est ajoutée après coup dans une
revendication ou qu’elle est spécifiée, supprimée ou généralisée, l’examinateur vérifiera si la
nouvelle indication était exposée dans les pièces initiales.
Une formule développée ou une désignation chimique peut être rectifiée à condition que le
demandeur rende vraisemblable qu’il y avait une erreur et que les indications concernant la
fabrication et l’identification figurant initialement dans la demande de brevet (c’est-à-dire
l’exposé dans les pièces initiales) ne sont pas modifiées. Sous cette dernière condition, il est
aussi permis d’ajouter après coup à la description une formule développée.
10.6 Compléments au chapitre 6 « Revendications »
En plus des exigences générales quant à la clarté et à la définition de l’invention évoquées au
ch. 6.1 (p. 42), les critères supplémentaires suivants s’appliquent aux revendications portant sur
des inventions chimiques.
10 Inventions du domaine chimique
82
Pour remplir le critère de la clarté, il est nécessaire que la nomenclature chimique utilisée soit
parfaitement claire. Les définitions courantes actuelles doivent être employées correctement.
Dans le doute, le demandeur doit indiquer la publication d’où est tirée la définition. Si l’on trouve
plusieurs définitions divergentes dans la littérature (p. ex. plus ou moins larges ou restreintes), il
doit ressortir des pièces laquelle est appliquée. Les désignations chimiques doivent concorder
avec les formules développées.
Les définitions arbitraires (cf. ch. 4.3 p. 33), tout comme les termes manquant de précision tels
que « dérivés » ou « substances apparentées », ne sont pas admis. Ceux-ci sont admissibles
quand leur signification s’impose clairement dans le contexte (p. ex. avec une formule :
« dérivés de pyrimidine de formule (l) »), ou quand la délimitation est évidente pour l’homme de
métier (p. ex. « dérivés de cellulose »).
Sous le terme « inférieur » (p. ex. pour l’alcoyle inférieur), on entend 1 à 6 atomes de carbone,
sauf si la description indique une autre définition.
Pour les substances inconnues jusqu’à présent ou celles dont la constitution n’est pas connue,
le demandeur peut préciser dans la description la désignation utilisée dans la revendication.
Lorsque dans la définition de l’invention les indications de propriété font office de
caractéristiques de définition, l’homme de métier doit pouvoir les vérifier sans gros efforts.
10.6.1 Revendications de substance
Les revendications de substance sont des revendications de produit qui ont pour objet une ou
plusieurs substance(s) chimique(s), autrement dit des substances de constitution déterminée,
que cette dernière soit connue ou non. Lorsqu’il s’agit d’une pluralité de substances (qui ont
p.ex. la même formule), celles-ci sont revendiquées sous forme d’alternatives.
Définition de l’invention
Les revendications de substance se définissent le plus souvent par une formule chimique
développée. Cette dernière peut définir la structure dans tous ses détails, ou une « formule de
type Markush » peut laisser ouverts certains détails (p. ex. l’arrangement de substituants) ou
peut constituer une formule partielle. Il est possible de remplacer ou compléter la formule
développée par une désignation chimique, par exemple « tétracyclines qui portent en position 5
un groupe dihalogénométhyle ». Enfin, la définition d’une revendication de substance peut
contenir l’indication d’un but d’utilisation, par exemple « insecticide de formule (l)… ».
Si la structure n’est pas parfaitement connue ou si la formule ne suffit pas, par exemple parce
que la revendication porte sur une modification déterminée, il y a lieu de mentionner dans la
revendication des propriétés physiques ou chimiques caractéristiques (qu’on appelle des
paramètres) telles que « polymères formés de motifs de formule qui présentent un index de
viscosité de … et un point de ramollissement de … ». Il est permis de se référer à une figure,
par exemple « antibiotique dont le spectre IR correspond à la figure 1 », s’il s’avère impossible
de donner une définition d’une autre manière
Lorsque les substances chimiques revendiquées sont pourvues de fonctions salifiables, il
n’est pas indispensable de citer explicitement les sels dans la revendication. Ceux-ci sont
10 Inventions du domaine chimique
83
considérés comme inclus. Toutefois, si la protection ne doit s’étendre qu’à certains sels
déterminés, une précision correspondante s’impose (p. ex. « amine de formule (l) et leurs sels
physiologiquement acceptables »).
La définition d’une revendication de substance peut être rédigée au singulier ou au pluriel
(« substance ou substances de formule (l)… »). De toute évidence, seules les substances
nouvelles sont susceptibles d’être brevetées valablement, le mot « nouvelle » s’avère donc
superflu.
Il incombe au demandeur de décider s’il souhaite subdiviser les revendications de substances
en préambule et en caractéristiques, l’essentiel étant que la compréhension de la revendication
soit garantie.
Revendications de substance dépendantes
Comme toute autre revendication dépendante, il est impératif qu’une revendication dépendante
spécifiant une ou plusieurs substance(s) chimique(s) particulière(s) soit explicitement
subordonnée à une revendication précédente (art. 31, al. 1, OBI). Elle peut être formulée
comme suit : « 3. L’acide-2-amino-4-dichloracétamido-benzoïque en tant que substance selon
la revendication 1 ». Elle ne saurait être remplacée par une (fausse) revendication
indépendante.
Revendications de substance avec caractéristiques de fabrication (« product by process
claims »)
Dans les cas exceptionnels où des caractéristiques de produit (c’est-à-dire sa structure ou ses
propriétés) se révèlent insuffisantes pour définir une substance chimique (ou un produit
biotechnologique, cf. ch. 11.6 p. 98), des caractéristiques de fabrication sont également
admissibles. Ce cas se présente parfois, en chimie, avec les polymères. La clarté de la
revendication doit toutefois être garantie. Vu l’art. 52, al. 1, LBI, il faut veiller à faire nettement la
distinction entre les revendications de procédé et les revendications de produit. Dans la mesure
où dans ces cas également, c’est la substance chimique qui est revendiquée de manière
absolue (c’est-à-dire sous une forme indépendante du procédé) et non la fabrication, seule la
formulation imprécise (p. ex. « comme il peut être obtenu en … » et non « fabriqué en … ») est
admissible.
Unité d’une revendication de substance
Lorsque la revendication a pour objet une seule substance ou un ensemble de substances de
formule unitaire, les conditions d’unité exigées par l’art. 52, al. 1, LBI sont remplies, et ce
indépendamment du fait que soient indiquées dans la description une ou plusieurs utilisation(s).
Une formule développée est réputée unitaire lorsque toutes les substances possèdent en
commun un élément structurel essentiel ou caractéristique.
Si des substances sont revendiquées avec une formule générale comportant des constituants
variables qui ne sont pas définis de manière unitaire, l’unité de l’invention est assurée lorsque la
revendication cite au moins une utilisation commune à toutes les substances. Cette unité n’est
pas rompue du fait que la description mentionne d’autres possibilités d’utilisation pour certaines
substances.
10 Inventions du domaine chimique
84
Lorsqu’un groupe limité de substances présentant une parenté structurelle est défini par
indication d’une propriété (p. ex. colorants azoïques verts), cette indication peut servir de critère
d’unité, vu que l’exposé doit nécessairement citer une utilisation commune dans laquelle cette
propriété joue un rôle (cf. ch. 10.2 p. 80). L’utilisation commune peut être exprimée en termes
généraux (p. ex. insecticides, colorants).
Lorsque les substances revendiquées d’un groupe sont toutes qualifiées comme des
« produits intermédiaires », la description doit comporter des indications générales sur leur
transformation ultérieure. L’unité de la revendication est sauvegardée si ces produits
intermédiaires permettent d’obtenir un ensemble unitaire de substances finales (au sens
indiqué ci-dessus) – que ce soit par un seul moyen ou par plusieurs ou si la revendication décrit
une transformation ultérieure unitaire, qui peut aboutir à des substances finales identiques ou
différents.
Il n’y a par contre pas unité d’invention si le demandeur fait valoir que, parmi les substances
revendiquées, les unes sont des substances ayant une utilisation commune et les autres des
produits intermédiaires pour la fabrication de ces principes actifs.
Si les substances revendiquées d’un ensemble unitaire sont destinées à une utilisation
thérapeutique, chirurgicale et/ou diagnostique (revendication de substances absolue ou
revendication liée à une utilisation selon l’art. 7c LBI), il y a unité d’invention, même dans le cas
où deux ou différentes indications spécifiées sont énumérées sous forme alternative.
10.6.2 Revendications de produit portant sur une composition
Dans les revendications présentant une tournure telle que « constitué des substances A, B et
C » et précisant en pour cent la part de ces constituants, la présence de tout autre composant
est exclue. Au total, les indications en pour cent doivent équivaloir à 100%. Pour les
expressions telles que « comprendre », « inclure » ou « contenir », d’autres constituants sont
autorisés.
L’indication d’un constituant facultatif d’une composition sous la forme « 0 à x% de A » ou
« jusqu’à x% de A » ou encore « le cas échéant, jusqu’à x% de A » est admissible comme
donnée éventuelle dans une revendication indépendante comprenant les tournures
« contenant » ou « constitué de ». Elle fait partie de la définition de l’invention dans la mesure
où elle représente une alternative envisageable. Il ne faut pas déduire de la tournure « jusqu’à
x% de A » que le constituant A est toujours présent; la description étayera l’interprétation d’une
telle caractéristique.
Les caractéristiques telles que « env. x% de A » sont admises également, car l’homme de
métier est en principe en mesure d’apprécier les écarts que cette expression peut couvrir. Par
contre, une caractéristique comme « d’environ x% jusqu’à environ y% » n’est pas recevable,
une telle fourchette étant imprécise (cf. aussi valeurs numériques indéterminées, ch. 6.2.4
p. 50).
Le nombre des constituants d’une composition (facultatifs ou toujours présents) n’est pas limité;
la clarté et la lisibilité de la revendication demeurent cependant primordiales.
10 Inventions du domaine chimique
85
10.6.3 Revendications de procédé
Définition de l’invention
Pour définir un procédé de fabrication de substances chimiques, il faut indiquer les trois
caractéristiques principales (substances de départ, substances finales et opérations). Peuvent
s’ajouter d’autres caractéristiques (conditions de la réaction, catalyseurs).
Dans une revendication qui a pour objet un procédé de travail, l’essentiel de la définition
réside dans les conditions de la réaction. Lorsqu’un tel procédé n’est pas spécifié du point de
vue chimique, la revendication ne mentionne aucune des trois caractéristiques principales
indiquées ci-dessus, par exemple « procédé pour effectuer une réaction exothermique,
caractérisé en ce que… ».
Par analogie aux revendications de produit (ch. 10.6.2 p. 84), les indications de type « à environ
60°C » sont admissibles, car l’homme de métier est parfaitement à même de les interpréter. Par
contre, une fourchette « d’environ 40°C à environ 60°C » sera refusée pour cause
d’imprécision.
Le demandeur a le droit de qualifier les substances finales d’un procédé de fabrication de
« nouvelles ». Cette affirmation vaut également pour les revendications d’application et les
revendications d’utilisation. Le terme « nouvelle » peut avoir un caractère limitatif (« les
substances …, dans la mesure où elles sont encore nouvelles).
Unité d’une revendication portant sur plusieurs procédés de fabrication
Une revendication de procédé indépendante n’est pas unitaire lorsque, partant de diverses
substances de départ, elle énumère pour certaines substances finales sous forme alternative
plusieurs types de fabrication se différenciant tant sur le plan des substances de départ que des
opérations. Une telle revendication contient plusieurs inventions et doit donc être subdivisée en
plusieurs revendications indépendantes. L’examinateur doit vérifier qu’elles peuvent subsister
dans le même brevet.
Une revendication portant sur un procédé en plusieurs étapes débutant avec les mêmes
substances de départ pour la fabrication d’un groupe de substances finales Z (Z1, Z2 ... Zn)
peut être établie selon le schéma suivant :
S’agissant de la réaction A B pour la fabrication des substances finales Z1, Z2 ... Zn , le
procédé est identique. Aussi bien dans la réaction A B que dans la réaction B Z, il peut
comporter plusieurs étapes.
A B Z2
Zn
Z1
10 Inventions du domaine chimique
86
Une variante dans laquelle l’une des substances finales est également un produit intermédiaire,
selon le schéma A Z1 Z2, peut être englobée dans la même revendication pour autant que
cette dernière demeure compréhensible et claire.
10.7 Compléments au chapitre 7 « Unité du brevet selon l’art. 52, al. 2, LBI »
Les règles générales applicables à l’appréciation de l’unité conformément au ch. 7.2 (p. 62) et
aux exemples qui y sont cités peuvent être précisées comme suit pour les demandes portant
sur des inventions chimiques :
- Les demandes de brevet dans lesquelles des substances sont revendiquées
indépendamment de leur fabrication contiennent en principe la revendication de la
substance en premier car c’est la plus générale. Il est ensuite possible de formuler une ou
plusieurs revendication(s) secondaire(s) pour la fabrication de ces substances ou de divers
représentants. Les substances finales de ce procédé de fabrication constituent le lien
technique à la revendication de la substance.
S’il existe plusieurs revendications secondaires pour la fabrication d’une nouvelle substance
ou d’un ensemble de nouvelles substances, celles-ci sont admissibles même si les
substances de départ et les opérations sont différentes.
Des revendications de procédé peuvent se référer à une revendication de procédé
précédente, pour autant qu’elles comprennent toutes les caractéristiques, autrement dit
toutes les étapes, de la revendication précédente.
- Les demandes de brevet dans lesquelles des substances ne sont pas revendiquées
indépendamment de leur fabrication ne contiennent pas de revendication de substance
absolue. Il peut y avoir plusieurs procédés de fabrication des mêmes substances connues
(ou une partie de celles-ci); ces variantes doivent présenter, dans les substances de départ
et/ou dans les opérations, les caractéristiques essentielles à l’invention justifiant le concept
inventif général.
Des revendications secondaires peuvent venir s’ajouter à une ou plusieurs revendication(s)
de procédé; le lien technique à la revendication de procédé précédente doit cependant être
clair :
- S’agissant de la fabrication des substances de départ, des revendications
secondaires d’application ou de procédé peuvent être formulées, par exemple
« application du procédé selon la revendication 1 aux substances… obtenues par
réaction de… avec… ».
- Pour des transformations de produits résultant du procédé, il est aussi possible de
formuler des revendications secondaires, qui décrivent soit l’utilisation du produit
résultant du procédé (p. ex. « utilisation des substances… obtenues par le procédé
selon la revendication 1... pour la fabrication de ... par réaction avec … »), soit la
fabrication d’autres substances (p. ex. « procédé de fabrication de …, caractérisé en ce
que l’on fait réagir les substances obtenues par le procédé selon la revendication 1
avec … »).
- Les deux combinaisons susmentionnées sont admissibles dans le même brevet.
10 Inventions du domaine chimique
87
- Concernant les procédés de fabrication pouvant subsister dans une même demande, il est
autorisé d’établir une revendication secondaire pour une substance de départ ou un
produit intermédiaire. Il doit ressortir clairement de la formulation que ces substances sont
revendiquées uniquement dans leur propriété de substance de départ ou de produit
intermédiaire (p. ex. « composé de formule (l) comme produit intermédiaire pour le procédé
selon la revendication 2 »).
88
11 Inventions biotechnologiques
11.1 Généralités
Le présent chapitre traite les demandes de brevet ayant pour objet les inventions dans les
domaines du génie génétique, de la microbiologie et de la biologie moléculaire et dans certains
domaines de la biochimie. Regroupées sous le terme d'inventions biotechnologiques, elles
se définissent comme des inventions portant sur un produit composé de matière biologique ou
contenant de la matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou
d’utiliser de la matière biologique. Par « matière biologique », on entend toute matière
contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un
système biologique.
Font notamment partie des inventions biotechnologiques celles relatives aux séquences de
nucléotides (p. ex. gènes) et aux micro-organismes, mais également les inventions concernant
les végétaux et les animaux. Le terme « micro-organismes » recouvre les bactéries, les
plasmides, les virus, les champignons unicellulaires (levures), les algues, les protozoaires et,
enfin, les cellules humaines, animales et végétales. En d’autres mots : les organismes
généralement unicellulaires, invisibles à l’œil nu.
Foncièrement, les précédents chapitres des directives valent aussi pour les demandes de
brevet relatives aux inventions biotechnologiques. Ce domaine soulève néanmoins un certain
nombre de questions juridiques particulières, notamment sur le plan de la brevetabilité et de
l’exposé. Aussi, des instructions supplémentaires s’avèrent nécessaires afin d’expliciter les
modalités de traitement de ce type de demandes et surtout l’application des articles spécifiques
de la LBI et de l’OBI concernant l’examen quant au fond.
11.2 Compléments au chapitre 2 « Brevetabilité »
En principe, les inventions biotechnologiques sont brevetables pour autant qu’elles remplissent
les conditions de base. Il s’agit, en plus des critères de la nouveauté et de l’activité inventive qui
ne font pas l’objet d’un examen, de l’existence d’une invention et de l’applicabilité industrielle en
général. L’essence de l’invention réside notamment dans l’appartenance au domaine de la
technique et la reproductibilité: l’invention doit pouvoir être répétée à volonté, ce qui doit
ressortir des pièces techniques. La reproductibilité étant liée à l’exposé, ce point sera repris de
façon plus détaillée au ch. 11.4 p. 93. Pour les séquences de nucléotides et les protéines, la
fonction de ces séquences participe à la définition de l’invention (cf. message du 23 novembre
2005, p. 42 ss.).
11.2.1 Le corps humain; les éléments du corps humain
Le corps humain ne peut pas être breveté et ce aux différents stades de sa constitution et de
son développement (art. 1a, al. 1, LBI). La constitution et le développement commencent dès la
fécondation et englobent donc la vie avant la naissance, autrement dit également l’embryon et
le fœtus. Ne sont pas non plus brevetables les cellules totipotentes ayant le potentiel de devenir
un être humain vivant.
Les éléments du corps humain dans leur environnement naturel ne peuvent pas être brevetés,
car il ne s’agit pas d’une invention mais d’une simple découverte. Le caractère d’invention doit
11 Inventions biotechnologiques
89
cependant être reconnu lorsque l’élément du corps humain est isolé ou obtenu d'une autre
manière par un procédé technique et qu’en plus un effet utile de nature technique est indiqué
(une finalité ou une propriété technique) : cf. art. 1a, al. 2, LBI. C'est seulement ainsi que la
découverte devient une invention. Cela implique que l’effet utile de nature technique doit faire
partie de l’invention et qu’il doit de ce fait être décrit dans les pièces déposées initialement (à la
différence de l’applicabilité industrielle). Il faut en tous les cas contrôler que ces inventions ne
contreviennent pas à l’art. 2, al. 1, LBI (ordre public et bonnes mœurs) : cf. ch. 11.3.1 p. 92.
Bien que les gènes puissent être considérés comme des éléments du corps humain, ils ne
peuvent pas être brevetés (cf. paragraphe suivant).
11.2.2 Séquences géniques existant à l’état naturel; séquences dérivées d’une séquence
génique
Les revendications portant sur des séquences géniques ou des séquences géniques partielles
existant à l’état naturel ne sont pas admises aussi bien dans leur environnement naturel que
sous forme isolée (sous forme d’ADN génomique). Attention : l’art. 1b, al. 1, LBI concerne non
seulement les séquences d'origine humaine, mais aussi celles d’origine animale ou végétale.
En revanche, les séquences dérivées d’une séquence existant à l’état naturel sont brevetables
(art. 1b, al. 2, LBI). Par « séquence dérivée », on entend toute séquence qui est obtenue à
partir d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle et qui est fonctionnellement
équivalente. Cette notion comprend notamment l’ADN, l’ARN, les polypeptides et les protéines.
Dans le cas des séquences dérivées, l’invention est brevetable uniquement si les séquences
sont isolées ou si elles ont été obtenues d'une autre manière par un procédé technique. Mais
ces deux critères ne suffisent pas à justifier la protection par brevet; il faut en outre décrire de
manière crédible une fonction dans la description. La fonction faisant partie de l’invention, elle
doit être décrite dans les pièces déposées initialement (cf. art. 49, al. 2, let. b, LBI). Lorsque la
description de la fonction fait défaut à la date de dépôt, la demande doit être rejetée (non sans
en avoir averti le demandeur au préalable).
Par « fonction », il faut comprendre toute propriété de la séquence qui contribue de manière
causale à un résultat utilisable techniquement. Si une séquence dérivée d’un gène est utilisée
pour produire une protéine (ou une partie de protéine), il est nécessaire de spécifier ladite
protéine et la fonction qu’elle remplit. Lorsqu’une séquence de nucléotides n’est pas utilisée
pour produire une protéine, la fonction à indiquer pourrait consister, par exemple, dans le fait
que la séquence exerce une activité promotrice au niveau de la transcription. Les indications
d’ordre général ou spéculatives sont insuffisantes. La fonction doit être décrite de façon
suffisamment précise, substantielle et crédible. Dans le cadre de l’examen quant au fond, il est
possible de demander des informations ou des pièces complémentaires en se référant à l’art.
13 PA, afin de permettre l’appréciation nécessaire de la fonction.
La protection découlant d’une revendication portant sur une séquence de nucléotides dérivée
d’une séquence génique se limite aux segments de séquences qui remplissent la fonction
décrite dans le brevet. Du libellé de l’art 8c LBI, il ressort que ce principe ne s’applique pas aux
séquences d’acides aminés. Afin de délimiter l’étendue de la protection dans le cas de
séquences de nucléotides dérivées, le demandeur doit spécifier (au besoin dans le cadre de
l’examen quant au fond) quels segments de séquences sont essentiels pour la fonction. Le
demandeur ou l’examinateur doit supprimer des revendications les segments de séquences qui
ne sont pas essentiels.
11 Inventions biotechnologiques
90
Si des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sont exposées dans la demande de
brevet, celle-ci doit contenir, à la fin de la description, une liste de séquences établie selon la
norme prescrite à l’Annexe C des iInstructions administratives du PCT (art. 27 OBI). Si la liste
fait défaut, elle n'est pas demandée lors de l'examen quant au fond. Dans ce cas de figure,
l’examen de l’abrégé prend en considération les pièces présentées à la date de dépôt. Une liste
de séquences produite après la date de dépôt ne fait pas partie de la description.
11.3 Compléments au chapitre 3 « Exclusion de la brevetabilité »
11.3.1 Atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, dignité humaine et dignité de la
créature
L’art. 2, al. 1, LBI exclut de la brevetabilité toutes les inventions dont la mise en œuvre est
contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou lorsqu’elles portent atteinte à la dignité
humaine ou à l’intégrité des organismes vivants. L’al. 1 spécifie, pour les inventions
biotechnologiques les exclusions de la brevetabilité. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive :
« […] Aucun brevet n’est délivré notamment :
a. pour les procédés de clonage des êtres humains et les clones ainsi obtenus;
b. pour les procédés de formation d’êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des
cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres
ainsi obtenus;
c. pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les
parthénotes ainsi obtenus;
d. pour les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain et les
cellules germinatives ainsi obtenues;
e. pour les cellules souches d’embryons humains non modifiées et les lignées de cellules
souches non modifiées.
f. pour l’utilisation d’embryons humains à des fins non médicales;
g. pour les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer
chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le
justifient, et les animaux issus de tels procédés. »
Comme il ressort des let. a. à d et g, sont exclus du brevet non seulement les procédés mais
aussi les produits qui en résultent.
Attention : toutes les inventions qui violent la dignité humaine ou la dignité de la créature ne
peuvent pas être brevetées. On parle d’atteinte à la dignité de la créature uniquement dans les
cas où l’atteinte qualifiée n’est pas contrebalancée par un intérêt digne de protection.
11 Inventions biotechnologiques
91
Pour toutes les demandes laissant supposer une pareille atteinte à l’ordre public ou aux bonnes
mœurs, une analyse minutieuse des revendications, mais aussi de la description s’avère
nécessaire. L’art. 2, al. 1, LBI (sauf let. g) se rapporte aux inventions biotechnologiques en
relation avec l’être humain. Par exemple, les pièces techniques expliciteront clairement ce qu’il
faut entendre par « mammifères ». Il incombe au demandeur de lever les éventuels doutes et
ambiguïtés.
Explications :
- Let. a : Selon l’art. 2, let. l, de la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA), on
entend par clone la création artificielle d’un être humain génétiquement identique à un autre
être humain. Sont compris le splitting d’embryons et le transfert de noyau cellulaire. La
notion de « procédé de clonage » comprend aussi bien le clonage reproductif que
thérapeutique.
- Let. b : Les procédés visant la formation d’organismes qui sont mixtes dans tous leurs tissus
ne peuvent pas être brevetés. Il s’agit d’êtres mixtes dont les cellules réunissent le
patrimoine héréditaire de l’homme et de l'animal. Les procédés qui sont exclus de la
protection par brevet sont, d’une part, ceux utilisant des cellules germinales ou des cellules
totipotentes humaines pour fabriquer un être mixte et, d’autre part, ceux recourant à
l’injection de cellules souches embryonnaires humaines dans une blastocyste animale ou à
l’injection de cellules souches embryonnaires animales dans une blastocyste humaine. Les
êtres mixtes ainsi obtenus ne peuvent pas non plus être brevetés. Autrement dit, tous les
animaux dont une partie est d’origine humaine (p. ex. un seul gène d’origine humaine) ne
sont pas exclus du brevet. Les animaux transgéniques ou les animaux qui portent des
organes humains ne sont notamment pas exclus du brevet.
- Let. c : Par parthénogenèse, on entend le développement sans fécondation de l’ovule en un
organisme. La parthénogenèse (provoquée techniquement) des ovules humains ne
constitue pas un procédé de clonage d’êtres humains au sens de la let. a, car aucun être
vivant génétiquement identique à un autre être humain n’est produit. La parthénogenèse et
les êtres nés d’une parthénogenèse sont toutefois assimilés aux clones au niveau de
l’exclusion de la brevetabilité.
- Let. d : Cet état de fait d’exclusion comprend notamment la thérapie génique germinale. Il
s’agit d’une méthode de traitement des maladies par des interventions sur la substance
génétique de cellules germinatives ou de gamètes. Une substance génétique déficiente qui
se manifeste par une pathologie (p. ex. l’hémophilie) est remplacée par de la substance ne
comportant pas ce défaut. La thérapie génique germinale est interdite en Suisse par la
Constitution (art. 119 Cst.). En revanche, une intervention visant à supprimer un défaut
génétique peut être effectuée sur d’autres cellules de l’organisme en y modifiant l’ADN.
Dans ce cas, l’ADN modifié n’est pas transmis par voie héréditaire (thérapie génique
somatique). La Constitution n’interdit pas de telles interventions qui ne sont pas non plus
exclues du brevet. Demeure réservée l’exclusion de procédés de chirurgie, de thérapie et
de diagnostic sur le corps humain.
- Let. e : Conserver et cultiver des cellules souches embryonnaires non modifiées et cultiver
ces cellules pour en faire des lignées de cellules souches embryonnaires ne constitue pas
11 Inventions biotechnologiques
92
une modification; ces dernières ne sont donc pas brevetables. Les cellules souches
embryonnaires ou les lignées de cellules souches génétiquement modifiées ou
transformées par d’autres procédés ne sont, quant à elles, pas concernées par la cause
d’exclusion de la let. e faute d’identité biologique.
- Let. f : Seules les inventions impliquant une utilisation tombent sous le coup de cette
exclusion. Les revendications de produit portant sur des embryons humains doivent être
examinées à la lumière de l’art. 1a, al. 1, LBI (cf. ch. 11.2.1 p. 88). Sont exclues de la
brevetabilité toutes les utilisations d’embryons humains qui ne sont pas destinées à des fins
médicales. Le terme « embryon » comprend tous les stades du développement, de la
fécondation à la naissance. Le terme « médical » s’étend au dépistage, à la prévention ou
au traitement de maladies, de blessures ou d’handicaps. L’obtention de cellules cérébrales
embryonnaires à partir d’embryons avortés pour la thérapie de la maladie de Parkinson est
un exemple d’utilisation admise d’embryons à des fins médicales.
- Let. g : Sont exclues de la protection par brevet toutes les inventions dont l’utilisation inflige
aux animaux de la douleur, des souffrances ou des dommages qui ne se justifient pas par
l’objectif de soulager d’autres souffrances animales ou humaines. L'exclusion s'étend
également aux inventions impliquant inévitablement des dommages sérieux pour l’homme
et pour l'environnement. Dans le cadre de l’examen quant au fond, il est parfois difficile
d’évaluer si des intérêts dignes de protection justifient les aspects négatifs de l'invention. Il
faudra donc rejeter en premier lieu les revendications qui sont désapprouvées par la
législation ou la société de façon évidente.
11.3.2 Procédés médicaux
Concernant les procédés médicaux en relation avec les inventions biotechnologiques, les
règles générales, telles qu’exposées au ch. 3.2 (p.27), y compris les explications relatives aux
revendications d’application et d’utilisation (ch. 3.2.2 p. 28), sont applicables. Il faut notamment
s’assurer que le procédé revendiqué (p. ex. la thérapie génique somatique) ne comprend
aucune étape réalisée sur le corps humain ou animal.
Au niveau des revendications de produit avec indications du but d’utilisation et des
revendications d’utilisation, il convient de vérifier que la revendication ne porte pas sur un
procédé exclu ou sur une utilisation équivalant à un tel procédé. Cet aspect a été détaillé au
ch. 10.3 (p. 78) pour les substances chimiques; les mêmes principes s’appliquent par analogie
aux procédés médicaux.
11.3.3 Variétés végétales et races animales; procédés microbiologiques; procédés
d’obtention de végétaux ou d'animaux
Les variétés végétales et les races animales ne peuvent pas être brevetées (art. 2, al. 2, let. b,
LBI). Seuls les végétaux ou les animaux en tant que variétés végétales ou races animales sont
exclus de la protection conférée par le brevet. Par variété végétale et race animale, on entend
le dernier taxon dans la taxonomie du règne végétal ou animal. Les inventions portant sur des
plantes ou des animaux sont brevetables si leur application n’est pas techniquement limitée à
une variété végétale ou à une race animale déterminée. C’est pourquoi les revendications qui
ont pour objet des animaux ou des végétaux sont admises si elles ne comprennent pas de
caractéristiques spécifiques de races ou de variétés et si les conditions énoncées aux art. 1 et
11 Inventions biotechnologiques
93
50 LBI sont remplies. Les revendications doivent donc contenir, en plus d’une éventuelle
spécification de l’objet de l’invention (p. ex. froment, pomme de terre), uniquement des
caractéristiques valables pour plusieurs races animales ou variétés végétales.
Par exemple, si l’on trouve un gène pouvant être ajouté aux variétés actuelles de pommes de
terre afin d’en augmenter la résistance à certains parasites, il est possible de revendiquer la
nouvelle « famille » de pommes de terre modifiées contenant le nouveau gène, mais pas la
variété de pommes de terre. Le procédé permettant d’apporter cette résistance à la plante ou à
la variété végétale est en revanche brevetable. Sont également autorisées les revendications
se rapportant à des variétés végétales qui sont des produits directs du procédé (art. 8a, al. 1,
LBI).
Les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés sont brevetables
(même s’il s’agit p. ex. d’une variété végétale). Ces inventions recouvrent les procédés utilisant
ou multipliant des micro-organismes, mais aussi la modification ciblée du génome
d’organismes. Ces procédés doivent toutefois être reproductibles à volonté.
Les procédés purement biologiques ne sont pas considérés comme techniques et ne sont donc
pas brevetables. Les procédés d’obtention de végétaux ou d’animaux ne sont pas brevetables
s’ils sont de nature « essentiellement biologique ». (art. 2, al. 2, let. b, LBI). Ce type de procédé
est brevetable à condition que, parmi les nombreuses étapes biologiques, l'une au moins ne
soit pas biologique (donc technique) et qu’elle soit nécessaire pour résoudre le problème posé
par l’invention. Ne sont pas essentiellement biologiques, p. ex., les procédés faisant intervenir
des radiations ou des chocs thermiques ou ceux destinés à la taille ou au greffage de végétaux.
Malgré les étapes biologiques admises (p. ex. le croisement et la sélection), le procédé dans
son ensemble doit être reproductible.
Sont brevetables les procédés pour lesquels on se sert d’un animal ou d’une plante uniquement
comme auxiliaire (p. ex. pour l’obtention de sérum), ainsi que les procédés qui ne se rattachent
pas à la culture ou à l’élevage à proprement parler (p. ex. traitement des semences, de la
récolte, du sol).
11.4 Compléments au chapitre 4 « Exposé »
Si l’invention porte sur de la matière biotechnologique comme produit (par analogie à l’exposé
de substances chimiques, cf. ch. 10.4, p. 72), l’exposé sera considéré comme suffisant lorsqu’il
comporte toutes les indications nécessaires à l’homme de métier en vue de fabriquer ou
d’obtenir ledit produit, ou de l’identifier (art. 50 LBI). En règle générale, il est nécessaire
d’apporter un exemple concret de réalisation décrivant soit sa préparation ou son obtention, soit
son identification. Si l’invention concerne un ensemble de produits, il doit être plausible que l’on
peut appliquer la méthode décrite à la fabrication des autres produits.
Pour les procédés de fabrication de produits biotechnologiques, il faut que soient indiqués
non seulement les étapes du procédé, mais également les matériaux de départ.
11.4.1 Dépôt d’une culture comme complément à l’exposé; reproductibilité
Des règles spéciales s’appliquent à l’exposé de matière biologique (art. 50a LBI) :
11 Inventions biotechnologiques
94
- Si, dans la demande, la matière biologique est qualifiée de connue, autrement dit est
considérée comme accessible au public et appartenant à l’état de la technique, l’indication
du nom complet, et, le cas échéant, une référence bibliographique suffisent. L’exposé peut
citer un dépôt auquel le public avait déjà accès à la date du dépôt de la demande ou à la
date de priorité.
- Lorsqu’il ne ressort pas clairement des pièces techniques si, avant la date de dépôt, la
matière biologique était accessible au public, cette question sera tirée au clair par une
notification renvoyant à l’art. 50a LBI. Lorsque le demandeur fait valoir que le public avait
accès à la matière biologique avant la date de dépôt, il devra l’établir.
- Si le demandeur a des doutes quant à l’accessibilité de la matière biologique au public, il est
autorisé à déposer un échantillon par précaution. Il pourra à ses risques et périls biffer cette
mention dans la description, dans la mesure où cela ne met pas en question l’exposé.
- Pour la matière biologique non connue : Lorsqu’une invention porte sur la fabrication ou
l’utilisation de matière biologique et qu’elle ne peut être décrite de manière suffisante,
l’exposé doit être complété par le dépôt d’un échantillon de la matière biologique et, dans la
description, par des indications relatives aux caractéristiques essentielles de cette matière
et par un renvoi à ce dépôt (art. 50a, al. 1, LBI). La description doit toutefois également
contenir les indications concernant le procédé ou l’utilisation afin qu’ils puissent être
reproduits.
- Les revendications de produit portant sur de la matière biologique constituent un cas
spécial : L’invention apportant une contribution à l’état de la technique réside dans le
nouveau produit même. En tant que processus de fabrication, il suffit aux tiers de pouvoir
multiplier la matière biologique, car, dans la pratique, la multiplication est souvent plus
simple que la première obtention. Dans ces cas exceptionnels, il est dérogé à la règle stricte
de la reproductibilité d'une invention. C’est pourquoi il est possible, pour ce type
d'inventions, de compléter ou de remplacer l'exposé par le dépôt d’un échantillon de la
matière et, dans la description, par un renvoi à ce dépôt (art. 50a, al. 2, LBI).
- L’échantillon de la matière biologique doit avoir été déposé au plus tard à la date de dépôt
ou à la date de priorité (art. 50a, al. 3, LBI). La description doit comporter, dans les pièces
déposées initialiement, l’indication de l’institution de dépôt et le numéro de référence de la
matière biologique déposée (art. 45b OBI). Le demandeur peut remettre le numéro de
référence du dépôt dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de
priorité si une priorité a été revendiquée. (art. 45d OBI). L’IPI tient une liste des institutions
de dépôt reconnues. Cette liste n’est pas exhaustive. Lorsqu’il est renvoyé à une autre
collection de cultures, la demande est soumise au service juridique Droits de propriété
industrielle de l’IPI.
11.4.2 Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels
relatifs à ces ressources
La demande de brevet doit contenir des indications de la source des ressources génétiques
pour autant que l’invention porte directement sur de telles ressources et que le requérant ou
11 Inventions biotechnologiques
95
l’inventeur ait eu accès à cette ressource. Il en va de même pour les savoirs traditionnels
relatifs à ces ressources (art. 49a LBI).
Par « ressources génétiques », on entend « le matériel génétique ayant une valeur effective ou
potentielle » selon la définition de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Le matériel
génétique est défini comme « le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre,
contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité » (art. 2 CDB). Au sens de la CDB, les
ressources génétiques humaines ne font pas partie des ressources génétiques. Les « savoirs
traditionnels » peuvent, quant à eux, être décrits comme les connaissances, innovations ou
pratiques de toute communauté autochtone ou locale qui ont été créées, transmises et
adaptées de génération en génération.
Il convient de relever que l’invention elle-même ne doit pas être obligatoirement une ressource
génétique; il suffit qu'elle porte directement sur une telle ressource. Par conséquent, si la
demande de brevet a par exemple pour objet des principes actifs d’origine biologique, la
déclaration de la source peut être obligatoire.
Si l’art. 49a LBI trouve application, la source des ressources génétiques et des savoirs
traditionnels relatifs à ces ressources doit être mentionner dans la description de l’invention (art.
45a OBI). Il faut indiquer comme source, en premier lieu, le pays fournisseur des ressources
génétiques, en l’occurrence la communauté autochtone ou locale dans laquelle le savoir
traditionnel trouve son origine (cf. Message concernant la modification de la loi sur les brevets
et l’arrêté fédéral portant approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement
d’exécution, FF 2006 1, page 76). Si ces sources primaires ne sont pas connues ou ne peuvent
être établies qu’au prix d’un effort disproportionné (p. ex. pour les ressources génétiques des
organismes d’élevage ou si la ressource génétique est mise à disposition par un fournisseur
commercial, il faut indiquer une autre source (secondaire), par exemple une banque de gènes,
le fournisseur commercial de la ressource génétique ou la publication relative au savoir
traditionnel). Il convient d’indiquer la source des ressources génétiques ou du savoir traditionnel
qui a effectivement permis de développer l’invention.
S’il manque, dans la demande de brevet, l'indication de la source des ressources génétiques ou
des savoirs traditionnels, l’examinateur invite le demandeur, au moyen d'une notification, à
remédier à ce défaut (art. 59, al. 2, LBI). Lorsque le délai imparti n’est pas respecté, la
demande est rejetée (art. 59a, al. 3, let. b, LBI). Si l’indication est produite en vue de régulariser
la notification, elle ne sera pas considérée comme un élargissement de l’exposé.
Si le requérant ou l’inventeur ne connaît pas la source, il doit le confirmer par écrit (art. 49a, al.
2, LBI). Des sanctions pénales peuvent s’appliquer lorsque de faux renseignements sur la
source sont fournis intentionnellement (art. 81a LBI).
11.4.3 Exposé de revendications « reach through »
Une revendication « reach through » est une revendication portant sur des produits identifiés à
l’aide d’un procédé de criblage ou d’un test, ou sur des produits caractérisés par un principe
d’action. Les revendications « reach through » cherchent à conférer une protection aux
substances identifiées à l’aide d’un procédé de criblage breveté ou aux substances présentant
des principes d’action similaires, par exemple : « substance identifiée par le biais du procédé
(de criblage)/du test selon la revendication 1 ».
11 Inventions biotechnologiques
96
Les revendications d’utilisation portant sur ce type de produit sont également désignées de
revendications « reach through ».
L’exposé des inventions (revendications de substances ou revendications d’utilisation) pour
lesquelles le produit a été formulé uniquement sous forme d’une simple revendication « reach
through » n’est pas assez complet pour que l’homme de métier puisse les exécuter. De telles
revendications ne sont pas admises au motif d’exposé insuffisant (art. 50 LBI). Si un exposé tel
que formulé ci-dessus n’est pas non plus admissible, c’est parce que, en soi, un criblage ou un
test ne constitue pas un procédé de fabrication; aussi, les produits ne sont pas un produit direct
du procédé au sens de l’art. 8a, al. 1, LBI.
Souvent, la clarté de la revendication est lacunaire, et la catégorie n’est pas clairement
reconnaissable.
Les revendications « reach through » ne sont admises que si le produit final est caractérisé
dans la description par ses propriétés (bio)chimiques, ainsi que par son action biologique et ses
propriétés physiques. Il faut que soit exposé dans la description (en plus de l’application
industrielle, cf. aussi ch. 11.2 p. 90) la manière dont sont identifiés les produits conformément à
leurs propriétés structurelles et leur mode de préparation. Les revendications en soi doivent être
formulées de sorte à ce que les produits puissent être identifiés sans ambiguïté (p. ex. sur la
base des séquences).
11.5 Compléments au chapitre 5 « Pièces techniques modifiées »
Comme pour toutes les autres demandes de brevet, l’ensemble des indications dont l’homme
de métier a besoin pour exécuter l’invention est considéré comme faisant partie de l’exposé de
l’invention. C’est pourquoi elles ne peuvent être produites après la date de dépôt.
Si le dépôt de matière biologique est nécessaire pour l’exposé, celle-ci doit être déposée à la
date de dépôt de la demande (art. 50a, al. 3, LBI).
- Si la matière biologique mentionnée dans l’exposé était connue, à savoir accessible au
public le jour de la date de dépôt et appartenait par conséquent à l’état de la technique, le
renvoi au dépôt peut être introduit ultérieurement dans la description sans qu’il y ait report
de la date de dépôt.
- Pour la matière biologique non connue, les indications sur la matière biologique et
l’institution de dépôt doivent figurer, à la date de dépôt, dans les pièces techniques initiales.
Seul le numéro de référence du dépôt peut être remis dans les seize mois à compter de la
date de dépôt ou de la date de priorité, si une priorité a été revendiquée.
- Lorsque ces indications se trouvent dans une autre pièce de la demande de brevet
présentée à l’IPI à la date de dépôt, elles sont transcrites d’office dans la description.
11 Inventions biotechnologiques
97
11.6 Compléments au chapitre 6 « Revendications »
Indications sur la description et les dessins : En principe, toutes les inventions doivent être
définies dans les revendications (art. 51, al. 1, LBI). La description et les dessins servent à
interpréter les revendications et non à les compléter. S’agissant des inventions bio-
technologiques, les indications sur la description ou sur les dessins sont autorisées dans des
cas exceptionnels, par exemple si la revendication est difficilement compréhensible et donc peu
claire. Une telle référence peut se faire ainsi pour les inventions qui concernent une séquence
(« séquence du numéro 1 telle que représentée dans la figure 3 ») ou en se référant à la
description par le biais de la désignation d’un micro-organisme.
Définition des produits : Il faut définir les produits par leur constitution (p. ex. une séquence)
ou leurs propriétés. S’il n’est pas possible de définir le produit biotechnologique par des
caractéristiques de produit, ou uniquement de manière insatisfaisante, des caractéristiques de
fabrication sont exceptionnellement admises. Ce qui a été dit pour les substances chimiques
(cf. ch. 10.6.1 p. 82 « product by process claims ») est également valable : il est essentiel que
la clarté de la revendication soit garantie. Dans la mesure où, pour ces revendications, le
produit et non le procédé est revendiqué, seule la formulation imprécise est admise, par
exemple : « protéine … pouvant être obtenue à partir de la bactérie … ».
Désignation des micro-organismes : Si une revendication porte sur des micro-organismes,
ne sont autorisées que les désignations concrètes, le cas échéant sous la forme de
néologismes. Elles peuvent contenir l’abréviation de la collection ainsi que le numéro d’ordre de
la culture (« Streptomyces basilensis ATCC 10823 »). A défaut, les mentions de variants et/ou
de mutants (p. ex. « … ou un mutant de ce micro-organisme ») possédant les mêmes
propriétés essentielles à l’invention que les micro-organismes non mutés (p. ex. produisant le
même antibiotique) sont admises lorsque la détermination de l’appartenance des mutants et/ou
des variants au micro-organismes non mutés est donnée. Mais s’il ressort des pièces
techniques qu’il s’agit de mutants possédant des propriétés essentielles à l’invention
spécifiques (des mutants induits notamment), il convient de considérer une telle mention
comme la désignation d’un micro-organisme particulier. Cet aspect est susceptible de jouer un
rôle important dans l’appréciation de l’unité (aussi bien de la revendication individuelle que de
l’ensemble du brevet).
Unité de l’invention : Pour une revendication indépendante, s’appliquent, en plus des règles
régissant les composés chimiques (cf. ch. 10.6.1 p. 82), les principes suivants : A défaut des
désignations concrètes, l’énumération de différents micro-organismes dans une revendication
de procédé n’est admissible que dans la mesure où les procédés faisant intervenir l’un ou
l’autre de ces micro-organismes aboutissent tous au même résultat à partir d’un même
matériau de départ, par exemple conduisent tous au même produit final; dans le cas contraire,
l’unité de l’invention n’est pas donnée. Lorsqu’un procédé conduit à un mélange de substances
ou de micro-organismes, le demandeur peut désigner dans la revendication le mélange ou l’un
de ses composants comme produit final, voire les deux à la fois; en outre, il est licite de
présenter des revendications dépendantes portant sur l’isolement de l’un des composants. La
condition préalable est cependant que tous les produits finaux servent au même usage, ce qui
doit apparaître dans la description.
11 Inventions biotechnologiques
98
11.7 Compléments au chapitre 7 « Unité du brevet »
Le lien technique est déterminant, que ce soit pour les demandes de brevet contenant des
revendications de la même catégorie (p. ex. gène, construction génétique, hôte, protéine,
médicament) ou avec des combinaisons de diverses catégories (p. ex. pour les produits
précédents également les procédés et les utilisations y relatives). Pour les longues suites de
revendications, un ordre logique est indispensable afin que ressorte la manière dont une
invention découle d’une autre.
99
12 Procédures spéciales
12.1 Poursuite de la procédure et réintégration en l’état antérieur
Lorsqu’une demande de brevet a été rejetée pour cause d’inobservation d’un délai imparti en
vue de régulariser une notification technique, le demandeur a la possibilité soit de déposer une
requête de poursuite de la procédure (art. 46a LBI), soit de demander la réintégration en l’état
antérieur (art. 47 LBI).
La vérification des éventuelles conditions légales ou administratives incombe aux services
compétents. L’examinateur chargé de l’examen quant au fond enregistre et traite les demandes
de façon aussi autonome que possible. En cas d’incertitudes, il sollicite l’avis d’autres services
compétents, notamment l’avis du coordinateur de l’examen des brevets et celui du service
juridique Droits de propriété industrielle.
La rédaction de la décision de réintégration est du ressort du service juridique Droits de
propriété industrielle.
L’examinateur chargé de l’examen quant au fond examine si, parallèlement au dépôt de la
requête, l’acte omis a été intégralement exécuté (art. 46a, al. 2, et 47, al. 2, LBI) :
- S’il s’agit de notifications selon l’art. 59, al. 1, LBI (cf. chap. 2 p. 16 et chap. 3 p. 26), une
réponse motivée aux objections de l’examinateur suffit; en l’occurrence, le fait que cette
réponse soit valable ou non et qu’elle tienne compte de toutes ou seulement d’une partie
des objections de l’examinateur est sans importance. La requête de poursuite de la
procédure peut aboutir à un rejet immédiat de la demande.
- S’il s’agit de notifications selon l’art. 59, al. 2, LBI, c’est-à-dire lorsque des griefs ont été
formulés quant aux défauts des pièces techniques, le demandeur doit prendre en
considération le contenu essentiel de la notification dans toute son étendue. Il peut proposer
une modification des pièces (cas normal) et/ou renvoyer une réponse motivée (contre-
arguments, refus motivé, etc.). La poursuite de la procédure ou la réintégration en l’état
antérieur sera refusée lorsqu’au moins un point essentiel de la notification a été purement et
simplement ignoré.
12.2 Renonciation partielle
Remarque
Ce chiffre des directives règle l’examen d’une déclaration de renonciation partielle à un brevet.
Les mêmes critères s’appliquent par analogie à la nullité partielle. La différence réside dans le
fait que la renonciation partielle est requise spontanément, alors que la nullité partielle est
ordonnée par un juge.
12 Procédures spéciales
100
12.2.1 Généralités
Le titulaire d’un brevet peut déposer une déclaration de renonciation partielle à un brevet suisse
ou à un brevet européen prenant effet en Suisse (art. 24 LBI), mais celle-ci est irrecevable aussi
longtemps qu’une opposition à ce brevet peut être formée et qu’une décision exécutoire n’a pas
été rendue au sujet de l’opposition (art. 98a OBI).
La requête enregistrée par le service Administration des brevets est confiée, dans la mesure du
possible, à l’examinateur chargé de l’examen quant au fond ou au coordinateur de l’examen
des brevets. Il est essentiel de déterminer le contenu et le libellé de la page de garde de la
déclaration de renonciation avant que le dossier soit renvoyé au service Administration des
brevets pour les travaux de clôture de la procédure. Une copie de la version définitive est
envoyée au coordinateur de l’examen des brevets.
La procédure de notification correspond, pour l’essentiel, à celle applicable à l’examen quant
au fond des demandes de brevet (art. 97, al. 3, OBI). Si la déclaration présente des lacunes
telles que la limitation que doit subir le brevet manque de clarté, il faut émettre une notification
générale (délai de trois mois pour la régularisation avec possibilité de prolongation du délai). Si
des défauts importants ne sont pas corrigés, l’art. 59a, al. 3, let. b, LBI est applicable par
analogie (rejet complet de la déclaration). La notification doit faire mention de l’art. 25, al. 2, LBI
lorsqu’il s’avère obligatoire d’éliminer des revendications qui ne satisfont pas aux art. 52 ou 55
LBI. L’enregistrement et le traitement du délai selon l’art. 25, al. 3, LBI incombe au service
Administration des brevets.
Pour l’IPI, mais aussi pour un mandataire professionnel, la renonciation partielle ne constitue
pas une procédure de routine. C’est pourquoi, aussitôt que l’étendue et l’admissibilité de la
déclaration sont établies, l’examinateur peut soumettre au titulaire du brevet une proposition
devant être retournée, dûment signée, à l’IPI.
L’examinateur est aussi tenu de vérifier s’il est nécessaire de changer la date de la déclaration
pour cause de modification matérielle de sa portée.
L’examen est axé sur la partie du brevet qui subsiste après la renonciation partielle; la
délimitation de cette dernière doit donc ressortir très clairement. Un examen approfondi de la
partie supprimée est exclu pour la simple raison que l’IPI ne connaît pas les raisons de la
renonciation.
Une renonciation partielle a pour effet de modifier matériellement un brevet déjà délivré et
publié. La sécurité du droit requiert que seules les modifications liées à la renonciation soient
admises (art. 25 LBI et 97 OBI). Ni le titulaire du brevet, ni l’IPI ne sont autorisés à utiliser la
renonciation partielle comme une occasion de rattraper quelque chose qui aurait été oublié au
cours de la procédure de délivrance du brevet. Lors d’une renonciation partielle, il n’est pas
possible de formuler une nouvelle revendication (exception : cf. exemples en cas de
renonciation partielle selon art. 24, al. 1, let. b, LBI).
L’art. 24, al. 1, LBI mentionne les trois formes de renonciation partielle possibles, admissibles
séparément ou en combinaison.
12 Procédures spéciales
101
12.2.2 Suppression d’une revendication indépendante ou dépendante (art. 24, al. 1, let. a,
LBI)
La condition préalable à la suppression d’une revendication indépendante est le maintien d’au
moins une autre revendication indépendante pouvant exister par elle-même. S’il ne reste par
exemple qu’une revendication pour le produit issu d’un procédé qui n’est plus revendiqué, et
que cette revendication ne possède pas une signification spécifique (revendication purement
déclaratoire, cf. art. 8a, al. 1, LBI), cette dernière ne peut subsister par elle-même.
Modifications lors de la suppression d’une revendication indépendante
- Il faut reformuler les revendications secondaires qui lui sont liées par des renvois : on
remplacera les renvois à la revendication supprimée par la mention de toutes les
caractéristiques de celle-ci, de manière qu’il n’en résulte aucun élargissement de l’étendue
de la protection.
- L’examinateur doit en outre s’assurer que les revendications indépendantes restantes
peuvent coexister dans le même brevet (art. 25, al. 1, LBI, et 30 OBI). Cela vaut en
particulier lorsque le brevet a été délivré avec plusieurs revendications secondaires de la
même catégorie. Les revendications éliminées peuvent faire l’objet d’un nouveau brevet.
- Les revendications dépendantes qui se réfèrent à la revendication supprimée deviennent
automatiquement caduques, mais peuvent subsister dans un ou plusieurs nouveau(x)
brevet(s). Si le titulaire du brevet fait valoir sa volonté de maintenir une ou plusieurs de ces
revendications dépendantes, il demande en fait une réunion qui doit être examinée à la
lumière de l’art. 24, al. 1, let. b, LBI.
Modifications lors de la suppression d’une revendication dépendante
Toutes les revendications dépendantes qui se réfèrent à la revendication dépendante
supprimée doivent être soit biffées, soit reformulées de manière qu’il n’en résulte aucun
élargissement.
12.2.3 Réunion d’une revendication indépendante avec une ou plusieurs revendications
qui en dépendent (art. 24, al. 1, let. b, LBI)
Conditions
- La limitation d’une revendication indépendante par réunion avec une ou plusieurs
revendications dépendantes ne peut se faire que si celles-ci sont subordonnées
(directement ou indirectement) à la revendication dont la limitation est demandée. Si des
caractéristiques d’une autre revendication dépendante sont utilisées, l’art. 24, al. 1, let. c,
LBI est applicable.
- La réunion est purement quantitative; en d’autres mots, la nouvelle revendication limitée
doit présenter l’ensemble des caractéristiques de toutes les revendications concernées, y
compris ce qui résulte des subordinations. En principe, la suppression d’une caractéristique
12 Procédures spéciales
102
d’une revendication indépendante sera refusée, car elle constitue une extension (exception :
seulement en cas de reprise d’un terme d’une alternative, cf. renonciation partielle selon
let. c).
- Lorsqu’une revendication dépendante contient des exemples ou des données facultatives
il est envisageable, lors de la réunion avec la revendication indépendante, soit de les
supprimer, soit de les introduire sous la forme obligatoire. Dans le premier cas, il existe la
possibilité de présenter une ou plusieurs revendications dépendantes nouvelles dont les
caractéristiques spécifiques correspondent aux exemples ou aux données facultatives.
- La réunion avec plusieurs revendications dépendantes n’est recevable que si la
combinaison qui en résulte est étayée par une subordination correspondante ou si elle est
prévue d’une autre manière dans le fascicule du brevet, en particulier lorsqu’est décrite une
forme d’exécution qui réunit toutes les caractéristiques de la combinaison ou que cette
combinaison se justifie par l’indépendance des formes d’exécution réunies.
- La réunion avec une ou plusieurs revendications dépendantes n’est prévue que pour limiter
une revendication indépendante. Par conséquent la limitation de revendications
dépendantes par incorporation d’autres revendications dépendantes n’est pas
admise.
Modifications des autres revendications
En même temps que la limitation d’une première revendication, il est permis de limiter une
revendication secondaire.
Seront éliminées, parmi les autres revendications qui se réfèrent ou sont subordonnées à la
revendication limitée, celles qui, du point de vue technique, sont incompatibles avec la
version limitée.
La subordination à la revendication limitée génère de nouvelles combinaisons de
caractéristiques; afin de vérifier si ces combinaisons sont admissibles, chacune d’entre elles
sera examinée selon les mêmes règles que celles énoncées ci-dessus pour la réunion avec
plusieurs revendications dépendantes.
Enfin, seules les modifications rédactionnelles des revendications restantes nécessaires à
la clarification de la nouvelle version de la revendication limitée sont admissibles. Il est
également interdit de formuler de nouvelles subordinations.
12.2.4 Limitation d’une revendication indépendante « d’une autre manière » (art. 24, al. 1,
let. c, LBI)
Conditions
A titre exceptionnel, il est autorisé de limiter une revendication indépendante sans recourir à
d’autres parties du fascicule de brevet, à savoir en supprimant un ou plusieurs terme(s)
12 Procédures spéciales
103
d’une alternative, ou en transformant une donnée facultative d’une revendication
indépendante en caractéristique obligatoire.
- Dans la plupart des cas, la limitation d’une revendication indépendante intervient toutefois
par l’adjonction ou la spécification d’une caractéristique tirée d’une autre partie du
fascicule de brevet c’est-à-dire de la description, des dessins ou d’une caractéristique
d’une autre revendication.
- Comme l’indiquent les expressions « même invention » et « forme d’exécution », il doit
s’agir d’une limitation pure. Par conséquent, il faut maintenir de la revendication devant
être limitée, que ce soit explicitement (si d’autres caractéristiques y sont ajoutées) ou
implicitement (si la caractéristique en question est spécifiée). Toute généralisation et, en
particulier, la suppression d’une caractéristique de la revendication devant être limitée n’est
pas recevable.
- La revendication limitée doit définir une forme d’exécution, autrement dit quelque chose qui
aurait pu faire l’objet d’une revendication dépendante; celle-ci sera prévue aussi bien dans
le fascicule de brevet publié que dans les pièces déterminant la date de dépôt. La première
condition est destinée à éviter que la renonciation partielle (limitation à une forme
d’exécution qui a été éliminée des pièces initiales) ne surprenne les tiers, et la seconde, que
l’art. 58, al. 2, LBI soit contourné après la délivrance du brevet (limitation à une forme
d’exécution qui a été introduite dans les pièces après la date de dépôt reconnue).
- Il ne faut pas prendre à la lettre le terme « prévu »; en effet, il n’est pas nécessaire que la
version limitée soit mentionnée, mot pour mot, dans les pièces, mais son contenu technique
doit y être exposé de manière parfaitement claire.
- La limitation selon la let. c est prévue uniquement pour les revendications indépendantes;
elle n’est par conséquent pas admise pour les revendications dépendantes
- L’examen des modifications concernant les autres revendications se fait selon les critères
exposés au ch. 12.2.3 (p. 107).
12.2.5 Déclaration de renonciation partielle
Les déclarations de renonciation possèdent les codes typologiques C1 ou C3 pour les brevets
suisses et H1 ou H3 pour la partie suisse des brevets européens. Elles sont publiées et
disponibles dans les bases de données.
Concernant la formulation de la déclaration, les règles suivantes s’appliquent :
- Dans le préambule, le titulaire du brevet mentionnera la disposition de la LBI sur laquelle
se fonde la renonciation partielle (art. 24, al. 1, let. a, b et/ou c).
- Il indiquera ensuite quelles revendications ont été supprimées, réunies ou limitées, puis
la version désormais valable de la ou des revendication(s) (restantes). En particulier, lors
d’une limitation selon la let. b, il ne faut pas se contenter d’indiquer que la revendication
12 Procédures spéciales
104
dépendante Y est incorporée dans la revendication indépendante X; il faut aussi fixer la
teneur de la version limitée. Celle-ci ressort de l’intégration purement rédactionnelle, dans la
version de la revendication indépendante, de l’ensemble du contenu de la revendication
dépendante.
- Toute autre modification doit être notifiée. Si les revendications à réunir sont subdivisées en
préambule et caractéristique, l’expression « caractérisé par » soit figurera, dans la nouvelle
version, à l’endroit où elle se trouvait dans la revendication indépendante, soit elle sera
déplacée de manière à se trouver devant les caractéristiques de la ou des revendication(s)
dépendante(s). Tout autre déplacement de cette expression doit être apprécié à la lumière
de la let. c. (ATF 104 1B 68).
- Il doit ressortir clairement de la déclaration quelles revendications dépendantes sont
maintenues et quelles modifications celles-ci subissent (y compris les modifications des
subordinations, la numérotation de ces revendications demeurant toutefois inchangée).
Exemple : « Les revendications 2, 3 et 5 sont maintenues avec les subordinations
suivantes :
la revendication 2 à la revendication 1
la revendication 3 à la revendication 1 ou 2
la revendication 5 à la revendication 1. »
- Aucune modification de la description (titre inclus), des dessins ou de l’abrégé n’est
admise (art. 97, al. 2, OBI). En revanche, il faut toujours ajouter une déclaration de ce
genre : « Les parties de la description et des dessins qui seraient incompatibles avec le
nouvel agencement des revendications doivent être considérées comme éliminées. »
- La déclaration ne contient pas d’abrégé elle est publiée en tant que complément au
fascicule de brevet et ne divulgue rien de plus. Les revendications issues d’une renonciation
partielle doivent être classées conformément à la CIB et à la CPC en vigueur.
12.3 Constitution de nouveaux brevets
Conditions
La LBI confère au titulaire d’un brevet suisse ou d’un brevet européen prenant effet en Suisse le
droit de constituer un ou plusieurs nouveau(x) brevet(s), grâce au(x)quel(s) une protection
indépendante peut être obtenue pour certaines parties du brevet initial, mais seulement dans le
contexte d’une renonciation partielle (art. 25 LBI), d’une nullité partielle (art. 27, al. 3, LBI) ou
d’une cession partielle (art. 30, al. 2, LBI).
Dans ces trois cas, le titulaire du brevet a la possibilité de demander la « constitution d’un
nouveau brevet » indépendant basé sur une ou plusieurs revendication(s) du brevet initial, qui
ne peu(ven)t pas continuer à y figurer pour cause d’une renonciation, d’une nullité ou d’une
cession partielles; ce nouveau brevet reçoit la même date de dépôt ou de priorité que le brevet
initial. Il s’agit donc d’une scission du brevet délivré, qui se distingue, en plusieurs points, de la
scission d’une demande de brevet (art. 57 LBI) :
12 Procédures spéciales
105
- Elle ne peut pas être requise spontanément, mais seulement en relation avec l’une des
circonstances citées ci-dessus.
- La requête doit être présentée dans le délai de trois mois accordé par l’IPI (art. 25, al. 3, LBI
et, 98, al. 3, OBI).
- Seules les revendications éliminées du brevet initial peuvent faire l’objet du nouveau brevet
(art. 25, al. 2, LBI).
Lors de l’enregistrement d’une renonciation, d’une nullité ou d’une cession partielles, l’IPI
impartit au titulaire du brevet (dans le cas d’une cession partielle, à l’ancien titulaire) un délai de
trois mois pour requérir la constitution d’un nouveau brevet (art. 98, al. 3, OBI).
La requête doit être déposée dans le délai fixé et indiquer qu’il s’agit de la constitution d’un
nouveau brevet (numéro du brevet initial). Le service Administration des brevets traite la
requête, pour l’essentiel, comme s’il s’agissait d’une demande scindée. Au terme des examens
d’entrée et quant à la forme, la requête est transmise sans délai au coordinateur de l’examen
des brevets.
Examen quant au fond des brevets nouvellement constitués
Chaque revendication du nouveau brevet sollicité doit correspondre à une revendication du
brevet initial qui ne faisait pas l’objet de la renonciation ou de la nullité partielles, mais a été
éliminée pour d’autres raisons (art. 25, al. 2, LBI) ou supprimée par le juge en vertu de l’art. 30,
al. 1, LBI.
Il est fondamental de tenir aussi compte des caractéristiques qui découlent des subordinations
des revendications reprises. Il n’est pas permis de formuler des revendications supplémentaires
(art. 101 OBI).
Deux possibilités existent en ce qui concerne la description et les dessins (art. 102 OBI) :
a) Dans la mesure où il n’en résulte pas un manque de clarté quant à la portée du nouveau
brevet sollicité, on peut se limiter à un simple renvoi au fascicule du brevet initial, en y
ajoutant la déclaration suivante : « Les parties de la description et des dessins figurant dans
le fascicule du brevet n°…. qui seraient incompatibles avec les revendications du présent
brevet, doivent être considérées comme éliminées. »
b) Sinon la reformulation sous une forme appropriée des parties du fascicule du brevet qui
sont nécessaires à la compréhension des revendications s’avérera indispensable.
Le nouveau brevet contient aussi un abrégé. Si le classement du nouveau brevet, selon la CIB
et selon la CPC en vigueur, diverge de celui du brevet initial, celui-ci sera également indiqué.
12.4 Scission d’une demande de brevet
Ce chapitre traite de l’examen des demandes scindées et de leur relation à la demande mère.
Conditions
L’examinateur rejettera une demande scindée dérivant de plusieurs demandes de brevet
antérieures, car celle-ci équivaudrait à une fusion partielle. Une fusion réunissant plusieurs
inventions individuelles dans une seule demande de brevet est possible uniquement en
présence d’une priorité interne multiple (art. 42 OBI). En revanche, il est possible de présenter
12 Procédures spéciales
106
plusieurs demandes scindées découlant d’une seule et même demande de brevet antérieure,
que ces demandes scindées soient déposées ensemble ou les unes après les autres; en outre,
ces nouvelles demandes peuvent elles-mêmes faire l’objet de demandes scindées
postérieures.
Le dépôt d’une demande scindée est toujours laissé à l’appréciation du demandeur. Cette
démarche s’impose lorsqu’une demande de brevet doit être limitée pour des motifs d’unité, ou
lorsque le demandeur décide de protéger, indépendamment du reste, une partie de ce qui est
exposé dans une demande de brevet.
La particularité d’une demande scindée réside dans le fait qu’elle a été séparée d’une demande
de brevet plus ancienne (appelée demande mère) et qu’elle revendique une date de dépôt
antérieure, rattachée à la demande mère.
Une demande scindée est soumise aux trois conditions suivantes (art. 57 LBI) :
- Lors de son dépôt, la demande est expressément désignée comme demande scindée :
on indiquera le numéro de la demande initiale et la date de dépôt revendiquée (art. 24, al. 2,
let. c, OBI).
- La demande mère est encore pendante au moment du dépôt de la demande scindée,
c’est-à-dire qu’elle ne doit être ni retirée, ni définitivement rejetée, et qu’elle ne doit pas non
plus avoir conduit à la délivrance du brevet (cf. FBDM 1970 I 43). La demande de brevet est
considérée comme pendante durant le laps de temps qui s’écoule entre la fin de l’examen et
la délivrance du brevet.
- L’objet de la demande scindée ne va pas au-delà du contenu de la demande mère dans
sa teneur à la date de dépôt revendiquée.
Les deux premières conditions sont examinées lors du dépôt; elles doivent être remplies pour
que la demande soit traitée en tant que demande scindée. La troisième condition fait l’objet de
l’examen quant au fond. L’examen formel vérifie entre autres la langue (art. 4, al. 7, et art. 50,
al. 1, let. a, OBI) et les priorités (art. 43 OBI).
Examen quant au fond des demandes scindées
Sauf en cas d’obstacle, l’examen d’une demande scindée intervient toujours avec celui de la
demande mère correspondante, et ce pour des raisons d'économie de procédure. Il n’y a par
contre aucune raison de différer la fin de l’examen de l’une des demandes pour motif que l’autre
n’est pas encore parvenue au stade final.
L’examinateur d’une demande scindée a besoin non seulement des pièces techniques relatives
à cette demande, mais encore de la version initiale des pièces de la demande mère. Une copie
correspondante est ajoutée au dossier lors de sa constitution. L’examinateur doit vérifier qu’il
s’agit bien de la copie correcte de la demande mère.
Les exigences exposées aux chapitres 1 à 7 des présentes directives s’appliquent par analogie
à l’examen des demandes scindées. Concernant la description, l’examen peut se limiter à
l’élimination des contradictions avec les revendications ; le problème qu’il s’agit de résoudre doit
correspondre à la solution proposée. Pour l’essentiel, il suffit de parcourir l’introduction de la
description (jusqu’aux explications détaillées); l’adaptation du reste de la description est laissée
à l’appréciation du demandeur.
12 Procédures spéciales
107
Etendue de la demande scindée
Concernant les demandes scindées, le contenu des pièces ne peut pas aller au-delà du
contenu de la demande mère dans sa version initiale (art. 57, al. 1, LBI, cf. chap. 4 et 5).
Au cours de l’examen lors du dépôt d’une demande scindée, est réputée date de dépôt de la
demande scindée la date de dépôt de la demande mère (art. 46g OBI).
Lors de l’examen quant au fond, il est du devoir de l’examinateur de contrôler le bien-fondé
matériel de la date provisoire en se basant, en l’occurrence, sur les mêmes critères que ceux
appliqués à une modification des pièces techniques. Il s’agit de répondre à la question
suivante : si les pièces de la demande scindée (le cas échéant modifiées) avaient été remises
en tant que pièces de remplacement pour la demande mère, quelles en auraient été les
conséquences pour l'exposé de la demande mère ? Il y a deux réponses possibles :
- Aucune élargissement de l’exposé : dans ce cas, la date de dépôt initiale de la demande
mère est réputée date de dépôt de la demande scindée.
- Si cet examen établit que l’exposé de la demande scindée va au-delà du contenu de la
demande mère, le demandeur doit en être informé conformément au ch. 5.1.2 (p. 39), mais
avec mention de l’art. 57 – et non 58 – LBI et, le cas échéant, de l’art. 65 – et non 64 – OBI.
Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou qu’il n’est pas en mesure d’infirmer les
objections, la demande scindée est rejetée.
Différenciation de la demande mère
Une demande scindée doit se distinguer à deux égards de la demande mère :
- L’objet de la demande scindée (c’est-à-dire ce qui est défini dans les revendications) ne
peut porter que sur une partie du contenu de la demande mère. Une demande de brevet
qui reprend intégralement la demande mère n’est pas une demande scindée au sens de
l’art. 57 LBI (ATF 93 I 729, FBDM 1968 I 31 - 32); il serait notamment abusif de recourir au
dépôt d’une demande scindée pour rattraper un délai échu pour la demande mère.
- Il est fondamental qu’une différence matérielle soit clairement reconnaissable entre l’objet
de la demande scindée et l’objet (restant) de la demande mère, faute de quoi la délivrance
des deux brevets aboutirait à une double protection illégale. Cette condition est remplie
quand les revendications respectives diffèrent quant à leur contenu. Une délimitation
réciproque, sans chevauchement, n’est pas exigée. Une spécification ou une généralisation
suffit comme caractéristique de délimitation; autrement dit, la première revendication d’une
demande peut avoir, par rapport à la première revendication de l’autre demande, la même
relation qu’une revendication dépendante envers la revendication indépendante dont elle
dépend.
Scission répétée
L’IPI accepte aussi une demande scindée (C) provenant elle-même de la scission d’une
demande scindée antérieure (B) et découlant ainsi seulement d’une manière indirecte de la
demande mère commune (A).
12 Procédures spéciales
108
En cas de scission répétée, l’objet de la nouvelle demande scindée (C) doit être comparé :
- avec le contenu de la demande mère (A), afin de vérifier la date de dépôt, et
- avec le contenu de la demande scindée (B) si la demande mère (A) n’était plus pendante
lorsque la demande scindée (C) a été déposée; dans ce cas, une scission directe de la
demande mère (A) ne serait plus possible, et il n’est pas permis de contourner cette
prescription en utilisant la voie indirecte.
Dans le cas où la demande mère commune (A) était encore pendante au moment du dépôt de
la demande scindée (C), la scission répétée a le même effet que la scission simultanée des
deux demandes scindées (B) et (C); dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque la demande
mère commune (A) n’était plus pendante au moment du dépôt de la demande scindée (C),
cette dernière n’aura droit à la date de dépôt de la demande mère commune (A) que si son
contenu est exposé aussi bien dans la demande mère commune (A) que dans la demande
scindée (B).
12.5 Demandes internationales de brevet (demandes PCT)
Ce chapitre des directives s’applique à l’examen quant au fond des demandes internationales
qui ont été déposées sur la base du Traité de coopération en matière de brevets (PCT, Patent
Cooperation Treaty) et pour lesquelles l’IPI agit en tant qu’office désigné (chap. I PCT) et, le cas
échéant, en tant qu’office élu (chap. II PCT). L’examen quant au fond de ces demandes est
partie intégrante de la phase dite nationale, qui ne débute qu’à l’issue de la phase
internationale. Il se base, sauf indication contraire, sur les présentes directives.
Bases juridiques de l’examen quant au fond
Pour ces demandes, les dispositions suivantes sont déterminantes dans l’ordre d’énumération :
- le PCT, y compris son règlement d’exécution;
- les art. 131 à 140 LBI;
- les autres dispositions de la LBI;
- les art. 119 à 125 OBI;
- les autres dispositions de l’OBI.
En cas de divergence entre ces dispositions, l’ordre de priorité correspond à l’énumération ci-
dessus. Dans la phase nationale, le PCT (y compris son règlement d’exécution) prime toutefois
seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à la forme et au contenu de la demande
(art. 27, al. 1, PCT). Quant aux conditions matérielles de brevetabilité, elles sont réglées par les
dispositions du droit national (art. 27, al. 5, PCT).
Les demandes internationales qui donnent lieu à des discussions avec les demandeurs au sujet
du droit applicable, notamment au sujet de la primauté du PCT ou des dispositions suisses,
seront soumises au coordinateur de l’examen des brevets et au service juridique Droits de
propriété industrielle.
12 Procédures spéciales
109
Examen quant au fond des demandes PCT
Pour l’examen quant au fond, l’examinateur se fondera sur le dernier texte déposé dans une
langue officielle suisse (langue de la procédure). La date de dépôt fixée provisoirement par le
service Administration des brevets correspond à celle de la demande internationale. Cette
dernière requiert la production d’une traduction, laquelle n’a aucune influence sur la date de
dépôt.
Lorsqu’il notifie des défauts dans le cadre de l’examen quant au fond, l’examinateur est en droit
d’invoquer les dispositions de la LBI et de l’OBI, car elles ne sont pas moins favorables au
demandeur que les dispositions correspondantes du PCT.
L’examen des conditions préalables nécessaires pour entamer l’examen quant au fond incombe
au service Administration des brevets. En vertu de l’art. 22 PCT, une demande PCT ne sera
confiée à un examinateur qu’à l’expiration du délai de 30 mois à compter de la date de dépôt ou
de priorité (la plus ancienne). Il ne peut être dérogé à cette règle que si le demandeur lui-même
a demandé expressément que la demande soit traitée plus rapidement (art. 23 PCT).
Le service Administration des brevets établit un dossier constitué, pour l’essentiel, des mêmes
pièces que celui des demandes de brevet suisse; il porte un numéro de demande suisse, utilisé
pour la phase nationale. Cela ne change rien au fait qu’il s’agit de demandes internationales de
brevet prenant effet en Suisse; l’examen devant l’office désigné ne leur ôte pas cette
caractéristique.
Le dossier présente les particularités suivantes :
- La demande publiée par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) contient les pièces initiales : elles sont rédigées en allemand, en
anglais, en français, en japonais, en russe, en arabe, en chinois ou en espagnol (règle 48.3
PCT); le rapport de recherche est également publié.
- Une traduction dans une langue officielle suisse, qui sera la langue de procédure,
accompagne les demandes internationales rédigées en anglais, en japonais, en russe, en
chinois ou en espagnol.
- Les pièces techniques initiales sont susceptibles d’avoir subi des modifications lors de la
phase internationale ou de la phase nationale.
- L’IPI a préparé les exemplaires nécessaires du texte et des dessins.
- Le document de priorité se présente sous la forme d’une copie effectuée par le Bureau
international; le cas échéant, une traduction dans une langue officielle suisse ou en anglais
accompagne cette copie.
- Si la priorité d’un premier dépôt en Suisse est revendiquée (art. 136 LBI), le dossier de cette
première demande sera consulté afin d’éviter la répétition d’un travail d’examen déjà
accompli.
Modifications des pièces techniques :
12 Procédures spéciales
110
- Les directives générales s’appliquent par analogie à toutes les modifications apportées
aussi bien dans la phase internationale que dans la phase nationale; tout élargissement de
l’exposé tel que déposé initialement est notamment interdit.
- Le droit de modification garanti par le PCT dans la phase nationale (art. 28 et 41 PCT) est
pleinement garanti par l’art. 58, al. 1, LBI et par la procédure de notification (art. 67 OBI) ou
par l’annonce visée à l’art. 69, al. 1, OBI.
- Même si la traduction de la demande internationale dans une langue officielle suisse est
produite ultérieurement, c’est elle qui doit être prise en considération comme pièces initiales
au sens de l’art. 58, al. 2, LBI. Lorsque des fautes de traduction sont invoquées, c’est au
demandeur qu’il incombe d’en démontrer l’existence et de les rectifier. Le même principe
s’applique au cas où le demandeur et le Bureau international auraient transmis des pièces
divergentes.
Il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle vérification du titre et de l’abrégé, car ils
ont déjà fait l’objet d’un examen avant d’entrer dans la phase nationale. Sont exceptées les
modifications du titre et de l’abrégé découlant d’une modification des pièces techniques (p. ex.
suppression de revendications) ou lorsque la traduction est insuffisante.
Les critères décrits au ch. 9.2 (p. 76) sont applicables par analogie à la clôture de la
procédure d’examen. Le classement établi par l’autorité de recherche pour la demande PCT
publiée sera pris en considération et adopté si possible.
Il n’existe pas de demandes internationales partielles. Mais si une demande internationale
est limitée, la partie éliminée peut faire l’objet d’une demande scindée selon le droit suisse.
Cette demande sera examinée selon le ch. 12.4 (p. 106).
12.6 Demandes de brevet européen et brevets européens transformés
Ce chapitre des directives s’applique à l’examen quant au fond des demandes de brevet suisse
issues de la transformation de demandes de brevet européen (demandes EURO-PCT
incluses). Selon la Convention sur le brevet européen (CBE), ces demandes ont été déposées
avec désignation de la Suisse, puis ont été retirées ou rejetées et transformées à temps en
demandes de brevet suisse conformément aux art. 135 CBE et 121 LBI. Les directives sont
aussi valables pour les demandes de brevet suisse issues de la transformation de brevets
européens. Ci-après, les deux cas seront désignés par l’expression « EP transformés ».
Bases juridiques de l’examen quant au fond
L’art. 121 LBI règle la transformation d’une demande de brevet européen ou d’un brevet
européen en une demande de brevet suisse. De manière générale, il faut remarquer que,
contrairement au droit suisse, le droit européen ne prévoit pas le retrait ou le rejet d’une
partie de l’objet de la demande de brevet. Dès lors, une demande de brevet européen n’est
transformable en demande de brevet suisse que si elle a été retirée ou est considérée comme
telle ou encore a été rejetée dans sa totalité, ou si elle ne déploie plus aucun effet en Suisse,
que ce soit en raison du retrait de la désignation de notre pays ou d’un rejet ou d’une révocation
conformément à l’art. 54, al. 4, CBE.
Les dispositions suivantes, dans l’ordre indiqué, sont déterminantes pour les EP transformés :
12 Procédures spéciales
111
- la CBE et son règlement d’exécution, dans la mesure où ils concernent la transformation
elle-même ou la forme de la demande (art. 137, al. 1, CBE);
- les art. 121 à 124 LBI, ainsi que les autres dispositions de la loi (cf. art. 124 LBI);
- l’art. 118 OBI, ainsi que les autres dispositions de l’ordonnance.
Les cas ambigus seront soumis au coordinateur de l’examen des brevets et au service juridique
Droits de propriété industrielle.
Examen quant au fond des EP transformés
En ce qui concerne le droit matériel des brevets, les dispositions de la LBI sont applicables
sans exception. C’est pourquoi il faut s’y référer dans les notifications.
Les EP transformés sont attribués aux examinateurs seulement lorsque toutes les conditions
sont remplies pour la mise en œuvre de l’examen quant au fond, c’est-à-dire au terme de la
procédure de transformation. Les tâches administratives de la procédure de transformation
incombent au service Administration des brevets.
Reconnaissables aux mentions correspondantes figurant sur les première et deuxième pages
de la page de couverture, les dossiers présentent les particularités suivantes :
- Ils contiennent les pièces transmises par l’Office européen des brevets (OEB) ou par l’office
récepteur; ces dernières comprennent toujours les pièces initiales. Quand celles-ci ne sont
pas rédigées dans une langue officielle suisse, une traduction les accompagne (art. 123
LBI).
- Toutes les modifications des pièces initiales qui ont été déposées auprès de l’OEB sont
aussi valables pour l’IPI (art. 122, al. 2, LBI). Pour l’examen quant au fond, on se fondera
comme d’habitude sur le dernier texte déposé, dans la mesure où il est disponible dans la
langue de la procédure suisse (art. 4, al. 3, OBI, et 137, al. 2, let. b, CBE).
- La priorité d’un premier dépôt en Suisse peut être revendiquée (art. 87, al. 1, CBE, et 122,
al. 3, LBI). Dans de tels cas, il est judicieux de consulter le dossier de la première demande
afin d’éviter la répétition d’un travail d’examen déjà accompli.
Modifications des pièces techniques
- Les directives générales s’appliquent par analogie, que les modifications aient été déposées
avant ou après la transformation; tout élargissement de l’exposé tel que déposé initialement
est notamment interdit.
- Le droit de modification prévu à l’art. 123, al. 1, CBE est pleinement garanti par l’art. 58, al.
1, LBI et par la procédure de notification (art. 67 OBI) ou par l’annonce conforme à l’art. 69,
al. 1, OBI.
12 Procédures spéciales
112
- Même si la traduction de la demande internationale dans une langue officielle suisse est
produite ultérieurement, c’est elle qui doit être pris en considération comme pièces initiales
au sens de l’art. 58, al. 2, LBI. Lorsque des fautes de traduction sont invoquées, il incombe
au demandeur d’en démontrer l’existence et de les rectifier.
- Dans le cas de la transformation d’un brevet européen, toute modification élargissant une
revendication contenue dans le fascicule dudit brevet européen est inadmissible (art. 124,
al. 2, LBI, et 123, al. 3, CBE). Il faut remarquer que ce fascicule contient les revendications
dans les trois langues officielles de l’OEB. Aussi est-il superflu d’en demander la traduction
dans une langue officielle suisse.
Pour les revendications, des subordinations multiples sont admises selon le droit européen,
sans limitation particulière. Les subordinations peu claires ou équivoques seront néanmoins
notifiées.
Les critères décrits au ch. 9.2 (p. 76) sont applicables par analogie à la clôture de la
procédure d’examen. Le classement établi par l’OEB sera pris en considération et adopté si
possible.
Si les EP transformés (y compris les demandes divisionnaires) sont limités, la partie éliminée
peut faire l’objet d’une demande scindée selon le droit suisse; cette demande sera examinée
selon le ch. 12.4 (p. 106).
113
13 Certificats complémentaires de protection (CCP) et prolongation
de leur durée (prolongation pédiatrique)
Certificats complémentaires de protection pour les médicaments
L’IPI délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (CCP; art. 140a, al. 1,
LBI) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs de médicaments (définis
à l’art. 140a, al. 1bis, LBI et appelés « produits » à l’art. 140a, al. 2, LBI en relation avec les
CCP). Les conditions de base (art. 140b, al. 1, LBI) sont les suivantes : le produit doit avoir
obtenu une autorisation de mise sur le marché en Suisse en tant que médicament et être
protégé par un brevet valable (brevet de base). Le CCP est délivré sur la base de la première
autorisation de mise sur le marché en Suisse (art. 140b, al. 2, LBI). Il est accordé seulement si
aucun certificat complémentaire de protection pédiatrique (certificat pédiatrique, cf. ch. 14) n'a
été obtenu par le même titulaire (art. 140a, al. 1, LBI).
Selon l'art. 140n, al. 1, let. a, LBI, l’IPI prolonge une seule fois, sur demande, la durée de
protection d'un CCP délivré si l’information sur le médicament contenant le produit reproduit les
résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le plan d’investigation pédiatrique
(PIP) pris en considération lors de l’autorisation de mise sur le marché en Suisse conformément
à l’art. 11 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh). Une prolongation pédiatrique de six
mois est accordée sur la base de l’autorisation de mise sur le marché qui inclut l’information sur
le médicament mentionnée (cf. infra ch. 13.2.3). La demande de cette autorisation de mise sur
le marché doit être déposée au plus tard six mois après la première demande d’autorisation
correspondante de mise sur le marché dans l’Espace économique européen (EEE) avec le PIP
(art. 140n, al. 1, let. b, LBI).
Après réception de la demande, le service Administration des brevets vérifie que le dossier est
complet.
Les pièces à fournir en vue de la délivrance d’un CCP sont :
a) la requête en délivrance du CCP; b) une copie de la première autorisation de mise sur le marché en Suisse, et c) la preuve que le produit est commercialisé (en général une copie de l'information sur le
médicament).
Les pièces à fournir pour l'obtention d'une prolongation pédiatrique sont :
a) la requête en prolongation du CCP; b) la preuve de la date à laquelle la demande d’autorisation de mise sur le marché en
Suisse du produit avec le PIP a été déposée; c) l'attestation de l’autorité d’autorisation certifiant que l'information sur le médicament
reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le PIP; d) la preuve de la date de dépôt dans l’EEE de la demande de la première autorisation de
mise sur le marché du médicament contenant ce produit avec le PIP ou une déclaration indiquant qu’aucune demande correspondante antérieure à la demande suisse n’a été déposée dans l’EEE.
Au début de l’examen matériel, l’examinateur est tenu de constater la nature précise du produit
et la manière dont il est défini (cf. infra, ch. 13.1).
Il est ensuite nécessaire d’apporter des éclaircissements aux questions suivantes :
13 Certificats complémentaires de protection (CCP) et prolongation de leur durée (prolongation
pédiatrique)
114
(A) Pour la délivrance du CCP :
- Le produit est-il protégé par le brevet de base ? (ch. 13.2.1)
- Le brevet de base est-il en vigueur? (ch. 13.2.1)
- Quelle est la première autorisation de mise sur le marché du produit ? (ch. 13.2.2)
- Le délai de dépôt de la demande a-t-il été respecté ? (ch. 13.2.4)
- Un CCP a-t-il déjà été délivré pour le produit ? (ch. 13.2.6)
- Une autorisation de mise sur le marché est-elle en vigueur (il ne doit pas s’agir
nécessairement de la première autorisation) ? (ch. 13.2.2)
- Un certificat pédiatrique a-t-il déjà été délivré pour le produit ou une demande
correspondante déposée par le même titulaire ? (ch. 13.2.7)
(B) Pour la prolongation pédiatrique :
- Une autorisation de mise sur le marché avec les résultats de toutes les études
réalisées en conformité avec le PIP a-t-elle été obtenue ? (ch. 13.2.3)
- L'autorisation de mise sur le marché a-t-elle été délivrée pour le même produit que celui sur
lequel porte le CCP ? (ch. 13.2.3)
- Le délai pour le dépôt de la demande de prolongation a-t-il été respecté ? (ch. 13.2.4)
- Le délai de six mois entre la demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’EEE et la
demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse a-t-il été respecté ? (ch. 13.2.5)
13.1 Notion de produit
L’art. 140a, al. 2, LBI définit la notion de produit soit comme un principe actif, soit comme une
composition de principes actifs. Par produit, il ne faut pas entendre la spécialité
pharmaceutique sous sa forme autorisée, mais le principe actif (ou la composition de principes
actifs) utilisé dans un tel médicament (cf. message du 18 août 1993, FF III 692).
Afin d’écarter toute ambiguïté concernant le produit, il est indispensable que la dénomination
figurant dans la requête en délivrance de CCP soit claire. Cette dernière ne peut comporter que
la dénomination du principe actif (ou de la composition de principes actifs) conformément au
certificat d’autorisation officiel (décision du TAF B-4371/2019, en allemand). Les autres
désignations et les noms de marque ne sont pas acceptés, ces derniers correspondant à une
spécialité pharmaceutique et non au principe actif ou à la composition de principes actifs. De
même, ne sont pas admises les désignations de médicaments telles que « forme
d’administration nasale du principe actif A ».
Sels et esters
S’il existe, pour un principe actif, des autorisations pour différents sels ou esters, celles-ci sont
considérées comme étant respectivement une même et unique substance chimique ou un
même et unique produit. Ces sels ou esters sont utilisés dans la préparation, la mise en forme
pharmaceutique ou l’administration (p. ex. amélioration de la solubilité) ou encore pour la
stabilisation du principe actif. Ainsi, si un acide carbonique a été autorisé comme acide libre, sel
de sodium ou de potassium, l’autorisation la plus vieille de ces trois formes est déterminante.
Cependant, lorsque la forme de sel (p. ex. le contre-ion) ou le groupe d’esters possède une
influence sur l’effet pharmacologique dans le corps, il peut s’agir d’une nouvelle invention.
13 Certificats complémentaires de protection (CCP) et prolongation de leur durée (prolongation
pédiatrique)
115
Lorsqu’une forme de sel, un contre-ion ou un groupe d’esters sont accompagnés, dans le
certificat d’autorisation, d’une désignation telle que « nouveau principe actif » ou « nouveau sel
d’un principe actif autorisé », ces derniers sont considérés comme de nouveaux produits. L’effet
modifié par cette forme particulière de sel ou d’esters doit être mis en évidence dans le brevet
de base.
Dosages différents
Étant donné que les CCP ne sont pas délivrés pour la spécialité pharmaceutique, les dosages
différents, les formes galéniques ou les nouvelles indications (cf. infra) ne sauraient en principe
servir de base à un CCP. La simple présence des mêmes principes actifs ne signifie néanmoins
pas forcément qu’il s’agit du même produit. Si une nouvelle invention est faite sur la base d’un
produit (un principe actif ou une composition de principes actifs) déjà connu (p. ex. un dosage
avec amélioration de l’effet) et qu’il existe dans le brevet de base une revendication de produit
pour cette nouvelle invention, cette dernière peut être considérée comme un produit nouveau et
indépendant. Un CCP peut être délivré pour ce nouveau produit breveté à condition qu’une
autorisation correspondante ait été accordée pour ce dernier (ATF du 17.11.1998, cf. sic!
2/1999, 153).
Nouvelles indications
À l’instar des dosages modifiés, les principes actifs qui font l’objet d’une autre invention
brevetée, concernant une nouvelle indication, peuvent être considérés comme des produits
distincts (décision de la CREPI du 30.4.1999, cf. sic! 4/1999, 449). Le certificat d’autorisation
doit faire mention de la nouvelle indication, p. ex. en précisant « autorisation d’une indication
supplémentaire ».
13.2 Critères d’examen
13.2.1 Le produit est-il protégé par un brevet (brevet de base) ?
Tant les brevets suisses que les brevets européens désignant la Suisse entrent en
considération comme brevets de base pour un CCP.
Le service Administration des brevets vérifie au moment de la réception de la demande de CCP
que le brevet est en vigueur, comme prescrit par l’art. 140b, al. 1, let. a, LBI.
Le principe actif ou la composition de principes actifs doit être protégé comme substance par le
brevet de base dans une revendication de produit, sous forme de procédé pour sa préparation
ou en tant qu’utilisation. Il n’est dès lors pas nécessaire que le produit soit mentionné de façon
explicite dans une revendication du brevet ou dans la description. Il est toutefois indispensable
qu’il appartienne clairement au domaine de protection d’une revendication de brevet, par
exemple s’il fait partie d’une formule Markush ou qu’il est défini par ses propriétés (« broncho-
dilatateur possédant les propriétés suivantes : ... »). La simple mention dans la description (p.
ex. sous forme d’information complémentaire) ne suffit pas. Si le produit n’apparaît que dans
l’indication du but d’une revendication de brevet, cela est également insuffisant (« seringue
jetable pour l’administration du principe actif B »), car l’agent actif n’est pas protégé en soi.
13 Certificats complémentaires de protection (CCP) et prolongation de leur durée (prolongation
pédiatrique)
116
Il s’agit également de déterminer si le produit d’un médicament au bénéfice d’une autorisation
de mise sur le marché pour lequel la délivrance d’un CCP est requise est décrit dans les
revendications de brevet de telle manière qu’il y soit subsumé par un homme de métier.
C'est en principe le cas lorsque le produit (le principe actif ou la combinaison de principes actifs)
peut être déduit du libellé des revendications sur la base de caractéristiques fonctionnelles (p.
ex. propriétés de liaison, effets spécifiques) ou structurelles (p. ex. désignation d’un élément
structurel essentiel commun) ou lorsqu’il est couvert par une formule structurelle.
Le produit (le cas échéant, les principes actifs qui le composent) peut soit être mentionné
explicitement (autrement dit, être nommé) dans une des revendications, soit tomber
implicitement sous la portée d’une revendication. « Implicitement » signifie que la revendication
fait tacitement, mais nécessairement référence au produit sur lequel porte le CCP, et ce de
manière spécifique (ATF 4A_576/2017; « Tenofovir II » cf. sic! 12/2018).
Ces principes sont à appliquer dans chaque cas de telle façon que la jurisprudence de la CJUE
concernant l’art. 3, let. a du Règlement CE 469/2009 soit respectée.
Étant donné que le produit du CCP doit être protégé par le brevet de base, un CCP portant sur
une substance unique ne peut se fonder sur un brevet portant sur une combinaison de
principes actifs. Le fait que deux principes actifs puissent être appliqués séparément ne joue ici
aucun rôle (décision du TAF du 18.8.2011 « Panitumumab » ; cf. sic! 1/2012; p. 48).
13.2.2 Demandes de CCP : quelle est la première autorisation de mise sur le marché du
produit ?
En ce qui concerne la copie de l’autorisation à présenter avec la demande de CCP, il est
impératif que ce soit la première autorisation de mise sur le marché en Suisse (mais pas pour
l’UE ou dans l’EEE), mais il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse du certificat d’autorisation à
proprement parler. Il suffit de présenter une copie d’une communication de même teneur
accessible au public, p. ex. un extrait du Swissmedic Journal.
Il doit toujours s’agir de la première autorisation en soi, à savoir dans tout le domaine des
médicaments destinés aux êtres humains ou aux animaux.
Pour demander un CCP, la prolongation pédiatrique d'un CCP ou un CCP pédiatrique, les
autorisations suivantes délivrées par Swissmedic sont considérées comme autorisation de mise
sur le marché d'un médicament :
a. l’autorisation ordinaire visée à l’art. 11 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) b. l’autorisation simplifiée visée à l’art. 14 LPTh c. l’autorisation à durée limitée visée à l’art. 9a LPTh.
Pour un CCP ordinaire, ces autorisations sont considérées comme la « première autorisation »
sur la base de laquelle est délivré le CCP. Cette « première autorisation » détermine par
exemple le délai pour le dépôt de la demande de CCP et la durée de protection.
L’autorisation à durée limitée de mise sur le marché limitée visée à l’art. 9b LPTh n’est pas considérée par l’IPI comme une autorisation de mise sur le marché d'un médicament.
L’IPI contrôle l’autorisation auprès de l’autorité compétente, notamment pour les principes actifs
qui ne sont pas désignés comme « New Active Substance (NAS) » ou « New Chemical Entity
(NCE) ». Les autorisations d’une nouvelle indication ou d’une nouvelle forme d’administration
ou de formulation (p. ex. modification des adjuvants) n’équivalent pas aux premières
autorisations (décision de la CREPI du 21.1.2005, cf. sic! 7 + 8/2005, p. 590), sauf si certaines
13 Certificats complémentaires de protection (CCP) et prolongation de leur durée (prolongation
pédiatrique)
117
conditions sont remplies (cf. supra ch. 13.1). Est déterminant ce que l’examinateur a défini
comme produit.
Les autorités suivantes délivrent les autorisations pour les médicaments :
Médicaments destinés aux êtres humains et aux animaux Institut suisse des produits
(préparations immunobiologiques pour animaux exclues) thérapeutiques (Swissmedic)
Préparations immunobiologiques pour les animaux Institut de virologie et
d'immunologie (IVI)
Si le certificat d’autorisation de l’autorité correspondante fait défaut, le demandeur est prié, en
vertu de l’art. 127b, al.1, let b, OBI, de produire cette autorisation. Si le certificat d’autorisation
déposé n’est pas la première autorisation de mise sur le marché, le demandeur est invité à
remettre cette dernière ultérieurement. En vertu de l’art. 140e, al. 1, LBI, un CCP peut être
délivré uniquement si plus de cinq ans se sont écoulés entre la date de dépôt du brevet et la
date de la première autorisation. Afin d’éviter des démarches inutiles au demandeur, il faut,
dans la notification, attirer au besoin son attention sur le fait que cette condition n’est pas
remplie pour le premier certificat d’autorisation (à remettre ultérieurement). L'ancienne pratique
s’applique aux demandes déposées avant la date de l’entrée en vigueur de la LBI révisée
(1.1.2019), ce qui signifie qu’il peut y avoir, dans certains cas, des CCP d’une durée négative
(cf. ch. 13.4). Lors de l’examen de la première autorisation, il faut tenir compte aussi bien des
médicaments enregistrés que de ceux qui ne le sont plus.
Au moment du dépôt de la demande de CCP, il faut qu’une autorisation, soit en vigueur. Celle-
ci ne doit pas être obligatoirement identique à la première autorisation, par exemple lorsque la
formulation a été modifiée. Si au moment de la demande, l’autorisation a été révoquée ou s’il
n’existe qu’une autorisation en tant que « spécialité à l’exportation » (avec la restriction « pour
l’exportation »), ou si l’autorisation de mise sur le marché n’autorise pas le produit comme
médicament, aucun CCP ne peut être accordé.
Au cas où le nombre de principes actifs figurant dans le certificat d’autorisation différerait de
celui indiqué sur la requête, il faut distinguer les cas de figure suivants :
- Si une demande de CCP et un brevet de base portent sur un principe actif A, mais qu’il n’existe qu’une autorisation pour plusieurs principes actifs (p. ex. A + B), le CCP n’est délivré que pour le principe actif A.
- Si une demande de CCP porte sur un principe actif A et qu’il existe, en plus de l’autorisation pour A, d’autres autorisations pour A comme partie intégrante d’une composition de principes actifs, c’est l’autorisation pour A la moins récente qui est déterminante, même si elle a été délivrée pour une composition de principes actifs.
13.2.3 Autorisation avec PIP correspondant
Avec la demande de prolongation, le demandeur doit présenter une attestation de Swissmedic
selon laquelle l’information sur le médicament reproduit les résultats de toutes les études
réalisées en conformité avec le PIP (art. 140n, al. 1, let. a, LBI).
S'agissant de l’autorisation avec le PIP il ne s’agit pas nécessairement de la première
autorisation de mise sur le marché du médicament concerné. Il peut aussi s'agir de demandes
d’autorisation d’une nouvelle indication, d’une nouvelle forme galénique ou d’une nouvelle
13 Certificats complémentaires de protection (CCP) et prolongation de leur durée (prolongation
pédiatrique)
118
méthode d’application pour une telle préparation, par exemple. Il doit toutefois s’agir du même
produit pour lequel le CCP a été délivré.
Une prolongation pédiatrique d’un CCP ne peut être demandée tant que les études pédiatriques
ou une partie de celles-ci sont, sur demande, reportées par Swissmedic (deferral), car
Swissmedic ne peut alors délivrer une attestation selon laquelle l’information du médicament
reproduit tous les résultats des études réalisées en conformité avec le PIP (art. 140n, al. 1, let.
a, LBI). Cette attestation est nécessaire pour obtenir la prolongation d’un CCP.
13.2.4 Les délais pour le dépôt des demandes ont-ils été respectés ?
Une demande de délivrance de CCP doit être déposée dans un délai de six mois à compter
de l’octroi de la première autorisation ou de la délivrance du brevet de base (art. 140f LBI). Le
service Administration des brevets contrôle ce délai lors du dépôt de la demande. Est réputée
date d’autorisation celle qui ressort du certificat d’autorisation.
S’il s’avère nécessaire de corriger la date de la première autorisation, il incombe à
l’examinateur de contrôler si le délai de dépôt a malgré tout été respecté. Lorsque la date de la
première autorisation doit être modifiée de telle façon que le délai de dépôt ne peut plus être
respecté, l'IPI déclare la demande irrecevable, sans avoir omis, au préalable, de donner la
possibilité au demandeur de prendre position.
En vertu de l’art. 140o LBI, une demande de prolongation peut être déposée au plus tôt avec
la demande de CCP et au plus tard deux ans avant l’échéance de celui-ci.
Il convient toutefois de noter que pendant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la LBI
révisée (1.1.2019), elle peut être déposée au plus tard six mois avant l’expiration du CCP (art.
149, al. 1, LBI). Le service Administration des brevets et l’examinateur contrôlent ce délai.
13.2.5 Lien entre l’autorisation de mise sur le marché en Suisse et l’autorisation de mise
sur le marché dans l’EEE
Dans le cas d'une prolongation d'un CCP, l’examinateur doit contrôler que le délai entre (a) la
demande de première autorisation de mise sur le marché du médicament dans l’EEE pour un
produit donné avec le PIP relatif à ce dernier, et (b) la demande d’autorisation auprès de
Swissmedic (avec le PIP) pour le même produit ne dépasse pas six mois (art.140n, al. 1, let. b,
LBI). Le demandeur du CCP est tenu, selon l'art. 127b, al. 2, OBI, de fournir la preuve des
dates (a) et (b). La prolongation est accordée lorsque la demande d’autorisation de mise sur le
marché en Suisse est présentée au plus tard six mois après la première demande d’autorisation
dans l’EEE avec le PIP. Pour contrôler ce dernier point, la date de dépôt de la demande EEE, le
principe actif ainsi qu’une indication que le PIP y relatif a été pris en compte doivent ressortir
des pièces fournies avec la demande, par exemple d’un rapport d’évaluation de l’Agence
européenne des médicaments (EMA) ou de différents écrits, comme le courrier de dépôt et une
confirmation électronique.
Il existe trois exceptions à cette condition temporelle :
- Aucune demande correspondante antérieure à la demande suisse n’a été déposée dans l’EEE. Dans ce cas de figure, le demandeur doit présenter, en même temps que la demande, une déclaration correspondante.
- Si l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse avec le PIP est demandée dans les six mois après l’entrée en vigueur de la LBI révisée, il n’est pas tenu
13 Certificats complémentaires de protection (CCP) et prolongation de leur durée (prolongation
pédiatrique)
119
compte d’un éventuel lien temporel avec une demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’EEE (art. 149, al. 3, LBI).
- Lorsque la demande d’autorisation avec le PIP a déjà été déposée auprès de Swissmedic avant l’entrée en vigueur de la LBI révisée (1.1.2019), est réputée date de dépôt la date de l’entrée en vigueur. Dans un tel cas, l’art. 149, al. 3, LBI est appliqué, autrement dit l’IPI ne contrôle pas le délai entre la demande EEE et celle déposée auprès de Swissmedic. La date de la demande d’autorisation avec le PIP auprès de Swissmedic doit alors être suffisamment documentée, p. ex. au moyen des documents de l’autorisation correspondants.
Les délais de dépôts ordinaires (cf. supra 13.2.4) s’appliquent aussi aux demandes de
prolongation relevant d'une des trois exceptions susmentionnées.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l’IPI rejette la demande de prolongation, sans avoir
omis, au préalable, de donner la possibilité au demandeur de prendre position.
13.2.6 Un CCP a-t-il déjà été délivré pour le produit ?
Si un CCP a déjà été délivré pour un produit, aucun autre CCP ne peut être délivré pour le
même produit (art. 140c, al. 2, LBI).
Il est toutefois possible de délivrer plusieurs CCP pour un seul produit si les demandes se
fondent sur des brevets différents détenus par des titulaires différents (art. 140c, al. 3, LBI).
Ainsi, si un titulaire dépose plusieurs demandes de CCP pour un même produit, basées sur des
brevets différents, il doit se décider, lors de la procédure d’examen, pour une seule de ces
demandes. Une éventuelle requête de suspension de l’examen, faite par le demandeur dans le
but de gagner du temps pour effectuer son choix, ne saurait être admise (décision de TAF du
20.10.2010).
Lorsque plusieurs sociétés d’un même groupe déposent chacune, sur la base de brevets
différents, une demande de CCP, il est possible de délivrer plusieurs certificats pour un même
produit. En effet, bien que faisant partie d’un même groupe, ces sociétés sont considérées
juridiquement comme des personnes morales indépendantes, autrement dit comme des
titulaires différents.
C’est pourquoi, à la lumière de la let. a de l’art. 140f, al. 1, LBI (délai de dépôt de la demande),
l'IPI attend la fin du délai de six mois à compter de la première autorisation du produit avant de
délivrer un CCP, car le dépôt d’autres demandes de CCP est admis uniquement si aucun CCP
n’a été obtenu.
Il est néanmoins possible qu’un brevet ne soit délivré à son titulaire qu’après l’octroi de la
première autorisation de mise sur le marché du produit. Dans cette hypothèse, si le titulaire
dépose une demande de CCP dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet,
un CCP peut lui être octroyé, même si au moment du dépôt de la demande un CCP a déjà été
délivré à un ou plusieurs titulaires différents pour le même produit (décision du TAF du
13.9.2010 « AHP Manufacturing », cf. sic! 2/2011, p. 139).
En outre, la règle suivante s’applique lorsque l’examinateur contrôle si un CCP a déjà été
délivré : dans les cas où un CCP a été délivré pour un principe actif A, il est possible d’octroyer
un autre CCP pour une composition contenant les principes actifs A + B, car il s’agit d’un autre
produit; cela est également valable dans le cas inverse, même si le brevet de base est le
même.
13 Certificats complémentaires de protection (CCP) et prolongation de leur durée (prolongation
pédiatrique)
120
13.2.7 Un certificat pédiatrique ou une demande d'un tel certificat ont-ils déjà été
respectivement obtenu ou déposé ?
Pour les cas où un certificat pédiatrique (cf. ch. 14) est entré en vigueur ou que la procédure
d’examen relative à la délivrance d’un certificat pédiatrique est déjà close et que ce certificat est
inscrit au registre, la délivrance d’un CCP pour le même produit est exclue (art. 140a, al. 1,
LBI). Des titulaires détenant des brevets de base différents peuvent se voir délivrer soit un
CCP, soit un certificat pédiatrique pour le même produit.
Lorsqu’un titulaire dépose et une demande de CCP et une demande de certificat pédiatrique
pour le même produit, la priorité est donnée, à moins d'une requête contraire, à l’examen de la
demande de CPP, laquelle débouche, le cas échéant, sur la délivrance de ce dernier. La
délivrance des deux certificats est exclue.
Le libellé de l’art. 140a, al. 1, LBI exclut également la délivrance d’un CCP et d’un certificat
pédiatrique pour un même produit sur la base de brevets différents (cf. aussi ch. 14.1.4), sauf si
(cf. ch. 13.2.6, al. 2, 1re phrase) ces derniers sont détenus par des titulaires différents (art. 140c,
al. 3, LBI). Indépendamment du nombre de brevets de base, seul un CCP ou un certificat
pédiatrique peut être délivré par titulaire et par produit (art. 140c, al. 3, LBI).
13.3 Examen des demandes de CCP et des demandes de prolongation
L’IPI débute l’examen des demandes de CCP au plus tôt une année après la délivrance du
brevet. Mais lorsque la durée maximale de protection du brevet de base est quasiment atteinte,
l’examen intervient plus tôt. Il examine en principe les demandes de CPP en suivant l'ordre de
leur dépôt.
L’IPI suspend d’office les demandes de CCP lorsqu’une procédure d’opposition ou de recours
est pendante auprès de l’Office européen des brevets (OEB) pour le brevet de base
correspondant. Les demandes de CCP se référant à un brevet de base dont la durée maximale
de protection est quasiment atteinte ne sont, quant à elles, pas suspendues. Ne sont pas non
plus suspendues les demandes de CCP portant sur le même produit qui se fondent sur un autre
brevet de base que celui attaqué auprès de l’OEB eu égard à l'obligation constitutionnelle
d'accélérer les procédures (cf. décision du TAF du 20 octobre 2010, B-1019/2010, en
allemand).
Si l’une des conditions pour la délivrance du CCP ou pour la prolongation de sa durée de
protection n’est pas remplie, l'IPI adresse une notification technique au demandeur dans
laquelle il lui communique le défaut relevé en lien avec l’un des points réglés aux ch. 13.2.1 à
13.2.7. Le demandeur se voit offrir également la possibilité d’indiquer les raisons qui permettent
de conclure, contrairement à l’avis de l’IPI, que les conditions manquantes sont remplies.
Le délai imparti pour répondre aux notifications est de deux mois. S'il n’est pas respecté ou si
les motifs mis en valeur ne suffisent pas, l’IPI décide de la suite à donner, en général de rejeter
la demande, sans avoir omis toutefois, au préalable, de donner la possibilité au demandeur de
prendre position. Exceptionnellement, il est possible d’adresser une seconde notification au
déposant.
Les délais de réponse aux notifications peuvent être prolongés par analogie à ceux impartis
dans le cadre de l’examen quant au fond des demandes de brevet (Art. 22-23 PA). Il est
possible de régler par téléphone les modifications minimes avec le demandeur; dans ces cas, il
est obligatoire d’établir une note de l'entretien.
13 Certificats complémentaires de protection (CCP) et prolongation de leur durée (prolongation
pédiatrique)
121
Un rejet peut, dans le délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif
fédéral. L'indication des voies de recours doit faire partie intégrante de tout dispositif de ce type.
Le service juridique Droits de la propriété industrielle rédige ces décisions.
Si l’examen matériel débouche sur des modifications par rapport à la demande de CCP déjà
publiée, il est essentiel d’attirer l’attention du service Administration des brevets sur celles-ci (p.
ex. désignation corrigée du produit ou modification de la première autorisation) afin qu’elles
soient intégrées en conséquence lors de la publication de la délivrance. De plus, il faut tenir ces
modifications à jour dans la banque de données interne.
13.4 Période de protection négative et prolongation de la durée du CCP
Les règles suivantes s’appliquent aux demandes qui ont déjà été déposées au moment de
l’entrée en vigueur des dispositions légales au 1er janvier 2019 : Un CCP pour un médicament
peut être délivré même si la période entre la date de dépôt de la demande de brevet et celle de
la première autorisation est inférieure à cinq ans. Dans ce cas, la date d’échéance du CCP est
calculée en retranchant cinq ans à la différence entre les deux dates susmentionnées. La
durée, négative, d’un tel CCP ne sera pas ramenée à zéro. Si la période de protection négative
du CCP dépasse six mois, aucun CCP n'est délivré vu l'absence d'un intérêt à la protection (cf.
sic! 6/2012, p. 5). La prolongation pédiatrique est établie à partir de la date effective du CCP.
Avec l’introduction du CCP pédiatrique, l’IPI a abandonné la pratique de la délivrance de CCP
d’une durée négative. En effet, un CCP pédiatrique permet aux fabricants de médicaments de
prolonger de six mois complets la protection d’un produit autorisé pour compenser la conduite
d’études pédiatriques. Le titulaire d'un CCP d'une durée négative peut le retirer, puis déposer
une demande de CCP pédiatrique. Pour ce faire, toutes les conditions relatives au CCP
pédiatrique doivent être satisfaites. La demande doit en particulier être faite dans le délai
imparti.
13.5 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires
L’IPI délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection pour des principes
actifs ou des compositions de principes actifs d’un produit phytosanitaire (art. 140z LBI). Les
conditions applicables aux CCP pour les médicaments sont applicables par analogie :
a) une requête correspondante a été déposée; b) la demande doit contenir la première autorisation officielle de mise sur le marché en
Suisse; cette dernière est établie par l’Office fédéral de l’agriculture; c) la preuve que le produit est commercialisé (en général une copie du mode d’emploi du
produit phytosanitaire) doit être joint à la demande.
Les paragraphes du présent chapitre ci-dessus s’appliquent, pour le reste, à l’examen de ces
demandes sauf que les certificats pour les produits phytosanitaires ne peuvent pas être
prolongés.
14 Certificats complémentaires de protection pédiatriques (certificats pédiatriques)
122
14 Certificats complémentaires de protection pédiatriques (certificats
pédiatriques)
L’IPI délivre une seule fois, sur demande, un certificat complémentaire de protection pédiatrique
(certificat pédiatrique; art. 140t LBI) pour un produit (principe actif ou composition de principes
actifs au sens de l’art. 140a, al. 1bis, LBI) d'un médicament si l’information sur ledit médicament
reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le plan
d’investigation pédiatrique (PIP) pris en considération lors de l’autorisation de mise sur le
marché. Un certificat pédiatrique d’une durée de six mois est délivré sur la base de
l’autorisation qui inclut l’information du médicament mentionnée avec le PIP y relatif.
Cette autorisation doit être requise auprès de Swissmedic au plus tard six mois après la
première demande d’autorisation correspondante de mise sur le marché dans l’EEE avec le PIP
(art. 140t, al. 1, let. b, LBI).
Les autres conditions sont :
- aucun CCP, ni aucun certificat pédiatrique n’a été délivré pour le produit au même titulaire (art. 140t, al. 2, LBI);
- le produit a obtenu une autorisation de mise sur le marché en Suisse en tant que médicament;
- le produit doit être protégé par un brevet (de base) valable (art. 140t, al. 3, LBI).
14.1 Critères d’examen
Après réception de la demande, le service Administration des brevets vérifie que le dossier est
complet. Les pièces à fournir sont :
a) la requête en délivrance du certificat pédiatrique; b) la preuve de la date à laquelle la demande d’autorisation de mise sur le marché en
Suisse avec le PIP relatif au produit, a été déposée; c) l'attestation de l’autorité d’autorisation certifiant que l'information sur le médicament
reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le PIP; d) la preuve de la date de dépôt dans l'EEE de la demande d’autorisation de mise sur le
marché du médicament contenant ce produit avec le PIP visé sous c), ou une déclaration indiquant qu’aucune demande correspondante antérieure à la demande suisse n’a été déposée;
e) l’accord du destinataire de l’attestation visée sous c), si le demandeur n’est pas le titulaire de l’autorisation;
f) la preuve que le produit est commercialisé (en général une copie de l'information sur le médicament).
Les règles présentées aux ch. 13.1 et 13.2.1 s’appliquent à l’examen de la nature précise du
produit et si celui-ci est protégé par un brevet de base.
Au cas où le nombre de principes actifs ressortant du certificat d’autorisation différerait de celui
indiqué sur la requête, les règles du ch. 13.2.2 (dernière partie) sont déterminantes.
14 Certificats complémentaires de protection pédiatriques (certificats pédiatriques)
123
14.1.1 L’autorisation de mise sur le marché avec le PIP relatif au produit
L’autorisation pertinente pour une demande de certificat pédiatrique est l’autorisation de mise
sur le marché en Suisse, dans laquelle l'information sur les médicaments reproduit les résultats
de toutes les études réalisées en conformité avec le PIP. Pour cette autorisation, il est
nécessaire de fournir une attestation des autorités d’autorisation certifiant que cette condition
est remplie. Cette autorisation n’est pas nécessairement la première autorisation de mise sur le
marché pour ce produit.
Lors du dépôt de la demande, il faut que l'autorisation soit en vigueur. Si, à ce moment-là, elle
a été révoquée ou s’il n’existe qu’une autorisation en tant que « spécialité à l’exportation »
(avec restriction « pour l’exportation »), ou si l’autorisation de mise sur le marché n’admet pas le
produit comme médicament, aucun certificat pédiatrique ne peut être accordé.
Un certificat pédiatrique ne peut être demandé tant que les études pédiatriques ou une partie
de celles-ci sont, sur demande, reportées par Swissmedic (deferral), car Swissmedic ne peut
alors délivrer une attestation selon laquelle l’information du médicament reproduit tous les
résultats des études réalisées en conformité avec le PIP (art. 140t, al. 1, let. a, LBI). Cette
attestation est nécessaire pour obtenir le certificat pédiatrique.
14.1.2 Délai pour le dépôt de la demande
Une demande de certificat pédiatrique peut être déposée au plus tard deux ans avant
l’échéance du brevet de base (art. 140v, al. 1, LBI).
Il convient toutefois de noter que pendant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur des
dispositions légales au 1er janvier 2019, elle peut être déposée au plus tard six mois avant
l’expiration de la durée maximale du brevet (art. 149, al. 2, LBI). Le service Administration des
brevets et l’examinateur contrôlent ce délai.
14.1.3 Lien entre l’autorisation de mise sur le marché en Suisse et l’autorisation de mise
sur le marché dans l’EEE
Il faut veiller à ce que les délais relatifs à la délivrance du certificat pédiatrique soient respectés.
L’examinateur doit contrôler que le délai entre (a) la demande de première autorisation de mise
sur le marché du médicament dans l’EEE pour un produit donné avec le PIP relatif à ce dernier,
et (b) la demande d’autorisation auprès de Swissmedic pour le même produit ne dépasse pas
six mois (art.140t, al. 1, let. b, LBI). À cet effet, le demandeur doit prouver les deux dates (a) et
(b) (art. 127v, al. 1, OBI). Un certificat pédiatrique est délivré lorsque la demande d’autorisation
de mise sur le marché en Suisse (b) est présentée au plus tard six mois après la première
demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’EEE avec le PIP (a). Pour contrôler ce
dernier point, la date de dépôt de la demande EEE, le principe actif ainsi qu’une indication que
le PIP y relatif a été pris en compte doivent ressortir des pièces fournies avec la demande, par
exemple d’un rapport d’évaluation de l’EMA, mais aussi de différents écrits, comme le courrier
de dépôt et une confirmation électronique.
Il existe trois exceptions à cette condition temporelle :
- Aucune demande antérieure à la demande suisse n’a été déposée dans l’EEE. Le demandeur doit fournir une déclaration correspondante.
14 Certificats complémentaires de protection pédiatriques (certificats pédiatriques)
124
- Si l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse avec le PIP est demandée dans les six mois après l’entrée en vigueur de la LBI révisée, il n’est pas tenu compte d’un éventuel lien temporel avec la demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’EEE (art. 149, al. 3, LBI).
- Si la demande d’autorisation avec le PIP a été déposée auprès de Swissmedic avant l’entrée en vigueur de la LBI révisée, est réputée date de dépôt la date de l’entrée en vigueur. Dans ce cas, l’art. 149, al. 3, LBI est appliqué, autrement dit l’IPI ne contrôle pas le délai entre la demande dans l’EEE et celle déposée auprès de Swissmedic. La date de la demande d’autorisation avec le PIP auprès de Swissmedic doit alors être suffisamment documentée, p. ex. au moyen des documents de l’autorisation correspondants.
Les délais de dépôt ordinaires (cf. supra 14.1.2) s’appliquent aussi à ces demandes de certificat
pédiatrique de sorte qu’elles puissent être déposées longtemps après l’entrée en vigueur des
dispositions légales correspondantes.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l’IPI rejette la demande de certificat pédiatrique, sans
avoir omis, au préalable, de donner la possibilité au demandeur de prendre position.
14.1.4 Un CCP ou un certificat pédiatrique a-t-il été déjà délivré pour le produit ?
Pour les cas où un CCP est entré en vigueur ou que la procédure d’examen relative à la
délivrance d’un CCP est déjà close et que ce CCP est inscrit au registre, la délivrance d’un
certificat pédiatrique pour le même produit est exclue (art. 140t, al. 2, LBI).
La seule exception à cette règle intervient lorsque le titulaire de l’autorisation ne remplit les
conditions régissant la prolongation pédiatrique qu’après l’échéance de son CCP. Dans ce cas,
il peut se voir délivrer un certificat pédiatrique afin d’être récompensé pour les efforts investis
dans les études pédiatriques.
Des titulaires détenant des brevets de base différents peuvent se voir accorder soit un certificat
pédiatrique, soit un CCP pour un produit donné.
Si un certificat pédiatrique a déjà été délivré pour un produit, il n’est pas possible d’octroyer un
second certificat pédiatrique pour le même produit au même demandeur (art. 140u, al. 2, LBI). Il
est toutefois possible de délivrer plusieurs certificats pédiatriques pour un produit donné s’ils se
fondent sur des brevets différents détenus par des titulaires différents (art. 140u, al. 3, LBI). Si
le titulaire du brevet n’est pas le destinataire de l’attestation au sens de l'art. 140t, al. 1, let. a,
LBI, il doit obtenir l’accord du destinataire de l’attestation (art. 140u, al. 3, LBI). Cet accord doit
être joint à chaque demande lors du dépôt. Si le titulaire d’un brevet dépose une demande de
certificat pédiatrique et une demande de CCP pour le même produit, la priorité est donnée, à
moins d'une requête contraire, à l’examen de la demande de CPP, laquelle débouche, le cas
échéant, sur la délivrance de ce dernier. La délivrance des deux certificats au même titulaire est
exclue.
Lorsque plusieurs sociétés d’un même groupe déposent chacune, sur la base de brevets
différents, une demande de certificat pédiatrique, il est possible de délivrer plusieurs certificats
pédiatriques pour un même produit. En effet, bien que faisant partie d’un même groupe, ces
sociétés sont considérées juridiquement comme des personnes morales indépendantes,
autrement dit comme des titulaires différents. Par conséquent, il est nécessaire que le
destinataire de l’attestation ait donné son accord conformément à l’art. 140u, al. 3, LBI.
Les dispositions du ch. 13.3 s’appliquent par analogie à l’examen.
125
15 Répertoires
15.1 Glossaire
Catalogue de phrases de notification
Collection de phrases standard utilisées pour les notifications.
Coordinateur de l’examen des brevets
Personne responsable de l’examen des brevets dans la Division des brevets de l’IPI.
Corrections en rouge
Corrections apportées à la demande de brevet, que l’examinateur inscrit à la main en rouge sur l’exemplaire interne et sur l’exemplaire joint à la correspondance. En règle générale, les corrections en rouge doivent être discutées au préalable par téléphone avec le demandeur.
Déclaration de priorité Document officiel indiquant la date de dépôt, le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué et le numéro de ce dépôt (art. 39 OBI).
Défaut corrigible Défaut pouvant être corrigé par une modification des pièces techniques.
Demandeur Désigne le/la requérant/e ou le/la mandataire (partenaire de correspondance de l’examinateur).
Disposition réglementaire Disposition indiquant la marche à suivre habituelle et souhaitable, mais dont l’inobservation n’entraîne pas la nullité de la procédure.
Document de priorité
Document comprenant une copie des pièces techniques du premier dépôt, dont la conformité avec les pièces originales est attestée par l’autorité auprès de laquelle a eu lieu ce premier dépôt; attestation de cette autorité relative à la date du premier dépôt (art. 40 OBI).
Droit d’être entendu Droit de pouvoir être entendu dont le demandeur peut se prévaloir avant la notification d’une décision (p. ex. de rejet).
Examen a posteriori
Examen de l’unité en relation avec l’état de la technique se fondant sur une recherche de la nouveauté (loc. lat., « en partant de ce qui vient après », i.e. on ne reconnaît la cause qu’à partir de l’expérience de l’effet; en partant des données de l’expérience).
Examen a priori
Examen de l’unité se fondant uniquement sur les indications techniques contenues dans la demande de brevet (loc. lat., « d’après ce qui vient avant », i.e. d’emblée, valable pour des questions de bon sens; en partant des données antérieures à l’expérience).
Examinateur Collaborateur ou collaboratrice de l’IPI formé/e spécialement à l’examen quant au fond de demandes de brevet nationales.
15 Répertoires
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Exemplaire interne
Exemplaire de la demande de brevet que conserve l’examinateur pendant la durée de l’examen quant au fond. Il y reporte les modifications apportées à la demande de sorte qu'il soit identique à l'exemplaire joint à la correspondance.
Exemplaire joint à la correspondance
Exemplaire de la demande de brevet échangé par courrier entre l’examinateur et le demandeur dans le cadre des notifications techniques sur lequel sont inscrites les corrections. Une notification écrite se réfère à l’exemplaire joint à la correspondance, qui doit être annexé à chaque notification technique.
IPI Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Normes de qualité Règles internes de l’IPI concernant des aspects administratifs, et notamment les délais de traitement lors de l’examen quant au fond des demandes de brevet.
Pièces techniques Comprennent la description, les revendications, les dessins éventuels et l’abrégé.
Rejet
La nouvelle terminologie de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) fait la distinction entre « l’irrecevabilité » pour raisons formelles et le « rejet » pour raisons matérielles (remarque : le terme « rejet » ne fait pas cette distinction). Cette précision a pu être prise en compte pour la révision du 1.1.2019 de l’OBI – mais pas pour celle de la LBI. Les Directives continuent, jusqu’à nouvel ordre, à faire usage du terme « rejet » pour les deux cas de figure.
Service Administration des brevets
Unité organisationnelle de la Division des brevets de l’IPI chargée de l’examen lors du dépôt, de l’examen formel, de la tenue du registre et de la perception des taxes.
Technicité Dans les présentes directives, le terme de technicité désigne le caractère technique d’une invention, qui est une condition préalable à la brevetabilité d’une invention.
Voies de recours Information sur la possibilité de former recours (doit figurer dans une décision).
15.2 Abréviations
al. alinéa
art. article
ATF Arrêts du Tribunal fédéral (recueil officien( �/p>
15 Répertoires
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BAGIS Banque de données interne de l’IPI
CBE Convention sur le brevet européen (Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens)
CCP Certificats complémentaires de protection (pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs de médicaments ou de produits phytosanitaires
ch. chiffre
chap. chapitre
CDB Convention sur la diversité biologique
CIB Classification internationale des brevets
CPC Cooperative Patent Classification
CREPI Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle; à partir de 2006 : Tribunal administratif fédéral
Cst. Constitution fédérale
IMO Inventions mises en œuvre par ordinateur
LBI Loi sur les brevets d’invention (RS 232.14)
LPMA Loi sur la procréation médicalement assistée (loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée, RS 814.90)
OBI Ordonnance sur les brevets d’invention (RS 232.141)
OEB Office européen des brevets
OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
PA Loi sur la procédure administrative (RS 172.021)
PCT Traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty)
PIP Plan d'investigation pédiatrique
SI Système international d’unités
sic! Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence
TF Tribunal fédéral
15 Répertoires
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