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“DYA” y otros (Asociación de Ayuda en Carretera DYA Guipúzcoa) vs. “DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, ESCUELA DE FORMACIÓN” (Dedicación y Atención S.L. y otros), Resolución No. 302/2016 decidida por el Tribunal Supremo el 09 de mayo de 2016

es030-jes

 

SENTENCIA ES:TS:2016:1903

 

ANTECEDENTES DE HECHO:

 

La parte demandante ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA GUIPÚZCOA es titular de las siguientes marcas españolas: nº 2581576 “Asociación de Ayuda en Carretera DYA” (mixta) en las clases 39, 41, 44 y 45; nº 2644939 “Bide Laguntza Elkartea DYA” (mixta) en las clases 33, 41, 44 y 45; nº 899176 “DYA” (denominativa) en la clase 42 y nº 899177 “Asociación de Ayuda en Carretera DYA” (mixta) en la clase 42; las partes demandadas DEDICACIÓN Y ATENCIÓN S.A. y D. Román, son titulares de las siguientes marcas españolas: nº 2874610 “DYA Dedicación y Atención, Escuela de Formación” (mixta) en las clases 39 y 41 y nº 2941949 “DYA Dedicación y Atención” (mixta) en las clases 37 y 39.

 

ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA interpone demanda contra la mercantil DEDICACIÓN Y ATENCIÓN S.A. y D. Román y ejercita acción reivindicatoria, subsidiaria de nulidad absoluta por posible mala fe en la solicitud de dichas marcas, acciones de nulidad relativa y competencia desleal e indemnización de daños y perjuicios en la cantidad del 1% de la cifra de negocios conforme al  criterio dispuesto en el art. 43 LM y en concepto de indemnización coercitiva la cantidad de 600 EUR por día hasta que se cese en la violación del derecho.

 

DEDICACIÓN Y ATENCIÓN S.A. y D. Román se oponen y el Juzgado de lo Mercantil dicta sentencia desestimatoria de la acción reivindicatoria, no aprecia riesgo de confusión ni mala fe en el Registro. La Audiencia Provincial desestima igualmente el recurso y ratifica la Sentencia de primera instancia. DEDICACIÓN Y ATENCIÓN S.A. y D. Román presentan recurso por infracción procesal y casación ante el Tribunal Supremo frente al fallo dictado por la Audiencia Provincial.

 

RESUMEN:

 

En el primer motivo de casación se denuncia la infracción del art. 34.3 e) LM, que prevé que el titular de la marca registrada pueda prohibir que los terceros, sin su consentimiento, puedan utilizar el signo en el tráfico económico en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. El Tribunal resuelve de forma conjunta dicho primer motivo con el motivo cuarto.

 

En el segundo motivo de casación se plantea quién ostenta la legitimación activa para el ejercicio de la acción reivindicatoria prevista en el art. 2.2 LM y estima la legitimación activa para ejercitar la acción reivindicatoria del titular extra registral, pues estima que, dentro de los supuestos de aplicación de la acción reivindicatoria también tiene cabida al supuesto de solicitud de registro de marca posterior de mala fe para aprovechamiento de reputación ajena. No obstante, la sentencia considera que no concurren los requisitos señalados en el art. 2.2 LM (solicitud en fraude de los derechos de otros, relación contractual incumplida entre ellos o un derecho de uso preexistente) y, por ello, desestima el motivo.

 

En el tercer motivo de casación se plantea el ámbito de aplicación de la acción de nulidad absoluta del art. 51.1.b) LM alegando el apelante que la sentencia objeto de recurso restringe el ámbito de aplicación del concepto de “mala fe” por el demandado. El Tribunal estima que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la mala fe debe apreciarse de forma global y depende directamente de la intencionalidad con la que el autor solicite el signo distintivo y, en este caso concreto, no se aprecia que la demandada quiera con su registro impedir que el demandante pueda seguir usando sus marcas y comercializando sus servicios a pesar de que los signos puedan ser confundibles. Por lo tanto, no pueden estos signos ser objetos de nulidad absoluta y el motivo debe ser desestimado.

 

En el cuarto motivo de casación se cuestiona la nulidad relativa del art. 52.1 LM. Por el recurrente se argumenta que en la sentencia no se atiende a lo dictado por la jurisprudencia en cuanto a valorar el elemento preponderante o más distintivo al igual que tampoco se comparan los productos y servicios o la posible notoriedad de la marca anterior, produciéndose un posible alto riesgo de confusión entre las marcas de las partes. Tampoco el criterio jurisdiccional de preponderancia de los elementos denominativos sobre los gráficos, así como la denominada “inmunidad registral”.

 

Para resolver este motivo el Alto Tribunal lleva a cabo la comparación entre ambas marcas conforme a los criterios contenidos en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (caso Sabel), pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. La sentencia en primera instancia consideró que no existía riesgo de confusión porque no existía semejanza entre los elementos comunes de las marcas enfrentadas.

 

Ahora bien, el Tribunal Supremo estima que en la sentencia no se han valorado los productos o servicios para los que están registradas y aquí sí encuentra el Alto Tribunal que existe semejanza entre los servicios y productos de los signos en conflicto, todos para la clase 39, servicios de transporte y cabe concluir que la sentencia recurrida no ha enjuiciado correctamente el riesgo de confusión. Por todo ello, se estima en parte el recurso de casación declarando que las marcas registradas de los demandados infringen el “ius prohibendi” de la actora y se declara la nulidad de las marcas objeto del litigio.

 

En cuanto al nombre de dominio, el Tribunal Supremo afirma que no es un signo distintivo, sino una dirección identificable desde cualquier ordenador y que es única y diferenciable en la Red. No obstante, reconoce que los conflictos entre los signos distintivos y los nombres de dominio pueden surgir cuando exista coincidencia entre una denominación registrada como marca y un nombre de dominio. No obstante, en este caso no existe riesgo de confusión dado que no aparecen únicamente las tres letras que forman la denominación, sino que se añaden las letras "sl", que introducen un elemento diferenciador que disipa la posibilidad de confusión, lo cual viene reforzado por el hecho de que para acceder a la página de la demandada no basta con introducir las letras "dya", sino el conjunto "dyasl".

 

En cuanto a la cuestión indemnizatoria la Sala estima según lo establecido en el art. 43.5 LM, como cuantía el 1 % de la cifra de negocios, fijándola en la cantidad de 2939.86 EUR en concepto de daños y perjuicios y una indemnización coercitiva de 300 EUR diarios hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación del derecho, reduciendo la cuantía que pedía el recurrente que ascendía a 600 EUR.

 

COMENTARIO:

 

Para apreciar la existencia de mala fe en el registro de una marca deben concurrir los requisitos del artículo 2.2 LM: solicitud en fraude de los derechos de otros, relación contractual incumplida entre ellos o un derecho de uso preexistente, sin que sea posible apreciar mala fe si no se aprecia intención de impedir que la demandante siga usando sus marcas y comercializando sus servicios.

 

El riesgo de confusión ha de apreciarse en su conjunto, atendiendo a todos los criterios de distinción posibles incluidos en las marcas declaradas notorias a fin de no crear inseguridad a la hora de apreciar el carácter distintivo de los signos enfrentados.