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Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución del 26 de agosto de 2016. Resolución Número: 3111-2016 TPI-INDECOPI

SOLICITANTE

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 3111-2016/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 529018-2013/DSD

 

SOLICITANTE: CHEMMER ENTERPRISE CO., LTD.

 

OPOSITORA: MONTREAL IMPORTACIONES S.A.C.

 

Registro de forma tridimensional: Falta de distintividad del signo solicitado - Ventaja funcional

 

Lima, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 15 de abril de 2013, Chemmer Enterprise Co., Ltd. (Taiwán) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional (se reivindica colores[i]), conforme al modelo, para distinguir adhesivos (pegamentos) para la papelería o casa de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

 

 

Con fecha 21 de junio de 2013, Montreal Importaciones S.A.C. formuló oposición argumentando lo siguiente:

 

- El signo solicitado carece de distintividad, pues no está dotado de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se diferencien los productos que desea distinguir de los demás que se ofrecen en el mercado, ya que no posee características que permitan determinar un origen empresarial determinado; por el contrario, para el consumidor consistirá tan solo en “la forma irregular de una tapa de pegamento”.

 

- El signo solicitado (conformado por la figura tridimensional) constituye un envase usual, el cual es utilizado por distintas empresas en el mercado.

 

- Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso concreto.

 

- Adjuntó medios probatorios.

Con fecha 25 de julio de 2013, la solicitante absolvió el traslado de la oposición formulada manifestando lo siguiente:

- El signo solicitado presenta características que le otorgan suficiente distintividad para acceder a registro.

- Las formas usuales de las tapas de pegamento son de forma alargada con terminación en punta.

- Hace referencia a muestras físicas, las cuales se encuentran en el Expediente N° 529019-2013.

- Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso concreto.

 

Con fecha 16 de julio de 2013, Joel Wilber Valladares Tena (Perú) formuló oposición argumentando lo siguiente:

 

- Es titular en el Perú de la marca SUPER GLUE "A DIOS SEA LA GLORIA" EL PEGATODO y logotipo (Certificado N° 181280), que distingue productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

 

- Ha solicitado, con anterioridad al presente procedimiento, el registro de la marca SUPER GLUE "A DIOS SEA LA GLORIA" EL PEGATODO

WWW.ADIOSSEALAGLORIA.COM.PE y logotipo (Expediente N° 484744-2012), para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

 

- La figura tridimensional que conforma al signo solicitado se encuentra en la conformación de su marca registrada y en el signo solicitado con anterioridad.

 

- Los signos en comparación presentan semejanzas y distinguen los mismos productos.

 

- La solicitante actuó de mala fe y con la intención de cometer actos de competencia desleal.    

 

- En tal sentido, la presente solicitud de registro no debe asumirse como una mera casualidad, sino como un acto planeado por la solicitante que busca adquirir derechos exclusivos de propiedad industrial para quebrar la competencia.

 

- Adjuntó medios probatorios.

Con fecha 9 de agosto de 2013, la solicitante absolvió el traslado de la oposición formulada manifestando lo siguiente:

- Las formas usuales de las tapas de pegamento son de forma alargada con terminación en punta.

- Hace referencia a muestras físicas, las cuales se encuentran en el Expediente N° 529019-2013.

- El signo solicitado en el presente Expediente, la marca registrada y el signo solicitado con anterioridad presentan diferencias que permitirán al público consumidor identificarlos.

- Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso concreto.

 

Con Resolución Nº 733-2014/CSD-INDECOPI, de fecha 17 de marzo de 2014, la Comisión de Signos Distintivos dispuso SUSPENDER el trámite del presente Expediente hasta que se resuelvan de manera definitiva en la vía administrativa los Expedientes Nº 500084-2012[ii] y N° 484744-2012[iii].

Mediante Resolución N° 2267-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 1 de setiembre de 2015, la Comisión de Signos Distintivos:

 

(i) Levantó la suspensión dispuesta mediante Resolución N° 733-2014/CSD-INDECOPI de fecha 17 de marzo de 2014, pues se resolvieron de forma definitiva en la vía administrativa los Expedientes Nº 500084-2012 y N° 484744-2012.

 

(ii) Declaró infundada la oposición formulada por Joel Wilber Valladares Tena debido a que:

 

- No existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas a favor del opositor; ya que, si bien distinguen algunos de los mismos productos, presentan diferencias fonéticas y gráficas que permitirán su diferenciación por parte del público consumidor.

 

- No se acreditó la supuesta mala fe y la conducta desleal atribuida a la solicitante.

 

(iii) Declaró fundada la oposición formulada por Montreal Importaciones S.A.C. pues consideró que el signo solicitado no está dotado de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se diferencia los productos que desea distinguir de los demás que se ofrecen en el mercado.

 

Con fecha 29 de setiembre de 2015, Chemmer Enterprise Co., Ltd. interpuso recurso de apelación contra la referida Resolución en el extremo que declaró fundada la oposición de Montreal Importaciones S.A.C. Al respecto, señaló lo siguiente:

 

- El signo solicitado contiene una figura tridimensional cuyo diseño resulta novedoso y presenta suficiente distintividad.

 

- No se pretende otorgar algún tipo de ventaja funcional a la figura tridimensional solicitada.

 

- La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías indicó que el diseño solicitado no representa una forma usual de los productos que pretende distinguir.

 

- En todo caso, el signo solicitado debe ser considerado como uno débil, debiendo acceder a registro.

 

A pesar de haber sido debidamente notificada con fecha 20 de noviembre de 2015, Montreal Importaciones S.A.C. no cumplió con absolver el traslado de la apelación.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado constituido por la forma tridimensional cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Cuestión previa: Sobre extremos apelados

 

Mediante Resolución N° 2267-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 1 de setiembre de 2015, la Comisión de Signos Distintivos: (i) Levantó la suspensión del presente Expediente, (ii) Declaró infundada la oposición formulada por Joel Wilber Valladares Tena, y (iii) Declaró fundada la oposición formulada por Montreal Importaciones S.A.C. y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado

 

Con fecha 29 de setiembre de 2015, Chemmer Enterprise Co., Ltd. interpuso recurso de apelación en el extremo que se declaró fundada la oposición formulada por Montreal Importaciones S.A.C. y, en consecuencia, se denegó el registro del signo solicitado; con lo cual el extremo referido a la oposición formulada por Joel Wilber Valladares Tena quedó consentido.

 

En ese sentido, corresponde a la Sala pronunciarse únicamente sobre la oposición interpuesta por Montreal Importaciones S.A.C.

 

2. El registro de formas tridimensionales

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 134 inciso f) de la Decisión 486, se encuentran dentro de los signos que pueden constituir una marca la forma de los productos, sus envases o envolturas.

 

Estos signos son los que se conocen en la doctrina como marcas tridimensionales[iv].

 

La Decisión 486 se refiere en forma expresa a la forma tridimensional como una clase de marca en su artículo 138 inciso b), cuando incluye entre los requisitos a presentar con una solicitud de marca los siguientes: “la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina califica como envase a todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos o gaseosos o los que, por carecer en su estado natural de forma fija o estable, adquieren la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público. En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprende, entre otros, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcione una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales[v] .

 

El Tribunal entiende que, de acuerdo con la Doctrina[vi], marca tridimensional es aquélla constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos.

 

3. Distintividad del signo tridimensional solicitado

 

3.1 Marco conceptual

 

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

 

La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

 

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-96[vii] - durante la vigencia de la Decisión 344[viii]- en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria. 

 

La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.

 

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica en relación con un origen empresarial determinado.

 

Ahora bien, para que las formas tridimensionales puedan acceder a registro es necesario que presenten alguna característica que las haga salir de lo común y habitual.

 

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal[ix] u otras razones[x] tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado - a falta de la presencia de un signo distintivo - a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

 

Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.

 

Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.

 

El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

 

3.2. Aplicación al caso concreto

 

El signo solicitado se encuentra conformado por la forma tridimensional, conforme al modelo, para distinguir adhesivos (pegamentos) para la papelería o casa de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

 

La solicitante ha manifestado en su escrito de apelación que el signo solicitado contiene una figura tridimensional cuyo diseño resulta novedoso y presenta suficiente distintividad.

 

Al respecto, el signo solicitado se encuentra conformado por una tapa de aplicador de pegamento que presenta determinadas características, las cuales no son suficientes para que el consumidor pueda identificar un origen empresarial determinado


[11]. Asimismo, la figura tridimensional que conforma al signo solicitado cuenta en la parte lateral con bordes sobresalientes (a modo de aletas) que facilitarán la apertura de los productos que pretende distinguir [adhesivos (pegamentos) destinados a la industria], lo cual constituye una característica funcional o técnica de los mismos[12], tal y como se puede apreciar a continuación:

 

 

En tal sentido, de otorgarse el registro del signo solicitado reivindicando su forma tridimensional, la solicitante podría prohibir la reproducción exacta o cuasi-exacta de la forma tridimensional en cuestión, con lo cual se estaría bloqueando el acceso al mercado de competidores de este tipo de productos.

 

Por lo expuesto, siendo que la forma tridimensional solicitada a registro no identifica un origen empresarial determinado y brinda una ventaja funcional o técnica a los productos que pretende distinguir, se concluye que la misma se encuentra comprendida dentro de las prohibiciones dispuestas los incisos b) y d) del artículo 135 de la Decisión 486, por lo que no corresponde otorgar su registro.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

CONFIRMAR la Resolución N° 2267-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 1 de setiembre de 2015, que DENEGÓ el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional (se reivindica colores[13]), conforme al modelo, solicitado por Chemmer Enterprise Co., Ltd.

 

Con la intervención de los Vocales: Ramiro Alberto del Carpio Bonilla, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, María Soledad Ferreyros Castañeda y Gonzalo Ferrero Diez Canseco  

 

RAMIRO ALBERTO DEL CARPIO BONILLA

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

/pc.



[i] Negro y plomo.

[ii] Correspondiente a la acción de nulidad de la marca SUPER GLUE "A DIOS SEA LA GLORIA" EL PEGATODO y logotipo, la cual fue declarada infundada.

[iii] Correspondiente al registro de la marca SUPER GLUE "A DIOS SEA LA GLORIA" EL PEGATODO WWW.ADIOSSEALAGLORIA.COM.PE y logotipo, el cual fue otorgado.

[iv] Se entiende por marca tridimensional a aquélla constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos. Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, p. 31.

[v] Ver Sentencias recaídas en los Procesos N° 23-IP-1998 del 25 de setiembre de 1998 y N° 113-IP-2003 del 12 de noviembre del 2003 (citadas en el Proceso 33-IP-2005).

[vi] En este punto, la Sentencia recaída en el Proceso N° 84 IP-2003 del 5 de octubre del 2003 cita a Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas (Ibídem nota 4).

[vii] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.

[viii] Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.

[ix] Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.

[x] Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría   genérica en relación al producto que distingue.

[11] Se ha verificado que en el mercado se comercializan los siguientes productos:

          

[12]El inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486 establece los siguiente: “No podrán registrarse como marcas los signos que: consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”.

[13] Ver nota N° 1.