Entrada N°: 148465-2025
Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro n.° 297296-01 de la marca SATISFACER y DISEÑO en la clase 25 internacional, propuesto por HIT BRANDS, S.A. y LA PAZ INTERNACIONAL, S.A. (como tercero coadyuvante) en contra de JIANGBING XIE.
Mgda. Ponente: Aristevia Lamboglia de Ruiz
Sentencia apelada
TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. Panamá, treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
VISTOS:
Ha ingresado a este Tribunal, en grado de apelación, el expediente contentivo del Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro n.° 297296-01 de la marca SATISFACER y DISEÑO en la clase 25 internacional, propuesto por HIT BRANDS, S.A. y LA PAZ INTERNACIONAL, S.A. (como tercero coadyuvante) en contra de JIANGBING XIE.
El Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá atendió la controversia en primera instancia y, luego de surtidos los trámites de ley, profirió la Sentencia n.°92-24 de siete (7) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) que resuelve:
«En consecuencia, de lo antes expuesto, quien suscribe, JUEZ NOVENA DE CIRCUITO, RAMO DE LO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, SUPLENTE ESPECIAL , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la PRETENSIÓN de la sociedad HIT BRANDS, S.A., con su tercera coadyuvante, la sociedad LA PAZ INTERNACIONAL, S.A., en su demanda de Oposición a la solicitud No.297296-01 de la marca “SATISFACER Y DISEÑO” en la clase 25 internacional, pretendida por JIANGBING XIE.
SEGUNDO: ACCEDER al Registro de la solicitud No.297296-01 de la marca “SATISFACER Y DISEÑO” en la clase 25 internacional, peticionada por JIANGBING XIE ante la Dirección General del Registro del Propiedad Industrial.
TERCERO: CONDENAR a la sociedad demandante y su tercero coadyuvante en las correspondientes costas, las cuales se ESTABLECEN en la suma de MIL DOLARES (B/.1,000.00) en concepto de costas que deberán pagar al demandado de conformidad con el artículo 1069 numerales 1, 2 y 5, y 1071 del Código Judicial. LIQUÍDESE los gastos de que tratan los números 3 y 4 del artículo 1069 por secretaría.
CUARTO: COMUNICAR a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, lo aquí resuelto para que tome nota de lo que corresponde.
QUINTO: ADVERTIR a las partes que cuentan con el término de UN (1) MES para retirar las pruebas y evidencias que hayan sido aportadas dentro del desarrollo del proceso, vencido dicho plazo sin que las mismas sean retiradas se dispondrá sobre ellas el trámite de ley».
Conforme al Expediente Judicial Electrónico (EJE), la sentencia recurrida fue emitida y publicada el 7 de octubre de 2024 (cfr. secuencial 265). El recurso ordinario de apelación fue anunciado el 8 de octubre de 2024, en un acto de notificación personal por la firma forense MACIAS, CASTILLO & CO en representación de los intereses de la sociedad demandante y el tercero coadyuvante (cfr. secuencial 266), por lo que se tiene que fue interpuesto atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1132 del Código Judicial, norma supletoria aplicable por mandato del canon 199 de la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, reformada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012.
Luego, el tribunal de primera instancia, a través de la providencia de 30 de octubre de 2024, concedió el recurso impetrado en el efecto suspensivo y dispuso la remisión del expediente electrónico a esta esfera jurisdiccional de segundo grado para que se surtiera la alzada (cfr. secuencial 292).
Realizado el reparto por el Registro Único de Entrada (R.U.E.), el cuaderno digital ingresa a esta Magistratura, que procede con la revisión de las constancias procesales y, luego de este ejercicio, descarta la necesidad de adoptar medidas de saneamiento sobre las actuaciones del juzgado primario, solución que ofrece el artículo 1151 del Código Judicial, toda vez que no detectó la presencia de actos u omisiones que requirieran la aplicación de este instrumento jurídico procesal de naturaleza correctiva.
Culminada esta etapa, mediante providencia de 16 de abril de 2025 (cfr. f. 5 del expediente físico), se señaló a las partes el término de cinco (5) días para que presentaran sus respectivas posiciones, al tenor del artículo 193 de la Ley 35 de 1996, oportunidad que fue aprovechada únicamente por la recurrente (cfr. fs. 8 a la 11 del expediente físico).
Así las cosas, corresponde en esta oportunidad proferir la decisión de alzada, y a ello se procede, no sin antes hacer una breve reseña de los argumentos expuestos tanto por la juez primaria como por la apelante.
SOBRE LA SENTENCIA RECURRIDA EN APELACIÓN
(cfr. secuencial 265)
La parte motiva de la resolución de primera instancia, en resumen, indicó lo que sigue:
· La demandante y su tercero coadyuvante no cuentan con un registro marcario sobre la marca SPORT Y DISEÑO; sin embargo, la parte actora ha demostrado en el proceso, el uso y comercialización de dicha marca en la clase 25 internacional, a través de facturas y vistas fotográficas de los productos comerciados por La Paz Internacional, S.A.
· Está acreditada la legitimación activa de HIT BRANDS, S.A., para oponerse al registro de la marca que pretende JIANGBING XIE, así como la legitimación pasiva del demandado, al ser quien presentó ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de registro n.°297296-01.
· Las disposiciones legales aplicables a la presente controversia, se encuentran en la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012, así como en el Decreto Ejecutivo n.°85 de 4 de julio de 2017, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, suscrita en Washington en 1929, y el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
· Del cotejo intermarcas, atendidas las semejanzas o parecidos en los aspectos ortográfico, fonético, visual y conceptual, se concluye que no existen similitudes entre las marcas en conflicto puesto que el signo que intenta registrar el demandado posee suficientes elementos de distintividad y originalidad que exige la ley de propiedad industrial frente a la marca oponente SPORT Y DISEÑO.
· Las marcas pueden coexistir en el mercado pacíficamente, ya que su existencia no genera la transgresión de los derechos de propiedad industrial que posee la parte demandante.
SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR HIT BRANDS, S.A. Y LA PAZ INTERNACIONAL, S.A. (TERCERO COADYUVANTE)
(cfr. fs. 8 a la 11)
La firma forense MACÍAS, CASTILLO & CO, (MACAST & CO) apoderada judicial de la parte demandante, y del tercero coadyuvante LA PAZ INTERNACIONAL, S.A., manifestó su descontento con la resolución del Juzgado de primer grado, señalando, en síntesis, lo siguiente:
· Las pruebas que reposan en el expediente demuestran fehacientemente que HIT BRANDS, S.A. y LA PAZ INTERNACIONAL, S.A., poseen el derecho de prelación sobre el uso del signo SPORT y DISEÑO, en virtud de su uso prolongado, previo y registro válido.
· El registro de la marca SATISFACER DISEÑO en la clase 25 internacional generaría confusión, error, asociación indebida y engaño en el público consumidor, causaría un daño patrimonial a sus representadas y atenta contra los principios de protección de la propiedad industrial.
· Ambas marcas amparan productos idénticos, destinados al mismo público consumidor, distribuidos por los mismos canales comerciales y en la misma área geográfica, lo cual incrementa exponencialmente el riesgo de confusión.
· Visualmente son diseños que evocan la letra S o figuras similares a la letra Z invertida o el número 5 estilizado, lo cual es un factor predominante en la percepción del consumidor medio quien no suele analizar de manera exhaustiva los signos en disputa, permitiendo que la semejanza sea más impactante y relevante.
· Existe una clara semejanza entre las marcas desde el punto de vista gráfico, visual y conceptual. El elemento denominativo en la marca del demandado «SATISFACER» no elimina el riesgo de confusión, pues el consumidor otorga mayor peso al aspecto gráfico distintivo en su recordación inmediata.
· La juzgadora omitió valorar adecuadamente la aplicación del numeral 9 del artículo 91 de la Ley 35 de 1996, ya que, ante productos idénticos y signos gráficos similares, el riesgo de confusión (directa e indirecta) es evidente y suficiente para impedir el registro solicitado.
· El demandado no compareció durante el proceso, a pesar de haber sido legalmente notificado de conformidad con el artículo 195 de la Ley 35 de 1996. El hecho de no haber presentado pruebas de uso efectivo de la marca SATISFACER y DISEÑO, demuestra desinterés o falta de seriedad respecto de su pretensión marcaria.
· El principio de especialidad y distintividad en materia de propiedad industrial son ejes fundamentales para el otorgamiento de derechos marcarios.
· Permitir el registro de un signo tan similar al de sus representadas infringe la ley marcaria y erosiona la seguridad jurídica que ampara a los titulares de derechos previamente adquiridos, afectando la confianza del mercado y del público consumidor.
DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
Reseñado lo sustancial del fallo impugnado y los argumentos esgrimidos por la representante judicial de las sociedades HIT BRANDS, S.A. y LA PAZ INTERNACIONAL, S.A. (su tercero coadyuvante), corresponde a este Tribunal Superior resolver la alzada, en atención a la competencia privativa y exclusiva que le confiere la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley n°61 de 5 de octubre de 2012, y reglamentada por el Decreto Ejecutivo n.°85 de 4 de julio de 2017.
Se dispondrá entonces esta Sala de Decisión a examinar los razonamientos de la apelación con el fin de verificar si fue acertada o no la decisión de primer grado que resolvió negar la pretensión de la demanda, o si, por el contrario, le cabe razón a la parte apelante.
La juzgadora a quo una vez establecida la legitimación en causa tanto de la actora, junto a su tercero coadyuvante (a la que encontró colocada en un derecho preferente a partir de un uso anterior), como del demandado (titular de la solicitud de registro impugnada), identificó que, para determinar si procedía o no la causa de pedir, debía efectuar el cotejo marcario correspondiente. La procuradora judicial de HIT BRANDS, S.A. y LA PAZ INTERNACIONAL, S.A., está en desacuerdo con los resultados de ese cotejo, que le han sido adversos a sus representadas, ya que considera que la coexistencia de los signos en contraposición, generaría en el mercado un riesgo de confusión, tanto directo como indirecto, para el público consumidor, lo que va en abierta violación del artículo 91, numeral 9, de la Ley n.°35 de 1996.
Ha destacado la recurrente que la marca SATISFACER Y DISEÑO, cuyo registro pretende el demandado, es semejante en cuanto al aspecto gráfico, visual y conceptual al signo SPORT Y DISEÑO de sus representadas, a lo que se suma el que está destinada a amparar productos idénticos a aquellos que distinguen la demandante y su tercero coadyuvante con SPORT Y DISEÑO de manera previa, mediante los mismos canales de comercialización y la misma zona geográfica, incrementando el riesgo de confusión del consumidor.
Sobre el particular, esta Magistratura ha de indicar que el método de cotejo entre las marcas debe hacerse de manera integral o en su conjunto y de forma sucesiva, a fin de garantizar un análisis objetivo y comprobable. Es decir, que debe realizarse a partir de una confrontación global de todos los elementos o aspectos de las marcas bajo estudio, debiendo tenerse en cuenta las semejanzas y/o similitudes, esto, de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 91 de la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012, que señala que no pueden registrarse como marcas ni como elementos de estas: « 9. Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia...».
En el examen, para definir si existen similitudes en grado de confusión entre las marcas en contraposición, a fin de establecer si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse algunos lineamientos, mismos que exponemos seguidamente:
1. Percepción de la semejanza entre las marcas consideradas en su conjunto o de manera global.
2. Los parecidos entre los elementos principales de las marcas, y entre los productos y/o servicios a proteger.
3. Si está presente el factor confusión que podría conducir a error a un consumidor en cuanto a la procedencia de los productos y/o servicios.
En ese sentido, como ya se ha identificado, la discusión entre los signos en disputa radica en que ambos, según la procuradora judicial de la demandante y el tercero coadyuvante, se asemejan en los aspectos gráfico, visual y conceptual, generando riesgo de confusión en el consumidor.
El ejercicio de comparación lleva a colegir a esta Superioridad, al igual que lo hizo la Juez a quo, en el sentido de que la marca que pretende registrar JIANBING XIE identificada como SATISFACER Y DISEÑO posee elementos de distintividad y originalidad que hacen que no se asemeje a la marca de la opositora, y que, por lo tanto, pueden coexistir en el mercado de manera pacífica; esto por la sencilla razón de que, las pruebas insertadas en el dossier demuestran que la grafía y la representación que presentan los signos en debate es completamente disímil.
Así, tenemos que los signos distintivos en pugna son los que se muestran a continuación:
Por la demandada Por la demandante
Por un lado, se observa que la marca mixta de la demandanda SATISFACER Y DISEÑO, está compuesta de un símbolo o diseño que se asemeja al número 2 estilizado o S invertida en color negro, acompañado de la palabra SATISFACER en la parte inferior del signo escrita en letra cursiva. Por el otro, el diseño de la marca SPORT Y DISEÑO de la parte actora, observamos que está conformado únicamente por lo que podría interpretarse como una Z invertida, o como un 5 estilizado o la composición de dos ganchos de aprobación o verificación invertidos, separados uno del otro, con colores en rojo, amarillo, verde, azul y morado; y con un aspecto escarchado en su diseño.
La jurisprudencia de este Tribunal Superior ha sostenido de manera reiterada que la distintividad de la marca es la función consustancial a esta, que permite a los consumidores identificar el origen de cada producto o servicio, evitando que incurran en confusiones con otros productos o servicios de distinta procedencia; por lo que, esta función, requiere que los nuevos oferentes seleccionen signos distintivos que sean claramente diferenciados de los que ya existen en el mercado, como es el caso del signo de la parte demandada que, al ser una marca mixta, presenta el elemento figurativo a través del diseño predominante de la S invertida o 2 estilizado, factor que, unido al elemento verbal que recae sobre el término SATISFACER, imprime suficiente distinción y singularidad; de modo que, bajo una óptica global y sucesiva, entre las marcas confrontadas, no se genera confusión, error o equívoco para el público consumidor, ni directa ni indirectamente.
Otro aspecto argumentado por la apelante se refiere a que las marcas objeto de la controversia están destinadas a productos amparados en la clase 25 de la Clasificación de Niza, orientados a los mismos consumidores, en la misma ubicación geográfica, lo cual incrementa el riesgo de confusión.
En este sentido, ciertamente, se observa que el signo SATISFACER Y DISEÑO del demandado, está destinado a amparar productos que componen la clase 25 internacional (camisas, camisetas, chaquetas, sudaderas, abrigos, sacos, blusas, chompas, pantalones largos y cortos, bermudas, calzoncillos, faldas, mini faldas, trajes, vestidos, calcetines, medias, pantimedias, sostenes, calzón, enaguas, corsés, fajas, ligueros, camisones, y batas para dormir para damas, largos y cortos; zapatos, zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, zuecos, alpargatas, chancletas, gorras, sombreros, viseras, boinas, vestidos, calzados y sombrerería), y que la marca SPORT Y DISEÑO de la demandante, se utiliza para comercializar en el mercado zapatillas para damas y caballeros, artículos estos que también están catalogados bajo la clase 251. Sin embargo, hay que recalcar; el signo SATISFACER Y DISEÑO está lo suficientemente distante de SPORT Y DISEÑO, como para poder coexistir con este último en el mercado sin comprometer el derecho de elección, libre de error, equivocación, confusión o engaño, del público consumidor.
De modo que, ante esta realidad, esta Sala de decisión no puede compartir los argumentos de la sociedad demandante en cuanto al riesgo de confusión que alega que existe entre ambos signos marcarios; aún cuando las pruebas aportadas al proceso demuestran el derecho previo por uso de la marca SPORT Y DISEÑO, esta situación, por sí sola, no es idónea ni relevante para obstaculizar el registro del signo cuyo registro se pretende2.
Lo anterior se sostiene, pese a que ambas marcas se estarían desarrollando dentro de un mismo rubro (venta de zapatillas); el signo del demandado, además de ser distinto en el aspecto gráfico contiene, como ya lo hemos indicado, un factor adicional, la palabra SATISFACER que le ofrece distintividad auditiva y visual, que lo desvincula completamente de la marca de la sociedad demandante. Y es que, al apreciar de manera sucesiva ambas marcas, una no deja la impresión de la otra; así, es válido indicar que existe una separación significativa entre la marca de la sociedad demandante y la que pretende registrar el demandado. Esto excluye el riesgo de confusión; por ende, ambas marcas podrían concurrir en el mercado y ser adquiridas en el comercio sin equívocos.
El riesgo de confusión se presenta «cuando se da identidad o semejanza entre el signo previamente solicitado o registrado y el signo que se pretende registrar, siendo los productos o servicios para los cuales se solicitó el registro o se registró previamente la marca idénticos o similares a los que se desea amparar con el nuevo registro». (Pachón Manuel y Avila Zoraida. El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez C. Ltda. Bogotá. 1995. Pág. 229). Es decir, se requiere la igualdad o parecido entre los signos en controversia, lo cual, para esta Sala, en el presente caso, no se ha presentado, ya que las marcas poseen suficientes elementos distintivos entre sí para evitar errores en el público consumidor, con lo cual, el signo demandado no incurre en la prohibición contemplada en el numeral 9 del artículo 91 de la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012.
En síntesis, concluye la Alzada que, en materia de similitud confusionista no encuentra identidad o semejanza que ocasione un riesgo para el consumidor entre las marcas SPORT Y DISEÑO (de HIT BRANDS, S.A. y LA PAZ INTERNACIONAL, S.A.) y SATISFACER Y DISEÑO (de JIANBING XIE), de manera que, no se afectan los intereses y derechos adquiridos previamente por la sociedad demandante y su tercero coadyuvante, sobre su marca en uso conforme a lo establecido en nuestra legislación marcaria y su adecuada interpretación. Por esta razón, lo procedente es confirmar la sentencia venida en apelación con la correspondiente condena de costas en los términos previstos en el artículo 1072 del Código Judicial.
PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Sentencia n.°92-24 de 7 de octubre de 2024, proferida por el Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro del Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro n.°297296-01 de la marca SATISFACER Y DISEÑO en la clase 25 internacional, propuesto por la sociedad HIT BRANDS, S.A. y LA PAZ INTERNACIONAL, S.A., como tercero coadyuvante, en contra de JIANGBING XIE.
Se CONDENA en costas a la sociedad demandante y a su tercero coadyuvante, por el trámite de la segunda instancia, las cuales se fijan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS con 00/100 (B/.300.00).
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
MGDA. ARISTEVIA LAMBOGLIA DE RUIZ
SUPLENTE ESPECIAL
MGDA. AIDELENA PEREIRA VÉLIZ
LCDA. LLOVANA OSIRIS DE ALONSO
SECRETARIA JUDICIAL III
1 Este hecho consta en la descripción de las facturas emitidas por LA PAZ INTERNACIONAL, S.A., visibles en el secuencial 99 SOLICITUD DE INTERVENCIÓN ADHESIVA, a páginas 81, 85, 90, 94, 95, 101, 107, 113, y 114; y en las imágenes que se aprecian de folios 118 a 121.
2 Como tampoco lo es el hecho de que el demandado no haya comparecido durante el proceso pese a haber sido legalmente notificado, o no haya presentado pruebas de uso efectivo de la marca SATISFACER y DISEÑO.