Entrada N°: 60231-2025
Proceso de oposición a la solicitud de registro n.°302328-01 de la marca CAFELINO Y DISEÑO en la clase 30 Internacional, propuesto por HANNIA GARCÍA GUARDIA en contra de CAFELINO, S.A., con demanda de reconvención de nulidad y cancelación del certificado de registro n.°258865-01 del signo distintivo ALTO LINO Y DISEÑO en la clase 30 internacional, interpuesta por CAFELINO, S.A. en contra de HANNIA GARCÍA GUARDIA.
Mgda. Ponente: Aristevia Lamboglia de Ruiz
Sentencia apelada
TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. Panamá, treinta (30) de junio de dos mil veinticinco (2025).
V I S T O S:
Ha ingresado a este Tribunal, en grado de apelación, el expediente contentivo del proceso de oposición a la solicitud de registro n.°302328-01 de la marca CAFELINO Y DISEÑO en la clase 30 Internacional, propuesto por HANNIA GARCÍA GUARDIA en contra de CAFELINO, S.A., con demanda de reconvención de nulidad y cancelación del certificado de registro n.°258865-01 del signo distintivo ALTO LINO Y DISEÑO en la clase 30 internacional, interpuesta por CAFELINO, S.A. en contra de HANNIA GARCÍA GUARDIA.
El Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá atendió la controversia en primera instancia y, luego de surtidos los trámites de ley, profirió la Sentencia n.°1 de quince (15) de enero de dos mil veinticinco (2025) que resuelve:
«PRIMERO: ACCEDER a la pretensión planteada por HANNIA GARCIA GUARDIA en su demanda de Oposición a la Solicitud de Registro No. 302328-01 de la marca "CAFELINO Y DISEÑO" en la clase 30 Internacional, propuesto por HANNIA GARCIA GUARDIA en contra de CAFELINO, S.A.
SEGUNDO : NEGAR el registro de la marca "CAFELINO Y DISEÑO" en la clase 30 internacional, cuya inscripción solicitó ante la Dirección general del Registro de la Propiedad Industrial la sociedad CAFELINO, S.A., a través de la solicitud numerada 302328-01.
TERCERO : NEGAR la pretensión de CAFELINO, S.A., en su demanda de reconvención de Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro No. 258865-01 de la marca "ALTO LINO" en la clase 30 internacional, interpuesta por CAFELINO, S.A., en contra de HANNIA GARCIA GUARDIA.
CUARTO: CONDENAR en costas a la sociedad CAFELINO, S.A., las cuales se fijan en la suma de MIL BALBOAS (B/.1,000.00). Liquídense los gastos por secretaría.
QUINTO: Una vez ejecutoriada esta Sentencia que pone fin en primera instancia al Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro No.302328-01 de la marca “CAFELINO Y DISEÑO” en la clase 30 Internacional, propuesto por HANNIA GARCIA GUARDIA en contra de CAFELINO, S.A., con Demanda de Reconvención de Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro No.258865-01 de la marca "ALTO LINO" en la clase 30 internacional, interpuesta por CAFELINO, S.A., en contra de HANNIA GARCIA GUARDIA, COMUNÍQUESE lo resuelto a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias y ARCHÍVESE el expediente previa anotación de su salida en el libro correspondientes (sic)».
Conforme al Expediente Judicial Electrónico (EJE), el fallo recurrido fue emitido y publicado el 15 de enero de 2025 y notificado a las partes con arreglo a la normativa correspondiente, en circunstancias que, además, sus apoderados judiciales presentaron escritos de notificación personal casi finalizando el término de notificación de forma automática por el sistema por vencimiento (cfr. secuenciales 142 a 146).
La representación judicial de la demandada-demandante en reconvención, anunció, en oportunidad, recurso de apelación, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1132 del Código Judicial, norma supletoria aplicable por mandato del canon 199 de la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, reformada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012; esta actuación quedó registrada en el secuencial 146 del EJE.
El medio de impugnación vertical fue concedido en el efecto suspensivo a través de la providencia de 19 de marzo de 2025 (cfr. secuencial 158), lo que propició el ingreso del cuaderno procesal a este Tribunal.
Realizado el reparto por el Registro Único de Entrada (R.U.E.), esta Magistratura procede con la revisión de las constancias procesales y, luego de este ejercicio, descarta la necesidad de adoptar medidas de saneamiento sobre las actuaciones del juzgado primario, solución que ofrece el artículo 1151 del Código Judicial, toda vez que no detectó la presencia de actos u omisiones que requirieran la aplicación de este instrumento jurídico procesal de naturaleza correctiva.
Culminada esta etapa, mediante providencia de 21 de mayo de 2025 (cfr. f. 4 del expediente físico), se señaló a las partes el término de cinco (5) días para que presentaran sus respectivas posiciones, al tenor del artículo 193 de la Ley 35 de 1996, oportunidad que fue aprovechada tanto por la apelante como por la opositora (cfr. fs. 6 a 25 y 26 a 30, respectivamente, del expediente físico).
Así las cosas, procederá este Tercer Tribunal Superior a emitir la decisión que exige la resolución de esta segunda instancia, previo estudio de la sentencia de primer grado y, por supuesto, de los argumentos expuestos en la sustentación de la apelación y la correlativa oposición.
MOTIVACIONES DE LA SENTENCIA APELADA
(cfr. secuencial 142 del EJE)
La Sentencia n.°1 de 15 de enero de 2025 fue emitida por el Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, con fundamento en las siguientes motivaciones:
· Demandante-demandada en reconvención y demandada-demandante en reconvención tienen legitimación en causa activa y pasiva.
· Aunque CAFELINO, S.A. haya utilizado la marca CAFELINO desde 2013 como nombre comercial, el signo ALTO LINO está registrado y tiene prioridad desde 2018. En este contexto, la demandante-demandada en reconvención HANNIA GARCÍA GUARDIA tiene razón en cuanto a que el riesgo de confusión sigue siendo válido debido a la notoriedad de su marca ALTO LINO que tiene una protección más sólida que el uso de un nombre comercial no registrado, y que está en el mercado desde 2017.
· El material probatorio aportado no es suficiente para que sugiera que ALTO LINO es una referencia geográfica de uso común en el comercio del café. ALTO LINO no es una denominación geográfica válida ya que el café no es exclusivo de una región específica de Panamá.
· No procede decretar la nulidad y cancelación del certificado de registro n.°258665-01 de la marca ALTO LINO en la clase 30 internacional emitido a favor de HANNIA GARCÍA GUARDIA.
· Entre la marca prioritaria ALTO LINO y CAFELINO existen similitudes fonéticas y visuales. El signo que se intenta registrar contiene la palabra CAFÉ que evoca la bebida o cualquier otro producto relacionado, como café en grano, molido, instantáneo, entre otros. Por otro lado, el vocablo ALTO en el signo ya registrado puede tener varios significados, pero generalmente se asocia con algo de calidad superior o algo que es de alta gama. Ambas marcas comparten la terminación LINO que es un sufijo que no tiene vínculo directo con el café, pero que puede evocar la fibra de lino, un material natural o productos derivados de él como aceites o textiles.
· El que ambas marcas tengan la misma terminación podría generar confusión en el mercado. Esa terminación común podría ser lo suficientemente destacada como para inducir confusión y asociación en los consumidores, especialmente porque uno y otro signo están en la clase 30 para amparar el mismo producto (café -en grano y molido-) y pueden ser pronunciados de manera similar en un contexto comercial. El público al buscar café podría pensar que CAFELINO y ALTO LINO están relacionados o que provienen del mismo origen empresarial dada la presencia de elementos visuales, fonéticos o de marketing que refuerzan esa asociación.
· La protección de las marcas notorias en la ley panameña está diseñada precisamente para evitar este tipo de confusión y proteger la reputación de signos distintivos establecidos. La notoriedad de la marca ALTO LINO hace que el riesgo de confusión sea aun mayor.
· En el presente caso se concreta una de las hipótesis contenidas en el numeral 9 del artículo 91 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, con la modificación del año 2012, lo que determina que la inscripción de la marca impugnada CAFELINO atentaría contra los derechos de propiedad industrial previamente adquiridos por HANNIA GARCÍA GUARDIA.
ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE
(cfr. fs. 6 a 25 del expediente físico)
CEDEÑO & MÉNDEZ, apoderada especial de CAFELINO, S.A., mediante el recurso vertical promovido, solicita al Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que revoque la sentencia impugnada, de modo que niegue la pretensión de la demandante en este proceso, ordene la continuación del trámite de la solicitud n.°302328-01 de la marca CAFELINO Y DISEÑO en la clase 30 y, a su vez, declare la nulidad y cancelación del certificado n.°258865-01 de la marca ALTO LINO en la clase 30 a nombre de HANNA GARCÍA GUARDIA, por haber sido otorgado en contravención del artículo 91 de la ley.
La recurrente expresa las razones por las cuales debe revocarse la sentencia apelada, resaltando las siguientes:
· CAFELINO, S.A. es una sociedad panameña constituida oficialmente en 2013, mucho antes de que se solicitara el registro de ALTO LINO Y DISEÑO en 2018 (sic), y es una empresa familiar dedicada principalmente a la producción de café especial, y también de vegetales cultivados de manera sostenible.
· El uso del nombre comercial de CAFELINO, S.A. y de su marca CAFELINO se dio con anterioridad al registro de 2017 obtenido por la contraparte.
El juzgador erradamente afirma y reconoce que, a pesar de que CAFELINO, S.A. haya utilizado la marca CAFELINO desde el 2013 como nombre comercial, el signo ALTO LINO tiene prioridad por haber sido registrado en el 2018, criterio con el cual desconoce la normativa local e internacional que establece que los nombres comerciales estarán protegidos sin necesidad de registro.
· HANNIA GARCÍA GUARDIA no ha demostrado la supuesta similitud o confusión que afirma existe entre CAFELINO y ALTO LINO.
· El juzgador al momento de analizar las marcas en contraposición omite que uno de los criterios básicos para determinar la identidad que existe entre estas es considerar el signo impugnado en su conjunto, y no por separado, en forma sucesiva y pre-reflexiva, buscando encontrar la llamada similitud confusionista.
· CAFELINO es una denominación compuesta y de fantasía (mientras que ALTO LINO no lo es), con un alto nivel de distintividad, que no tiene significado alguno, que no solo hace referencia al lugar de procedencia de donde es producido el café, sino también al nombre de la sociedad constituida en 2013; no es CAFÉ LINO por separado.
· Las diferencias entre CAFELINO (una palabra) y ALTO LINO (dos vocablos) van desde la pronunciación hasta lo gráfico y visual (logos con una composición diferente), y son enormes en el aspecto ortográfico, fonético y conceptual; esto hace posible su coexistencia pacífica en el mercado.
· Solicitó el registro de la marca CAFELINO Y DISEÑO reivindicando el uso de su denominación en su conjunto y no por separado, evitando apropiarse del nombre del lugar de origen del producto.
· La terminación LINO es de uso común dentro de la clase 30 al ser un derivado del lugar ALTO LINO localizado en la provincia de Chiriquí, ubicación productora de café; múltiples marcas terminan con INO o LINO y coexisten registralmente dentro de esa clase.
· La marca que utiliza CAFELINO, S.A. para comercializar su producto no es CAFELINO, sino DELINO.
· El juzgador concluye que ALTO LINO es una marca notoria que está en el mercado desde 2017, sin que haya respaldo probatorio.
· En el expediente no hay pruebas de uso por parte de la señora HANNIA GARCÍA.
No deben ni pueden ser tomadas en consideración las pruebas que hacen referencia a la sociedad ULTRA ORION, S.A. que no forma parte del proceso. El contrato de licencia de uso y la certificación de ingresos aportados son irrelevantes e inconducentes, como también lo son las respuestas dadas por Super Carnes, Casa Ruiz, Super 99, Rey, Kotowa, Riba Smith sobre su relación con ULTRA ORION, S.A. que, por demás, tampoco demuestran una fecha anterior al 2013. Los testimonios recabados del señor Rodríguez y los licenciados Betegón y Novoa también son inconducentes.
· El registro de ALTO LINO fue otorgado en contravención de los numerales 2 y 11 del artículo 91 la Ley 35 de 1996, toda vez que dicha marca reproduce en su totalidad la denominación del lugar de donde proviene el producto. La ley de propiedad industrial prohíbe el registro de una marca cuando esta consista, en conjunto, en indicaciones descriptivas del destino, lugar de fabricación o de origen del producto y que, a su vez, pueda causar, directa o indirectamente, confusión en el público consumidor a ese respecto.
Fue demostrado que ALTO LINO es un lugar ubicado dentro de la provincia de Chiriquí (lo que aceptó la contraparte), que se caracteriza por sus tierras para la producción de café. Mal puede otorgarse o pretender la contraparte monopolizar el nombre de una ubicación geográfica de Panamá como su propia marca.
El juzgador de primera instancia indica que el café no es específico de una región en Panamá, lo cual, si bien es cierto, en este caso no se trata solo de eso, sino de que ALTO LINO es una denominación geográfica, de origen o de procedencia, que, para ser registrada, debe cumplir con requisitos particulares establecidos por la ley (que la demandante-demandada en reconvención no observó, siendo que, además, no cumple con las características de quien puede solicitar esta denominación y protegerla) y que, además, carece de distintividad.
ARGUMENTOS DE LA OPOSITORA
(cfr. fs. 26 a 30 del expediente físico)
La licenciada ILKA POLAK GUZMÁN, procuradora judicial de HANNIA GARCÍA GUARDIA, formuló su oposición al recurso de apelación promovido en los términos que a continuación se resumen:
· ALTO LINO tiene prioridad como marca en la clase 30 internacional desde el año 2018 y ha sido comercializada en café en grano y molido desde el 2017 hasta nuestros días.
· CAFELINO, S.A. tiene como actividad principal la venta de legumbres; esta sociedad, para el tiempo que fue creada, nunca registró el nombre comercial, en circunstancias que la solicitud de registro de marca es del año 2023.
· Las marcas CAFELINO Y DISEÑO y ALTO LINO Y DISEÑO son similares en el aspecto ortográfico, fonético, visual, conceptual e incluso en los colores de sus diseños, logo o etiqueta, lo que trae consigo la confusión a los consumidores de café. Ambos productos, son puestos en los estantes de los supermercados en un mismo sector, lo que hace que el comprador piense que pertenecen a la misma familia, confusión que ha traído pérdidas económicas a la señora HANNIA GARCÍA GUARDIA y atenta contra el contrato de comercialización de uso de marca que esta tiene con la sociedad ULTRA ORION, S.A.
· La marca ALTO LINO es notoria y altamente conocida en el mercado nacional desde el año 2017; prueba de ello son los diferentes supermercados en los cuales se distribuye y vende el café denominado ALTO LINO.
· La marca CAFELINO Y DISEÑO no posee las características de originalidad y distintividad indispensables para todo signo distintivo nuevo.
· La marca ALTO LINO Y DISEÑO contó con los requisitos necesarios para ser registrada como tal; cuenta con originalidad y distintividad.
· ALTO LINO no es una consideración geográfica ya que la producción y venta del café no son exclusivas de una sola región del país.
Así, la procuradora judicial de la señora HANNIA GARCÍA GUARDIA solicita la confirmación, en todas sus partes, de la Sentencia n.°1 de 15 de enero de 2025 dictada por el Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.
DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
Expuestos los argumentos tanto del fallo apelado como de los escritos de sustentación del recurso de apelación y de la respectiva oposición, corresponde a esta instancia judicial resolver la alzada en el presente proceso de propiedad industrial en el cual el juez de primera instancia resolvió acceder a lo pretendido por la señora HANNIA GARCÍA GUARDIA y negar la pretensión de la sociedad CAFELINO, S.A. quien demandó en reconvención reclamando la nulidad y cancelación del certificado de registro de la marca ALTO LINO Y DISEÑO de titularidad de su contraparte en el proceso.
Procederá entonces esta Sala de Decisión a examinar los razonamientos de la alzada con el fin de verificar si es acertada la decisión de primer grado o si, por el contrario, le cabe razón a la parte apelante.
A los efectos, será considerado que la normativa aplicable a la solución de la presente causa, de competencia exclusiva y privativa de esta jurisdicción especializada en temas de propiedad industrial, es la contenida en la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley n°61 de 5 de octubre de 2012, y reglamentada por el Decreto Ejecutivo n.°85 de 4 de julio de 2017.
En resumen, advierte esta Superioridad que las disconformidades del apelante apuntan primordialmente a que el juzgador primario pasó por alto que la marca ALTO LINO Y DISEÑO fue otorgada en contravención de los numerales 2 y 11 del artículo 91 de la Ley 35 de 1996 reformada en 2012 (por tratarse de una indicación descriptiva del lugar de origen del producto y una denominación geográfica del país que indica la procedencia de este), que CAFELINO, S.A. tiene un derecho prioritario sobre sus signos distintivos CAFELINO Y DISEÑO (nombre comercial y marca), mostrándose en desacuerdo además con los resultados del cotejo intermarcario realizado, haciendo referencia a que la frase LINO es de uso común para la clase 30 y destacando que la demandante-demandada en reconvención no ha probado que su marca sea notoria.
Procederá esta Magistratura, en primer término, a examinar si la marca ALTO LINO Y DISEÑO, de propiedad de HANNIA GARCÍA GUARDIA, está incursa en las prohibiciones de carácter absoluto señaladas por la representación en proceso de CAFELINO, S.A., ya que, si este argumento es de recibo, entonces el signo CAFELINO Y DISEÑO tendría paso expedito al repositorio de propiedad industrial de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), sin necesidad de establecer derechos preferentes en cabeza de la demandante primigenia y de adelantar una colación entre marcas o analizar si la palabra LINO es o no de uso común dentro de la clase 30.
El artículo 91, numeral 2, de la Ley n.°35 de 1996, con su modificación, determina que no pueden registrarse como marcas, ni como elementos de éstas «Las que consistan, en conjunto, en indicaciones descriptivas de la naturaleza, características, uso o aplicación, especie, calidad, cantidad, destino, valor, del lugar de fabricación o de origen, o de la época de producción, del producto o de la prestación del servicio de que se trate, así como las expresiones que constituyan la denominación usual o genérica del producto o servicio. Se exceptúan las marcas descriptivas o genéricas que hayan llegado a ser distintivas o singulares por el uso». Esta causal de irregistrabilidad hace referencia a los signos descriptivos y a los genéricos.
Por su parte, el numeral 11 establece que no pueden registrarse como marcas o como elementos de estas «Las denominaciones geográficas propias o comunes, y los mapas, así como los nombres y adjetivos, entre estos, los gentilicios, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a esta; sin embargo, serán susceptibles de registrarse como marca los nombres geográficos nacionales o extranjeros, siempre que su empleo no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen y sean suficientemente arbitrarios respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen. Se exceptúan de la aplicación de este numeral las solicitudes de marcas colectivas y de certificación».
La representación judicial de CAFELINO, S.A. ha aseverado que la marca ALTO LINO Y DISEÑO es descriptiva y reproduce en su totalidad la denominación del lugar de donde proviene el producto, que está ubicado en la provincia de Chiriquí, que se caracteriza por sus tierras para la producción de café.
Sin embargo, no hay prueba en el cuaderno procesal que permita concluir, sin ninguna duda, que la región específica de ALTO LINO en Chiriquí sea conocida y reconocida comúnmente en el medio o por el público consumidor como una zona que se distinga por el cultivo, cosecha y manufactura de café.
De modo que, no basta conque se haya demostrado que Alto Lino es un poblado localizado en la provincia de Chiriquí, distrito de Boquete, corregimiento Los Naranjos (cfr. secuencial 119 certificación del Instituto Geográfico Nacional «Tomy Guardia», dependencia de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras), para concluir que la marca ALTO LINO Y DISEÑO es descriptiva con posibilidad de inducir al consumidor a error o confusión en cuanto al lugar de origen de los productos, lo que no parece que sucedería tomando en cuenta que la demandada-demandante en reconvención trajo al expediente prueba de la que se deriva un indicio en cuanto a que el café ALTO LINO es cultivado en las montañas de Alto Lino en Boquete, Panamá (cfr. secuencial 62, pp. 48 a 53 impresiones de la página web de https//cafealtolino.com obtenidas a través de diligencia notarial).
Transcurridos 8 años desde el registro de la marca ALTO LINO Y DISEÑO, por el término de 10 años, reconociéndosele como propiedad de HANNIA GARCÍA GUARDIA quien es la única que puede usarla en la República de Panamá, esto a partir del 8 de junio de 2017 (cfr. secuencial 1 pruebas presentadas con la demanda pp. 10 a 13), y acreditado en el proceso que ese uso ha sido continuo[1], no puede negarse que ALTO LINO Y DISEÑO, aplicada a café en grano y molido, ha consolidado su presencia en el mercado cumpliendo con la función distintiva que es consustancial a toda marca.
La recurrente ha aseverado que las pruebas de uso aportadas por la demandante-demandada en reconvención no tienen validez habida cuenta que corresponden a una tercera persona que no es parte en el proceso. A esto hay que decir que la ley permite que un titular de marca otorgue licencia de uso a una o varias personas sobre la totalidad o sobre parte de los productos o servicios que ampara el registro, pudiendo reservarse el derecho al uso simultáneo (cfr. artículo 121 de la Ley n.°35 de 1996); en estas condiciones, el uso de la marca ALTO LINO Y DISEÑO por parte de ULTRA ORION, S.A. sí beneficia a la señora HANNIA GARCÍA GUARDIA.
A lo dicho puede sumarse el hecho de que el consumidor medio de café, puede concebirse como una persona de hábitos, de consumo consciente, informada y conocedora, con características especiales y preferencias definidas, muchas veces hasta leal a una marca y con una «cultura del café»; por lo tanto, el riesgo de confusión por la alegada descriptividad del lugar de origen, a este momento sería, sino inexistente, muy ínfimo.
Por lo demás, la demandada-demandante en reconvención no ha acreditado en el proceso que ALTO LINO sea una indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen reconocida como tal y registrada en la DIGERPI de manera preexistente a la marca ALTO LINO Y DISEÑO que, en principio, al no haber prueba en contrario dentro del presente proceso, se presume fue solicitada y adquirida de buena fe por la señora HANNIA GARCÍA GUARDIA[2].
En conclusión, a juicio de esta Sala de Decisión, ALTO LINO Y DISEÑO, más que describir el lugar de fabricación u origen del café en grano y molido que comercializa HANNIA GARCÍA GUARDIA, para los efectos, en el contexto, aun cuando se refiriera a la localidad de ALTO LINO, se muestra como una marca evocativa o sugestiva de la calidad del producto que se adquiere, comunicándole al consumidor la idea o el mensaje de que se trata de uno de elevada calidad, esto a través de la palabra alto que es inapropiable, sumada al resto de los elementos integrados en el sello de la marca que tampoco fueron reivindicados (100% Café de Altura – Desde las Montañas de Panamá). El maestro argentino JORGE OTAMENDI define la marca evocativa como «aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir...» (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición Actualizada y Ampliada. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2002, p. 29).
Así las cosas, al no encontrarse que la marca ALTO LINO Y DISEÑO haya sido conferida con infracción de la ley de propiedad industrial, procederá esta Sala de Decisión a verificar si fueron correctas las conclusiones del juzgador primario respecto de la marca CAFELINO Y DISEÑO cuyo registro pretende CAFELINO, S.A. y que terminaron por vedarle el ingreso a los archivos marcarios administrados por la DIGERPI.
Ya se conoce que la señora HANNIA GARCÍA GUARDIA tiene derecho al uso exclusivo de su marca ALTO LINO Y DISEÑO para distinguir específicamente café en grano y molido, bajo su responsabilidad y dejando a salvo derechos de terceros, a partir del 8 de junio de 2017, fecha esta que es anterior al 23 de febrero de 2023 día en que CAFELINO, S.A. hizo el depósito de su solicitud de registro de la marca CAFELINO Y DISEÑO. Vistos solo estos dos datos, la conclusión irrefutable es que la demandante originaria tiene un mejor derecho. No obstante, de acuerdo con la ley de propiedad industrial, existen otros factores a considerar a la hora de establecer derechos prioritarios en cabeza de un antagonista a un registro de marca.
La Ley n.°35 de 1996, modificada en 2012, precisa en su artículo 96 que, el derecho al registro de una marca se adquiere por su uso, pero que el derecho a su uso exclusivo se adquiere por su registro, mientras que, en su canon 97 precisa que tiene derecho preferente a obtener el registro de una marca, la persona que la estuviera usando en el comercio desde la fecha más antigua. De modo que, si CAFELINO, S.A. hubiere conseguido demostrar en el proceso que ha usado su marca CAFELINO Y DISEÑO antes del 8 de junio de 2017 o del 29 de enero de 2018, tendrá oportunidad de prevalecer por prioridad y obtener el registro solicitado, sin ningún tipo de censura, y sin necesidad de someterse a los rigores del cotejo intermarcario.
También cabe considerar que conforme al precepto 124 del Decreto Ejecutivo n.°85 de 4 de julio de 2017, por el cual se reglamenta la Ley n.°35 de 1995 sobre la propiedad industrial, modificada en 2012, para oponerse a la solicitud de registro de una marca, se requiere tener un mejor derecho sobre la marca, el cual puede comprobarse mediante el uso y/o el registro, puntualizando que un proceso de oposición también puede ser interpuesto cuando la marca solicitada contraviene alguna de las disposiciones contenidas en el artículo 91 de la ley.
El examen de las constancias procesales pone de manifiesto que CAFELINO, S.A. usa la voz CAFELINO como razón comercial para identificar un establecimiento mercantil que inició operaciones el 1 de octubre de 2013, dedicado a las actividades de procesamiento y conservación de frutas y vegetales; elaboración de otros productos alimenticios descafeinado y tostado de café; producción, elaboración de productos apícolas y derivados; producción de productos de café: café molido, café soluble, extracto y concentrado de café; consolidación y desconsolidación exclusivamente de mercancía en la modalidad de entrega rápida; cultivo de vegetales, raíces y tubérculos; cultivo de maíz y actividades de envase y empaque. Así consta en el Aviso de Operación n.°2025906-1-744127-2013-391644 visible a secuencial 62 de las pruebas presentadas por esta demandada-demandante en reconvención en el acto de audiencia ordinaria, páginas 15 a 17.
En ese secuencial 62 del expediente judicial electrónico figuran pruebas suficientes de que, en efecto, CAFELINO, S.A. ha ejercicio su actividad comercial de manera sostenida en el tiempo, al menos entre 2016 y 2024 (página web; facturas de venta de café en distintas formas, pimentón de colores, ají, pimentón verde, tomates, ají pico de loro; declaraciones de renta; folleto promocional y tarjetas de presentación y tarjetas con código QR que conduce al sitio web con la marca CAFELINO Y DISEÑO tal y como fue solicitada, producto café especial DeLino, de Boquete Panamá, en dos variedades, elaborado por CAFELINO, S.A.), dándose a conocer en el mercado panameño ante los proveedores y consumidores como CAFELINO, S.A. empresa productora, principalmente, de café, aunque también de hortalizas.
El escrutinio y ponderación de este uso del nombre comercial CAFELINO, S.A. pone en evidencia que este es anterior (del 2013 cuando inicia operaciones y 2016 año correspondiente a la prueba de uso más antigua) al registro del signo opositor ALTO LINO Y DISEÑO, lo que, a juicio de esta Magistratura, le ofrece la oportunidad a la demandada-demandante en reconvención de registrar el elemento sobresaliente del nombre comercial que ostenta en titularidad como marca comprendiendo este actuar como parte de una estrategia de conformación de su imagen corporativa. Al público consumidor no le resultará extraño encontrar en el mercado productos identificados CAFELINO Y DISEÑO, ni difícil asociarlos al origen empresarial CAFELINO, S.A. bajo el sello que, dentro de su giro comercial, incluye la producción de café.
La Ley n.°35 de 1996, modificada en 2012, estatuye que «El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicio y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro en la DIGERPI. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimientos al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo».
Con todo, un rápido cotejo intersignal (que en realidad no es necesario determinado el derecho prioritario que tiene CAFELINO, S.A. sobre el signo distintivo que busca registrar, siendo que ya lo utiliza como nombre comercial), vistas las marcas en su conjunto, de manera sucesiva, como estarán presentes en el mercado y coexistirán: permite concluir, que la semejanza localizada en la porción LINO, sea esta o no de uso común en la clase 30, considerados los otros elementos constitutivos de los signos distintivos, no comporta un riesgo de confusión para el público consumidor.
Así las cosas, estima esta Sala de Apelaciones que las marcas CAFELINO Y DISEÑO y ALTO LINO Y DISEÑO pueden coexistir perfectamente en el mercado, sin afectar ni distorsionar el derecho de elección de los consumidores, y sin que exista peligro de confusión respecto de los productos en sí mismos o de su origen empresarial.
De manera que, esta Colegiatura procederá a modificar la sentencia de primera instancia para negar la pretensión de la demandante primigenia HANNIA GARCÍA GUARDIA y permitir el registro del signo CAFELINO Y DISEÑO que fuere solicitado por CAFELINO, S.A. y que, se concluye, cuenta con la capacidad distintiva o diferenciadora inherente a la función esencial que debe cumplir toda marca a fin de garantizarle al consumidor o usuario final, su derecho a identificar, sin equivocación, el origen o la procedencia de los productos que adquiere.
Con esta decisión, queda sin efecto la condena en costas impuesta en la Sentencia n.°1 de 15 de enero de 2025 en perjuicio de CAFELINO, S.A., con lo cual, además, las costas, tanto de primera como de segunda instancia se entienden compensadas, siendo que ninguno de los litigantes obtuvo el reconocimiento de su pretensión.
PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, MODIFICA la Sentencia n.°1 de quince (15) de enero de dos mil veinticinco (2025), dictada por el Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro del proceso de oposición a la solicitud de registro n.°302328-01 de la marca CAFELINO Y DISEÑO en la clase 30 Internacional, propuesto por HANNIA GARCÍA GUARDIA en contra de CAFELINO, S.A., con demanda de reconvención de nulidad y cancelación del certificado de registro n.°258865-01 del signo distintivo ALTO LINO Y DISEÑO en la clase 30 internacional, interpuesta por CAFELINO, S.A. en contra de HANNIA GARCÍA GUARDIA, para que se lea así:
PRIMERO: NO ACCEDER a la pretensión planteada por HANNIA GARCÍA GUARDIA en su demanda de oposición a la solicitud de registro n.°302328-01 de la marca CAFELINO Y DISEÑO en la clase 30 Internacional.
SEGUNDO: SE ORDENA la continuación de los trámites inherentes a la solicitud de registro n.°302328-01 de la marca CAFELINO Y DISEÑO en la clase 30 Internacional presentada el 23 de febrero de 2023 ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial por CAFELINO, S.A.
TERCERO: NO ACCEDER a la pretensión de la demanda de reconvención de nulidad y cancelación del certificado de registro n.°258865-01 de la marca ALTO LINO Y DISEÑO en la clase 30 internacional, interpuesta por CAFELINO, S.A., en contra de HANNIA GARCÍA GUARDIA.
CUARTO: Una vez ejecutoriada esta Sentencia que pone fin en primera instancia al Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro No.302328-01 de la marca CAFELINO Y DISEÑO en la clase 30 Internacional, propuesto por HANNIA GARCIA GUARDIA en contra de CAFELINO, S.A., con Demanda de Reconvención de Nulidad y Cancelación del Certificado de Registro No.258865-01 de la marca ALTO LINO y DISEÑO en la clase 30 internacional, interpuesta por CAFELINO, S.A., en contra de HANNIA GARCIA GUARDIA, COMUNÍQUESE lo resuelto a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias y ARCHÍVESE el expediente previa anotación de su salida en el libro correspondiente.
Las costas de primera y segunda instancia se entienden compensadas; asimismo, cada parte deberá correr con los gastos en los que haya incurrido.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
MGDA. ARISTEVIA LAMBOGLIA DE RUIZ
SUPLENTE ESPECIAL
MGDA. AIDELENA PEREIRA VÉLIZ
LCDA. LLOVANA OSIRIS DE ALONSO
SECRETARIA JUDICIAL IIIR
[1] La demandante probó que mantiene un contrato de comercialización de uso de marca con la empresa ULTRA ORION, S.A. por el cual otorgó a esta el derecho de uso y explotación de la marca registrada ALTO LINO Y DISEÑO, suscrito el 25 de septiembre de 2019, en circunstancias que, ULTRA ORION, S.A. mantiene Aviso de Operación 155652545-2-2017 para el establecimiento denominado CAFE ALTO LINO dedicado a las actividades de cafeterías, venta de licor como acompañamiento, importación y exportación de artículos promocionales, torrefacción y ventas de café molido y en grano, que inició operaciones el 2 de enero de 2018, y ha sido la encargada de comercializar el café ALTO LINO en sus presentaciones molido y grano a varias cadenas de supermercados del país (Importadora Virzi, S.A. -Super Carnes-, al menos desde junio de 2019; Casa Ruiz desde los años 2021 (servicios de maquila en su beneficio) y 2022 (servicios de maquila, tostado y empaque, en su torrefactora); Grupo Rey desde 2019 hasta junio de 2024; KOTOWA, S.A. que mantuvo la relación entre 2017 y 2018 realizando maquila y empacado del café; Riba Smith, S.A. mantiene la relación comercial desde enero de 2018; y, SuperBarú, S.A. desde el año 2018).
También reposan en el expediente como pruebas válidas de uso de la marca registrada ALTO LINO Y DISEÑO fotografías de anaqueles y la declaración testimonial de Rafael Novoa representante legal de ULTRA ORION, S.A.
Véase secuencial 62, pp. 2 a 12; secuenciales 120, 125, 126, 127 y 132 respuestas a oficios; secuencial 133 acta de audiencia del 23 de octubre de 2024 en la que se practicaron diligencias de reconocimiento de documentos con el señor Rafael Novoa y la señora Hannia García Guardia, como firmantes del contrato de comercialización, y el señor Ricardo Betegón quien suscribió certificación de ingresos del 1 al 30 de junio de 2024 correspondientes al segmento de ventas comerciales de café molido y en grano; y secuencial 135 acta de audiencia de 23 de diciembre de 2024 la declaración testimonial de Rafael Novoa.
[2] De hecho, la Ley n.°35 de 1996, con su modificación de 2012, en el numeral 5 de su artículo 133, precisa que no podrá registrarse como indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen la que sea confusamente similar o idéntica a una marca preexistente, o en trámite de registro solicitada de buena fe.