Panama

TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, tres (03) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

V I S T O S:

     Procedente del Juzgado Octavo de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, en grado de apelación ingresa a este Tribunal Superior, el expediente contentivo del PROCESO DE OPOSICIÓN al registro de la marca “SAMSUNG THE PREMIERE” con Solicitud de Registro No.285025-01 en la clase 09 internacional, promovido por PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. y PREMIER MUNDO, S.A. en contra de SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Mediante la Sentencia No.49 de treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), dictada por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, se resolvió la primera instancia; sin embargo, dicha resolución fue impugnada mediante recurso de apelación anunciado por la apoderada judicial de la parte demandada, tal y como consta al Secuencial 116; Código del Evento 30000 del expediente electrónico.

    El medio impugnativo fue concedido por el Juez A-quo en el efecto suspensivo, tal y como se aprecia en la providencia fechada veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) (Secuencial 148; Código del Evento 50009), todo lo cual motivó que el presente expediente ingresara a esta Superioridad.

SANEAMIENTO

    En virtud de lo preceptuado en el artículo 1151 del Código Judicial, es deber del Tribunal de Segunda Instancia, decretar el saneamiento de aquellas actuaciones realizadas por el Juzgador de Primera Instancia que puedan implicar contravenciones a la normativa procesal y que tengan el efecto de causar nulidades procesales. En lo que respecta al presente proceso, no se advierten actividades procesales del operador judicial de la actuación primaria o de las partes que den lugar a la activación de esta figura.

    Observa esta Magistratura que se ha garantizado la oportuna defensa de las partes, no se han desconocido normas imperativas de competencia y se cumplió con el traslado de la demanda, todo con apego a los parámetros establecidos por el principio procesal del contradictorio.

    Surtida la fase del saneamiento en la apelación, mediante providencia de fecha cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), de conformidad con el artículo 193 de la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley No.61 de 5 de octubre de 2012, se le concedió a la parte recurrente el término de cinco (5) días para que sustentara su alegato y, cinco (5) días a la contraparte para que se opusiera (vf.4); dicho término fue aprovechado por ambas partes, tal y como se observa en los escritos que reposan de foja 8 a 14 y de foja 16 a 35 del infolio.

DECISIÓN DEL JUZGADOR DE PRIMERA INSTANCIA

    La Sentencia N°49 de treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) (Secuencial 110; Código de Evento 7817), proferida por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, resolvió lo siguiente:

“En mérito de lo expuesto, quien suscribe, JUEZ OCTAVO DE CIRCUITO, RAMO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE :

PRIMERO: ACCEDER a la pretensión de la parte demandante dentro del Proceso de Oposición a la solicitud de registro N° 285025-01 en la clase 09 internacional, correspondiente a las marcas “Samsung The Premiere ”, incoado por PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. y PREMIER MUNDO, S.A. en contra de S AMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.

SEGUNDO: NEGAR el registro de la marca “ Samsung The Premiere ” identificada en la solicitud de registro N°285025-01 en la clase 09 internacional, presentada por la sociedad demandada SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. , ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial el 27 de noviembre de 2020 .

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte vencida en proceso las cuales se fijan en la suma de DOS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.2,000.00). Los gastos serán liquidados por Secretaría.

CUARTO: Una vez ejecutoriada la sentencia COMUNICAR lo resuelto a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial y ARCHIVAR el expediente previa anotación de su salida en el registro correspondiente.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 89, 90 numeral 9 y 10, 96, 98, 99 numeral 3, 188 y 199 de la Ley 35 de 1996 (modificada por la Ley 61 de 2012); artículos 780, 781, 842, 893, 990, 1019, 1069,

     La sentencia de primera instancia realiza un recuento de los antecedentes y la pretensión del proceso, así como de los hechos que fundamentan la demanda, la actuación de las demandadas y el material probatorio aportado tanto por la demandante como por la demandada, estableciendo en la parte motiva de la decisión que fue acreditada la presentación y publicación de la solicitud de inscripción de la marca, al igual que el producto que pretende ser amparado, mismo que cuenta con pleno valor probatorio de acuerdo al artículo 842 del Código Judicial.

     Esgrime la resolución impugnada que, quedó acreditada la titularidad de la parte demandante, de las marcas “PREMIER”; “PREMIER PRESIDENT”; “PREMIER MUNDO” y “PREMIER DISEÑO”; e, igualmente, aportó certificados apostillados a través de los que puede observarse el registro de la marca “PREMIER Y DISEÑO”, en la clase 09 internacional, a favor de la sociedad PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. en países como: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hong Kong y Nicaragua, al igual que consta el registro de la marca “PREMIER” en la clase 09 internacional, a favor de la sociedad PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP., en los siguientes países: Ecuador, Guatemala y Nicaragua. También, aportó el Certificado de Renovación, debidamente apostillado de la marca PREMIER ELECTRIC Y DISEÑO, en la clase 09 internacional, propiedad de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP., en el Salvador.

     En cuanto a las pruebas de la parte demandada, se acreditó el registro de la marca “Samsung The Premiere”, en la clase 09 internacional, en los siguientes países: Guatemala, México, Ecuador, Australia, Eslovaquia, Hong Kong, La Haya, Turquía, Alemania, Austria, Reino Unido, Grecia, las cuales fueron solicitadas para su registro desde el año 2020, con un plazo desde el año 2021 hasta los diez años de vigencia, de manera que se tiene acreditada tanto la legitimación activa de las demandantes, como la legitimación pasiva de la demandada.

     Agrega la sentencia primaria que, la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012, es la normativa aplicable a la presente controversia y señala la definición de una marca, contemplada en su artículo 89, el cual indica que para que un signo pueda ingresar a la oficina registral debe poseer un carácter distintivo, que lo permita gozar de originalidad, a fin de que pueda ser distinguido de los demás productos dentro del público consumidor. Igualmente, señala que al encontrarse acreditada la titularidad registral de las demandantes, lo correspondiente era examinar lo relativo a las similitudes que alegan existen entre los signos.

     Continúa la sentencia impugnada indicando que, las marcas en disputa tienen en común el uso de siete letras, cuales son: “PREMIER”, y en cuanto al signo objeto de la controversia, como elementos distintivos en relación con las marcas registradas por las demandantes, mantienen dos palabras “Samsung The” y una letra “Premier (e)”, lo que, permite evidenciar que es un elemento débil y existe similitud entre ambas marcas, puesto que comparten la misma palabra, por lo que existe similitud fonética, gramatical y visual entre ellas.

     Arguye el Juez Primario que en torno a la clase internacional, los productos y servicios se encuentran estrechamente relacionados, dado que ambas marcas amparan los mismos productos de la clase 09 internacional, de manera que están destinados al mismo tipo de consumidores, por lo que pudiesen inducir al público consumidor a errores, confusiones, equivocaciones y/o engaños en cuanto a su procedencia, pudiendo ocasionar la dilución de las marcas de la demandante.

      La sentencia primaria hace cita de lo indicado por el autor Ruipérez de Azcárate en cuanto a la distintividad de un signo, e, indica, que su valoración debe hacerse estimando los signos sin descomponer la unidad de cada uno, a fin de verificar si el todo prevalece sobre las partes, e, indica que la jurisprudencia ha sido reiterativa en que el examen de una marca se hace de manera global, puesto que el público no tiende a examinar por separado cada uno de los elementos que configuran una marca, sino que entiende esta como un todo, por lo que también como una unidad debe analizarse el signo objeto del examen.

      La resolución apelada hace mención del artículo 98 de la Ley No.35 de 1996, modificado por la Ley No.61 de 2012, e, indica que quedó demostrado un mejor derecho a favor de las sociedades demandantes, a razón del Certificado de Registro expedido el 26 de mayo de 1995 sobre la marca “PREMIER”, con su nota de traspaso a favor de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP., de 19 de junio de 1997, e, igualmente, consta la nota de traspaso a favor de la sociedad PREMIER MUNDO, S.A., de la marca “PREMIER”, de 18 de junio de 2024 y el registro de la marca “PREMIER Y DISEÑO” a favor de PREMIER MUNDO, S.A., de fecha 9 de octubre de 2006, certificados que fueron otorgados por la DIGERPI, los cuales constan dentro del dossier y datan de fecha anterior a la solicitud de inscripción de fecha 27 de noviembre de 2020, de la marca “Samsung The Premiere”.

      Culmina la sentencia impugnada indicando que, de acuerdo a los artículos 91 y 99, numerales 9 y 3, respectivamente, de la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012, de procederse con la inscripción de la marca que pretende ser registrada, se incurriría en un riesgo de confusión en la medida en que el público consumidor pueda creer que son de la misma calidad, correspondiendo a una misma marca o que proceden de la misma empresa, sumado a que tanto Panamá como Corea son estados contratantes del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; empero, las sociedades demandantes han logrado probar el registro de sus marcas “PREMIER” y “PREMIER Y DISEÑO”, en la clase 09 internacional, en países internacionales desde el año 2000, todo lo contrario al registro de la marca “Samsung The Premiere”, que data desde el año 2020, debido a lo cual el Juzgador A-quo accedió a la pretensión de la parte demandante, y como consecuencia de ello, negó el registro de la marca “Samsung The Premiere”, identificada con la solicitud de registro No.285025-01 en la clase 09 internacional, presentada por SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., condenándola en costas por la suma de DOS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.2,000.00).

SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN

     El Licenciado ALLEN E. CANDANEDO O., por parte de la firma forense MORGAN & MORGAN, apoderado judicial de la parte demandada SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., sustentó su medio de impugnación señalando que, a lo largo del proceso quedó comprobado que su representada es una multinacional electrónica y de tecnologías de punta con sede en Seúl, Corea del Sur, la cual tiene plantas de ensamble y redes de venta en más de 76 países y cuenta con más de 260,000 empleados.

     Adiciona la parte recurrente que, la demandada ha mantenido su posición en la premisa básica de que la marca “Samsung The Premiere”, tiene su propia individualidad, permitiéndole distinguirse de otras marcas en el mercado, lo que, le permite configurar la función principal de un signo distintivo o marca, cual es, tener la capacidad de distinguir, individualizar e identificar un producto de otros productos idénticos o similares en el mercado.

     Señala la procuradora judicial de la demandada que, a través de sendas copias debidamente legalizadas constan diversos registros del signo que pretende ser impugnado, quedando comprobado dentro del proceso que su representada ha cumplido con las regulaciones y normas de marcas registradas de cada una de las jurisdicciones donde ha registrado su marca “Samsung The Premiere”, para lo cual ha tenido que someterse a los exámenes formales y sustantivos de cada una de las jurisdicciones de dichos países, de manera que ello denota y prueba el interés genuino de su representada en la protección de su marca, quien mantiene un derecho legal de buscar la protección de dicha marca, la cual se encuentra registrada en otra jurisdicción, donde se pretende comercializar sus productos, sumado a que ambas marcas “PREMIER” y “Samsung The Premiere”, coexisten sin confusión en jurisdicciones como México, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Jamaica, Bolivia, República Dominicana, Brasil, China y Hong Kong.

     Esgrime la recurrente que, haciendo eco de lo indicado por el Juzgador Primario en torno al artículo 89 de la Ley No.35 de 1996, con sus modificaciones, la marca que pretende ser registrada “Samsung The Premiere” hace referencia inmediata e inequívoca a la empresa SAMSUNG, misma que es una de las marcas más reconocidas del mundo, lo que impide que sea confundida con cualquier otra, ya que deja claro su origen empresarial, en atención a lo cual el análisis entre ambas no puede ser únicamente en cuanto a su composición gramatical u ortográfica, ya que las dos palabras en conflicto tienen significados y connotaciones diferentes, sumado a que su marca se encuentra directamente relacionada con la marca “SAMSUNG”.

     Señala la recurrente que, el Juzgador Primario realizó una apreciación errónea al afirmar que “es evidente que se trata de un elemento distintivo débil y existe similitud entre la marca actora tanto en la opositora, ya que comparten la misma palabra, es decir, existe una similitud fonética, gramática y visual entre ambas marcas”, dado que las palabras “PREMIER” y “PREMIERE” tienen significados distintos, ya que la primera se refiere a “primer ministro”, mientras que la segunda, se dirige a “primera vez”, que se muestra una película, obra de teatro, programa de televisión, etc., razón por la cual es precisamente identificada dentro de los productos cubiertos en la clase 09 internacional.

     Asevera la parte recurrente que, también, difiere en cuanto al argumento del Juzgado Aquo de que versan sobre los mismos servicios y productos, ya que su solicitud de registro únicamente busca cubrir lo siguiente: Proyectores de Vídeo; Proyectores de Pantalla; LCD o de Cristal Líquido; Proyectores de Cine en casa y Proyectores Digitales, demostrando así que la demandada solo está interesada en registrar “Samsung The Premiere” a fin de identificar los productos de proyección de vídeo que comercializa a nivel mundial, al igual que su solicitud no cubre otros productos que puedan estar cubiertos por los registros presentados por el demandante, al igual que la marca hace una clara referencia al origen empresarial de los productos vinculados a una de las empresas y marcas más grandes y reconocidas del planeta.

     Y en cuanto a lo argumentado por el Juzgador de Primera Instancia, sobre la confusión a fin de poder distinguir los productos o servicios que amparan las marcas, es bien sabido que los consumidores leen las marcas de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha, de forma natural e instintiva, por lo que al visualizar la marca “Samsung The Premiere”, lo primero que verán será la palabra/marca “Samsung”, de manera que es disímil a la marca oponente cuando se compara en su totalidad, puesto que la marca está estilizada y la palabra “Premier” tiene un alcance de derecho limitado en vista del significado del diccionario (más importante o mejor), que describe directamente la efectividad de los productos, y que como bien indicó el Tribunal Primario, en cuanto a que la valoración debe realizarse sin descomponer la unidad de cada signo, fortaleciendo aún más su posición al ser el signo solicitado “Samsung The Premiere”, y no “Premiere”, como una sola palabra.

     La parte recurrente se refiere al principio de especialidad, dado que la marca que pretende ser registrada especifica de forma clara los productos que pretende proteger con la marca solicitada, ya que esta cubre otro tipo de productos, pese a estar dentro de la misma clase 09 internacional.

     Agrega que, la demandada presentó material probatorio, el cual evidencia la fama o notoriedad de su marca, aunado a que dentro de las audiencias orales, durante la inspección judicial de sitios web, se observó información estadística internacional, demostrando la posición de la empresa SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. a nivel mundial, así como dentro de la lista de las marcas de televisores más confiables, supuesto que el demandante no ha podido demostrar en cuanto a sus marcas, por lo que no son renombradas, lo cual sería lo único que podría invalidar el principio de especialidad.

     Esgrime la parte recurrente que, así como Panamá pertenece al Convenio de París, también lo son Guatemala, México, Ecuador, Australia, Eslovaquia, Hong Kong, Turquía, Alemania, Australia, entre otros, países en los cuales la demandada ha registrado su marca sin ningún tipo de inconveniente asegurando así su debida protección.

     Concluye la parte recurrente indicando que, nos encontramos frente a uno de esos casos particulares en que ambas partes tienen derechos registrados, con cierta similitud entre las palabras que componen sus marcas (compuestas); no obstante, pueden subsistir perfectamente de forma pacífica en el mercado local, regional e incluso global; en consecuencia, solicita que la Sentencia No.49 de treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) sea revocada en todas sus partes, y en su lugar, se le permita a la demandada el registro de su marca “Samsung The Premiere”, con solicitud No.285025-01 en la clase 09 internacional.

OPOSICIÓN A LA APELACIÓN

     La Licenciada LIZIE BERNAL SILVA, apoderada judicial de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. y PREMIER MUNDO, S.A., presenta su oposición al recurso de apelación instaurado por la parte recurrente, señalando que disiente de las alegaciones de la demandada en cuanto a la similitud de los signos, ya que puede observarse que la marca “Samsung The Premiere” (de la demandada) y la marca “PREMIER” (de la demandante) son denominativas, existiendo entre ellas identidad ortográfica, fonética, visual y conceptual, sin dejar de lado que la razón social de la demandante incluye la palabra PREMIER.

     Señala la parte opositora que, es irrefutable la similitud de las marcas en controversia, dado que ambas contienen el término “PREMIER”, mismo que es dominante en los dos signos, al ser la última palabra que se lee al mencionar la marca “Samsung The Premiere”, sumado a que la diferencia entre PREMIER y PREMIERE, existe únicamente en la letra “E”, de manera que no la lleva a alejarla o diferenciarla de la marca “PREMIER”, ya que al pronunciarla tanto en inglés como en español dan como resultado un sonido parecido, lo que produciría en el público consumidor confusión y asociación. En adición de que, la palabra “THE” se pronuncia “DE”, al leer la marca “Samsung The Premiere” prácticamente se estaría diciendo: SAMSUNG “DE” PREMIER, pudiendo inducir al público a pensar que el producto que se vende es una nueva línea o que es parte de la familia de los productos que mercadean las demandantes.

     Hace cita de lo señalado dentro de la Sentencia No.20 de 13 de mayo de 2019, proferida por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, al igual que lo establecido por este Tribunal Superior dentro de la resolución de fecha 20 de abril de 2023 en el Proceso de Oposición de la marca “Lili Pink y diseño”, e, indica que las marcas de la demandante están conformadas únicamente por la palabra “PREMIER”, en la que descansa la fuerza de cada uno de sus signos marcarios en las diferentes clases del nomenclador internacional de Niza, signo que pretende ser registrado por la sociedad demandada.

     Adiciona la parte opositora que, en torno a lo aseverado por la parte recurrente referente a la coexistencia de las marcas, esta debió aportar material probatorio como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor o publicaciones en revistas, musicales, etc., que demuestren su publicidad, por lo que, de permitirse el registro de la marca que pretende ser registrada, se incurriría en un evidente riesgo de confusión.

    Indica la procuradora judicial de las demandantes que, referente al argumento de la demandada de que su marca “Samsung The Premiere” es reconocida, no consta material probatorio tendiente a demostrar que dicho signo reúna los requisitos de notoriedad o fama de la marca “Samsung”, sumado a que el proceso no busca probar la notoriedad de dicha marca. Igualmente, señala que el signo que busca ser registrado pretende amparar un tipo de productos, mientras que la marca registrada por la demandante ampara todos los artículos comprendidos dentro de la misma clase (09 internacional), por lo cual convergen en el mismo sector del mercado, siendo muy posible ocasionar confusión en el público consumidor.

Culmina la parte opositora señalando que, al demostrarse que la marca que pretende ser registrada “Samsung The Premiere”, busca distinguir productos de la misma especie y clase 09 internacional, de suerte que, sería una imitación de la marca propiedad de la demandante, ya que carece de originalidad, distintividad e individualización, mismas que son requeridas por la legislación marcaria a fin de poder acceder al registro pretendido por la demandada; por consiguiente, solicita se confirme la Sentencia No.49 de 30 de septiembre de 2024, proferida por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y a su vez, se condene en costas por el trámite de segunda instancia.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA

     Corresponde a este Tribunal Colegiado la tarea de determinar si estuvo conforme a derecho la decisión de primera instancia, en el presente Proceso de Propiedad Industrial, mediante el cual se accedió a la pretensión solicitada por la sociedad demandante dentro del Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro No.285025-01 de la marca “Samsung The Premiere”, en la clase 09 internacional, promovido por PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. y PREMIER MUNDO, S.A. en contra de SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

     Como primer punto, debemos establecer que las normas jurídicas aplicables a la solución de la presente controversia están conformadas por la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley No.61 de 5 de octubre de 2012, por la cual se regula lo relativo a la Propiedad Industrial en nuestro país, reglamentado mediante el Decreto Ejecutivo No.85 de 4 de julio de 2017, y la Ley No.41 de 13 de julio de 1995, por medio de la cual Panamá se adopta como Estado contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

     En ese orden de ideas, los artículos 96, 97 y 98 de la Ley No.35 de 1996 establecen que: “Artículo 96: El derecho al registro de una marca se adquiere por su uso. El derecho a su uso exclusivo se adquiere por su registro. Los efectos y alcances de los derechos conferidos por el registro, están determinados por la presente Ley. Artículo 97: La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca, se rige por las siguientes normas: 1. Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la estuviera usando en el comercio desde la fecha más antigua; 2. Cuando una marca no estuviera en uso, el registro se concederá a la persona que presente primero la solicitud correspondiente, o que invoque, en su caso, la fecha de prioridad más antigua. Artículo 98: Para oponerse al uso de una marca por otra persona, se requiere tener registrada dicha marca...”, y el artículo 124 del Decreto Ejecutivo No.85 de 2017, establece que: “Para oponerse a la solicitud de registro de una marca, o para demandar la nulidad y/o cancelación del registro, se requiere tener un mejor derecho sobre la marca, el cual puede comprobarse mediante el uso y/o el registro. Estas acciones podrán igualmente interponerse cuando la marca contraviene alguna de las disposiciones contenidas en el artículo 91 de la Ley.”

     El conjunto de normas señaladas es de aplicación al presente proceso en virtud de las circunstancias fácticas acreditadas en el mismo; esto es, la Solicitud de Registro No.285025-01 de 27 de noviembre de 2020 (Secuencial 1; Código del Evento 1) de la marca “Samsung The Premiere”, en la clase 09 internacional, presentada en la República de Panamá por la sociedad SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., debidamente publicada en la página 133 del Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial (BORPI) N°384 de 1 de junio de 2021 (Secuencial 1; Código del Evento 1), y la existencia comprobada de los siguientes Certificados de Registro bajo la titularidad de las sociedades demandantes (Secuencial 81; Código del Evento 30002), mismos a saber: Certificado de Registro No.51863 de 26 de mayo de 1995, de la marca “PREMIER” en la clase 09 internacional, a nombre de SONITTO INTERNACIONAL, S.A., la cual mediante el Resuelto No.3678 de 19 de junio de 1997 fue traspasada a favor de la sociedad PREMIER ELECTRIC JAPAN CORP., quien posteriormente, a través del Resuelto No.9719 de 18 de junio de 2004, la traspasó a la sociedad PREMIER MUNDO, S.A., quien renovó la marca “PREMIER”, mediante el Resuelto No.14464 de 29 de septiembre de 2005, por el término de diez (10) años, a partir del 26 de mayo de 2005, nuevamente renovada por intermedio del Resuelto No.7206 de 8 de mayo de 2015 por el término de diez (10) años a partir del 26 de mayo de 2015; Certificado de Registro No.89697 de 3 de septiembre de 1997 de la marca “PREMIER” en la clase 7 internacional, a nombre de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP., renovada mediante el Resuelto No.14510 de 21 de septiembre de 2007, por el término de diez (10) años, desde el 3 de septiembre de 2007, nuevamente renovada mediante el Resuelto No.16196 de 6 de septiembre de 2017, por el término de diez (10) años, desde el 3 de septiembre de 2017. Igualmente, constan otros Certificados de Registro de la marca “PREMIER” en las clases 8, 11, 12, 14, 18, 21 internacional, todas a favor de la sociedad PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP., mismas que se encuentran vigentes a la fecha de esta resolución.

     Asimismo, consta el Certificado de Registro No.115571-01 de 29 de junio de 2001, de la marca “PREMIER PRESIDENT” en la clase 09 internacional, a favor de PREMIER ELECTRIC (JAPAN), CORP., renovada mediante el Resuelto No.5907 de 6 de mayo de 2011, por el término de diez (10) años, a partir del 29 de junio de 2011, recientemente renovada por intermedio del Resuelto No.4356 de 18 de marzo de 2021, por el lapso de diez (10) años a partir del 29 de junio de 2021. También, consta el Certificado de Registro No.155895-01 de la marca “PREMIER Y DISEÑO” en la clase 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 28 internacional, todas vigentes, a favor de la sociedad PREMIER ELECTRIC (JAPAN), CORP.

     De igual modo, consta la Certificación N°0151-2021 (CE-00112-2021), en la que se deja constancia del Número de Registro SM.864-2003 de 22 de agosto de 2008, de la marca “PREMIER”, a favor de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. en la clase 9 internacional, en el Estado Plurinacional de Bolivia, debidamente apostillada; Certificación N°IT2021/0009507, en la que consta el Certificado No.320796 de la marca “PREMIER” en la clase 9 internacional, a favor de PREMIER ELECTRIC (JAPAN), CORP., en la República de Colombia, debidamente apostillada; Certificación No.0029470-2021, en donde consta que el Número de Registro 147694, de la marca “PREMIER”, en la clase 9 internacional, se encuentra registrado desde el 28 de mayo de 2004, en la República de Costa Rica, al igual que aportó certificaciones que demuestran el registro de la marca “PREMIER” en la clase 09 internacional, a favor de la sociedad PREMIER ELECTRIC (JAPAN), CORP., en países como: Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Hong Kong. Constan, de igual forma, copias debidamente autenticadas por Notario Público de sendas facturas y de la fachada de la tienda en varios centros comerciales del país, mismos que demuestran el uso y la comercialización de los productos de la marca en el país.

     Por su parte, la sociedad demandada aportó los siguientes Certificados de Registro de la marca “The Premiere” (Secuencial 102; Código del Evento 30000), otorgados, a su favor, en los siguientes países: Corea, Emiratos Árabes Unidos, entre otras, (todas registradas desde el año 2020), y de la marca “Samsung The Premiere”, a favor de la sociedad demandada, en España (desde el 2020); República Dominicana, Nicaragua, ambas desde el año 2021.

     En tal sentido, la legitimación que posee la parte actora a fin de demandar la oposición al registro de la marca “Samsung The Premiere” está sustentada en todos los Certificados de Registro de sus marcas “PREMIER”, “PREMIER PRESIDENT” y “PREMIER Y DISEÑO” en nuestro país. Ahora bien, pese a la sociedad demandada mantener Certificados de Registro del signo que pretende registrar en distintos países, no puede pasarse por alto, que dichos certificados son de fecha posterior a las fechas de registro de las marcas de la actora, las cuales datan con registros de los años 1997, 2001 y 2006, lo que, indudablemente nos permite arribar a la conclusión del derecho preferente que posee la sociedad demandante a fin de interponer la demanda de oposición conforme a los artículos 96, 97, 98, 107 y 124 de la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012.

     Ahora bien, el punto medular de la presente controversia, conforme a los argumentos de la parte recurrente es que ambas marcan pueden coexistir de forma pacífica frente al público consumidor, dado que mantienen significados diferentes, al igual que su signo incluye el término “SAMSUNG”, el cual es una marca reconocida tanto a nivel nacional como internacional.

     Debe señalar este Tribunal Colegiado que, la norma aplicable a la controversia es el artículo 91, numeral 9 de la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012, el cual dispone lo siguiente:

"Artículo 91. No pueden registrarse como marcas, ni como elementos de éstas:

9. Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público, errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia. Salvo se soliciten con la autorización expresa del titular de la marca registrada. Los bienes o servicios no se considerarán como similares entre sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se clasifiquen en la misma clase del Sistema de Clasificación de Niza. Los bienes o servicios no se considerarán disímiles entres sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se clasifiquen distintas clases del Sistema de Clasificación de Niza.

En el caso de bienes o servicios conexos, la persona que se sienta afectada podrá oponerse al registro, con base en lo indicado en este numeral;”

     El primer aspecto conforme establece la norma transcrita, es el derecho de prioridad sobre la marca “PREMIER” y “PREMIER Y DISEÑO” que poseen las demandantes, lo cual ha quedado plenamente acreditado en el proceso conforme a los Certificados de Registro que mantiene la actora desde el año 1997 en torno al signo “PREMIER” y la marca “PREMIER Y DISEÑO”, desde el año 2006, todas con fecha anterior a la Solicitud de Registro No.285025-01 de la marca “The Samsung Premiere”, en la clase 09 internacional, por parte de la sociedad SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., todo lo cual comprueba el derecho de prioridad que debe reconocérsele a las actoras.

     El segundo aspecto guarda relación con la similitud entre los signos al establecer dicha norma que, la prohibición de registro por riesgo de confusión requiere que se compruebe que las marcas sean “idénticas, semejantes o parecidas en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual”, a las marcas registradas por las sociedades demandantes. Sobre la similitud estos Tribunales han señalado en diferentes precedentes judiciales que, la distintividad de la marca y otros signos distintivos es una función esencial que permite a los consumidores identificar el origen de cada producto, impidiéndole incurrir en confusiones con otros productos, de otra procedencia, por lo que, esta función, requiere que los nuevos oferentes del mercado seleccionen signos distintivos, que sean claramente diferenciados de los ya existentes en dicho mercado, máxime tratándose de productos comprendidos en la misma clase o en productos conexos o relacionados.

     En ese sentido, tenemos que, las sociedades demandantes pretenden proteger sus marcas “PREMIER” y “PREMIER Y DISEÑO”, frente a la solicitud de registro de la marca “SAMSUNG THE PREMIERE”. Al respecto, el hecho de que la palabra “THE PREMIERE” se adicione a la marca “SAMSUNG”, y aun cuando esta última pueda ser considerada una marca notoria en el ramo de los artículos electrónicos (clase 09), no crea la suficiente distinción para separarla de la marca “PREMIER” de la demandante PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. y PREMIER MUNDO, S.A., en la que dicha palabra es precisamente el signo que tiene registrado, sumado a que el público consumidor no va a comprender que los términos “PREMIER” y “PREMIERE” mantienen significados distintos, al igual que la letra “e” en la segunda, no lleva a diferenciarla o alejarla de la marca “PREMIER”, lo que, evidencia la similitud entre los signos al compartir dicha palabra, en que la confrontación refleja “PREMIER” - “THE SAMSUNG PREMIERE”, siendo que la marca “PREMIER” de la demandante ha comprobado el derecho de prioridad que exigen los artículos 96 y 97 de la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2021, y el primer supuesto para la aplicación del artículo 91, numeral 9 de la Ley de Propiedad Industrial.

     En torno al carácter distintivo de una marca, la autora ZERETH DEL CARMEN TORRES MÉNDEZ, ha señalado lo siguiente:

“...Es por ello que nuestra Ley de propiedad industrial señala claramente en su artículo 89, cuando define el concepto de marca, que la misma tiene que ser susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio. Esta posición es compartida tanto por el Derecho comparado (la legislación española, hondureña, mexicana, peruana, entre otras), como por los convenios internacionales y la doctrina. Todos coinciden en que la marca tiene por objetivo distinguir los productos o servicios de una persona (natural/jurídica) de los productos o servicios de otra persona (natural/jurídica) que se encuentra en el mercado.

La marca que no tenga carácter distintivo no es marca. Es decir, sin carácter distintivo no hay marca y, por ende, la solicitud de su registro debe ser denegada, debido a que una marca no puede considerarse como tal, si no cumple la función de distinguir o individualizar un producto o servicio sobre el resto que se encuentra en el mercado. Aunque nuestro derecho marcario no señala en forma expresa como en otras legislaciones (la hondureña en su artículo 83 y la peruana en el literal a del artículo 129), que no puede registrarse como marca ni como elementos de éstas, una marca que no sea distintiva, está tácito y sobreentendido que el signo que se desea registrar como marca, si no se ajusta a lo contemplado por la definición brindado por nuestra Ley, tendrá como consecuencia su denegación por parte de las autoridades competentes que, en el caso de Panamá, sería la ...”. (Derecho de Marcas, Zereth Torres Méndez, Editorial Mizrachi & Pujol, S.A., Primera Edición, Junio 2002, pág.95)

     Lo anterior, le permite a este Tribunal Colegiado, coincidir con los resultados del cotejo marcario llevado a cabo por el Juzgador Primario, de manera que el signo que pretende registrar la sociedad demandada “THE SAMSUNG PREMIERE” no tiene suficiente distintividad, respecto del previamente registrado por las sociedades demandantes; esto es lo que motiva la aplicación del artículo 91, numeral 9 de la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012, que prohíbe el registro de marcas que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca.

     Debemos señalar que, el riesgo de confusión como circunstancia comprobable está sujeto a la ocurrencia del mismo, lo cual puede acontecer una vez los productos amparados por las dos marcas se encuentren en el mercado; no obstante, la exigencia de la Ley solo es que se acredite la posibilidad o probabilidad de confusión que pueda llevar al público consumidor a errores, equivocaciones y/o engaños, ya que, el riesgo de confusión: “se presenta cuando se da identidad o semejanza entre el signo previamente solicitado o registrado y el signo que se pretende registrar, siendo los productos o servicios para los cuales se solicitó el registro o se registró previamente la marca idénticos o similares a los que se desea amparar con el nuevo registro” (Pachón Manuel y Avila Zoraida. El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez C. Ltda. Bogotá. 1995. Pág. 229).

     En lo que respecta a la relación signo-producto-servicio que motivó la decisión de primera instancia de acceder a la pretensión de la parte actora, debe realizarse el análisis del llamado “Principio de Especialidad”, el cual fue señalado por la parte recurrente dentro de su medio de impugnación. Al respecto, este Tribunal Superior en múltiples precedentes judiciales, ha señalado que debe analizarse la clase de productos en que será registrada la marca a fin de determinar la aplicación de la prohibición del riesgo de confusión al igual que, en el caso de las marcas notorias y famosas, sobre este punto, este Tribunal ha señalado que:

“En cuanto a la revisión que debe realizarse entre marcas que estén debatidas en un proceso – por estimarse similares y afirmarse que pueden propiciar en la mente del consumidor confusión – tal examen debe efectuase sin soslayar, posteriormente, el impacto de los signos en el mercado bajo el imperio de los productos y/o servicios que cada uno haya amparado con la marca (<< regla de la especialidad>>). Así, salvo las excepciones que contempla la ley en cuanto a las <marcas notorias y famosas>, cada signo deberá cumplir estrictamente los principios que se recogen en <la regla de la especialidad> de las marcas.” (Proceso de Oposición al Registro de la Marca “Frisky y Diseño” propuesto por Societe Des Produits Nestle, S.A. -vs- Genfar Division Veterinaria. Mgda. Ponente: Aidelena Pereira Véliz. Panamá, 20 de noviembre de 2002).

     En tal sentido, discrepa este Tribunal Superior con lo argumentado por la parte recurrente-demandada, en el sentido de que ambos signos pueden coexistir perfectamente en el mercado, sin incurrir en ningún tipo de confusión en la mente del público consumidor, a razón de que el signo que pretende ser registrado señala de forma específica cuáles son los productos que busca proteger: “proyectores de vídeo; proyectores LCD o pantalla de cristal líquido; proyectores en cine en casa; proyectores digitales”; sin embargo, dichos productos se encuentran dentro del compendio de artículos que abarca la clase 09 internacional “Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.”, de manera que, a juicio de esta Colegiatura, dichos productos son similares y buscan ser utilizados para las mismas necesidades y fines, tratándose de la misma clase internacional (09), en que resultaría posible el riesgo de confusión al compartir los signos las palabras PREMIER y PREMIERE, inclusive afectando el derecho previamente adquirido por la demandante, al utilizar el nuevo signo la palabra THE PREMIERE junto con su denominación comercial lo que afectaría la capacidad distintiva con posibilidad de que los consumidores asocien ambos signos como de la misma procedencia; por lo que debe reconocerse el derecho preferente sobre el signo PREMIER en clase 9 de la demandante e impedir que se utilice dicho signo u otro similar o parecido en la misma clase como lo proscribe el artículo 91, numeral 9 de la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012.

     La jurisprudencia de este Tribunal Superior ha sido reiterada en indicar que la distintividad de la marca es una función esencial que permite a los consumidores identificar el origen de cada producto, impidiéndole incurrir en confusiones con otros productos, de otra procedencia; por lo que, esta función, requiere que los nuevos oferentes del mercado seleccionen signos distintivos, que sean claramente diferenciados de los ya existentes en dicho mercado.

     Por todo lo antes expuesto, no encuentra este Tribunal Colegiado en el proceso material probatorio o argumentos que hagan variar el criterio plasmado por el Juzgado Primario en la sentencia apelada, el cual se encuentra conforme a las normas vigentes en materia de Propiedad Industrial. Por lo tanto, procede confirmar dicha sentencia, con la imposición obligatoria de costas conforme al artículo 1072 del Código Judicial, aplicado supletoriamente por mandato del artículo 199 de la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012.

     En mérito de lo expuesto, el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia No.49 de treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), dictada por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso de Oposición al registro de la marca “SAMSUNG THE PREMIERE” con Solicitud de Registro No.285025-01 en la clase 09 internacional, promovido por PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. y PREMIER MUNDO, S.A. en contra de SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.

     SE CONDENA en costas a la parte recurrente, por el trámite de la segunda instancia, las cuales se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.200.00).

      NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

MGDO. LUIS A. CAMARGO V.

MGDA. ARISTEVIA LAMBOGLIA DE RUIZ

SUPLENTE ESPECIAL

LCDA. LLOVANA O. DE ALONSO

SECRETARIA JUDICIAL III