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Entrada N°136198-2024
Proceso
de NULIDAD Y CANCELACIÓN de los
certificados de registros N°259857-01 de 21 de julio de 2017 y
N°232614-01 de 11 de junio de 2014, de las marcas “MULTIFONDOS”, en las
Clases 36 y 35 internacional, propuesto por la sociedad PROGRESO AFPC, S.A., en
contra de la empresas PRO
FUTURO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA, S.A. y BANCO GENERAL, S.A.,
como Tercero Coadyuvante.
Mgda.
Ponente: Aidelena Pereira Véliz
Sentencia Apelada
TERCER
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. Panamá,
diecisiete (17) de enero de dos mil veinticinco (2025).
VISTOS:
Procede del Juzgado Noveno de Circuito, Ramo de lo Civil del Primer
Circuito Judicial, en GRADO
DE APELACIÓN, el expediente que contiene el PROCESO DE NULIDAD Y CANCELACIÓN de
los Certificados de Registros N°232614-01 de 11 de junio de 2014 y
N°259857-01 de 21 de julio de 2017 de las marcas MULTIFONDOS, Clases
36 y 35 respectivamente, propuesto por la sociedad PROGRESO AFPC, S.A., en
contra de la empresa PRO
FUTURO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA, S.A.,
y BANCO GENERAL,
S.A., como Tercero Coadyuvante. El recurso fue
interpuesto por la Licenciada MARYCARMEN GONZÁLEZ M.,
quien actúa en representación de la firma forense ALFARO, FERRER & RAMIREZ,
apoderados judiciales de la demandante (Sec.322) en contra de la Sentencia N°84-24 de 5 de septiembre de
2024 (Sec.306) que, en su parte
resolutiva, dice así:
“En mérito de lo expuesto, la suscrita JUEZA NOVENA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO
JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, dentro del Proceso de Nulidad y
Cancelación de los Certificados de Registros No.232614-01 de 11 de junio de
2014, en clase 36 del Nomenclador Internacional, correspondiente a la
marca MULTIFONDOS y No.259857-01 de 21 de julio de
2017, en clase 35 del Nomenclador Internacional, correspondiente a la marca MULTIFONDOS, instaurado por PROGRESO AFPC, S.A. contra PROFUTURO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA,
S.A., y BANCO GENERAL, S.A. en calidad de Tercero Coadyuvante del
demandado, NIEGA a la pretensión de la parte actora.
En consecuencia, NIEGA la
nulidad y cancelación de los Certificados de Registros No.232614-01 de 11
de junio de 2014, en clase 36 del Nomenclador Internacional,
correspondiente a la marca MULTIFONDOS y
No.259857-01 de 21 de julio de 2017, en clase 35 del Nomenclador
Internacional, correspondiente a la marca MULTIFONDOS, propiedad
de la demandada PROFUTURO
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA, S.A., registrados
en la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del
Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá.
OFÍCIESE a la Dirección General del Registro de la Propiedad
Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias de la
República de Panamá para los efectos de que conozcan del presente
pronunciamiento.
En virtud de lo dispuesto en el
Artículo 1071 del Código Judicial, SE CONDENA en costas a la parte
demandante PROGRESO
AFPC, S.A., las cuales son fijadas en la suma de TRES MIL QUINIENTOS BALBOAS
(B/.3,500.00).
CONCEDE el término de un (1) mes a las partes, a objeto de que
retiren las pruebas presentadas durante el proceso, de lo contrario se
procederá con el Artículo 23 de la Ley No.75 de 18 de diciembre de 2015.
REGÚLESE por Secretaría Judicial los gastos ocasionados con
motivo del presente proceso.
Una vez ejecutoriada la
presente Resolución, SE
ORDENA el archivo del expediente judicial electrónico,
previa anotación de su salida en el libro respectivo.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 4 de la Constitución Política de la República
de Panamá; Artículos 91, 96, 97, 98, 181 y 199 de la Ley No.35 de 10 de
mayo de 1996, modificada por la Ley No.61 de 5 de octubre de 2012; Ley
No.45 del 31 de octubre 2007; Decreto Ejecutivo No.85 de 4 de julio de
2017; Ley No.75 de 18 de diciembre de 2015; Ley No.23 de 15 de julio de
1997; Ley No.41 de 1995; Ley No.64 de 28 de diciembre de 1934; Ley No.67 de
2011; Ley No.10 de 1993; Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999; Artículos
783, 784, 991, 1069, 1071 y demás concordantes del Código Judicial; Acuerdo
11-2005 y Acuerdo 06-2006 de la Comisión Nacional de Valores.”
Ingresado el
negocio a este Tribunal se imprimió lo pautado en el artículo 193 de la Ley
N°35 de 10 de mayo de 1996 - modificada por la Ley N°61 de 5 de
octubre de 2012 -, ordenando a las partes la presentación de sus
alegatos dentro del término de diez (10) días hábiles (fs.4), fase que fue
aprovechada por ambas, en sus respectivas
posiciones (fs.6-36 y 37-42). Evacuadas las etapas de
segunda instancia, y como no se han encontrado vicios ni pretermisiones que
pudiesen ocasionar la nulidad de lo actuado, procede este Tribunal a
resolver el negocio, adelantando las siguientes consideraciones.
ARGUMENTOS
DE PRIMERA INSTANCIA
Reconoce la Jueza que la controversia gira en torno procurar a
la declaración de nulidad y consecuente cancelación de los Certificados de
Registro N°232614-01, en Clase 36 y de Registro N°259857-01, en Clase 35
correspondientes a la marca MULTIFONDOS propiedad
de PROFUTURO
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA, S.A.,
dado que la actora sostiene que el uso del término está prohibida, ya que
corresponde a una palabra genérica. Igualmente afirma que está acreditada
la existencia y representación legal de la sociedad PROGRESO AFPC, S.A.,
así como de la parte demandada, PRO
FUTURO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA, S.A.,
y BANCO GENERAL,
S.A., en su calidad de Tercero Coadyuvante, a través del
correspondiente Certificado expedido por el Registro Público de Panamá.
Acota que el objeto del proceso de nulidad y cancelación a
registro marcario pretende impedir, a través de un pronunciamiento
judicial, que se mantengan registradas aquellas marcas que por su identidad
o similitud con otras ya registradas, en uso o trámite de registro, puedan
originar confusión en el mercado y perjudicar a quien ostenta derecho
prioritario sobre las mismas.
Refiere la juzgadora que la presente controversia gravita
sobre la prohibición absoluta contenida en el numeral 2 del artículo 91 de
la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley No.61 de 5 de
octubre de 2012, por lo que procede a examinar las pruebas incorporadas al
expediente judicial electrónico. En ese sentido, el acerbo probatorio
incluye bibliografía en materia de administración de fondos de pensiones;
Actas Notariales de los diversos sitios de Internet visitados que contienen
publicidad y promoción de los productos que promueven, así como inspección
judicial a la página de Internet. En cuanto a las Certificados de Registros
respecto a la solicitud No.1344644 de la marca MULTIFONDOS en
Clase 35 y 36 de Chile,
fechados 18 de diciembre de 2019, no será valorada, ya que no aporta
relevancia alguna al presente proceso. Otro tanto se advierte de los
Certificados de Registros provenientes de Colombia y Perú,
objetados por la parte demandada y de los que no constan las renovaciones
respectivas; lo que impide sean valorados.
En cuanto a
las pruebas aportadas por la demandada acota la Juzgadora que constan
sendas publicaciones de diarios y revistas de circulación nacional que
sirven para corroborar la publicidad otorgada a su marca MULTIFONDOS, pese a
que se incluyan Estados de Cuentas que no guardan relación con la
pretensión del proceso. Y en tanto a los Certificados de Registros (suma
105) de marcas que señala la demandada como “genéricas”, las mismas serán
valoradas bajo el enfoque de los hechos consignados en el libelo de demanda
que orienta la causal invocada, dentro de los términos señalados.
Sobre la
noticia de 4 de septiembre de 2019, “Martes Financiero la revista
financiera de Panamá
”https://www.martesfinanciero.com/entrevista/lo-que-marca-el-futuro-de-los-fondos-privados”,
ella está desarrollada como explicación de lo que se conoce como fondos
privados de pensiones, por lo que se admitirá, por ser pertinente.
En cuanto
a las pruebas incorporadas por BANCO
GENERAL, S.A., en su calidad de Tercera Coadyuvante de la
demandada; es decir, la Carta que avala la utilización de su logo en la
publicidad que emite la empresa demandada, advierte la Jueza que adicionará
las inspecciones judiciales, por efectos de la relación que mantiene con la
demandada, así como el desarrollo de su marca.
Sostiene
la A Quo que
examinado los elementos de convicción queda acreditado la legitimación
activa de la demandante basada en un interés legítimo, pues afirma que la
marca MULTIFONDOS de
la demandada es genérica; y la legitimación pasiva de la demandada queda
acreditada a través de las copias autenticadas de los Certificados de
Registros No.232614-01, Clase 36 y No.259857-01, Clase 35, ambas
correspondientes a la marca MULTIFONDOS.
Agrega
la A Quo que
el fundamento de la nulidad y cancelación se plantea por el uso del
vocablo MULTIFONDOS para
denominar la marca registrada, lo que estima la actora es descriptiva del
producto amparado en Clases 35 y 36 ya que le indica al consumidor y/o
consumidora la naturaleza, característica y/o especie del producto que
diversifica los fondos pecuniarios. Por tanto, atendiendo a las
afirmaciones de la demandante, el artículo 139 de la Ley 35 señala que
cualquiera persona que considere que le asiste el derecho podrá solicitar
la cancelación y nulidad del registro de una marca de conformidad al
procedimiento establecido en los procesos de oposición.
Sostiene
la Juzgadora que la Comisión Nacional de Valores, a través del Acuerdo
No.11-2005 de 5 de agosto de 2005 modificada por el artículo 24 del Acuerdo
6-2006 de 8 de agosto de 2006 de la Comisión Nacional de Valores, autorizó
a las administradores de inversiones de fondos de jubilación y pensiones a
crear fondos distintos del fondo
básico al que denomina “multifondos” que pueden
contener diferentes perfiles de riesgo y rentabilidad esperada. Además que
el término “multifondos” fue definido por el Acuerdo en mención como fondos
distintos, distintos fondos, grupos de fondos, referidos a los fondos de
jubilación y pensión, concluyendo que se trata de diferentes tipos de
fondos (pecuniarios de jubilación y pensiones) quedando claro que no
sustituye como fondo básico.
Agrega la juzgadora que la palabra “multifondos” se compone de dos
(2) términos cuyo significado no es precisamente el utilizado en el sector
financiero relativo a la Hacienda Pública, a las cuestiones bancarias y
bursátil o a los grandes negocios mercantiles, dado que se trata de muchos
en este caso: fondos motivo por el cual se podría orientar a esa materia.
Igualmente anota que existen múltiples palabras con el componente y/o
elemento “multi”, para determinar su composición y ello es así ya que la misma
literatura sobre fondos de inversión, obligan a los entes que administran
estos fondos a orientar a sus afiliados a tomar las mejores decisiones, lo
que supone una educación exhaustiva.
Sostiene
la juzgadora que, con relación a la prohibición que advierte la demandante,
el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las Oficinas de
Propiedad Industrial de los países Centroamericanos y la República
Dominicana, con la colaboración de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como el
Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá indican que las
“Prohibiciones de registro por motivos absolutos” son aquellas que se sostienen
en la incapacidad del signo de cumplir con la función esencial de
identificadores o distintivos, de manera que no coexistan en el mercado
marcas idénticas o similares, pertenecientes a distintos titulares, que
propicien el error o engaño en los adquirientes, o bien que, debido a su
asignación verbal y/o gráfica, sea prohibido su registro. Por esta razón,
el primer paso que debe tomarse al examinar los motivos absolutos de
irregistrabilidad, es comprobar si la marca que solicita el registro, puede
efectivamente constituir una marca, conforme a lo establecido en la
respectiva legislación.
Finalmente
la A Quo puntualiza
que el término MULTIFONDOS resulta
original, individual, distintivo y novedoso, dentro del mercado pertinente,
el cual goza de distintividad, elemento necesario para mantener su registro
dentro del territorio de la República de Panamá, ya que posee la identidad
necesaria para distinguir su producto bancario y reconocer su origen
empresarial.
Concluye
la Juzgadora que la marca MULTIFONDOS cumple
con los requisitos de distinción establecidos en el artículo 91 del
Estatuto Marcario, dado que su designación corresponde a una descripción
que no violenta las cualidades que debe tener un signo, debidamente
registrado. En consecuencia, no se accede a la pretensión de la actora y
permite la vigencia de los Certificados de Registros correspondientes a la
marca MULTIFONDOS, Clase
35 y 36 internacional propiedad de PROFUTURO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTÍA, S.A., en atención a lo dispuesto en la ley
marcaria.
POSICIÓN
DE LA DEMANDANTE – RECURRENTE
La
Licenciada MONIQUE
FERRER C., quien actúa en representación de la firma
forense ALFARO,
FERRER & RAMIREZ, apoderados judiciales de la
demandante, PROGRESO
AFPC, S.A., al sustentar el recurso
de alzada (fs.6–36) solicitó que se revoque la sentencia de instancia y, en
consecuencia, se acceda a la pretensión de la actora; se declare la nulidad
y se ordene la cancelación de los referidos certificados de registro de la
marca MULTIFONDOS en
las Clases 36 y 35; que no se condene en costas a la recurrente, fundamentando
el recurso en los siguientes argumentos: 1) Que se
evalúe la marca impugnada confrontando todas las pruebas documentales,
testimoniales y los argumentos técnicos dentro del giro del negocio de las
recurrente y demandada simultáneamente, haciendo un análisis intensivo y
profundo de los hechos en los que fundamentó la demanda, por ser descriptiva.
Objeta el análisis de los términos MULTIFONDOS: MULTI-FONDOS = MULTIPLES FONDOS bajo
la premisa que podría tratarse de muchos productos o servicio, cuando ambos
registros impugnados corresponden a Clases de servicios en la 36 y 35
respectivamente. Que no es cierto que la marca MULTIFONDOS se
utiliza como un señuelo, sino que describe la naturaleza, característica
del servicio; prohibición establecida en el numeral 2 del artículo 91 de la
Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley N°61 de 2012. Que se
confunde el propósito de una marca, lo que convierte la sentencia en
incongruente dado que por una parte considera que el término MULTIFONDOS es
distintivo y por otra afirma que el mismo se utiliza como un
señuelo, fin de las expresiones o señales de propaganda que difieren
del concepto de marca; 2) Que
el registro de la marca ante la DIGERPI no es garantía de que tenga
capacidad distintiva, razón de la existencia de la acción de cancelación de
registros concedidos. Que el tema resulta técnico y que el criterio del
examinador no es final e irrefutable; 3) Que el fallo indica que la
palabra MULTIFONDO se
compone de dos términos, “multi”y
”fondos”
cuyo significado no es utilizado en el sector financiero pertinente o
relativo en las áreas bancarias y bursátiles, cuando, en el idioma
español, MULTIFONDOS es
un solo término, consistente en una palabra compuesta, con significado
obvio en el contexto financiero y cita, en apoyo a su posición, el Acuerdo
N°11-2005 emitido por la Superintendencia de Mercado de Valores que regula
la Ley 10 de 10 de abril de 1993 permite a los Administradores de Fondos de
Pensión y Jubilación ofrecer al público diversas inversiones sobre sus
planes de pensión, a fin de que pueda escoger un plan de pensiones que se
adecue a sus necesidades y objetivos de inversión y el Decreto Ley 1 de
1999 y sus leyes reformatorias (regula el mercado de valores), que
demuestran que la marca objetada es usada en el sector financiero. Que la
marca fue registrada para amparar en la Clase 36 servicios financieros y en
Clase 35, negocios y el giro de la actividad comercial de la demandada que
es precisamente, la administración de fondos. 4) Que la
marca MULTIFONDOS en
el ámbito financiero es descriptiva y no puede ser
considerada evocativa, pues la palabra MULTIFONDOS combina
el prefijo multi (que significa muchos) y fondos (recursos financieros) y
esto describe directamente la naturaleza del servicio; 5) Que objeta
lo referente a que por el hecho de que el término MULTIFONDOS sea
de uso común en la industria chilena, peruana y colombiana no es
descriptivo. Que en estos países y muchos otros en América Latina, la
voz MULTIFONDOS es
usada comúnmente para describir la naturaleza y esencia de los
servicios; 6) Que
objeta la afirmación de que la marca MULTIFONDOS es original,
individual, distintivo y novedoso; pero advirtiendo el fallo que la
demandada siempre utiliza el signo MULTIFONDOS acompañado de la
marca-paraguas del tercero coadyuvante, BANCO GENERAL para que le agregue
fortaleza, por lo que reconoce que el signo resulta débil; 7) Que el
tribunal conoce que el diseño de BANCO GENERAL, S.A., no forma parte de los
registros impugnados y que, por tanto, darle validez a estos registros
implica reconocer el derecho exclusivo y excluyente de la demandada de usar
la marca MULTIFONDOS como
fue registrada, de forma denominativa y sin diseño, apoderándose, en
contravención de la Ley, de la descripción de un servicio y/o producto, de
un termino genérico y de uso común que, contrario a lo señalado por la
decisión recurrida, es capaz de inducir al público a error al omitir el
origen empresarial; 8) Que
objeta el argumento de que un término de uso común pueda ganar distinción
por ser usada en conjunto con marcas ya reconocidas, más aún, cuando el
derecho de uso exclusivo concedido por la oficina de marcas, es única y
exclusivamente para distinguir servicios por un término de uso común como
resulta MULTIFONDOS y 9) Que la
condena en costas resulta exhorbitante e injusta, ya que actuaron con buena
fe y lealtad procesal tanto en la audiencia como en la práctica de pruebas
que confirman también, su legítimo derecho.
POSICIÓN
DE LA DEMANDADA – OPOSITORA
La
Licenciada VANESSA
NORIEGA CANO, quien actúa en representación de la firma
forense GUINARD
& NORIEGA, apoderados judiciales de la empresa PRO FUTURO ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTÍA, S.A., al oponerse al recurso
vertical (fj.37-58), solicitó que se confirme la sentencia
recurrida y se nieguen las pretensiones de la actora, bajo los
siguientes criterios: 1) Que
la recurrente repite que el término MULTIFONDOS apareció definido en
el Acuerdo 11-2005 de la extinta Comisión Nacional de Valores y que
ese hecho lo convierte en un término genérico y/o de uso común; pero obvió
aclarar que el texto legal está derogado; 2) Que quedó
acreditado en el proceso que mucho antes del 2005 nuestra
representada PROFUTURO ya
venía utilizando activamente el término MULTIFONDOS como
uno de sus productos y que desde el 2001 ya la marca MULTIFONDOS se
encontraba en uso por parte de PROFUTURO y que a través de los
años su representada ha continuado ofreciendo y mercadeando su
producto MULTIFONDOS. Que
tiene derecho suficiente sobre la marca MULTIFONDOS por
no existir a la fecha ninguna otra empresa administradora de fondos de
pensión y cesantía que mantenga un producto con las características y
capacidades que su marca ofrece a sus clientes; 3) Que su
representada tiene que tolerar que terceros utilicen las palabras FONDO y MULTI para
amparar servicios iguales o similares a los prestados por ella en el
mercado, no obstante, la marca MULTIFONDOS es
una marca totalmente protegible en su conjunto; 4) Que la marca MULTIFONDOS es
suficientemente distintiva y debe permitirse su registro y se asocia con el
diseño de BANCO GENERAL y es normal que MULTIFONDOS y
demás nombres utilizados por PROFUTURO se
acompañen de los diseños que distinguen a la entidad
bancaria; 5) Que
ha habido un uso intensivo, continuado y repetido durante años de la
marca MULTIFONDOS,
tanto por PROFUTURO como
por BANCO GENERAL por medio de sus distintos canales de atención al
cliente y es esa la razón por la cual BANCO GENERAL fue llamado como
tercero en este proceso, a fin de demostrar la distintividad adquirida de
la marca MULTIFONDOS, que
se hace acompañar de los logos de BANCO GENERAL, lo que da
una enorme difusión y relevancia en la distintividad adquirida; 6) Que todos los
testigos, empleados o no de PROFUTURO indicaron
que todos sus clientes son clientes de MULTIFONDOS, aunque tuvieran todo
invertido en un solo fondo, porque el producto lo que permite es la
posibilidad de tener distintas opciones de inversión y de cambiar entre
distintos fondos y 7) Que
la condena en costas va relacionada no con el comportamiento de los
representantes de la actora sino el pretender impedir que su representante
mantenga el registro de la marca MULTIFONDOS que no esta definido
en la Ley; por lo que la actitud no puede considerarse como válida de
exoneración de costas.
POSICIÓN
DEL TERCERO COADYUVANTE – OPOSITORA
El
Licenciado NICOLÁS
ALEXANDER SAVAL ZIMMERMANN, apoderado judicial de la
empresa BANCO
GENERAL, S.A., al oponerse al recurso vertical
(fj.59-67), solicitó que se confirme la sentencia recurrida y se
impongan costas de rigor; bajo los siguientes argumentos: 1) Que la
recurrente engañosamente trae a colación el artículo 29 del Acuerdo
11-2005, sin indicar, como un deber mínimo de buena fe y/o lealtad
procesal, que dicho artículo se encuentra derogado y reconocido así por la
Superintendencia de Valores de Panamá; 2) Que la recurrente ha pretendido
traer al proceso nuevas pruebas introducidas en su escrito de apelación, a
pesar de estar prohibido por nuestras normas procesales, lo que atenta con
el debido proceso; 3) Que
las sinergia que existe entre BANCO GENERAL y PROFUTURO mediante la página
web quedaron ampliamente demostradas en las pruebas testimoniales
presentadas – Carlos Luis Ramírez, Francisco Javier Vásquez, Enrique
Jaramillo Murgas, Jorge Mesa Sierra – y, aunque algunos de esos
testigos puedan ser sospechosos, nada impide valorar las pruebas en su
conjunto, pues apoya las afirmaciones de que existe una complementaria
importancia entre ambas empresas; 4) Que el cliente al afiliarse y
adquirir a través de la web de BANCO GENERAL sus productos, se convierte
inmediatamente en cliente del producto MULTIFONDOS y 5) Que el
término MULTIFONDOS es
un término evocativo y subsidiarimente, podría considerarse como un término
genérico, que no lo es, pero con una distintividad adquirida gracias al
respaldo directo e inequívoco de BANCO GENERAL, que no acepta que puedan
coexistir en el mercado otra marca que utilice la combinación de
palabras MULTIFONDOS.
CRITERIOS
DEL TRIBUNAL DE ALZADA
La
lectura del expediente presenta la demanda de NULIDAD Y CANCELACIÓN de
los Certificados de Registro N°232614-01 de 11 de junio de 2014
y N°259857 01 de 21 de julio de 2017 de la marca MULTIFONDOS – se
reserva el uso exclusivo de la marca con cualquier tipo de letras, colores
y tamaños -, en las Clases 36 – Seguros; operaciones
financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios - y
35 – Publicidad, negocios comerciales, administración comercial,
trabajos de oficina -, propiedad de la demandada PRO FUTURO ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTÍA, S.A., por estimar la
sociedad demandante, PROGRESO
AFPC, S.A., que la misma infringe el numeral 2
del artículo 91 de la Ley N°35 de 1996, modificada por la Ley N°61 de
5 de octubre de 2012 y el Decreto Ejecutivo N°85 de 4 de julio de
2017, que reglamenta la citada Ley, y por ser la palabra <<MULTIFONDOS>> una
expresión genérica y descriptiva del producto.
Enunciadas las normas
nacionales aplicables al caso, igualmente, por efecto del trato
nacional que consagra el Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial (Ley N°41 de 13 de julio de 1995), por ser tanto la
actora como el demandado nacionales de Estados miembros de la Convención,
le son aplicables.
Artículo 138. El derecho de propiedad sobre una marca registrada
termina por la cancelación del registro respectivo, la cual se dará en
cualquiera de los siguientes casos:
1. Renuncia expresa de su titular;
2. Falta de uso de la marca por más de cinco años
consecutivos;
3. Vencimiento del término de registro, sin que se hubiere
solicitado la renovación en su oportunidad y en la forma prevista en la
presente Ley;
4. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare la
nulidad y ordene la cancelación del registro.
Artículo 139. Cualquier persona que considere que le asiste el derecho
podrá solicitar la cancelación o la nulidad, o ambas, del registro de
una marca, conforme al procedimiento establecido para las demandas de
oposición.
Artículo 140. La acción para demandar la nulidad del registro de una
marca, de conformidad con el artículo anterior, prescribirá en el término
de diez años, contados a partir de la fecha de registro, salvo que éste se
hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción podrá ejercerse en
cualquier tiempo durante su vigencia.
Artículo 142. El registro de una marca es nulo
cuando:
1. Se concede en contravención al artículo 91 de
esta Ley;
2. Se otorga con base en datos esenciales falsos o
inexactos contenidos en su solicitud, o en los documentos que la
acompañan. En este caso, el registro se reputará como obtenido de mala
fe;
3. El apoderado legal, representante legal, el usuario o el
distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite
y obtenga el registro de ésta u otra similar en grado de confusión, en su
nombre o en el de tercero, sin el consentimiento expreso del titular de la
marca extranjera. En este caso, el registro se reputará como obtenido de
mala fe.
Inicia
esta Magistratura expresando que, la representación judicial de la
demandada en su escrito de oposición manifiesta que el artículo 29
(Multifondos) del Acuerdo N°11-2005 de 5 de agosto de 2005, citado por el
recurrente para acreditar el carácter genérico y/o de uso común del
término, fue derogado tácitamente por el artículo 104 de la Ley N°67 de 1°
de septiembre de 2011 que modificó el artículo 8-A de la Ley N°10 de 16 de
abril de 1993; asunto que es avalado por la Sala y que queda claramente externado
en el fallo, cuando expresa lo siguiente: “El Texto Único ordenado por
la Asamblea Nacional, que comprende el Decreto Ley No.1 de 1999 y sus leyes
reformatorias y el Título II de la Ley No.67 de 2011, sobre el mercado de
valores en la República de Panamá y la Superintendencia del Mercado de
Valores no
menciona el término MULTIFONDOS durante su desarrollo, así
tampoco la Ley No.10 de 1993, sin embargo, en el Artículo 8-A de esta
última, establece que las entidades administradoras de fondos de pensiones
y jubilaciones podrán crear “fondos
distintos del fondo básico”, con diferentes perfiles de
riesgo y rentabilidad esperada, igual que repite el término distintos fondos, sobre
el traspaso de recursos.” (Énfasis suplido)
Dentro del
debate en esta segunda instancia, resulta pertinente precisar el
concepto marca, ya
que se cuestiona el alcance o propósito de un signo distintivo que se
afirma difiere del de señal
de propaganda, como uno de los argumentos que se plantean. Así
pues, el artículo 89 de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996; modificado por
la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012, ofrece la definición legal
de marca, resalta la
característica propia de la marca que incluye la capacidad de distinguir del
signo relacionado con los productos amparados, estableciendo el binomio
<<marca-producto y/o servicio>> de la siguiente manera:
“Para los efectos de la presente Ley, se
entiende por marca, todo signo, palabra, combinación de estos elementos o
cualquier otro medio que, por sus caracteres, sea susceptible de
individualizar un producto o servicio en el comercio.”
Luego entonces, la función de individualizar el producto o servicio
encuentra relación directa con los caracteres que
conformen la marca, como aparece registrada. Así pues, el Estatuto de
Propiedad Industrial lista diecinueve (19) diferentes escenarios en donde
una marca o elementos de la misma no puede registrase como tal,
siendo los pertinentes a consultar - por las prohibiciones que
contienen - el numeral 2 del artículo 91 de la Ley N°35 de 10 de mayo
de 1996; modificado por la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012.
Artículo 91: No pueden registrarse como marcas, ni como elementos de
éstas:
1. ...
2. Las que consistan, en conjunto, en *indicaciones
descriptivas de la naturaleza, características, uso o aplicación, especie,
calidad, cantidad, destino, valor, del lugar de fabricación o de origen, o
de la época de producción, del producto o de la prestación del servicio de
que se trate, así como **las
expresiones que constituyan la denominación usual o genérica del producto o
servicio. Se exceptúan las marcas descriptivas o genéricas que hayan
llegado a ser distintivas o singulares por el uso, y las marcas colectivas
o de certificación en lo que se refiere al lugar de fabricación o de origen
y de acuerdo con los términos que reglamentariamente se establezcan; …
(Suple *, ** el Tribunal)
En cuanto
a las prohibiciones contenidas en lo copiado, habría que apuntar lo
siguiente: *una
marca no puede ser registrada ni sus elementos, si es reputada como
descriptiva. Es decir, que la parte verbal o gráfica o la combinación de
las mismas o un elemento primordial de ésta, delinee o represente la
naturaleza, características, uso o aplicación, especie, calidad, cantidad,
destino, valor, del lugar de fabricación o de origen, o de la época de
producción, del producto o de la prestación del servicio de que se
trate. *En
el caso específico de este proceso, se alega en la demanda que la marca
denominativa MULTIFONDOS es descriptiva.
Esta anotación resulta importante por cuanto que, *un mismo numeral
contiene la posibilidad de que una marca sea descriptiva y, a la vez,
genérica, haciendo las precisiones que se han apuntado.
Bajo este
contexto legal, la objeción formulada por el recurrente, como se ha
adelantado, se encamina a expresar que el término MULTIFONDOS es
descriptivo, genérico y de uso común. Sobre estas alegaciones no comparte
la Sala que MULTIFONDOS sea una voz genérica para los servicios que ampara
la marca, por lo que se centrará esta Judicatura en lo descriptivo o no del
término asociado a los servicios que ampara. Para efectos didácticos se
reproduce algunas anotaciones que ofrecen, los reconocidos juristas argentinos LUIS EDUARDO BERTONE y GUILLERMO CABANELLAS DE LA CUEVAS,
en su obra DERECHO
DE MARCAS, sobre la marca descriptiva:
“... son las que describen la naturaleza, función,
cualidades u otras características de los bienes o servicios a distinguir. Esta definición, que se basa en el
texto del artículo 2º, inciso a), de la Ley, no difiere en lo esencial de
las adoptadas bajo otras legislaciones. Por ejemplo, bajo el Derecho
estadounidense, McCarthy expone que una marca “es descriptiva si describe:
el propósito, función o uso de los bienes, su tamaño, clase de usuarios,
características deseables de los bienes, o efecto de éstos sobre el
usuario”. Bajo el Derecho alemán, Baumbach y Hefermehl define a las marcas
descriptivas como aquellas que “contienen indicaciones referidas al origen,
condición, destino, precio, cantidad o peso de las mercaderías”. En el
Derecho francés, Chavanne y Burst hacen referencia a los términos
utilizados para definir la composición y calidades de los productos.
Bajo el Derecho argentino lo
mismo que bajo el alemán y el francés, la consecuencia de la calificación
de una marca como descriptiva es su nulidad. Bajo el Derecho
estadounidense, por el contrario, la consecuencia de tal calificación es
que, para que la marca sea reconocida como tal, se debe acreditar que la
misma tiene un significado secundario, o sea que el público la identifica
no meramente como una descripción de ciertas características, sino como el
signo distintivo de determinada empresa” (LUIS EDUARDO BERTONE y
GUILLERMO CABANELLAS DE LA CUEVAS, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta,
Tomo II, pág. 244-245).
Por su
parte, el tratadista CARLOS
FERNÁNDEZ NOVOA, en su Tratado sobre Derecho de Marcas, expresó
lo siguiente:
“La prohibición absoluta
concerniente a las indicaciones y signos descriptivos se asientan sobre un
doble fundamento. Esta prohibición se apoya, por un lado en la falta de
carácter distintivo de los signos descriptivos; porque lejos de denotar el
origen de los productos o servicios, los signos descriptivos proporcionan
al público información acerca de las propiedades y características de los
pertinentes productos o servicios. La prohibición analizada se apoya, por
otro lado, en la necesidad de mantener libremente disposiciones los signos
descriptivos a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios
que operan en el correspondiente sector del mercado. Este segundo
fundamento se entronca con las exigencias del propio sistema competitivo.
Piénsese, en efecto, que si a través de una marca se otorgase a un
determinado empresario un monopolio potencial perpetuo sobre el uso de un
signo descriptivo, se erigiría un obstáculo que limitaría el libre
desarrollo de las actividades empresariales por parte de los competidores
del hipotético titular de una marca consistente en un signo descriptivo.”
(Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, página
131)
El
maestro JORGE
OTAMENDI, en su obra DERECHO DE MARCAS, esboza algunas
observaciones en torno a los signos descriptivos y los evocativos,
delineando sus similitudes y diferencias y las consecuencias legales de
cada uno de sus usos que, por la pertinencia en este proceso – el
demandado propone como un argumento de defensa que la marca es
evocativa -, procede la Sala a reproducir:
“Cuando se trata de signos
descriptivos la cuestión no es de tan fácil solución. Existe una línea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos
que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cual es el producto o
servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces más
que una idea se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa
estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad,
componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva
es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre
tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor
grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del
dominio público ninguna palabra que se use para describir característica
alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una
designación descriptiva.” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas,
Editorial Abeledo Perrot, Cuarta Edición, pág. 72)
Situando la mira de revisión en la marca cuestionada y los asuntos de
si es descriptiva o evocativa, en lo que respecta a la utilización de la
palabra MULTIFONDOS en
el sector financiero, perteneciente o relativo a la
Hacienda Pública, o en cuestiones bancarias y bursátiles o a los
grandes negocios mercantiles; si bien es cierto MULTIFONDOS, como
término no se encuentra registrado en el Diccionario de la Real Academia
Española, se conoce que es una palabra compuesta que conjuga dos (2)
vocablos; MULTI: “Elemento
compositivo que significa muchos” y FONDOS. En tanto al
resultado de la consulta del Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas,
Sociales y de Economía bajo la dirección del jurista VÍCTOR DE SANTO,
este reporta dos definiciones que pueden asistir al tema en debate. FONDO:
“Caudal o conjunto de bienes de que puede disponer una persona, empresa o
comunidad” y FONDO COMÚN DE INVERSIÓN: “Unión y organización de
fondos de múltiples participantes que son invertidos en distintos valores,
con la finalidad de otorgar mayor seguridad al capital mediante una
distribución planificada de los riesgos” (Op. Cit., Editorial Universidad;
Buenos Aires, Argentina; 1999, págs.450-451). Se advierte claramente, que
la palabra, fuera del contexto marcario, podría considerarse como de uso
común para individualizar fondos múltiples o variados. Y asociado a
servicios financieros llevaría a pensar en bienes múltiples a disposición
de una persona que no sólo resulta de uso común y constituye un
signo débil, sino que, dependiendo de las actividades o servicios que
ampare en concreto, puede incluso conectar con la naturaleza propia y
específica de los servicios bajo los cuales se inscribe la marca,
convirtiendo la denominación MULTIFONDOS en una marca descriptiva. ¿Por
qué? Puesto que precisamente describe los servicios que comprende el signo
distintivo a los que se inserta.
Ahora bien, bajando la mirada a la marca MULTIFONDOS y
el criterio contenido en la resolución recurrida que niega la nulidad
y cancelación de la marca por ser descriptiva – afirma el fallo
que MULTIFONDOS contiene
los elementos suficientes para subsistir en el comercio, bajo el paraguas del
signo diseño (cinco
(5) estrellas que conforman un círculo) propiedad del Tercero
Coadyuvante, BANCO
GENERAL, S.A., pues la marca bajo revisión se utiliza
junto estos otros elementos del Tercero coadyuvante que actúan
como señuelos para incluir varios tipos de ahorros para el
futuro -, se aparta esta Sala de Decisión de la postura de la
Jueza de grado por dos razones fundamentales. La primera obedece a que la
lectura en conjunto de los artículos 101, 102, y 108 de la Ley 35 y
las modificaciones introducidas en la Ley 61/2012 permiten afirmar que, si
las normas legales imponen a una marca que aspira ser registrada que el
formulario o solicitud de registro denomine o presente el diseño de la marca,
tal y como será usada en el mercado. Debe incluir en la información, el
número de la Clase y servicios y/o productos que amparan; datos que serán
publicados en el Boletín Oficial de Registro de Propiedad Intelectual
(BORPI) para preservar la violación de posibles derechos de terceros. Tales
disposiciones quedan complementadas con aquella que expresa la marca deberá
usarse en el comercio del territorio nacional tal como aparece en el
registro; salvo detalles no esenciales y que no alteran la identidad de la
marca. Ante este panorama jurídico, la marca MULTIFONDOS debió
ser analizada como fue registrada y como aparece en su Certificado de
Registro: una marca denominativa que comprende por una sola palabra
compuesta, para efectos de verificar si hubo o no transgresión de normas
contenidas en la Ley 35 y su modificación, pero tal y como
fue registrada.
Así
pues, quedó consignado en líneas anteriores que no consulta el derecho ni
la doctrina el considerar la marca en ciernes como evocativa, pues resulta
cierto que MULTIFONDOS responde
a la descripción de parte de la actividad que incluyen las Clases del
nomenclador internacional de cada signo y, por ende, no le imprime
individualidad a la marca de marras. Esta característica especial incide en
la apreciación de la marca, por lo que el uso del término solitario
de MULTIFONDOS,
como marca dentro de las Clases 35 y 36 registrado, no puede ser
monopolizado ni apropiado por un individuo, en desmedro del derecho de
tercero que puedan incursionar en esa actividad comercial en el mercado.
Necesaria
aclaración ofrece la Sala en el sentido de que acepta que la ley permite el
registro de marcas evocativas, más no las descriptivas por detallar o
describir la naturaleza del servicio o producto ofrecido. Bajo el criterio
de que el signo registrado responde a una marca descriptiva no le queda al
Tribunal de Alzada otra alternativa legal que impedir que los Certificados
de registros impugnados sigan siendo usados en el mercado – por
transgredir el numeral 2 del artículo 91 del Estatuto Marcario - y por
ende, revocar la resolución impugnada. Se accederá a la pretensión de
la sociedad demandante y declarará nulos y
cancelados los Certificados de Registro N°232614-01 de 11 de
junio de 2014 y N°259857 01 de 21 de julio de 2017 de la marca MULTIFONDOS – se
reserva el uso exclusivo de la marca con cualquier tipo de letras, colores
y tamaños -, en las Clases 36 – Seguros; operaciones
financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios - y
35 – Publicidad, negocios comerciales, administración comercial,
trabajos de oficina -, propiedad de la demandada PRO FUTURO ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTÍA, S.A., no sin antes condenar
en costas al demandado en virtud de lo establecido en el artículo 196 de la
Ley N°35 de 10 de mayo de 1996; modificado por la Ley N°61 de 5 de octubre
de 2012.
Disgresiones que atienden al uso del signo MULTIFONDOS en
conjunto con la conocida marca-diseño del tercero coadyuvante, BANCO GENERAL, no
aportan mayores luces en esta sede. Primero, porque el titular del derecho
marcario es otra persona jurídica distinta a la entidad bancaria. Segundo,
porque la adición del diseño de las estrellitas en círculo como señuelo,
como lo afirma la Jueza, excede los límites funcionales de la marca, por
concepto legal. Esa afirmación trae
al tapete la posibilidad de generar otro tipo de figura
del derecho de propiedad industrial: la expresión o señal de propaganda,
que no es objeto ni de reconocimiento de facto ni consta su registro; amén
de que se aparta el epicentro de esta causa judicial a otros senderos de
actividad del Derecho de Propiedad Industrial. Imponen las normas legales
que regulan las expresiones o señales de propaganda ciertos requisitos que
no se observan suplidos en este proceso (Cfr.arts.156-161/Ley35-1996).
Finalmente, quedó acreditado en el proceso, como un indicativo de lo
descriptivo del término MULTIFONDOS, que la palabra es utilizada en la
industria chilena, peruana y colombiana pero en combinación con otros
elementos verbales o gráficos, lo que se agrega otro aspecto de juicio a
estimar y resalta la debilidad en cuanto a individualizar la marca respecto
a sus productos y/o servicios, de la simple voz MULTIFONDOS.
En mérito
de lo expuesto, el TERCER
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL,
administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la
Sentencia N°84-24 de 5 de septiembre de 2024, dictada por
el Juzgado Noveno de Circuito, Ramo Civil del Primer Circuito Judicial
dentro del PROCESO
DE NULIDAD Y CANCELACIÓN de los Certificados de
Registros N°232614-01 de 11 de junio de 2014 y N°259857-01 de 21 de julio
de 2017 de las marcas MULTIFONDOS,
Clases 36 y 35 respectivamente, propuesto por la sociedad PROGRESO AFPC, S.A., en
contra de la empresa PRO
FUTURO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA, S.A. y BANCO GENERAL, S.A.,
como Tercero Coadyuvante, y en consecuencia, ACCEDE a la
pretensión de la sociedad PROGRESO
AFPC, S.A., y, DECLARA LA NULIDAD de los
Certificados de Registros N°232614-01 de 11 de junio de 2014 y N°259857-01
de 21 de julio de 2017 de las marcas MULTIFONDOS, Clases 36 y 35, propuesto
por la empresa PRO
FUTURO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA, S.A.,
y BANCO GENERAL,
S.A., como Tercero Coadyuvante.
Se condena en costas de
primera y segunda instancia a la parte demandada en la suma de DOS MIL BALBOAS (B/.2,000.00) en
favor de la parte demandante.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
MGDA.
AIDELENA PEREIRA VÉLIZ
MGDO.
MELQUIADES ADAMES GÓMEZ
SUPLENTE
ESPECIAL
LCDA.
LLOVANA OSIRIS DE ALONSO
Secretaria
Judicial III
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