Entrada N°93148-2024
Proceso de Oposición al Registro de las solicitudes n°126103-01, 170934-01, 170935-01, 170936-01, 170937-01, 170938-01, 170939-01, 170940-01, 170941-01, 170942-01, 170943-01, 170945-01, 170946-01, 170947-01, 170944-01, 170948-01, 170949-01 y 170950-01 en las clases 3, 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 35, 28, 41, 43, 44 internacional, respectivamente, propuesto por la sociedad HELLO KITTY, INC. en contra de SANRIO COMPANY, LTD.
Magda. Ponente: Aristevia Lamboglia de Ruiz.
Sentencia apelada
TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. Panamá, diecisiete (17) de marzo de dos mil veinticinco (2025).
V I S T O S:
En virtud del recurso de apelación interpuesto por el licenciado ENRIQUE CASIS, apoderado judicial de HELLO KITTY, INC., contra la Sentencia n.°58-24 de veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024), cursa ante este Tribunal de Superior, procedente del Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, el Proceso de Oposición al Registro de las solicitudes n°126103-01, 170934-01, 170935-01, 170936-01, 170937-01, 170938-01, 170939-01, 170940-01, 170941-01, 170942-01, 170943-01, 170945-01, 170946-01, 170947-01, 170944-01, 170948-01, 170949-01 y 170950-01 en las clases 3, 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 35, 28, 41, 43, 44 internacional, respectivamente, propuesto por la sociedad HELLO KITTY, INC. en contra de SANRIO COMPANY, LTD.
La sentencia impugnada, en su parte resolutiva estableció lo siguiente:
«En consecuencia de lo anteriormente expuesto, la suscrita JUEZA NOVENA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, dentro del Proceso de Oposición al registro de la las solicitudes numeradas 126103-01 clase 3 internacional, 170934-01 clase 3 internacional, 170935-01 clase 8 internacional, 170936-01 clase 9 internacional, 170937-01 clase 14 internacional, 170938-01 clase 16 internacional, 170939-01 clase 18, 170940-01 clase 20 internacional, 170941-01 clase 21 internacional, 170942-01 clase 24 internacional, 170943-01 25 internacional, 170945-01 clase 30 internacional, 170946-01 clase 32 internacional, 170947-01 clase 35 internacional, 170944-01 clase 28 internacional, 170948-01 clase 4 internacional (sic), 170949-01 clase 43 internacional y 170950-1 clase 44 internacional, correspondientes a la marca DISEÑO, incoado por HELLO KITTY, INC. contra SANRIO COMPANY, LTD., NIEGA la pretensión de la parte actora HELLO KITTY, INC., por los motivos señalados en la parte motiva de esta Resolución.
En consecuencia, SE ORDENA continuar el trámite de registro de las solicitudes 126103-01 clase 3 internacional, 170934-01 clase 3 internacional, 170935-01 clase 8 internacional, 170936-01 clase 9 internacional, 170937-01 clase 14 internacional, 170938-01 clase 16 internacional, 170939-01 clase 18, 170940-01 clase 20 internacional, 170941-01 clase 21 internacional, 170942-01 clase 24 internacional, 170943-01 25 internacional, 170945-01 clase 30 internacional, 170946-01 clase 32 internacional, 170947-01 clase 35 internacional, 170944-01 clase 28 internacional, 170948-01 clase 4 internacional (sic), 170949-01 clase 43 internacional y 170950-1 clase 44 internacional, correspondientes a la marca DISEÑO, presentadas por la demandada SANRIO COMPANY, LTD. ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá.
OFÍCIESE a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá para los efectos de que conozcan del presente pronunciamiento.
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 1071 del Código Judicial, SE CONDENA en costas a la parte demandante HELLO KITTY, INC. , las cuales son fijadas en la suma de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00).
CONCEDE el término de un (1) mes a las partes, a objeto de que retire las pruebas presentadas durante el proceso, de lo contrario se procederá con el Artículo 23 de la Ley No.75 de 18 de diciembre de 2015.
SE ORDENA regular por Secretaría Judicial los gastos ocasionados con motivo del presente proceso.
Una vez ejecutoriada la presente Resolución, SE ORDENA el archivo del expediente judicial electrónico, previa anotación de su salida en el libro respectivo».
El fallo proferido por la juez a quo, inició con el recuento de los antecedentes del caso, las pretensiones y los hechos que construyeron la demanda, los argumentos de la contraparte, enunció las pruebas que fueron aportadas por las partes en el proceso, y, finalmente, expresó las consideraciones que motivaron la decisión recurrida en apelación.
La juez de primera instancia comenzó indicando que en el proceso quedó demostrada la existencia y representación legal de la demandante mediante la certificación expedida por el Registro Público de Panamá. Además, concluyó que la parte actora es titular en la República de Panamá, en virtud de la cesión realizada por la sociedad Innovación Internacional Zona Libre, S.A. de las marcas HELLO KITTY en la clase 25, registrada el 17 de octubre de 1982, HELLO KITYY y DISEÑO, en la clase 18, desde el 29 de julio de 1983, y HELLO KITTY y DISEÑO en la clase 14, inscrita el 17 de octubre de 1996. Por lo tanto, está legitimada para oponerse al registro y ejercer las acciones pertinentes a fin de obtener su protección.
Por otro lado, señala que la existencia y representación legal de la demandada quedaron acreditadas por medio del poder expedido en el extranjero a favor de la firma de abogados Estudio Benedetti, inscrita en el Registro Público de Panamá, y que esta cuenta con legitimación a raíz de la presentación de las solicitudes de registro ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, y que son objeto de la presente demanda de oposición.
Luego del ejercicio de valoración de las pruebas aportadas al proceso, la juez primaria destacó la aplicación del derecho nacional que protege los derechos de propiedad industrial en concordancia con el Código Judicial, norma supletoria aplicable por mandato del artículo 199 de la Ley n.°35 de 1996, en conjunto con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, y la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, dado que la demandada tiene un sinfín de certificados en Japón, su país de origen, y otros en Estados Unidos, China, Singapur, Hong Kong y Brasil, países que son signatarios de estos convenios internacionales, al igual que la República de Panamá.
Reconoce la juzgadora que, para analizar una solicitud de marca, es necesario considerar los requisitos de novedad, originalidad y distintividad, que todo signo nuevo debe poseer para ser objeto de un registro válido.
Expone que, del análisis marcario se desprenden distintos elementos de valoración; su aspecto gráfico, que hoy se disputa, considerando que la parte visual y conceptual es cuestionada. Esto se debe a que la marca impugnada, consistente en la cara de una gatita con tres bigotes en cada lado de sus mejillas, con un lazo o moño en su oreja izquierda y la silueta de esta, es lo que lleva al recuerdo de la marca de la demandante, donde ambas evocan una idea en la mente del consumidor promedio.
Sigue expresando que las marcas confrontadas apelan a una idea, la ternura que proyectan sus productos, indistintamente la clase de que trate, dirigidos a un público femenino; por lo tanto, el uso del logotipo genera asociación.
Al confrontar la marca HELLO KITTY y DISEÑO de la sociedad demandante, con las marcas DISEÑO que pretende registrar la demandada SANRIO COMPANY, LTD., se aprecia indudablemente que la parte gráfica y/o el logotipo, utilizados por ambas sociedades son extremadamente parecidos, casi idénticos, llevándose el protagonismo de los signos controvertidos.
Luego del cotejo visual de las marcas en pugna, menciona la juez de primer nivel que, del caudal de pruebas se desprende que la sociedad demandada posee el derecho de autor sobre el DISEÑO consistente en la cara de una gatita con tres bigotes en cada lado de sus mejillas, con un lazo o moño en su oreja izquierda, el cual es utilizado en múltiples obras y certificados de marcas para distintas clases internacionales, registradas en las Oficinas de Derechos de Autor en su país de origen, Japón, desde el año 1974, siendo las primeras publicaciones en el año 1976, y posteriormente en Estados Unidos de América en el año 1982, manteniéndose a lo largo del tiempo.
Señala la operadora judicial que el diseño de la cara de una gatita con tres bigotes en cada lado de su mejillas, con un lazo o moño en su oreja izquierda, ha sido utilizado desde el año de 1976, con registros en Singapur y Canadá que datan de 1977 y 1981, respectivamente. Este diseño se aprecia en los distintos productos comercializados, así como en sus catálogos, e información en su página de internet, donde se visualiza la historia del diseño del personaje de HELLO KITTY.
Continúa indicando que las marcas DISEÑO y demás variedades adoptadas demuestran una larga trayectoria empresarial por parte de la parte demandada, abarcando una pluralidad de productos en distintas clases, así como amparando servicios, por lo cual concluye que todas las marcas listadas a nombre SANRIO COMPANY, LTD., conforman lo que se denomina familia de marcas, las cuales están protegidas.
El registro del logotipo, dibujo, expresión gráfica por parte de la demandada, tiene orígenes previos, anteriores a los de la demandante, además de que lo ha utilizado a lo largo del tiempo, lo que le otorga un alto grado de distintividad a las marcas que han sido protegidas por ella. En ese sentido, infiere la juzgadora que las solicitudes de registro impugnadas no son ajenas al origen empresarial o procedencia; por ende, no son susceptibles de confusión.
En ese orden de ideas, expresa que el valor otorgado al registro previo es indudable, aun cuando las marcas sean iguales o parecidas, debido a que la demandante adopta el diseño de una gatita cuyo rostro es «la cara de una gatita con tres bigotes en cada lado de su mejillas con un lazo o moño en su oreja izquierda» en 1983, mientras que la demandada lo registró en 1976 y lo viene utilizando desde 1974.
POSICIÓN DEL APELANTE
(cfr. fs. 6 a 15 del expediente físico)
El licenciado ENRIQUE CASIS, procurador judicial de HELLO KITTY, INC., a través del recurso vertical promovido, pretende que esta Superioridad revoque la Sentencia n.°58-24 de 26 de junio de 2024, y que, en consecuencia, se niegue el registro de la marca consistente en un «DISEÑO», requerida por la demandada mediante las solicitudes de registro n°126103-01 del 17 de marzo de 2003, 170934-01, 170935-01, 170936-01, 170937-01, 170938-01, 170939-01, 170940-01, 170941-01, 170942-01, 170943-01, 170945-01, 170946-01, 170947-01, 170944-01, 170948-01, 170949-01 y 170950-01, todas de 8 de mayo de 2008, que amparan productos y servicios en las clases 3, 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 35, 28, 41, 43, 44 internacional.
El recurrente construyó el escrito de apelación con base en los siguientes puntos:
1. La sentencia recurrida desconoce el derecho de propiedad industrial prioritario que corresponde a HELLO KITYY, INC., en la República de Panamá.
Afirma que, antes de que la sociedad SANRIO COMPANY, LTD. presentará las aplicaciones para la inscripción de sus signos distintivos, ya la demandante había presentado, el 17 de noviembre de 2005, las solicitudes de registro n.°146840-01, 146841-01, 146842-01, 146844-01, 146845-01, 146851-01, 146852-01, 146853-01, 146854-01, 146856-01, 146860-01, 146866-01, 146871-01, 146873-01, 146874-01, 146876-01, 146879-01, 146880-01, 146883-01, 146884-01, 146885-01, 146838-01, 146843-01, 146846-01, 146847-01, 146849-01, 146855-01, 146858-01, 146859-01, 146861-01, 146862-01, 146863-01, 146864-01, 146865-01, 146867-01, 146868-01, 146869-01, 146870-01, 146872-01, 146875-01, 146877-01, 146878-01, 146881-01, 148682-01 de la marca HELLO KITTY y DISEÑO en las clases de la 1 a la 45 internacional.
Asevera que la parte actora acreditó ser la propietaria registral en la República de Panamá de las marcas HELLO KITTY, en la clase 25 (certificado de registro n.°028687 de 17 de octubre de 1982), y HELLO KITTY y DISEÑO, en las clase 18 y 14 internacional (certificados de registro n.°32133 de 29 de julio de 1983 y n.°74991 de 17 de octubre de 1996).
Expone que el registro de dichas marcas le concede a HELLO KITTY, INC., el derecho a su uso exclusivo, así como la facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos o parecidos por parte de otra persona, tal cual lo estatuyen los artículos 96 y 99 de la Ley n.°35 de 1996, reformada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012, derechos estos que fueron desconocidos por la juzgadora en la sentencia recurrida.
2. La sentencia recurrida permite el registro de marcas en infracción de prohibición legal.
En este aspecto, el apoderado judicial de la demandante cita el artículo 91 de la Ley 35 de 1996, reformado por la Ley 61 de 2012, que establece las prohibiciones al registro marcario, señalando que la sociedad demandada no cuenta con una expresa autorización de HELLO KITTY, INC., como propietaria registral de las marcas HELLO KITTY y HELLO KITTY y DISEÑO de una gatita y que, por ello, las solicitudes de registro demandadas en oposición, similares en grado de confusión, se subsumen en la proscripción establecida en el numeral 9 del precitado artículo, con lo cual, la sentencia impugnada está permitiendo el acceso al registro de una marca que infringe una prohibición dirigida a proteger el derecho de uso exclusivo de titulares de registros previos.
3. La sentencia desconoce el “Principio de Territorialidad”.
Arguye el letrado que, en el derecho de marcas uno de los principios que lo fundamenta es el Principio de Territorialidad según el cual el derecho de una marca se limita al territorio en el que se encuentra registrada.
Apunta que la sentencia recurrida, ciertamente, desconoce e infringe dicho principio, ya que niega la pretensión de la demandante y, con ello, permite el registro de las marcas demandadas, pese a reconocer la similitud entre los signos en conflicto, en relación con la estimación de registros marcarios extranjeros. Además, indica que la sentencia de primera instancia reconoce un uso fuera del contexto de nuestra legislación sustantiva, tal como lo establece el canon 101 de la Ley 35 de 1996, que refiere al uso nacional.
4. La sentencia recurrida yerra al indicar que la demandante incumplió su carga probatoria.
Menciona el recurrente que, en el fallo de primera instancia la juez señala, en principio, que HELLO KITTY, INC. acreditó ser la titular en la República de Panamá, mediante cesión realizada por Innovación Internacional Zona Libre, S.A., de las marcas HELLO KITTY en la clase 25, HELLO KITTY y DISEÑO en las clases 18 y 14; sin embargo, posteriormente, la resolución apelada refiere que la parte actora no logró probar los hechos que constituyen el fundamento de su pretensión, de acuerdo al artículo 784 del Código Judicial.
Manifiesta el apelante que su pretensión se fundamentó en el registro y las solicitudes de registro previas de las marcas HELLO KITTY y la marca mixta HELLO KITTY y DISEÑO de una gatita, cuya similitud fue reconocida en la sentencia recurrida respecto de las marcas opuestas; en consecuencia, sostiene el procurador judicial de la parte actora que la sociedad HELLO KITTY, INC., cumplió su carga probatoria al incorporar al proceso las pruebas que demuestran el derecho de uso exclusivo que ostenta sobre estos signos distintivos, y que, asimismo, acreditó que la demandada pretende el registro de marcas similares en grado de confusión, lo cual está prohibido por nuestra legislación especial, conforme al artículo 91 de la Ley de Propiedad Industrial.
ARGUMENTOS DE LA OPOSITORA
SANRIO COMPANY, LTD.
(cfr. fs. 20 a 34 del expediente físico)
La firma forense ESTUDIO BENEDETTI, en representación de la sociedad SANRIO COMPANY, LTD., se opone al recurso vertical ensayado por su contraparte, manifestando, en resumen, lo siguiente:
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL AD-QUEM
Expuestos los argumentos tanto del fallo apelado como de los escritos de sustentación de la apelación y de oposición que fueron aportados por las representaciones judiciales de las partes en litigio, corresponde a esta instancia judicial resolver la alzada en el presente proceso de propiedad industrial en el cual la juez, en primera instancia, negó la pretensión de HELLO KITTY, INC., y, en consecuencia ordenó continuar con el trámite de registro de las solicitudes objeto de oposición; esto determinado, luego de aplicadas las reglas de saneamiento ordenadas por el artículo 1151 del Código Judicial, que no hay pretermisión alguna en las actuaciones de la primera instancia o contravención de reglas imperativas de competencia que aconsejen la aplicación de este instrumento jurídico procesal de naturaleza correctiva.
Se desprende del material probatorio que sustenta el presente proceso que, tanto en HELLO KITTY, INC, como en SANRIO COMPANY,LTD., concurre la legitimación en causa para participar y figurar como demandante y demandada.
Esto es así porque la parte actora ha demostrado tener derechos de propiedad industrial susceptibles de ser protegidos en nuestro país, y porque su contraparte, efectivamente, presentó ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial las solicitudes de registro de las marcas DISEÑO n.°126103-01, 170934-01, 170935-01, 170936-01, 170937-01, 170938-01, 170939-01, 170940-01, 170941-01, 170942-01, 170943-01, 170945-01, 170946-01, 170947-01, 170944-01, 170948-01, 170949-01 y 170950-01, en las clases 3, 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 35, 28, 41, 43, 44 internacional, respectivamente, solicitudes que, además, fueron debidamente publicadas en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial (BORPI) n.°392 de 09 de mayo de 2022 (cfr. secuencial 94 doc pthg230728s42i7 PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE, pp. 29 a la 53; y, secuencial 145 contentivo de la respuesta ofrecida por la DIGERPI al oficio n.°1877/ ED 70654 2022 de 31 de julio de 2023, a través de la cual remitió copias autenticadas de las solicitudes de registro de la marca DISEÑO en conjunto con los resueltos, resoluciones y edictos emitidos por la entidad a consecuencia de los trámites correspondientes).
Como primer punto, debemos establecer que las normas jurídicas aplicables a la solución de la presente controversia, están contenidas en la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se regula lo relativo a la propiedad industrial, reformada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012, reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo n.°85 de 4 de julio de 2017. Estas disposiciones resultan suficientes para solucionar la controversia planteada, como quiera que la demandante, una sociedad panameña, acreditó en proceso que cuenta con derechos marcarios registrados en la República de Panamá, respecto de los cuales ha reclamado protección.
Esta Sala de decisión, debe señalar que no es tema de debate ante esta instancia el hecho expresamente reconocido en la sentencia de primer grado respecto a la similitud o identidad que exhiben los signos pertenecientes a cada parte; es decir, la cuestión a tratar en esta Sede de Justicia no es aquella que se refiere al cotejo entre las marcas, a fin de que puedan o no coexistir en el mercado, sin llegar a confundir al consumidor. Este aspecto fue conscientemente admitido por el Tribunal de primera instancia. Más bien, los argumentos de la recurrente-demandante, en concreto, giran en torno a que ostenta un mejor derecho por el registro previo de las marcas HELLO KITTY en la clase 25 y HELLO KITTY y DISEÑO en las clases 14 y 18, respectivamente.
En ese sentido, como ya hemos visto en el escrito de apelación, la actora indica que ha acreditado, mediante las pruebas que aportó al proceso, que dispone del derecho al uso exclusivo de sus marcas en la República de Panamá y, además, que está en la facultad de oponerse al uso y/o registro de otras marcas que sean similares o idénticas, que introduzcan a confusión al consumidor con relación a los signos distintivos de su propiedad, en este caso, la marca DISEÑO que pretende registrar la sociedad SANRIO COMPANY, LTD., a través de las solicitudes impugnadas, la cual consiste en la cara, rostro y/o silueta de rostro o cara de una gatita con bigotes en las mejillas y un lazo en la oreja izquierda, en relación con las marcas HELLO KITTY y HELLO KITTY y DISEÑO registradas por HELLO KITTY,INC. (condición que efectivamente ha sido reconocida en primera instancia y corroborada en alzada en líneas precedentes) .
Del examen del acervo probatorio allegado a la causa, este Tribunal Colegiado observa que la parte demandante aportó copias fieles de los originales de los Certificados de Registro n.°028687 de 27 de octubre de 1982 de la marca HELLO KITTY en la clase 25, n.°032133 de 29 de julio de 1983 y n.°74991 de 17 de octubre de 1996 de la marca HELLO KITTY y DISEÑO en las clases 18 y 14, por separado, todos concedidos a favor de la sociedad Innovación Internacional Zona Libre, S.A., misma que cedió sus derechos marcarios a HELLO KITTY, INC. (cfr. secuencial 94 doc pthg230728s42i7 PRUEBAS DE LA DEMANDANTE pp. 2 a la 26 certificados de registro con sus correspondientes traspasos y renovaciones).
Por su parte, SANRIO COMPANY, LTD., con el propósito de probar el uso y registro de la marca, incorporó al proceso copias apostilladas, certificadas, verificadas y traducidas al español de los siguientes certificados:
EN ESTADOS UNIDOS
(cfr. secuencial 94 doc a014230728vhtm6 PRUEBAS DE LA DEMANDADA (PARTE A) pp. 2 a 45).
De Derecho de Autor:
De registros marcarios:
SINGAPUR
(cfr. secuencial 94 doc a014230728vhtm6 PRUEBAS DE LA DEMANDADA (PARTE A) pp. 46 a 102).
CANADÁ
(cfr. secuencial 94 doc a014230728vhtm6 PRUEBAS DE LA DEMANDADA (PARTE A) pp. 103 a 118).
HONG KONG
(cfr. secuencial 94 doc a014230728vhtm6 PRUEBAS DE LA DEMANDADA (PARTE A) pp. 119 a 160).
COREA DEL SUR
(cfr. secuencial 94 doc i67i230728hvmj4 PRUEBAS DE LA DEMANDADA (PARTE B) pp. 17 a 149; doc b7nc2307281tdp2 PRUEBAS DE LA DEMANDADA (PARTE C) pp. 1 a 150; doc 3m0g2307288pnv1 PRUEBAS DE LA DEMANDADA (PARTE D) pp. 71 a 92).
BRASIL
(cfr. secuencial 94 doc 3m0g2307288pnv1 PRUEBAS DE LA DEMANDADA (PARTE D) pp. 93 a 144) .
Así las cosas, conforme a lo estatuido en el artículo 91 numeral 9 de la Ley 35 de 1996 y el canon 124 del Decreto Ejecutivo n.°85 de 4 de julio de 2017, quien se opone al registro tiene el deber de demostrar que posee mejor derecho frente a la marca que impugna; es decir, el demandante debe probar que el signo distintivo de su propiedad ha sido usado o conocido, o que está registrado o en trámite de registro, con anterioridad a la solicitud de registro de la nueva marca a cuya inscripción se opone por considerarla idéntica, semejante o parecida a la suya.
De igual manera, sobre el asunto del mejor derecho o derecho preferente resaltan los artículos 97 y 98 de la Ley marcaria, los cuales preceptúan que tiene prelación para la obtención de un derecho de propiedad industrial (el cual puede ser adquirido por solicitud, registro o uso previo de una marca), quien la estuviera usando en el comercio en la fecha más antigua.
Con todo lo anterior, aunque la sociedad demandante efectivamente haya acreditado el registro de las marcas HELLO KITTY en 1982 y HELLO KITTY y DISEÑO desde 1983 en nuestro país, dichas pruebas, con referencia a los Certificados de registro n.°028687 de 27 de octubre de 1982 y n.°032133 de 29 de julio de 1983, no se sobreponen a los elementos probatorios que ha presentado su contraparte, ya que esta ha demostrado el uso de la marca HELLO KITTY y de su DISEÑO (de una cara de una gatita con tres bigotes en cada una de sus mejillas y un lazo en la oreja izquierda), desde el 1 de enero de 1976 (desde hace 49 años), tal y como consta en los Certificados de registro n.°1,215,436 de 9 de noviembre de 1982 de la marca HELLO KITTY en las clases 3, 8, 14, 16, 18, 21, 24 y 25 y n.°1,200,083 de la marca DISEÑO para distinguir productos en las clases 3, 8, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26 y 28 internacionales, expedidos por la Dirección de Comercio, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos; máxime que el último certificado data del 6 de julio de 1982, resultando evidente que es de fecha anterior a los certificados de registro aportados por la parte actora del 27 de octubre de 1982 de la marca HELLO KITTY en la clase 25, y de 17 de octubre de 1996 de la marca HELLO KITTY y DISEÑO en las clases 18 y 14; de manera que, el mejor derecho le asiste a SANRIO COMPANY, LTD. respecto de sus marcas.
Cabe acotar que, este Tribunal Colegiado y la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de nuestra Máxima Corporación de Justicia, en fallos previos1, han reconocido en SANRIO COMPANY LTD., el derecho preferente ante las marcas HELLO KITTY y HELLO KITTY y DISEÑO. Asimismo, la autoría y titularidad de Derechos de Autor sobre el personaje ficticio que consiste en el diseño de una gatita con tres bigotes en sus mejillas, ojos redondos y un lazo en la oreja izquierda conocida en el comercio como HELLO KITTY2.
Esta Sede de Justicia tiene la obligatoriedad de dispensar protección no solo a los nacionales panameños, sino también a las empresas que tengan como país de origen a uno que sea Estado contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En este caso, la sociedad demandada es nacional de Japón, nación que, al igual que la República de Panamá, es miembro de este convenio que extiende la protección de la Propiedad Industrial, en virtud de su relación con el comercio internacional, conforme a lo estatuido en su artículo 2, relacionado al principio de trato nacional a los nacionales de los países miembros del convenio.
Ante tales circunstancias, esta Colegiatura coincide con el criterio esbozado por el juzgado inferior al señalar que la demandante no logró acreditar el fundamento de su pretensión, que se reduce a demostrar que tenía un mejor derecho para oponerse a los registros presentados por la demandada. Esto implica que no probó que los signos distintivos de su propiedad (HELLO KITTY y HELLO KITTY y DISEÑO) fueron registrados o usados con anterioridad a los signos distintivos cuyo ingreso al registro marcario busca SANRIO COMPANY, LTD. en Panamá, a partir de títulos y usos anteriores concretados en el extranjero.
En definitiva, la actora incumplió el deber que le viene impuesto por ley en cuanto a que el opositor tiene que demostrar que cuenta con un derecho prioritario, lo que le hubiera otorgado éxito y, en consecuencia, el reconocimiento de su reclamación.
Así las cosas, este Tribunal Colegiado, procederá a confirmar la Sentencia n.°58-24 de 26 de junio de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Noveno de Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, con la correspondiente condena en costas por el hecho objetivo del vencimiento.
PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Sentencia n.°58-24 de 26 de junio de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Noveno de Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso de Oposición a las solicitudes de Registro n.°126103-01, 170934-01, 170935-01, 170936-01, 170937-01, 170938-01, 170939-01, 170940-01, 170941-01, 170942-01, 170943-01, 170945-01, 170946-01, 170947-01, 170944-01, 170948-01, 170949-01 y 170950-01 en las clases 3, 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 35, 28, 41, 43, 44 internacional, respectivamente, propuesto por la sociedad HELLO KITTY, INC. en contra de SANRIO COMPANY, LTD.
SE CONDENA en costas a la sociedad demandante, por el trámite de la segunda instancia, las cuales se fijan en la suma de DOS MIL BALBOAS con 00/100 (B/. 2,000.00).
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
MGDA. ARISTEVIA LAMBOGLIA DE RUIZ
SUPLENTE ESPECIAL
MGDA. AIDELENA PEREIRA VÉLIZ
LCDA. LLOVANA O. DE ALONSO
SECRETARIA JUDICIAL III
______
1. Por ejemplo, la Sentencia de 30 de enero de 2006 dentro del Proceso de Oposición promovido por SANRIO COMPANY LTD. en contra de HELLO KITTY, INC., y como terceros coadyuvantes las sociedades INNOVACIÓN INTERNACIONAL, S.A., DINAMIC ZONA LIBRE, S.A., CLIMAX DE PANAMÁ,S.A., entre otros.-Mgda. Ponente. Aidelena Pereira de Veliz y el Fallo de 11 de mayo de 2015 dentro de la Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por SANRIO COMPANY, LTD., para que se declarara nula por ilegal el Resuelto n.°15244 de 3 de octubre de 2008 emitido por la DIGERPI. Mgdo Ponente. Abel Augusto Zamorano.
2. Derecho de Autor acreditado mediante el trámite de registro en la Dirección General de Derecho de Auto del Ministerio de Educación de la República de Panamá, solicitado por SANRIO COMPANY, LTD., sobre la obra titulada HELLO KITTY, creada en 1974 y publicitada por primera vez en 1975 en Japón. (cfr. secuencial 147 doc 1dl22310205i1r6 RESPUESTA A OFICIO N°1903 DEL 03-08-23 PARTE Q pp. 101 a la 126).