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ES036-j

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“BARCELONA” (Ayuntamiento de Barcelona) vs. (OEPM y Peritos Judiciales de Barcelona, S.L.), Resolución No 378/2018, decidida por el Tribunal Supremo el 7 de marzo de 2018

Roj: STS 708/2018 - ECLI: ES:TS:2018:708

Id Cendoj: 28079130032018100082

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

Sede: Madrid

Sección: 3

Fecha: 07/03/2018

Nº de Recurso: 1364/2017

Nº de Resolución: 378/2018

Procedimiento: Recurso de casación

Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

Tipo de Resolución: Sentencia

Resoluciones del caso: STSJ CAT 12544/2016, ATS5026/2017, STS 708/2018

T R I B U N A L S U P R E M O

 

Sala de lo Contencioso-Administrativo

 

Sección Tercera

 

Sentencianúm. 378/2018

 

Fecha de sentencia: 07/03/2018

 

Tipo de procedimiento: R. CASACION Número del procedimiento:1364/2017 Fallo/Acuerdo:

 

Fecha de Votación y Fallo: 20/02/2018

 

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat

 

Procedencia: T.S.J. CATALUÑA CON/AD SEC.5

 

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr.D. Luis Martín Contreras

 

Transcrito por: ELC Nota:

 

R. CASACION núm.: 1364/2017

 

Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat

 

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. LuisMartín Contreras

 

TRIBUNAL SUPREMO

 

Sala de lo Contencioso-Administrativo

 

Sección Tercera

 

Sentencia núm. 378/2018

 

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

 

D. Eduardo Espín Templado, presidente

 

D. José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat

 

D. Eduardo Calvo Rojas

 

Dª. María Isabel Perelló Doménech

 

D. Diego Córdoba Castroverde D. Ángel Ramón Arozamena Laso EnMadrid, a 7 de marzo de 2018.

 

Esta Sala ha visto el recurso de casación registrado bajo elnúmero RCA-1364/2017, interpuesto por el procurador don Vicente RuigómezMuriendas, en representación del AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, bajo la direcciónletrada de don Manuel Jesús Silva Sánchez, contra la sentencia de la SecciónQuinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior deJusticia de Cataluña de 29 de diciembre de 2016, dictada en el recursocontencioso-administrativo 144/2013 , seguido contra dos resoluciones de laDirectora General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio deIndustria, Energía y Turismo de 5 de marzo de 2013, que acordó denegar lainscripción de la marca nacional colectiva número 3.012.390"BARCELONA" (denominativa), para amparar servicios en las clases 01,02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44 Y 45 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar losrecursos de alzada formulados contra la precedente resolución de 11 de julio de2012.

 

Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO,representada y defendida por el Abogado del Estado, y PERITOS JUDICIALES DEBARCELONA, representados por la procuradora doña Sandra Ana Hernández, bajo ladirección letrada de doña Azucena Villena Valentín.

 

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D.José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- En el procesocontencioso-administrativo número 144/2013, la Sección Quinta de la Sala de loContencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictósentencia el 29 de diciembre de 2016 , cuyo fallo dice literalmente:

 

« 1º.- Estimar parcialmente el presente recurso y, enconsecuencia, declarar no ajustada a Derecho y anular la resolución impugnadade 5 de marzo de 2013 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que estimóel recurso de alzada formulado por Dª  Vanesa  contra la previa resolución de11 de julio de 2012.

 

2º.- Desestimar el recurso formuladocontra la resolución de 5 de marzo de 2013, que estimó el recurso de alzadainterpuesto por la entidad codemandada contra la previa resolución de 11 dejulio de 2012.

 

3º.- No efectuar especialpronunciamiento sobre las costas causadas.».

 

SEGUNDO.- Contra la referida sentenciapreparó la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE BARCELONA recurso decasación, que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo delTribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo por preparado mediante Auto de 9de marzo de 2017 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al TribunalSupremo, previo emplazamiento de los litigantes.

 

TERCERO.- Recibidas las actuaciones ypersonadas las partes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativodel Tribunal Supremo, dictó Auto el 25 de mayo de 2017 , cuya parte dispositivadice literalmente:

 

«1) Admitir a trámite el recurso de casación preparado enrepresentación del Ayuntamiento de Barcelona, contra la sentencia núm.946/2016, de 29 de diciembre, (procedimiento ordinario núm. 144/2013), de laSala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 5ª) del Tribunal Superior deJusticia de Cataluña .

 

2) Declarar que la cuestiónplanteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para laformación de la jurisprudencia consiste en determinar la interpretación quehaya que darse a lo dispuesto en el artículo 5.1.b) en relación con losartículos 62 y 68.1 de la Ley de Marcas , a fin de dilucidar el posible accesoal Registro de una marca colectiva solicitada por un ente público y para todaslas clases del Nomenclátor.

 

3) Publíquese este auto en lapágina web del Tribunal Supremo, haciendo referencia al mismo, con sucinta menciónde las normas que serán objeto de interpretación.

 

4) Comuníquese inmediatamentea la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.

 

5) Para la sustanciación delrecurso, remítanse las actuaciones a la Sección Tercera de esta Sala Tercera, ala que corresponde con arreglo a las normas sobre reparto de asuntos.».

 

CUARTO .- Por diligencia deordenación de 12 de mayo de 2017, se acuerda que, recibidas las presentesactuaciones procedentes de la Sección Primera de esta Sala de loContencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y una vez transcurra el plazode treinta días que el artículo 92.1 de la Ley de esta Jurisdicción establecepara la presentación del escrito de interposición del recurso de casación, seacordará. El procurador don Vicente Ruigómez Muriendas, en representación delAYUNTAMIENTO DE BARCELONA, presentó escrito de interposición del recurso decasación el 19 de julio de 2017, en el que tras exponer los motivos deimpugnación que consideró oportunos, lo concluyó SOLICITANDO:

 

« Que teniendo per presentado el presenteescrito, lo admita, tenga por interpuesto en tiempo y forma el recurso decasación contra la Sentencia n.º 946/2016 , que acordó la desestimación delrecurso formulado contra la resolución de 5 de marzo de 2013, que estimó elrecurso de alzada interpuesto por la entidad codemandada contra la previaresolución de 11 de julio de 2012, y en su virtud, la anule en atención a losmotivos alegados por esta parte, y deje subsistente el registro en la OEPM comomarca colectiva de la denominación "Barcelona" a favor del municipiode Barcelona. » .

 

QUINTO.- Por Providencia de 1 deseptiembre de 2017, se tiene por interpuesto recurso de casación, y se acuerdadar traslado del escrito de interposición a las partes recurridas y personadas(la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y PERITOS JUDICIALES DE BARCELONA), para quepuedan oponerse al recurso en el plazo de treinta días, lo que efectuaron conel siguiente resultado:

 

1º.- La procuradora doña SandraAna Hernández, en representación de PERITOS JUDICIALES DE BARCELONA, presentóescrito el 13 de octubre de 2017, en el que tras efectuar las manifestacionesque consideró oportunas lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

 

« que teniendo por presentado este escritocon sus copias lo admita y en su virtud, se sirva:

 

1.º) Tenernos por instruidos en el recurso interpuesto por larepresentación de Ayuntamiento de Barcelona contra la Sentencia número 946/2016de 29 de diciembre de 2016 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativodel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , sección quinta , enprocedimiento número 144/2013.

 

2.º ) Inadmitir los motivos de casación del recurso formuladopor Ayuntamiento de Barcelona, en atención a los razonamientos expuestos en elcuerpo del presente escrito.

 

3.º) Dictar Sentencia por la que se acuerde no haber lugar alrecurso de casación interpuesto, confirmándose la Sentencia recurrida en todossus términos y con imposición de costas a la recurrente. » .

 

2º.- El Abogado del Estado, enrepresentación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, presentó escrito el 18 deoctubre de 2017, en el que tras efectuar, asimismo, las manifestaciones queconsideró oportunas lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

 

« que teniendo por presentado este escritoy sus copias, admita este escrito mediante el que se OPONE al recurso decasación de contrario, y lo desestime, fijando la doctrina que proponemos ennuestro fundamento

 

II. » .

 

SEXTO.- Por providencia de 26 deoctubre de 2017, se acuerda, de conformidad con el artículo 92.6 de la Ley dela Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , no haber lugar a lacelebración de vista pública, al considerarla innecesaria atendiendo a la índoledel asuntos; y, por providencia de 7 de diciembre de 2017, se designóMagistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat,señalándose este recurso para votación y fallo el día 20 de febrero de 2018,fecha en que tuvo lugar el acto.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.- Sobre el objeto y el planteamiento del recurso decasación: El asunto litigioso y la sentencia impugnadadictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo delTribunal Superior de Justicia de Cataluña el 29 de diciembre de 2016 .

 

El recurso de casación que enjuiciamos se interpuso por larepresentación procesal del AYUNTAMIENTO DE BARCELONA contra la sentencia de laSección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TribunalSuperior de Justicia de Cataluña de 29 de diciembre de 2016 , que estimóparcialmente el recurso contencioso administrativo promovido por el referidoEnte local contra la resolución de la Directora General de la Oficina Españolade Patentes y Marcas de 5 de marzo de 2013 [que estimó el recurso de alzadaformulado por  Vanesa contra la resolución de la Oficina Española de Patentes yMarcas de 11 de julio de 2012, en relación con la concesión de la marcanacional colectiva número 3012.390 "Barcelona" (denominativa), queampara las clases 1 a 45 del Nomenclátor Internacional de Marcas], así comodesestimó el recurso planteado contra la resolución de la Directora General dela Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de marzo de 2013 (que habíaestimado el recurso de alzada promovido por la sociedad Peritos JudicialesBarcelona, S.L. contra la mencionada resolución registral de 11 de julio de2012).

 

El Tribunal de instancia fundamenta la decisión de confirmarla legalidad de la denegación de la marca colectiva número 3.012.390"Barcelona", en las 45 clases del Nomenclátor Internacional de Marcassolicitadas, con base en las siguientes consideraciones jurídicas:

 

« [...] Según el artículo 62 de la Ley deMarcas :

 

"1. Se entiende por marca colectiva todo signosusceptible de representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 delarticulo 4, que sirva para distinguir en el mercado los productos o serviciosde los miembros de una asociación titular de la marca de los productos oservicios de otras empresas.

 

2. Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociacionesde productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengancapacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho público".

 

Cuando se trata de marcas colectivas solicitadas por un enteasociativo, el signo cumple su función habitual de identificar el origenempresarial de un producto o servicio, aunque en este caso por referencia alente asociativo del que forma parte la empresa que fabrica el producto osuministra el servicio, y no a ésta última individualmente considerada.

 

Sin embargo, esta característica general no resulta aplicablesin matices cuando quien solicita la marca colectiva no es un ente empresarialasociativo, sino una persona jurídica de Derecho público. En tales casos, éstano agrupa, por su propia naturaleza, a los empresarios que ofrecen al mercadolos correspondientes productos o servicios, por lo que la marca colectiva nocumple su función habitual de indicar el origen empresarial de aquéllos. Eneste supuesto, la finalidad de la marca colectiva solicitada por una personajurídica de Derecho público se asemeja en mayor medida a una marca de garantía,que, según el artículo 68.1 de la Ley de Marcas , "certifica que losproductos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, enespecial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico,condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación delservicio" .

 

Ésta es precisamente la situación que se plantea en esterecurso, en que, según el Reglamento de uso de la marca que presentó elAyuntamiento de Barcelona, se pretende "potenciar o preservar el valorsimbólico, prestigio y buena reputación del signo denominativo Barcelona".

 

En consecuencia, la resolución del litigio ha de partir de laespecial naturaleza y finalidad que presentan las marcas colectivas solicitadaspor una persona jurídica de Derecho público.

 

[...] Desde otra perspectiva, debe tenerse en cuenta que noresultan admisibles, cuando se trata de marcas individuales, los signos que selimitan a designar la procedencia geográfica de un producto o servicio,conforme dispone el articulo 51.0) de la Ley de Marcas . La jurisprudenciasobre marcas comunitarias es suficientemente expresiva al respecto, como sedesprende de las sentencias del Tribunal General de 15 de octubre de 2003(Oldenburger ) y de 20 de julio de 2016 (Suedtirol).

 

Cuando se trata de marcas colectivas, el articulo 62.3 de laLey de Marcas introduce una importante excepción, puesto que se admite elregistro como tal de los signos o indicaciones que puedan servir en el comerciopara señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. Sinembargo, la protección ofrecida por este tipo de marcas es de carácterlimitado, puesto que el derecho conferido por la marca colectiva no permite asu titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos oindicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas lealesen materia industrial o comercial.

 

En todo lo demás, se aplican a las marcas colectivas losmismos requisitos e idénticas exigencias que las aplicables a las marcasindividuales, de igual modo que rigen las mismas prohibiciones. En particular,resulta necesario que el signo solicitado tenga carácter distintivo, en lostérminos del articulo 4.1 de la Ley de Marcas , puesto que, en otro caso, seincurre en la prohibición absoluta del articulo 5.1.b) del mismo texto legal .

 

[...] En el caso ahora examinado, no puede considerarse quela marca solicitada tenga carácter distintivo, ni cumpla las finalidades queson propias de las marcas colectivas, desde el momento en que se solicita parala totalidad de las clases de productos y servicios incluidos en elnomenclátor.

 

Esta aplicación general e indiscriminada impide que la marcacumpla su función primordial de identificar el origen empresarial de unproducto o servicio, como procedente de uno de los integrantes del enteasociativo que solicita el registro de la marca y, además, tampoco cumple la funciónde garantía de los productos amparados, puesto que no se concretan losrequisitos comunes que han de cumplir los empresarios que pretendan hacer usode la marca, sino en términos tan extremadamente genéricos que no permitencumplir la finalidad de aquélla.

 

Conviene recordar que el derecho marcario se rige por elprincipio de especialidad, según el cual el signo ampara productos o serviciosdeterminados, para los que se concede la marca, pero no otorga proteccióngeneral a una determinada denominación, en todos los ámbitos del nomenclátor,con la excepción relativa a las marcas renombradas, que se recoge en elartículo 8.3 de la Ley de Marcas .

 

En realidad, la Corporación recurrente pretende reintroducira través de su petición la prohibición absoluta que se incluía en el articulo11.1.h) de la Ley de Marcas de 1988 , según la cual no podían registrarse comomarcas los signos que reprodujeran o imitasen la denominación del Estado, lasComunidades Autónomas, los municipios, provincias u otras entidades locales, amenos que mediase la oportuna autorización. Esta prohibición fue suprimida enla vigente Ley de Marcas y su vigencia no puede ser restablecida mediante elregistro de una marca colectiva, indicativa de origen geográfico, aplicable ala totalidad de productos o servicios del nomenclátor, sin la necesariaespecificidad que permita cumplir al signo su función distintiva.

 

Por otra parte, no resultan de aplicación en este caso loscriterios que sirvieron de base a la sentencia de esta Sala y Sección de 26 deseptiembre de 2011 , puesto que allí no se planteaba la mera existencia de unaindicación geográfica, sino que la marca incluía otros elementos denominativos,y además la cuestión debatida versaba sobre si se inducía o no a error a losconsumidores, por el hecho de que éstos pudieran creer que se trataba de unevento organizado por el Ayuntamiento, lo que aquí no se plantea.

 

En consecuencia, debe concluirse que concurre en este caso laprohibición absoluta que enuncia el articulo 5.1.b) de la Ley de Marcas , porlo que debe desestimarse el recurso interpuesto contra la segunda de lasresoluciones impugnadas de 5 de marzo de 2013. » .

 

El recurso de casación se fundamenta, en primer término, enla alegación de que la sentencia impugnada infringe el artículo 113.3 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AdministracionesPúblicas y del Procedimiento Administrativo Común , al no apreciar que laresolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcasde 5 de marzo de 2013 (que acordó estimar el recurso de alzada formulado por Vanesa  ) debía declararse nula, porque había incurrido en incongruencia ultrapetita, en cuanto considera la concurrencia de una causa de prohibiciónabsoluta que no había sido aducida por la recurrente en alzada.

 

En segundo término, se alega la infracción del artículo 5.1b) de la Ley de Marcas , en cuanto la sentencia impugnada asevera que la marcacolectiva solicitada "Barcelona" carece de carácter distintivo, y,por ello, incurre en la prohibición absoluta establecida en dicha disposición,puesto que la marca se solicita para las 45 clases de la ClasificaciónInternacional de Productos y Servicios (clasificación de Niza).

 

Se cuestiona que la sentencia de instancia declare que cuandoel solicitante de una marca colectiva es una persona jurídica de DerechoPúblico, y no un ente empresarial asociativo, la merca no cumple su funciónhabitual de indicar el origen empresarial de los productos o servicios, de modoque la finalidad de la marca colectiva solicitada se asemeja, en mayor medida,a una marca de garantía.

 

Se aduce, al respecto, que las marcas colectivas no se venconstreñidas a identificar el origen empresarial de un producto o servicio,sino que permiten registrar signos o indicaciones que pueden servir paraseñalar procedencia geográfica de los mismos, a diferencia de lo que sucede conlas marcas individuales.

 

Se afirma que el registro de la marca colectiva"Barcelona" es conforme a Derecho, tomando en consideración que el solicitantede la marca ha sido una entidad de Derecho público (el propio Ayuntamiento deBarcelona), sin que el hecho de que se solicite su concesión para todas lasclases del Nomenclátor pueda constituir un obstáculo, pues no existe ningúntipo de limitación legal que impida para un determinado número de clases.

 

SEGUNDO.-Sobre la formación de jurisprudencia relativa ainterpretar el artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de7 de diciembre , de Marcas, en relación con los artículos 62 y68.1 del citado texto legal .

 

La cuestión sobre la que esta Sala de loContencioso-Administrativo del Tribunal Supremo debe pronunciarse, con elobjeto de formar jurisprudencia, consiste en interpretar el alcance de laprohibición absoluta de «carecer de carácter distintivo» establecida en elartículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, en relacióncon el registro de las marcas colectivas, a que se refiere el artículo 62 de lacitada norma , y las marcas de garantía reguladas en el artículo 68 del mismo textolegal .

 

Concretamente, según se refiere en el Auto de la SecciónPrimera de esta Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de25 de mayo de 2017 , la controversia jurídica que se suscita se refiere adelimitar el carácter distintivo o no de la marca colectiva"Barcelona", solicitada por una Administración Pública para todas lasclases del Nomenclátor (desde la clase 1 hasta la 45).

 

A tal efecto, resulta pertinente poner de manifiesto que larespuesta que demos a esta cuestión, que presenta interés casacional objetivopara la formación de jurisprudencia, comporta analizar si, tal como propugna ladefensa letrada del Ayuntamiento de Barcelona en el escrito de interposicióndel recurso de casación, la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Salade lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluñade 29 de diciembre de 2016 infringe el artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7de diciembre , de Marcas, puesto en relación con la regulación de las marcascolectivas contenida en el artículo 62 del citado texto legal .

 

Debe quedar al margen de este recurso de casación el análisisde la infracción del artículo 113.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deRégimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común , porque la supuesta incongruencia ultra petita en quehabría incurrido la Directora General de la Oficina Española de Patentes yMarcas, al resolver el recurso de alzada formulado por  Vanesa , respecto de laprecedente resolución registral de 11 de julio de 2012, resulta irrelevantepara determinar si es conforme a Derecho la denegación de la marca colectivanúmero 3.012.390 "Barcelona" -tal como apreció el Tribunal deinstancia-, por concurrir el presupuesto de aplicación de la prohibiciónabsoluta contenida en el artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ,de Marcas.

 

En lo que concierne al análisis de la concreta cuestión quepresenta interés casacional objetivo, cabe referir que esta Sala comparte elcriterio del Tribunal de instancia, que, con base en una sólida y rigurosaargumentación jurídica, sostiene que la marca colectiva número 33.012.390"Barcelona", para distinguir productos y servicios en las clases 1 a45 del Nomenclátor Internacional de Marcas, no puede acceder al registro,porque no tiene carácter distintivo, en cuanto impide que se cumpla lafinalidad propia de las marcas colectivas, que es la de identificar el origenempresarial de un producto o servicio procedente de uno de los miembros integrantesdel ente asociativo, ni tampoco la función de garantía de los productos oservicios designados, al solicitarse de forma indiscriminada para la totalidadde productos o servicios del Nomenclátor Internacional de Marcas.

 

Por ello, consideramos que carece de fundamento el reprocheque se formula a la sentencia impugnada, por aseverar que la marca colectiva"Barcelona" solicitada carece de carácter distintivo, «lo que se debe-según se aduce- a que la marca se solicita para las 45 clases de la ClasificaciónInternacional de Productos y Servicios».

 

Cabe poner de relieve, al respecto, que la decisión delTribunal de instancia no se sustenta únicamente en la valoración de este hecho(referido a los productos y servicios reivindicados), sino de forma sustancialen la negación del carácter distintivo del tipo que se pretende registrar comomarca colectiva.

 

En este sentido, consideramos que el Tribunal de instanciaacierta al apreciar la conformidad a derecho de las resoluciones registralesque denegaron la concesión de la marca colectiva aspirante número 3.1023.390"Barcelona", en clases 1 a 45 del Nomenclátor Internacional deMarcas, porque esta Sala entiende, interpretando lo dispuesto en el artículo 62de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, en relación con los artículos4 , 5 y 64 del citado texto legal , que las marcas colectivas (también enaquellos supuestos que integran en su denominación una referencia geográfica)deben tener carácter distintivo para poder acceder al Registro.

 

Es preciso señalar que el artículo 62 de la Ley 17/2001, de 7de diciembre , de Marcas, conceptúa como marca colectiva todo signo susceptiblede representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4,que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de losmiembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios deotras empresas.

 

Esta definición de la marca colectiva presupone que el signoque se pretende registrar goce de capacidad distintiva propia y tiene, por tanto,la suficiente fuerza individualizadora para poder determinar el origenempresarial de los productos o servicios de los miembros de una asociación deinterés privado o el origen corporativo de los productos o serviciosdesignados, de modo que no se produzca error o confusión sobre la naturaleza osignificación de la marca y no se ponga en riesgo la competencia en el mercado.

 

Los signos que pueden registrarse como marca colectiva debenser aquellos comprendidos en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 17/2001, de7 de diciembre , de Marcas, que tengan carácter distintivo, pudiendo incluir ensu composición indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar laprocedencia geográfica de los productos o de los servicios interesados.

 

Pero el hecho de que puedan registrarse como marcascolectivas signos que incluyan referencias geográficas (sin necesidad deincluir o utilizar en la configuración de la marca otros signos denominativos ográficos individualizadores como sucede con las marcas individuales), nopermite -como propugna la defensa letrada de la Corporación local recurrente-que sea inaplicable la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1 b) dela Ley de Marcas , que impide que accedan al registro marcas que no tengancarácter distintivo.

 

Por tanto, consideramos que es plenamente aplicable a lassolicitudes de registro de marcas colectivas la doctrina expuesta por esta Salade lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 dejulio de 2015 (RC 91/2015 ), en que, en relación con el alcance de laaplicación de la prohibición absoluta contemplada en el artículo 5.1 b) de laLey 17/2001, de 7 de diciembre , respecto de las marcas individuales,sostuvimos que no pueden acceder al registro aquellos signos que carezcan decarácter distintivo, que no gozan de capacidad distintiva propia y que notienen la suficiente fuerza individualizadora para poder determinar el origenempresarial de los productos o servicios designados.

 

Procede significar que las marcas colectivas cumplen lafunción de identificar con seguridad, no a una empresa individual (como lamarca individual), sino los productos o servicios de los miembros de unaasociación empresarial titular de la marca de los productos o servicios deotras empresas (marca colectiva asociativa): Cuando se trata de marcascolectivas solicitadas por personas jurídicas de Derecho público, es necesarioque permita reconocer a la generalidad del público la titularidad de losproductos o servicios ofrecidos de los productos o servicios de otros Entres oCorporaciones de carácter privado o público (marca colectiva corporativa).

 

Por ello, en todo caso, los signos utilizados en laconfiguración de una marca colectiva deben ser apropiados para cumplir lafunción esencial de identificar el origen empresarial o corporativo de losproductos o servicios reivindicados respecto de los de otras empresas uorganismos.

 

En todo caso, tanto en lo que atañe a las marcas individualescomo a las marcas colectivas, según se desprende de la doctrina del Tribunal deJusticia de la Unión Europea expuesta en las sentencias de 10 de septiembre de2009 ( C-446/07 ), 8 de junio de 2017 ( C-689/15 ), y 6 de julio de 2017 (C-139/16 ), interpretando el Derecho Comunitario de Marcas, que informa la legislaciónespañola marcaria, la función que cumplen es la de garantizar al consumidor oal usuario final de un producto o servicio la identidad de origen del productoo del servicio reinvidado, permitiéndoles distinguir, sin confusión posible,dicho producto o servicio de los de otras procedencias.

 

En relación con las marcas que incluyen en su composiciónsignos indicativos de la procedencia geográfica, el Tribunal General de laUnión Europea ha declarado en la sentencia de 20 de julio de 2016 ( T-11/15 ),que, en estos casos, «existe un interés general en preservar su disponibilidaddebido no sólo a su capacidad para poner de manifiesto, en su caso, la calidady otras propiedades de las categorías de productos de que se trata, sinotambién en influir de modo diverso en las preferencias de los consumidores, porejemplo asociando los productos a un lugar que puede suscitar sentimientospositivos [véase, en este sentido, las sentencias de 4 de mayo de 1999,Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C- 109/97 , EU:C:1999:230 , apartado 26, y de13 de septiembre de 2013, Fürstlich Castelll'sches Domänenamt/OAMI - CastelFrères (CASTEL), T-320/10 , no publicada, EU:T:2013:424 , apartado 43]».

 

Además, se subraya en esta sentencia, que «quedan excluidos,por una parte, el registro de los nombres geográficos como marcas en aquelloscasos en que designen determinados lugares geográficos que son ya renombrados oconocidos para la categoría de productos o servicios considerada y que, porconsiguiente, presentan un vínculo con ésta para los sectores interesados y,por otra, el registro de los nombres geográficos susceptible de ser utilizadospor las empresas que deban asimismo quedar a disposición de éstas comoindicaciones de la procedencia geográfica de la categoría de productos oservicios considerada [véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de octubrede 2003 , OLDENBURGER, T-295/01 , EU:T:2003:267 , apartado 31 y jurisprudenciacitada, y de 15 de enero de 2015, MEM/OAMI (MONACO), T-197/13 , EU:T:2015:16 ,apartado 48]».

 

Por tanto, la circunstancia de que el solicitante de la marcacolectiva sea una persona jurídica de Derecho público, tal como autorizaexpresamente el artículo 62.2 de la Ley de Marcas (y no una asociaciónempresarial de productores, fabricantes, comerciales o prestadores deservicios), no autoriza a prescindir del requisito de que el signo solicitadotenga carácter distintivo.

 

La inscripción de las marcas colectivas en los supuestos enque se soliciten por personas jurídicas de Derecho público tiene indudablementecomo objeto esencial permitir a la generalidad de consumidores identificar alos sujetos públicos partícipes en la adopción de medidas de fomento o deimpulso y desarrollo general o sectorial de la actividad económica de baselocal, registral o estatal, o también reconocer a los productos o serviciosofrecidos por las instituciones o entes públicos.

 

Con base en estos criterios hermenéuticos, que explican lanaturaleza y los fines que caracterizan a las marcas colectivas, sostenemos queno es registrable la marca colectiva número 3.012.390 "Barcelona", alser de aplicación la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1 b) de laLey 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, tal como apreció el Tribunal deinstancia, en cuanto no incorpora ningún elemento distintivo o individualizadorde carácter diferenciador que permita al público interesado distinguir latitularidad de los productos o servicios designados o el origen comparativo dedichos productos o servicios ofrecidos, frente a los productos de otrasempresas o entes públicos.

 

Conforme a los razonamientos expuestos, dando respuesta a lacuestión planteada en este recurso de casación que presenta interés casacionalobjetivo, formula la siguiente doctrina jurisprudencial.

 

1).- Las personas jurídicas de Derecho público (y entre ellaslos entes locales), están legitimadas para solicitar la inscripción de marcascolectivas, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 17/2001, de 7de diciembre , de Marcas, pero los signos utilizados en la configuración de lamarca colectiva aspirante que incluyan referencias de carácter geográfico sólopodrán registrarse cuando tengan carácter distintivo del origen empresarial ocorporativo de los productos o los servicios reivindicados respecto de los productoso servicios de otras empresas o entes públicos o privados, al ser de aplicacióna esta clase de marcas la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1 b)de la citada Ley marcaria.

 

Carece de relevancia que debamos pronunciarnos sobre la pretensióndeclarativa que se propugna por la defensa letrada de la Corporaciónrecurrente, respecto de que «el hecho de solicitar el registro de una marcacolectiva para todas las categorías del Nomenclátor no afecta en modo alguno ala distintividad de la marca».

 

Tal como hemos expuesto en los precedentes razonamientosjurídicos, la base del pronunciamiento del Tribunal de instancia reside en laapreciación de la falta de carácter distintivo de la denominación que sepretende registrar, aunque se anude a este juicio el argumento de que lasolicitud indiscriminada de inscripción de la marca colectiva para todos losproductos y servicios del Nomenclátor Internacional de Marcas contribuye adiluir la función que es propia de las marcas colectivas, al no permitirdiscernir a la generalidad de los consumidores la naturaleza o el origen delproducto o del servicio, lo que, en este supuesto, supone una quiebra delprincipio de especialidad, que rige en el Derecho marcario, poniendo en riesgola leal competencia.

 

Podemos afirmar, no obstante, que compartimos el criterio delTribunal de Justicia de la Unión Europea que, en las sentencias de 19 de juniode 2014 ( C-217/13 y C-218/13 ), ha declarado que para apreciar el carácterdistintivo de una marca debe ponderarse, por un lado, en relación con losproductos o servicios reivindicados que tiene la marca, y, por otro, lapercepción que se presume produce en los consumidores o usuarios de lossectores interesados, respecto de la fuerza individualizadora del signo marcario,a los efectos de determinar si la marca es intrínsecamente idónea paraidentificar el producto o servicio en cuestión como perteneciente a una empresadeterminada.

 

La pretensión que formula la defensa letrada de laCorporación recurrente para que esta Sala declare como doctrina jurisprudencialque «la titularidad de una marca colectiva por una persona jurídica de Derechopúblico no la convierte en una marca de garantía», tampoco resulta relevantepara resolver este recurso de casación.

 

Cabe referir que esta pretensión de carácter doctrinal guardarelación con una apreciación del Tribunal de instancia, que pone de relieve quela marca solicitada por el Ayuntamiento de Barcelona pretende «potenciar opreservar el valor simbólico, prestigio y buena reputación del signodenominativo "Barcelona"», según se dispone en el Reglamento de usode la marca, y que, por ello, se asemeja a las funciones que cumplen las marcasde garantía.

 

Este razonamiento relativo al objetivo perseguido por el Entelocal solicitante de la marca colectiva no sienta ningún criteriointerpretativo de los artículos 62 y 68 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ,de Marcas, que deba corregirse, pues constituye una mera referencia que sirvepara exponer «la especial naturaleza u finalidad que presentan las marcascolectivas solicitadas por una persona jurídica de Derecho público», lo que,afirmado en estos términos tan genéricos, no resulta contrario a los principiosde autonomía y especialidad que rigen la aplicación de las normas reguladorasde las marcas colectivas y las marcas de garantía.

 

En este sentido, debe referirse no obstante, que las marcasde garantía, cuya regulación se contiene específicamente en el artículo 68 dela Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, se definen como aquellos signosutilizados por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de sutitular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplicacumplen unos requisitos comunes, en especial a los que concierne a su calidad,componentes, origen geográfico, condiciones técnicas modo de elaboración delproducto o de prestación del servicio, lo que las distingue de las marcascolectivas e impide la aplicación analógica de las disposiciones específicasque rigen cada una de dichas marcas.

 

En consecuencia con lo razonado, procede declarar no haberlugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal delAYUNTAMIENTO DE BARCELONA contra la sentencia de la Sección Quinta de la Salade lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluñade 29 de diciembre de 2016, dictada en el recurso contencioso-administrativo144/2013 .

 

TERCERO.- Sobre las costas procesales.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Leyreguladora de la jurisdicción contencioso administrativa , no procede imponerlas costas procesales causadas en el presente recurso de casación.

 

F A L L O

 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridadque le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido , tras fijar la doctrinajurisprudencial que hemos expuesto en el precedente fundamento jurídico segundode esta sentencia respecto de la interpretación de los artículos 5.1 b ) y 62de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas:

 

Primero.- Declarar no haber lugar al recurso de casacióninterpuesto por la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE BARCELONA contrala sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativodel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de diciembre de 2016, dictadaen el recurso contencioso-administrativo 144/2013 .

 

Segundo.- No efectuar expresa imposición de las costasprocesales causadas en el presente recurso de casación.

 

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en lacolección legislativa.

 

Así se acuerda y firma.

 

Eduardo Calvo Rojas José Manuel Bandrés Sánchez CruzatEduardo Calvo Rojas

 

María Isabel Perelló Doménech Diego Córdoba Castroverde ÁngelRamón Arozamena Laso

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue laanterior sentencia, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, lo que,como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.

 

AVISO LEGAL

 

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