Richtlinien in Markensachen
- Allgemeiner Teil
- Markeneintragungsverfahren
- Registerführung
- Internationale Markenregistrierung
- Materielle Markenprüfung
- Widerspruchsverfahren
- Löschungsverfahren wegen
Nichtgebrauchs
Bern, 1.1.2019
0 IGE I IPI
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Federal de la Proprlete lntellectuelle
lstltuto Federale della Proprietä lntellettuale
Swlss Federal Institute of lntellectual Property
Stauffacherstrasse 65/ 59g ICH-3003 Bern. .... . .. .. .. . .. .... . .. ... . . ... ... . ........ . .. .. . .. .. T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
1
Inhalt
Inhalt 1
Abkürzungsverzeichnis 16
Teil 1 – Allgemeiner Teil 19
1. Einleitung 19
2. Rechtsgrundlagen 19
2.1 Verfahren zur Eintragung von Marken (vgl. Teil 2 und Teil 5) 20
2.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung (vgl. Teil 3) 20
2.3 Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken (vgl. Teil 4 und Teil 5) 20
2.4 Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 6) 20
2.5 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7) 20
3. Parteien 20
3.1 Parteirecht 20
Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung 21
Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung 21
Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 22
3.1.3.1 Aktivlegitimation 22
3.1.3.1.1 Widerspruchsverfahren – Grundsatz 22
3.1.3.1.2 Widerspruchsverfahren – Aktivlegitimation des Lizenznehmers 22
3.1.3.1.3 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 22
3.1.3.2 Passivlegitimation 22
3.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren 22
3.1.3.2.2 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 23
3.2 Übertragung 23
Allgemein 23
Besonderheiten 23
3.2.2.1 Übertragung während eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens 23
3.2.2.2 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen 24
3.2.2.3 Konkurs einer Partei 24
4. Vertretung und Zustellungsdomizil 24
4.1 Vertreter 24
4.2 Vollmacht 25
4.3 Zustellungsdomizil 26
5. Allgemeine Verfahrensregeln 27
5.1 Schriftliches Verfahren – Eingabewege 27
5.2 Zuständigkeitsprüfung 28
3.1 .1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
2
5.3 Ausstand 28
5.4 Feststellung des Sachverhalts 29
Untersuchungsmaxime 29
Mitwirkungspflicht 29
Grundsatz der Waffengleichheit 30
Beweise 30
5.4.4.1 Beweismittel 30
5.4.4.1.1 Grundsätze 30
5.4.4.1.2 Einreichung von Beweismitteln 31
5.4.4.2 Beweiswürdigung und Beweismass 31
5.5 Fristen 31
Allgemeines 31
5.5.1.1 Verfahren mit nur einer Partei 32
5.5.1.2 Verfahren mit mehreren Parteien 32
5.5.1.3 Besondere Fälle 32
Berechnung der Fristen 32
Fristerstreckung 33
5.5.3.1 Allgemein 33
5.5.3.2 Widerspruchs- und Löschungsverfahren 33
Übersicht Fristen und Fristerstreckungen 34
Einhaltung der Fristen 34
5.5.5.1 Im Allgemeinen 34
5.5.5.2 Elektronische Zustellung 35
5.5.5.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren 35
Stillstand der Fristen 35
Säumnisfolgen 35
Weiterbehandlung 36
5.5.8.1 Im Allgemeinen 36
5.5.8.2 Ausschluss 36
5.5.8.3 Verfahren 37
Wiederherstellung der Frist 37
5.6 Register- und Akteneinsicht 38
Grundsatz 38
Ausnahmen 38
Inhalt des Aktenhefts 39
5.7 Rechtliches Gehör 39
Recht, sich zur Sache zu äussern 40
5.7.1.1 Schriftenwechsel 40
5.7.1.1.1 Gesuch für die Eintragung schweizerischer Marken 40
5.7.1.1.2 Internationale Registrierungen 40
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7
5.5.8
5.5.9
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.7.1
3
5.7.1.1.3 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen
Nichtgebrauchs 41
5.7.1.1.4 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung 41
5.7.1.2 Replikrecht 42
5.7.1.3 Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen 42
Beweisanerbieten 42
5.8 Verfahrenssprache 42
Eintragungsverfahren 43
Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 43
6. Sistierung 44
6.1 Sistierung aufgrund eines parallelen präjudiziellen Verfahrens 44
6.2 Sistierung im Fall einer Demoskopie 44
6.3 Sistierung für eine Einigung zwischen den Parteien 44
6.4 Sonstige Sistierungsgründe 45
7. Verfügung 45
7.1 Inhalt und Begründung 45
7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid 45
Rückzug 46
Vergleich 46
Gegenstandslose Widersprüche und Löschungsanträge 46
7.3 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen 47
Eintragungsverfahren 47
Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 47
7.3.2.1 Verfahrenskosten 47
7.3.2.2 Parteientschädigungen 48
7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschädigungen bei materiellen
Entscheiden 48
7.3.2.4 Kostenverteilung bei formellen Entscheiden (Abschreibung) 49
7.4 Eröffnung 50
Schriftlichkeit 50
Amtliche Publikation 50
Eröffnung bei internationalen Registrierungen 51
Eröffnung gemäss der Regel 23bis GAFO 51
8. Rechtsmittel 51
8.1 Endverfügungen 51
8.2 Zwischenverfügungen 52
9. Rechtskraft 53
9.1 Formelle Rechtskraft 53
9.2 Materielle Rechtskraft 53
10. Wiedererwägung und Revision 53
11. Gebühren 55
5.7.2
5.8.1
5.8.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3.1
7.3.2
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
4
11.1 Im Allgemeinen 55
11.2 Pauschalgebühren 55
11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel 55
11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut 55
11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren 56
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren 57
1. Einleitung 57
2. Eingangsprüfung 57
2.1 Hinterlegung 57
Eintragungsgesuch 57
Wiedergabe der Marke 57
Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen 57
Unvollständiges Gesuch 57
2.2 Hinterlegungsdatum 58
3. Formalprüfung 58
3.1 Hinterlegung 58
Formular 58
Hinterleger 58
3.2 Wiedergabe der Marke 59
Farbanspruch 60
Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken 60
Akustische Marken 61
Dreidimensionale Marken 61
Hologramme 62
(Abstrakte) Farbmarken 62
Muster 63
Positionsmarken 63
Bewegungsmarken 63
Geruchsmarken 64
3.3 Markenart 64
3.4 Prioritätsanspruch 64
Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft 65
Gegenrechtspriorität 66
Ausstellungspriorität 66
3.5 Beschleunigte Markenprüfung 67
3.6 Gebühren 67
3.7 Änderung der Marke – Datumsverschiebung 67
3.8 Publikation und Gültigkeitsdauer 68
4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 68
2.1 .1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.4.1
3.4.2
3.4.3
5
4.1 Rechtliche Grundlagen 68
4.2 Die Nizza-Klassifikation 69
4.3 Ausformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses 71
Interpunktionen 71
Doppelnennungen 72
Aufzählungen 72
Ausformulierung von Einschränkungen 73
Verweise auf andere Klassen innerhalb des Verzeichnisses 74
4.4 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation 74
4.5 Formulierung «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse» 75
4.6 Begriffsbestimmung 75
4.7 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung 76
4.8 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen 77
4.9 Die Begriffe «Teile», «Zubehör» und «Vorrichtungen» 77
4.10 Die Begriffe «Sets» und «Kits» 78
4.11 Der Begriff «Systeme» als Ware 78
4.12 Art der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 78
4.13 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel» 79
4.14 Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» in Klasse 40 79
4.15 Problematische Formulierungen 80
4.16 Klassifikationshilfsmittel 81
Teil 3 – Registerführung 83
1. Einleitung 83
2. Eintragung 83
3. Verlängerungen 84
4. Änderungen und Löschung 84
4.1 Übertragungen 84
4.2 Teilübertragungen 85
4.3 Teilung 85
4.4 Lizenzen 86
4.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung 87
4.6 Teillöschung 87
4.7 Reglementsänderung 87
4.8 Sonstige Änderungen 87
4.9 Berichtigungen 88
4.10 Löschungen 88
5. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht 89
5.1 Markenregister 89
5.2 Auskünfte und Akteneinsicht 89
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
6
6. Prioritätsbelege 89
Teil 4 – Internationale Registrierungen 90
1. Einleitung 90
2. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis 90
2.1 Grundvoraussetzungen zur Benützung des Madrider Systems 90
2.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMP) 91
Berechnung der Priorität 91
Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das Institut 91
Prüfung des Gesuchs und Registrierung durch die OMPI 92
Entscheid bezüglich Schutzfähigkeit durch die benannten Länder 92
2.3 Nachträgliche Benennungen («désignation postérieure»; Art. 3ter 2) MMP, Regel 24
GAFO) 93
2.4 Änderungen betr. internationale Registrierungen 93
Inhaberänderung («changement de titulaire»; Regel 25.1)a)i) GAFO) 94
Einschränkung («limitation»; Regel 25.1)a)ii) GAFO) 94
Schutzverzicht («renonciation»; Regel 25.1)a)iii) GAFO) 95
Namens- oder Adressänderung des Inhabers («modification du titulaire»; Regel
25.1)a)iv) GAFO) 95
Änderung des Vertreters («changement de mandataire»; Regel 3 und 25.1)a)i)
GAFO) 95
2.5 Sonstige Eintragungen betr. internationale Registrierungen 95
Lizenz («licence»; Regel 20bis GAFO) 95
Ersetzung («remplacement»; Art. 4bis 1) MMP – Regel 21 GAFO) 96
Löschung («radiation»; Regel 25.1)a)v) GAFO) 96
Abhängigkeit/Unabhängigkeit (Art. 6.3) MMP, Regel 22 GAFO) 97
Umwandlung («transformation»; Art. 9quinquies MMP) 97
Zusammenführung («fusion»; Regel 27.3) GAFO) 97
Verfügungsbeschränkung («restriction du droit de disposer»; Regel 20 GAFO) 98
Teilung einer internationalen Registrierung (Regel 27bis GAFO) 98
2.6 Erneuerung der internationalen Registrierung («renouvellement»; Regeln 29 bis 31
GAFO) 98
2.7 Berichtigungen («rectifications»; Regel 28 GAFO) 99
3. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz 99
3.1 Verfahren vor der OMPI 100
Berechnung der Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die
Schweiz 100
Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO 100
Inhalt der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung 100
Beanstandungen der OMPI («Avis d’irrégularités», Regel 18 GAFO) 100
Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 GAFO) 101
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
3.1.1
3.1 .2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
7
Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung (Regel
18ter 2), 3) und 4) GAFO) 102
Ungültigerklärung («invalidation»; Regel 19 GAFO) 103
Berichtigung (Regel 28 GAFO) 103
3.2 Verfahren vor dem Institut 103
Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz 103
Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO 104
Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur Stellungnahme 104
Vertretung und Zustellungsdomizil 105
Verfahren bei Stellungnahme des Inhabers 105
Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Inhabers 106
Weiterbehandlung bei Fristversäumnis 106
Beschleunigtes Prüfungsverfahren 106
Teil 5 – Materielle Markenprüfung 108
1. Rechtsgrundlagen 108
2. Funktion der Marke und Markenfähigkeit 108
3. Allgemeine Grundsätze betr. absolute Ausschlussgründe 109
3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen 109
3.2 Gesamteindruck 110
3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen 111
3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches 111
3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise 112
3.6 Berücksichtigte Sprachen 113
3.7 Grenzfälle 114
3.8 Gleichbehandlung 114
3.9 Vertrauensschutz 115
3.10 Ausländische Entscheide 116
3.11 Internetrecherchen 117
4. Gemeingut 118
4.1 Gesetzliche Grundlagen 118
4.2 Der Begriff des Gemeinguts 118
4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG 119
Fehlende konkrete Unterscheidungskraft 119
Freihaltebedürfnis 120
Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste 121
A. Konventionelle Zeichen 122
4.4 Wortmarken 122
Allgemeines 122
Beschreibende Angaben 122
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
8
4.4.2.1 Spezifische und allgemeine Angaben 123
4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere
Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand 123
4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe 123
4.4.2.4 Neue Wortschöpfungen 124
4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen 124
4.4.2.6 Synonyme 125
4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben 125
4.4.2.7.1 Sachbezeichnungen 125
4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben 125
4.4.2.7.3 Hinweise auf Ausstattungsmerkmale 126
4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatäre 127
4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise 127
4.4.2.7.6 Inhaltsangaben und berühmte Namen 127
4.4.2.7.7 Angaben betr. den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der
Dienstleistungen 128
4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen 129
4.4.2.7.9 Kombinationen von Stadt-/Ländernamen mit einer Jahreszahl 129
4.4.2.7.10 Weitere beschreibende Angaben 130
4.4.2.7.11 International Nonproprietary Names (INN) 130
4.4.2.7.12 Sortenbezeichnungen 131
Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen 132
Übliche Zeichen 132
Slogans 133
Firmen 134
Domainnamen und Telefonnummern 134
Freizeichen 135
Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen 135
4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes 136
4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente 136
4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder üblicher Angaben mit
einzelnen Buchstaben oder Ziffern 137
4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen 137
4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele 138
4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen 139
4.4.9.5 Mehrere Sprachen 139
4.5 Einfache Zeichen 139
Einzelne Buchstaben und Ziffern 139
Buchstaben- oder Zahlenkombinationen 140
Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen 140
Geometrische Figuren 141
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
9
Interpunktionen und weitere druckbare Zeichen 141
Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen 141
4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete 141
4.5.6.2 Monogramme 142
4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken 143
4.7 Bildmarken 146
4.8 Piktogramme 149
4.9 Akustische Marken 149
B. Nicht konventionelle Zeichen 150
4.10 Muster 151
4.11 Farbmarken 152
4.12 Dreidimensionale Marken (Formmarken) 153
Begriff 153
Dreidimensionale Marken i.w.S. 154
Dreidimensionale Marken i.e.S. 155
Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG 155
4.12.4.1 Wesen der Ware 155
4.12.4.2 Technisch notwendige Form 156
Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) 156
4.12.5.1 Allgemeine Grundsätze 156
4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen
zweidimensionalen Elementen 159
4.13 Positionsmarken 161
4.14 Bewegungsmarken 163
4.15 Hologramme 164
4.16 Sonstige Markentypen 164
5. Irreführende Zeichen 164
5.1 Allgemeines 164
5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr 165
5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs 166
6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen 166
7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen 168
7.1 Allgemeine Bemerkungen 168
7.2 Wappenschutzgesetz 169
Elektronisches Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen 169
7.3 Schutz des Roten Kreuzes 169
7.4 Internationale Organisationen 170
7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe 174
8. Herkunftsangaben 174
8.1 Allgemeines 174
Einleitung 174
4.5.5
4.5.6
4.12.1
4.12.2
4.12.3
4.12.4
4.12.5
7.2.1
8.1.1
10
Direkte und indirekte Herkunftsangaben 175
Einfache und qualifizierte Herkunftsangaben. 176
8.2 Herkunftsangaben gemäss Art. 47 MSchG 176
8.3 Durch das Völkerrecht und spezialgesetzliche Bestimmungen geschützte
Herkunftsangaben 177
8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen im Sinne von Art. 47 Abs. 2
MSchG 178
Bezeichnungen mit doppelter Bedeutung 178
Unbekannte geografische Namen 179
8.4.2.1 Allgemeines 179
8.4.2.2 Schweizerische geografische Namen 180
Symbolische Zeichen 181
Sachliche Unmöglichkeit 182
Typenbezeichnungen 182
Gattungsbezeichnungen 183
Sonstige Ausnahmen aufgrund des Gesamteindrucks 183
8.4.7.1 Hinweis auf die betriebliche Herkunft 183
8.4.7.2 Verkaufsort (Messen u.Ä.) und Ort der Erbringung der Dienstleistung 185
8.4.7.3 Hinweis auf Titel und Inhaltsangaben von Waren und Dienstleistungen 186
8.4.7.4 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen 187
8.4.7.5 Reisedienstleistungen 187
8.4.7.6 Weitere Fälle 188
8.5 Gemeingut 189
Direkte Herkunftsangaben 189
8.5.1.1 Unterscheidungskraft 189
8.5.1.2 Freihaltebedürfnis 189
Indirekte Herkunftsangaben 190
Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben 191
8.6 Irreführung über die geografische Herkunft 191
Grundsatz 191
Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer eigenständigen
zweiten Bedeutung («secondary meaning») 193
Korrektive 193
Entlokalisierende Zusätze 194
Einschränkungspraxis 194
8.6.5.1 Einschränkung auf die geografische Herkunft der Waren oder
Dienstleistungen 194
8.6.5.2 Einschränkung auf die geografische Herkunft der Rohstoffe oder auf
einen Produktionsschritt 197
Sich widersprechende Bezeichnungen 199
8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG) 199
Bilaterale Abkommen 199
8.1.2
8.1.3
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4
8.6.5
8.6.6
8.7.1
11
8.7.1.1 Bilaterale Verträge 200
8.7.1.2 Sektorielles Abkommen 201
TRIPS-Abkommen 201
Stresa-Abkommen 202
Art. 16 Landwirtschaftsgesetz (LwG) 202
Art. 50a MSchG 203
Weinbezeichnungen im Sinne von Art. 63 LwG 204
9. Öffentliche Zeichen und Hoheitszeichen 204
9.1 Einleitung 204
9.2 Begriffsbestimmungen 204
Schweizerkreuz und Schweizerfahne 204
Schweizerwappen 205
Wappen und Fahnen der Kantone und Gemeinden 205
Amtliche Bezeichnungen 205
Nationale Bild- und Wortzeichen 206
Ausländische Hoheitszeichen 206
9.3 Eintragung von Marken mit einem geschützten Zeichen oder Hoheitszeichen 207
Grundsätze für den Schutz gemäss WSchG 207
Gefahr der Verwechslung mit dem geschützten Zeichen 207
9.3.2.1 Im Allgemeinen 207
9.3.2.2 Verwechslungsgefahr mit dem Wappen 209
Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs 210
9.3.3.1 Schweizerwappen, Schweizerkreuz und Schweizerfahne 210
9.3.3.2 Ausländische Hoheitszeichen 211
9.4 Geschützte öffentliche Zeichen und absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG) 211
Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) 211
9.4.1.1 Schweizerkreuz und Schweizerfahne 211
9.4.1.1.1 Unterscheidungskraft 211
9.4.1.1.2 Absolutes Freihaltebedürfnis 212
9.4.1.1.3 Verkehrsdurchsetzung 212
9.4.1.1.4 Fahnen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden 212
9.4.1.2 Schweizerwappen sowie Wappen der Kantone und Gemeinden 212
9.4.1.3 Amtliche Bezeichnungen 213
9.4.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen 213
9.4.1.5 Ausländische Hoheitszeichen 213
Irreführungsgefahr (Art. 2 lit. c MSchG) 213
9.4.2.1 Bestehen einer Verbindung zum Gemeinwesen 213
9.4.2.2 Gebrauch als Herkunftsangabe 214
Zeichen, die gegen die guten Sitten, die öffentliche Ordnung oder geltendes
Recht verstossen 214
9.4.3.1 Verstoss gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung 214
8.7.2
8.7.3
8.7.4
8.7.5
8.7.6
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.4.1
9.4.2
9.4.3
12
9.4.3.2 Verstoss gegen geltendes Recht 214
9.4.3.3 Besonderer Fall der Wappen und amtlichen Bezeichnungen 215
9.5 Einschränkungen bezüglich eingetragener Marken mit Wappen 215
10. Kollektiv- und Garantiemarken 215
10.1 Allgemeines 215
10.2 Kollektivmarken 216
10.3 Garantiemarken 216
11. Geografische Marken 218
11.1 Allgemeines 218
11.2 Eintragbare Zeichen 218
11.3 Identität der geografischen Marke mit der geschützten Angabe 219
11.4 Hinterlegungsberechtigte 219
11.5 Markenreglement 220
11.6 Beurteilungsgrundlagen 220
11.7 Sistierung 220
12. Verkehrsdurchsetzung 221
12.1 Allgemeines 221
Begriff 221
Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebedürfnis 222
Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung 223
Massgebliche Verkehrskreise 224
Ort der Verkehrsdurchsetzung 225
Hinterlegungsdatum 225
12.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen 225
Allgemeines 225
Beweismittel 226
Bezug zu den Waren und Dienstleistungen 226
Ort des Gebrauchs 226
Dauer des Gebrauchs 227
Markenmässiger Gebrauch 227
Abweichender Gebrauch 228
Umfang des Gebrauchs 228
12.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie 228
Allgemeines 228
Anwendungsfälle 229
Zu verwendendes Zeichen 229
Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 229
Ort der Durchführung 229
Art der Erhebung 230
Repräsentativität 231
Zu stellende Fragen 231
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.3.1
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5
12.3.6
12.3.7
12.3.8
13
Grad der Verkehrsdurchsetzung 233
Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage 233
Teil 6 – Widerspruchsverfahren 235
1. Einleitung 235
2. Sachentscheidvoraussetzungen 236
2.1 Widerspruchsschrift 236
2.2 Rechtsbegehren 237
2.3 Begründung 237
2.4 Parteien 237
Aktivlegitimation 237
2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke 237
2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke 238
2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen 238
2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts 238
2.4.1.2.3 Die erforderliche Bekanntheit 239
2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät 240
Passivlegitimation 241
2.5 Widerspruchsfrist 241
2.6 Widerspruchsgebühr 241
Zahlungsfrist und Gebührenhöhe 241
Einzahlung auf das Postkonto des Instituts 242
3. Mängel des Widerspruchs 242
3.1 Nicht behebbare Mängel 242
3.2 Behebbare Mängel 243
3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist 244
4. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren 244
4.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke 244
4.2 Sistierung 244
4.3 Information über eingegangene Widersprüche 245
5. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren 245
5.1 Einrede des Nichtgebrauchs 245
5.2 Karenzfrist 246
Beginn der Karenzfrist 246
Verlängerung der Markeneintragung 247
Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens 247
5.3 Glaubhaftmachung des Gebrauchs 248
Gebrauch in der Schweiz 248
Zeitlicher Gebrauch 248
Ernsthaftigkeit des Gebrauchs 249
12.3.9
12.3.10
2.4.1
2.4.2
2.6.1
2.6.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
14
Zusammenhang zwischen Marke und Produkt 249
Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen 250
5.3.5.1 Subsumtion 250
5.3.5.2 Problematik des Teilgebrauchs 250
Gebrauch in abweichender Form 252
Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen 253
Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung 254
5.4 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch 254
5.5 Verfahrensrechtliches 255
Schriftenwechsel 255
Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel 255
5.6 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs 256
6. Widerspruchsgründe 256
6.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit 256
Indizien für die Gleichartigkeit 257
Indizien gegen die Gleichartigkeit 258
Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen 258
6.2 Zeichenidentität 259
6.3 Zeichenähnlichkeit 259
Wortmarken 260
Bildmarken 261
Kombinierte Wort-/Bildmarken 262
Dreidimensionale Marken (Formmarken) 262
6.4 Verwechslungsgefahr 263
Unmittelbare Verwechslungsgefahr 263
Mittelbare Verwechslungsgefahr 263
6.5 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und
Dienstleistungsgleichartigkeit 263
6.6 Aufmerksamkeit 264
6.7 Kennzeichnungskraft 265
7. Verfahrensabschluss (Entscheid über den Widerspruch) 268
8. Eröffnung der Verfügung 268
8.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke 268
8.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen 268
Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine absoluten
Ausschlussgründe vorliegen 268
Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute
Ausschlussgründe vorliegen 269
8.2.2.1 Rechtzeitige Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. Benennung
eines Vertreters 269
8.2.2.2 Fehlen der Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. der
Benennung eines Vertreters innert Frist 269
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.5.1
5.5.2
6.1 .1
6.1.2
6.1.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4.1
6.4.2
8.2.1
8.2.2
15
9. Kasuistik 270
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs 271
1. Einleitung 271
2. Sachentscheidvoraussetzungen und Aktivlegitimation 271
2.1 Löschungsantrag 271
2.2 Rechtsbegehren 272
2.3 Begründung des Löschungsantrags und Beweismittel 272
2.4 Frist zur Einreichung des Löschungsantrags 273
2.5 Gebühr für die Löschung wegen Nichtgebrauchs 273
2.6 Weiteres Verfahren bis zum Entscheid 274
3. Allgemeine Bemerkungen zum Verfahren 274
3.1 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel 274
3.2 Mehrere Löschungsanträge gegen eine Marke 274
4. Löschungsgründe 274
4.1 Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs 275
4.2 Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke 276
4.3 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch 276
5. Verfahrensabschluss 276
5.1 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid 276
5.2 Materieller Entscheid 276
Abweisung des Löschungsantrags 277
Gutheissung des Löschungsantrags 277
Teilweise Gutheissung des Löschungsantrags 277
Besonderheiten in Bezug auf materielle Entscheide zu internationalen
Registrierungen 278
6. Kasuistik 278
Anhang 279
ISO 8859-15 (druckbare Zeichen) 279
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
16
Abkürzungsverzeichnis
a.a.O. am angeführten Ort
Abs. Absatz
a.M. anderer Meinung
Art. Artikel
betr. betreffend
BGE Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Amtliche
Sammlung)
BGer Schweizerisches Bundesgericht
BGG Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz,
SR 173.110)
BLW Bundesamt für Landwirtschaft
BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101)
BVGer Bundesverwaltungsgericht
BZP Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess (SR 273)
E. Erwägung
EDI Eidgenössisches Departement des Innern
EJPD
EUIPO
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum
f./ff. folgende Seite/Seiten
fig. figurativ
Fn. Fussnote
FusG Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und
Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, SR 221.301)
GAFO Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die
internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem
Abkommen (SR 0.232.112.21)
Gazette OMPI Gazette der internationalen Marken
GGA Geschützte Geografische Angabe
GUB/AOP Geschützte Ursprungsbezeichnung / Appellation d’origine protégée
HKA Herkunftsangabe
17
HR-Auszug Handelsregister-Auszug
i.d.R. in der Regel
i.e.S. im engeren Sinn
IGE-GebV Gebührenverordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges
Eigentum (SR 232.148)
Institut Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
i.V.m. in Verbindung mit
i.w.S. im weiteren Sinn
KUB/AOC
LGV
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung / Appellation d’origine contrôlée
Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (SR 817.02)
LMG Lebensmittelgesetz (SR 817.0)
lit. litera
LIV Verordnung des EDI betreffend die Information über Lebensmittel (SR
817.022.16)
LwG Landwirtschaftsgesetz (SR 910.1)
MMA Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
(SR 0.232.112.3)
MMP Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung
von Marken (SR 0.232.112.4)
MSchG Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(Markenschutzgesetz, SR 232.11)
MSchV Markenschutzverordnung (SR 232.111)
m.w.H. mit weiteren Hinweisen
Nizza-
Abkommen
Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren
und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (SR 0.232.112.9)
Nizza-
Klassifikation
NZSchG
Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die
Eintragung von Marken, 11. Auflage, 1.1.2017
Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der
Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen
(SR 232.23)
OMPI Weltorganisation für geistiges Eigentum
OR Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Schweizerisches Obligationenrecht
(SR 220)
18
PMMBl Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt
PVÜ Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
(SR 0.232.04)
RKGE Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum
(Rechtsmittelinstanz bis 31.12.2006)
sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
Singapur TLT Markenrechtsvertrag von Singapur (SR 0.232.112.11)
sog. sogenannt
SR Systematische Sammlung des Bundesrechts
Swissness-
Botschaft
Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des
Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des
Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen («Swissness»-
Vorlage), BBl 2009, S. 8533–8676
TabV Verordnung über Tabakerzeugnisse und Raucherwaren mit
Tabakersatzstoffen (Tabakverordnung, SR 817.06)
TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(Abkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums,
SR 0.632.20)
VGG Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht
(Verwaltungsgerichtsgesetz, SR 173.32)
vgl. vergleiche
VPB Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021)
WSchG Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher
Zeichen (Wappenschutzgesetz, SR 232.21)
WSchV Verordnung über den Schutz des Schweizerwappens und anderer
öffentlicher Zeichen (Wappenschutzverordnung, SR 232.211)
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch (SR 210)
Ziff. Ziffer
ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, SR 272)
19
Teil 1 – Allgemeiner Teil
1. Einleitung
Dieser Teil der Markenrichtlinien befasst sich mit den allgemeinen, für die verschiedenen
Verfahren vor dem Institut geltenden Verfahrensregeln.
2. Rechtsgrundlagen
Das Institut ist eine Bundesverwaltungsbehörde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. c VwVG.
Folglich werden die in seiner Zuständigkeit liegenden Verfahren allgemein durch das VwVG
(Art. 1 Abs. 1 VwVG)1 bestimmt, sofern sie nicht durch das MSchG oder ein anderes
Bundesgesetz eingehender geregelt werden (Art. 4 VwVG). Das VwVG wird seinerseits
durch Art. 37, 39 bis 41 und 43 bis 61 BZP2 ergänzt.3
Wenn weder das VwVG noch das MSchG die prozessrechtlichen Folgen eines Sachverhalts
regeln, ist gemäss Art. 4 VwVG auf andere bundesrechtliche Spezialnormen
zurückzugreifen. Das Institut ist der Auffassung, dass in Anwendung von Art. 4 VwVG auf die
ZPO zurückzugreifen ist. Das BZP enthält zwar Regelungen für einige im VwVG oder
MSchG nicht explizit enthaltene Fragestellungen auf verfahrensrechtlicher Ebene, aber diese
Bestimmungen können nicht angewandt werden. Denn im Verwaltungsverfahren sind
gemäss der Rechtsprechung nur die in Art. 19 VwVG explizit genannten Bestimmungen
anwendbar, da diese Aufzählung als abschliessend betrachtet werden muss.4 Des Weiteren
kommt nur das nach dem Inkrafttreten des VwVG erlassene Bundesrecht in Betracht.
Demzufolge ist auf andere jüngere Bestimmungen des Bundesrechts zurückzugreifen.
Zudem handelt es sich bei der ZPO um Bundesrecht,5 weshalb ihre Anwendung durch Art. 4
VwVG nicht ausgeschlossen ist, umso mehr als sie speziell für die Beilegung zivilrechtlicher
Streitigkeiten vorgesehen ist, von denen sich die Verfahren im Zuständigkeitsbereich des
Instituts in Markensachen mit zwei oder mehreren Verfahrensbeteiligten nicht grundlegend
unterscheiden.
Die verschiedenen Verfahren im Zuständigkeitsbereich des Instituts in Markensachen sind
insbesondere durch folgende Bestimmungen des MSchG und der MSchV geregelt:
1 Genauer in Art. 1 bis 43 VwVG. 2 Art. 19 VwVG. 3 Die Artikel 38 und 42 bis 49 BZP sind vorliegendenfalls nicht relevant, da sie die mündliche
Anhörung der Parteien und die Zeugeneinvernahme betreffen (Art. 14 Abs. 1 VwVG). 4 BGE 130 II 473, E. 2.4.
5 Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts ist Sache des Bundes (vgl. Art. 122 Abs. 1
BV).
Teil 1 – Allgemeiner Teil
20
2.1 Verfahren zur Eintragung von Marken (vgl. Teil 2 und Teil 5)
Das Verfahren zur Eintragung von Marken wird insbesondere durch Art. 28 bis 30 MSchG
und die Ausführungsbestimmungen von Art. 8 bis 19 MSchV geregelt.
2.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung (vgl. Teil 3)
Die Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung werden insbesondere durch die
Art. 10, 17 bis 19, 35 und 37 ff. MSchG und die Ausführungsbestimmungen von Art. 25 bis
27, 28 bis 32 und 35 MSchV geregelt.
2.3 Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken (vgl. Teil 4 und Teil 5)
Soweit sich weder aus dem MMA noch dem MMP nichts anderes ergibt (Art. 44 Abs. 2
MSchG), wird das Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken durch Art. 44 bis
46a MSchG sowie die Ausführungsbestimmungen in Art. 47 bis 49 und 51 f. MSchV
besonders geregelt. Diese durch die GAFO ergänzten internationalen Abkommen
bestimmen folglich weitgehend das Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken.
2.4 Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 6)
Das Widerspruchsverfahren wird in Art. 31 bis 34 MSchG und den entsprechenden
Ausführungsbestimmungen in Art. 20 bis 24 und 50 bis 52 MSchV geregelt. Neben den
allgemeinen Verfahrensgrundsätzen (vgl. Ziff. 3 ff. unten) können sinngemäss die
Bestimmungen des VwVG (Art. 44 ff.) sowie die ZPO herangezogen werden.
2.5 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7)
Das Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs der Marke wird speziell durch Art. 35a und
35b MSchG sowie die Ausführungsbestimmungen von Art. 24a bis 24e MSchV geregelt.
Neben den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen (vgl. Ziff. 3 ff. unten) können sinngemäss die
Bestimmungen des VwVG (Art. 44 ff.) sowie die ZPO herangezogen werden.
3. Parteien
3.1 Parteirecht
Art. 6 VwVG definiert die Partei als Person, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung
berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel
gegen die Verfügung zusteht. Nach der Rechtsprechung hängt das Parteirecht von den
Rechten oder Pflichten ab, die die fragliche Verfügung berühren könnte.6
Partei zu sein, setzt Rechtsfähigkeit im Sinne von Art. 11 ZGB voraus. Dies gilt folglich für
natürliche oder juristische Personen privaten oder öffentlichen Rechts, z.B. Bund, Kantone,
6 BVGer B-1099/2007, E. 3.3.3.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
21
Gemeinden sowie selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten des Bundes.7 Als Parteien
können auch Kollektiv- und Kommanditgesellschaften8, Konkursmassen und
Erbengemeinschaften9 gelten, obwohl sie nur eine beschränkte Rechtspersönlichkeit
besitzen. Keine Parteien sind jedoch einfache Gesellschaften10 sowie nicht selbstständige
öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten (z.B. Bundesämter) und Anstalten.11
Als Parteien für die verschiedenen Verfahren in der Zuständigkeit des Instituts gelten
folgende Personen:
Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung
Als Partei im Verfahren für die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung gilt
ausschliesslich der Hinterleger. Nach Art. 28 Abs. 1 MSchG kann es sich um alle in Ziff. 3.1
oben genannten Personen handeln (für weitere Einzelheiten vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 58, für
Kollektivmarken vgl. Teil 5, Ziff. 10.2, S. 216).
Öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit können
ebenfalls Marken hinterlegen. Bei diesen gilt die parteifähige Trägerschaft (z.B. die
Schweizerische Eidgenossenschaft) und nicht die Verwaltungseinheit selber als Partei.
Ähnliches gilt für Zweigniederlassungen, die nach schweizerischem Recht über keine
Rechtspersönlichkeit verfügen. Das Institut geht davon aus, dass die Hinterlegung für die
Gesellschaft, der die Zweigniederlassung angehört, getätigt wird.12 Soll die Marke für eine
juristische Person in Gründung hinterlegt werden, haben alle Gründungsgesellschafter
zusammen (als mehrere Hinterleger) aufzutreten.
Dritten, deren Rechte und Pflichten durch die Eintragung einer Marke berührt werden
könnten, wird jedoch im Rahmen des Eintragungsverfahrens kein Parteirecht zuerkannt. Sie
können ihre Rechte erst später im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens oder eines
zivilrechtlichen Verfahrens geltend machen.
Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung
Der im Markenregister eingetragene Markeninhaber gilt als Partei für alle Verfahren im
Zusammenhang mit einer Änderung des Registers (Löschungsantrag gemäss Art. 35 lit. a
MSchG, Vertreterwechsel, Teilung usw.).
In bestimmten Fällen werden auch Dritte, deren Rechte und Pflichten durch die beantragte
Änderung des Registers berührt werden (z.B. Übertragung, Teilübertragung, Lizenzen) (vgl.
Teil 3, Ziff. 4.1, 4.2 und 4.4) als Partei anerkannt.
7 BGE 127 V 80, E. 3a/bb; BGE 127 II 32, E. 2. 8 Art. 562 und 602 OR. 9 BGE 102 Ia 430, E. 3; für die Regeln über den Parteiwechsel während des Verfahrens siehe auch
unten (vgl. Ziff. 3.2.2.2 und 3.2.2.3, S. 24). 10 BGE 132 I 256, E. 1.1. 11 BGer 2A.325/2006, E.2.2; BGE 127 II 32, E. 2b und 2f.
12 Vgl. BGE 120 III 11 für die Benennung einer Zweigniederlassung als Partei im
Betreibungsverfahren.
3.1.1
3.1.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
22
Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
3.1.3.1 Aktivlegitimation
3.1.3.1.1 Widerspruchsverfahren – Grundsatz
Berechtigt zur Erhebung des Widerspruchs ist gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG der materielle
Inhaber der älteren Marke.13 Ältere Marken sind hinterlegte oder eingetragene Marken, die
nach Art. 6 bis 8 MSchG eine Priorität geniessen, und notorisch bekannte Marken, die zum
Zeitpunkt der Hinterlegung der jüngeren Marke notorisch bekannt sind (Art. 3 Abs. 2
MSchG). Diese Begriffe werden weiter unten definiert (vgl. Teil 6, Ziff. 2.4, S. 237). Der
Inhaber einer geografischen Marke kann in Abweichung von Art. 31 MSchG keinen
Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erheben (Art. 27e Abs. 2 MSchG).
Für das Widerspruchsverfahren ist die Markeninhaberschaft im Zeitpunkt der Einreichung
des Widerspruchs massgebend.14 Stimmt das Markenregister im Zeitpunkt der Einreichung
des Widerspruchs nicht mit dem tatsächlichen Markeninhaber überein, hat der
Widersprechende seine Aktivlegitimation nachzuweisen, ansonsten auf den Widerspruch
nicht eingetreten werden kann.
3.1.3.1.2 Widerspruchsverfahren – Aktivlegitimation des Lizenznehmers
Die Frage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers bedingt eine Prüfung der Bestimmungen
des Lizenzvertrags, die den (beschränkten) Rahmen des Widerspruchsverfahrens
regelmässig sprengt. Im Widerspruchsverfahren wird deshalb nur der im Register
eingetragene Markeninhaber als Partei anerkannt.15 Der Lizenznehmer kann allerdings (wie
irgendeine andere Person) vom Markeninhaber ermächtigt werden, als Vertreter im
Widerspruchsverfahren zu handeln. Diese Ermächtigung muss jedoch dem Institut schriftlich
eingereicht werden und vor Ablauf der Widerspruchsfrist erstellt worden sein.16
3.1.3.1.3 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
Jede natürliche oder juristische Person (vgl. Ziff. 3.1, S. 20) kann einen Antrag auf Löschung
einer Marke wegen Nichtgebrauchs stellen (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Ein besonderes
Interesse muss nicht nachgewiesen werden.
3.1.3.2 Passivlegitimation
3.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren
Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke.
13 BVGer B-6608/2009, E. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL. 14 Vgl. Art. 31 MSchG; BVGer B-6608/2009, E. 5 und 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL. 15 BVGer B-6608/2009, E. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL. 16 BVGer B-6608/2009, E. 6.2 – REPSOL (fig.) / REXOL.
3.1.3
Teil 1 – Allgemeiner Teil
23
Gegen die Eintragung einer geografischen Marke kann kein Widerspruch erhoben werden
(Art. 31 Abs. 1bis MSchG).
Mit Erlass des neuen MSchG erfolgte der Wechsel vom Grundsatz der Gebrauchspriorität
zur Hinterlegungspriorität.17 Wer den Gebrauch seines Zeichens vor der Hinterlegung der
Widerspruchsmarke aufnahm, es aber erst später selbst hinterlegt, kann sich im
Widerspruchsverfahren weder auf das Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG noch auf
eine langjährige Duldung seines Zeichens durch den Widersprechenden berufen. Wohl kann
der Widerspruchsgegner gegebenenfalls sein Zeichen im Rahmen von Art. 14 MSchG weiter
gebrauchen. Dieses Weiterbenützungsrecht verleiht jedoch keinen Anspruch auf eine
Markeneintragung (bzw. deren Beibehaltung) und hat auf die Beurteilung des Widerspruchs
keinen Einfluss.18
Ist die angefochtene Marke an einen Dritten übertragen worden, ohne dass dieser bereits in
das Markenregister eingetragen wurde, so bleibt der bisherige Inhaber passivlegitimiert (Art.
17 Abs. 3 MSchG).
3.1.3.2.2 Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke.
Wie beim Widerspruchsverfahren gilt auch hier: Ist die angefochtene Marke an einen Dritten
übertragen worden, ohne dass dieser bereits in das Markenregister eingetragen wurde, so
bleibt der bisherige Inhaber passivlegitimiert (Art. 17 Abs. 3 MSchG).
3.2 Übertragung
Allgemein
Die Eintragung der Übertragung hat zur Folge, dass allfällige hängige andere Verfahren
grundsätzlich mit dem neuen, gehörig im Register eingetragenen Inhaber (vgl. Art. 17
MSchG, vgl. Teil 3, Ziff. 4.1, S. 84) fortgesetzt werden. Besonderheiten gelten bei Verfahren
mit mehreren Verfahrensbeteiligten:
Besonderheiten
3.2.2.1 Übertragung während eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens
Bei der Übertragung einer Marke während eines Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens
ist zwischen der materiellen Rechtslage und den prozessrechtlichen Folgen zu
unterscheiden. Die prozessrechtlichen Folgen einer Markenübertragung während der Dauer
des Widerspruchsverfahrens sind weder im MSchG noch im VwVG ausdrücklich geregelt. Es
17 Art. 6 MSchG. 18 RKGE in sic! 1999, 418, E. 1 – König / Sonnenkönig.
3.2.1
3.2.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
24
ist deshalb gemäss Art. 4 VwVG auf die spezialgesetzlichen Bestimmungen der ZPO
zurückzugreifen.19
Bei der Übertragung einer Marke während des Verfahrens kann der Erwerber anstelle der
veräussernden Partei in den Prozess eintreten (Art. 83 Abs. 1 ZPO). Dieser Parteiwechsel
kann ohne Zustimmung der Gegenpartei erfolgen. Die eintretende Partei haftet für die
gesamten Prozesskosten; für die bis zum Parteiwechsel aufgelaufenen Prozesskosten haftet
die ausscheidende Partei solidarisch mit (Art. 83 Abs. 2 ZPO).
3.2.2.2 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen
Ohne Markenübertragung ist ein Parteiwechsel nur mit Zustimmung der Gegenpartei
zulässig; besondere gesetzliche Bestimmungen über die Rechtsnachfolge bleiben
vorbehalten (Art. 83 Abs. 4 ZPO).
Beim Tod einer Partei ergeben sich die Folgen aus dem Bundesrecht: Die Erben treten ohne
Weiteres an die Stelle der verstorbenen Partei, d.h., das Verfahren wird mit ihnen
weitergeführt.20
Bei der Fusion juristischer Personen gehen deren Rechte und Pflichten (und damit auch
allfällige Markenrechte) gemäss Fusionsvertrag auf die neue juristische Person über und das
Verfahren wird ohne Weiteres mit dieser weitergeführt.21
3.2.2.3 Konkurs einer Partei
Mit der Konkurseröffnung verliert der Schuldner die Verfügungsbefugnis über das
Markenrecht (Art. 204 SchKG). Die Befugnis geht auf die Gläubigergesamtheit bzw. die
Konkursverwaltung über (Art. 240 SchKG). Diese hat zu erklären, ob das Verfahren
fortgesetzt wird oder nicht bzw. ob das Markenrecht gegebenenfalls an einen oder mehrere
Gläubiger abgetreten wird. Bis diese Erklärung erfolgt, kann das Verfahren sistiert werden
(Art. 207 Abs. 2 SchKG).
4. Vertretung und Zustellungsdomizil
4.1 Vertreter
Nach Art. 11 VwVG kann die Partei sich zu jedem Zeitpunkt vertreten oder durch einen
Vertreter verbeiständen lassen.
Als Vertreter in das Register eingetragen wird nur der umfassend bevollmächtigte Vertreter
(Art. 5 Abs. 2 MSchV).
19 Vgl. Ziff. 2, S. 19. 20 Das Verfahren wird gemäss Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt und der Antritt der
Erbschaft feststeht. 21 Bei Bedarf wird das Verfahren gemäss Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt sind und der
Antritt der Erbschaft feststeht; während der Ausschlagungsfrist ist die Parteistellung der Erben
resolutiv bedingt.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
25
Vertreter können neben natürlichen Personen auch juristische Personen und
Personengesellschaften (z.B. Patentanwalts-AG, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften)
sein. Fachkenntnisse des Vertreters werden nicht verlangt.
Wird ein Vertreter eingesetzt, richtet das Institut seine Mitteilungen bis zum Widerruf der
Vollmacht ausschliesslich an ihn (Art. 11 Abs. 3 VwVG). Eingaben des vertretenen
Hinterlegers selbst bleiben indessen möglich und entfalten ihre volle Rechtswirkung. Das
Institut entscheidet im Einzelfall, ob die Eingabe des Hinterlegers als Widerruf der Vollmacht
anzusehen ist. Widersprechen sich parallele Eingaben von Hinterleger und Vertreter, wird
die Unklarheit grundsätzlich über den Vertreter bereinigt. Eine Ausnahme davon gilt bei
Widerruf der Vollmacht.
4.2 Vollmacht
Lässt sich der Hinterleger vertreten, kann das Institut gemäss Art. 5 MSchV eine schriftliche
Vollmacht verlangen. Eine Vollmacht wird grundsätzlich in den Fällen verlangt, in denen ein
Vertreter zeitlich nach der Hinterlegung im Sinne von Art. 28 MSchG bestellt wird.
Verlangt das Institut eine Vollmacht, muss diese in schriftlicher Form eingereicht werden (Art.
5 MSchV).22 Mündlich mitgeteilte Vollmachten reichen nicht aus. Sämtliche Vollmachten
können in Kopie eingereicht werden, wobei es dem Institut freisteht, auf der Vorlage einer
Originalvollmacht zu bestehen. Die Urkunde muss als Mindestinhalt die Personalien von
Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem, den Umfang der Ermächtigung und die Unterschrift
des Vollmachtgebers enthalten (Art. 13 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 5 MSchV). Es kann sich um für
den Einzelfall erteilte Spezialvollmachten oder um für sämtliche Markenangelegenheiten
ausgestellte Generalvollmachten handeln. Ist die Vollmacht nicht auf einzelne Schutztitel
oder Handlungen eingeschränkt, wird sie als Generalvollmacht betrachtet.
Der zum Zeitpunkt der Hinterlegung ohne Vorlage einer Vollmacht im Eintragungsgesuch
aufgeführte Vertreter gilt in Bezug auf diesen Schutztitel grundsätzlich als umfassend
vertretungsbefugt und kann alle Handlungen mit Rechtswirkung für den Vertretenen
vornehmen. Dem Institut steht es frei, eine Vollmacht nachzuverlangen.
Wird ein Mandat erst nach Eintragung des Schutzrechts erteilt, ist immer eine Vollmacht
einzureichen; dasselbe gilt, wenn der bisherige Vertreter nach der Übertragung des
Schutzrechts für einen neuen Inhaber handelt. Bei einer Fusion sind die Umstände des
Einzelfalls zu beachten.23
Die Vollmacht ist in einer Amtssprache (vgl. Ziff. 5.8, S. 42) einzureichen. Ist die Urkunde in
einer anderen Sprache abgefasst, kann eine Übersetzung angefordert werden (Art. 3 Abs. 2
MSchV).
22 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch muss die Vollmacht als PDF-Beilage
gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).
23 Entscheidend ist, ob es sich um eine Absorptions- oder Kombinationsfusion handelt (vgl. Art. 3
FusG).
Teil 1 – Allgemeiner Teil
26
Die Partei kann eine erteilte Vollmacht jederzeit widerrufen (Art. 34 Abs. 1 OR). Solange der
Widerruf dem Institut nicht mitgeteilt worden ist, bleibt der Vertreter zu Rechtshandlungen im
Namen des Hinterlegers befugt (Art. 34 Abs. 3 OR).
Falls innerhalb der gesetzten Frist keine Vollmacht eingereicht wird, bleiben Eingaben vom
nicht legitimierten Vertreter unberücksichtigt; auf einen von einem nicht legitimierten
Vertreter eingereichten Löschungsantrag oder Widerspruch wird nach Art. 13 Abs. 2 VwVG
nicht eingetreten.24
4.3 Zustellungsdomizil
Wenn eine Partei (oder ihr Vertreter) in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz verfügt,
muss sie ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG).
Muss eine Partei ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen und tut sie dies nicht, so
wird sie vom Institut in einem ersten Schritt mit einem informellen Schreiben, welches ihr
direkt ins Ausland zugestellt wird, aufgefordert ein Zustellungsdomizil zu bestellen25. Kommt
sie dieser Aufforderung nicht nach, erlässt das Institut eine formelle Verfügung mit der
Aufforderung zu Bestellung eines Zustellungsdomizils unter Androhung der entsprechenden
Säumnisfolgen. Die Art der Zustellung richtet sich nach dem Haager Übereinkommen vom
15. November 196526 oder nach dem diplomatischen oder konsularischen Weg, wenn das
Haager Übereinkommen nicht anwendbar ist.
Bei den internationalen Registrierungen ist die Aufforderung zur Bezeichnung eines
Zustellungsdomizils oder zur Einsetzung eines Vertreters mit Wohnsitz in der Schweiz in der
im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe und im Fall eines Widerspruchs
erlassenen provisorischen Schutzverweigerung enthalten. In den übrigen Fällen,
insbesondere beim Löschungsverfahren, stellt das Institut dem im Register eingetragenen
Inhaber oder Vertreter in Anwendung der Regel 23bis GAFO über die OMPI eine
Aufforderung zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils oder zur Einsetzung eines in der
Schweiz niedergelassenen Vertreters zu27. Der Gegenpartei wird eine Kopie dieser
Aufforderung zugestellt. Falls der Inhaber oder sein Vertreter von der OMPI nicht erreicht
werden kann, wird ihm die Aufforderung durch Veröffentlichung im Bundesblatt eröffnet
(Art. 36 lit. b VwVG).
Handelt die Partei innerhalb der gesetzten Frist nicht, wird das Eintragungsgesuch
zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG) bzw. auf den Widerspruch oder den
Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs nicht eingetreten (Art. 21 Abs. 1 und Art. 24b Abs.
1 MSchV). Wenn die Partei Widerspruchs- bzw. Antragsgegner im Rahmen eines
Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens ist, wird das Verfahren unter Verzicht auf ihre
weitere Anhörung von Amtes wegen weitergeführt und im Endentscheid der Ausschluss der
24 VPB 70 Nr. 33. 25 Eine vorläufige Schutzverweigerung, welche die Aufforderung zur Bestellung eines
Zustellungsdomizils enthält, wird über die OMPI zugestellt (vgl. Teil 4, Ziff. 3.2.4, S. 105). 26 Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland
in Zivil- oder Handelssachen, Abgeschlossen in Den Haag am 15. November 1965, SR 0.274.131. 27 Newsletter 2008/01 Marken.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
27
Partei vom Verfahren verfügt (Art. 21 Abs. 2 und 24b Abs. 2 MSchV). Der Endentscheid wird
dieser Partei grundsätzlich durch Publikation im Bundesblatt eröffnet (Art. 36 lit. b VwVG; vgl.
auch Ziff. 7.4.2, S. 50). Wenn der Entscheid eine internationale Registrierung betrifft, wird
dem Inhaber das Dispositiv dieser Verfügung in Anwendung der Regel 23bis GAFO über die
OMPI zugestellt.
5. Allgemeine Verfahrensregeln
5.1 Schriftliches Verfahren – Eingabewege
Die Verfahren vor dem Institut werden schriftlich durchgeführt. Folglich bedürfen alle
Verfahrenshandlungen (Gesuch, Antrag) in der Regel der Schriftform, um vom Institut
berücksichtigt zu werden.28
Um den Weg für eine einfache elektronische Eingabe per E-Mail zu ebnen, hat das Institut
bei der Mehrheit von Dokumenten gemäss Art. 6 Abs. 3 MSchV auf das
Unterschriftserfordernis verzichtet (vgl. Mitteilung des Instituts in sic! 2010, 554, sowie
Verzeichnis der Kommunikationswege).29 Abhängig davon, ob für die betreffende Eingabe
ein Unterschriftserfordernis oder andere Formvorschriften bestehen, sind folgende Fälle zu
unterscheiden:
Wo das Bundesrecht für eine Eingabe Schriftlichkeit vorsieht und das Institut auch
Kopien akzeptiert, kann einer E-Mail die elektronische Kopie (PDF) der unterzeichneten
Eingabe als Attachment beigelegt werden. Dies betrifft insbesondere Anträge auf
Rückzug eines Gesuches oder vollständige oder teilweise Löschung einer Marke (Teil 3,
Ziff. 4.6, S. 87 und 4.10, S. 88) sowie sämtliche Eingaben im Widerspruchsverfahren und
im Verfahren zur Löschung wegen Nichtgebrauchs mit Ausnahme von
Fristerstreckungsgesuchen (vgl. Teil 6, Ziff. 2.1, S. 236, und Teil 7, 2.1, S. 271).
Beweisurkunden müssen bei der Übermittlung per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht
werden (z.B. Übertragungserklärungen gemäss Teil 3, Ziff. 4.1, S. 84, oder Vollmachten
gemäss Ziff. 4.2, S. 25, oder Prioritätsbelege gemäss Teil 2, Ziff. 3.4.1, S. 65, sofern das
Institut die Einreichung verlangt).
Alle übrigen Eingaben können formlos ohne Unterschrift als E-Mail an das Institut
gesandt werden. Dies betrifft beispielsweise Fristerstreckungen (Ziff. 5.5.3, S. 33) oder
Anträge auf Änderung der Adresse des Inhabers (Teil 3, Ziff. 4.8, S. 87).
Fristwahrend und rechtsgültig sind elektronische Eingaben an das Institut nur, wenn sie an
die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch geschickt werden30.
28 In Abweichung vom Grundsatz des schriftlichen Verfahrens akzeptiert das Institut unter bestimmten
Umständen beispielsweise Anträge auf erste und zweite Fristverlängerung per Telefon. 29 Liste abrufbar unter https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/online-
services/eingabewege-und-zahlungsmoeglichkeiten/eingabewege-in-den-verfahren.html . 30 Für die Anforderungen an die Einhaltung der Fristen siehe Ziff.5.5.5, S. 34.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
28
Detaillierte Angaben zu Formerfordernissen und zulässigen Eingabewegen finden sich auf
der folgenden Website: https://ekomm.ipi.ch.
5.2 Zuständigkeitsprüfung
Das Institut prüft seine Zuständigkeit für die Behandlung der ihm eingereichten Gesuche und
Anträge von Amtes wegen (Art. 7 Abs. 1 VwVG). Die Begründung einer Zuständigkeit durch
Einverständnis zwischen dem Institut und der Partei (Art. 7 Abs. 2 VwVG) oder unter den
Parteien ist ausgeschlossen.31
Falls sich das Institut als unzuständig erachtet, überweist es die Sache ohne Verzug der
zuständigen Behörde (Art. 8 Abs. 1 VwVG). Falls das Institut seine Zuständigkeit als
zweifelhaft erachtet, so pflegt es darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der
Behörde, deren Zuständigkeit infrage kommt (Art. 8 Abs. 2 VwVG). Das Institut räumt den
Parteien die Möglichkeit ein, zur Frage der Zuständigkeit Stellung zu nehmen. Bei
Streitigkeiten sind die Bestimmungen von Art. 9 VwVG anwendbar.
5.3 Ausstand
Art. 10 Abs. 1 VwVG enthält eine abschliessende Liste der Ausstandsgründe. Danach treten
Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, in Ausstand, wenn
sie:
a. in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b. mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit
ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie
verwandt oder verschwägert sind;
c. Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d. aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
Die Garantie einer unabhängigen Behörde erfordert einen Ausstand nach Art. 10 Abs. 1 lit. d
VwVG nicht nur, wenn eine tatsächliche Befangenheit und Voreingenommenheit festgestellt
wird, weil eine innere Einstellung kaum bewiesen werden kann. Es genügt, wenn Umstände
vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit erwecken und ein
voreingenommenes Handeln der Person, die einen Entscheid zu fällen hat, befürchten
lassen. Allerdings sind nur die objektiv festgestellten Umstände zu berücksichtigen, während
die rein subjektiven Eindrücke der Partei, die das Ausstandsbegehren stellt, nicht
entscheidend sind.32
31 VPB 67 Nr. 66, E. 2a m.w.H. 32 BGE 138 I 1, E. 2.2 m.w.H.; siehe auch BVGer B-1076/2012, E. 4.1.1.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
29
Wer einen Ablehnungsgrund nicht unverzüglich nach dessen Kenntnisnahme beim Institut
geltend macht, verwirkt den Anspruch auf seine spätere Anrufung.33 Den Ausgang eines
Verfahrens abzuwarten, um anschliessend im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens die
nicht korrekte Zusammensetzung der Entscheidbehörde geltend zu machen, obwohl der
Ablehnungsgrund bereits vorher bekannt war, ist treuwidrig.34
5.4 Feststellung des Sachverhalts
Untersuchungsmaxime
Da das VwVG zur Anwendung kommt, gilt für die vor dem Institut durchgeführten Verfahren
grundsätzlich die Untersuchungsmaxime, nach der die Behörde den Sachverhalt von Amtes
wegen feststellt (Art. 12 VwVG). Daraus ergibt sich, dass das Institut grundsätzlich unter
Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien die Beweisführungspflicht und die
Aktenführungspflicht trägt (vgl. Ziff. 5.4.2, S. 29).
Beim Widerspruchs- und Löschungsverfahren handelt es sich um kein typisches
Verwaltungsverfahren (Verfahren auf Erlass einer Verfügung), sondern um ein Verfahren
«sui generis», das als Verfahren mit zwei (oder mehreren) Parteien einem Zivilprozess
ähnlich ist.35 Für die Einleitung und den Umfang von Widersprüchen sowie
Löschungsanträgen gilt wie im Zivilprozess die Dispositionsmaxime.36 Der Widersprechende
bzw. Antragsteller bestimmt daher, ob er sein Recht gestützt auf Art. 3 oder 35a MSchG
ausüben, ob er also Widerspruch erheben bzw. die Löschung einer Marke wegen
Nichtgebrauchs beantragen will oder nicht. Der Widersprechende bzw. Antragsteller
bestimmt auch, in welchem Umfang er sein Recht geltend machen will, und der
Widerspruchsgegner bzw. Antragsgegner, wie weit er sich dem Widerspruchsbegehren bzw.
Antrag (freiwillig) unterziehen will. Die Parteien können das Verfahren jederzeit durch
Vergleich, Rückzug oder Anerkennung des Rechtsanspruchs beenden. Mit anderen Worten
verfügen die Parteien über den Streitgegenstand, und das Institut ist an die gestellten
Rechtsbegehren gebunden.
Mitwirkungspflicht
Die Untersuchungsmaxime wird durch die in Art. 13 VwVG verankerte Mitwirkungspflicht der
Parteien relativiert.
Nach Art. 13 Abs. 1 lit. a VwVG sind die Parteien insbesondere verpflichtet, an der
Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren
einleiten. Diese Pflicht ist dadurch gerechtfertigt, dass die Partei aus dem Verfahren einen
Vorteil ziehen oder einen Anspruch ableiten will.37 Sie gilt vorab gerade für solche
33 BGE 138 I 1, E. 2.2. 34 BGE 126 III 249, E. 3c; BGer 1C_401/2011, E. 3.1 m.w.H. 35 BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 36 BVGer B-4260/2010, E. 8.1.2 m.w.H. – BALLY / BALU (fig.). 37 BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).
5.4.1
5.4.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
30
Tatsachen, die eine Partei besser kennt als die Behörden und die diese nicht ohne
vernünftigen Aufwand erheben können.38
Gemäss dem im öffentlichen Recht anwendbaren allgemeinen Grundsatz von Art. 8 ZGB
trägt die Partei die Folgen des Beweismangels, wenn sie Rechte aus einem einschlägigen
Sachverhalt ableiten will, der unbewiesen geblieben ist oder angesichts des geforderten
Beweismasses nicht glaubhaft gemacht wurde.39
Grundsatz der Waffengleichheit
Da sich beim Widerspruchs- und Löschungsverfahren zwei Parteien gegenüberstehen und
das Institut die Aufgabe hat, diese gleich und gerecht zu behandeln (Art. 29 Abs. 1 BV),
unterstehen diese Verfahren auch dem Grundsatz der Waffengleichheit. Gemäss diesem
Prinzip muss jede Partei eine vernünftige Möglichkeit erhalten, ihre Argumente unter
Bedingungen vorzutragen, die sie nicht in eine klar nachteilige Position gegenüber ihrem
Gegner versetzt.40
Folglich und aufgrund der Verhandlungsmaxime führt das Institut im Rahmen von
Widerspruchs- und Löschungsverfahren kein eigentliches Beweisverfahren durch, weil
verhindert werden muss, dass die Abklärungen des Instituts die Stärkung der prozessualen
Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung
der anderen Partei nach sich ziehen würden. Vermag eine Partei die Tatsache, aus der sie
Rechte für sich ableitet (z.B. die Notorietät ihres Kennzeichens,41 die Glaubhaftmachung des
Gebrauchs der Marke42 oder ihres Nichtgebrauchs) nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat
sie in Anwendung von Art. 8 ZGB die Folgen zu tragen.
Beweise
5.4.4.1 Beweismittel
5.4.4.1.1 Grundsätze
Die vor dem Institut zulässigen Beweismittel sind in Art. 12 VwVG aufgeführt. In
Entsprechung zum Beweisverfahren sind ausserdem die Art. 37, 39 bis 41 und 50 bis 61
BZP anwendbar.
Zu den geeigneten Beweismitteln gehören insbesondere Kataloge, Prospekte, Preislisten,
Verpackungen, Etiketten, Rechnungen, Anzahl Abonnenten, Auflagestärke, Lieferscheine,
Exemplare der fraglichen Waren, Werbematerial und Angaben zu Umsatz oder
38 BGE 128 II 139, E. 2b. 39 BGE 135 III 416, insb. E. 2.6.4 – CALVI (fig.); BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 m.w.H. – BEC DE FIN
BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 40 BGE 137 IV 172, E. 2.6. 41 RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse
(fig.). 42 BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL.
5.4.3
5.4.4
Teil 1 – Allgemeiner Teil
31
Werbeausgaben sowie Internetrecherchen. Geeignet sind zudem Benützungsrecherchen
und Bestätigungen von Dritten (vgl. Teil 7, Ziff. 4.1, S. 275) sowie demoskopische Umfragen
(vgl. Teil 5, Ziff. 8.6.2, S. 193, und Ziff. 12.2.3, S. 226). Beim Löschungsverfahren wegen
Nichtgebrauchs können auch Ergebnisse von Internetrecherchen über den Gebrauch der
Marke berücksichtigt werden (siehe Teil 74.1, Ziff. 4.1, S. 275).
Nach Art. 14 Abs. 1 VwVG kann die Einvernahme von Zeugen nicht vom Institut, sondern
ausschliesslich vom Bundesverwaltungsgericht (Art. 14 Abs. 1 lit. c VwVG) im Rahmen von
Beschwerdeverfahren angeordnet werden.
5.4.4.1.2 Einreichung von Beweismitteln
Für die Einreichung von Beweismitteln bestehen keine speziellen Formvorschriften.
Das Institut empfiehlt jedoch die Beweismittel in einem Beilagenverzeichnis
zusammenzufassen und zu nummerieren. Dabei sollen die Parteien in ihren Eingaben für
jede vorgebrachte Tatsache die angebotenen Beweismittel mit Verweis auf das
Beilagenverzeichnis nennen, auf welche sie sich stützen.
Wenn die Umstände es rechtfertigen (z.B. besonders komplexer Sachverhalt oder besonders
grosse Menge von Beweismitteln, welche nicht zusammengefasst wurden), kann das Institut
eine kurze Frist (zehn Tage) ansetzen, in welcher die Partei aufgefordert wird, die
Beweismittel zu nummerieren und ihre Eingabe dahin gehend zu präzisieren, dass für jede
vorgebrachte Tatsache das entsprechende Beweismittel genannt wird. Wenn die Partei
dieser Aufforderung nicht nachkommt, entscheidet das Institut aufgrund der Akten.
5.4.4.2 Beweiswürdigung und Beweismass
Das Institut würdigt die ihm vorgelegten Beweismittel nach freier Überzeugung.43 Ein
Sachverhalt gilt grundsätzlich als erwiesen, wenn sich der Richter von der Richtigkeit einer
Behauptung überzeugen konnte. Bei den meisten am Institut durchgeführten Verfahren wird
diese Beweiswürdigungsregel allerdings in dem Sinne angewandt, dass eine
Glaubhaftmachung ausreicht. Ein Sachverhalt gilt als glaubhaft, wenn die behauptete
Tatsache nicht nur möglich, sondern aufgrund einer objektiven Beweiswürdigung
wahrscheinlich ist. Es braucht keine volle Überzeugung des Instituts, doch muss es
zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als
das Gegenteil.44
5.5 Fristen
Allgemeines
Das Institut legt die nicht im Gesetz verankerten Fristen fest.
43 Art. 40 BZP in Verbindung mit Art. 39 BZP; BGE 125 V 351, E. 3a. 44 BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 – GALLUP; BVGer B-2227/2011, E. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.
5.5.1
Teil 1 – Allgemeiner Teil
32
5.5.1.1 Verfahren mit nur einer Partei
Wenn nur eine Partei am Verfahren beteiligt ist (z.B. Gesuch um Eintragung einer Marke),
setzt das Institut in der Regel zweimonatige Fristen an. Für eine Antwort auf eine vorläufige
Schutzverweigerung für eine internationale Registrierung aus absoluten
Schutzverweigerungsgründen beträgt die Frist jedoch fünf Monate.
5.5.1.2 Verfahren mit mehreren Parteien
Die Widerspruchsverfahren und die Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs müssen
rasch durchgeführt werden (Teil 6, Ziff. 1, S. 235 und Teil 7, Ziff. 1, S. 271). Das Institut setzt
folglich in der Regel eine einmonatige Frist für die Stellungnahme zu den Schriftsätzen der
Gegenpartei an.
Für die Bezeichnung eines Schweizer Vertreters oder eines Zustellungsdomizils in der
Schweiz als Antwort auf eine vorläufige Schutzverweigerung für eine internationale
Registrierung aus relativen Schutzverweigerungsgründen (Widerspruchsverfahren) beträgt
die Frist drei Monate. Die anschliessende Frist für die Antwort auf den Widerspruch beträgt
einen Monat.
Wenn sich ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs auf eine internationale
Registrierung bezieht, deren Inhaber über kein Zustellungsdomizil in der Schweiz oder
keinen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter verfügt, setzt das Institut in einer
Mitteilung nach der Regel 23bis GAFO eine dreimonatige Frist für die Bezeichnung eines
solchen Zustellungsdomizils oder die Einsetzung eines Vertreters an (vgl. Ziff. 4.3, S. 26).
5.5.1.3 Besondere Fälle
Wenn ein Gesuch oder Antrag (insbesondere Antrag auf dritte Fristerstreckung,
Widerspruchsschrift oder Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs) aufgrund von
Unklarheiten (unklares Rechtsbegehren, ungenügende Begründung, fehlende Unterschrift)
geklärt werden muss, räumt das Institut eine Frist von zehn Tagen zur Berichtigung ein.
Für eine Stellungnahme zu einem Sistierungsantrag beträgt die Frist 15 Tage.
Berechnung der Fristen
Berechnet sich eine Frist nach Tagen, so beginnt sie an dem auf ihre Mitteilung folgenden
Tag zu laufen (Art. 20 Abs. 1 VwVG).
Nach den Regeln für die Berechnung der Fristen gilt: Ist der letzte Tag der gesetzten oder
gesetzlich vorgeschriebenen Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder
vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag.
Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter Wohnsitz oder
Sitz hat (Art. 20 Abs. 3 VwVG). Als Feiertag nach kantonalem Recht45 gilt jeder Tag, der
nach den kantonalen Gesetzen oder den kantonalen Verwaltungs- oder Polizeivorschriften
45 Eine Liste der kantonalen Feiertage kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden:
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf .
5.5.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
33
als mit einem Sonntag gleichgestellt betrachtet wird. Nicht als Feiertage gelten die übrigen
Tage, an denen die Büros im Gegensatz zu den anderen Betrieben üblicherweise
geschlossen sind, sowie allfällige mit dem Verwaltungspersonal vereinbarte Brückentage.46
Kommunale Feiertage sind nur gültig, wenn sie vom kantonalen Recht anerkannt sind.
Art. 2 MSchV sieht im Übrigen vor: Berechnet sich eine Frist nach Monaten oder Jahren, so
endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu
laufen begann. Fehlt ein entsprechender Tag, so endet die Frist am letzten Tag des letzten
Monats.
Fristerstreckung
5.5.3.1 Allgemein
Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 22 Abs. 1 VwVG). Dabei handelt es
sich insbesondere um die Beschwerdefrist (30 Tage, Art. 50 Abs. 1 VwVG), die
Widerspruchsfrist (drei Monate, Art. 31 Abs. 2 MSchG) und die Frist für die Einreichung des
Antrags auf Weiterbehandlung (zwei Monate nachdem der Gesuchsteller von der
Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach
Ablauf der versäumten Frist, Art. 41 Abs. 2 MSchG, vgl. Ziff. 5.5.8, S. 36).
Die vom Institut gesetzten Fristen können jedoch erstreckt werden, wenn vor Fristablauf ein
Gesuch mit zureichenden Gründen eingereicht wird (Art. 22 Abs. 2 VwVG).
Vorbehaltlich der besonderen Art der gesetzten Frist gewährt das Institut in der Regel bis zu
drei Fristerstreckungen. Die ersten beiden Gesuche müssen nicht zwingend unterschrieben
sein (Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine dritte Fristerstreckung hingegen muss unterschrieben sein
und wird nur ausnahmsweise gewährt, wenn wichtige Gründe glaubhaft gemacht werden
(z.B. Unfall, schwere Krankheit oder Tod des Rechtsinhabers oder Vertreters).
Wenn das Institut ein Gesuch um Fristerstreckung ablehnt, gewährt es eine letzte
ausserordentliche Nachfrist von zehn Tagen, um die fragliche Verfahrenshandlung
vorzunehmen.
5.5.3.2 Widerspruchs- und Löschungsverfahren
Im Rahmen von Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs wird eine
dritte Fristerstreckung nur ausnahmsweise und nach Anhörung der Gegenpartei gewährt.
Wenn der Widersprechende (im Widerspruchsverfahren) oder der Inhaber der
angefochtenen Marke (im Löschungsverfahrens), den Gebrauch seiner Marke glaubhaft
machen muss, kann das Institut auf begründetes Gesuch der betroffenen Partei die Frist ein
drittes Mal um einen Monat erstrecken, ohne die Gegenpartei anzuhören. Eine solche
Fristerstreckung ist in der Regel gerechtfertigt, wenn die betroffene Partei oder ihr Vertreter
Schwierigkeiten hat, Beweise für den Gebrauch der Marke beizubringen, insbesondere weil
sich der Inhaber der Marke im Ausland befindet.
46 BGE 63 II 331, E. 2.
5.5.3
Teil 1 – Allgemeiner Teil
34
Wenn das Gesuch um Fristerstreckung genehmigt wird, setzt das Institut eine neue Frist von
gleicher Dauer wie die erste angesetzte Frist an (vgl. Ziff. 5.5.1, S. 31). Die dritte
Fristerstreckung kann je nach den konkreten Umständen des Einzelfalles (z.B. je nachdem,
wie lange die wichtigen Gründe für eine dritte Fristerstreckung bestehen) kürzer, in
Ausnahmefällen aber auch länger bemessen werden47.
Fristen zur Bezahlung von Gebühren werden nur aus wichtigen Gründen einmal um einen
Monat erstreckt.
Übersicht Fristen und Fristerstreckungen
Einhaltung der Fristen
5.5.5.1 Im Allgemeinen
Nach Art. 21 Abs. 1 VwVG gilt eine Frist als eingehalten, wenn die schriftliche Eingabe
spätestens am letzten Tage der Frist der Behörde eingereicht oder zu deren Handen der
Schweizerischen Post übergeben wird. Schriftliche Eingaben an das Institut können nicht
gültig bei einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung
vorgenommen werden (Art. 21 Abs. 1bis VwVG).
Die Briefkästen der Schweizerischen Post werden analog zu den schweizerischen
Poststellen behandelt. Gemäss der Rechtsprechung ist eine Frist eingehalten, wenn die
schriftliche Eingabe als gewöhnlicher Brief am letzten Tag vor Mitternacht selbst nach der
47
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/dienstleistungen/schutzrechtuebergreifend/d/Merkblatt_Frist
verlaengerungen_Weiterbehandlungen_DE_a4all.pdf.
3
3
2
5
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
0 2 4 6 8 10 12
Eintragung CH
Registrierung IR
Widerspruch/Löschung CH
Widerspruch IR
Löschung IR
Dauer eines Schriftenwechsels (in Monaten)
Zustellungsdomizil Frist 1. Erstreckung 2. Erstreckung 3. Erstreckung
5.5.4
• • • •
5.5.5
Teil 1 – Allgemeiner Teil
35
letzten Leerung in einen Briefkasten geworfen wird. In beiden Fällen wird davon
ausgegangen, dass das Datum der Übergabe oder des Einwurfs mit dem Datum des
Poststempels zusammenfällt.48
Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass der Beauftragte, der sich darauf beschränkt,
seinen Brief in einen Briefkasten zu werfen, sich des Risikos bewusst sein muss, dass dieser
nicht am Tag des Einwurfs, sondern an einem späteren Datum registriert wird. Wenn er die
aus dem Poststempel auf dem Umschlag mit einem Aktenstück abgeleitete Vermutung
umkehren will, darf von ihm erwartet werden, dass er der zuständigen Behörde aus eigenem
Antrieb mitteilt, dass er die Frist eingehalten hat, und dabei die entsprechenden Beweismittel
vorlegt.49
Das Institut trägt die Beweislast dafür, dass und wann die Korrespondenz, in der eine Frist
angesetzt wurde, dem Hinterleger zugestellt worden ist. Einschreibebriefe, die vom
Adressaten nicht abgeholt wurden, gelten spätestens am siebten Tag nach dem ersten
erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt (Art. 20 Abs. 2bis VwVG).
5.5.5.2 Elektronische Zustellung
Bei elektronischen Eingaben an das Institut über die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch gilt
die Frist als gewahrt, wenn das Informatiksystem «ekomm» den Empfang vor Fristablauf per
E-Mail bestätigt (vgl. Art. 21a Abs. 3 VwVG). Ohne Bestätigungs-E-Mail gilt die Eingabe als
nicht zugestellt. Eine Eingabe an eine andere elektronische Adresse des Instituts gilt
ebenfalls als nicht zugestellt.
5.5.5.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren
Die Bedingungen für die Einhaltung der Gebührenzahlungsfristen werden weiter unten
behandelt (vgl. Ziff. 11.5, S. 56).
Stillstand der Fristen
Nach Art. 22a VwVG stehen nach Tagen bestimmte Fristen (z.B. die Beschwerdefrist von 30
Tagen nach Art. 50 Abs. 1 VwVG oder die Frist von 30 Tagen ab Hinterlegung zur Abgabe
der Prioritätserklärung nach Art. 14 Abs. 1 MSchV) still:
a) vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern,
b) vom 15. Juli bis und mit 15. August und
c) vom 18. Dezember bis und mit 2. Januar.
Säumnisfolgen
Nach Art. 23 VwVG weist das Institut, wenn es eine Frist ansetzt, gleichzeitig auf die Folgen
der Versäumnis hin. Bei einer Nichteinhaltung der Fristen kommen ausschliesslich diese
Folgen in Betracht.
48 BGer 6B_397/2012, E. 1.1 m.w.H. 49 BGer 6B_397/2012, E. 1.1; BGer 5A_267/2008, E. 3.1.
5.5.6
5.5.7
Teil 1 – Allgemeiner Teil
36
Aus Gründen der Rechtssicherheit sind die im MSchG (z.B. Beschwerdefrist oder
Widerspruchsfrist) und in den übrigen einschlägigen gesetzlichen Grundlagen (z.B. die im
VwVG geregelte Beschwerdefrist) verankerten gesetzlichen Fristen grundsätzlich
rechtsverwirkend50. Daraus ergibt sich, dass ihre Nichtbeachtung zum Verlust des damit
verbundenen subjektiven Rechts führt.
Weiterbehandlung
5.5.8.1 Im Allgemeinen
In der Regel hat das Versäumen einer vom Institut gesetzten Frist nicht zwingend einen
Rechtsverlust zur Folge. In den meisten Fällen hat der Hinterleger die Möglichkeit, die
Weiterbehandlung des Verfahrens nach Art. 41 Abs. 1 MSchG zu beantragen.
5.5.8.2 Ausschluss
Nach Art. 41 Abs. 4 lit. a bis e MSchG ist die Weiterbehandlung bei Versäumnis folgender
Fristen ausgeschlossen:
Einreichung des Weiterbehandlungsantrags inkl. Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr
und Nachholen der versäumten Handlung (Art. 41 Abs. 2 MSchG) (vgl. Ziff. 5.5.8.3, S.
37);
Inanspruchnahme einer Priorität (Art. 7 und 8 MSchG51);
Einreichung eines Antrags um Umwandlung einer internationalen Registrierung gemäss
Art. 46a MSchG (Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG per analogiam);
Einreichung des Widerspruchs nach Art. 31 Abs. 2 MSchG;
Einreichung des Verlängerungsantrags für eine Eintragung nach Art. 10 Abs. 3 MSchG
sowie
im Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs.
Das Institut ist im Übrigen der Auffassung, dass der Ausschluss von Art. 41 Abs. 4 lit. c
MSchG in Sachen Widerspruch allgemeiner Natur ist, sodass die Weiterbehandlung in
diesem Verfahren generell ausgeschlossen ist. Art. 41 Abs. 1 MSchG ist eindeutig auf das
Markeneintragungsgesuch zugeschnitten. Dem Zivilprozess oder anderen streitigen
Mehrparteienverfahren ist eine derartige («verschuldensunabhängige»)
Weiterbehandlungsmöglichkeit unbekannt. Sie widerspricht der Zielsetzung eines
beschleunigten Verfahrens. Während des Widerspruchsverfahrens können alle vom Institut
angesetzten Fristen verlängert werden. Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend
erscheinen, können nach Art. 32 Abs. 2 VwVG berücksichtigt werden. Schliesslich kann
diejenige Partei, die unverschuldet eine Frist verpasst hat, gestützt auf Art. 24 VwVG eine
Wiederherstellung der Frist verlangen.
50 Zur Feststellung der Art einer Frist vgl. BVGer B-4177/2011, E. 3 m.w.H.
51 Eine Ausnahme gilt im Zusammenhang mit der Frist zur Einreichung des Prioritätsbelegs; hier kann
die Weiterbehandlung in Anspruch genommen werden (vgl. RKGE in sic! 2006, 182 – KEW).
5.5.8
Teil 1 – Allgemeiner Teil
37
5.5.8.3 Verfahren
Der Antrag auf Weiterbehandlung muss innerhalb von zwei Monaten, nachdem der
Gesuchsteller von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat (relative Frist), spätestens
jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist eingereicht werden
(absolute Frist); innerhalb dieser Frist müssen zudem die unterbliebene Handlung vollständig
nachgeholt52 und die in der Verordnung dafür vorgesehene Gebühr bezahlt werden. Der
Weiterbehandlungsantrag braucht nicht schriftlich zu sein (Art. 41 Abs. 1 MSchG), sondern
kann durch blosse Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr erfolgen, sofern der Wille des
Gesuchstellers klar ersichtlich und die Zuordnung zum Verfahren für das Institut eindeutig
ist.53
Das Versäumnis dieser Fristen führt zum Verlust des Rechts auf Weiterbehandlung (Art. 41
Abs. 4 lit. a MSchG).
Werden nicht alle Voraussetzungen erfüllt (indem beispielsweise lediglich die Gebühr bezahlt
wird, ohne dass die unterbliebene Handlung nachgeholt wurde), wird der Antrag auf
Weiterbehandlung zurückgewiesen. Die Weiterbehandlungsgebühr wird nicht
zurückerstattet, wenn sie innert Frist bezahlt wurde.
Werden sämtliche Formalitäten fristgerecht erledigt, wird dem Antrag entsprochen und das
Verfahren wieder aufgenommen (Art. 41 Abs. 3 MSchG).
Wiederherstellung der Frist
Die Wiederherstellung einer Frist kann gewährt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein
Vertreter unverschuldeterweise abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, sofern er
unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht
und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 24 Abs. 1 VwVG). Die Wiederherstellung
wird bei Versäumen gesetzlicher oder behördlicher Fristen gewährt.
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an den Nachweis
unverschuldeter Hindernisse. Denkbar ist z.B. eine ernsthafte Krankheit, nicht aber
Arbeitsüberlastung oder Ferien.54
Die praktische Bedeutung der Wiederherstellung wird durch Art. 32 Abs. 2 VwVG insoweit
relativiert, als nach dieser Bestimmung verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend
erscheinen, berücksichtigt werden können. Im Rahmen des Eintragungsverfahrens ist die
Anwendung dieser Bestimmung jedoch ausgeschlossen.
52 Ein Fristerstreckungsgesuch genügt diesem Erfordernis nicht. 53 Gemäss Art. 6 Abs. 1 IGE-GebV muss jede Zahlung die Angaben enthalten, die den Zweck der
Zahlung ohne Weiteres erkennen lassen. 54 BGE 119 II 86, E. 2a; BGE 112 V 255, E. 2a; BGE 108 V 109, E. 2c.
5.5.9
Teil 1 – Allgemeiner Teil
38
5.6 Register- und Akteneinsicht
Grundsatz
Nach Art. 39 MSchG kann jede Person in das Markenregister Einsicht nehmen, über dessen
Inhalt Auskünfte einholen und Auszüge verlangen. Nach der Eintragung der Marke kann jede
Person auch in das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht nehmen (Art. 39 Abs. 2 MSchG
und Art. 37 Abs. 3 MSchV). Ein berechtigtes Interesse ist in diesem Zusammenhang nicht
notwendig. Dies gilt auch für das Widerspruchsverfahren. Vor der Eintragung einer Marke
können Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, in das Aktenheft Einsicht
nehmen (Art. 37 Abs. 1 MSchV; vgl. auch Teil 3, Ziff. 5.2, S. 89). Diese Bestimmungen des
MSchG und der MSchV haben gegenüber Art. 26 bis 28 VwVG Vorrang.55
Gesuchen von Dritten um Akteneinsicht ist auch während eines hängigen Widerspruchs-
oder Löschungsverfahrens zu entsprechen.
Ausnahmen
Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf
Antrag ausgesondert (Art. 36 Abs. 3 MSchV, vgl. auch Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG) und
unterliegen nicht der Akteneinsicht.
Über die Einsicht in nach Art. 36 Abs. 3 MSchV ausgesonderte Beweisurkunden entscheidet
das Institut nach Anhörung derjenigen Partei, welche die Aussonderung verlangt hat (Art. 37
Abs. 4 MSchV). Diesbezüglich vertritt die Rechtsprechung die Auffassung, dass im
Zusammenhang mit Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG, dessen Tragweite gleichwertig ist wie Art. 36
Abs. 3 MSchV, nicht jedes entgegenstehende private Interesse eine Verweigerung oder
Beschränkung des Rechts auf Einsichtnahme in das Aktenheft rechtfertigt. Es ist Aufgabe
des Instituts, im Einzelfall abzuwägen, ob ein konkretes Geheimhaltungsinteresse das
grundsätzlich (ebenfalls) wesentliche Interesse an der Akteneinsicht überwiegt. Ein
allgemeiner Ausschluss bestimmter Arten von Dokumenten vom Recht auf Einsichtnahme
wäre unzulässig. Unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips sind eine
sorgfältige und vollständige Prüfung sowie eine Beurteilung der sich widersprechenden
Interessen vorzunehmen.56
Art. 28 VwVG sieht vor, dass wenn einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück
verweigert wird, darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr das
Institut von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem
Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen.
55 RKGE in sic! 2000, 709, E. 2 – Apex. 56 BVGE 2012/19, E. 4.1.1; BGE 115 V 297, E. 2c ff. m.w.H.
5.6.1
5.6.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
39
Inhalt des Aktenhefts
Vorbehaltlich der ausgesonderten Beweisurkunden57 enthält das von allen interessierten
Personen einsehbare Aktenheft der Marke in erster Linie folgende Dokumente:
das Eintragungsgesuch sowie alle Gesuche um Änderung des Registers und die
Gesuche um Verlängerung der Markeneintragung;
den gesamten Schriftenwechsel zwischen dem IGE und dem Inhaber einschliesslich
der Beweismittel bezüglich der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens, der «secondary
meaning» oder jeder anderen materiellen oder rechtlichen Frage;
die Angaben zu einem eventuellen Gesuch um internationale Registrierung;
die eventuellen Reglemente einer Garantiemarke, einer Kollektivmarke oder einer
geografischen Marke;
die Angaben zu eventuellen Lizenzen.
Das Protokoll der Prüfung einer Marke als internes Dokument des IGE, das dessen
Meinungsbildung und der Vorbereitung der Begründung seines Entscheids in einem
konkreten Fall dient, ist nicht Teil des Aktenhefts und kann folglich nicht eingesehen
werden58.
Die Widerspruchsakten gehören zum Aktenheft der Marke, die Gegenstand des
Widerspruchsverfahrens ist (angefochtene Marke) und können ebenfalls von allen
interessierten Personen ohne Einschränkung und ohne notwendige Geltendmachung eines
schutzwürdigen Interesses eingesehen werden59. Die Widerspruchsakte umfasst
vorbehaltlich der geheim zu haltenden Dokumente (ausgesonderte Beweisurkunden) auch
die Beweise für den Gebrauch der widersprechenden Marke, wenn dieser bestritten wird60.
Die Akte des Löschungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs ist ebenfalls fester Bestandteil
des Aktenhefts der Marke, die Gegenstand dieses Verfahrens ist, und kann vorbehaltlich der
geheim zu haltenden Dokumente (ausgesonderte Beweisurkunden) einschliesslich der von
den Parteien eingereichten Beweismitteln von jedermann eingesehen werden61.
5.7 Rechtliches Gehör
Der durch Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 29 VwVG gewährleistete Grundsatz des rechtlichen
Gehörs umfasst insbesondere das Recht, sich vor Erlass eines in die Rechtsstellung
eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise vorzubringen, mit
erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise
57 Vgl. Ziff. 5.6.2 oben. 58 BGE 125 II 473, E. 4a; vgl. auch BVGer B-95/2017, E. 6.1.2 f. 59 RKGE in sic! 2000, 709, E. 3 – Apex; vgl. auch sinngemäss die Patentgesetzgebung, die sich
diesbezüglich nicht von Art. 39 MSchG und Art. 36 MSchV unterscheidet: BGE 110 II 315.
60 Vgl. dazu Ziff. 5.6.2, S. 38. 61 Vgl. dazu Ziff. 5.6.2, S. 38.
5.6.3
Teil 1 – Allgemeiner Teil
40
entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses
geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen.62
Recht, sich zur Sache zu äussern
5.7.1.1 Schriftenwechsel
Das Institut ist verpflichtet, die Parteien anzuhören, bevor es verfügt (Art. 30 Abs. 1 VwVG).
Es verzichtet darauf, wenn es den Begehren der Parteien voll entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. c
VwVG).
5.7.1.1.1 Gesuch für die Eintragung schweizerischer Marken
Bei den Gesuchen für die Eintragung schweizerischer Marken63 gibt das Institut dem
Hinterleger in der Regel die Möglichkeit, sich ein einziges Mal zu den Gründen zu äussern,
die zur vollständigen oder teilweisen Ablehnung eines Gesuchs führen können.
Ein zweiter Schriftenwechsel findet bei Schweizer Markeneintragungsgesuchen statt, bei
denen
das Beanstandungsschreiben des Instituts mangelhaft war (z.B. ungenügende
Begründung der Zurückweisung oder fehlende Beweismittel zum Nachweis der
Üblichkeit);
sich der Sachverhalt geändert hat (z.B. bei einer Zeichenänderung, die nicht zur
Schutzfähigkeit führt, wenn der Hinterleger Verkehrsdurchsetzung geltend macht oder
wenn ein präzisiertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erneut beanstandet
werden muss);
die Umstände des konkreten Falls dies erfordern (z.B. wenn sich der Hinterleger aus
Gründen des rechtlichen Gehörs zu neuen Gründen oder Beweismitteln äussern können
muss, die das Institut im Laufe des Verfahrens geltend macht)64.
5.7.1.1.2 Internationale Registrierungen
Das Institut gibt dem Inhaber einer internationalen Registrierung in der Regel die Möglichkeit,
sich grundsätzlich bis zu zweimal zu den Gründen zu äussern, die zur vollständigen oder
62 BGer 1C_690/2013, E. 3.1; BGE 137 II 266, E. 3.2; BGE 135 III 670, E. 3.3.1; BVGer B-4820/2012,
E. 3.1.1 m.w.H. – ABSINTHE, FÉE VERTE und LA BLEUE.
63 Bei der Prüfung internationaler Registrierungen wird nach wie vor ein doppelter Schriftenwechsel
durchgeführt. Dies ergibt sich aus der regelmässig knappen Begründung in der provisorischen
Zurückweisung («refus provisoire»). Diese knappe Begründung ist angesichts der geringen
Rücklaufquote im internationalen Verfahren aus Effizienzgründen gerechtfertigt.
64 In diesem Fall kann das Institut allerdings auf die Anordnung neuer Schriftenwechsel verzichten,
sofern es ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt, dass die
Beweismittel, die der Hinterleger vorlegen könnte, nicht den erwarteten Beweis erbringen können oder
auf keinen Fall gegenüber den anderen, vom Institut bereits abgenommenen Beweismitteln obsiegen
könnten, d.h. wenn sie nicht geeignet sind, das von diesem als gegeben betrachtete Beweisergebnis
zu ändern (BGE 138 III 374, E. 4.3.2).
5.7.1
Teil 1 – Allgemeiner Teil
41
teilweisen Ablehnung eines Gesuchs führen können, wobei die teilweise Ablehnung
summarisch begründet wird.
5.7.1.1.3 Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
Im Rahmen von Widerspruchs- und Löschungsverfahren hört das Institut grundsätzlich jede
Partei zu den Vorbringen der Gegenpartei an (Art. 31 VwVG und Art. 22 Abs. 1 und 24c
Abs. 1 MSchV).
Bei einem offensichtlich unzulässigen Widerspruch oder Antrag auf Löschung wegen
Nichtgebrauchs wird kein Schriftenwechsel durchgeführt (Art. 22 Abs. 1 und 24c Abs. 1
MSchV e contrario). Bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen65 wird ohne Anhörung
der Parteien eine Nichteintretensverfügung erlassen. Wird eine internationale Registrierung
angefochten, wird auch in solchen Fällen allenfalls eine vorläufige Schutzverweigerung
erlassen.66
Grundsätzlich führt das Institut nur einen einzigen Schriftenwechsel durch. Es kann jedoch
die Durchführung zusätzlicher Schriftenwechsel anordnen (vgl. Art. 22 Abs. 4 MSchV). Wird
in der Stellungnahme des Widerspruchsgegners der Nichtgebrauch der Marke behauptet
und die Karenzfrist ist abgelaufen, wird ein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt und der
widersprechenden Partei Gelegenheit geboten, den Gebrauch oder wichtige Gründe für den
Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Art. 32 MSchG). Ist die Karenzfrist noch nicht
abgelaufen, ist die Einrede unzulässig und es wird kein zweiter Schriftenwechsel eröffnet.
Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruchsgegner (noch) nicht zur Verwechslungsgefahr der
beiden Marken geäussert hat.
Beim Löschungsverfahren wird ein zweiter Schriftenwechsel insbesondere dann angeordnet,
wenn der Antragsgegner Beweismittel einreicht, zu denen sich der Antragsteller äussern
können muss.
Reicht der Widersprechende oder Antragsteller keine Replik ein, wird der
Widerspruchsgegner oder Antragsgegner auch nicht zur Einreichung einer Duplik
aufgefordert.
Die Antwort des Widerspruchs- oder Antragsgegners ist in zwei Exemplaren einzureichen
(Art. 22 Abs. 2 und 24c Abs. 2 MSchV). Dasselbe gilt für die Replik (des Widersprechenden
oder Antragstellers) und die Duplik (des Widerspruchs- oder Antragsgegners) im Fall
zusätzlicher Schriftenwechsel.
5.7.1.1.4 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung
Im Rahmen der Verfahren zur Registerführung (vgl. Teil 3, S. 83) gibt das Institut den
betroffenen Parteien die Möglichkeit, sich je nach den Umständen des konkreten Falls bis zu
zweimal zu den vom Institut in Bezug auf das Gesuch angesprochenen Mängeln zu äussern.
65 Z.B. verspätete Einreichung eines Widerspruchs, fehlende Gebührenzahlung, fehlende Begründung
usw.
66 Die Nichteintretensverfügung könnte angefochten und vom BVGer aufgehoben werden. Während
des Beschwerdeverfahrens könnte die Frist für den Erlass der Schutzverweigerung ablaufen.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
42
Bei einem Verfahren mit zwei widerstreitenden Parteien ordnet das Institut in der Regel nur
einen einzigen Schriftenwechsel an, damit sich die eine Partei zu den von der anderen Partei
vorgebrachten Argumenten äussern kann (vgl. Art. 31 VwVG).
5.7.1.2 Replikrecht
Nach dem ersten und gegebenenfalls dem zweiten Schriftenwechsel teilt das Institut dem
Widersprechenden oder Antragsteller die Antwort bzw. Duplik des Widerspruchs- oder
Antragsgegners mit und schliesst den Schriftenwechsel ab.
Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (Art. 29 Abs. 1 BV) setzt
das Institut der gesuch- bzw. antragstellenden Partei keine Frist für die Wahrnehmung ihres
Replikrechts, um ihr die Möglichkeit für die Einreichung etwaiger Anmerkungen zu den
Schriftsätzen der Gegenpartei einzuräumen.67 Das Institut geht davon aus, dass die Parteien
ihre Verfahrensrechte kennen und folglich von ihnen erwartet werden darf, dass sie ihr
Replikrecht umgehend und unaufgefordert geltend machen.68
5.7.1.3 Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen
Verspätete oder ergänzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen,
können grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2
VwVG).69
Beweisanerbieten
Zwar hat eine Partei unter anderem das Recht, erhebliche Beweise vorzubringen und mit
erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden (Art. 33 Abs. 1 VwVG),70 aber das Institut
kann trotzdem auf Abklärungen verzichten, wenn es aufgrund bereits abgenommener
Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener
Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere
Beweiserhebungen nicht geändert würde.71
5.8 Verfahrenssprache
Die Freiheit der Sprache ist bei Verfahren vor dem Institut gewährleistet.72 Folglich können
Eingaben an das Institut nach Art. 3 Abs. 1 MSchV wahlweise in einer Amtssprache des
67 Zum Replikrecht: vgl. insb. BGE 139 I 189, E. 3.2 m.w.H. 68 BGE 138 I 484, E. 2.5; in diesem Entscheid vertrat das BGer die Auffassung, dass ein innerhalb
eines Monats nach Zustellung eines Schriftsatzes ergangenes Urteil keine Verletzung des
Replikrechts darstellt. 69 BVGer B-5557/2011, E. 2 – (fig.) / (fig.). 70 BGE 136 I 265, E. 3.2, BGE 135 II 286, E. 5.1, BGE 129 II 497, E. 2.2 und zitierte Entscheide. 71 BGE 130 II 425, E. 2.1, BGE 125 I 127, E. 6c/cc in fine, BGE 124 I 208, E. 4a und zitierte
Entscheide. 72 BVGer B-1297/2014, E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.
5.7.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
43
Bundes (Deutsch, Französisch oder Italienisch) gemacht werden, wobei für Personen
rätoromanischer Sprache auch diese als Amtssprache gilt (Art. 70 Abs. 1 BV).
Eintragungsverfahren
Das Eintragungsverfahren wird in der Regel in jener Amtssprache durchgeführt, in der die
Hinterlegung erfolgte (Art. 33a Abs. 1 VwVG). Die Sprache, in der die Waren- und
Dienstleistungsliste abgefasst worden ist, bestimmt grundsätzlich die Verfahrenssprache für
das folgende Markenprüfungsverfahren. Auf Wunsch des Hinterlegers kann bei hängigem
Verfahren in eine der anderen Amtssprachen gewechselt werden.
Ausnahmen von der Regel der freien Sprachwahl gelten für Prioritätsbelege (vgl. Ziff. 5.8, S.
42), die nach Art. 14 Abs. 3 MSchV auch in Englisch akzeptiert werden, und für die Waren-
und Dienstleistungsliste von Gesuchen für internationale Markenregistrierungen (vgl. Teil 4,
Ziff. 2.2.2, S. 91), die in Französisch eingereicht werden muss (Art. 47 Abs. 3 MSchV; siehe
Mitteilung des Instituts in sic! 1997, 250).
Erfüllen Eingaben die vorstehenden Kriterien nicht, gilt Folgendes:
Wurde das Eintragungsgesuch nicht in Deutsch, Französisch, Italienisch oder
Rätoromanisch eingereicht, wird gemäss Art. 15 MSchV eine Nachfrist angesetzt und auf
das Gesuch gegebenenfalls nicht eingetreten (Art. 3 Abs. 1 MSchV i.V.m. Art. 70 Abs. 1
BV, Art. 30 Abs. 1 MSchG und Art. 15 MSchV).
Im Falle von Beweisurkunden (z.B. Vollmachten, Übertragungserklärungen) liegt es
gemäss Art. 3 Abs. 2 MSchV im Ermessen des Instituts, die Urkunde zu akzeptieren oder
eine Nachfrist zur Übersetzung anzusetzen und bei ungenutztem Fristablauf die Eingabe
– mit der jeweils spezifischen Rechtsfolge – nicht zu berücksichtigen. Während
beispielsweise englische Vollmachten grundsätzlich akzeptiert werden können, wird
beispielsweise bei Übertragungserklärungen oder Garantie- und Kollektivreglementen
aus Gründen der Rechtssicherheit in der Regel eine Übersetzung in die
Verfahrenssprache des Gesuches verlangt.
Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
Das Verfahren wird nach Art. 33a Abs. 1 VwVG in der Regel in jener Amtssprache
durchgeführt, in der der Widerspruch bzw. der Löschungsantrag eingereicht wurde
(Verfahrenssprache).
Gemäss dem Grundsatz der freien Sprachwahl kann der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner
nach seiner Wahl eine der vier Amtssprachen benützen. Er ist folglich nicht verpflichtet, sich
in der Verfahrenssprache zu äussern.73 Verwendet der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner
eine andere Amtssprache, so können prozessleitende Verfügungen an den Widerspruchs-
bzw. Antragsgegner auch in seiner Amtssprache erlassen werden. Die Parteien können
keine Übersetzung der in einer anderen Amtssprache verfassten Schriftsätze verlangen.
73 BVGer B-1297/2014 E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.
5.8.1
5.8.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
44
Dies gilt insbesondere im Falle einer Rechtsvertretung, da von einem in der Schweiz tätigen
Rechtsvertreter erwartet werden darf, dass er die schweizerischen Amtssprachen versteht.74
Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das
Institut eine Übersetzung sowie eine Bescheinigung ihrer Richtigkeit verlangen (Art. 3 Abs. 2
MSchV) oder mit dem Einverständnis der anderen Partei darauf verzichten (Art. 33a Abs. 3
VwVG).
6. Sistierung
Das Institut kann das Verfahren per Zwischenverfügung75 sistieren.
6.1 Sistierung aufgrund eines parallelen präjudiziellen Verfahrens
Eine Sistierung des Verfahrens ist insbesondere angezeigt, soweit dessen Ausgang von der
Entscheidung in einem anderen Verfahren abhängt oder dadurch wesentlich beeinflusst
werden könnte, sowie wenn in einem parallelen Verfahren die gleiche Rechtsfrage zur
Entscheidung gelangt.76 Das Widerspruchs- oder Löschungsverfahren ist z.B. auszusetzen,
wenn gegen die strittige Marke eine zivilprozessuale Nichtigkeitsklage angehoben worden
ist, da deren Ausgang für das Verfahren beim Institut präjudiziell ist. Bei der Eintragung ist
eine Sistierung beispielsweise gerechtfertigt, wenn ein Verfahren zur Eintragung einer GUB
oder GGA beim BLW, dem Institut, dem BVGer oder dem BGer hängig ist und sein Ausgang
Auswirkungen auf das Bestehen absoluter Ausschlussgründe hat.
6.2 Sistierung im Fall einer Demoskopie
Wenn eine Partei (z.B. im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens) eine
Demoskopie durchführen lässt, sistiert das Institut das Verfahren auf Gesuch hin für einen
grundsätzlich verlängerbaren Zeitraum von sechs Monaten.
6.3 Sistierung für eine Einigung zwischen den Parteien
Jede Partei kann die Sistierung des Verfahrens beantragen, um sich mit der Gegenpartei
gütlich zu einigen (Art. 33b Abs. 1 VwVG). Eine solche Sistierung wird nur auf unbestimmte
Dauer und unter der Voraussetzung, dass die Gegenpartei dem Sistierungsantrag zustimmt,
gewährt. Jede Partei kann jedoch bei einer Sistierung auf Parteiantrag jederzeit die
Aufhebung der Sistierung und die Fortführung des Verfahrens beantragen (Art. 33b Abs. 6
VwVG). Es ist zudem zu beachten, dass die Parteien keinen Rechtsanspruch auf Sistierung
haben. Es können überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses (z.B. die
Rechtsunsicherheit bezüglich des Bestandes von Markenrechten) oder der Zweckmässigkeit
des Verfahrens dagegen sprechen. Das Institut verfügt insoweit über einen grossen
Ermessensspielraum: Es kann ein Verfahren sistieren, ist jedoch auch bei Zustimmung aller
74 BGer 4A_302/2013, E. 6 m.w.H. 75 Zum Begriff der Zwischenverfügung siehe Ziff. 8.2, S. 52.
76 Vgl. für das Widerspruchsverfahren Art. 23 Abs. 4 MSchV und für das Löschungsverfahren Art. 24d
Abs. 2 MSchV sowie Art. 126 ZPO generell.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
45
Parteien nicht dazu verpflichtet.77 Bei sehr lange bzw. über mehrere Jahre sistierten
Verfahren können von den Parteien zusätzlich geeignete Belege zur Glaubhaftmachung von
Vergleichsbemühungen eingefordert werden.
6.4 Sonstige Sistierungsgründe
Gemäss MSchV gibt es weitere spezielle Gründe, die eine Sistierung des Widerspruchs-
oder Löschungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs rechtfertigen (vgl. Teil 6, Ziff. 4.2, S. 244).
7. Verfügung
Das Institut schliesst das Verfahren durch Erlass einer Endverfügung im Sinne von Art. 5
Abs. 1 VwVG ab.
7.1 Inhalt und Begründung
Verfügungen sind als solche zu bezeichnen und zu begründen (Art. 35 Abs. 1 VwVG). Das
Dispositiv der Verfügung muss als deren wesentlicher Bestandteil ausreichend genau sein,
damit die Verfügung vollstreckbar ist und ihre Einhaltung überprüft werden kann.78
Die Verfügung muss begründet sein, damit ihr Adressat sich über die Tragweite des
Entscheides ein Bild machen und ihn gegebenenfalls bei einer höheren Instanz sachgerecht
anfechten kann. Gegenstand und Genauigkeit der Begründung hängen von der Art und den
besonderen Umständen der Sache ab. Trotzdem genügt es in der Regel, wenn das Institut
wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen es sich leiten liess. Ferner ist das
Institut nicht verpflichtet, sich mit jeder tatbeständlichen Behauptung, jedem Beweismittel
und jedem rechtlichen Einwand auseinanderzusetzen. Vielmehr kann es sich nach Art. 32
Abs. 1 VwVG ohne Willkür auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte
beschränken.79 Wenn das Institut ein Eintragungsgesuch gutheisst, gibt es nicht die Gründe
an, von denen es sich zur Erreichung dieses Ergebnisses leiten liess (Art. 35 Abs. 3 VwVG).
Die Verfügung muss schliesslich eine Rechtsmittelbelehrung enthalten, d.h., sie muss das
zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen
(Art. 35 Abs. 2 VwVG) (siehe auch Ziff. 8 unten).
7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid
Abgesehen vom Nichteintretensentscheid bei fehlenden Prozessvoraussetzungen für die
Hinterlegung einer Marke oder die Einreichung eines Widerspruchs oder Löschungsantrags
kann das Verfahren aus folgenden Gründen ohne materiellen Entscheid erledigt werden:
Rückzug, Vergleich oder Gegenstandslosigkeit des Widerspruchs oder Löschungsantrags. In
Zweiparteienverfahren wird ein formeller Entscheid erlassen (Abschreibung), in welchem
77 Vgl. auch Art. 33b Abs. 1 VwVG. 78 BVGer B-5688/2009, E. 5.1 m.w.H. 79 BVGer B-4820/2012, E. 3.2.1 m.w.H. – Absinthe / Fée verte / La Bleue.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
46
insbesondere ein Entscheid über die Verfahrenskosten getroffen wird (vgl. Ziff. 7.3.2.4, S.
49). In den übrigen Fällen wird der Rückzug eines Gesuches der Partei schriftlich bestätigt.
Rückzug
Aufgrund der Dispositionsmaxime ist der Hinterleger, der Widersprechende oder der
Antragsteller (Löschungsantrag) jederzeit berechtigt, auf seinen Anspruch zu verzichten und
das Eintragungsgesuch, den Widerspruch oder den Löschungsantrag zurückzuziehen
(Abstand). Der Rückzug beendet das Verfahren unmittelbar. Er kann nicht widerrufen
werden und auch nicht unter einer Bedingung80 erfolgen. So wäre etwa eine Erklärung, der
Widerspruch oder Löschungsantrag werde nur zurückgezogen, wenn die Waren- und
Dienstleistungsliste der angefochtenen Marke eingeschränkt werde, unzulässig.
Ein Rückzug nach Erlass der Verfügung durch das Institut ist ausser bei einer Beschwerde
an das Bundesverwaltungsgericht nicht möglich. In diesem Fall muss der Rückzug der
Beschwerde aufgrund des Devolutiveffekts nach Art. 54 VwVG gegenüber der
Beschwerdeinstanz erklärt werden.81
Vergleich
Der Vergleich ist ein Vertrag der Parteien, durch den sie sich über den Streitgegenstand
einigen. Da kein «gerichtlicher» Vergleich möglich ist, ist der Vergleich keine
Prozesshandlung, sondern ein rein materiellrechtliches Rechtsgeschäft der Parteien.
Entsprechend braucht es, damit das Verfahren abgeschrieben werden kann, eine
Prozesshandlung der Parteien, z.B. Rückzug des Widerspruchs oder des Löschungsantrags
oder Löschung der angefochtenen Marke. Reicht die widersprechende oder antragstellende
Partei dem Institut einen Vergleich ein (vgl. Art. 33b VwVG) oder teilt diesem nur mit, dass
sich die Parteien geeinigt haben, ohne eine ausdrückliche Rückzugserklärung abzugeben,
wird angenommen, dass sie ihren Widerspruch bzw. ihren Löschungsantrag zurückzieht.
Wird die angefochtene Marke lediglich eingeschränkt und hatte der Widersprechende oder
der Antragsteller den vollständigen Widerruf der angefochtenen Marke verlangt, muss für
den «verbleibenden Teil» des Widerspruchs bzw. des Löschungsantrags ein Rückzug erklärt
werden.
Gegenstandslose Widersprüche und Löschungsanträge
Schliesslich kann das Widerspruchs- oder Löschungsverfahren zufolge
Gegenstandslosigkeit beendet werden. Das Verfahren wird gegenstandslos, weil der
Streitgegenstand weggefallen ist oder weil kein Rechtsschutzinteresse mehr besteht. Dies ist
80 Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Bedingungsfeindlichkeit von Prozesshandlungen
regelmässig bestätigt (vgl. BGer 5A_207/2007, E. 2.3 m.w.H.). 81 Das Bundesverwaltungsgericht hebt in seinem Abschreibungsentscheid zu einem
Widerspruchsverfahren den Entscheid des Instituts (oder die entsprechenden Ziffern des Dispositivs)
auf, da der angefochtene Entscheid ansonsten in Rechtskraft erwachsen würde (vgl. hierzu BVGer B-
4080/2015 – Abschreibungsentscheid vom 31. März 2016). Dies gilt sinngemäss auch für das
Löschungsverfahren.
7.2.1
7.2.2
7.2.3
Teil 1 – Allgemeiner Teil
47
beispielsweise der Fall, wenn die angefochtene Marke gelöscht wird oder die
Widerspruchsmarke als «angefochtene Marke» in einem anderen früheren Widerspruchs-
oder Löschungsverfahren widerrufen wird.
Wird einer internationalen Registrierung während des Widerspruchsverfahrens der Schutz
für die Schweiz wegen absoluter Ausschlussgründe für dieselben Waren- und
Dienstleistungen verweigert,82 wird das Widerspruchsverfahren ebenfalls gegenstandslos.
7.3 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen
Eintragungsverfahren
Die Hinterlegungsgebühr und ein allfälliger Klassenzuschlag sind bei der Hinterlegung der
Marke zu bezahlen (Art. 28 Abs. 3 MSchG und Art. 18 Abs. 2 MSchV). Sie werden bei
vollständiger oder teilweiser Zurückweisung des Eintragungsgesuchs sowie bei verspäteter
Zahlung nicht zurückerstattet.
Das Institut gewährt bei Eintragungsverfahren keine Parteientschädigungen, auch wenn das
Gesuch nach einem langen Verfahren bewilligt wird.
Widerspruchs- und Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
7.3.2.1 Verfahrenskosten
Die Kosten für Widerspruchs- und Löschungsverfahren entsprechen den vom Institut
erhobenen Gebühren. Dabei handelt es sich um Pauschalgebühren, die unabhängig vom
Umfang und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit sind.83
Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Frist für die Einreichung des Widerspruchs zu
bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Gebühr für das Löschungsverfahren ist innerhalb der
vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 35a Abs. 3 MSchG).
Wird ein Widerspruch nicht fristgerecht eingereicht oder die Widerspruchsgebühr nicht
rechtzeitig bezahlt, so gilt der Widerspruch als nicht eingereicht. Ebenfalls bei einem vor
Ablauf der Fristen nach Art. 35a Abs. 2 MSchG und 50a MSchV eingereichten
Löschungsantrag oder bei nicht rechtzeitig bezahlter Gebühr für den Löschungsantrag gilt
dieser als nicht eingereicht. In all diesen Fällen werden keine Kosten erhoben und eine
bereits bezahlte Gebühr wird zurückerstattet (Art. 24 Abs. 1 und Art. 24e Abs. 1 MSchV).
Wird ein Verfahren gegenstandslos oder wird es durch Vergleich oder Abstand erledigt, so
wird die Hälfte der Widerspruchs- oder Löschungsgebühr zurückerstattet (Art. 24e Abs. 2
MSchV).
Kann der Widerspruch oder Löschungsantrag aufgrund eines dem Institut eingereichten
Vergleiches abgeschrieben werden, erhebt das Institut in Anwendung von Art. 33b Abs. 5
82 Bei internationalen Registrierungen findet die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe in der Regel
erst nach Einreichen eines Widerspruchs statt. 83 Vgl. Ziff. 11.2, S. 55.
7.3.1
7.3.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
48
VwVG keine Verfahrenskosten, d.h., die Widerspruchs- bzw. Löschungsgebühr wird dem
Widersprechenden bzw. Antragsteller zurückerstattet, wenn die Bedingungen
(Parteivereinbarung betreffend Kostenverteilung, Rechtsmittelverzicht usw.) gemäss Art. 33b
VwVG erfüllt sind.
7.3.2.2 Parteientschädigungen
Eine Parteientschädigung ist eine Vergütung für eine Partei zur vollständigen oder teilweisen
Deckung der für die Wahrnehmung ihrer Interessen entstandenen Kosten. Sie umfasst
insbesondere das Honorar des Vertreters sowie die übrigen Parteikosten.
Da das Widerspruchs- und Löschungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll,84
wird pro vom Institut angeordnetem Schriftenwechsel praxisgemäss eine
Parteientschädigung von CHF 1‘200.– zugesprochen.85 Unaufgefordert eingereichte
Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt. Ist die Partei nicht vertreten
oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das Institut einen
Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.– übersteigen.86
7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschädigungen bei materiellen Entscheiden
Mit dem Entscheid über den Widerspruch oder den Löschungsantrag hat das Institut zu
bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der
unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 und 35b Abs. 3 MSchG). Art. 34 und 35b Abs. 3
MSchG geben dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchs- und Löschungsverfahren wie
in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen.
Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.87 Auch wird
der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen.88 Wird der
Widerspruch oder Löschungsantrag lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchs-
bzw. Löschungsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten
werden wettgeschlagen.
Hat der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner keine Stellungnahme eingereicht und sich auch
sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihm auch im Falle des Obsiegens keine
Parteientschädigung zugesprochen.89 Wird bei einer internationalen Registrierung das nach
Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet,
so wird der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner vom Verfahren ausgeschlossen und ihm
84 RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER; RKGE in sic! 1998, 305, E. 2 – Nina de
Nina Ricci / Nina.
85 Siehe auch RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 – RED BULL / BULL POWER. 86 Die Notwendigkeit einer rechtskundigen Vertretung wird im Widerspruchsverfahren und im
Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs nicht nach den rechtlichen und tatsächlichen
Schwierigkeiten des konkreten Einzelfalls beurteilt, sondern ist allgemein anerkannt.
87 Art. 66 BGG und Art. 63 VwVG. 88 Vgl. auch Art. 68 BGG und Art. 64 VwVG. 89 Z.B. Nichteintretensentscheid ohne Schriftenwechsel gemäss Art. 22 Abs. 1 MSchV.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
49
auch bei Abweisung des Widerspruchs oder Löschungsantrags keine Parteientschädigung
zugesprochen.
7.3.2.4 Kostenverteilung bei formellen Entscheiden (Abschreibung)
Muss über den Widerspruch oder den Löschungsantrag nicht materiell entschieden werden,
ist in der Abschreibungsverfügung nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen gleichwohl eine
Regelung betreffend die Verfahrenskosten zu treffen.90
Wird der Widerspruch oder Löschungsantrag ohne zusätzliche Mitteilung der Parteien
zurückgezogen, ist davon auszugehen, dass kein Vergleich vorliegt. Die Kosten sind der
widersprechenden bzw. antragstellenden Partei, die den Abstand erklärt hat, aufzuerlegen.91
In Bezug auf die Höhe der Parteientschädigung gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie
bei einem materiellen Entscheid.
Wird der Widerspruch oder Löschungsantrag unter Hinweis auf eine Einigung der Parteien
zurückgezogen, ohne dass sich die Parteien gegenüber dem Institut zu den Kosten äussern,
ist anzunehmen, dass die Parteien im Vergleich auch eine Vereinbarung betreffend die
Kosten getroffen haben. Über eine Entschädigung der Parteikosten ist daher in solchen
Fällen nicht zu befinden.
Soll der Widerspruch oder Löschungsantrag aufgrund eines Vergleiches (gütliche Einigung)
gestützt auf Art. 33b VwVG erledigt werden, muss der Vergleich auch einschliessen, dass
die Parteien auf Rechtsmittel verzichten und wie sie die Kosten verteilen (Art. 33b Abs. 1
VwVG). Für den Vergleich muss schweizerisches Recht zur Anwendung kommen, und der
Vergleich muss in einer Amtssprache abgefasst oder übersetzt sein. Nur wenn alle
Voraussetzungen von Art. 33b VwVG erfüllt sind, erhebt das Institut keine Verfahrenskosten
und die Widerspruchsgebühr wird vollständig zurückerstattet (Art. 33b Abs. 5 VwVG).
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und kann der Widerspruch oder Löschungsantrag
trotzdem zufolge eines Vergleiches der Parteien abgeschrieben werden, wird in Anwendung
von Art. 24 Abs. 2 und 24e Abs. 2 MSchV lediglich die Hälfte der Gebühr zurückerstattet.
Wird die Marke nach Einreichung des Widerspruchs oder des Löschungsantrags gelöscht,
wird das Verfahren gegenstandslos. Liegt kein Vergleich vor, richtet sich die
Kostenverteilung nach den folgenden Kriterien: mutmasslicher Verfahrensausgang,
Verursachung der Gegenstandslosigkeit und Veranlassung des Verfahrens.92
Im Widerspruchsverfahren gibt es im Unterschied zu einem Zivilprozess keine «res
iudicata». Als Verfahren «sui generis» steht im Widerspruchsverfahren das Kriterium der
Verursachung der Gegenstandslosigkeit und der Verfahrensveranlassung im Vordergrund.
Für diese beiden Kriterien ist unter anderem massgebend, ob die widersprechende Partei ihr
vorprozessuales Informationsgebot erfüllt hat.93 Da der Widerspruchsgegner nicht
90 RKGE in sic! 2002, 759, E. 2 – DIRIS. 91 BGE 105 III 135, E. 4. 92 IGE in sic! 1998, 337; RKGE in sic! 1998, 308, E. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina; RKGE in sic! 1998,
583, E. 2 – Groupe Schneider / Schneider. 93 RKGE in sic! 2002, 442, E. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
50
verpflichtet ist, vor einer Markenanmeldung eine Recherche zu machen, wird er häufig erst
nach Einreichung des Widerspruchs auf die Verwechselbarkeit der angefochtenen Marke zur
widersprechenden Marke aufmerksam gemacht und war folglich bis zur Zustellung der
Widerspruchsschrift gutgläubig. Entsprechend kann er nicht verpflichtet werden, die
Widerspruchsgebühren zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine
Parteientschädigung zu bezahlen.94 Hat der Widersprechende den Widerspruchsgegner
jedoch vorgängig rechtzeitig95 abgemahnt und zur Löschung seiner Marke aufgefordert, so
hat der Widerspruchsgegner, der die Marke erst nach Einreichen des Widerspruchs löscht,
durch sein Verhalten das Widerspruchsverfahren unnötigerweise verursacht und
entsprechend die Kosten zu übernehmen und der widersprechenden Partei eine
Parteientschädigung zu bezahlen. Der mutmassliche Prozessausgang kann dabei nur in
Ausnahmefällen einen Einfluss auf die Kostentragung haben.
Die gleichen Überlegungen gelten auch für das Löschungsverfahren. Eine während fünf
Jahren nicht gebrauchte Marke wird nicht automatisch aus dem Register gelöscht, und der
Markeninhaber trägt keine Verpflichtung, diese löschen zu lassen (Art. 12 MSchG). Wenn
der Nichtgebrauch nicht geltend gemacht wird, lebt die Marke bei Gebrauchsaufnahme mit
der ursprünglichen Priorität wieder auf. Vor diesem Hintergrund ist auch im
Löschungsverfahren von einem vorprozessualen Informationsgebot auszugehen. Ohne
vorgängige Abmahnung ist dem Gesuchsteller bei Anerkennung des Löschungsantrags
keine Parteientschädigung auszurichten.
Das Institut führt zur Kostenfrage keinerlei Beweiserhebungen durch. Entschieden wird
aufgrund der Aktenlage im Zeitpunkt der Abschreibungsverfügung. Die widersprechende
bzw. antragstellende Partei legt deshalb mit Vorteil bereits bei Einreichen der
Widerspruchsschrift oder des Löschungsantrags eine Kopie der Abmahnung bei, ansonsten
angenommen wird, dass keine Abmahnung stattgefunden hat.
7.4 Eröffnung
Schriftlichkeit
Das Institut eröffnet seine Verfügungen grundsätzlich schriftlich (Art. 34 Abs. 1 VwVG). Die
Eröffnung erfolgt direkt, wenn die Partei nicht vertreten ist, oder ausschliesslich gegenüber
dem Vertreter, wenn ein solcher bestimmt wurde.
Amtliche Publikation
In folgenden Ausnahmefällen kann das Institut seine Verfügungen im Bundesblatt (BBl)
eröffnen:
94 RKGE in sic! 1998, 308, E. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina. 95 Nach RKGE mind. 2 Wochen (vgl. RKGE in sic! 2002, 442, E. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).
7.4.1
7.4.2
Teil 1 – Allgemeiner Teil
51
gegenüber einer Partei, die unbekannten Aufenthaltes ist und keinen erreichbaren
Vertreter hat (Art. 36 lit. a VwVG); dies ist der Fall, wenn das Institut trotz zumutbarer
Suche in den üblichen Verzeichnissen keine gültige Adresse feststellen konnte;96
gegenüber einer Partei mit Domizil im Ausland, die keinen Schweizer Vertreter bestimmt
oder kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat (Art. 36 lit. b VwVG in
Verbindung mit Art. 42 MSchG), ausser wenn die zu eröffnende Verfügung eine
internationale Registrierung betrifft (vgl. Ziff. 7.4.4 unten).
Die übrigen in Art. 36 VwVG aufgezählten Fälle, in denen eine Eröffnung durch amtliche
Publikation möglich ist, sind unerheblich.
Eröffnung bei internationalen Registrierungen
Die Eröffnung bei internationalen Registrierungen ist durch einige Besonderheiten
gekennzeichnet, die in den entsprechenden Abschnitten weiter unten (vgl. Teil 4, Ziff. 3.1 ff.
S. 100) behandelt werden. Vorbehalten bleibt die Eröffnung gemäss der Regel 23bis GAFO
(vgl. Ziff. 7.4.4 unten).
Eröffnung gemäss der Regel 23bis GAFO
Wenn die zu eröffnende Verfügung eine internationale Registrierung betrifft, deren Inhaber
kein Zustellungsdomizil in der Schweiz besitzt, eröffnet das Institut das Dispositiv der
Verfügung der Partei in Anwendung der Regel 23bis GAFO über die OMPI97.
8. Rechtsmittel
8.1 Endverfügungen
Gegen Endverfügungen des Instituts, d.h. Verfügungen, die ein Verfahren beenden, kann
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und 33 lit. e VGG).
Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung der Verfügung einzureichen
(Art. 50 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die handschriftliche Unterschrift des Beschwerdeführers oder
seines Vertreters sowie eine Kopie der angefochtenen Verfügung und die geltend
gemachten Beweismittel zu enthalten, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat
(Art. 52 Abs. 1 VwVG). Das Verfahren vor dem BVGer richtet sich nach dem VwVG, soweit
das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).
Gegen die Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Markensachen kann Beschwerde
in Zivilsachen beim Bundesgericht erhoben werden. Das Verfahren vor dem Bundesgericht
richtet sich nach dem BGG.
96 NB: Es darf erwartet werden, dass eine Partei, die ein Verfahren selber eingeleitet hat und folglich
damit rechnen muss, dass ihr Verfahrenshandlungen eröffnet werden, etwaige Adressänderungen
während des Verfahrens von sich aus mitteilt. 97 Vgl. Newsletter IGE 2018/1 Marken, Ziff. 02.
7.4.3
7.4.4
Teil 1 – Allgemeiner Teil
52
Bei Widerspruchsverfahren entscheidet das Bundesverwaltungsgericht hingegen
letztinstanzlich, weil in dieser Sache kein ordentliches Rechtsmittel gegen die Entscheide
des Bundesverwaltungsgerichts möglich ist (Art. 73 BGG).
8.2 Zwischenverfügungen
Gegen Zwischenverfügungen des Instituts, d.h. gegen selbstständig eröffnete Verfügungen
zu Rechten und Pflichten, mit denen das Verfahren nicht beendet wird (Art. 5 Abs. 2 VwVG)
(z.B. Sistierung des Verfahrens), kann unter folgenden Bedingungen Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht erhoben werden:
wenn sie sich auf die Zuständigkeit oder den Ausstand beziehen: keine Bedingungen wie
bei Endverfügungen (Art. 45 Abs. 1 VwVG);
gegen die übrigen Zwischenverfügungen kann nur Beschwerde erhoben werden, wenn
diese einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können (Art. 46 Abs. 1 lit. a
VwVG) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid
herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein
weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 46 Abs. 1 lit. b VwVG).
Gemäss der Rechtsprechung muss die Ursache des Nachteils in der angefochtenen
Zwischenverfügung selbst liegen, und die Nichtwiedergutmachung hängt in der Regel mit
dem Nachteil zusammen, den der Beschwerdeführer erleiden würde, wenn er die
Endverfügung abwarten müsste, um die Zwischenverfügung anzufechten. Dabei genügt ein
tatsächlicher, auch rein wirtschaftlicher Nachteil, sofern es nicht lediglich darum geht, eine
Verteuerung des Verfahrens zu verhindern. Im Übrigen ist es nicht notwendig, dass der
geltend gemachte Schaden im eigentlichen Sinne «nicht wieder gutzumachen» ist; es
genügt, dass er ein gewisses Gewicht hat. Anders ausgedrückt: Der Beschwerdeführer muss
ein schutzwürdiges Interesse an der sofortigen Aufhebung oder Abänderung der
Zwischenverfügung haben, ohne die Beschwerde gegen die Endverfügung abzuwarten. Es
obliegt dem Beschwerdeführer, darzulegen oder nachzuweisen, weshalb die angefochtene
Zwischenverfügung ihm einen solchen Schaden zufügt oder zufügen könnte, ausser dies sei
von vornherein ohne jeden Zweifel klar.98
Beschwerden gegen Zwischenverfügungen sind ebenfalls innerhalb von 30 Tagen
einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VwVG) und haben die Formvorschriften von Art. 52 Abs. 1
VwVG zu erfüllen (vgl. Ziff. 8.1 oben).
98 BVGer B-4363/2013, E. 1.4.1.1 m.w.H.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
53
9. Rechtskraft
9.1 Formelle Rechtskraft
Die Verfügung wird formell rechtskräftig, sobald sie nicht mehr mit einem ordentlichen
Rechtsmittel angefochten werden kann.99 Die Verfügung wird 30 Tage nach Eröffnung
rechtskräftig.100
Die Rechtskraft des Widerspruchsentscheids und des Entscheids im Löschungsverfahren
wird auf entsprechendes Begehren hin einen Monat nach deren Eintritt gebührenfrei
bescheinigt.
9.2 Materielle Rechtskraft
Materielle Rechtskraft bedeutet Massgeblichkeit des Entscheides in jeder späteren
Auseinandersetzung zwischen den Parteien (und ihren Rechtsnachfolgern).101 Die materielle
Rechtskraft bezieht sich auf das Dispositiv des Entscheides (nicht auf die Begründung) und
wirkt gegenüber einem gleichen Rechtsbegehren aufgrund des nämlichen Sachverhalts
(gestützt auf die gleiche Tatsachen- und Rechtslage).102 Wird die Eintragung einer Marke
wegen eines Widerspruchs oder Löschungsantrags widerrufen und die Marke danach erneut
hinterlegt und eingetragen, verfügt sie zumindest über ein neues Hinterlegungs- bzw.
Prioritätsdatum. Insoweit liegt ein neues Anfechtungsobjekt bzw. bei Einreichung eines
neuen Widerspruchs oder Einleitung eines neuen Löschungsverfahrens ein anderer
Streitgegenstand vor.103
Zumindest solange die Eintragung einer Marke durch das Institut nicht widerrufen wurde,
bindet ein Entscheid über einen Widerspruch oder Löschungsantrag die Zivil- oder
Strafgerichte nicht und entfaltet in dieser Hinsicht keine materielle Rechtskraft.
10. Wiedererwägung und Revision
Im Falle einer Beschwerde kann das Institut die angefochtene Verfügung bis zur
Vernehmlassung von sich aus in Wiedererwägung ziehen (Art. 58 Abs. 1 VwVG). Die
Wiedererwägung wird in Art. 58 VwVG nicht näher geregelt, entspricht aber einem
allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatz. Dabei ist eine Interessenabwägung
vorzunehmen, und es ist vor Verfügungserlass das rechtliche Gehör zu gewähren (vgl. Ziff.
5.7, S. 39).
Das Institut kann eine Verfügung nach den unten stehend dargelegten allgemeinen
Grundsätzen des Verwaltungsrechts auch ausserhalb eines Beschwerdeverfahrens in
99 BGE 91 I 94, E. 3a; BGE 124 V 400, E. 1a. 100 Art. 33 lit. e VGG in Verbindung mit Art. 50 VwVG. 101 BGE 133 III 580, E. 2.1. 102 BGE 101 II 375, E. 1; BGE 116 II 738, E. 2a. 103 Gleich verhält es sich mit einer internationalen Registrierung, der die Schutzausdehnung für die
Schweiz aufgrund eines Widerspruchs verweigert worden ist, falls später eine (immer noch mögliche)
nachträgliche Schutzausdehnung beantragt wird.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
54
Wiedererwägung ziehen. Die Eintragung einer Marke kann vom Institut jedoch nicht
widerrufen werden.104 Einzig die Zivilgerichte haben die Möglichkeit, den Bestand einer
eingetragenen Marke später zu prüfen und die Eintragung einer Marke für nichtig zu erklären
(Art. 52 und Art. 35 lit. c MSchG). Auch die Parteien können ein Gesuch um
Wiedererwägung stellen, und zwar sowohl vor als auch nach Eintritt der Rechtskraft der
Verfügung. Das Gesuch richtet sich an die verfügende Behörde und enthält das Ansuchen,
die getroffene Anordnung nochmals zu überprüfen und durch eine dem Gesuchsteller
vorteilhaftere Verfügung zu ersetzen. Die Verwaltung kann eine Verfügung «pendente lite»,
die also noch nicht rechtskräftig ist, abändern, ohne an die für die Wiedererwägung formell
rechtskräftiger Verfügungen geltenden besonderen Voraussetzungen gebunden zu sein. Es
soll damit dem objektiven Recht auf möglichst einfache Weise zur Durchsetzung verholfen
werden.105
Das Gesuch ist ein blosser Rechtsbehelf, der keinen Anspruch auf materielle
Wiedererwägung begründet. In bestimmten Fällen besteht allerdings eine Pflicht zur
Wiedererwägung.106 Nach der unter Art. 4 aBV entwickelten bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, die unter Art. 29 Abs. 1 und 2 BV ihre Gültigkeit behält, ist eine
Verwaltungsbehörde verpflichtet, auf einen rechtskräftigen Entscheid zurückzukommen und
eine neue Prüfung vorzunehmen, wenn ein klassischer Revisionsgrund vorliegt. Dies ist der
Fall, wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen oder Beweismittel anführt, die ihm im
früheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen für ihn
rechtlich oder tatsächlich unmöglich war oder keine Veranlassung bestand.107 Aus Gründen
der Rechtssicherheit ist in diesem Zusammenhang das Geltendmachen neuer Tatsachen
oder Beweismittel an die gleich strengen Voraussetzungen geknüpft, die in der Praxis bei der
Bejahung eines Revisionsgrundes in den gesetzlich geregelten Fällen gelten. Insbesondere
dürfen Revisionsgesuche nicht dazu dienen, rechtskräftige Entscheide immer wieder infrage
zu stellen oder gesetzliche Vorschriften über die Rechtsmittelfristen zu umgehen.108
Nach Art. 66 VwVG zieht die Beschwerdeinstanz ihren Beschwerdeentscheid von Amtes
wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen
beeinflusst hat (Abs. 1), wenn eine Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel
vorbringt (Abs. 2 lit. a) oder nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche
Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat (Abs. 2 lit. b), oder wenn sie nachweist,
dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen über den Ausstand, die Akteneinsicht oder
das rechtliche Gehör verletzt hat (Abs. 2 lit. c). Bei Vorliegen eines Irrtums vonseiten der
Behörden können die Parteien also über Art. 66 VwVG ein Revisionsbegehren stellen. Die
Lehre und das Bundesgericht leiten aus Art. 66 VwVG ab, dass die Parteien berechtigt
seien, bei Entdeckung eines Revisionsgrundes erst nach Ablauf der Beschwerdefrist bei der
verfügenden Behörde ein Wiedererwägungsgesuch einzureichen.109 In einem
104 RKGE in sic! 2004, 932 – BIN LADIN. 105 BGE 107 V 191, E. 1. 106 BGE 120 Ib 42, E. 2b; siehe auch: BGer 2C_349/2012, E. 4.2.1 und 5.1 m.w.H. 107 BGE 127 I 133, E. 6 m.w.H. 108 BGE 127 I 133, E. 6. 109 BGE 113 Ia 151, E. 3 m.w.H.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
55
Zweiparteienverfahren ist allerdings das Interesse des schutzwürdigen Vertrauens der
Gegenpartei in den Bestand der Verfügung gegen die Interessen des Gesuchstellers
abzuwägen.110
11. Gebühren
11.1 Im Allgemeinen
Das Institut ist berechtigt, für die im Zuge der Verfahren erbrachten Leistungen Gebühren zu
verlangen (Art. 13 Abs. 1 IGEG und insb. Art. 28 Abs. 3, 31 Abs. 2 und 35a Abs. 3 MSchG).
Die Einzelheiten sind in der IGE-GebV geregelt.
11.2 Pauschalgebühren
Die vom Institut erhobenen Gebühren sind Pauschalgebühren (vgl. Art. 3 Abs. 1 IGE-GebV
sowie Anhang I); sie sind vom Umfang (mehrere Schriftenwechsel, umfangreiche
Beweiserhebungen) und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit unabhängig.
11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel
Die Gebühren sind bis zu dem vom Institut angegebenen Termin zu zahlen (Art. 4 Abs. 1
IGE-GebV).
Die Gebühren sind in Schweizer Franken durch Einzahlung oder Überweisung auf ein dafür
vorgesehenes Konto des Instituts oder durch eine andere vom Institut als zulässig erklärte
Zahlungsart (Art. 5 IGE-GebV) – zurzeit die Belastung eines beim Institut bestehenden
Kontokorrents oder die Zahlung mit Kreditkarte (vgl.
https://www.ige.ch/de/dienstleistungen/online-services/eingabewege-und-
zahlungsmoeglichkeiten.html) – zu bezahlen. Die Gebühren für die beschleunigte
Markenprüfung können nicht mit Kreditkarte bezahlt werden111.
11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut
Für Zahlungen aus dem Kontokorrent beim Institut bedarf es eines entsprechenden
ausdrücklichen schriftlichen Belastungsauftrags der Partei. Nach den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zum Kontokorrent112 hat der Auftrag die Nummer des zu belastenden
Kontos sowie die Angaben zu enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne Weiteres
erkennen lassen. Ein Auftrag zur Belastung eines alternativen Kontokorrents im Fall einer
ungenügenden Ausstattung des üblichen Kontokorrents wird nicht berücksichtigt113.
Vermerke wie «Konto belasten» oder «zulasten meines Kontos», die der Kunde auf
Antragsformularen usw. anbringt, werden als Aufträge im genannten Sinn behandelt,
110 BGE 121 II 273, E. 1a/aa. 111 Newsletter 2018/02-03 Marken. 112 Publiziert auf https://www.ige.ch/de/dienstleistungen/online-services/eingabewege-und-
zahlungsmoeglichkeiten/kontokorrent.html. 113 Newsletter 2018/08 Marken.
Teil 1 – Allgemeiner Teil
56
vorausgesetzt, der Zahlungszweck ist eindeutig bestimmt und lässt sich ohne Weiteres dem
Auftrag des Kunden entnehmen. Enthält der Schriftsatz keine derartigen Angaben, so darf
das Institut nicht aufgrund der blossen Einreichung davon ausgehen, dass es stillschweigend
zur Belastung des Kontokorrents ermächtigt ist. Ohne ausdrücklichen schriftlichen
Belastungsauftrag gilt die Gebühr, falls der Mangel nicht mehr rechtzeitig korrigiert wird, als
«nicht bezahlt», und auf den Antrag oder Widerspruch kann folglich nicht eingetreten
werden,114 bzw. das Gesuch um Hinterlegung einer Marke wird zurückgewiesen (Art. 30 Abs.
2 lit. b MSchG).
11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren
Als Zahlungseingang für die Gebühren gilt die Gutschrift des geschuldeten Betrags auf einem
Konto des Instituts (Art. 7 Abs. 1 IGE-GebV).
Nach Art. 21 Abs. 3 VwVG und Art. 7 Abs. 2 IGE-GebV gilt die Zahlungsfrist als eingehalten,
wenn der geschuldete Betrag rechtzeitig bei der Schweizerischen Post einbezahlt oder in der
Schweiz einem Post- oder Bankkonto zugunsten des Instituts belastet wurde.
Gemäss der Rechtsprechung ändert diesfalls die Tatsache, dass der Betrag noch nicht auf
dem Konto des Instituts gutgeschrieben wurde, nichts an der Einhaltung der Zahlungsfrist.
Für die Einhaltung dieser Frist ist der Augenblick entscheidend, in dem der Betrag bei der
Schweizerischen Post zugunsten des Instituts eingezahlt oder dem Post- oder Bankkonto
der Partei oder ihres Vertreters belastet wurde.115 Die Erteilung des Zahlungsauftrages am
letzten Tag der Frist reicht somit in der Regel nicht aus, da der Betrag üblicherweise erst am
nächsten Bankwerktag dem Konto belastet wird. Die Frist gilt hingegen grundsätzlich auch
bei einer fehlerhaften Erfassung der Kontonummer als eingehalten.116
Für die Wahrung der Frist zur Bezahlung der Widerspruchsgebühr durch Belastung des
Kontokorrents beim Institut ist massgebend, dass der entsprechende Belastungsauftrag von
der widersprechenden Partei innerhalb der Frist dem Institut bzw. der Post übergeben wird
und das Konto ab diesem Zeitpunkt jederzeit über ein Guthaben verfügt, das zur vollen
Deckung der Gebühr genügt. Nicht massgebend ist der Zeitpunkt der Ausführung des
Belastungsauftrags durch das Institut.
Bei Zahlung mit Kreditkarte gilt als Zahlungseingang der Eingang der
Belastungsermächtigung beim Institut. Betrifft die Ermächtigung eine Gebühr, die das Institut
noch nicht in Rechnung gestellt hat (z.B. Zahlung der Hinterlegungsgebühr zusammen mit
der Markenhinterlegung über das Portal «e-Trademark») und für welche die Zahlungsfrist
nicht gesetzlich festgelegt ist, so gilt der Zeitpunkt der Rechnungsstellung als Tag des
Zahlungseingangs. Die Zahlung ist nur gültig, wenn der Betrag abzüglich der vom
Kreditkartenunternehmen erhobenen Kommission einem Konto des Instituts gutgeschrieben
wird (Art. 8 IGE-GebV).
114 RKGE in sic! 2001, 526, E. 4 und E. 5 – Tigermarket; BVGer B-5165/2011, E. 3.2 – Sonnenschein
(fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 115 BGer 9C_94/2008, E. 5.2 m.w.H.
116 Vgl. nicht veröffentlichter Entscheid des BVGer vom 24. Mai 2011 in der Sache B-2415/2011
m.w.H.
57
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
1. Einleitung
Das Eintragungsverfahren beginnt mit der Hinterlegung und ist mit der Eintragung oder
Zurückweisung abgeschlossen (Art. 30 MSchG). Es wird unterteilt in Eingangsprüfung,
Formalprüfung und materielle Prüfung, wobei Letztere im Teil 5 der Richtlinien behandelt
wird.
Nach erfolgter Eintragung oder Zurückweisung sind keine Änderungen des Zeichens (vgl.
Ziff. 3.7, S. 67) mehr möglich.
2. Eingangsprüfung
2.1 Hinterlegung
Im Rahmen der Eingangsprüfung wird lediglich geprüft, ob die Hinterlegung den von
Art. 28 Abs. 2 MSchG geforderten Mindestinhalt aufweist. Folgende Punkte werden
überprüft:
Eintragungsgesuch
Das Eintragungsgesuch ist schriftlich einzureichen und muss nicht unterzeichnet werden
(Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine elektronische Einreichung ist ausschliesslich über die vom
Institut zur Verfügung gestellten Anmeldesysteme möglich (https://e-trademark.ige.ch oder
tm.admin@ekomm.ipi.ch).
Aus den Gesuchsangaben muss die Identität des Hinterlegers hervorgehen. Neben Name
(bei natürlichen Personen, Vereinen und Stiftungen) oder Firma (bei juristischen Personen)
ist auch die Angabe der Adresse erforderlich (Art. 9 Abs. 1 lit. b MSchV).
Wiedergabe der Marke
Aufgrund der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss erkennbar sein,
welches Zeichen der Hinterleger registrieren lassen will.
Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen
Es wird geprüft, ob das Gesuch eine Waren- und Dienstleistungsliste enthält.
Unvollständiges Gesuch
Fehlt eines der genannten Elemente, wird dem Hinterleger gemäss Art. 15 MSchV eine Frist
zur Vervollständigung der Unterlagen angesetzt. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben,
wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 MSchG).
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
58
2.2 Hinterlegungsdatum
Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen gemäss Art. 28 Abs. 2 MSchG (Angabe des
Namens oder der Firma des Hinterlegers, Wiedergabe der Marke, Waren- und
Dienstleistungsliste) mit ausreichender Bestimmtheit vorhanden sind, wird auf das Gesuch
eingetreten und dem Gesuch ein Hinterlegungsdatum zugeordnet.1 Dieses entspricht dem
Tag des Eingangs des letzten erforderlichen Elementes. Dies gilt grundsätzlich auch bei der
elektronischen Anmeldung, d.h., als Eingangsdatum gilt der Zeitpunkt, zu dem die
Anmeldedaten vollständig und erfolgreich auf dem System des Instituts gespeichert werden
konnten. Bei der Übermittlung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch ist dies der Zeitpunkt,
zu dem die vollständigen Anmeldedaten auf dem Informatiksystem des Instituts eintreffen.2
Bei der Postaufgabe gilt als Hinterlegungsdatum der Zeitpunkt, an welchem eine Sendung
der Schweizerischen Post zuhanden des Instituts übergeben worden ist (Art. 14a MSchV).
Der Beweis für das Aufgabedatum liegt beim Hinterleger.
Die Hinterlegung wird dem Hinterleger bestätigt.
3. Formalprüfung
3.1 Hinterlegung
Formular
Die Hinterlegung ist rechtsgültig, sobald die Erfordernisse gemäss Art. 28 Abs. 2 MSchG
i.V.m. Art. 9 Abs. 1 MSchV erfüllt sind (vgl. Ziff. 2.1.1 bis 2.1.3, S. 57). Allerdings kann einem
Gesuch nur entsprochen werden, wenn das elektronische Anmeldesystem3, das amtliche,
ein vom Institut zugelassenes privates oder ein dem Singapur TLT entsprechendes Formular
verwendet worden ist (Art. 8 Abs. 1 MSchV). Das Institut kann auf die Einreichung des
Formulars verzichten, wenn eine im Übrigen formgültige Hinterlegung alle verlangten
Angaben enthält (Art. 8 Abs. 2 MSchV).
Hinterleger
Gemäss Art. 28 Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person ein
Eintragungsgesuch einreichen (vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.1, S. 21). Eine Ausnahme gilt für
Kollektivmarken, die nicht von natürlichen Personen hinterlegt werden können (vgl. Teil 5,
Ziff. 10.1 f. S. 215). Auch für geografische Marken gelten spezielle Bestimmungen für die
Hinterlegungsberechtigung (vgl. Teil 5, Ziff. 11.4, S. 219).
Bestehen aufgrund der Angaben im Eintragungsgesuch erhebliche Unklarheiten über die
bzw. Zweifel an der Rechtspersönlichkeit des Hinterlegers, setzt das Institut dem Hinterleger
unter Androhung der Zurückweisung des Gesuchs eine Frist zum Einreichen eines HR-
1 Betr. Verschiebung des Hinterlegungsdatums siehe Ziff. 3.7, S. 67. 2 Vgl. Mitteilung des Instituts in sic! 2010, 554. 3 https://e-trademark.ige.ch/ .
3.1.1
3.1.2
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
59
Auszugs oder eines vergleichbaren Dokuments an (Art. 16 MSchV i.V.m. Art. 30 Abs. 2 lit. a
MSchG).
Treten mehrere Personen als Hinterleger auf, sind prinzipiell alle zusammen Hinterleger,
d.h., es liegt in der Regel Miteigentum im Sinne der Art. 646 ff. ZGB vor. Solange kein
gemeinsamer Vertreter bestellt wurde, können die Miteigentümer nur gemeinschaftlich
handeln. Eingaben an das Institut sind somit durch alle Miteigentümer zu unterzeichnen.
Solange weder einer der Hinterleger als Mitteilungsempfänger bezeichnet noch ein
gemeinsamer Vertreter bestimmt wurde, wählt das Institut eine Person als
Zustellungsempfänger aus (Art. 4 Abs. 2 MSchV).
Verfügt der Hinterleger in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz, muss er ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG; vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 26).
3.2 Wiedergabe der Marke
Die Wiedergabe der Marke umfasst die Darstellung der Marke mit grafischen oder anderen
vom Institut zugelassenen Mitteln. Die Darstellung ist gegebenenfalls durch einen
Farbanspruch (Art. 10 Abs. 2 MSchV) und bei akustischen Zeichen sowie bei nicht
konventionellen Markentypen4 mit der entsprechenden Bezeichnung des Markentyps (Art. 10
Abs. 3 MSchV) zu ergänzen.
Damit das geschützte Zeichen den zuständigen Behörden, Wirtschaftsteilnehmern oder dem
breiten Publikum zugänglich wird, muss die Darstellung für alle Markentypen in sich
abgeschlossen, eindeutig, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein.5 Eine
Marke muss grundsätzlich grafisch darstellbar sein (Art. 10 Abs. 1 MSchV). Für besondere
Markentypen kann das Institut weitere Arten der Darstellbarkeit zulassen (Art. 10 Abs. 1
MSchV in fine).6 Das Institut verlangt eine Beschreibung der Marke, wenn diese notwendig
ist, um die Erfüllung der Darstellbarkeit bzw. eine präzise Definition des Schutzobjektes
sicherzustellen (vgl. z.B. Ziff. 3.2.9, S. 63).
Die Abbildung darf das Format von maximal 8 × 8 cm nicht überschreiten. Wird das
Schutzobjekt mit einer Mehrfachabbildung dargestellt (beispielsweise im Fall einer
dreidimensionalen Marke, vgl. Ziff. 3.2.4, S. 61), muss diese insgesamt das angegebene
Format einhalten.Bei der elektronischen Anmeldung ist die Abbildung des Registerauszugs
«Hinterlegungsbestätigung» relevant. Dieser wird vom Institut über einen farbecht
kalibrierten Drucker ausgedruckt. So wird sichergestellt, dass die abgebildete(n) Farbe(n)
genau dem Hinterlegungsgesuch entsprechen.
4 Muster, Farbmarken, dreidimensionale Marken, Positionsmarken, Bewegungsmarken, Hologramme. 5 Für Geruchsmarken vgl. BVGer B-4818/2010, E. 6.3.1 – Duft von gebrannten Mandeln
(Geruchsmarke).
6 Mit dieser Bestimmung wird das Institut mit Blick auf die neuen technischen Möglichkeiten im
Rahmen der elektronischen Register- und Aktenführung sowie der elektronischen Publikation
ermächtigt, zu gegebener Zeit nebst der grafischen Darstellung für besondere Markentypen weitere
Arten der Darstellung zuzulassen.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
60
Genügt die Wiedergabe den Anforderungen von Art. 10 MSchV nicht, wird dies beanstandet
(Art. 16 Abs. 1 MSchV). Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird das Gesuch
zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 2 MSchV).
Fehlt es dem Gesuch überhaupt an einer Wiedergabe des Zeichens, wird dies im Rahmen
der Eingangsprüfung unter Androhung des Nichteintretens beanstandet (vgl. Ziff. 2.1.4,
S. 57).
Farbanspruch
Wird kein Farbanspruch geltend gemacht, ist die Marke in allen denkbaren farblichen
Ausführungen geschützt.7 Wird ein Farbanspruch geltend gemacht, müssen alle
beanspruchten Farben in Worten umschrieben werden. Die Marke ist in diesem Fall nur in
einer Ausführung in den beanspruchten Farben geschützt. Es steht dem Hinterleger frei, die
Farbbezeichnung(en) zusätzlich in Klammern mittels eines international anerkannten
Farbstandards (z.B. Pantone, RAL oder NCS) zu präzisieren.
Das Institut akzeptiert auch einen teilweisen Farbanspruch. In diesem Fall ist der
Farbanspruch auf einzelne Zeichenelemente beschränkt, während die übrigen Elemente in
schwarz-weiss hinterlegt und somit in allen denkbaren farblichen Ausführungen geschützt
sind.
Beispiel für einen teilweisen Farbanspruch:
- CH 649 873
(Farbanspruch: Rot - Pantone 185)
Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken
Wortmarken sind alle Marken, die ausschliesslich aus druckbaren Zeichen gemäss der ISO-
Norm 8859-15 bestehen (vgl. Anhang, S. 279) und für die keine Farben beansprucht werden.
Kombinierte Wort-/Bildmarken bestehen aus solchen Elementen und enthalten zusätzlich ein
Bildelement oder einen Farbanspruch. Die Verwendung von Steuerzeichen wie
Zeilenumbrüchen und Tabulatoren ist bei Wortmarken nicht möglich. Zeichen, die
Steuerzeichen enthalten, müssen entsprechend als kombinierte Wort-/Bildmarken hinterlegt
werden.8
7 BGE 134 III 406, E. 6.2.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN
(fig.).
8 Das heisst z.B., dass Zeichen, die auf zwei Zeilen angemeldet werden sollen, als kombinierte Wort-
/Bildmarken hinterlegt werden müssen. Hingegen ist es zulässig, die Darstellung der entsprechenden
3.2.1
=•1· 111..!..!1 ---- ~~
3.2.2
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
61
Im Falle eines Farbanspruchs bei kombinierten Wort-/Bildmarken oder Bildmarken muss eine
farbige Abbildung beigefügt werden (Art. 10 Abs. 2 MSchV). Auf dem Eintragungsgesuch
müssen zudem alle beanspruchten Farben (inklusive schwarz und weiss) in Worten
umschrieben werden. Betreffend den teilweisen Farbanspruch vgl. Ziff. 3.2.1, S. 60.
Die Erfassung einer Marke im Informatiksystem als Wortmarke, kombinierte Wort-/Bildmarke
oder Bildmarke ist rein technisch-administrativer Natur. Sie sagt weder etwas über den
Schutzumfang der Marke noch über die Art und Weise, wie das Zeichen rechtserhaltend
benützt werden muss, aus. Hierfür ist einzig der Registereintrag massgebend.
Akustische Marken
Eine akustische Marke ist mithilfe eines Notensystems darzustellen, das alle relevanten
Informationen enthalten muss (insbesondere Notenschlüssel, Noten- und Pausenwerte).
Oszillogramme, Sonagramme und Spektrogramme werden demgegenüber nicht akzeptiert;
sie bilden keine genügende grafische Darstellung im Rechtssinne, da sie namentlich keine
leicht zugängliche und verständliche Wiedergabe beliebiger Töne bzw. Geräusche
garantieren.
Akustische Marken, die sich nicht in Notenschrift darstellen lassen, können erst nach der
Zulassung weiterer Darstellungsarten durch das Institut auf elektronischem Weg dargestellt
werden (vgl. Art. 10 Abs. 1 MSchV in fine).
Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen (z.B. Bild- oder
kombinierten Wort-/Bildmarken), ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis «akustische
Marke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).
Dreidimensionale Marken
Der dreidimensionale Charakter der Marke muss aus der Abbildung ersichtlich sein und das
Schutzobjekt muss genügend präzise bestimmt sein. Aus diesem Grund sind perspektivische
Abbildungen oder Mehrfachabbildungen aus verschiedenen Blickwinkeln nötig.9 Zudem hat
der Hinterleger auf dem Eintragungsgesuch den Vermerk «Dreidimensionale Marke»
anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV). Fehlt ein solcher Vermerk, wird die Marke vom Institut
als Bildmarke behandelt.
Befehle in den verschiedenen Codes als Wortmarke (oder Teil davon) zu hinterlegen, wenn die dafür
benötigten Zeichen der ISO-Norm 8859-15 entsprechen (vgl. Anhang, S. 279). Als Wortmarke (oder
Teil davon) könnten also beispielsweise «¶», «\n» oder «^J» hinterlegt werden. 9 Vgl. RKGE in sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.
3.2.3
3.2.4
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
62
Beispiele für zugelassene grafische Darstellungen:
CH 609 069, Kl. 3
CH 634 580, Kl. 36
Hologramme
Besteht das Hologramm in der räumlichen Abbildung eines einzigen (unveränderlichen)
Gegenstands, sind mit der Anmeldung entweder eine Abbildung einzureichen, aus welcher
der dreidimensionale Charakter des Gegenstands ersichtlich ist, oder mehrere Abbildungen
des Gegenstands aus verschiedenen Blickwinkeln. Besteht das Hologramm hingegen, je
nach Blickwinkel, in der Abbildung mehrerer Gegenstände oder eines veränderlichen
Gegenstands, muss das Eintragungsgesuch Abbildungen jedes dieser Gegenstände
enthalten.
Auf dem Eintragungsgesuch ist anzugeben, dass der Markenschutz für ein Hologramm
beansprucht wird (Art. 10 Abs. 3 MSchV), beispielsweise mit dem Hinweis «Die Marke
besteht aus einem Hologramm» oder «Hologrammmarke».
(Abstrakte) Farbmarken
Um Verwechslungen mit Bildmarken auszuschliessen, müssen für die Hinterlegung von
Farbmarken folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Unter «Farbanspruch» ist bzw. sind die beanspruchte(n) Farbbezeichnung(en) zu nennen
und in einem international anerkannten Farbstandard (z.B. Pantone, RAL oder NCS) zu
präzisieren.
Unter «Marke» oder «Bemerkungen» ist zusätzlich der Vermerk «Farbmarke» anzubringen
(Art. 10 Abs. 3 MSchV).
Auf dem Eintragungsgesuch ist eine farbige Abbildung (maximal 8 × 8 cm) anzubringen (Art.
10 Abs. 2 MSchV).
3.2.5
3.2.6
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
63
Bei einer Mehrzahl von Farben kann das Verwendungsverhältnis der einzelnen Farben bei
der Anmeldung angegeben werden. Eine Angabe in Prozenten ist dabei nicht zwingend
erforderlich. Fehlt eine Angabe des Verwendungsverhältnisses, wird der Markenprüfung die
aus der Abbildung ersichtliche Aufteilung zugrunde gelegt.
Muster
Um Verwechslungen mit Bildmarken auszuschliessen, müssen für die Hinterlegung von
Mustern folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Unter «Marke» oder «Bemerkungen» ist der Vermerk «Muster» anzubringen (Art. 10
Abs. 3 MSchV).
Auf dem Eintragungsgesuch ist eine Abbildung (maximal 8 × 8 cm) einzureichen (Art. 10
Abs. 2 MSchV), die aus einem Ausschnitt aus einer sich grundsätzlich unlimitiert
wiederholenden Verzierung besteht.
Positionsmarken
Eine Positionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement
(Basiszeichen), das immer an derselben, genau bezeichneten Warenposition angebracht
wird.10 Aus der Abbildung muss klar hervorgehen, für welche Teile des dargestellten Objekts
der Markenschutz beantragt wird (Basiszeichen). Diejenigen Teile, die einzig zur
Veranschaulichung der Position dienen und auf die sich der Schutz folglich nicht erstrecken
soll, können beispielsweise mittels gestrichelter Linien dargestellt werden. Im
Eintragungsgesuch können zudem klärende Ausführungen aufgenommen werden.
Zwecks klarer Definition des Schutzobjekts kann ein Zeichen des Markentyps
Positionsmarke nur für diejenige Waren- bzw. Dienstleistungsart beansprucht werden, die es
ganz oder teilweise11 darstellt.
Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem
Eintragungsgesuch der Hinweis «Positionsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).
Bewegungsmarken
Aus der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss die Bewegung, für die der
markenrechtliche Schutz beantragt wird, ersichtlich sein. Dem Institut sind Abbildungen der
einzelnen Bewegungsschritte einzureichen; zusätzlich ist auf dem Eintragungsgesuch
anzugeben, innert welcher Dauer, Richtung und in welcher Art (z.B. kontinuierlich) die
Bewegung erfolgt.
Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem
Eintragungsgesuch der Hinweis «Bewegungsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).
10 Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.3 – Rote Damenschuhsole (Positionsmarke). 11 Bspw. die Abbildung einer Gesässtasche für «Jeans» (Klasse 25).
3.2.7
3.2.8
3.2.9
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
64
Beispiel:
CH 585 720, Kl. 35 und 41, publizierte
Bemerkung: «Die Marke besteht aus einer
animierten, 2 Sekunden dauernden Sequenz von
Bildern, die mit einem Kleeblattlogo beginnt,
welches sich kontinuierlich in ein
Strichmännchen, welches zuerst mit
waagrechten Armen auf beiden Beinen steht und
zum Schluss das linke Bein anwinkelt und den
rechten Arm hebt, wobei es ein lachendes
Gesicht erhält, verwandelt. Dem ersten und
letzten Bild ist jeweils rechtsseitig ein Schriftzug
angefügt, dem ersten ‹klee blatt›, dem letzten
‹Coaching für junge Erwachsene›.»
Geruchsmarken
Bis anhin ist keine Methode zur Darstellung von Gerüchen bekannt, welche den
Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit gemäss Art. 10 MSchV gerecht würde12 (vgl.
Ziff. 3.2, S. 59). Weder eine chemische Formel noch eine Umschreibung mit Worten, noch
ein Geruchsmuster, noch eine Kombination dieser Elemente erfüllen die in diesem
Zusammenhang massgebenden Kriterien (vgl. Ziff. 3.2, S. 59). Um Verwechslungen mit
anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis
«Geruchsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).
3.3 Markenart
Hinsichtlich der Markenart wird zwischen Individualmarke, Garantiemarke, Kollektivmarke
und geografischer Marke unterschieden. Sofern eine Marke nicht als Individualmarke
eingetragen werden soll, ist die Markenart im Eintragungsgesuch zu erwähnen
(Art. 9 Abs. 2 lit. c und cbis MSchV). Nachträgliche Änderungen der Markenart führen in der
Regel zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (vgl. Ziff. 3.7, S. 67). Für
Garantiemarken, Kollektivmarken und geografische Marken muss ein entsprechendes
Reglement eingereicht werden (Art. 23. Abs. 1 MSchG bzw. Art. 27c MSchG).13
3.4 Prioritätsanspruch
Das Markenrecht steht demjenigen zu, welcher die Marke zuerst hinterlegt (vgl. betr.
Hinterlegungsdatum Ziff. 2.2, S. 58). Als Ausnahmen zu diesem Grundsatz der
Hinterlegungspriorität (Art. 6 MSchG) sieht das MSchG drei Fälle vor, in denen für die
12 BVGer B-4818/2010, E. 6.2.2 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke).
13 Für Details siehe Teil 5, Ziff. 10.2, S. 216 (für die Kollektivmarken), Teil 5, Ziff. 10.3, S. 216 (für die
Garantiemarken) bzw. Teil 5, Ziff. 11.5, S. 220 (für die geografischen Marken).
3.2.10
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
65
Hinterlegung ein früherer Zeitrang in Anspruch genommen werden kann: Priorität nach der
Pariser Verbandsübereinkunft, Gegenrechtspriorität und Ausstellungspriorität.
Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft
(sog. Unionspriorität) ist eine Ersthinterlegung in einem PVÜ-Staat maximal sechs Monate
vor der Hinterlegung in der Schweiz (Art. 4 lit. C Abs. 1 PVÜ i.V.m. Art. 7 MSchG). Der
Fristenlauf beginnt am Tag der ersten Hinterlegung (Art. 4 lit. C Abs. 2 PVÜ). Erfolgte also
beispielsweise die ausländische Ersthinterlegung der Marke am 3. März, muss das
Schweizer Eintragungsgesuch spätestens am 3. September (Mitternacht) eingereicht
werden. Im Weiteren muss gegenüber dem Institut bis spätestens 30 Tage nach der
schweizerischen Hinterlegung eine Prioritätserklärung abgegeben werden (Art. 4 lit. D Abs. 1
PVÜ i.V.m. Art. 9 MSchG und Art. 14 Abs. 1 MSchV). Wird eine der genannten Fristen nicht
eingehalten, erlischt der Prioritätsanspruch (Art. 9 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1
MSchV). Die schweizerische Hinterlegung bleibt davon unberührt; als Hinterlegungsdatum
gilt nun der Tag der Einreichung des Eintragungsgesuches (Art. 29 MSchG). Die
Prioritätserklärung ist an keine besondere Form gebunden und erfolgt üblicherweise unter
der entsprechenden Rubrik des Eintragungsgesuches. Sie hat das Land und das Datum der
Ersthinterlegung zu bezeichnen (Art. 12 Abs. 1 MSchV).
Prioritätsbelege müssen nicht eingereicht werden. Das Institut kann jedoch im Falle von
Unklarheiten die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.14 Dies ist bspw. dann der Fall,
wenn sich bei geltend gemachter Teilpriorität aus der Korrespondenz mit dem Hinterleger
oder Vertreter nicht klären lässt, für welche Waren bzw. Dienstleistungen die Priorität
beansprucht wird. Auch wenn die Angaben zur Priorität im Hinterlegungsgesuch fehlerhaft
oder unvollständig erscheinen, verlangt das Institut die Einreichung des Prioritätsbelegs.
Verlangt das Institut einen Prioritätsbeleg, so muss der Hinterleger diesen innerhalb von
sechs Monaten nach der Hinterlegung einreichen (Art. 14 Abs. 1 MSchV).15 Reicht der
Hinterleger die erforderlichen Dokumente nicht ein, so erlischt der Prioritätsanspruch
(Art. 14 Abs. 1 MSchV). Bei Nichteinhaltung dieser Frist besteht die Möglichkeit der
Weiterbehandlung.16
Der Prioritätsbeleg muss in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch abgefasst sein
(Art. 3 Abs. 2 i.V.m. Art. 14 Abs. 3 MSchV). Wird der Prioritätsbeleg in einer anderen
Sprache eingereicht, verlangt das Institut eine Übersetzung. Die Nachreichung der
Übersetzung hat innert einer vom Institut angesetzten Frist zu erfolgen (Art. 3 Abs. 2
MSchV). Der Prioritätsbeleg muss ausserdem von der zuständigen Behörde ausgestellt
worden sein.17
14 Vgl. Art. 9 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 MSchV sowie Swissness-Botschaft S. 8610. 15 Das Institut wird eine entsprechende Beanstandung so rechtzeitig erlassen, dass die Wahrung der
Frist zur Einreichung des Prioritätsbeleges möglich ist. 16 Vgl. RKGE in sic! 2006, 182 – KEW.
17 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch muss der Prioritätsbeleg als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).
3.4.1
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
66
Blosse Anmeldebestätigungen sind keine rechtsgenüglichen Prioritätsbelege, da damit kein
Nachweis erbracht wird, dass die zuständige Behörde eine formelle Eintretensprüfung
vorgenommen und ein Hinterlegungsdatum vergeben hat.
Der Inhaber der prioritätsbegründenden Anmeldung oder Marke und der Hinterleger in der
Schweiz müssen identisch sein, unter Vorbehalt der Übertragung der Anmeldung bzw.
Marke oder der Übertragung des Prioritätsrechts.18 Ausserdem muss es sich um den
gleichen oder im Gesamteindruck nur unwesentlich abweichenden Gegenstand handeln
(Art. 4 lit. C Abs. 4 PVÜ).
Ist die im schweizerischen Gesuch beanspruchte Waren- und Dienstleistungsliste weiter
gefasst als diejenige der Ersthinterlegung, kann lediglich eine Teilpriorität (für die
übereinstimmenden Waren und/oder Dienstleistungen) beansprucht werden. Dies ist auf
dem Eintragungsgesuch in der entsprechenden Rubrik mit «Teilpriorität» zu vermerken. Ist
die Waren- und Dienstleistungsliste der Ersthinterlegung weiter gefasst als diejenige der
schweizerischen Hinterlegung, kann die Priorität umfassend geltend gemacht werden.
Gegenrechtspriorität
Ist die Ersthinterlegung nicht in einem Mitgliedstaat der PVÜ erfolgt, kann die Priorität nur
dann beansprucht werden, wenn der betr. Staat der Schweiz Gegenrecht gewährt (Art. 7
Abs. 2 MSchG). Da eine beträchtliche Anzahl der Nicht-PVÜ-Staaten das TRIPS-Abkommen
unterzeichnet hat, welches in Art. 2 die Anwendbarkeit der materiellrechtlichen
Bestimmungen der PVÜ statuiert, findet Art. 7 Abs. 2 MSchG in der Praxis kaum noch
Anwendung.19
Bezüglich des Verfahrens zur Geltendmachung der Gegenrechtspriorität vgl. Ziff. 3.4.1, S.
65.
Ausstellungspriorität
Art. 8 MSchG ermöglicht es unter bestimmten Voraussetzungen, für die Hinterlegung den
Zeitpunkt der Vorstellung von Waren oder Dienstleistungen auf einer offiziellen oder offiziell
anerkannten Ausstellung im Sinne des Übereinkommens über die internationalen
Ausstellungen (SR 0.945.11) als Prioritätsdatum in Anspruch zu nehmen.
Das Verfahren zur Geltendmachung der Ausstellungspriorität unterscheidet sich nicht von
demjenigen betreffend die Unionspriorität (Art. 9 MSchG). Der Prioritätsbeleg muss jedoch
genaue Angaben über die betreffende Ausstellung enthalten (Art. 13 MSchV).
18 Da die Eintragung der Priorität lediglich eine im Prozessfall zu beweisende Vermutung zur Folge
hat, akzeptiert das Institut die Übertragung des Prioritätsrechts. Das Bundesgericht hat sich im
Entscheid BGE 42 II 404 gegen die Möglichkeit der selbstständigen Übertragung des Prioritätsrechts
ausgesprochen. Auch ein Teil der Lehre behandelt den Prioritätsanspruch als akzessorisches, d.h. nur
zusammen mit der Marke übertragbares Recht. 19 Art. 12 Abs. 3 MSchV, wonach das Institut ein Verzeichnis derjenigen Staaten, die der Schweiz
Gegenrecht nach Artikel 7 Abs. 2 MSchG halten, führt, ist somit hinfällig geworden und wurde
aufgehoben.
3.4.2
3.4.3
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
67
Im Gegensatz zum Patentrecht kommt der Ausstellungspriorität im Markenrecht nur geringe
praktische Bedeutung zu.
3.5 Beschleunigte Markenprüfung
Damit eine Marke beschleunigt geprüft wird, bedarf es eines Antrags (Art. 18a MSchV) und
der Bezahlung der Hinterlegungs-, und Expressgebühr sowie des allfälligen
Klassenzuschlags. Erst wenn die Expressgebühr zusätzlich zur Hinterlegungsgebühr und
zum Klassenzuschlag bezahlt ist, gilt der Antrag als gestellt und wird die verkürzte
Behandlungsfrist ausgelöst (Art. 18a Abs. 2 MSchV). Bis zum Eingang der Zahlung wird das
Dossier im Rahmen des normalen Prüfungsverfahrens behandelt.
3.6 Gebühren
Nach Art. 28 Abs. 3 MSchG i.V.m. Art. 7 MSchV ist das Institut berechtigt, für die im Zuge des
Eintragungsverfahrens erbrachten Leistungen Gebühren zu verlangen. Die IGE-GebV legt
Zahlungsmodalitäten (Art. 4 bis 9) und Höhe (Anhang I IGE-GebV) der jeweiligen Gebühr fest.
Die Hinterlegungsgebühr und der allfällige Klassenzuschlag sind ab der Hinterlegung
geschuldet und binnen der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 18 Abs. 1 und 3
MSchV). Bei nicht fristgerechter Bezahlung wird das Gesuch zurückgewiesen (Art. 30 Abs. 2
lit. b MSchG). Die Gebühr bleibt nach wie vor geschuldet; verspätet bezahlte Gebühren
werden nicht zurückerstattet (vgl. u.a. Teil 1, Ziff. 11.3, S. 55).
Wird die Marke für Waren und/oder Dienstleistungen aus mehr als drei Klassen beansprucht,
ist ab der vierten Klasse für jede zusätzliche Klasse ein Zuschlag geschuldet
(Klassenzuschlag). Werden im Verlaufe des Eintragungsverfahrens zusätzliche Klassen
hinzugefügt, sind diese innert der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen. Auch hier führt
Fristversäumnis bei der Bezahlung zur Zurückweisung des Gesuchs, wobei das ganze
Gesuch zurückgewiesen wird, da das Institut nicht entscheiden kann, für welche Klassen das
Zeichen eingetragen werden soll. Fallen im Verlaufe des Eintragungsverfahrens Klassen
weg, wird der bereits bezahlte Klassenzuschlag nicht zurückerstattet.
3.7 Änderung der Marke – Datumsverschiebung
Die Änderung des Zeichens führt gemäss Art. 29 Abs. 2 MSchG zu einer Verschiebung des
Hinterlegungsdatums, wenn:
- das Zeichen durch ein anderes ersetzt wird, einschliesslich Änderungen des Markentyps
und der Markenart;20
20 Im Ergebnis vgl. RKGE MA-RS 01/95, E. 3 – MEDISCUS MONARCH. Keine Verschiebung des
Hinterlegungsdatums erfolgt einzig beim Wechsel von einer Kollektiv- zu einer Individualmarke, da
beide Markenarten vom Hinterleger (mit-)benutzt werden können und sich deren Funktion nicht
grundlegend unterscheidet.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
68
- das Zeichen in wesentlichen Teilen geändert wird, z.B. wenn es durch die
vorgenommene Änderung erst eintragungsfähig wird21 oder wenn ein den
Gesamteindruck des Zeichens wesentlich beeinflussender Zeichenteil entfernt,
hinzugefügt oder geändert wird;
- der Schutzumfang des Zeichens durch die Änderung vergrössert wird, z.B. durch
Verzicht auf einen Farbanspruch oder durch Erweiterung der Waren- und
Dienstleistungsliste (was nicht einer Ausformulierung von bereits verwendeten Begriffen
oder einer Umklassierung falsch klassierter Waren und Dienstleistungen gleichzusetzen
ist).
Neues Hinterlegungsdatum ist das Datum des Poststempels der entsprechenden Eingabe
oder das Datum, an welchem die Zeichenänderung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch
auf dem Informatiksystem des Instituts eintrifft (vgl. Ziff. 2.2, S. 58).
3.8 Publikation und Gültigkeitsdauer
Wird eine Marke im Register eingetragen, werden die massgeblichen Daten publiziert
(Art. 38 MSchG, Art. 19 und Art. 42 i.V.m. Art. 40 MSchV). Das vom Institut festgelegte
Publikationsorgan (Art. 43 MSchV) ist Swissreg, abrufbar unter https://www.swissreg.ch.
Die Markeneintragung ist während zehn Jahren vom Hinterlegungsdatum an gültig
(Art. 10 Abs. 1 MSchG).
4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
4.1 Rechtliche Grundlagen
Als Folge des Spezialitätsprinzips ist eine Marke nicht abstrakt, sondern nur für bestimmte
Waren und/oder Dienstleistungen schützbar. Art. 11 MSchV schreibt entsprechend vor, dass
die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche der Markenschutz beansprucht wird,
präzise zu bezeichnen sind. Dieses Erfordernis dient der Rechtssicherheit.
Die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen ermöglicht es den interessierten Kreisen,
effizient nach registrierten Marken zu suchen und abzuklären, ob Konfliktpotenzial besteht.
Die präzise Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen und die korrekt vorgenommene
Klassifikation erlauben erst die Bestimmung des Schutzobjekts und des Schutzumfangs von
registrierten Marken. Eine präzise Definition des Schutzobjekts erlaubt es unter anderem zu
bestimmen, für welche Waren oder Dienstleistungen die Marke rechtserhaltend gebraucht
werden muss (Art. 11 Abs. 1 MSchG).22
Die Schweiz ist als Mitglied des Nizza-Abkommens verpflichtet, die Nizza-Klassifikation
anzuwenden. Insbesondere müssen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die
21 Davon ausgenommen ist einzig die Aufnahme eines negativen Farbanspruchs bei Zeichen, die ein
mit dem Schweizer Kreuz oder Wappen oder mit dem geschützten Zeichen des Roten Kreuzes
verwechselbares Element enthalten (vgl. Schweizerkreuz und Rotes Kreuz in Marken bzw. Muster
oder Modellen: Neue Praxis in sic! 2000, 553). 22 Siehe dazu Teil 6, Ziff. 5.3.5, S. 250.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
69
entsprechenden Klassennummern verwendet werden, und jede Klasse ist gemäss der
Reihenfolge der Klassen aufzuführen (Art. 11 MSchV).
Fehlt bei einem Eintragungsgesuch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, wird dies im
Rahmen der Eingangsprüfung beanstandet (Art. 15 MSchV i.V.m. Art. 28 Abs. 2 MSchG)
und dem Gesuch wird kein Hinterlegungsdatum zugewiesen. Wird der Mangel nicht
fristgerecht behoben, wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 i.V.m. Art. 28
Abs. 2 MSchG). Sind lediglich die Klassennummern angegeben, wird angenommen, dass
der Hinterleger die zum Zeitpunkt der Hinterlegung in der Nizza-Klassifikation enthaltenen
Oberbegriffe der Klassenüberschriften der betr. Klassen beansprucht.23
Sind die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht präzise bezeichnet, fordert
das Institut den Hinterleger auf, diese zu präzisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht
behoben, weist das Institut das Gesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 11
MSchV).24 Nach Möglichkeit unterbreitet das Institut Präzisierungsvorschläge. Dies unter der
Voraussetzung, dass der Sinn der ursprünglichen Formulierung bestimmt werden kann. Die
Verantwortung für die rechtsgenügliche Ausformulierung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses verbleibt jedoch immer beim Hinterleger. Ebenfalls in der
Verantwortung des Hinterlegers liegt, ob es sich bei der dem Institut unterbreiteten
Formulierung wirklich um eine Präzisierung der ursprünglichen Formulierung handelt. Stellt
die neue Formulierung nämlich eine Erweiterung des ursprünglichen Wortlauts dar, kommt
es zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).
4.2 Die Nizza-Klassifikation
Die Nizza-Klassifikation ist in drei Teile aufgeteilt:
Die Klassenüberschriften bestehen aus Oberbegriffen. Diese Oberbegriffe dienen als
Hinweis, welche Waren oder Dienstleistungen eine Klasse umfasst. Die
Klassenüberschriften sämtlicher 45 Klassen sind jeweils in der aktuellen Auflage auf
der Webseite des Instituts (https://www.ige.ch) als PDF-Dokument herunterladbar.
Was der Gebrauch dieser Klassenüberschriften in einer konkreten Liste bedeutet, ist
in Ziff. 4.4 erläutert.
Die erläuternden Anmerkungen erklären beispielhaft, welche Waren oder
Dienstleistungen eine Klasse insbesondere umfasst und welche nicht. Auf der
Webseite des Instituts (https://www.ige.ch) wird unter «Nizza-Klassifikation» auf die
Webseite der Weltorganisation für geistiges Eigentum (OMPI) verwiesen, wo diese
Bemerkungen zu finden sind.
Die alphabetische Liste umfasst momentan etwa 9000 konkrete Waren und
Dienstleistungen und die dazugehörige Klassennummer. Die Liste ist nicht
abschliessend. Die Begriffe der alphabetischen Liste sind in der Klassifikationshilfe25
aufgeführt.
23 BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 – G5, vgl. Ziff. 4.5, S. 75. 24 BVGer B-3920/2011, E. 2 – GLASS FIBER NET. 25 https://wdl.ige.ch/wdl/
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
70
Die erläuternden Anmerkungen zu jeder Klasse sowie die alphabetische Liste der
Warenbegriffe (34 Klassen) und Dienstleistungsbegriffe (11 Klassen) erlauben direkt oder
per Analogie die Klassierung der allermeisten Waren und Dienstleistungen.
Falls eine Ware mithilfe der Klassenüberschriften, der erläuternden Anmerkungen oder der
alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten gemäss den allgemeinen
Anmerkungen der Nizza-Klassifikation die folgenden Kriterien:
a) Fertigwaren werden grundsätzlich nach ihrer Funktion oder Bestimmung klassiert; wenn
dieses Kriterium in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen ist, werden Fertigwaren in
Analogie zu anderen vergleichbaren in der alphabetischen Liste genannten Fertigwaren
klassiert. Falls keine entsprechende Position gefunden werden kann, sind andere
subsidiäre Kriterien heranzuziehen, wie z.B. das Material, aus dem die Waren hergestellt
sind, oder ihre Wirkungsweise.
b) Kombinierte Fertigprodukte mit Mehrzweckfunktion (wie z.B. Radiowecker) können
gemäss ihren einzelnen Funktionen oder Bestimmungen klassiert werden. Wenn diese
Kriterien in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen sind, sind die anderen Kriterien
gemäss Absatz (a) anzuwenden.
c) Rohstoffe, unbearbeitet oder teilweise bearbeitet, werden grundsätzlich nach dem
Material, aus dem sie bestehen, klassiert.
d) Waren, die dazu bestimmt sind, Teile eines anderen Erzeugnisses zu werden, werden
grundsätzlich nur dann in dieselbe Klasse wie dieses Erzeugnis eingeordnet, wenn sie
üblicherweise für keinen anderen Zweck verwendet werden können. In allen anderen
Fällen sind die unter (a) genannten Grundsätze anzuwenden.
e) Soweit Waren – unabhängig davon, ob es sich um Fertigwaren handelt oder nicht – nach
dem Material, aus dem sie hergestellt sind, klassiert werden und aus verschiedenen
Materialien bestehen, werden sie grundsätzlich nach dem Material klassiert, das
überwiegt.
f) Behältnisse, die den Waren angepasst sind, für deren Aufnahme sie bestimmt sind,
werden grundsätzlich in dieselbe Klasse wie die betr. Waren eingeordnet.
Falls eine Dienstleistung mithilfe der Klasseneinteilung, der erläuternden Anmerkungen oder
der alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten die nachfolgenden Kriterien:
a) Dienstleistungen werden grundsätzlich nach den Dienstleistungsbereichen klassiert, die
in der Klasseneinteilung und den erläuternden Anmerkungen enthalten sind, oder
hilfsweise in Analogie zu anderen vergleichbaren Dienstleistungen, die in der
alphabetischen Liste aufgeführt sind.
b) Dienstleistungen im Bereich der Vermietung werden grundsätzlich den gleichen Klassen
zugeordnet, wie die mithilfe der vermieteten Gegenstände erbrachten Dienstleistungen
(z.B. Vermietung von Telefonen, Kl. 38). Mietkauf- oder Leasingkauffinanzierung wird
jedoch der Klasse 36 (Finanzwesen) zugeordnet.
c) Dienstleistungen zur Beratung oder Information werden grundsätzlich den gleichen
Klassen zugeordnet wie die Dienstleistungen, auf die sich die Beratung oder Information
bezieht, z.B. Transportberatung (Kl. 39), Unternehmensberatung (Kl. 35), Finanzberatung
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
71
(Kl. 36), Schönheitsberatung (Kl. 44). Das Erteilen von Auskünften bzw. die Weitergabe
von Informationen auf elektronischem Wege (z.B. Telefon, Computer) berührt nicht die
Klassifikation dieser Dienstleistung.
d) Dienstleistungen im Bereich des Franchisings werden grundsätzlich der gleichen Klasse
zugeordnet wie die vom Franchisegeber erbrachten besonderen Dienstleistungen (z.B.
Unternehmensberatung in Bezug zu Franchisegeschäften [Kl. 35], Finanzierungen in Be-
zug zu Franchisegeschäften [Kl. 36], juristische Dienstleistungen in Bezug zu Franchise-
geschäften [Kl. 45]).
4.3 Ausformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis muss in Deutsch, Französisch oder Italienisch
abgefasst sein (vgl. auch Ziff. 4.8, S. 77). Die Waren und Dienstleistungen sind präzise zu
bezeichnen und der richtigen Klasse zuzuordnen (Art. 11 MSchV).
Interpunktionen
Die korrekte Verwendung von Interpunktion ist wichtig. Werden Begriffe durch falsche
Interpunktion voneinander getrennt, kann das zu einem Bedeutungswandel und dadurch zu
falscher Klassierung führen.
Es sind folgende Regeln zu beachten:
Eine Klasse wird immer mit einem Punkt abgeschlossen. Innerhalb einer Klasse
werden keine Waren bzw. Dienstleistungen voneinander durch einen Punkt getrennt.
Abkürzungen müssen ausgeschrieben werden, z.B. «insbesondere» statt «insbes.».
Strichpunkte werden verwendet, um einzelne oder zusammengehörende Gruppen
von Waren bzw. Dienstleistungen klar voneinander zu trennen, während Kommas nur
in Aufzählungen innerhalb einer Gruppe zu verwenden sind oder im Rahmen einer
Präzisierung gewisser Eigenschaften der beanspruchten Waren bzw.
Dienstleistungen.
Die Falschsetzung von Komma oder Strichpunkt kann leicht zu Fehlinterpretationen führen.
Folgende Beispiele sollen dies verdeutlichen:
- Kl. 32 Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.
In dieser Liste bezieht sich die geografische Einschränkung, da mit Strichpunkt abgetrennt
auf alle Waren der Klasse.
- Kl. 32 Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.
Hier bezieht sich die Einschränkung auf alles ausser Bier. Dieses ist durch einen Strichpunkt
von den übrigen Waren und damit auch von der Einschränkung klar abgetrennt.
- Kl. 41 Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften; Magazinen.
4.3.1
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
72
Hier sind die Magazine durch Strichpunkt vom Rest abgetrennt, weshalb angenommen
werden muss, dass die Ware «Magazine» und nicht die Dienstleistung «Herausgabe von
Magazinen» beansprucht wird.
Andere Zeichen für die Interpunktion dürfen aus EDV-technischen Gründen nicht verwendet
werden. In der Regel können sie problemlos ersetzt werden, z.B.
- Kl. 25 Kleider, insbesondere: Hosen und Blusen.
Der Doppelpunkt muss gestrichen werden.
- Kl. 30 Nuss-/Mandelgipfel.
Der Schrägstrich kann ohne Weiteres durch ein «und» ersetzt werden.
- Kl. 30 Nuss- und/oder Schokoladentorten.
Solche und/oder Verknüpfungen sind in der Regel interpretationsbedürftig. Im oben
genannten Beispiel ist unklar, ob Schutz für Nuss- und Schokoladentorten beansprucht wird,
oder ob sich der Hinterleger nicht festlegen will, ob er den Schutz für Nuss- oder für
Schokoladentorten beansprucht. Damit es keine Missverständnisse geben kann, müssen die
einzelnen Waren mit «und» verknüpft werden.
Doppelnennungen
Wird innerhalb einer Klasse zweimal die identische Umschreibung einer Ware oder einer
Dienstleistung verwendet, löscht das Institut eine davon von Amtes wegen.
Aufzählungen
Ist eine Aufzählung abschliessend, so beginnt diese mit «nämlich». In der Regel nutzt man
abschliessende Aufzählungen, um den vorangestellten, zu vagen (und damit nicht
klassierbaren) Begriff zu präzisieren, z.B. in Klasse 20 «Waren aus Kunststoff, nämlich
Figuren, Kruzifixe, Kuchendekorationen».
Wenn man Schutz für einen Oberbegriff beansprucht, aber dennoch darauf aufmerksam
machen möchte, welche Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehen, kann eine
offene Aufzählung beginnend mit «insbesondere», «namentlich» oder «einschliesslich»
verwendet werden. Dies bedingt jedoch, dass der vorgenannte Oberbegriff eindeutig
klassierbar ist. Möglich ist z.B.:
- Kl. 25 Bekleidungsstücke, insbesondere Hosen und Jacken.
Nicht möglich, weil der Oberbegriff zu vage für eine Klassierung ist, wäre hingegen:
- Kl. 20 Waren aus Kunststoff, insbesondere Figuren.
Ebenfalls nicht möglich sind Aufzählungen, die auf «etc.» oder «usw.» enden, solche
Aufzählungen sind unpräzise und lassen keine genaue Bestimmung der beanspruchten
Waren und Dienstleistungen zu.
4.3.2
4.3.3
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
73
Ausformulierung von Einschränkungen
Einschränkungen werden i.d.R. vorgenommen, um Schutzhindernisse (Art. 2 MSchG) zu
überwinden oder um sich gegenüber anderen (verwechselbaren) Marken abzugrenzen. Bei
der konkreten Ausformulierung der Einschränkung muss das Schutzobjekt (die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen) präzise bezeichnet werden (Art. 11 MSchV).
Angaben, die keine inhärenten objektiven Eigenschaften der betroffenen Waren oder
Dienstleistungen bezeichnen, gehören deshalb nicht in ein Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis (vgl. Ziff. 4.15).
Beispiele nicht zulässiger Einschränkungen:
Einschränkungen nach rein marketingmässigen Gesichtspunkten, wie Absatzgebiet
(z.B. „nur in der Westschweiz angeboten“) oder Preis (z.B. „alle Waren nur im
Luxussegment“).
Formulierungen, die auf die Gebrauchsabsicht des Produkts Bezug nehmen: Die
Bezeichnung „alkoholische Getränke zur Konsumation an Festen“ ist unklar.
Alkoholische Getränke unterscheiden sich nicht objektiv nach dem Ort oder Anlass
ihrer Konsumation.
Die Einschränkung „nicht im Zusammenhang mit XY“ ist nicht geeignet einen
thematischen Inhalt auszuschliessen. Sollen beispielsweise Bücher zu juristischen
Themen ausgeschlossen werden, wäre eine Formulierung wie „Bücher nicht zum
Thema Recht und Rechtsprechung“ geeignet.
Einschränkungen, die sich auf Unternehmen oder deren Logos beziehen: „Autoteile,
nicht für Volkswagen“ oder „alle Waren ohne Logos oder Abzeichen des Sportclubs
YB“ sind keine präzisen Bezeichnungen.
Formulierungen, welche die Einschränkung der Abnehmerkreise bezwecken, wie
beispielsweise „Nähmaschinen für die professionellen Näherinnen“ sind i.d.R. nicht
zulässig. Die Abnehmerkreise können nur anhand von objektiven, waren- oder
dienstleistungsinhärenten Eigenschaften eingeschränkt werden. Es ist unklar,
wodurch sich eine Nähmaschine für professionelle Näherin von einer solchen für die
Hobbynäherin unterscheidet und es ist nicht durch objektive produkteinhärente
Merkmale ausgeschlossen, dass die Waren nur von dieser Personengruppe
verwendet werden.
Einschränkungen durch Begriffe, welche nicht unter den vorangestellten Oberbegriff
fallen, wie „Backwaren, ausgenommen Hefe“ oder „Musikinstrumente, ausgenommen
Notenständer“.
Einschränkungen, die keinen Sinn ergeben: Werden in Klasse 9 Oberbegriffe wie
beispielsweise „Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-,
Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungsapparate und –instrumente“ beansprucht und
eingeschränkt mit „alle vorgenannten Waren mit Ausnahme von Waren im Bereich
der Fabrikation und Applikation von medizinischen Präparaten“, ergibt dies keinen
4.3.4
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
74
Sinn. Diese Waren dienen in der Regel weder der Herstellung noch der Applikation
von medizinischen Präparaten.
Verweise auf andere Klassen innerhalb des Verzeichnisses
Waren- oder Dienstleistungsbezeichnungen, welche sich in genereller Weise auf andere,
oder auf im konkreten Verzeichnis beanspruchte Klassen beziehen, gelten nicht als präzise
Waren- oder Dienstleistungsbezeichnungen. Zudem können solche Verweise im Fall von
Teillöschungen registrierter Marken Probleme verursachen. Deshalb werden Verweise auf
andere Klassen zurückgewiesen. So werden beispielsweise Begriffe wie Kl. 37: «Reparatur
von Waren der Klasse 7» oder Kl. 39: «Transport von den in Klasse 32 beanspruchten
Getränken» beanstandet. Der Hinterleger wird aufgefordert die zu reparierenden oder zu
transportierenden Waren zu nennen. Eine mögliche Präzisierung wäre Kl. 37: «Reparatur
von Maschinenteilen» oder Kl. 39: «Transport von Getränken».
4.4 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation
Die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation sind gemäss Praxis des
Instituts genügend präzise. Einzige Ausnahme ist der Oberbegriff in der Klassenüberschrift
der Klasse 45 «Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend
individuelle Bedürfnisse». Die Formulierung «persönliche und soziale Dienstleistungen» und
der Zusatz «zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse» sind zu vage und erlauben auch in
Berücksichtigung der Klassenzugehörigkeit keine konkreten Rückschlüsse auf die Art der
damit beanspruchten Dienstleistungen. Die Angabe «soziale Dienstleistungen» kann
beispielsweise als Hinweis auf diverse Betreuungsdienstleistungen aufgefasst werden,
während persönliche Dienstleistungen den Schluss zulassen, dass es sich dabei auch um
Massage- oder Coiffeurdienstleistungen (Kl. 44) oder um Dienstleistungen eines
Privatausbilders (Kl. 41) handeln könnte. Der Zusatz «zur Befriedigung persönlicher
Bedürfnisse» ist ebenfalls nicht geeignet, die Art der Dienstleistungen präzise zu
umschreiben. Persönliche Bedürfnisse können durch Dienstleistungen verschiedener
Klassen befriedigt werden, z.B. Bedürfnis nach finanzieller Beratung (Kl. 36), Bedürfnis nach
privatem Musikunterricht (Kl. 41) oder Bedürfnis nach Unterkunft (Kl. 43).
Mit den Oberbegriffen werden jedoch nur diejenigen Waren und Dienstleistungen abgedeckt,
die diesen effektiv zugeordnet werden können.26 Das bedeutet, dass mit der Beanspruchung
sämtlicher Oberbegriffe einer Klassenüberschrift nicht in allen Fällen sämtliche in dieser
Klasse vorkommenden Waren oder Dienstleistungen abgedeckt sind. Beispiele solcher nicht
unter die Oberbegriffe fallenden Produkte sind «Schutzhelme», «Knieschützer für Arbeiter»,
«Schutzanzüge für Flieger» (Kl. 9), «Bügeln von Wäsche» (Kl. 37), «Dienste von
Presseagenturen» (Kl. 38), «Vermietung von Taucheranzügen (Skaphander)» (Kl. 39),
«Vermietung von Generatoren» (Kl. 40) oder «Zeitmessung bei Sportveranstaltungen» (Kl.
41). Zudem werden mit den Oberbegriffen nur diejenigen Waren und Dienstleistungen
abgedeckt, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung unter diese Oberbegriffe fallen. Die
26 BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.2 – G5.
4.3.5
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
75
Schutzwirkung wird nicht auf weitere in Zukunft in dieser Klasse neu aufgenommene
Oberbegriffe ausgedehnt.27
4.5 Formulierung «sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse»
Eine in der Waren- und Dienstleistungsliste enthaltene Angabe der Art «sämtliche
Waren/Dienstleistungen dieser Klasse» wird vom Institut zwar als dem Erfordernis von Art.
28 Abs. 2 lit. c MSchG genügende Waren- und Dienstleistungsliste erachtet, was für die
Vergabe eines Hinterlegungsdatums ausreicht. Die Formulierung ist jedoch zu unbestimmt,
um als solche akzeptiert werden zu können.28 Der Hinterleger wird daher in solchen Fällen
zur Präzisierung der Waren- und Dienstleistungsliste aufgefordert. Für die Beurteilung, ob
der Hinterleger mit der daraufhin nachgereichten Präzisierung eine Erweiterung der Waren-
und Dienstleistungsliste vornimmt, geht das Institut von den Oberbegriffen der
Klassenüberschrift der jeweils beanspruchten Klasse aus. Der Hinterleger soll damit nicht
besser- oder schlechtergestellt werden als derjenige, der lediglich die Klassennummer
ankreuzt, ohne die Waren oder Dienstleistungen überhaupt zu bezeichnen. Enthält eine
nachträgliche Präzisierung einen Begriff, der unter keinen dieser Oberbegriffe fällt, wird dies
als Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses betrachtet und führt zu einer
Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).
4.6 Begriffsbestimmung
Bei der Bestimmung von in einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten
Begriffen ist in einem ersten Schritt auf die lexikalische Definition des fraglichen Begriffs
abzustellen. Bei Begriffen, welche in mehreren Klassen klassiert sind, ist die Systematik der
Nizza-Klassifikation herbeizuziehen. Sind beispielsweise «Wannen» in Klasse 11 zu
beurteilen, so ist aus der Systematik der Klassifikation klar, dass es sich nicht um Wannen
im Sinne der lexikalischen Definition handelt, sondern nur um «Bade- oder Duschwannen»
(vgl. die nachfolgende Ziffer 4.7). Die allgemeinen und erläuternden Anmerkungen der
Nizza-Klassifikation sind zur Bestimmung der Begriffsbedeutung ebenfalls zu
berücksichtigen (vgl. Ziffer 4.2). In einem zweiten Schritt ist die Bedeutung im allgemeinen
Sprachgebrauch miteinzubeziehen,29 solange diese mit der Systematik der Klassifikation
vereinbar ist. Zu berücksichtigen sind schliesslich auch gesetzliche Begriffsdefinitionen.30
Die vorgenannten Kriterien zur Begriffsbestimmung gelten auch für die Prüfung, welche
Waren oder Dienstleistungen unter einen bestimmten Oberbegriff fallen.
27 Vgl. BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 – G5. 28 Vgl. Art. 9 Abs. 1 Singapur TLT. 29 BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 Luminous; BGer 4A_444/2013, E. 5.4.2 – G5. 30 Vgl. BGer 4A_444/2013, E. 5.4.2 – G5, wo das BGer zur Begriffsbestimmung auch auf die
gesetzlichen Definitionen der Begriffe «Nahrungsergänzungsmittel» und «Arzneimittel» abstellte (mit
Verweis auf die Ausführungen der Vorinstanz in E. 5.3).
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
76
4.7 Mitberücksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung
Die Klassennummer wird bei der Auslegung der in der Liste verwendeten Begriffe
miteinbezogen und als Teil der Waren- oder Dienstleistungsausformulierung verstanden.
Entsprechend ist ein Begriff, der in mehreren Klassen vorkommt, nicht zu präzisieren. Dabei
ist aber immer auch die Bedeutung des Begriffs nach den Regeln der Begriffsbestimmung zu
berücksichtigen (vgl. Ziffer 4.6). Folglich werden unpräzise formulierte Begriffe nicht lediglich
durch die Beifügung der Klassennummer klassierbar. Fällt der verwendete Begriff nicht klar
unter einen in der alphabetischen Liste oder den Klassenüberschriften enthaltenen
Oberbegriff, ist nach wie vor eine Präzisierung erforderlich. Eine Formulierung wie «Klasse 7:
Motoren» ist zulässig, da diese Klasse Motoren enthält. Werden im Verlauf des Verfahrens
zusätzlich noch Automotoren (Kl. 12) beansprucht, führt dies zu einer Verschiebung des
Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG), da diese Waren nicht unter die ursprüngliche
Formulierung fallen.
Im Zusammenhang mit Dienstleistungen gilt zu berücksichtigen, dass
Dienstleistungsumschreibungen oft nicht klar einem einzigen Oberbegriff der
Klassenüberschriften oder einem Begriff in der alphabetischen Liste zugeordnet werden
können. Der Zusatz «soweit in dieser Klasse enthalten» führt weder bei Waren noch bei
Dienstleistungen dazu, dass unpräzise formulierte Begriffe den rechtlichen Anforderungen
genügen würden.
Nicht zu präzisieren sind beispielweise:
«Salben, Cremen, Lotionen» in Klasse 3 werden akzeptiert (Waren für kosmetische
Zwecke).
«Salben, Cremen, Lotionen» in Klasse 5 werden akzeptiert (Waren für medizinische
Zwecke).
«Kaffeemühlen» in Klasse 7 werden akzeptiert (elektrische Kaffeemühlen).
«Kaffeemühlen» in Klasse 21 werden akzeptiert (nicht elektrische Kaffeemühlen).
«Ungeziefervernichtung» in Klasse 37 wird akzeptiert (Dienste eines Kammerjägers).
«Ungeziefervernichtung» in Klasse 44 wird akzeptiert (Vernichtung für
Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft).
«Organisation von Ausstellungen und Messen» in Klasse 35 wird akzeptiert (für
wirtschaftliche und Werbezwecke).
«Organisation von Ausstellungen und Messen» in Klasse 41 wird akzeptiert (für
kulturelle und Unterrichtszwecke).
Beispiele unpräziser Begriffe:
«Kaugummi» in Klasse 5: im allgemeinen Sprachgebrauch ist ein Kaugummi eine
Süssigkeit der Klasse 30. Damit Kaugummis in Klasse 5 klassiert werden können, ist
deshalb zwingend der Zusatz «für medizinische Zwecke» nötig.
«Bekleidung» wird in Klasse 9 nicht akzeptiert, da dies im allgemeinen
Sprachgebrauch klar eine Ware der Klasse 25 ist. Um die Klassierung in Klasse 9 zu
rechtfertigen bedarf es einer Präzisierung, z.B. «Feuerschutzbekleidung».
«Waren zur Inneneinrichtung» in Klasse 20: Dieser Begriff ist dermassen vage, dass
weder in Kombination mit der Klassennummer, noch gestützt auf den allgemeinen
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
77
Sprachgebrauch angenommen werden kann, es handle sich um Möbel oder andere
Waren der Klasse 20. Genauso gut könnten «Lampen» (Klasse 11), Bilder (Klasse
16) oder Teppiche (Klasse 27) unter diesen Begriff subsummiert werden. Es bedarf
daher einer Präzisierung.
«Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kreditkarten» in Klasse 36: Selbst unter
Berücksichtigung der Klassennummer ist dieser Begriff zu vage. Es muss die
konkrete Dienstleistung genannt werden, beispielsweise «Ausgabe von Kreditkarten»
(Klasse 36), «Elektronische Überwachung von Kreditkartentransaktionen zur
Erkennung von Betrug über das Internet» (Klasse 42) oder
«Betrugsaufdeckungsdienstleistungen im Bereich von Kreditkarten» (Klasse 45).
4.8 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen
Englische und andere nicht in einer Amtssprache abgefasste Begriffe werden in der Regel
nicht akzeptiert (vgl. Teil 1, Ziff. 5.8.1, S. 43). Das Institut verlangt praxisgemäss für Begriffe,
die nicht in deutschen, französischen und italienischen Standardwörterbüchern aufgeführt
sind, eine Übersetzung. Zulässig ist der verwendete Begriff dann, wenn er Eingang in den
Alltagssprachgebrauch gefunden hat (z.B. «Router»). Wird der Begriff jedoch nur
branchenspezifisch als Fachausdruck gebraucht, ergeht nach wie vor eine Beanstandung mit
der Aufforderung zur Neuformulierung in einer Amtssprache. Falls keine genaue
Übersetzung in der gewählten Amtssprache besteht, muss der Begriff umschrieben werden.
Der fremdsprachige Begriff kann in Klammern als Präzisierung beigefügt werden, z.B. in
Klasse 30 «Reisbällchen (Onigiri)».
4.9 Die Begriffe «Teile», «Zubehör» und «Vorrichtungen»
Begriffe wie «Teile», «Zubehör», «Accessoires» oder «Vorrichtungen» bezeichnen in
Alleinstellung keine konkrete Ware. Sie sind daher nicht genügend präzise, um klassiert
werden zu können. Diese Begriffe können nur klassiert werden, wenn sie entweder als Teile
oder Bestandteile einer klassierbaren Ware genannt werden, z.B. «Bohrmaschinen und
deren Teile und Zubehör» in Klasse 7, und mit dieser Ware eine eindeutige Einheit bilden.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass möglicherweise nicht alle Teile oder sämtliches Zubehör
einer Bohrmaschine in Klasse 7 fallen (z.B. Akkumulatoren für Bohrmaschinen wären in
Klasse 9 zu klassieren). Das Institut akzeptiert auch den Begriff «… und Zubehör dazu,
soweit in dieser Klasse enthalten», sofern überhaupt solches Zubehör in der entsprechenden
Klasse klassiert ist («Handschuhe und Zubehör dazu, soweit in Klasse 25 enthalten» würde
z.B. nicht akzeptiert werden, weil kein Zubehör zu Handschuhen in Klasse 25 bekannt ist).
Wird diesem Zusatz eine Aufzählung von Zubehörwaren angehängt, ist darauf zu achten,
dass diese alle in die bezeichnete Klasse fallen. Beispielsweise wird die Umschreibung
«Fahrräder und Zubehör dazu, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, insbesondere
Gepäckträger, Helme und Fahrradleuchten» beanstandet, weil nicht alle der aufgezählten
Waren in der entsprechenden Klasse eingeteilt sind (Helme [Kl. 9] und Fahrradleuchten [Kl.
11]). Der Begriff «Vorrichtung» ist hinsichtlich der Art, der Funktion oder des Zwecks der
Vorrichtung zu präzisieren, beispielsweise «Rettungsvorrichtungen» in Klasse 9 oder
«Vorrichtungen zum Losmachen von Booten» in Klasse 12.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
78
4.10 Die Begriffe «Sets» und «Kits»
Es ist handelsüblich, dass gewisse Waren in sog. «Sets» oder «Kits» verkauft werden. Wenn
es sich um ein Set gleicher Waren, beispielsweise ein «Farbstifte-Set» (Kl. 16) oder ein
«Messer-Set» (Kl. 8), handelt, ist die Klassierung einfach zu handhaben. Gleiches gilt für in
einem Set verkaufte Waren, welche alle dem gleichen Zweck dienen, wie beispielsweise ein
«Erste-Hilfe-Set» (Kl. 5) oder ein «Maniküre-Set» (Kl. 8). Solche Begriffe werden nicht
beanstandet, auch wenn die einzelnen Waren nicht zwingend in der gleichen Klasse klassiert
würden (beispielsweise enthalten «Erste-Hilfe-Sets» i.d.R. eine Schere [Kl. 8]). Entscheidend
für die Klassierung ist, dass solche Sets oder Kits üblicherweise so auf dem Markt als Einheit
verkauft werden und dass die Hauptbestandteile eines solchen Kits in derselben Klasse
eingeteilt sind wie das Kit selbst. Begriffe wie «Kits mit chemischen Erzeugnissen» oder
«Sets für Mechaniker» sind hingegen zu vage, um klassiert werden zu können. Weder ist
klar, was in den Sets oder Kits enthalten ist, noch welchen Zweck die in den Sets oder Kits
enthaltenen Waren haben. In solchen Fällen sind die Waren einzeln zu nennen und
entsprechend zu klassieren.
4.11 Der Begriff «Systeme» als Ware
«Systeme» bestehen immer aus verschiedenen Bestandteilen. Folglich kann der Begriff
«Systeme» nur akzeptiert werden, wenn klar ist, aus welchen Bestandteilen die Systeme
bestehen, und diese derselben Klasse angehören. Weiter kann der Begriff «Systeme»
akzeptiert werden, wenn er als Synonym von Begriffen wie – geräten, – anlagen,
– einrichtungen verwendet wird. So werden beispielsweise die Begriffe «Computersysteme»
(Kl. 9), «Navigationssysteme» (Kl. 9), «Beleuchtungssysteme» (Kl. 11) oder «Bremssysteme
für Fahrzeuge» (Kl. 12) zugelassen.
4.12 Art der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42
Gemäss den erläuternden Anmerkungen der Nizza-Klassifikation umfasst die Klasse 38 im
Wesentlichen Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer
anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Die
Dienstleistungen der Klasse 38 betreffen somit den technischen Aspekt der Übertragung und
weisen weder Inhalt noch Thema auf.31 Zudem werden Dienstleistungen, die den Zugang zu
Datennetzwerken, Datenbanken und Websites verschaffen, als
Telekommunikationsdienstleistungen interpretiert und der Klasse 38 zugeordnet.
Dienstleistungen wie «Programmieren von Websites», «Vermieten von Speicherplatz zur
Benutzung als Websites (hosting)» oder «Design von Datenbanken und Websites» fallen
hingegen in die Klasse 42.
31 RKGE in sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); BGer in sic! 2004, 400 –
DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
79
4.13 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel»
Das Institut lässt die Formulierungen «Detailhandel» und «Engroshandel» tel quel zu. Unter
diesen Begriffen ist jedoch folgende Dienstleistung zu verstehen: «Das Zusammenstellen
verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern
Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern».32 Es handelt sich dabei um
Dienstleistungen, welche sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten,
Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten.33 Unter Detailhandel ist somit
eine besondere Art der Warenpromotion zu verstehen.34 Somit fallen die Produktion und der
Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nicht unter die Begriffe
«Detailhandel» oder «Engroshandel», sondern die betr. Waren sind in der entsprechenden
Warenklasse einzuordnen.35 Auch die Formulierung «Vertrieb» entspricht nicht den Begriffen
«Detailhandel» oder «Engroshandel» und ist zu präzisieren, wenn er in der Klasse 35
beansprucht wird.
4.14 Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» in Klasse 40
Die Herstellung von Waren ist grundsätzlich keine Dienstleistung im Sinne der Nizza-
Klassifikation, sie wird von den entsprechenden Waren abgedeckt und somit sind die
hergestellten Waren in den entsprechenden Warenklassen zu klassieren. Die Dienstleistung
«kundenspezifische Herstellung von Waren» kann jedoch unter bestimmten
Voraussetzungen akzeptiert werden.
Zum einen muss die Herstellung zwingend auf Bestellung eines Dritten erfolgen. Werden die
Waren auf eigene Rechnung hergestellt und anschliessend an Dritte verkauft, so ist dies
keine Dienstleistung im Sinne der Klasse 40, es müssen die hergestellten Waren
beansprucht werden.
Zum anderen muss die Formulierung zwingend die Präzisierung enthalten, dass eine Ware
sinngemäss den spezifischen Bedürfnissen eines Kunden bzw. den konkreten
Anforderungen oder Vorgaben eines Kunden entsprechend hergestellt wird. Diese
Voraussetzungen müssen nicht kumulativ erfüllt sein, sondern je nach Art der Ware, die
hergestellt wird. So kann beispielweise eine Dentalprothese grundsätzlich nur den
spezifischen Bedürfnissen eines Kunden angepasst sein, während bei der Herstellung von
Spezialmedikamenten vermutlich nach einem Rezept oder anderen konkreten technischen
Vorgaben vorzugehen ist. Wählt ein Hinterleger eine alternative Formulierung, ist zu prüfen,
ob die Formulierung genügend präzise ist und ob die Formulierung geeignet ist, eine
Dienstleistung im Sinne von Kl. 40 zu definieren.
Schliesslich müssen die hergestellten Waren präzise genannt werden. Eine präzise
Bezeichnung der betr. Waren drängt sich unter dem Aspekt der Begrenzung des
32 Nizza-Klassifikation, Erläuternde Anmerkungen zur Klasse 35. 33 BVGer B-6856/2014, E. 4.2 – sportsdirect.com (fig.) / sportdirect.com (fig.); BVGer B-5296/2012, E.
4.3.3 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-8240/2010, E. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE
REGION; BVGer B-5530/2013, E. 3.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.
34 Vgl. auch Teil 6, Ziff. 6.1.3, S. 258. 35 BVGer B-516/2008 – AFTER HOURS.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
80
Schutzumfangs auf. Es gelten dabei grundsätzlich die gleichen Kriterien zur Prüfung, ob ein
Begriff genügend präzise ist, wie in den entsprechenden Warenklassen. Eine Ausnahme ist
dort zu machen, wo ein Begriff in Anwendung der «Klassenpraxis» als genügend präzise
erachtet wird (vgl. Ziff. 4.7). So ist beispielsweise der Begriff «Motoren» unter
Berücksichtigung der Klassennummer genügend präzise erachtet und kann ohne zusätzliche
Präzisierung sowohl in Klasse 7 als auch in Klasse 12 akzeptiert werden. Ein solcher Begriff
muss als «Warennennung» in Klasse 40 präzisiert werden, da der Klassenbezug fehlt.
Formulierungen wie «Waren im Bereich xy» werden nicht akzeptiert. Der Begriff «im
Bereich» ist derart vage, dass in der Regel Waren verschiedener Klassen in diesen
«Bereich» fallen können. So können beispielsweise «Waren im Bereich Medizin» Waren der
Klassen 1, 5, 9, 10, 16 und allenfalls sogar Lebensmittelklassen umfassen.
Beispiele für zulässige Formulierungen:
- «Kundenspezifische Herstellung von Automobilteilen auf Bestellung und nach
Vorgaben eines Kunden».
- «Kundenspezifische Herstellung von Pharmazeutika auf Bestellung und nach den
Anforderungen eines Kunden».
4.15 Problematische Formulierungen
Angaben, die keine inhärente objektive Eigenschaft der betroffenen Waren und
Dienstleistungen bezeichnen, gehören grundsätzlich nicht in ein Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis.36 Daher werden rein marketingrelevante Kriterien, wie
Absatzgebiet oder Preis, zurückgewiesen. Des Weiteren sind auch Zweckbestimmungen
unzulässig, die auf die Gebrauchsabsicht des Hinterlegers und nicht auf inhärente
Eigenschaften des Produkts Bezug nehmen. Eine Angabe wie «Schreibgeräte für
Werbezwecke» muss daher zurückgewiesen werden, denn ob beispielsweise ein
Kugelschreiber als Werbeträger wahrgenommen wird, ist nicht anhand des Produkts selbst,
sondern nur im Kontext seiner Verwendung zu entscheiden. Demgegenüber ist eine Angabe
wie «Sportwagen» nicht zu beanstanden, da damit inhärente Eigenschaften der Ware
angesprochen werden.
Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse dürfen keine Marken als Produktebezeichnungen
enthalten. Diese bezeichnen keine inhärenten objektiven Eigenschaften einer Ware oder
Dienstleistung. Es geht jedoch auch um den Schutz der Marken, die nicht durch eine rein
generische Verwendung entwertet werden sollen. Bei der Prüfung der entsprechenden
Begriffe ist nach den Regeln der Begriffsbestimmung vorzugehen (vgl. Ziffer 4.6). Wird ein
Begriff in den gängigen Nachschlagewerken (z.B. Duden oder Le Petit Robert) mit einem ®
gekennzeichnet verwendet, ist die Verwendung im Sinne einer Sachbezeichnung im Waren-
und Dienstleistungsverzeichnis unzulässig.
Die Verwendung von geografischen Namen in Waren und Dienstleistungsverzeichnissen
kann zu Fehlinterpretationen führen, weshalb das Institut solche Begriffe beanstandet. Es ist
beispielsweise unklar, ob es sich bei «chinesische Reisnudeln» um Reisnudeln chinesischer
36 Vgl. BVGer B-5642/2014, E. 9.2 – EQUIPMENT.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
81
Herkunft, oder um Reisnudeln nach chinesischer Art zubereitet handelt. Geografische
Namen sind nur dann zulässig, wenn es sich beim beanspruchten Begriff um eine
Sachbezeichnung handelt, beispielsweise in Kl. 5 «Chinarinde für medizinische Zwecke»
oder in Kl. 16 «Japanpapier».
Unzulässig ist auch die Verwendung von spezialrechtlich geschützten geografischen
Angaben als Produktbezeichnung im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Hier geht es
um den Schutz der geschützten Angaben, die nicht durch eine rein generische Verwendung
entwertet werden sollen. Ein Warenverzeichnis, das die Angabe «Tequila» in der Klasse 33
enthält, muss zurückgewiesen werden, da der Ausdruck «Tequila» kein generischer Begriff,
sondern eine geschützte Bezeichnung für eine Spirituose aus Agave mit Ursprung in Mexiko
ist.37 Zulässig ist hingegen die Verwendung geschützter geografischer Angaben nicht
anstelle, sondern zur näheren Bestimmung von Sachbezeichnungen. In diesem Sinn kann
eine Angabe wie «Spirituosen mit der geschützten Ursprungsbezeichnung ‹Tequila›» in der
Klasse 33 akzeptiert werden, ebenso wie beispielsweise «Käse mit der geschützten
Ursprungsbezeichnung ‹Gruyère›» in der Klasse 29 oder «Würste mit der geschützten
geografischen Angabe ‹Saucisson Vaudois›» in derselben Klasse.
4.16 Klassifikationshilfsmittel
Die Verantwortung für Inhalt und Formulierung der Waren- und Dienstleistungsliste obliegt
dem Hinterleger, denn anhand dieser bestimmt sich das Schutzobjekt seiner Marke.
Hingegen bietet das Institut im Zusammenhang mit Fragen bezüglich der Klassifikation und
Formulierung von Waren oder Dienstleistungen die folgenden Hilfsmittel an:
Die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation sind in Deutsch,
Französisch und Italienisch auf der Website des Instituts (https://www.ige.ch/) als PDF-
Dokument herunterladbar.
Auf der Website des Instituts befindet sich der Link zur in vier Sprachen (Deutsch,
Französisch, Italienisch und Englisch) geführten sog. «Klassifikationshilfe», einer
Datenbank, die sowohl die Suche nach einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffen
wie auch die Prüfung vollständiger bestehender Listen auf ihre Konformität mit den
Einträgen in der Datenbank des Instituts und der OMPI sowie den darin integrierten
Begriffen aus der Nizza-Klassifikation erlaubt (http://wdl.ipi.ch). Dieses Instrument ist in
die elektronische Markenanmeldung (https://e-trademark.ige.ch) integriert und kann beim
Ausfüllen des Formulars eingesetzt werden. Die Klassifikationshilfe übersetzt auch
einzelne Begriffe oder ganze Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse. Die in der
Klassifikationshilfe enthaltenen Begriffe wurden in enger Zusammenarbeit mit der OMPI
validiert. Daher besteht zwischen den Datenbanken der OMPI und des Instituts ein sehr
hoher Übereinstimmungsgrad. Die mithilfe der Klassifikationshilfe auf Französisch
übersetzten Begriffe entsprechen damit grundsätzlich der OMPI-Praxis und sollten im
Rahmen einer internationalen Registrierung nicht mehr vonseiten der OMPI beanstandet
werden.
37 Landwirtschaftsabkommen vom 27. November 2000 zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten; SR 0.632.315.631.11.
Teil 2 – Markeneintragungsverfahren
82
Die Hinterleger können mit dem Institut eine Standardliste von Waren und
Dienstleistungen erarbeiten. Sämtliche Begriffe aus gutgeheissenen Standardlisten
werden in die Klassifikationshilfe aufgenommen. Zukünftige Gesuche, welche
ausschliesslich die Standardliste oder Teile davon verwenden, werden unter dem Aspekt
der Klassifikation als unproblematisch erkannt.
Das Institut betreibt die E-Mail-Adresse wdl@ipi.ch für Anfragen im Zusammenhang mit
der Klassierung und Formulierung von Waren und Dienstleistungen. Dieses Angebot
versteht sich als Hilfestellung bei der Klassierung von spezifischen, schwierig
einzuteilenden Waren oder Dienstleistungen. Nicht unter dieses Angebot fällt jedoch die
Anfertigung von Übersetzungen ganzer Listen (z.B. aus dem Englischen ins Deutsche
oder Französische). Auch die (Vor-)Prüfung einer ganzen Waren- und
Dienstleistungsliste ist von diesem Angebot ausgenommen, denn die formelle Prüfung
bzw. die Prüfung der Waren- und Dienstleistungsliste ist eine Arbeit, die erst im Rahmen
der Markenprüfung erledigt und mit der Bezahlung der Hinterlegungsgebühr abgegolten
wird.
83
Teil 3 – Registerführung
1. Einleitung
Das Institut führt im Interesse der Rechtssicherheit das Markenregister (Art. 37 MSchG).
Dritte müssen sich über die eingetragenen Schutzrechte informieren können. Zu diesem
Zweck wird für jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung ein Aktenheft erstellt
und nachgeführt (Art. 36 MSchV). Aus diesem Aktenheft sind sämtliche die Marke betr.
Verfahrensabläufe ersichtlich. Dies betrifft unter anderem das Eintragungsverfahren,
eventuelle Widerspruchsverfahren, die Verlängerung, Änderungen oder auch die Löschung
der betr. Marke. Das Reglement einer Garantie- oder Kollektivmarke sowie das Reglement
einer geografischen Marke sind ebenfalls Bestandteil des Aktenhefts (Art. 36 Abs. 2 MSchV).
Das Register enthält nebst den Angaben zur Eintragung der Marke alle späteren
Änderungen betreffend das Recht an der Marke (Art. 40 Abs. 1 bis 3 MSchV). Das Institut
kann zudem weitere Angaben in das Register eintragen, sofern diese von öffentlichem
Interesse sind (Art. 40 Abs. 4 MSchV). Sämtliche Änderungen eingetragener Angaben
werden auf https://www.swissreg.ch publiziert.
Anträge auf Änderungen von eingetragenen Angaben können per Post/Kurier, Telefax oder
per E-Mail (an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch) gesendet werden. Anträge, für welche
Schriftlichkeit verlangt wird (teilweise oder vollständige Löschung - Ziff. 4.6, S. 87 und 4.10,
S. 88), müssen jedoch per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht werden. Müssen einem
Antrag zusätzliche Dokumente beigelegt werden (z.B. eine Urkunde, wonach eine Marke auf
einen Erwerber übertragen wurde, vgl. Ziff. 4.1 und 4.2, S. 84 f.), können diese ebenfalls als
PDF-Beilage eingereicht werden.
Das Institut bewahrt die Akten gelöschter Marken während fünf Jahren nach der Löschung
auf (Art. 39 Abs. 1 MSchV). Die Akten zurückgezogener oder zurückgewiesener
Eintragungsgesuche sowie vollständig widerrufener Marken werden während fünf Jahren
nach der Zurückziehung, der Zurückweisung oder dem Widerruf aufbewahrt (Art. 39 Abs. 2
MSchV).
2. Eintragung
Nach Abschluss der Eingangsprüfung (Art. 15 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 2, S. 57), der
Formalprüfung (Art. 16 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 3, S. 58) und der materiellen Prüfung (Art. 17
MSchV, vgl. Teil 5, S. 108 ff.) trägt das Institut die Marke ein, wenn keine
Zurückweisungsgründe vorliegen bzw. alle beanstandeten Mängel behoben worden sind
(Art. 30 Abs. 3 MSchG).
Nach der Eintragung erfolgt die Veröffentlichung der Marke (Art. 19 Abs. 1 MSchV). Dem
Markeninhaber wird die Eintragung bestätigt, diese Bestätigung enthält alle im Register
eingetragenen Angaben (Art. 19 Abs. 2 MSchV und Art. 40 Abs. 1 und 2 MSchV).
Internationale Registrierungen mit Schweizer Basis (vgl. Teil 4, Ziff. 2, S. 90) und
internationale Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz (vgl. Teil 4, Ziff. 3, S. 99)
Teil 3 – Registerführung
84
werden nicht in das schweizerische Markenregister eingetragen. Diese werden
ausschliesslich in dem von der OMPI in Genf geführten internationalen Register registriert.
3. Verlängerungen
Eine Markeneintragung kann bei Ablauf der zehnjährigen Schutzfrist auf Antrag und gegen
Entrichtung der Verlängerungsgebühr beliebig oft um jeweils zehn Jahre verlängert werden
(Art. 10 Abs. 2 MSchG und Art. 26 Abs. 4 MSchV i.V.m. Anhang I IGE-GebV). Der Antrag auf
Verlängerung kann frühestens zwölf Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, muss jedoch
spätestens innerhalb von sechs Monaten nach deren Ablauf dem Institut eingereicht werden
(Art. 10 Abs. 3 MSchG und Art. 26 Abs. 1 MSchV). Die Verlängerungsgebühr ist innerhalb
der Fristen nach Art. 10 Abs. 3 MSchG zu bezahlen (Art. 26 Abs. 4 MSchV). Wird die
Verlängerungsgebühr nach Ablauf der Gültigkeitsdauer bezahlt, so ist ein Zuschlag zu
entrichten (Art. 26 Abs. 5 MSchV). Für die Einreichung des Verlängerungsantrages ist die
Weiterbehandlung ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4 lit. d MSchG).
In der Regel erinnert das Institut den im Register eingetragenen Inhaber oder dessen
Vertreter vor dem Ablaufdatum über den Ablauf der Gültigkeitsdauer (Art. 25 MSchV). Diese
Mitteilung stellt eine unverbindliche Dienstleistung des Instituts dar, aus deren Unterlassung
der Inhaber keinerlei Rechte ableiten kann.
Bei der Verlängerung einer Eintragung können keine Änderungen der Marke selbst oder
Erweiterungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses vorgenommen werden. Es
können jedoch gleichzeitig mit dem Verlängerungsantrag allfällige Änderungen der
Markeneintragung (Art. 28 ff. MSchV) sowie eine Einschränkung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses (Art. 35 MSchV) beantragt werden. Die Verlängerung ist ein
reiner Formalakt, d.h., absolute Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 MSchG werden
grundsätzlich nicht geprüft.
4. Änderungen und Löschung
Während des Eintragungsverfahrens kann ein Eintragungsgesuch kostenlos geändert
werden. Die Änderung als solche wird nicht publiziert; aber alle Gesuche und deren
Änderungen (allerdings nicht historisiert) sind über https://www.swissreg.ch öffentlich
einsehbar. Bei der späteren Eintragung werden die dannzumal geltenden Daten
veröffentlicht. Auch nach der Eintragung der Marke sind Änderungen im Register
gebührenfrei. Nach der Eintragung werden die Änderungen publiziert.
4.1 Übertragungen
Der Markeninhaber kann die Marke ganz oder teilweise übertragen (Art. 17 Abs. 1 MSchG).
Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27e Abs. 1 MSchG; vgl. Ziff. Teil 5,
Ziff. 11, S. 218). Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 17
Abs. 2 MSchG).
Eine Markenübertragung ist grundsätzlich auch ohne entsprechende Änderung des
Registereintrages rechtswirksam. Ein aussenstehender Dritter wird in seinem guten Glauben
an den Registereintrag nur ausnahmsweise geschützt. Ein Rechtserwerb vom
Teil 3 – Registerführung
85
nicht berechtigten eingetragenen Inhaber ist auch bei gutem Glauben nicht möglich.
Hingegen können Klagen nach dem MSchG bis zur Eintragung der Übertragung im Register
gegen den im Register eingetragenen Inhaber gerichtet werden (Art. 17 Abs. 3 MSchG).
Einzig bei Garantie- und Kollektivmarken ist die Eintragung der Übertragung im Register
Gültigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).
Für die Eintragung der Übertragung in das Markenregister muss ein Antrag eingereicht
werden. Dieser kann vom bisherigen Inhaber oder vom Erwerber gestellt werden und muss
eine ausdrückliche Erklärung des bisherigen Inhabers, die Marke an den Erwerber
übertragen zu wollen, oder eine andere genügende Urkunde, nach welcher die Marke an den
Erwerber übergegangen ist, enthalten1 (Art. 28 Abs. 1 MSchV). Genügende Urkunden sind
beispielsweise ein Kaufvertrag oder eine separate Übertragungserklärung. Der Erwerber
(falls nötig oder erwünscht auch dessen Vertreter) muss genau bezeichnet sein. Falls
erforderlich, sind weitere Dokumente beizulegen (z.B. Vollmacht bei Vertreterwechsel, vgl.
Teil 1, Ziff. 4.2, S. 25).
Das Institut stellt vorgedruckte Formulare für Übertragungsanträge und -erklärungen zur
Verfügung.
Marken, die ein Wappen im Sinne des WSchG oder einen damit verwechselbaren
Bestandteil umfassen, können nicht Gegenstand einer Übertragung sein (vgl. Teil 5, Ziff. 9.5,
S. 215).
4.2 Teilübertragungen
Die Übertragung kann auch nur einen Teil der beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen betreffen. Dadurch bleibt die ursprüngliche Marke mit eingeschränktem
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erhalten und es entsteht eine neue
Markeneintragung mit dem übertragenen Teil des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses. Die Schutzdauer beider Marken bleibt unverändert.
Der Antrag muss dieselben Anforderungen erfüllen wie eine vollständige Übertragung (vgl.
Ziff. 4.1, S. 84). Zusätzlich müssen die Waren und/oder Dienstleistungen, welche dem neuen
Inhaber übertragen worden sind, im Antrag und im Dokument, aus welchem die Übertragung
hervorgeht, präzise bezeichnet werden.
Marken, die ein Wappen im Sinne des WSchG oder einen damit verwechselbaren
Bestandteil umfassen, können im Übrigen nicht Gegenstand einer Teilübertragung sein (vgl.
Teil 5, Ziff. 9.5, S. 215).
4.3 Teilung
Unabhängig von einer Teilübertragung kann das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
einer eingetragenen Marke oder eines Eintragungsgesuches jederzeit so aufgeteilt werden,
dass zwei oder mehr Marken oder Eintragungsgesuche entstehen (Art. 17a MSchG).
1 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).
Teil 3 – Registerführung
86
Voraussetzung ist ein Gesuch des Inhabers, welches genau bezeichnet, wie die
beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen aufzuteilen sind.
Mit der Teilung entstehen rechtlich selbstständige Eintragungen oder Eintragungsgesuche,
welche das Hinterlegungs- und Prioritätsdatum der ursprünglichen Eintragung bzw. des
ursprünglichen Gesuchs behalten (Art. 17a Abs. 3 MSchG). Bei der Teilung von
Eintragungsgesuchen ist für jedes Teilgesuch eine Hinterlegungsgebühr zu bezahlen.
4.4 Lizenzen
Der Inhaber einer Marke kann diese Dritten mittels Lizenzverträgen zum Gebrauch
überlassen. Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27e Abs. 1 MSchG). Der
Lizenzvertrag kann formfrei abgeschlossen werden. Die Lizenz kann sich in Form einer
Teillizenz nur auf einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen beziehen oder nur für ein
bestimmtes Gebiet gelten (Art. 29 Abs. 1 lit. d MSchV). Mit einer ausschliesslichen Lizenz
(Art. 29 Abs. 1 lit. c MSchV) wird dem Lizenznehmer das ausschliessliche Recht zum
Gebrauch der Marke eingeräumt. Solange eine ausschliessliche Lizenz im Register
eingetragen ist, werden für die gleiche Marke keine weiteren Lizenzen eingetragen, die mit
der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind (Art. 29 Abs. 3 MSchV).
Analog der Regelung betr. die Übertragung ist die Eintragung der Lizenz im Markenregister
grundsätzlich keine Gültigkeitsvoraussetzung. Allerdings schützt eine eingetragene Lizenz
den Lizenznehmer vor einem gutgläubigen Markenerwerber. Einzig bei der Kollektivmarke ist
die Eintragung der Lizenz im Register Gültigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).
Die Vergabe von Lizenzen auf Zeichen, die ein Wappen im Sinne des WSchG oder ein mit
einem Wappen verwechselbares Zeichen umfassen, ist unzulässig; dasselbe gilt für Zeichen,
die gemäss dem Weiterbenützungsrecht im Sinne von Art. 35 WSchG eingetragen sind (vgl.
Teil 5, Ziff. 9.5, S. 215).
Der Antrag auf Eintragung der Lizenz kann sowohl vom Markeninhaber als auch vom
Lizenznehmer gestellt werden. Er muss von einer ausdrücklichen Erklärung des
Markeninhabers oder einer sonstigen genügenden Urkunde2 begleitet sein, aus der die
Überlassung zum Gebrauch hervorgeht (Art. 29 Abs. 1 lit. a MSchV). Im Weiteren muss der
Antrag die genaue Anschrift des Lizenznehmers sowie, falls gewünscht, die Art der Lizenz
(ausschliessliche Lizenz, Teillizenz) enthalten. Bei Teillizenzen müssen zudem die Waren
und/oder Dienstleistungen angegeben sein oder das Teilgebiet, auf welches sich die
Teillizenz erstreckt. Das Institut stellt vorgedruckte Formulare für Lizenzeintragungen zur
Verfügung.
Vorstehendes gilt auch bei der Vergabe von Unterlizenzen. Sofern jedoch die Anmeldung
nicht vom Markeninhaber selbst eingereicht wird, muss zusätzlich der Nachweis erbracht
werden, dass der Lizenznehmer zur Erteilung von Unterlizenzen berechtigt ist (Art. 29 Abs. 2
MSchV).
2 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).
Teil 3 – Registerführung
87
4.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung
Der Inhaber kann eine Marke an Dritte verpfänden oder diesen zur Nutzniessung
überlassen. In Art. 19 MSchG wird nur die Möglichkeit der Einräumung dieser Rechte
erwähnt. Die weiteren rechtlichen Grundlagen sind vor allem in den Art. 745 ff. und
Art. 899 ff. ZGB enthalten. Die Verpfändung einer Marke setzt wie die Übertragung eine
schriftliche Vereinbarung voraus.
Die Eintragung der Verpfändung und der Nutzniessung erfolgt auf Antrag des
Markeninhabers oder aufgrund einer anderen genügenden Urkunde3 (Art. 30 MSchV). Wie
bei der Übertragung und der Lizenz ist die Registrierung nicht Voraussetzung für die
Entstehung dieser Rechte; ohne Eintragung geht jedoch der Schutz gutgläubiger Dritter vor
(Art. 19 Abs. 2 MSchG).
Die Eintragung einer Pfändung, einer Verfügungsbeschränkung oder eines Arrests erfolgt
auf Antrag der zuständigen Behörden (Art. 30 lit. b MSchV).
4.6 Teillöschung
Der Inhaber einer Marke kann jederzeit deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
einschränken (Art. 35 MSchG, Art. 35 MSchV). Ein solcher Antrag kommt einer Teillöschung
gleich. Der Markenschutz für die gelöschten Waren und/oder Dienstleistungen kann deshalb
nur mehr durch eine Neueintragung – mit entsprechendem neuem Schutzbeginn bzw.
neuem Hinterlegungsdatum im Sinne von Art. 29 Abs. 1 MSchG – wiedererlangt werden.
Die Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer eingetragenen Marke
ist unzulässig, da sie die Wirkung einer nachträglichen Schutzausdehnung hätte. Der Schutz
für weitere Waren und/oder Dienstleistungen kann nur durch die erneute Hinterlegung eines
identischen Zeichens für die zusätzlich beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen
erlangt werden.
4.7 Reglementsänderung
Wird das Reglement einer eingetragenen Garantie- oder Kollektivmarke nachträglich
geändert, muss diese Änderung dem Institut vorgelegt und von diesem geprüft und
genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 24 MSchG).
Wird das Reglement einer eingetragenen geografischen Marke aufgrund einer
nachträglichen Änderung des Pflichtenhefts oder der massgeblichen Regelung geändert,
muss auch dieses neue Reglement dem Institut vorgelegt und von diesem geprüft und
genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 27c MSchG).
4.8 Sonstige Änderungen
Der Name und die Adresse des Inhabers einer eingetragenen Marke sowie der Name und
die Adresse eines allfälligen Vertreters gehören zum gesetzlich vorgeschriebenen
3 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).
Teil 3 – Registerführung
88
Registerinhalt (Art. 40 Abs. 1 MSchV) und müssen im Interesse der Rechtssicherheit mit den
tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen. Dritte müssen sich über die eingetragenen
Marken informieren können.
Alle Änderungen, die eingetragene Angaben betreffen (Änderung der Adresse, der Firma
oder des Namens des Inhabers oder Vertreters, Vertreteränderungen), werden aufgrund
einer entsprechenden Erklärung des Markeninhabers oder einer anderen genügenden
Urkunde in das Markenregister eingetragen und veröffentlicht (Art. 40 Abs. 3 lit. h MSchV).
Diese Änderungen sind gebührenfrei.
4.9 Berichtigungen
Fehlerhafte Eintragungen im Markenregister werden auf Antrag des Hinterlegers oder, wenn
sie auf einem Versehen des Instituts beruhen, von Amtes wegen berichtigt (Art. 32 MSchV).
In beiden Fällen ist die Berichtigung gebührenfrei.
4.10 Löschungen
Eine Markeneintragung wird gemäss Art. 33 und 35 MSchG i.V.m. Art. 35 MSchV ganz oder
teilweise gelöscht, wenn
- die Eintragung durch einen rechtskräftigen Widerspruchsentscheid widerrufen wird
(Art. 33 MSchG),4
- der Inhaber oder sein Vertreter dies beantragt (Art. 35 lit. a MSchG),
- die Eintragung innerhalb der vorgesehenen Fristen nicht verlängert wird (Art. 35 lit. b
MSchG),
- die Eintragung durch ein rechtskräftiges richterliches Urteil nichtig erklärt wird (Art. 35 lit.
c MSchG), die geschützte Ursprungsbezeichnung oder die geschützte geografische
Angabe, auf die sich eine geografische Marke stützt, gelöscht wird (Art. 35 lit. d
MSchG),5
- ein Antrag auf Löschung gutgeheissen wird (Art. 35 lit. e MSchG).
Die vollständige oder teilweise Löschung einer Marke ist gebührenfrei. Nicht gebührenfrei ist
die Löschung wegen Nichtgebrauchs einer Marke (Art. 35 MSchV).
4 Gegenüber international registrierten Marken tritt an die Stelle des Widerrufs der Eintragung nach
Art. 33 MSchG die Schutzverweigerung (Art. 52 Abs. 1 lit. a MSchV), welche das Institut nicht
veröffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV). 5 Gegenüber international registrierten Marken tritt an die Stelle der Löschung der Eintragung nach
Art. 35 lit. c–e MSchG die Ungültigerklärung (Art. 52 Abs. 1 lit. b MSchV), welche das Institut nicht
veröffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).
Teil 3 – Registerführung
89
5. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht
5.1 Markenregister
Das Institut führt das Markenregister (Art. 37 MSchG) und erteilt Auskünfte über dessen
Inhalt (Art. 39 MSchG). Für jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung wird ein
Aktenheft erstellt, aus welchem der Verlauf der Verfahren bezüglich dieser Marke ersichtlich
sein muss (Art. 36 MSchV). Dies gilt auch für allfällige international registrierte Marken mit
Ursprungsland Schweiz (Art. 49 Abs. 1 MSchV) und für internationale Schutzausdehnungen
nach dem Madrider System. Auf Antrag erstellt das Institut einen Auszug aus dem Register
(Art. 41 Abs. 2 MSchV).
5.2 Auskünfte und Akteneinsicht
Auf ein entsprechendes Gesuch hin erteilt das Institut Dritten Auskunft über
Eintragungsgesuche (einschliesslich zurückgezogener oder zurückgewiesener; Art. 38 Abs.
1 MSchV). Diese Auskunft umfasst nur diejenigen Angaben, die im Falle einer späteren
Eintragung der Marke publiziert werden (Art. 38 Abs. 2 lit. a MSchV). Bei zurückgewiesenen
Gesuchen wird zusätzlich der Grund der Zurückweisung angegeben (Art. 38 Abs. 2 lit. b
MSchV)6.
Gemäss Art. 39 MSchG i.V.m. Art. 41 MSchV kann jede Person in das Markenregister
Einsicht nehmen und über dessen Inhalt Auskünfte und Registerauszüge verlangen.
Zusätzlich kann Einsicht in das Aktenheft eingetragener Marken verlangt werden (Art. 37
Abs. 3 MSchV).
Das Recht zur Einsicht in das Aktenheft eines Eintragungsgesuchs vor der Eintragung, nach
der Zurückziehung oder Zurückweisung des Gesuchs ist beschränkt auf den Hinterleger,
dessen Vertreter sowie Personen, die entweder nachweisen können, dass ihnen vom
Hinterleger eine Markenverletzung vorgeworfen wird, oder die vom Hinterleger ausdrücklich
zur Einsichtnahme ermächtigt worden sind (Art. 37 Abs. 1 und 2 MSchV). Die Legitimation
derjenigen Personen, welche um Akteneinsicht ersuchen, muss dem Institut mittels
genügender Belege dargelegt werden. Auf Antrag wird die Einsichtnahme durch Abgabe von
Kopien gewährt (Art. 37 Abs. 5 MSchV).
Bezüglich des Inhalts des Aktenhefts und der Akteneinsichtsregeln wird auf den allgemeinen
Teil verwiesen (Teil 1, Ziff. 5.6.3, S. 39).
6. Prioritätsbelege
Für die Beanspruchung des Hinterlegungsdatums einer Ersthinterlegung in der Schweiz
gemäss PVÜ stellt das Institut auf Antrag einen Prioritätsbeleg aus (Art. 41a MSchV). Dieser
enthält die Daten des Markeneintragungsgesuchs sowie bei allfälligen nachträglichen
Änderung die aktuellen Daten.
6 Leitentscheide werden in die «Prüfungshilfe» des Instituts (https://ph.ige.ch) aufgenommen.
90
Teil 4 – Internationale Registrierungen
1. Einleitung
Das Madrider System ist durch zwei unabhängige Verträge geregelt: MMA und MMP. Da alle
Vertragsparteien dem MMP beigetreten sind und kein Beitritt mehr zum MMA allein möglich
ist, («Sistierung der Anwendung» von Art. 14.1) und 2)a) MMA), ist auf alle Verfahren das
MMP anwendbar. Gemäss Art. 9sexies MMP haben jedoch die von Staaten, die Vertragspartei
sowohl des MMA als auch des MMP sind, abgegebenen Erklärungen über eine
Verlängerung der Prüfungsfrist und die Erhebung einer individuellen Gebühr keine Wirkung
auf die Beziehungen zu einem anderen Staat, der Vertragspartei sowohl des MMA als auch
des MMP ist1, sodass der Inhaber die Möglichkeit erhält, von den günstigeren Bestimmungen
des MMA zu profitieren.
Ende Dezember zählte das Madrider System 103 Mitglieder.
2. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis
2.1 Grundvoraussetzungen zur Benützung des Madrider Systems
Für eine internationale Registrierung unter dem Madrider System gelten folgende
Grundsätze:
a) Die internationale Registrierung kann sowohl gestützt auf eine eingetragene nationale
Marke (Basiseintragung) als auch gestützt auf ein Gesuch (Basisgesuch) erfolgen.
b) Die Schweiz gilt als Ursprungsland des Inhabers, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt
werden (Art. 2 MMP):
Der Hinterleger muss
in der Schweiz eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche
oder Handelsniederlassung haben oder
seinen Wohnsitz in der Schweiz haben oder
Schweizer Staatsangehöriger sein.
Gemäss Art. 3bis MMP ist eine territoriale Ausdehnung auf die Vertragspartei, deren Behörde
die Ursprungsbehörde ist, nicht möglich. Für Inhaber einer internationalen Registrierung mit
Schweizer Basis bedeutet dies, dass die Schweiz zu keinem Zeitpunkt via das Madrider
System benannt werden kann.
1 In Bezug auf die Gebührenentrichtung (siehe Ziff. 2.2.2, S. 91) und die Schutzverweigerungsfrist
(siehe Ziff. 3.2.1, S. 103).
Teil 4 – Internationale Registrierungen
91
2.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMP)
Sind die oben erwähnten Grundvoraussetzungen erfüllt, so kann online
(https://www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=de) oder mittels Ausfüllen des Formulars
«Gesuch um internationale Registrierung» die internationale Registrierung der
Basiseintragung oder des Basisgesuchs beantragt werden.
Das Gesuch um internationale Registrierung ist zwingend dem Institut einzureichen.
Berechnung der Priorität
Grundsätzlich ist es möglich, die Priorität der Erstanmeldung (vgl. Teil 2, Ziff. 3.4.1, S. 65) für
die internationale Registrierung zu beanspruchen (Art. 4 PVÜ).
Bezieht sich der Antrag auf internationale Registrierung auf eine Basiseintragung (vgl.
Ziff. 2.1, S. 90), kann die Priorität der schweizerischen Hinterlegung in Anspruch genommen
werden, sofern die schweizerische Marke innerhalb von sechs Monaten seit ihrer
Hinterlegung in das Markenregister eingetragen wird (dies, weil das Eintragungsdatum der
schweizerischen Marke grundsätzlich dem Datum des Empfangs des Gesuchs um
internationale Registrierung entspricht; vgl. Regel 11.1) GAFO). Wurde also beispielsweise
die Marke am 3. März hinterlegt, muss sie spätestens am 3. September eingetragen sein.
Das Institut empfiehlt, das Gesuch um internationale Registrierung so früh wie möglich
einzureichen, idealerweise zusammen mit der Hinterlegung des schweizerischen Gesuchs.
Wenn für die schweizerische Hinterlegung oder für die internationale Anmeldung die Priorität
aus einer früheren Hinterlegung beansprucht worden ist (Art. 4 PVÜ), beginnt die
sechsmonatige Frist schon an jenem Datum zu laufen, und die übrigen vorstehend
angeführten Fristen verkürzen sich entsprechend.
Stützt sich der Antrag auf internationale Registrierung auf ein Basisgesuch (vgl. Ziff. 2.1
S. 90), spielt der Zeitpunkt der Eintragung der schweizerischen Marke keine Rolle für die
Berechnung dieser Frist, sodass diesbezüglich keine besonderen Fristen zu beachten sind.
Die Hinterlegung des internationalen Gesuchs muss in einem solchen Fall einfach innerhalb
von sechs Monaten seit der ersten Hinterlegung erfolgen. Falls allerdings die Schweizer
Markenanmeldung nach Abschluss der formellen und materiellen Prüfung durch das Institut
zurückgewiesen wird, kommt es zur Löschung der internationalen Registrierung, ohne dass
bereits bezahlte internationale Gebühren zurückerstattet werden.
Inhalt und Prüfung des Gesuchs durch das Institut
Das Gesuch um internationale Registrierung muss vom Inhaber (Hinterleger) der
schweizerischen Marke gestellt werden und sich auf die gleichen (oder weniger) Waren
und/oder Dienstleistungen und dasselbe Zeichen sowie die gleiche Markenart2 beziehen wie
die Basiseintragung oder das Basisgesuch. Die benannten Vertragsparteien müssen
bezeichnet werden.
2 Bei einer Garantie-, Kollektiv- oder geografischen Marke wird das Gesuch vom Institut mit dem
Vermerk «marque collective, marque certification ou marque de garantie» an die OMPI weitergeleitet
(Regel 9)4)x) GAFO).
2.2.1
2.2.2
Teil 4 – Internationale Registrierungen
92
Die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen muss in Französisch eingereicht werden (Art.
47 Abs. 3 MSchV, Regel 6.1)a) und b) GAFO). Es kann (zusätzlich) eine Übersetzung der
Waren- und/oder Dienstleistungsliste in Englisch oder Spanisch beigelegt werden, welche
die OMPI übernehmen kann (Regel 6.4) a) GAFO); das Institut kontrolliert allerdings nicht,
ob diese Übersetzung korrekt ist, und die Bereinigung allfälliger Unstimmigkeiten betreffend
die Übersetzung der Waren- und/oder Dienstleistungsliste hat direkt über die OMPI zu
erfolgen.
Werden die vorgenannten formalen Voraussetzungen nach Ansetzen einer Frist nicht erfüllt,
wird das Gesuch um internationale Registrierung zurückgewiesen (Art. 48 Abs. 2 MSchV).
Nach der Prüfung des Gesuchs wird dem Hinterleger eine Rechnung zugestellt und Frist zur
Bezahlung der nationalen (für die Bearbeitung der Anmeldung und Weiterleitung an die
OMPI, IGE-GebV Anhang 1) und internationalen (Regel 10 GAFO Gebührenverzeichnis
Ziff. 1 bis 3) Gebühren gesetzt. Nach Bezahlung dieser Gebühren und Behebung der
formellen Mängel wird das Gesuch um internationale Registrierung der OMPI übermittelt.
Werden die Gebühren nicht fristgerecht beglichen oder die formellen Mängel nicht behoben,
wird das Gesuch um internationale Registrierung zurückgewiesen.
Prüfung des Gesuchs und Registrierung durch die OMPI
Enthält das übermittelte Gesuch Mängel, so werden diese von der OMPI dem Hinterleger
und dem Institut mitgeteilt, jeweils mit dem Vermerk, wer innert welcher Frist den Mangel
beheben muss (Regeln 11, 12 und 13 GAFO).
Nach erfolgter Eintragung im internationalen Register publiziert die OMPI die Marke in der
Gazette (Regel 32 GAFO) und schickt dem Hinterleger eine «Eintragungsbescheinigung».
Der Hinterleger ist gehalten, die Richtigkeit der eingetragenen Informationen zu überprüfen
und das Institut im Falle von Fehlern sofort zu benachrichtigen (vgl. Ziffer 2.7, S. 99).
Entscheid bezüglich Schutzfähigkeit durch die benannten Länder
Die Eintragung wird auch an die benannten Vertragsparteien weitergeleitet, welche nun die
internationale Registrierung gemäss der jeweiligen nationalen Gesetzgebung prüfen und
dem Hinterleger eine allfällige Schutzverweigerung innert der in Art. 5 MMP festgelegten
Fristen mitteilen müssen (vgl. Ziff. 3.2, S. 103).
Eventuelle Mitteilungen über die vorläufige Schutzverweigerung richten die Behörden der
benannten Vertragsparteien an die OMPI, welche sie an den Hinterleger weiterleitet (Regel
17 GAFO). Der Hinterleger muss in einem solchen Fall direkt mit der Behörde Kontakt
aufnehmen, welche die Schutzverweigerung erlassen hat, wozu i.d.R. ein lokaler Vertreter
bestellt werden muss.
Falls keine vorläufige Schutzverweigerung ausgesprochen wird, muss die benannte
Vertragspartei gemäss Regel 18ter 1) GAFO der OMPI eine Erklärung betr. die
Schutzgewährung einreichen (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 100).
2.2.3
2.2.4
Teil 4 – Internationale Registrierungen
93
2.3 Nachträgliche Benennungen («désignation postérieure»; Art. 3ter 2) MMP, Regel 24
GAFO)
Ist eine internationale Registrierung bereits im internationalen Register eingetragen, können
weitere Vertragsparteien nachträglich benannt werden, d.h., es kann eine nachträgliche
Schutzausdehnung auf diese Länder beantragt werden. Die nachträgliche Benennung kann
für sämtliche oder nur einen Teil der in der internationalen Registrierung beanspruchten
Waren und/oder Dienstleistungen erfolgen.
Der Antrag auf nachträgliche Benennung kann über das Institut eingereicht oder vom
Hinterleger direkt an die OMPI gesandt werden.
Erfolgt der Antrag über das Institut, wird dem Hinterleger nach erfolgter Prüfung des Antrags
eine Rechnung für die internationalen Gebühren (Regel 24 GAFO; Gebührenverzeichnis
Ziff. 5) geschickt und der Antrag nach deren Bezahlung der OMPI übermittelt.
Fällt der Antrag auf nachträgliche Benennung terminlich nahe auf den Erneuerungszeitpunkt
der internationalen Registrierung, so könnte mit der nachträglichen Benennung zugewartet
werden, bis die Erneuerung erfolgt ist. Gemäss Regel 24.3)c)ii) GAFO werden nämlich bei
der Erneuerung für sämtliche zu diesem Zeitpunkt geschützten Parteien die fälligen
internationalen Gebühren erhoben. Erfolgte die nachträgliche Benennung beispielsweise
zwei Monate vor der Erneuerung, so wären innert zweier Monate die Gebühren zweimal zu
bezahlen. Auf dem Antrag muss vermerkt werden, dass die nachträgliche Benennung nach
der Verlängerung gemacht werden soll.
Es kann auch angegeben werden, dass eine nachträgliche Benennung nach der Eintragung
einer Änderung behandelt werden soll, wenn diese Änderung auch für die betreffend
Benennung gelten soll.
Solange eine vorläufige Schutzverweigerung in einem Land hängig ist, ist keine
nachträgliche Benennung dieses Landes möglich. Wurde hingegen ein Schutzverzicht oder
eine definitive vollständige Schutzverweigerung für eine Vertragspartei eingetragen, so ist
eine nachträgliche Benennung möglich. Eine nachträgliche Benennung ist ebenfalls möglich,
wenn beispielsweise durch eine Einschränkung oder eine definitive teilweise
Schutzgewährung nur ein Teil der Waren und Dienstleistungen für diese Vertragspartei zum
Schutz zugelassen wurde, jedoch lediglich für die zurückgewiesenen Waren und/oder
Dienstleistungen.
Das weitere Verfahren im Anschluss an die Eintragung einer nachträglichen Benennung im
internationalen Register gestaltet sich gleich wie dasjenige nach der Eintragung eines
Gesuchs um internationale Registrierung (vgl. Ziff. 2.2, S. 91).
2.4 Änderungen betr. internationale Registrierungen
Als Änderungen gelten gemäss Regel 25 GAFO die folgenden Eintragungen in das
internationale Register: Inhaberänderung (Übertragung, Teilübertragung), Einschränkung,
Schutzverzicht, Namens- oder Adressänderung des Inhabers und Änderung des Vertreters.
Im Gegensatz zur Regelung des MSchG fällt gemäss GAFO die Eintragung von Lizenzen
und Verfügungsbeschränkungen nicht unter den Oberbegriff der Änderung. Sollte die
schweizerische Basiseintragung geändert werden, wird die entsprechende internationale
Teil 4 – Internationale Registrierungen
94
Registrierung nicht automatisch angepasst (eine Ausnahme gilt im Falle des Erlöschens der
Wirkung des Basisgesuchs gemäss Art. 6.3) MMP, vgl. Ziff. 2.5.4, S. 97).
Inhaberänderung («changement de titulaire»; Regel 25.1)a)i) GAFO)
Die Änderung des Inhabers einer internationalen Registrierung kann sich auf alle oder nur
einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen beziehen. Ebenso kann sie
für alle oder nur einen Teil der benannten Vertragsparteien vorgenommen werden. Eine
Inhaberänderung kann nur dann eingetragen werden, wenn der neue Inhaber die
Voraussetzungen für die Einreichung eines Gesuchs um internationale Registrierung erfüllt
(vgl. Ziff. 2.1, S. 90).
Der Antrag kann über das Institut oder direkt bei der OMPI eingereicht werden und muss
vom aktuellen Inhaber oder von dessen Vertreter gestellt werden.
Ist die Schweiz das Land des neuen Inhabers, akzeptiert das Institut – wie von der GAFO
vorgesehen – auch Gesuche um Übertragung, die vom neuen Inhaber gestellt werden. Dem
Eintragungsgesuch muss insbesondere eine vom bisherigen Inhaber unterzeichnete
ausdrückliche Erklärung der Übertragung beiliegen (wobei eine Kopie ausreicht). Genügend
können aber auch andere Dokumente sein, wie beispielsweise ein HR-Auszug, ein
Kaufvertrag oder eine richterliche Verfügung.
Bei Teilübertragungen müssen die zu übertragenden Waren und Dienstleistungen (in
Französisch) und/oder die betroffenen Länder explizit aufgeführt werden. Die Eintragung
einer teilweisen oder vollständigen Übertragung in das internationale Register ist
gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).
Einschränkung («limitation»; Regel 25.1)a)ii) GAFO)
Der Inhaber einer internationalen Registrierung kann eine Einschränkung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses für einige oder alle benannten Vertragsparteien eintragen
lassen. In der Wirkung unterscheidet sich die Eintragung einer Einschränkung beträchtlich
von der Eintragung einer Teillöschung (vgl. Ziff. 2.5.3, S. 96). Die Eintragung einer
Einschränkung führt nicht zu einem definitiven Wegfall der betroffenen Waren und/oder
Dienstleistungen. Diese sind immer noch im internationalen Register enthalten und können
bei einer nachträglichen Benennung neu beansprucht werden, und zwar sogar dann, wenn
die Einschränkung für sämtliche benannten Vertragsparteien erklärt worden ist. Bei einer
teilweisen Löschung hingegen werden die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen
endgültig aus dem internationalen Register gestrichen, und der Markenschutz kann für diese
Waren und/oder Dienstleistungen nur mittels erneuter internationaler Registrierung wieder
beansprucht werden.
Der Antrag muss durch den Inhaber oder dessen Vertreter erfolgen und kann direkt bei der
OMPI oder unter den Voraussetzungen von Art. 45 Abs. 1 lit. b MSchG über das Institut
eingereicht werden. In letzterem Fall müssen die Waren und/oder Dienstleistungen in
Französisch aufgeführt werden. Die Vertragsparteien, welche durch die Eintragung der
Einschränkung betroffen sind, müssen erwähnt werden. Die Eintragung einer Einschränkung
in das internationale Register ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7).
2.4.1
2.4.2
Teil 4 – Internationale Registrierungen
95
Schutzverzicht («renonciation»; Regel 25.1)a)iii) GAFO)
Im internationalen Register kann der Schutzverzicht für eine oder mehrere der benannten
Vertragsparteien für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen beantragt
werden. Im Gegensatz zur Eintragung einer vollständigen Löschung (vgl. Ziff. 2.5.3, S. 96)
führt die Eintragung eines Schutzverzichts nicht zum definitiven Wegfall der internationalen
Registrierung. Nur die benannte/n Vertragspartei/en, auf die sich der Schutzverzicht bezieht,
wird bzw. werden aus dem Register gestrichen. Eine nachträgliche (Wieder-)Benennung
dieser Vertragsparteien ist demnach möglich. Der Antrag muss durch den Inhaber oder
dessen Vertreter erfolgen. Auf dem Antrag sind die Vertragsparteien aufzuführen, welche
vom Schutzverzicht betroffen sind. Der Antrag kann über das Institut oder auch direkt der
OMPI eingereicht werden. Ein Antrag über das Amt einer benannten Vertragspartei ist
ausgeschlossen. Die Eintragung eines Schutzverzichts in das internationale Register ist
gebührenfrei.
Namens- oder Adressänderung des Inhabers («modification du titulaire»;
Regel 25.1)a)iv) GAFO)
Namens- und Adressänderungen des Inhabers werden ebenfalls in das internationale
Register eingetragen (wenn der Inhaber eine juristische Person ist, umfasst dies auch die
Aufnahme oder Änderung der Angaben zur Rechtsform des Inhabers oder zum Staat, in dem
er errichtet wurde). Die Anträge können entweder direkt bei der OMPI oder über das Institut
gestellt werden, wenn dieses die Behörde des Landes des Inhabers ist. Die Eintragung einer
Namens- oder Adressänderung in das internationale Register ist gebührenpflichtig (GAFO
Gebührenverzeichnis Ziff. 7).
Änderung des Vertreters («changement de mandataire»; Regel 3 und 25.1)a)i)
GAFO)
Anträge auf Vertreteränderungen können entweder direkt bei der OMPI oder – sofern die
Schweiz das Land des Markeninhabers im Sinne des MMP ist – über das Institut gestellt
werden. Die Eintragung einer Vertreteränderung ist gebührenfrei.
2.5 Sonstige Eintragungen betr. internationale Registrierungen
Lizenz («licence»; Regel 20bis GAFO)
Gemäss Regel 20bis GAFO können auch Lizenzen in das internationale Register eingetragen
werden. Diese Eintragung entfaltet in den benannten Vertragsparteien, welche eine solche
Eintragung erlauben, dieselbe Wirkung wie eine im nationalen Register eingetragene Lizenz.
Die Eintragung ist gebührenpflichtig (GAFO Gebührenverzeichnis Ziff. 7) und kann entweder
direkt bei der OMPI, über die Behörde des Landes des Inhabers der Registrierung oder über
die Behörde einer Vertragspartei, in Bezug auf welche die Lizenz gewährt wird, eingereicht
werden. Dem Institut müssen Unterlagen eingereicht werden, welche die Lizenzvergabe
ausreichend dokumentieren. Als ausreichend gilt eine ausdrückliche Erklärung des Inhabers,
dass er die Benutzungsrechte an den Lizenznehmer abgetreten hat, oder beispielsweise
eine Kopie des Lizenzvertrages. Das Institut leitet einen entsprechenden Antrag an die OMPI
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5.1
Teil 4 – Internationale Registrierungen
96
weiter. Der Antrag muss die Vertragsparteien, für welche die Lizenz erteilt wurde, den
Umfang der Lizenz und gegebenenfalls deren Dauer angeben. Bei Teillizenzen muss zudem
angegeben werden, für welche Waren und/oder Dienstleistungen die Lizenz gewährt wurde;
wurde die Lizenz nur für einen Teil des Gebietes einer benannten Vertragspartei erteilt, ist
dieses Gebiet anzugeben.
Unterlizenzen können im internationalen Register nicht eingetragen werden.
Ersetzung («remplacement»; Art. 4bis 1) MMP – Regel 21 GAFO)
Ist dieselbe Marke in einer benannten Vertragspartei bereits als nationale Marke
eingetragen, so gilt die nationale Marke gemäss Art. 4bis 1) MMP als durch die internationale
Registrierung derselben Marke ersetzt. Voraussetzung hierfür ist, dass für beide
Registrierungen derselbe Inhaber eingetragen ist, die internationale Registrierung in der
benannten Vertragspartei geschützt ist, alle für die nationale Marke geschützten Waren
und/oder Dienstleistungen in der internationalen Registrierung enthalten sind und die
nationale Marke älter ist als die internationale Registrierung.
Ältere Rechte, z.B. die (Gebrauchs-)Priorität der nationalen Registrierung, werden durch die
Ersetzung nicht tangiert.
Die ältere nationale Registrierung wird durch die Ersetzung nicht gelöscht, sondern existiert
so lange weiter, bis sie nicht mehr erneuert wird. Eine Erneuerung empfiehlt sich
insbesondere dann, wenn die Basiseintragung, auf welcher die internationale Registrierung
beruht, noch innerhalb der fünfjährigen Abhängigkeitsspanne (vgl. Ziff. 2.5.4, S. 97) liegt.
Gemäss Art. 4bis 1) MMP gilt die Ersetzung ohne Weiteres als erfolgt, sobald die
Voraussetzungen dazu erfüllt sind. Die Eintragung einer Ersetzung ist aus diesem Grund
nicht obligatorisch. Die OMPI empfiehlt die Eintragung dennoch, um Dritte über die
Ersetzung zu informieren. Der Antrag auf Ersetzung ist bei der Behörde der betroffenen
Vertragspartei zu stellen, welche die Ersetzung im nationalen Register einträgt und die OMPI
hierüber informiert. Die OMPI ihrerseits informiert den Inhaber und publiziert eine
entsprechende Mitteilung in der Gazette. Die Eintragung einer Ersetzung ist gebührenfrei.
Löschung («radiation»; Regel 25.1)a)v) GAFO)
Der Inhaber hat die Möglichkeit, die internationale Registrierung für alle oder nur einen Teil
der Waren und/oder Dienstleistungen aus dem internationalen Register zu löschen. Der
Antrag kann über das Institut oder auch vom Inhaber direkt der OMPI eingereicht werden.
Ein Antrag über das Amt einer benannten Vertragspartei ist ausgeschlossen. Die Eintragung
einer Löschung ist gebührenfrei.
Mit einer Löschung werden die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen definitiv aus
dem Register gestrichen, und der Markenschutz kann für diese Waren und/oder
Dienstleistungen nur mittels erneuter internationaler Registrierung wieder beansprucht
werden (diese neue internationale Registrierung erhält eine neue Nummer). Insofern hat die
Teillöschung eine viel drastischere Wirkung als eine Einschränkung der Warenliste (vgl. Ziff.
2.4.2, S. 94), und die vollständige Löschung hat weiterreichende Folgen als ein
Schutzverzicht (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 95).
2.5.2
2.5.3
Teil 4 – Internationale Registrierungen
97
Abhängigkeit/Unabhängigkeit (Art. 6.3) MMP, Regel 22 GAFO)
Während eines Zeitraums von fünf Jahren ab Datum der internationalen Registrierung («date
d’enregistrement») bleibt der sich aus der internationalen Registrierung ergebende Schutz
vom Schicksal der Basiseintragung bzw. des Basisgesuchs abhängig. Der Schutz kann nicht
länger in Anspruch genommen werden, wenn innerhalb dieser fünf Jahre die Wirkung des
Basisgesuches bzw. der Basiseintragung teilweise oder ganz erloschen ist (beispielsweise
infolge Löschung, Teillöschung oder Zurückziehung des Gesuchs). Relevant sind in diesem
Zusammenhang auch Ereignisse, die aufgrund eines Verfahrens eintreten, welches
innerhalb der fünfjährigen Abhängigkeit angestrengt wurde, aber erst viel später zum
Abschluss gelangt3.
Unter dem MMP wurde eine Möglichkeit des Umgehens der Wirkungen dieser absoluten
Abhängigkeit eingefügt, das Instrument der sog. Umwandlung (vgl. Ziff. 2.5.5, S. 97).
Umwandlung («transformation»; Art. 9quinquies MMP)
Eine internationale Registrierung, deren Basiseintragung oder -anmeldung innert der fünf
Jahre der Abhängigkeitsfrist (Art 6.3) MMP) im Ursprungsland teilweise oder vollständig
gelöscht wurde (vgl. Ziff. 2.5.4 S. 97), kann in nationale Anmeldungen umgewandelt werden
(Art. 9quinquies MMP).
Der Antrag auf Umwandlung muss innerhalb dreier Monate nach der Löschung der
internationalen Registrierung beim Institut eingereicht werden (Art. 9quinquies MMP; Art. 46a
Abs. 1 lit. a MSchG). Die Eintragung einer Umwandlung ist gebührenfrei.
Eine umgewandelte nationale Anmeldung erhält dasselbe Hinterlegungsdatum wie die
ursprüngliche internationale Registrierung (falls Letzterer die Priorität einer früheren
Hinterlegung gemäss Art. 4 PVÜ zuerkannt wurde, gilt diese Priorität auch für die
umgewandelte nationale Anmeldung). Nach der Prüfung der Umwandlung wird die Marke mit
einem entsprechenden Vermerk publiziert. Gegen eine aus einer Umwandlung
hervorgegangene Marke kann kein Widerspruch eingereicht werden (Art. 46a Abs. 2
MSchG).
Zusammenführung («fusion»; Regel 27.3) GAFO)
Regel 27.3) GAFO sieht vor, dass zwei internationale Registrierungen, welche durch eine
teilweise Übertragung getrennt wurden und den gleichen Inhaber haben (beispielsweise
nach weiteren Übertragungen), auf Antrag des Inhabers wiederum zu einer Registrierung
zusammengeführt werden können. Die Zusammenführung kann sich auch nur auf einen Teil
der ursprünglichen internationalen Registrierung beziehen. So können z.B. bei einer
Registrierung, welche durch mehrere Teilübertragungen in fünf verschiedene
Registrierungen aufgeteilt wurde, lediglich drei Teile zusammengeführt werden. Die
Zusammenführung ist nicht möglich für internationale Registrierungen, welche zwar identisch
sind und dem gleichen Inhaber gehören, jedoch durch unabhängige internationale
Registrierungen entstanden sind.
3 Zum Begriff «Verfahren» siehe BGE 134 III 555.
2.5.4
2.5.5
2.5.6
Teil 4 – Internationale Registrierungen
98
Der Antrag kann direkt bei der OMPI oder über die Behörde des Landes des Inhabers
gestellt werden. Die Eintragung einer Zusammenführung ist gebührenfrei.
Verfügungsbeschränkung («restriction du droit de disposer»; Regel 20 GAFO)
Im internationalen Register kann eingetragen werden, dass der Inhaber einer internationalen
Registrierung nicht frei über diese verfügen kann (Regel 20 GAFO). Eine solche
Beschränkung kann sich auf die ganze Registrierung oder auch nur auf einzelne benannte
Länder beziehen. Die entsprechende Mitteilung kann durch den Inhaber selber oder durch
die Behörde des Landes des Inhabers erfolgen. Sie kann zudem durch die Behörde einer
benannten Vertragspartei erfolgen, allerdings nur mit Wirkung für diese Vertragspartei.
Mögliche Formen der Verfügungsbeschränkungen sind Verpfändung, Pfändung und
Verfügungsbeschränkungen von Gerichten und Vollstreckungsbehörden. Die Aufhebung
einer solchen Verfügungsbeschränkung muss durch den Begünstigten der Behörde mitgeteilt
werden, welche die Eintragung beantragt hatte. Die Eintragung einer
Verfügungsbeschränkung wird dem Inhaber von der OMPI mitgeteilt und in der Gazette
publiziert; sie ist gebührenfrei.
Teilung einer internationalen Registrierung (Regel 27bis GAFO)4
Der Inhaber einer internationalen Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Schweiz kann
beim Institut verlangen, dass der schweizerische Teil seiner internationalen Registrierung in
mehrere internationale Registrierungen aufgeteilt wird. In diesem Gesuch ist anzugeben, wie
die Waren und Dienstleistungen aufzuteilen sind. Die Teilung führt zu rechtlich
unabhängigen Registrierungen, die das Anmelde- und Prioritätsdatum der ursprünglichen
Registrierung behalten. Die geteilten Registrierungen können anschliessend
zusammengeführt werden (Regel 27ter GAFO).
2.6 Erneuerung der internationalen Registrierung («renouvellement»; Regeln 29 bis 31
GAFO)
Internationale Registrierungen können jeweils für zehn Jahre erneuert werden. Die OMPI teilt
dem Markeninhaber und seinem Vertreter den Ablauf der Schutzfrist sechs Monate vor dem
Ablaufdatum mit (Art. 7.3) MMP). Aus der Unterlassung dieser Mitteilung kann der Inhaber
bzw. sein Vertreter keine Rechte in Bezug auf die Erneuerung herleiten (Regel 29 GAFO).
Für die Erneuerung reicht die Bezahlung der dafür fälligen Gebühren (Regel 30 GAFO;
Gebührenverzeichnis Ziff. 6; bezüglich Erneuerung und Zeitpunkt einer nachträglichen
Benennung vgl. Ziff. 2.3, S. 93). Das Erneuerungsverfahren (schriftlich oder online) findet
ausschliesslich zwischen dem Inhaber oder seinem Vertreter auf der einen Seite und der
OMPI auf der anderen Seite statt. Das Institut ist nicht in dieses Verfahren einbezogen und
leitet demzufolge weder Erneuerungsanträge an die OMPI weiter, noch nimmt es
Gebührenzahlungen hierfür entgegen.
4 Ab dem 1. Februar 2019 in Kraft.
2.5.7
2.5.8
Teil 4 – Internationale Registrierungen
99
2.7 Berichtigungen («rectifications»; Regel 28 GAFO)
Fehler einer internationalen Registrierung können auf Antrag der betroffenen Behörde und in
gewissen Fällen auch auf Antrag des Markeninhabers berichtigt werden, wenn:
es sich um Fehler handelt, die auf einem Versehen der OMPI beruhen; diesfalls kann die
OMPI den Fehler auch von Amtes wegen berichtigen;
es sich um offensichtliche Fehler handelt und die Korrektur selbstredend ist;
der Fehler beispielsweise den Namen oder die Adresse des Inhabers, das Datum oder
die Nummer der Basiseintragung betrifft.
Alle anderen Fälle, welche auf einem Irrtum des Hinterlegers oder seines Vertreters beruhen
(wie beispielsweise, wenn versehentlich nicht alle gewünschten Länder bezeichnet oder die
Waren bzw. Dienstleistungen nicht vollständig angegeben worden sind), können nicht
berichtigt werden (Regel 28 GAFO).
Fehler, die auf einem Versehen der Behörde des Inhabers beruhen und deren Behebung die
Rechte an der internationalen Registrierung berührt, können nur berichtigt werden, wenn der
Antrag innerhalb von neun Monaten nach dem Datum der Veröffentlichung des fehlerhaften
Eintrags bei der OMPI eingeht. Für den Inhaber ist es deshalb von höchster Wichtigkeit, die
«Eintragungsbescheinigung» oder die «Mitteilung» der Änderung gleich bei Erhalt auf Fehler
in der Eintragung zu überprüfen. Stellt er Fehler fest, hat er unverzüglich das Institut zu
benachrichtigen (sofern das Gesuch vom Institut behandelt wurde). Dieses wird die
Eintragung einer Berichtigung verlangen.
Berichtigungen werden durch die OMPI dem Inhaber und den Behörden der benannten
Vertragsparteien mitgeteilt und in der Gazette veröffentlicht. Berichtigungen sind
gebührenfrei.
Aufgrund einer Berichtigung beginnen für die vom Fehler betroffenen benannten
Vertragsparteien die für Prüfung und Widerspruch gemäss Art. 5.2) MMP geltenden Fristen
erneut zu laufen, sofern sich aufgrund der Berichtigung Schutzverweigerungsgründe
ergeben, die bei der ursprünglich mitgeteilten internationalen Registrierung nicht bestanden.
3. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung für die Schweiz
Auf der Grundlage der Bestimmungen in Art. 5.1 MMP prüft das Institut jede international
registrierte Marke, für welche die Schutzausdehnung auf die Schweiz mitgeteilt worden ist
(vgl. Ziff. 2.2.1, S. 91).5 Wenn materielle oder formelle Mängel vorliegen, erlässt das Institut
eine provisorische Schutzverweigerung (Art. 52 MSchV), gegen welche der Hinterleger
Stellung nehmen kann.6 Betr. die Prüfung relativer Ausschlussgründe bei internationalen
5 Eine allfällige Schutzverweigerung unter diesem Titel muss sich auf die in der PVÜ genannten
Gründe stützen können; siehe BGer 4A_266/2013, E. 2.2.1 – Ce’Real; BGer 4A_648/2010, E. 2.1 –
PROLED (fig.). 6 Seit dem 1. Januar 2017 kann das Institut Schutzverweigerungen wegen formeller Gründe erlassen
(vgl. Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG in Art. 52 MSchV); dies ermöglicht dem Institut insbesondere gemäss
seiner Praxis, offensichtlich nicht korrekt ausformulierte Waren- und Dienstleistungsformulierungen
Teil 4 – Internationale Registrierungen
100
Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz wird auf Teil 6 dieser Richtlinien
verwiesen.
3.1 Verfahren vor der OMPI
Berechnung der Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die
Schweiz
Die Frist zur Prüfung einer internationalen Registrierung beträgt gemäss Art. 5.2) MMP ein
Jahr bzw. 18 Monate7 (vgl. Ziff. 3.2.1, S. 103). Sie beginnt mit dem Versand der Mitteilung
der internationalen Registrierung an die Behörden der benannten Vertragsstaaten. Die
Prüfung wird abgeschlossen mit der Schutzgewährung (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 100) oder der
Mitteilung betr. die vorläufige Schutzverweigerung (vgl. Ziff. 3.1.3, S. 100).
Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO
Sind keine Schutzverweigerungsgründe gegeben, schickt das Institut der OMPI innert zwölf
bzw. 18 Monaten (Art. 5.2) MMP) eine Mitteilung über die Schutzgewährung. Die Information
der Inhaber der internationalen Registrierungen betr. die Schutzgewährung erfolgt durch die
OMPI.
Inhalt der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung
Die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung muss am letzten Tag der in Art. 5.2) MMP
genannten Fristen der Post übergeben oder elektronisch übermittelt werden (Regel 18
GAFO, Verwaltungsvorschrift 11 und 14). Fristwahrend ist somit das Aufgabe- und nicht das
Empfangsdatum. Neben der Nummer der internationalen Registrierung muss die Mitteilung
die Gründe der Schutzverweigerung, die Rechtsgrundlagen, die Angabe derjenigen Waren
und/oder Dienstleistungen, auf die sich die Schutzverweigerung bezieht, und die Frist zur
Stellungnahme enthalten (Art. 5.2) MMP sowie Regel 17 GAFO). Das Institut führt in der
vorläufigen Schutzverweigerung explizit diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen auf,
denen keine Schutzverweigerungsgründe entgegenstehen.
Beanstandungen der OMPI («Avis d’irrégularités», Regel 18 GAFO)
Entspricht die Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung nicht den von MMP und
GAFO vorgesehenen Bedingungen, teilt die OMPI dies dem Institut in Form eines «avis
d’irrégularité» gemäss Regel 18 GAFO mit. Vorbehaltlich der in Regel 18.1)a) GAFO
aufgelisteten Fälle (wozu eine verspätete Mitteilung der Schutzverweigerung zählt) fordert
die OMPI das Institut auf, seine Mitteilung innerhalb von zwei Monaten nach der
zurückzuweisen. Vgl. Erläuternder Bericht zum «Swissness»- Ausführungsrecht, Bern, 2. September
2015 zu Art. 52 Abs. 1 lit. a MSchV, S. 9 unter:
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Er
laeuterungen_DE.pdf . 7 Die Schweiz hat eine entsprechende Erklärung gemäss Art. 5.2)b) MMP abgegeben.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
Teil 4 – Internationale Registrierungen
101
Aufforderung zu berichtigen. Einer innert Frist berichtigten Schutzverweigerung wird das
Datum der Postaufgabe oder der elektronischen Übermittlung der ursprünglichen
fehlerhaften Mitteilung zuerkannt (Regel 18.1)d) GAFO). Zwecks Stellungnahme zur
berichtigten Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung steht dem Inhaber wiederum
eine Frist von fünf Monaten seit deren Versand zur Verfügung.
Einschränkung, Verzicht und Löschung (Regel 25 GAFO)
Zwecks Überwindung einer Schutzverweigerung durch das Institut hat der Inhaber die
Möglichkeit, die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen einzuschränken, auf die
internationale Registrierung zu verzichten oder sie ganz oder teilweise zu löschen. Die
benannten Vertragsparteien werden von der OMPI über die erfolgten Änderungen informiert
und haben das Prüfungsverfahren entsprechend anzupassen. Damit die Mitteilung der OMPI
über die erfolgte Änderung nicht mit dem definitiven Entscheid des Instituts betr. die
Schutzverweigerung in Widerspruch steht, wird empfohlen, das Institut über die bei der
OMPI beantragte Änderung zu informieren.
A) Einschränkung gemäss Regel 25.1)a)ii) GAFO
Ein Inhaber, dem eine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt worden ist, hat die
Möglichkeit, die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen mit Wirkung für die Schweiz
einzuschränken. Die entsprechende Mitteilung hat nicht gegenüber dem Institut zu erfolgen,
sondern sie ist direkt gegenüber der OMPI abzugeben (vgl. Ziff. 2.4.2, S. 94).8 Kann ein
Zeichen aufgrund der erfolgten Einschränkung zum Schutz zugelassen werden (dies ist dann
der Fall, wenn die Waren und/oder Dienstleistungen, gegen die sich die vorläufige
Schutzverweigerung gerichtet hat, nicht mehr beansprucht werden), teilt das Institut dies der
OMPI mit. In der entsprechenden Mitteilung der Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2)i)
GAFO wird auf die erfolgte Einschränkung verwiesen. Die OMPI leitet diese Mitteilung an
den Inhaber bzw. dessen eingetragenen Vertreter weiter.
Bleiben die mit der vorläufigen Schutzverweigerung mitgeteilten Schutzausschlussgründe
trotz erfolgter Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen bestehen, wird
das Verfahren auf der Grundlage der eingeschränkten Liste fortgeführt.
Das Institut ist nicht verpflichtet, jede Art von Einschränkung zu akzeptieren: Regel 27.5)
GAFO räumt den Behörden der benannten Vertragsparteien die Möglichkeit ein, eine
Einschränkung für ihr Territorium als unwirksam zu erklären. Das Institut wird eine Änderung
namentlich dann für unwirksam erklären, wenn die Einschränkung einen unzulässigen Begriff
enthält (z.B. eine geschützte Ursprungsbezeichnung als Sachbezeichnung) oder eine
Ausdehnung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen zur Folge hat. Eine solche
Erklärung der Unwirksamkeit hat innerhalb von 18 Monaten ab Versand der Mitteilung der
Einschränkung durch die OMPI zu erfolgen (Regel 27.5)c) GAFO).
B) Verzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) GAFO
8 Akzeptiert der Inhaber eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung, kann er dies
ausnahmsweise direkt dem Institut mitteilen (vgl. Ziff. 3.2.5, Bst. C, S. 105).
3.1.5
Teil 4 – Internationale Registrierungen
102
Der Inhaber kann jederzeit auf den Schutz seiner Marke für eine oder mehrere der
benannten Vertragsparteien verzichten (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 95). Der entsprechende Verzicht,
der sich auf sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen bezieht, wird im
internationalen Register eingetragen und in der Folge den Behörden des betroffenen
benannten Landes mitgeteilt. Mit dem Verzicht auf den Schutz der internationalen
Registrierung in der Schweiz wird das Verfahren gegenstandslos und ohne Weiteres
beendet, d.h., ohne dass diesbezüglich ein förmlicher Entscheid ergeht (dies gilt auch in
Fällen, in denen zuvor eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung erlassen
wurde).
C) Löschung gemäss Regel 25.1)a)v) GAFO
Eine Löschung der internationalen Registrierung betrifft sämtliche benannten
Vertragsparteien und kann vom Inhaber der Marke für sämtliche oder für einen Teil der
ursprünglich beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen erklärt werden (vgl. Ziff. 2.5.3,
S. 96). Sie wird gegenüber der OMPI beantragt und nach erfolgter Eintragung im
internationalen Register den benannten Vertragsparteien mitgeteilt. Auf das laufende
Verfahren haben vollständige und teilweise Löschung folgende Auswirkungen:
Wenn der Inhaber die internationale Registrierung für sämtliche Waren und/oder
Dienstleistungen löschen lässt, wird das laufende Verfahren gegenstandslos und
ohne Weiteres beendet, d.h., ohne dass diesbezüglich ein förmlicher Entscheid
ergeht (dies gilt auch in Fällen, in denen zuvor eine Mitteilung über die vorläufige
Schutzverweigerung erlassen wurde).
Erklärt der Inhaber die Löschung der internationalen Registrierung lediglich für einen
Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, prüft das Institut die Auswirkungen dieser
teilweisen Löschung auf das laufende Verfahren. Falls der internationalen
Registrierung für die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen der Schutz
gewährt werden kann (in Fällen, in denen sich die vorläufige Schutzverweigerung
ausschliesslich auf nunmehr gelöschte Waren und/oder Dienstleistungen bezogen
hat), teilt das Institut dies der OMPI mit. Die OMPI leitet diese Mitteilung an den
Inhaber bzw. dessen eingetragenen Vertreter weiter. Wenn hingegen trotz teilweiser
Löschung der Grund für die Schutzverweigerung fortbesteht, wird das Verfahren für
die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen fortgesetzt (zu den
Unterschieden zwischen einer Einschränkung und einer teilweisen Löschung vgl.
vorstehend Ziff. 2.4.2, S. 94).
Bestätigung oder Rücknahme einer vorläufigen Schutzverweigerung
(Regel 18ter 2), 3) und 4) GAFO)
Ist einmal eine vorläufige Schutzverweigerung der OMPI mitgeteilt worden, wird das
Verfahren vor der OMPI mit der Mitteilung der definitiven Schutzverweigerung oder aber der
teilweisen oder vollumfänglichen Schutzgewährung abgeschlossen. Adressat der
entsprechenden Erklärungen gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO ist die OMPI, welche für
das Weiterleiten an den Inhaber bzw. seinen Vertreter besorgt ist. Da die
Schutzverweigerung bzw. die teilweise Schutzgewährung auf der Ebene des Verfahrens vor
3.1.6
Teil 4 – Internationale Registrierungen
103
dem Institut förmlich verfügt wird, sind die Mitteilungen über die Schutzverweigerung oder
teilweise Schutzgewährung gegenüber der OMPI grundsätzlich deklaratorischer Natur.
Reagiert hingegen der Inhaber innert der Frist von fünf Monaten nicht auf die Mitteilung der
vorläufigen Schutzverweigerung, beginnt mit Zustellung der Mitteilung der definitiven
Schutzverweigerung gemäss 18ter 2) oder 3) GAFO durch die OMPI für den Inhaber sowohl
die Frist für ein allfälliges Gesuch um Weiterbehandlung gemäss Art. 41 MSchG als auch die
Beschwerdefrist gegen den Entscheid zu laufen. Macht der Inhaber von einer dieser
Möglichkeiten Gebrauch und führt dies zu einem Verfahrensausgang, der nicht der
ursprünglichen Erklärung entspricht, muss das Institut der OMPI entsprechend Mitteilung
gemäss Regel 18ter 4) GAFO machen.
Ungültigerklärung («invalidation»; Regel 19 GAFO)
Unter Ungültigerklärung ist jede Entscheidung der im jeweiligen Land zuständigen
Verwaltungs- oder Justizbehörde zu verstehen, durch welche die Wirkung einer
internationalen Registrierung im Gebiet dieser benannten Vertragspartei aufgehoben oder
widerrufen wird. Die Ungültigerklärung kann sich auf einen Teil der beanspruchten Waren
und/oder Dienstleistungen beschränken. Die Behörde der betr. Vertragspartei muss der
OMPI den Entscheid und die davon betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen mitteilen,
falls sie Kenntnis davon hat. Die Angaben werden im internationalen Register eingetragen
und in der Gazette veröffentlicht. Die OMPI informiert den Inhaber über die Ungültigerklärung
und, falls gewünscht, die Behörde der betroffenen Vertragspartei über das Datum der
Registrierung der Ungültigerklärung. Die Eintragung einer Ungültigerklärung ist gebührenfrei.
Berichtigung (Regel 28 GAFO)
Fehlerhafte Einträge im internationalen Register können berichtigt werden (Regel 28 GAFO).
Eine erfolgte Berichtigung wird den benannten Vertragsparteien mitgeteilt und löst eine
(neue) Frist von einem Jahr bzw. 18 Monaten zur Mitteilung einer allfälligen vorläufigen
Schutzverweigerung aus, wenn nach der Berichtigung Schutzverweigerungsgründe
bestehen, die für die ursprünglich mitgeteilte internationale Registrierung nicht galten. Ist vor
dem Institut bereits ein Verfahren hängig, wird geprüft, ob die Berichtigung Auswirkungen
darauf hat, und gegebenenfalls wird eine entsprechend angepasste Mitteilung der
vorläufigen Schutzverweigerung versandt. Diese Mitteilung löst für den Inhaber der
internationalen Registrierung wiederum eine Frist von fünf Monaten für die Stellungnahme
aus. Führt die Berichtigung dazu, dass die internationale Registrierung in der Schweiz zum
Schutz zugelassen werden kann, lässt das Institut der OMPI entsprechend eine Mitteilung
über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2) GAFO zukommen.
3.2 Verfahren vor dem Institut
Frist zur Prüfung von Gesuchen um Schutzausdehnung für die Schweiz
Die OMPI trägt Gesuche um internationale Registrierung, die allen Anforderungen
entsprechen, im internationalen Register ein und informiert die Behörden der benannten
Vertragsparteien. Die Verträge räumen den Behörden Fristen von einem Jahr bzw. 18
3.1.7
3.1 .8
3.2.1
Teil 4 – Internationale Registrierungen
104
Monaten (Art. 5.2) MMP) ab der Mitteilung («date de notification») ein,9 um eine allfällige
vorläufige Schutzverweigerung mitzuteilen. Dem Institut steht im Zusammenhang mit
internationalen Registrierungen auf der Grundlage des MMP die Frist von 18 Monaten zur
Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung zur Verfügung.10 Da die Frist von
18 Monaten gemäss Art. 5.2)b) MMP nur dann anwendbar ist, wenn die Schweiz bei einer
internationalen Registrierung benannt wird, bei der die Ursprungsbehörde einzig dem MMP
angehört (Art. 9sexies 1) b) MMP), prüft das Institut Gesuche in den meisten Fällen trotzdem
innert Jahresfrist. Mit der Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung nach Ablauf dieser
Frist ist folglich nur in Ausnahmefällen zu rechnen.
Die internationale Registrierung wird innert kürzerer Frist geprüft, wenn der Inhaber eine
beschleunigte Prüfung seiner internationalen Registrierung auf absolute Ausschlussgründe
gemäss Art. 18a MSchV verlangt und die entsprechende Gebühr bezahlt (Ziff. 3.2.8, S. 106).
Mitteilung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO
Gemäss Regel 18ter 1) GAFO ist eine Erklärung betr. die Schutzgewährung (wenn zuvor
keine vorläufige Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) obligatorisch.11 Die Information der
Inhaber der internationalen Registrierungen betr. die Schutzgewährung erfolgt durch die
OMPI (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 100).
Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung und Frist zur Stellungnahme
Bei Vorliegen von Ausschlussgründen erlässt das Institut eine vorläufige
Schutzverweigerung. Diese Mitteilung ist an die OMPI gerichtet und wird von dieser an den
Markeninhaber oder an dessen bei der OMPI registrierten Vertreter weitergeleitet. Die
Schutzverweigerung erfolgt umfassend für alle Waren und/oder Dienstleistungen («refus
total») oder nur für einen Teil derselben («refus partiel»).
Gemäss Art. 5.1) MMP ist die Schutzverweigerung «nur unter Bedingungen zulässig, die
nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums auf eine
zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar wären». Die nach dieser
Bestimmung zulässigen Zurückweisungsgründe entsprechen denjenigen von Art. 2 MSchG
(vgl. Teil 5).
Der Inhaber hat fünf Monate Zeit, um auf die Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung
zu antworten. Es handelt sich hierbei nicht um eine gesetzliche, sondern um eine vom
Institut angesetzte behördliche Frist (vgl. Teil 1, Ziff. 5.5, S. 31). Sie beginnt mit dem Versand
der vorläufigen Schutzverweigerung durch das Institut zu laufen und nicht erst mit deren
Eingang beim Inhaber bzw. dessen Vertreter.
9 Vgl. BVGer in sic! 2009, 417, E. 3. – Sky / SkySIM; BVGer in sic! 2008, 51, E. 2 – Gitarrenkopf
(dreidimensionale Marke). 10 Die Schweiz hat die entsprechende Erklärung gemäss Art. 5.2)b) MMP abgegeben.
11 Diese Regelung bezweckt insbesondere die Inhaber über den Stand der Schutzgewährung ihrer
internationalen Registrierung in den benannten Vertragsparteien zu informieren.
3.2.2
3.2.3
Teil 4 – Internationale Registrierungen
105
Vertretung und Zustellungsdomizil
Zur Wahrung seiner Rechte braucht der im Ausland domizilierte Inhaber ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz (Art. 42 MSchG; vgl. Teil, 1, Ziff. 4.3, S. 26). Ernennt der
Inhaber einen Vertreter, muss auch dieser über ein Zustellungsdomizil in der Schweiz
verfügen (falls es sich um einen Vertreter mit Sitz im Ausland handelt), und der Vertreter
muss gehörig bevollmächtigt sein (vgl. Teil 1, Ziff. 4.2, S. 25). Substitutionsvollmachten des
bei der OMPI registrierten Vertreters werden akzeptiert.
In Fällen, in denen das Institut die vorläufige Schutzverweigerung mit einem konkreten
Vorschlag zur Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen (beispielsweise
hinsichtlich der Herkunft) oder zur Einschränkung des Schutzobjekts (beispielsweise mittels
eines negativen Farbanspruchs) verbindet, kann der Inhaber bzw. sein bei der OMPI
eingetragener Vertreter das Einverständnis in einer Amtssprache direkt gegenüber dem
Institut erklären, ohne dass ein Zustellungsdomizil erforderlich wäre. Ein Schriftenwechsel
zwischen dem Institut und dem Inhaber bzw. dessen Vertreter findet diesfalls nicht statt. Der
internationalen Registrierung wird in der Schweiz mit der entsprechenden Einschränkung der
Schutz gewährt (das Verfahren findet seinen Abschluss mit der Mitteilung im Sinne der
Regel 18ter 2)ii) GAFO, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist).
Verfahren bei Stellungnahme des Inhabers
Antwortet der Inhaber auf die vorläufige Schutzverweigerung, unterscheidet sich das weitere
Verfahren grundsätzlich nicht von dem auf schweizerische Marken anwendbaren Verfahren.
A) Festhalten an der vorläufigen Schutzverweigerung
Hält das Institut vollständig oder teilweise an der Schutzverweigerung fest (Art. 17 Abs. 2
MSchV), wird das Verfahren mit einer entsprechenden Verfügung abgeschlossen. Gegen
diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Eröffnung (Art. 31, 32 und 33 lit. e VGG)
beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. Nach Eintritt der
Rechtskraft informiert das Institut die OMPI über den Ausgang des Verfahrens mittels
einer Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO.
B) Rücknahme der vorläufigen Schutzverweigerung
Wenn das Institut aufgrund der vorgebrachten Argumente seine ursprüngliche
Beurteilung revidiert und beschliesst, die internationale Registrierung in der Schweiz zum
Schutz zuzulassen, schliesst es das Verfahren mit einer direkt an die OMPI gerichteten
Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 2)i) GAFO ab.
C) Der Inhaber schlägt eine Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen
vor oder akzeptiert eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung
Falls der Inhaber eine Einschränkung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen
vorschlägt oder eine vom Institut vorgeschlagene Einschränkung akzeptiert, mit der
Folge, dass der Marke der Schutz in der Schweiz gewährt werden kann, schliesst das
Institut das Verfahren mit der Erklärung der teilweisen Schutzgewährung gemäss Regel
18ter 2)ii) GAFO ab, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist. Der Entscheid wird dem
Inhaber in diesen Fällen nicht per Verfügung eröffnet (vgl. Ziff. 3.2.4, S. 105). Sollte der
3.2.4
3.2.5
Teil 4 – Internationale Registrierungen
106
Inhaber auf sein erklärtes Einverständnis zur Einschränkung zurückkommen wollen, ist
dies nur unter den eingeschränkten Voraussetzungen eines Wiedererwägungsverfahrens
möglich.
D) Der Inhaber verzichtet auf den Schutz in der Schweiz
Ein Schutzverzicht gemäss Regel 25.1)a)iii) GAFO kann nicht unmittelbar gegenüber der
Behörde einer benannten Vertragspartei erklärt werden (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 95); das
Institut tritt auf entsprechende Anträge folglich nicht ein.
Hat der Inhaber kein Interesse mehr an der Schutzausdehnung für die Schweiz, stehen ihm
zwei Vorgehensweisen zur Verfügung: Er kann entweder das Institut um Erlass einer
Zurückweisungsverfügung ersuchen, welche von der Erklärung der definitiven und
vollständigen Schutzverweigerung gegenüber der OMPI gemäss Regel 18ter 3) GAFO gefolgt
wird, oder er kann auch direkt gegenüber der OMPI den Schutzverzicht gemäss Regel
25.1)a)iii) erklären.
Verfahren in Fällen unterbliebener Stellungnahme des Inhabers
Nimmt der Inhaber nicht innerhalb der Frist von fünf Monaten zu einer vorläufigen
Schutzverweigerung Stellung, erklärt das Institut die definitive Schutzverweigerung bzw. die
definitive teilweise Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 3) oder 18ter 2)ii) GAFO. Diese
Erklärung ist mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen und enthält namentlich einen Hinweis
auf die Möglichkeit der Weiterbehandlung gemäss Art. 41 MSchG.
Beantragt der Inhaber frist- und formgerecht die Weiterbehandlung, wird das Verfahren, wie
vorstehend unter Ziff. 3.2.5, S. 105 beschrieben, fortgesetzt, ohne dass das Institut seine
vorgängig erwähnte Erklärung zurückzieht. Nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens
durch Verfügung des Instituts oder Entscheid einer Rechtsmittelinstanz, welche den Inhalt
der Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO bestätigt, wird das Institut gegenüber der
OMPI keine neue Erklärung abgeben; hingegen erfolgt eine Erklärung gemäss Regel 18ter 4)
GAFO in denjenigen Fällen, in denen der Endentscheid inhaltlich von der ursprünglichen
Erklärung gemäss Regel 18ter 2) oder 3) GAFO (vgl. vorstehenden Absatz) abweicht.
Weiterbehandlung bei Fristversäumnis
Der Inhaber kann – gleich wie im Verfahren auf Eintragung einer nationalen Marke – von der
in Art. 41 MSchG vorgesehenen Möglichkeit der Weiterbehandlung Gebrauch machen (vgl.
dazu im Einzelnen Teil 1, Ziff. 5.5.8, S. 36).
Beschleunigtes Prüfungsverfahren
Im Rahmen des Verfahrens der Schutzausdehnung seiner internationalen Registrierung hat
der Inhaber die Möglichkeit, eine beschleunigte Durchführung der Prüfung zu beantragen
(Art. 18a MSchV). Die formellen Voraussetzungen der beschleunigten Prüfung werden in Teil
2, Ziff. 3.5, S. 67 dargestellt.
Der Antrag auf beschleunigte Prüfung kann sowohl vor Ablauf der für die Erklärung der
vorläufigen Schutzverweigerung geltenden Frist als auch nach erfolgter entsprechender
3.2.6
3.2.7
3.2.8
Teil 4 – Internationale Registrierungen
107
Erklärung der Schutzverweigerung aufgrund formeller oder absoluter Gründe gestellt
werden.
A) Gesuch um beschleunigte Prüfung vor Ablauf der Frist zur vorläufigen
Schutzverweigerung
Stellt der Inhaber den Antrag vor Ablauf der Frist zur Mitteilung einer vorläufigen
Schutzverweigerung, wird die Prüfung der internationalen Registrierung nach Eingang
der Gebühr durchgeführt. Kann der internationalen Registrierung der Schutz in der
Schweiz gewährt werden, wird dies dem Inhaber über die OMPI mit einer Erklärung
gemäss Regel 18ter 1) GAFO mitgeteilt, wobei zunächst der Ablauf der Widerspruchsfrist
abgewartet wird. Eine allfällige vorläufige Schutzverweigerung aufgrund formeller oder
absoluter Schutzausschlussgründe wird der OMPI innert kurzer Frist mitgeteilt. Diesfalls
wird das Verfahren fortgesetzt wie vorstehend in Ziff. 3.2.3 bis 3.2.6, S. 104 ff.
ausgeführt.
B) Gesuch um beschleunigte Prüfung nach erfolgter Mitteilung der vorläufigen
Schutzverweigerung
Wird ein entsprechender Antrag nach erfolgter Mitteilung der vorläufigen
Schutzverweigerung gestellt, findet das beschleunigte Prüfungsverfahren vom Moment
der Bezahlung der Gebühr an auf den weiteren Schriftenwechsel zwischen dem Institut
und dem Inhaber Anwendung.
Eine beschleunigte Durchführung des Verfahrens betr. relative Ausschlussgründe ist von
Gesetzes wegen nicht vorgesehen.
108
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
1. Rechtsgrundlagen
Art. 1 Abs. 1 MSchG
Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Art. 30 Abs. 2 lit. c, d und e sowie Abs. 3 MSchG
Das Institut weist das Eintragungsgesuch zurück, wenn:
c. absolute Ausschlussgründe vorliegen.
d. die Garantie- oder Kollektivmarke den Erfordernissen der Artikel 21–23 nicht
entspricht.
e. die geografische Marke den Erfordernissen der Artikel 27a–27c nicht entspricht.
Es trägt die Marke ein, wenn keine Zurückweisungsgründe vorliegen.
Art. 2 MSchG: absolute Ausschlussgründe
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a. Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren
oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b. Formen, die das Wesen der Ware ausmachen und Formen der Ware oder
Verpackung, die technisch notwendig sind;
c. irreführende Zeichen;
d. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht
verstossen.
Diese nationalen Bestimmungen entsprechen im Wesentlichen1 den Vorgaben, welche mit
Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ statuiert werden und in Bezug auf die Prüfung von
Gesuchen um Schutzausdehnung international registrierter Marken auf die Schweiz (vgl.
dazu Teil 4, Ziff. 2, S. 90) zu beachten sind.
2. Funktion der Marke und Markenfähigkeit
Art. 1 Abs. 1 MSchG definiert die Marke als Zeichen, das geeignet ist, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Als Kennzeichen hat die Marke zunächst Unterscheidungsfunktion: Sie soll die
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen so individualisieren, dass den Adressaten
bzw. den Abnehmern ermöglicht wird, die Produkte eines bestimmten Unternehmens aus der
Fülle des Angebots jederzeit (wieder) zu erkennen und somit vom Angebot der übrigen
1 Vgl. bezüglich eines Vorbehalts nachfolgend Ziff. 7.1, S. 168.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
109
Anbieter zu unterscheiden.2 Ausserdem erfüllt die Marke eine Herkunftsfunktion:3 Sie
gewährleistet, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem
bestimmten Betrieb (oder aus einem von mehreren wirtschaftlich eng verbundenen
Betrieben) stammen.
Ein Zeichen ist markenfähig, wenn es abstrakt betrachtet – d.h. ohne Berücksichtigung
bestimmter Waren oder Dienstleistungen – geeignet ist, die Markenfunktion zu erfüllen.4 Die
Markenfähigkeit wird aus diesem Grund auch als abstrakte Unterscheidungskraft
bezeichnet.5 Die Markenfähigkeit fehlt nur solchen Zeichen, die unter keinen denkbaren
Umständen vom Verkehr als Kennzeichen eines bestimmten Markeninhabers verstanden
und erkannt werden können. Neben Zeichen, die zu komplex sind (beispielsweise
Strichcodes), sind namentlich auch solche Zeichen nicht markenfähig, die von den
Abnehmern gedanklich nicht als einheitliches, zusammengehörendes Kennzeichen
wahrgenommen werden. Letzteres ist dann der Fall, wenn kein geschlossener
Gesamteindruck entsteht, z.B. bei längeren Texten oder Melodien6.
3. Allgemeine Grundsätze betr. absolute Ausschlussgründe
3.1 Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenarten und -typen
Bei der materiellen Prüfung von nationalen Markenhinterlegungen und internationalen
Registrierungen mit Schutzausdehnung auf die Schweiz wird grundsätzlich7 der gleiche
Massstab angelegt.8
Für die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der
Beurteilung der absoluten Ausschlussgründe die gleichen Beurteilungskriterien. Dies gilt
auch für die verschiedenen Markentypen (z.B. Wort-, Bild- oder Farbmarken, kombinierte
Wort-/Bildmarken, dreidimensionale Marken). Es können sich allerdings insofern bei der
Beurteilung Unterschiede ergeben, als nicht alle Zeichentypen vom Verkehr gleich
2 BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3 –
Stuhl (dreidimensionale Marke); BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-2418/2014,
E. 3 – Bouton (Bildmarke).
3 BGE 128 III 454, E. 2 – YUKON; BGE 135 III 359, E. 2.5.3 – (akustische Marke); BVGer
B-2828/2010, E. 2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke). 4 BVGer B-5456/2009, E. 2.1 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke). 5 Die abstrakte, waren- und dienstleistungsunabhängige Unterscheidungskraft gemäss Art. 1 Abs. 1
MSchG ist zu unterscheiden von der konkreten Unterscheidungskraft, die im Rahmen des
Gemeinguttatbestands von Art. 2 lit. a MSchG in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren
und/oder Dienstleistungen geprüft wird (vgl. Ziff. 4.2, S. 118).
6 Vgl. zur Einprägsamkeit bzw. Kürze einer Melodie BGE 135 III 359, E. 2.5.6 – (akustische Marke);
vgl. auch BVGer B-8240/2010, E. 3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION. 7 Vgl. bezüglich der Einschränkung zu diesem Grundsatz nachfolgend Ziff. 7.1, S. 168. 8 Soweit in Teil 5 die Begriffe «Markeneintragungsgesuch», «Hinterleger», «Zurückweisung des
Markeneintragungsgesuchs» verwendet werden, stehen diese stellvertretend auch für die analogen
Bezeichnungen betr. internationale Registrierungen mit Schutzausdehnung für die Schweiz, nämlich
«Gesuch um Schutzausdehnung», «Inhaber der international registrierten Marke» und
«Schutzverweigerung».
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
110
wahrgenommen werden.9 Die Wahrnehmung eines Zeichens, das z.B. aus der Form, der
Farbe oder dem Muster der Ware selbst besteht, ist nicht zwingend dieselbe wie bei einem
Zeichen, das vom äusseren Erscheinungsbild der Ware unabhängig ist. Entsprechend
unterscheidet das Institut bei der Berücksichtigung der Wahrnehmung der Abnehmer
zwischen den konventionellen (vgl. lit. A, S. 122) und den nicht konventionellen Zeichen (vgl.
lit. B, S. 150). Auf die Markenart geografische Marken findet Art. 2 lit. a MSchG keine
Anwendung (Art. 27a MSchG).
3.2 Gesamteindruck
Für die Beurteilung eines Zeichens ist grundsätzlich der Gesamteindruck massgebend.10
Dieser ergibt sich aus der Kombination aller Zeichenelemente, wie beispielsweise dem
beschreibenden Grad des Wortes/der Wörter, dem Schriftbild, der grafischen Ausgestaltung
und Farben.11 In jedem Einzelfall ist der Einfluss der einzelnen Elemente auf den
Gesamteindruck zu beurteilen.
Während aus der Verbindung gemeinfreier mit unterscheidungskräftigen Elementen ein
gemäss Art. 2 lit. a MSchG schutzfähiges Ganzes entstehen kann, können die
Schutzausschlussgründe der Irreführung (Art. 2 lit. c MSchG) sowie des Verstosses gegen
geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (Art. 2 lit. d MSchG)
grundsätzlich nicht durch weitere, schutzfähige Elemente überwunden werden.12 Solche
Elemente enthaltende Zeichen sind i.d.R. dem Markenschutz nicht zugänglich.13 Eine
unterschiedliche Beurteilung ergibt sich namentlich insofern, als Modifikationen oder
Mutilationen14 infrage stehen: Während diese ein Zeichen gemäss Art. 2 lit. a MSchG
schutzfähig machen können, bleiben die Schutzhindernisse gemäss Art. 2 lit. c und d MSchG
grundsätzlich immer dann bestehen, wenn der Sinngehalt des Zeichens trotz der
sprachlichen Veränderung erkennbar bleibt.15
9 BGE 137 III 403, E. 3.3.3 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGE 134 III 547,
E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke). 10 BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGE 133 III 342, E. 4 –
Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 659, E. 2 – GlobalePost (fig.);
BVGer B-6629/2011, E. 5.1 – ASV. 11 BVGer B-6748/2008, E. 10 – XPERTSELECT; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea
PHARMACEUTICA (fig.). Für kombinierte Wort-/Bildmarken vgl. Ziff. 4.6, S. 143.
12 Vgl. betr. Art. 2 lit. c MSchG BVGer B-1988/2009, E. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard
saint germain paris 5e (fig.). 13 Eine Ausnahme kommt in besonderen Fällen infrage, in denen die weiteren schutzfähigen
Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des fraglichen Elements
führen; vgl. betr. Herkunftsangaben BGer 4A_357/2015, E. 5.3 – INDIAN MOTORCYCLE sowie z.B.
die Konstellationen gemäss Ziff. 8.4.1, S. 178 und Ziff. 8.4.7.2, S. 185. 14 Vgl. Ziff. 4.4.9.2, S. 137 und Ziff. 8.6.1, S. 191.
15 Im Zusammenhang mit dem Verstoss gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG sind die
spezialgesetzlichen Bestimmungen zu beachten (vgl. Ziff. 7.2 ff., S. 169 ff. und 8.7 ff., S. 199 ff.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
111
3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen
Ein Zeichen wird nicht abstrakt geprüft. Ob Schutzhindernisse vorliegen, ist immer in Bezug
auf diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die das Zeichen konkret
beansprucht wird.16 Ein Zeichen ist grundsätzlich bereits dann von der Eintragung
ausgeschlossen, wenn der Schutzausschlussgrund nur für einen Teil der unter den
Oberbegriff fallenden Waren bzw. Dienstleistungen erfüllt ist.17 Ob ein Begriff unter einen
Oberbegriff fällt, ist im Einzelfall zu prüfen. Die Subsumtion einer Einzelware unter mehrere
Oberbegriffe ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. zur Begriffsbestimmung vorne
Teil 2, Ziff. 4.5 und 4.6, S. 75 ff.).18 Das Institut lässt ein Zeichen von Amtes wegen für all
jene Waren bzw. Dienstleistungen zu, für welche keine Schutzausschlussgründe vorliegen –
eines diesbezüglichen ausdrücklichen Eventualantrags bedarf es nicht.19
3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches
Gegenstand der Markenprüfung ist das zur Eintragung angemeldete Zeichen in Verbindung
mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen; die Prüfung erfolgt gestützt auf
die Angaben im Eintragungsgesuch.20 Bei der elektronischen Anmeldung dient die mit einem
farbecht kalibrierten Drucker ausgedruckte standardisierte elektronische Abbildung des
Registerauszugs ‘Hinterlegungsbestätigung’ als Grundlage zur Beurteilung der
Schutzfähigkeit des Zeichens. Hintergründe oder das Motiv der Markenhinterlegung bleiben
unberücksichtigt.21 Vorbehaltlich des Falles, dass eine Verkehrsdurchsetzung geltend
gemacht wird, bleiben auch die Umstände einer bereits erfolgten Benutzung des Zeichens
ausser Betracht.22 Die Art und Weise einer beabsichtigten zukünftigen Benutzung, d.h. die
Frage, ob und wie die Marke nach dem Willen des Hinterlegers später tatsächlich gebraucht
werden soll, ist für die Markenprüfung ebenfalls nicht massgebend.23
16 BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; BGer 4A_492/2007, E. 3.4 – GIPFELTREFFEN; BGer in sic!
2005, 278, E. 3.3 – FIREMASTER; BVGer B-7272/2008, E. 5 und 5.3 – SNOWSPORT. 17 Vgl. z.B. betr. Formmarken BVGer B-7419/2006, E. 6.1.1 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale
Marke) und für beschreibende Angaben BGer 4A_618/2016, E. 4.3 – CAR-NET; BVGer B-283/2012,
E. 7.1.2 – NOBLEWOOD. Bei der Prüfung der offensichtlichen Irreführungsgefahr gilt dieser
Grundsatz nicht, da es genügt, wenn das Zeichen für ein unter den Oberbegriff fallendes Produkt nicht
täuschend benutzt werden kann (vgl. Ziff. 5.2, S. 165).
18 BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS. 19 BVGer B-8515/2007, E. 4 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). 20 Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGE 137 III 403, E.
3.3.6 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 120 II 310, E. 3a – The Original
(dreidimensionale Marke); BVGer B-5183/2015, E. 5 – Rosa (Farbmarke); BVGer B-3331/2010, E. 6.1
– Paradies. 21 BVGer B-4848/2013, E. 4.4 – COURONNÉ; BVGer B-2713/2009, E. 4 – Wireless USB-Symbol
(Bildmarke).
22 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); vgl. auch BVGer B-4763/2012, E. 2.1 –
BETONHÜLSE; BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 – roter Koffer (dreidimensionale Marke). Vgl. im
Weiteren Ziff. 4.3.1, S. 119.
23 Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BVGer B-7425/2006, E.
3.2 – Choco Stars.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
112
3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise
Der Beurteilung eines Zeichens ist das mutmassliche Verständnis eines erheblichen24 bzw.
nicht unbedeutenden25 Teils der betroffenen schweizerischen Verkehrskreise zugrunde zu
legen. Abgestellt wird grundsätzlich auf die potenziellen26 Abnehmer der infrage stehenden
Waren und/oder Dienstleistungen27 – je nach Einzelfall sind dies die Durchschnittsabnehmer
und/oder spezialisierte Fachkreise;28 auch Zwischenabnehmer sind zu berücksichtigen.29 Im
Rahmen der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG beurteilt sich die
Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der
(potenziellen) Konkurrenten30; vgl. Ziff. 4.3.2, S. 120.
Massgebend für die Bestimmung der Abnehmer und der Konkurrenten ist das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis gemäss Eintragungsgesuch31 (vgl. auch vorstehend Ziff. 3.4).
An die Aufmerksamkeit, welche die Endverbraucher von Konsumgütern der Kennzeichnung
von Produkten durch Marken widmen, sind keine übertriebenen Anforderungen zu stellen; es
ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen.32 Durchschnittsabnehmer sind
nach der Praxis des Instituts durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige
Personen; Kenntnisse, für die es besonderer Interessen oder Nachforschungen bedarf,
dürfen diesfalls nicht vorausgesetzt werden.33 Sind Fachleute betroffen, geht das Institut
grundsätzlich von entsprechend erhöhter Aufmerksamkeit bzw. vertieften fachspezifischen
Kenntnissen aus (vgl. zu Sprachkenntnissen nachfolgend Ziff. 3.6).
24 Vgl. BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – Avantgarde; BVGer B-2854/2010, E. 3 – PROSERIES; BVGer
B-4080/2008, E. 2.6 – AUSSIE DUAL PERSONALITY. 25 Vgl. BGer 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGE 129 III 225
E. 5.1 – MASTERPIECE; BVGer B-1785/2014, E. 3.6 – HYDE PARK; BVGer B-1646/2013, E. 3.4 –
TegoPort. 26 Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.4, nicht publ. in: BGE 140 III 297; BGE 135 III 416,
E. 2.4 – CALVI (fig.); BVGer B-2217/2014, E. 3.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.); BVGer B-
5484/2013, E. 2.1 – COMPANIONS. 27 BGer in sic! 2007, 824, E. 6.1 f. – Turbinenfuss (dreidimensionale Marke); BVGer B-283/2012,
E. 4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3052/2009, E. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS.
28 BVGer B-4697/2014, E. 5.3 – Apotheken Cockpit; BVGer B-1364/2008, E. 3.4 – ON THE BEACH. 29 BGer in sic! 2013, 533 f., E. 3.2.3 – Wilson («auch Fachkreise oder Zwischenhändler können
angesprochen werden»); BVGer B-5484/2013, E. 2.3 – COMPANIONS; BVGer B-2418/2014, E. 3.1 –
Bouton (Bildmarke). 30 Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 3.2, nicht publ. in BGE 140 III 297; BGE 139 III 176, E. 2
– YOU; BVGer B-3815/2014, E. 4.1 – RAPUNZEL; BVGer B-279/2010, E. 3 – Paris Re. 31 BVGer B-8005/2010, E. 3 – Cleantech Switzerland; BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 – roter Koffer
(dreidimensionale Marke). 32 BGE 137 III 403, E. 3.3.6 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.3
– Stuhl (dreidimensionale Marke). 33 BVGer B-7427/2006, E. 3.4 – Chocolat Pavot (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
113
Ein Zeichen ist bereits dann zurückzuweisen, wenn ein Schutzausschlussgrund nur aus
Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise gegeben ist;34 die Grösse der Verkehrskreise
bzw. deren zahlenmässiges Verhältnis zueinander spielt dabei keine Rolle.35 Beispielsweise
steht ein Zeichen im Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG, wenn es nur von den
Fachkreisen als direkt beschreibend verstanden wird.36 Betr. die Beurteilung der
Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. d MSchG vgl. Ziff. 6, S. 166.
3.6 Berücksichtigte Sprachen
In sprachlicher Hinsicht erfolgt die Prüfung in erster Linie bezüglich des Deutschen, des
Schweizerdeutschen, des Französischen, des Italienischen und des Rätoromanischen. Jeder
Sprache kommt der gleiche Stellenwert zu, d.h., ein Zeichen ist zurückzuweisen, wenn es in
einem Sprachgebiet der Schweiz aufgrund des betr. Verständnisses nicht zum Markenschutz
zugelassen werden kann.37
Fremdsprachen werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der
massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann.38 Ob dem so ist, wird
grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Die Bekanntheit von Wörtern des englischen
Grundwortschatzes ist ohne Weiteres anzunehmen,39 wobei davon ausgegangen wird, dass
die Durchschnittsabnehmer nicht nur englische Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt,
sondern auch komplexere Aussagen verstehen.40 Die Tatsache alleine, dass ein Zeichen
aus Wortelementen besteht, die keine Amtssprache darstellen, schliesst folglich nicht aus,
dass dieses dem Gemeingut angehört.41 Berücksichtigt wird weiter, dass bestimmte
34 BVGer B-283/2012, E. 4.2 und 5 – NOBLEWOOD; BVGer B-8058/2010, E. 4.2 – IRONWOOD;
BVGer B-1228/2010, E. 2.3 – ONTARGET; BVGer B-4053/2009, E. 3 – easyweiss; BVGer
B-990/2009, E. 3 – BIOTECH ACCELERATOR; vgl. auch BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank. 35 Vgl. BGer in sic! 2013, 533, E. 3.2.2 – Wilson; BVGer B-5296/2012, E. 3 – toppharm Apotheken
(fig.); a.M. wohl BVGer B-464/2014, E. 2.5 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE und
B-4822/2013, E. 3.1 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 36 BVGer B-283/2012, E. 4.2 und 5 – NOBLEWOOD; BVGer B-6629/2011, E. 5.1 – ASV; vgl. auch
BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; RKGE in sic! 2003, 806, E. 4 – SMArt; a.M. BVGer B-
7995/2016, E. 4.1 – TOUCH ID. 37 BGer 4A_266/2013, E. 2.1.2 – Ce’Real; BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III
495, E. 5 – FELSENKELLER; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-3549/2013,
E. 3.2 – PALACE (fig.).
38 Vgl. BVGer B-464/2014, E. 2.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. So können sich
Fremdwörter zu branchenspezifischen Sachbezeichnungen entwickeln, die auch vom breiten
Publikum verstanden werden (vgl. BVGer B-3920/2011, E. 7.2 – GLASS FIBER NET). Für die
Beurteilung des Verstosses gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten ist immer auch der
Sinn von Fremdwörtern zu berücksichtigen (vgl. Ziff. 6, S. 166).
39 BVGer B-283/2012, E. 4.3 – NOBLEWOOD; BVGer B-3377/2010, E. 5.2 – RADIANT APRICOT;
BVGer B-1364/2008, E. 3.2 – ON THE BEACH; RKGE in sic! 2003, 802, E. 4 – WE KEEP OUR
PROMISES. 40 BVGer B-5786/2011, E. 2.3 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6748/2008, E. 7 – XPERTSELECT;
BVGer B-7410/2006, E. 3 – MASTERPIECE II. 41 BGE 120 II 144, E. 3aa – YENI RAKI.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
114
Fachkreise auf ihrem Fachgebiet42 über bessere Fremdsprachenkenntnisse verfügen43 (z.B.
ist Englisch Fachsprache auf dem Gebiet der Informatik).
3.7 Grenzfälle
Gemäss Rechtsprechung sind im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe
gemäss Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen, da im Streitfall die Überprüfung
eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt.44
Wo es nicht um die Zugehörigkeit zum Gemeingut, sondern um einen irreführenden45, gegen
geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossenden Charakter46
eines Zeichens geht, gilt dieser Grundsatz allerdings nicht.47
3.8 Gleichbehandlung
Im Rahmen der Markenprüfung sind, aufgrund der in Art. 8 BV statuierten
Gleichbehandlungspflicht, Sachverhalte, die ohne Weiteres vergleichbar sind und sich in
rechtlicher Hinsicht nicht wesentlich unterscheiden, gleich zu behandeln.48 Gegenüber sich
selbst kann kein Anspruch auf Gleichbehandlung (im Unrecht) geltend gemacht werden.49
Die Gleichbehandlung kann nur insoweit infrage stehen, als die fraglichen Sachverhalte in
jeder relevanten Hinsicht vergleichbar sind50 (z.B. nach Art und Weise der Zeichenbildung,51
42 Vgl. BVGer B-8069/2016, E. 4.3 – FLAME; BVGer B-5484/2013, E. 3.2 – SO WHAT DO I DO WITH
MY MONEY; BVGer B-3920/2011, E. 7.2 – GLASS FIBER NET. 43 Vgl. BGer 4A_455/2008, E. 4.3 – AdRank; BGer in sic! 2007, 899, E. 6.2 – WE MAKE IDEAS
WORK; BVGer B-4762/2011, E. 3.3 – MYPHOTOBOOK. 44 BGE 130 III 328, E. 3.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); BGE 129 III 225, E. 5.3 –
MASTERPIECE; BVGer B-6503/2014, E. 3.2 – LUXOR; BVGer B-6629/2011, E. 4.4 – ASV. 45 BGer in PMMBl 1994 I 76, E. 5 – ALASKA; BVGer B-5451/2013, E. 3.4 – FIRENZA. 46 BGE 136 III 474, E. 6.5 – Madonna (fig.); BVGer B-2925/2014, E. 3.5 – Cortina (fig.).
47 BVGer B-6363/2014, E. 3.5 – MEISSEN. 48 BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour Saver; BVGer B-7421/2006, E. 3.4 – WE MAKE IDEAS
WORK; BVGer B-1580/2008, E. 5.1 – A-Z. 49 BGer 4A_62/2012, E. 3 – Doppelhelix (Bildmarke); BGer in sic! 2004, 400, E. 4 – DISCOVERY
TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-2225/2013, E. 8.1 – Ein Stück Schweiz; BVGer
B-3304/2012, E. 4.1.2 – Roter Halbmond (Bildmarke). 50 Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 – terroir (fig.); BVGer B-4710/2014, E. 5 – SHMESSE (fig.) /
TGMESSE (fig.). 51 Allein aufgrund des Umstands, dass die zu vergleichenden Zeichen Slogans sind, lässt sich die
Vergleichbarkeit nicht bejahen (B-8240/2010, E. 7.3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION); eine
reine Wortmarke ist nicht ohne Weiteres mit einer kombinierten Wort-/Bildmarke vergleichbar (BVGer
B-2781/ 2014, E. 7.2 – CONCEPT+; BVGer B-1710/2008, E. 4.1 – SWISTEC), ebenso ist weder ein
Wort in Alleinstellung mit einer Wortmarke vergleichbar, die einen zusätzlichen Wortbestandteil enthält
(BVGer B-1580/2008, E. 5.2 – A-Z), noch ist dies bei Zeichen der Fall, die nur in einem Element
übereinstimmen (BVGer B-1456/2016, E. 7.3 – SCHWEIZ AKTUELL).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
115
Sinngehalt, beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen52). Ältere Entscheide können
für die aktuelle Praxis nicht verbindlich sein.53
Bei Bejahen der Vergleichbarkeit mit einer eingetragenen Marke und festgestellter
Bundesrechtswidrigkeit des zu prüfenden Zeichens kann nur ein Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht infrage stehen.54 Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht
ab, kann aufgrund einer solchen Voreintragung kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht
geltend gemacht werden.55 Nur wenn das Recht in einer Mehrzahl von Fällen unkorrekt
angewendet wird und das Institut unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass es an seiner
rechtswidrigen Praxis festhalten will, kann eine Gleichbehandlung im Unrecht verlangt
werden.56 Hat das Institut seine Praxis geändert, besteht ebenfalls kein Anspruch auf
Behandlung nach der alten Praxis, selbst wenn die neue Praxis erst mit dem beurteilten Fall
eingeführt worden ist.57
Der Grundsatz der Gleichbehandlung im Markenbereich ist restriktiv anzuwenden.58 Zwar
müssen die zu vergleichenden Sachverhalte nicht in allen ihren Elementen identisch sein,59
doch können bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der
Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein.60 Dazu kommt, dass bei der
erneuten Beurteilung der Schutzfähigkeit eingetragener Marken Zurückhaltung geboten ist.61
3.9 Vertrauensschutz
Der in Art. 9 BV verankerte Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch
auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges,
52 Gemäss BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.), BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER;
BVGer B-2894/2014, E. 6.2 – Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke) und BVGer B-8586/2010,
E. 7.2 – Colour Saver setzt die Gleichbehandlung voraus, dass die Vergleichsmarken für die gleichen
Waren bzw. Dienstleistungen beansprucht werden; in BVGer B-4848/2009, E. 6 – TRENDLINE /
COMFORTLINE und RKGE in sic! 2004, 774, E. 10 – READY2SNACK wurde die gegenteilige
Auffassung vertreten. 53 Das BVGer verneint in der Regel die Vergleichbarkeit von Marken, deren Eintragung mehr als acht
Jahre zurückliegt: BVGer B-2781/2014, E. 7.2 – CONCEPT+; BVGer B-2894/2014, E. 6.2 – Löcher
auf Taschenlampe (Positionsmarke); BVGer B-646/2014, E. 5.1 – PERFORMANCE DRIVEN BY
SCIENCE;; vgl. auch RKGE in sic! 2004, 573, E. 8 – SWISS BUSINESS HUB. 54 BGer 4A_261/2010, E. 5.1 – V (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BVGer
B-3815/2014, E. 8.1 – RAPUNZEL; BVGer B-2937/2010, E. 6.2 – GRAN MAESTRO.
55 Vgl. BVGer B-3088/2016, E. 6.1.2 – Musiknote (Bildmarke); BVGer B-4854/2010, E. 6.3 – Silacryl. 56 BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 – terroir (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER;
BVGer B-2225/2011, E. 8.1 – Ein Stück Schweiz. 57 BGer in sic! 2005, 646, E. 5 – Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke), mit Hinweis auf BGE 127
II 113.
58 Vgl. BVGer B-3815/2014, E. 8.1 – RAPUNZEL. 59 BVGer B-1165/2012, E. 8.1 – Mischgerätespitzen (dreidimensionale Marken). 60 BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. – V (fig.); BVGer B-3549/2013, E. 8.1 – PALACE (fig.); vgl. auch
BVGer B-2768/2013, E. 3.3 – SC STUDIO COLETTI (fig.); BVGer B-8586/2010, E. 7.2 – Colour
Saver. 61 Vgl. BVGer B-653/2009, E. 7.1 – EXPRESS ADVANTAGE.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
116
bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden.62 Vorausgesetzt wird, dass
die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage
vertrauen durfte – was bei geänderten Rahmenbedingungen nicht der Fall ist63 – und
gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig
machen kann.64 Durch einzelne Eintragungen vergleichbarer Marken wird kein berechtigtes
Vertrauen geschaffen.65
3.10 Ausländische Entscheide
Ein Anspruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen besteht
nicht; gemäss ständiger Rechtsprechung haben ausländische Entscheide keine präjudizielle
Wirkung.66 Jedes Land prüft die Schutzfähigkeit einer Marke nach seiner eigenen
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung.67
Der Umstand, dass ein Zeichen im Ausland eingetragen wurde, darf zwar von den
schweizerischen Eintragungsbehörden mitberücksichtigt werden; handelt es sich jedoch um
einen nach schweizerischer Rechtsauffassung klaren Fall, können ausländische
Eintragungen unberücksichtigt bleiben.68 Generell ist zu beachten, dass einerseits das
Sprachverständnis der angesprochenen schweizerischen Abnehmerkreise vom
Sprachverständnis in einem anderen Staat abweichen kann69. Andererseits kann – weil
jedes Land über einen grossen Ermessensspielraum bei der Markenprüfung verfügt70 – die
Eintragungspraxis eines ausländischen Markenamtes je nach Zeichenart und nationalen
Gegebenheiten von der schweizerischen abweichen.71
62 BVGer B-4818/2010, E. 5.1 – Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke); vgl. auch BGE 129 I
161, E. 4.1; BVGer B-915/2009, E. 7 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. 63 Vgl. BVGer B-3088/2016, E. 6.2.4 – Musiknote (Bildmarke).
64 BGer 4A_62/2012, E. 4 – Doppelhelix (Bildmarke); BVGer B-5456/2009, E. 7 – Kugelschreiber
(dreidimensionale Marke). 65 BVGer B-5296/2012, E. 4.8 – toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-3920/2011, E. 5.4 – GLASS
FIBER NET; BVGer B-3650/2009, E. 6.2 – 5 am Tag. 66 BGer 4A_363/2016, E. 4.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke) (auszugsweise publ. als
BGE 143 III 127); BGer 4A_261/2010, E. 4.1 – V (fig.); BGE 130 III 113, E. 3.2 – MONTESSORI;
BVGer B-283/2012, E. 10 – NOBLEWOOD; BVGer B-2937/2010, E. 5 – GRAN MAESTRO. 67 BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 – FIREMASTER; BGer in sic!
2004, 400, E. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BGE 129 III 225, E. 5.5 –
MASTERPIECE. 68 BGer 4A_261/2010, E. 4.1 mit Hinweisen – V (fig.); BGer 4A_455/2008, E. 7 – AdRank; BGer in sic!
2007, 831, E. 5.3 – Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-4854/2010, E. 7 – Silacryl. Die
Nichtberücksichtigung ausländischer Eintragungen tangiert das Verbot der Inländerdiskriminierung
gemäss Art. 2 Abs. 1 PVÜ nicht (B-2217/2014, E. 6.1 – BOND ST. 22 LONDON [fig.]).
69 Beispielsweise können die Abnehmer in der Schweiz ein anderes Verständnis von Begriffen der
englischen Sprache haben, als Personen, deren Muttersprache Englisch ist (B-7995/2015, E. 5.4 –
TOUCH ID). 70 BGer 4A_363/2016, E. 4.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke) (auszugsweise publ. als
BGE 143 III 127); BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.). 71 BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE; vgl. auch BVGer B-5484/2013, E. 7 – COMPANIONS.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
117
Wo die Schutzhindernisse der Irreführung, des Verstosses gegen geltendes Recht, die
öffentliche Ordnung oder die guten Sitten72 infrage stehen, sind ausländische Eintragungen
unbeachtlich (zur Ausnahme betr. ausländischer Hoheitszeichen vgl. Ziff. 9.4.3.2, S. 214).
Massgebend sind allein das Verständnis der beteiligten Verkehrskreise in der Schweiz sowie
das Schweizer Recht. Im Übrigen verfolgt das Institut im Bereich der Herkunftsangaben eine
Praxis, welche von derjenigen der ausländischen Ämter abweicht.
3.11 Internetrecherchen
Zur Beurteilung der Frage, wie ein Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen
verstanden wird, stützt sich das Institut auf einschlägige Wörterbücher und Lexika. Die
diesbezüglichen Nachforschungen können durch eine Internetrecherche ergänzt werden;
Angaben auf Internetseiten können Indizien dafür sein, wie ein Begriff verstanden wird.73 Das
Internet kann insbesondere dazu dienen, im Rahmen der Prüfung des Gemeingutcharakters
die Banalität eines Begriffs oder einer Begriffskombination oder deren Üblichkeit im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu belegen;74
Entsprechendes gilt bezüglich der Banalität bzw. Üblichkeit einer Form oder eines Motivs.
Lässt sich eine nicht markenmässige Verwendung durch Dritte nachweisen, spricht dies
gegen die markenrechtliche Schutzfähigkeit. Internetrecherchen kommen auch zum Zug,
wenn es darum geht, die Bandbreite der auf dem Markt angebotenen Formen oder Motive im
betr. Produktsegment zu ermitteln bzw. zu illustrieren.75
Auch ausländische Internetseiten können zur Beurteilung der Üblichkeit eines Zeichens
herangezogen werden.76 Dies gilt insbesondere bezüglich Worten und Bildelementen aus
ausländischen Quellen eines ähnlichen Sprach- oder Kulturraums, denn für diese ist ohne
weiteres anzunehmen, dass sie sich über geografische Grenzen hinaus verbreiten.77
Betreffend Zeichen, die untrennbar mit der Ware verbunden sind, ist entscheidend, ob die
Waren in die Schweiz eingeführt werden dürfen und diesbezüglich keine Restriktionen
bestehen.78 Diese können unter Berücksichtigung aller objektiven Umstände ein Indiz
darstellen für die Beurteilung, ob ein Zeichen in der Schweiz unterscheidungskräftig und/oder
freihaltebedürftig ist (vgl. Ziff. 4.3.2, S. 120).
72 Vgl. BGE 136 III 474, E. 6.3 – Madonna (fig.); BVGer B-883/2016, E. 4.5 – MINDFUCK. 73 BVGer B-283/2012, E. 6.4.2 – NOBLEWOOD; BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 – LUMINOUS. 74 Vgl. BGer 4A_492/2007, E. 3.2 – GIPFELTREFFEN und BVGer B-4080/2008, E. 5.1.2 – AUSSIE
DUAL PERSONALITY.
75 BGE 133 III 342, E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGer
4A_466/2007, E. 2.3 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke). 76 BVGer B-5484/2013, E. 4 – COMPANIONS; BVGer B-127/2010, E. 4.2.3 – V (fig.); BVGer in sic!
2008, 217, E. 4.4 – Vuvuzela.
77 BVGer B-6219/2013, E. 5.2.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke). Z.B. kann ein in
Deutschland gebräuchliches Wort durchaus ein Indiz auf die Gebräuchlichkeit in der Deutschschweiz
sein, da an beiden Orten (zumindest auch) die deutsche Schriftsprache gesprochen und verstanden
wird. 78 BVGer B-6219/2013, E. 5.2.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke). Es kann angenommen
werden, dass in der heutigen Zeit deutschsprachige Online-shops auch tatsächlich in die (Deutsch-)
Schweiz liefern werden.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
118
4. Gemeingut
4.1 Gesetzliche Grundlagen
Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 1, S. 108), wonach Zeichen vom Schutz ausgeschlossen sind,
die Gemeingut sind, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben, entspricht der
Regelung von Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 PVÜ79. Gemäss jener Bestimmung darf die Eintragung
von Marken verweigert werden, wenn sie
jeder Unterscheidungskraft entbehren oder
ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des
Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder
in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz
beansprucht wird, üblich sind.
4.2 Der Begriff des Gemeinguts
Die Bestimmung von Art. 2 lit. a MSchG widerspiegelt das Allgemeininteresse, eine
unberechtigte Monopolisierung von Zeichen als Marken (vgl. zur Markenfunktion Ziff. 2, S.
108) zu verhindern.80 Der Tatbestand des Gemeinguts erfüllt eine Doppelfunktion; vom
Markenschutz ausgeschlossen sind:
Zeichen, die nicht geeignet sind, die Waren und/oder Dienstleistungen funktionsgemäss
zu individualisieren, d.h., mit anderen Worten, Zeichen, die keinen Hinweis auf eine
bestimmte betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen
darstellen (fehlende konkrete Unterscheidungskraft; vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.1, S. 119),
sowie
Zeichen, die im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich und deshalb
freizuhalten sind (Freihaltebedürfnis; vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.2, S. 120).
Wenn auch die beiden Aspekte des Gemeinguttatbestands, fehlende konkrete
Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis, als grundsätzlich eigenständige
Schutzausschlussgründe auseinanderzuhalten sind, überschneiden sie sich in der Praxis
häufig.81 Zeichen ohne Unterscheidungskraft sind i.d.R. zugleich freihaltebedürftig und
umgekehrt.
79 BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_266/2013, E. 2.2.1
– Ce’Real; BGer 4A_648/2010, E. 2.1 – PROLED (fig.); BVGer B-283/2012, E. 3 – NOBLEWOOD. 80 BGer in RSPI 1992, 222, E. 1.b – Remederm.
81 Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_330/2014, E.
2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS; BGE 139 III 176, E. 2 – YOU / ONLY YOU.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
119
4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG
Fehlende konkrete Unterscheidungskraft
Der Schutzausschlussgrund der fehlenden Unterscheidungskraft ergibt sich unmittelbar aus
der gesetzlichen Funktion der Marke, nämlich der Unterscheidung der Waren und/oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen (vgl. Ziff. 2, S.
108). Ihm kommt daher im Rahmen der Markenprüfung zentrale Bedeutung zu.
Die konkrete Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, die keinen Hinweis auf eine bestimmte
betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen darstellen.82
Dies ist insbesondere der Fall bei Zeichen, welche im allgemeinen Sprachgebrauch oder im
Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit den zur Beurteilung stehenden Waren und/oder
Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden.83 Ohne konkrete Unterscheidungskraft
sind namentlich auch Zeichen, die sich in Angaben erschöpfen, welche im Verkehr zur
Bezeichnung der Art oder der Eigenschaften von Waren und/oder Dienstleistungen dienen
können.84,85 Schliesslich fehlt die konkrete Unterscheidungskraft darüber hinaus all jenen
Zeichen, welche gegenüber den vorgenannten nur geringfügige Abweichungen aufweisen,
mit anderen Worten Zeichen, welche sich von beschreibenden und/oder üblichen Zeichen
nicht in erheblichem Mass unterscheiden. Im Interesse einer Terminologie, welche den
einheitlichen Prüfungsmassstab widerspiegelt, bezeichnet das Institut alle vorgenannten
Zeichen als banale Zeichen.
Zu banalen Zeichen im vorerwähnten Sinne zählen unter anderem Wörter oder Bilder, mit
denen Waren und/oder Dienstleistungen oder deren Eigenschaften beschrieben werden,
Waren- oder Verpackungsformen, die sich von den üblicherweise verwendeten nicht
genügend unterscheiden, oder abstrakte Farben im Zusammenhang mit Produkten, die
gewöhnlich farbig gestaltet sind.86
Die fehlende konkrete Unterscheidungskraft ist auf der Grundlage des mutmasslichen
Verständnisses der Abnehmer der Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen87 (vgl. im
Einzelnen Ziff. 3.5, S. 112).
Die konkrete Eignung eines Zeichens, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen, ist
konstitutives Erfordernis des Markenschutzes. Ein Zeichen, dem die konkrete
Unterscheidungskraft fehlt, ist aus diesem Grund vom Markenschutz ausgeschlossen, und
82 Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke). 83 Vgl. die Ausführungen betr. übliche Zeichen nachfolgend unter Ziff. 4.4.4, S. 132. 84 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER. 85 In der Prüfungspraxis betr. Wortmarken machen die beschreibenden Zeichen den überwiegenden
Teil der Zeichen aus, die aufgrund fehlender konkreter Unterscheidungskraft zurückgewiesen werden
müssen; vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.2, S. 122. 86 Vgl. betr. die genannten Beispiele sowie weitere Konstellationen im Einzelnen die Ausführungen
unter nachfolgenden Ziff. 4.4 ff., S. 122 ff.
87 BGE 139 III 176 E. 2 – YOU / ONLY YOU; BVGer B-283/2012, E. 4.2 – NOBLEWOOD; BVGer
B-516/2008, E. 4 – AFTER HOURS.
4.3.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
120
die Frage nach dem Freihaltebedürfnis kann grundsätzlich offenbleiben.88 Wurde ein
Freihaltebedürfnis festgestellt, braucht umgekehrt die Frage der Unterscheidungskraft nicht
geprüft zu werden.89
Der Schutzausschlussgrund der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft greift erst dann,
wenn einem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.
Bei der Prüfung der originären (ursprünglichen) Unterscheidungskraft spielt der bereits
erfolgte Gebrauch bzw. die «Bekanntheit» eines Zeichens keine Rolle;90 die originäre
Unterscheidungskraft wird hypothetisch vor Aufnahme des Markengebrauchs gemessen.91
Die nachträglich durch Gebrauch erworbene Unterscheidungskraft wird vom Institut nur auf
Antrag geprüft.92
Freihaltebedürfnis
Freihaltebedürftig sind all jene Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr
angewiesen ist.93 Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom
Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar
unentbehrlich sind und die folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht
monopolisiert werden dürfen.94
Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der
(potenziellen) Konkurrenten.95 Entscheidend ist, ob diese aktuell oder in Zukunft auf die
Verwendung des Zeichens angewiesen sind.
Die Prüfung absoluter Ausschlussgründe im Eintragungsverfahren hat unabhängig vom
Ausschliesslichkeitsrecht, das eine eingetragene Marke dem Inhaber verleiht (Art. 13
MSchG), zu erfolgen.96 Das Freihaltebedürfnis ist nicht an den Nachweis einer aktuellen
Benutzung durch Dritte geknüpft. Es genügt, dass die aktuelle oder künftige Verwendung
ernsthaft in Betracht fällt.97 Beispielsweise sind Wörter freizuhalten, die zur Bezeichnung der
88 BVGer B-4848/2013, E. 4.6 – COURONNÉ; BVGer B-283/2012, E. 8 – NOBLEWOOD; vgl. schon
RKGE in sic! 2004, 216, E. 9 – GRIMSELSTROM. 89 BGer 4A_619/2012, E. 5.3 – YOU / ONLY YOU (auszugsweise publiziert als BGE 139 III 176).
90 Vgl. BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BVGer B-5786/2011, E.
5.5 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-7427/2006, E. 7 – Chocolat Pavot (fig.). 91 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BVGer B-1759/2007, E. 8 – PIRATES OF THE
CARIBBEAN.
92 Vgl. Verkehrsdurchsetzung Ziff. 12, S. 221. 93 BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); vgl. auch BGE 131 III 121, E.
4.1 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken); BVGer B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS;
BVGer B-5274/2009, E. 2.1 f. – SWISSDOOR. 94 BGer 4A_330/2014, E. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS (fig.).
95 Vgl. BGE 139 III 176, E. 2 – YOU / ONLY YOU; BVGer B-3815/2014, E. 4.1 – RAPUNZEL; BVGer
B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6097/2010, E. 4.1 – Belladerm. 96 BGer in sic! 2009, 167, E. 5.3 – POST. 97 BGer in sic! 2007, 899, E. 6.3 – WE MAKE IDEAS WORK mit Hinweis auf BGE 128 III 454, E. 2.1 –
YUKON; vgl. auch BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET; BVGer B-5274/2009, E. 2.1
und 4.4 – SWISSDOOR.
4.3.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
121
Waren oder Dienstleistungen dienen können,98 aber auch Farben oder Formen, die eine
banale Ausstattung von Produkten darstellen. Es spielt keine Rolle, ob für ein Zeichen ein
oder mehrere gleichwertige Ausdrücke (Synonyme) existieren; das Freihaltebedürfnis
beschränkt sich nicht auf unersetzliche Angaben, für die keine Alternativen bestehen.99
Soweit ausländische Herkunftsangaben in Frage stehen, greift eine besondere Regelung
(vgl. Ziff. 8.5.1.2, S. 189).
Das Freihaltebedürfnis wird im Rahmen der Markenprüfung i.d.R. nur in zweiter Linie, nach
erfolgter Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft eines Zeichens, beurteilt; fehlt einem
Zeichen die Unterscheidungskraft, kann die Frage des Freihaltebedürfnisses offengelassen
werden (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 119). Ist die Unterscheidungskraft hingegen bejaht worden, muss
das Freihaltebedürfnis zwingend geprüft werden100.
An gewissen Zeichen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis, mit der Folge, dass eine
Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist (vgl. Ziff. 12.1.2, S. 222). Die Regelung von Art. 2
lit. b MSchG ist Ausdruck eines absoluten Freihaltebedürfnisses an bestimmten
dreidimensionalen Zeichen (vgl. Ziff. 4.12.4, S. 155).
Negative Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste
Mit einer negativen Einschränkung werden in der Waren- und Dienstleistungsliste bestimmte
Waren und/oder Dienstleistungen explizit ausgeschlossen.
Beispiele:
Klasse 31: Früchte mit Ausnahme von Äpfeln
Klasse 9: Computer mit Ausnahme von Computern für Fahrräder
Negative Einschränkungen werden in Ausnahmefällen akzeptiert, wenn eine positive
Formulierung (mit der sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen im
Einzelnen aufgezählt werden) nicht möglich ist. Sie haben zur Folge, dass sich der
Markenschutz nicht (mehr) auf jene Waren und/oder Dienstleistungen bezieht, bezüglich
deren das Zeichen gemäss Art. 2 lit. a MSchG im Gemeingut steht. Ob eine negative
Einschränkung zulässig ist, wird in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung aller relevanten
Umstände geprüft. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
Die negative Einschränkung muss so formuliert sein, dass damit alle problematischen
Waren und/oder Dienstleistungen ausgeschlossen werden.101 Beispielsweise wäre im
Zusammenhang mit einem Zeichen GARTEN die Formulierung «Möbel, mit Ausnahme
von Gartenmöbeln aus Plastik» unzulänglich, weil damit Gartenmöbel aus anderen
98 BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. 99 Vgl. BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET; BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 –
SNOWSPORT. 100 Vgl. BGer 4A_2013, E. 3.3.3 f. i.V.m. E. 4 – Wilson; BVGer B-2791/2016, E. 5.6 – WingTsun.
101 Vgl. in diesem Sinne BGer 4A_492/2007, E. 4.1 – GIPFELTREFFEN; vgl. auch BVGer
B-3920/2011, E. 10.3 – GLASS FIBER NET betr. die Oberbegriffe.
4.3.3
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
122
Materialien nach wie vor beansprucht sind und somit das Schutzhindernis des
beschreibenden Charakters nicht vollständig beseitigt würde.
Aus der Formulierung muss klar hervorgehen, wofür der Markenschutz beansprucht
wird; damit das Schutzobjekt genügend bestimmt ist, müssen die Waren und/oder
Dienstleistungen präzise bezeichnet sein (Art. 11 MSchV).102 Bei einer Einschränkung
innerhalb einer Waren- bzw. Dienstleistungsart muss sich diese auf objektive Merkmale
beziehen103. Eine Einschränkung auf «Textilstoffe mit Ausnahme von Stoffen für
Hosen» beispielsweise wird nicht akzeptiert, da es keine spezifischen Stoffe für Hosen
gibt und das Schutzobjekt folglich bei dieser Formulierung nicht klar ist.
Die negative Einschränkung darf keine Irreführungsgefahr begründen (vgl. Ziff. 5,
S. 164).
A. Konventionelle Zeichen
4.4 Wortmarken
Allgemeines
Die häufigste Ursache für den Schutzausschluss von Wortzeichen unter dem Titel
Gemeingut ist deren beschreibender Charakter. Zeichen, die sich in beschreibenden
Angaben bezüglich der Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, für die sie
beansprucht werden, fehlt in aller Regel die konkrete Unterscheidungskraft.104 Solche
Zeichen sind zudem grundsätzlich freihaltebedürftig (vgl. zu fehlender Unterscheidungskraft
und Freihaltebedürfnis im Allgemeinen Ziff. 4.2, S. 118 f.).
Im Gemeingut stehen zudem Wortzeichen, die zwar nicht beschreibend, aber üblich sind
(vgl. dazu im Einzelnen Ziff. 4.4.4 ff., S. 132 ff.).
Beschreibende Angaben
Beschreibende Angaben sind sachliche Hinweise betr. die Waren oder Dienstleistungen.105
Sie werden von den betroffenen Verkehrskreisen nicht als individualisierender Hinweis auf
eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden (fehlende Unterscheidungskraft) und sollen
grundsätzlich für jedermann zum Gebrauch freigehalten werden (Freihaltebedürfnis).106
Die Markenprüfung stützt sich in diesem Zusammenhang auf folgende Grundsätze:
102 BGer 4A_492/2007, E. 4.2 – GIPFELTREFFEN. 103 Vgl. BVGer B-5183/2015, E. 4 – Rosa (Farbmarke). 104 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER. 105 BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD. 106 BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción.
4.4.1
4.4.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
123
4.4.2.1 Spezifische und allgemeine Angaben
Neben spezifisch auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zugeschnittenen
Bezeichnungen sind auch solche Angaben beschreibend, die sich in allgemeiner Weise auf
Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art beziehen können.107 In die zweite Kategorie
können insbesondere allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen fallen108
(vgl. Ziff. 4.4.3, S. 132).
Es ist nicht nötig, dass vom Zeichen bei abstrakter Betrachtung spontan auf die Waren oder
Dienstleistungen geschlossen wird; entscheidend ist vielmehr, ob das Zeichen von den
betroffenen Verkehrskreisen als beschreibend betrachtet wird, wenn sie es im konkreten
Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen antreffen.109
4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere Denkarbeit und
ohne Fantasieaufwand
Ein Zeichen, das bloss Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur
entfernt auf Merkmale der Waren oder Dienstleistungen hinweisen, ist nicht beschreibend.110
Zum Markenschutz zugelassen werden Zeichen, deren Sinngehalt in Bezug auf die infrage
stehenden Waren oder Dienstleistungen unbestimmt oder unklar ist. Nur wenn zwischen der
Bezeichnung und der Ware oder Dienstleistung ein so unmittelbarer und konkreter
Zusammenhang besteht, dass die Bezeichnung ohne besondere Denkarbeit und ohne
Fantasieaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft der Produkte schliessen lässt, ist das
Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen.111 Kann ein Zeichen ohne Weiteres in zwei
(oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung keine besondere
Denkarbeit.112 Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters
bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen.113
4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe
Da für die Beurteilung der Gesamteindruck massgebend ist (vgl. Ziff. 3.2, S. 110), ist es bei
zusammengesetzten Zeichen nicht entscheidend, ob die einzelnen Bestandteile je für sich
107 BGer in sic! 1998, 397, E. 1 – AVANTGARDE; BVGer B-3939/2016, E. 5.2 – YOUNG GLOBAL
LEADERS. 108 Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.3 – WE MAKE
IDEAS WORK; BGE 129 III 225, E. 5.1 – MASTERPIECE; vgl. auch BVGer B-4848/2013, E. 4.2 –
COURONNÉ; BVGer B-1228/2010, E. 4.2.3 – ONTARGET; BVGer 7245/2009, E. 2 – LABSPACE. 109 BVGer B-1364/2008, E. 3.3 – ON THE BEACH; BVGer B-6910/2007, E. 4 – 2LIGHT. 110 BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-4848/2013, E. 2.2 – COURONNÉ;
BVGer B-2937/2010, E. 2.2 – GRAN MAESTRO.
111 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.2 – WE MAKE IDEAS
WORK; BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER; BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD;
BVGer B-8186/2008, E. 2.2 – BABYRUB. 112 BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 –
toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 – NOBLEWOOD. 113 BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer B-613/2008, E. 2.3 – NanoBone.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
124
genommen beschreibend sind.114 Vgl. betr. die Bewertung des Gesamteindrucks im
Einzelnen nachfolgend Ziff. 4.4.9.1.1, S. 136.
4.4.2.4 Neue Wortschöpfungen
Ob der fragliche Ausdruck im Verkehr tatsächlich (schon) verwendet wird, ist für die
Beurteilung nicht relevant. Es ist unerheblich, ob der Hinterleger das Zeichen selbst kreiert
hat.115 Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren
beschreibenden Charakter nicht aus.116 In einer Bezeichnung wird stets ein bekannter
Bedeutungsinhalt gesucht.117 Neue Wortschöpfungen können Gemeingut bilden, wenn ihr
Sinn für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt.118 Das ist insbesondere dann der
Fall, wenn sie aufgrund der Regeln der Sprachbildung oder des Sprachgebrauchs von den
beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Waren oder
Dienstleistungen aufgefasst werden119 (vgl. zu Modifikationen und Mutilationen Ziff. 4.4.9.2,
S. 137). Entsprechend ist die Tatsache, dass ein Ausdruck nicht in Wörterbüchern zu finden
ist, kein Kriterium zugunsten der Schutzfähigkeit eines Zeichens.120
4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen
Die allfällige Doppel- oder Mehrfachbedeutung eines Zeichens führt nicht zu dessen
Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine dieser Bedeutungen eine unmittelbare Aussage
über die betr. Ware oder Dienstleistung darstellt.121 An die Stelle einer bei abstrakter
Betrachtung gegebenen Mehrdeutigkeit kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem
Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder
Dienstleistung gesetzt wird.122 Wenn sowohl ein sinnentleertes oder widersprüchliches als
auch ein sinnergebendes Verständnis des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen möglich ist, werden die massgebenden Verkehrskreise von Letzterem
114 Vgl. BVGer B-1710/2008, E. 3.4 – SWISTEC und BVGer B-7426/2006, E. 2.4 – THE ROYAL
BANK OF SCOTLAND. 115 BVGer B-6629/2011, E. 7.2 – ASV; BVGer B-2713/2009, E. 4 in fine – Wireless USB-Symbol
(Bildmarke).
116 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer
in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BVGer B-8586/2010, E. 2.5 – Colour Saver. 117 Vgl. BVGer B-2147/2016, E. 5.4.1 – DURINOX; BVGer B-3751/2015, E. 6.3 – CAR-NET; BVGer B-
4854/2010, E. 5.2 – Silacryl.
118 BVGer B-283/2012, E. 4.5 – NOBLEWOOD; BVGer B-7204/2007, E. 8 – STENCILMASTER. 119 BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 – terroir (fig.); BGer in sic! 2000, 287, E. 3b – BIODERMA; BVGer
B-6629/2011, E. 7.2 – ASV; BVGer B-8586/2010, E. 2.5 – Colour Saver. 120 BVGer B-4762/2011, E. 5.2 – MYPHOTOBOOK; BVGer B-990/2009, E. 4.2.1 – BIOTECH
ACCELERATOR; BVGer B-6352/2007, E. 8 – AdRank; vgl. auch BGE 140 III 297, E. 3.5.3 f. –
KEYTRADER. 121 Vgl. BGer 4A_492/2007, E. 3.4 – GIPFELTREFFEN; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 und 2.3 –
GlobalePost (fig.); BGE 116 II 609, E. 2a – FIORETTO; BVGer B-4848/2013, E. 4.3 – COURONNÉ.
122 BGer in sic! 2005, 278, E. 3.3 – FIREMASTER; BVGer B-1190/2013, E. 3.4 – ERGO (fig.); BVGer
B-613/2008, E. 2.3 – NanoBone.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
125
ausgehen.123 Das Vorliegen mehrerer beschreibender Bedeutungen, die alle gleich nahe-
liegen, macht ein Zeichen nicht unterscheidungskräftig.124
4.4.2.6 Synonyme
Es spielt keine Rolle, ob für ein Zeichen ein oder mehrere gleichwertige Ausdrücke
(Synonyme) existieren. Die Unterscheidungskraft wird dadurch nicht beeinflusst, und das
Freihaltebedürfnis beschränkt sich nicht auf unersetzliche Angaben, für die keine
Alternativen bestehen.125 Der Umstand, dass im Verkehr eine zweite Bezeichnung existiert,
nimmt einem Begriff mit anderen Worten nicht die Eigenschaft als Gemeingut.126
4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben
Zu den beschreibenden Angaben zählen neben Sachbezeichnungen auch Hinweise auf
(tatsächlich vorhandene oder auch nur mögliche127) Eigenschaften und Merkmale128 der
Waren oder Dienstleistungen. Die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschliessend.
4.4.2.7.1 Sachbezeichnungen
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die sich in Sachbezeichnungen
erschöpfen, d.h. in Angaben, welche die Art bzw. die Gattung der Waren und/oder
Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, bezeichnen.
Beispiele:
- APFEL für Früchte (Kl. 31)
- LE MAGAZINE DE LA SCIENCE FICTION für Verlagserzeugnisse (Kl. 16)
4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben
Angaben, welche die Beschaffenheit bzw. objektive Eigenschaften der Waren und/oder
Dienstleistungen beschreiben, für die sie beansprucht werden, können nicht als Marken
registriert werden.129 Dies gilt auch, wenn sich die Beschreibung nur auf einzelne
Eigenschaften der Ware bzw. Dienstleistung bezieht.130
Beispiele:
123 BVGer B-1580/2008, E. 3.4.2 – A-Z. 124 BVGer B-7995/2015, E. 3.4 – TOUCH ID; BVGer B-1190/2013, E. 3.3 – ERGO (fig.). 125 BVGer B-3920/2011, E. 11.1 – GLASS FIBER NET. 126 BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 – SNOWSPORT. 127 Vgl. BVGer B-4762/2011, E. 6.3 – MYPHOTOBOOK; BVGer B-2713/2009, E. 5.1 – (fig.); BVGer
B-5518/2007, E. 4.2 – PEACH MALLOW. 128 Vgl. BGer in sic! 2005, 649, E. 2 – GlobalePost (fig.); BGer in sic! 2004, 400, E. 3.1 – DISCOVERY
TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-283/2012, E. 4.1 – NOBLEWOOD; BVGer
B-5786/2011, E. 2.2 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-3650/2009, E. 2 – 5 am Tag.
129 Vgl. BVGer B-4854/2010, E. 3 f. – Silacryl. 130 Vgl. BVGer B-6070/2007, E. 3.3.1 – TRABECULAR METAL.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
126
- ALLFIT für Implantate und Zahnfüllstoffe (Kl. 5, 10)131
- SMART für Waffen (Kl. 13)132
4.4.2.7.3 Hinweise auf Ausstattungsmerkmale
Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung stehen insbesondere dann im Gemeingut,
wenn sie Elemente beschreiben, die bei den betroffenen Waren allgemein üblich sind, oder
wenn damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird.133
Beispiele:
Ein Zeichen GOLD BAND134 wird für Tabakwaren (Kl. 34) zurückgewiesen, weil ein
goldenes Band eine Ausstattung darstellt, die für diese Produkte bzw. deren Verpackung
häufig verwendet wird.
Ein Zeichen ROTRING135 ist schutzfähig für Werkzeuge (Kl. 8), da rote Ringe nicht zu
den üblichen Ausstattungen dieser Waren bzw. derer Verpackung zählen.
Geht es um einen Hinweis auf die Form der Waren, kommt es nicht allein auf die
vorgenannten Kriterien an; Gemeingut bilden auch Zeichen, die eine Form beschreiben,
welche für die betroffenen Waren nicht unerwartet136 ist. Dieser Aspekt ist auf der Grundlage
der Formenvielfalt im betroffenen Warenbereich zu beantworten.137 Als nicht unerwartet
gelten nicht nur Formen, die häufig vorkommen, sondern – insbesondere bei grosser
Formenvielfalt – auch solche, die blosse Spielarten innerhalb des banalen Formenschatzes
darstellen.
Beispiel:
Ein Zeichen RAPUNZEL ist u.a. für Spielzeugfiguren (Kl. 28) sowie Waren, die
überwiegend um ihrer ästhetischen Gestaltung Willen gekauft werden (Figuren in Kl. 20
und 21) als Hinweis auf die Form der Waren zurückzuweisen138.
131 RKGE in sic! 1997, 302 – ALLFIT. 132 RKGE in sic! 2003, 806 – SMArt. 133 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); vgl. auch BVGer B-6304/2016, E. 5.2.2 – APPLE
(dieses Urteil ist ans BGer gezogen worden; der höchstrichterliche Entscheid war im Zeitpunkt der
Redaktion dieser Richtlinien noch ausstehend). 134 BGer in PMMBl 1967 I 37 – GOLD BAND. 135 BGE 106 II 245 – ROTRING.
136 Dieses Kriterium ergibt sich insofern, als ein Zeichen, das aus dem Hinweis auf eine erwartete
Form der Waren besteht, von den betroffenen Verkehrskreisen grundsätzlich ohne besondere
Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand (vgl. dazu Ziff. 4.4.2, S. 122) als beschreibende Angabe
erkannt wird. Vgl. auch BVGer B-2054/2011, E. 5.2, 5.4 und 5.5.1 – MILCHBÄRCHEN, wo u.a. darauf
abgestellt wird, dass die Bärenform für bestimmte Waren möglich und nicht unerwartet ist. A.M.
BVGer B-7402/2016, E. 6.2.2.f. – KNOT sowie BVGer B-6304/2016, E. 5.2.4 – APPLE
(zweitgenanntes Urteil ist ans BGer gezogen worden; der höchstrichterliche Entscheid war im
Zeitpunkt der Redaktion dieser Richtlinien noch ausstehend). 137 Vgl. auch Ziff. 4.12.5 zweiter Absatz, S. 156 bezüglich des Vorgehens bei der Ermittlung des
banalen Formenschatzes. 138 Entscheid mit abweichender Begründung bestätigt mit BVGer B-3815/2014, E. 7.3 – RAPUNZEL.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
127
Betreffend Farbbezeichnungen vgl. auch Ziff. 4.4.2.7.8, S. 129.
4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatäre
Zeichen, welche den Zweck beschreiben, dem die Waren und/oder Dienstleistungen dienen,
sind vom Markenschutz ausgeschlossen.139 Dabei genügt es, wenn die betroffenen
Verkehrskreise das Zeichen als Beschreibung eines möglichen Verwendungszwecks
verstehen.140 Entsprechendes gilt für Angaben, mit denen die Abnehmer der Waren und/oder
Dienstleistungen beschrieben werden.141
Beispiele:
VIAGGIO für Eisenbahnwagen (Kl. 12)142
ELLE für Produkte, die sich an Frauen richten143
4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise
Hinweise auf die bzw. eine Wirkungsweise oder Funktionsart der Ware insgesamt bzw. eines
Warenbestandteils können nicht als Marken geschützt werden.144
Beispiele:
COOL ACTION für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (Kl. 3)145
FITNESS für Nahrungsmittel (Kl. 29, 30, 32)146
TOUCH ID für Computer (Kl. 9)147
4.4.2.7.6 Inhaltsangaben und berühmte Namen
Verschiedene Waren und Dienstleistungen können bestimmte thematische Inhalte haben,
um derentwillen sie gewöhnlicherweise gekauft werden, wie beispielsweise
Verlagserzeugnisse (Kl. 16), elektronische Publikationen und bespielte Datenträger (Kl. 9)
oder Unterhaltung (Kl. 41). Zeichen, welche sich in einem sachlichen Hinweis auf den
139 Betr. Waren: BVGer B-283/2012, E. 8 – NOBLEWOOD; BVGer B-6097/2010, E. 3.1 – Belladerm;
betr. Dienstleistungen B-4762/2011, E. 6.2 – MYPHOTOBOOK.
140 BVGer B-6629/2011, E. 7.4.2 – ASV. 141 BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 3.2, nicht publ. in BGE 140 III 297: «die Bezeichnung der
avisierten Benützer oder Empfänger». 142 BVGer B-1000/2007 – Viaggio. 143 BGer in sic! 1997, 159 – ELLE. 144 Vgl. BVGer B-2147/2016, E. 5.4.2 – DURINOX; BVGer B-8586/2010, E. 6.2 – Colour Saver; BVGer
B-6291/2007, E. 5 – CORPOSANA.
145 RKGE in sic! 2003, 134 – COOL ACTION. 146 RKGE in sic! 2003, 800 – FITNESS. 147 BVGer B-7995/2015 – TOUCH ID.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
128
möglichen thematischen Inhalt dieser Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen, sind
grundsätzlich vom Markenschutz ausgeschlossen.148
Beispiele:
TIERE für Bücher (Kl. 16)
JAZZ für Compact-Discs (Kl. 9)
RAPUNZEL149 u.a. für CD-Roms (Kl. 9) sowie Betrieb von Vergnügungs- und
Themenparks (Kl. 41)
Insgesamt fantasievolle Bezeichnungen150 bzw. solche mit einem unterscheidungskräftigen
Bestandteil151 werden nicht als beschreibende Inhaltsangaben qualifiziert und sind
schutzfähig.
Beispiele:
DER KLEINE PETER u.a. für Kl. 9 und 16
Wii SPORTS CH 587 365 u.a. für Kl. 9, 16, 28
Dem Grundsatz nach können Zeichen, die aus einem Personennamen bestehen,
unabhängig von der Identität des Hinterlegers und den beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen als Marken eingetragen werden. Dies gilt auch betr. die Namen von
bekannten – realen oder fiktiven – Persönlichkeiten.
Eine Ausnahme zum Grundsatz der Eintragungsfähigkeit gilt insbesondere für die Namen
von realen Persönlichkeiten, die auf ihrem Gebiet einen überragenden Einfluss ausgeübt
haben (beispielsweise aufgrund eines Œuvre von aussergewöhnlicher Bekanntheit) und
deren Namen sehr häufig zur Beschreibung des thematischen Inhalts gewisser Waren
und/oder Dienstleistungen benutzt werden.
Beispiel:
MOZART für Tonträger (Kl. 9)
4.4.2.7.7 Angaben betr. den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der
Dienstleistungen
Zeichen, welche den Anbieter der Waren oder den Erbringer der Dienstleistungen der Art
nach beschreiben, sind vom Markenschutz ausgeschlossen.152 Sie werden nicht als
148 BGE 128 III 447, E. 1.6 – PREMIERE; BGer in sic! 2004, 400, E. 3.3 – DISCOVERY TRAVEL &
ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-7663/2016, E. 2.5 – Super Wochenende (fig.); vgl. auch BVGer B-
7995/2015, E. 6.3 – TOUCH ID. 149 BVGer B-3815/2014, E. 7.1 – RAPUNZEL. 150 Das BVGer verlangt eine «gewisse Originalität» (BVGer B-3331/2010, E. 6.3.2 – Paradies; BVGer
B-1759/2007, E. 3.5 – PIRATES OF THE CARIBBEAN).
151 Vgl. BVGer B-3528/2012, E. 5.2.3 – VENUS (fig.). 152 Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5.1 – KEYTRADER.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
129
Hinweise auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden und sind i.d.R.
freihaltebedürftig.
Beispiele:
QATAR AIRWAYS für Transportwesen (Kl. 39)153
FARMER für Fruchtsäfte, Fruchtgetränke, alkoholische Getränke (Kl. 32 und 33)154
4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen
Zeichen, die eine Farbe beschreiben, stehen im Gemeingut, wenn die Farbe für die Produkte
ein Kaufkriterium darstellt (z.B. GELB für Kleider oder Textilien)155 oder
wesensbestimmend (z.B. GRÜN für Farben, Lacke oder Kosmetika) oder
wesensbedingt (z.B. ROT für Tomaten) ist oder
als Sach- bzw. Eigenschaftsbezeichnung für die entsprechenden Produkte verwendet
wird (ORANGE [französisch] für Orangen bzw. CORAIL für Wein).
PINK für Baumaterialien aus Metall beispielsweise fällt in keine dieser Kategorien; ein
solches Zeichen wäre entsprechend eintragungsfähig.
Im Zusammenhang mit Dienstleistungen gelten vorstehende Kriterien nur beschränkt, da
Dienstleistungen als solche grundsätzlich keine Farbe haben.
An Farbbezeichnungen besteht unter Umständen ein absolutes Freihaltebedürfnis, das der
Verkehrsdurchsetzung entgegensteht.156
4.4.2.7.9 Kombinationen von Stadt-/Ländernamen mit einer Jahreszahl
Zeichen, die aus der Kombination eines Stadt- oder Ländernamens mit einer Jahreszahl
bestehen, werden als beschreibende Hinweis auf den Ort und das Durchführungsjahr einer
Veranstaltung (z.B. einer Messe, einer Ausstellung oder eines Sportanlasses) verstanden.
Sie können in Zusammenhang mit Dienstleistungen, die üblicherweise an solchen
Veranstaltungen erbracht werden, nicht als Marke geschützt werden.
Beispiel:
- BERN 2024 u.a. für Organisation von Messen (Kl. 35), sportliche und kulturelle
Aktivitäten (Kl. 41).
Für den Grossteil der Waren ist eine Zeichenkombination "Stadt-/Ländername + Jahreszahl"
nicht beschreibend und kann unter Art. 2 lit. a MSchG zum Markenschutz zugelassen
153 BVGer B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS. 154 BVGer B-3550/2009 – FARMER. 155 A.M. BVGer B-7196/2015 – MAGENTA und BVGer B-6304/2016, E. 5.2.3 – APPLE
(zweitgenanntes Urteil wurde ans BGer gezogen; der höchstrichterliche Entscheid war im Zeitpunkt
der Redaktion dieser Richtlinien noch ausstehend). 156 Vgl. Ziff. 12.1.2, S. 222.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
130
werden. Nicht schutzfähig ist diese Zeichenkombination demgegenüber für Waren, die einen
thematischen Inhalt haben (vgl. oben Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.6, S. 127) und für alkoholische
Getränke, da bei letzteren Herstellungsort und -jahr direkt beschrieben werden.
4.4.2.7.10 Weitere beschreibende Angaben
Neben den unter den vorstehenden Ziffern genannten Fallgruppen werden im Weiteren
Angaben zurückgewiesen, die beispielsweise beschreibend sind für:
die Menge (DUO für Spiele [Kl. 28]).157
den Wert (50er-MOGGE für Zuckerwaren [Kl. 30]),
einen Anlass oder den Zeitpunkt der Produktion einer Ware (SwissBike für die
Organisation von Messen für wirtschaftliche Zwecke [Kl. 35] oder SPÄTLESE für Wein
[Kl. 33]),
die Art und Weise der Erbringung der Dienstleistung oder des dabei benutzten
Hilfsmittels (BAHN CARD für Transportdienstleistungen [Kl. 39]158; GLASS FIBER NET
für Telekommunikation [Kl. 38]159),
den Verkaufsort der Waren bzw. den Ort der Erbringung der Dienstleistungen160
(SUPERMARKT für Milchprodukte [Kl. 29] oder COMPUTER WELT für
Datenverarbeitungsgeräte [Kl. 9]) oder
den Herkunftsort der Waren oder Dienstleistungen (Herkunftsangaben; vgl. Ziff. 8,
S. 174 ff.).
4.4.2.7.11 International Nonproprietary Names (INN)
Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für pharmazeutische Zwecke genehmigte und
zugeteilte internationale Freinamen, sog. International Nonproprietary Names oder Generic
Names, sind als Sachbezeichnungen i.w.S. dem Gemeingut zuzurechnen und können
entsprechend nicht als Marken eingetragen werden. Das Gleiche gilt auch für
gemeinschaftliche Stämme.161 Das sind Wortteile, die die Zugehörigkeit eines INN zu einer
Gruppe von Wirkstoffen indizieren.162 Zeichen, die eine genügende Abwandlung dieser
Bezeichnungen darstellen, können eingetragen werden, sofern die Abwandlung dem
Zeichen Unterscheidungskraft verleiht und das Freihaltebedürfnis entfallen lässt (es kommen
die Kriterien zur Beurteilung von Modifikationen und Mutilationen zur Anwendung, vgl. Teil 5,
Ziff. 4.4.9.2). Dass die massgebenden Verkehrskreise eine inhaltliche Bezugnahme auf den
Fachbegriff erkennen, schliesst eine hinreichende Unterscheidungskraft der Abwandlung
157 BGE 118 II 181 – DUO. 158 BGer in sic! 2004, 500 – BahnCard. 159 BVGer B-3920/2011 – GLASS FIBER NET. 160 BVGer B-3549/2013, E. 5.2.2 – PALACE (fig.). 161 Vgl. die unter https://www.who.int/medicines/services/inn/StemBook_2011_Final.pdf einsehbare
Liste der WHO. 162 Vgl. BVGer B-5871/2011, E. 4.3.7 – GADOVIST / GADOGITA.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
131
nicht aus. Beispielsweise stellt die Marke Rebinyn (IR 1 226 148) eine genügende
Abwandlung des INN rebimastat dar.
4.4.2.7.12 Sortenbezeichnungen
Pflanzenzüchtungen sind durch das Bundesgesetz über den Schutz von
Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz, SR 232.16) und das internationale Recht
geschützt163. Jede geschützte Züchtung ist mit einer Sortenbezeichnung versehen, die als
Gattungsbezeichnung gilt und in allen Mitgliedstaaten des Verbandes zum Schutz von
Pflanzenzüchtungen in dieser Form zu verwenden ist (Art. 20 Abs. 1 lit. a des Internationalen
Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen und Art. 12 Abs. 1
Sortenschutzgesetz). Rechte (wie das aus der Marke fliessende Recht), die dem Gebrauch
von Sortenbezeichnungen als Gattungsbezeichnungen entgegen stehen, dürfen nicht
gewährt werden.
Wenn ein Zeichen, dessen Schutz im Zusammenhang mit pflanzlichen Erzeugnissen der
Klasse 31 beansprucht wird, aus einer im Sortenschutzregister eingetragenen
Sortenbezeichnung besteht (die Bezeichnung muss nicht unbedingt in der Schweiz
geschützt sein; es genügt, wenn sie in den UPOV-Registern eingetragen ist)164, ist es vom
Schutz als Marke ausgeschlossen. Einem solchen Zeichen fehlt die Unterscheidungskraft,
und es untersteht einem absoluten Freihaltebedürfnis. Ausserdem verstösst es gegen
geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 lit. b des
Internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen). Die
Ausschlussgründe können allerdings über eine Einschränkung der Warenliste durch
Ausschluss der botanischen Gattung, der die geschützte Pflanzensorte angehört, beseitigt
werden.
Beispiel:
Charlotte Charlotte ist die Bezeichnung einer in der Schweiz für die
Spezies Fragaria xananassa Duch. (Zuchterdbeerpflanze)
geschützten Pflanzensorte.
Mit der folgenden Einschränkung der Warenliste könnten die
Zurückweisungsgründe beseitigt werden:
Erzeugnisse aus der Landwirtschaft mit Ausnahme der
Erzeugnisse der Gattung Fragaria (Erdbeerpflanzen);
Erzeugnisse aus Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft.
Kl. 31: Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft
Wenn das Zeichen für andere Waren oder Dienstleistungen beansprucht oder mit anderen
Bestandteilen kombiniert wird, sind die üblichen Kriterien für die Prüfung der
Unterscheidungskraft anwendbar.
163 Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (SR 0.232.163)
164 Vgl. https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-
produktion/sortenschutz/register.html und http://www.upov.int.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
132
Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen
Angaben, welche sich (in allgemeiner Weise165) auf die Qualität der Waren oder
Dienstleistungen beziehen oder sich in allgemeinen reklamehaften Berühmungen des
Angebots erschöpfen, wie etwa PRIMA, MASTER, SUPER, TOP und MEGA, werden von
den Abnehmern als reine Anpreisung verstanden und stehen im Gemeingut;166 das Gleiche
gilt für Zeichen, die sich in einer reklamehaften Selbstdarstellung des Anbieters der Waren
bzw. Dienstleistungen erschöpfen.167 Zeichen, welche aus der Kombination einer
Qualitätsangabe und beschreibenden Elementen bestehen, sind vom Markenschutz
ausgeschlossen (betr. Slogans vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.5, S.133). Auch GOLD ist
grundsätzlich als qualitative Angabe zu bewerten.168 Dieser Sinngehalt wird vom Institut nur
subsidiär berücksichtigt (wenn ein beschreibender Bezug als Hinweis auf das Material oder
die Farbe ausscheidet). Anders als die vorgenannten Begriffe erscheint GOLD, je nachdem,
mit was für einem weiteren Element dieser Begriff kombiniert ist, nur als allusiv und wird
entsprechend zugelassen.
Beispiele:
MASTERPIECE für Finanzdienstleistungen (Kl. 36)169
ROYAL COMFORT für Toilettenpapier und Taschentücher (Kl. 16)170
Übliche Zeichen
Neben den beschreibenden Angaben sind vom Markenschutz auch Zeichen
ausgeschlossen, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen üblicherweise Verwendung finden.171 Solche Zeichen gelten als banal.
Ihnen fehlt die konkrete Unterscheidungskraft, weil sie ebenso wenig wie beschreibende
Zeichen geeignet sind, einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft darzustellen.
Zudem besteht an solchen Ausdrücken i.d.R. ein Freihaltebedürfnis.
Im Weiteren sind – insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses –
Zeichen zurückzuweisen, die Worte des allgemeinen wirtschaftlichen bzw. geschäftlichen
Sprachgebrauchs darstellen, wie beispielsweise ENTERPRISE172 oder NETTO173 für
beliebige Produkte.
165 Vgl. BVGer B-4848/2013, E. 4.2 – COURONNÉ; BVGer B-6747/2009, E. 5.3 – WOW. 166 Vgl. BGer 4A_343/2012, E. 2.1 – Ein Stück Schweiz, auszugsweise publiziert in sic! 2013, 95;
BGer in sic! 2007, 899, E. 4.3, 6.1 – WE MAKE IDEAS WORK; BGer in sic! 1998, 397, E. 1 –
AVANTGARDE; BVGer B-1228/2010, E. 2.3 – ONTARGET.
167 Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.2 und 2.3.4 – terroir (fig.); BGer 4A_648/2010, E. 2.3 – PROLED
(fig.). 168 BVGer B-6068/2014, E. 5.3 – GOLDBÄREN. 169 BGE 129 III 225 – MASTERPIECE. 170 RKGE in sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT. 171 BVGer B-1561/2011, E. 3.2 – TOGETHER WE’LL GO FAR; BVGer B-3792/2011, E. 2.5 –
FIDUCIA; BVGer B-4762/2011, E. 3.2 – MYPHOTOBOOK.
172 RKGE MA-AA 03/95, E. 2 – ENTERPRISE. 173 RKGE in sic! 2005, 367 – NETTO.
4.4.3
4.4.4
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
133
Slogans
Slogans sind Schlagworte, die insbesondere in der Werbung verwendet werden. Sie werden
zurückgewiesen, wenn sie einzig aus Angaben bestehen, welche:
Eigenschaften der Waren und/oder Dienstleistungen (wie beispielsweise deren Art,
Zweckbestimmung oder Wirkungsweise) oder den Unternehmenszweck beschreiben,174
allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen darstellen,175
Wörter oder Phrasen, die in der Werbung häufig verwendet werden, einfache
Aufforderungen176 (Kaufaufforderungen oder solche, die in einem direkten
Zusammenhang zu den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen stehen) oder in
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen übliche
Redewendungen darstellen.
Auch Slogans, die ausschliesslich aus einer Kombination der genannten Angaben bestehen,
werden zurückgewiesen.
In den erwähnten Fällen fehlt einem Slogan die konkrete Unterscheidungskraft, da die
Abnehmer darin keinen individualisierenden Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen
erkennen. Slogans dieser Art sind zudem freihaltebedürftig.177
Beispiele:
BETTER THINGS FOR BETTER LIVING für Arzneimittel (Kl. 5)
DAS IST FÜR SIE für beliebige Produkte
Als Marken eingetragen werden können Slogans, die blosse Anspielungen enthalten und
deren beschreibender Charakter nur mit besonderer Denkarbeit erkennbar ist, sowie
Slogans, die ein unterscheidungskräftiges Element enthalten.
Beispiele:
METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE MOTEUR für Treibstoff (Kl. 4)
KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN! CH 322 804 für Futter für Haustiere (Kl. 31)
174 Vgl. BVGer B-4822/2013, E. 2.3 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 175 Vgl. BVGer B-464/2014, E. 4.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. Vgl. zu allgemeinen
Qualitätshinweisen und reklamehaften Anpreisungen auch Ziff. 4.4.3, S. 132. 176 BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción.
177 Vgl. BVGer B-8240/2010, E. 3.3 und 6.2 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; vgl. betr.
reklamehafte Anpreisungen BVGer B-6747/2009, E. 5.3 – WOW.
4.4.5
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
134
Firmen
Die rechtlichen Voraussetzungen der Eintragung einer Marke in das Markenregister weichen
von jenen betr. die Eintragung einer Firma in das Handelsregister ab,178,179 zumal der
Gebrauch einer Firma, anders als eine Marke, nicht im Zusammenhang mit Waren und
Dienstleistungen steht, sondern einen Hinweis auf einen Unternehmensträger darstellt.180
Werden Firmen zur Eintragung als Marken angemeldet, prüft das Institut deren
Eintragungsfähigkeit gemäss Art. 2 lit. a MSchG wie für jedes andere Zeichen.181
Hinweise auf die Gesellschaftsform sowie deren Abkürzungen (beispielsweise AG, GmbH,
Inc. usw.) tragen grundsätzlich nicht zur Unterscheidungskraft eines Zeichens bei.
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
SWISS BUSINESS AIRLINE GmbH für Transportdienstleistungen (Kl. 39)
CHAUSSURES S.A. für Detailhandel (Kl. 35)
Domainnamen und Telefonnummern
Domainnamen können als Marken nicht eingetragen werden, wenn ihnen Schutzhindernisse
gemäss Art. 2 MSchG entgegenstehen. Generische Top Level Domains wie .COM, .ORG
oder .NET und nationale Top Level Domains wie .CH, .DE usw. als technisch erforderliche
Endungen einer Internetadresse werden von den Abnehmern auch bei einer Verwendung
zur Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen als Hinweis auf eine Internetseite der
betr. Art bzw. Nationalität verstanden. Diese (bekannten) Top Level Domains können
insbesondere darauf hinweisen, dass die Waren bzw. Dienstleistungen online bestellt oder
eingesehen werden können. Als banale Angaben sind sie in Alleinstellung nicht schutzfähig
und bewirken im Regelfall auch in Kombination mit beschreibenden oder üblichen Angaben
keinen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck.182
Nationale Top Level Domains sind Hinweise auf das betr. Land183 und werden somit als
geografische Bezeichnungen geprüft, die eine Angabe über die Herkunft der beanspruchten
Waren oder Dienstleistungen darstellen können (vgl. Ziff. 8, S. 174).
Beispiele:
AUTO.COM ist nicht schutzfähig für Autovermietung (Kl. 39)
178 Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5 – KEYTRADER; BGE 134 II 223, E. 3.4.4 – SEAT auto emoción;
BVGer B-3792/2011, E. 4.2 – FIDUCIA; BVGer B-386/2008, E. 12 – GB; BVGer B-1710/2008, E. 6 –
SWISTEC.
179 Betr. die Prüfung von Firmen und Namen siehe die Anleitung und Weisung an die kantonalen
Handelsregisterbehörden unter
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht-d.pdf.
180 Vgl. BVGer B-3792/2011, E. 4.2 – FIDUCIA; BVGer B-7408/2006, E. 4.3 – bticino (fig.). 181 BVGer B-386/2008, E. 12.2 – GB; BVGer B-3259/2007, E. 15 – OERLIKON. 182 Vgl. BVGer B-3394/2007, E. 5.8 – SALESFORCE.COM. 183 RKGE in sic! 2002, 351 – AMAZON.DE.
4.4.6
4.4.7
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
135
ABC.CH ist für beliebige Produkte und Dienstleistungen nur unter der Voraussetzung
schutzfähig, dass die Bestimmungen der Art. 47 ff. MSchG eingehalten sind
Telefonnummern sind grundsätzlich schutzfähig. Eine Ausnahme gilt für Nummern bzw.
Vorwahlen, wie beispielsweise «0800», die aufgrund ihrer Üblichkeit im Geschäftsverkehr
nicht als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werden
und freihaltebedürftig sind. Bei der Kombination mit gemeinfreien weiteren Elementen ist die
Eintragungsfähigkeit aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen und insbesondere bei
üblichen Kombinationen zu verneinen.
Beispiel:
0800PIZZA ist nicht schutzfähig für Verpflegung (Kl. 43)
Freizeichen
Freizeichen sind ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen, die im Lauf der Zeit infolge
ihrer allgemeinen Verwendung im Verkehr zu Gemeingut geworden sind. Die
Unterscheidungskraft fehlt insbesondere Zeichen, die nur (noch) als beschreibende Hinweise
verstanden werden.184 Das Institut übt Zurückhaltung bei der Beurteilung der Frage, ob ein
Zeichen zum Freizeichen geworden ist und deshalb nicht als Marke eingetragen werden
kann.
Die Rechtsprechung differenziert zwischen registrierten und nicht registrierten Zeichen: Bei
registrierten Zeichen ist die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen,
wenn alle an der Herstellung, dem Vertrieb und dem Erwerb der Ware bzw. der
Inanspruchnahme der Dienstleistung beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis
auf die Herkunft der Waren/Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb,
sondern als Gemeingut ansehen. Demgegenüber ist ein nicht als Marke geschütztes
Zeichen schon dann Gemeingut, wenn nur ein bestimmter Kreis, z.B. die Fachleute oder die
Abnehmer, es im Sinne einer beschreibenden bzw. üblichen Bezeichnung verwenden.185
Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind die vorstehend beschriebenen Zeichen, wenn sie
sich in beschreibenden oder üblichen und daher banalen Angaben erschöpfen.186 Sie
können als Marken eingetragen werden, sofern sie (zusätzliche) unterscheidungskräftige
Merkmale aufweisen, welche den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.
Im Einzelnen sind die unter den nachfolgenden Ziffern genannten Kriterien grundsätzlich
geeignet, die für den Markenschutz erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen und das
Freihaltebedürfnis entfallen zu lassen. Zu berücksichtigen sind jeweils alle Umstände des
Einzelfalles. Je beschreibender oder banaler ein Zeichen ist, desto höhere Anforderungen
sind an die weiteren, zur Unterscheidung geeigneten Elemente zu stellen. Ein Zeichen kann
184 Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.1 – MONTESSORI. 185 Vgl. BGE 130 III 113, E. 3.3 – MONTESSORI. 186 Vgl. BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); BGE 131 III 495, E. 5 – FELSENKELLER.
4.4.8
4.4.9
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
136
insbesondere durch das Zusammentreffen mehrerer Kriterien, die für sich alleine genommen
nicht genügen würden, Schutzfähigkeit erlangen.
4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes
Es genügt, wenn die Marke als Ganzes (in Kombination aller Einzelelemente)
unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig ist.187 Das Institut trägt aus verschiedenen
Zeichen des Gemeingutes zusammengesetzte Marken ein, sofern die Kombination einen
unterscheidungskräftigen Gesamteindruck ergibt.
4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder üblicher Elemente
Als Grundsatz gilt, dass Wortkombinationen zurückgewiesen werden, wenn sie vom
Sinngehalt her unmittelbar verständlich und in sprachlicher Hinsicht nicht ausreichend
modifiziert oder ungewöhnlich188 bzw. falsch sind.
Folglich kann ein Zeichen, bestehend aus zwei oder mehreren beschreibenden Elementen,
schutzfähig sein, wenn der Kombination ein von der blossen Summe der Einzelelemente
verschiedener, nicht beschreibender Sinngehalt zukommt.189
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
LIPOLÈVRES IR 693 436, Kl. 3, 5
INFOINVENT IR 687 583, Kl. 16, 35, 41, 42
Unterscheidungskräftig können im Weiteren Kombinationen sein, die eine klar erkennbare
sprachliche Unregelmässigkeit aufweisen. Es genügt nicht jede noch so geringe
Abweichung; grammatikalische Unregelmässigkeiten verhindern nicht per se, dass ein
Zeichen als beschreibende Aussage verstanden wird.190 Auch neue, bisher ungebräuchliche
Wortbildungen sind zum Gemeingut zu rechnen, wenn sie einen sofort verständlichen
beschreibenden Sinn ergeben (vgl. Ziff. 4.4.2, S. 122). Das blosse Zusammenschreiben
zweier Begriffe beispielsweise kann ein Zeichen nicht schutzfähig machen.191 Kann ein
Zeichen (namentlich in der visuellen Wahrnehmung oder in der Aussprache192) ohne
Weiteres in zwei (oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung
187 BGE 143 III 127, E. 3.3.2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_528/2013, E. 5.1 –
ePostSelect (fig.), nicht publ. in: BGE 140 III 109.
188 Vgl. BVGer B-2225/2011, E. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz. 189 BGer in sic! 2010, 797, E. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.); BVGer B-283/2012, E. 4.4 –
NOBLEWOOD. 190 BVGer B-283/2012, E. 4.6 – NOBLEWOOD. 191 Vgl. BVGer B-7204/2007, E. 7 – STENCILMASTER; RKGE in sic! 2004, 220, E. 8 – smartModule
und smartCore. 192 Vgl. BGE 140 III 297, E. 3.5.4 – KEYTRADER.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
137
keine besondere Denkarbeit.193 Werden die Bestandteile eines Zeichens in der Reihenfolge
umgestellt (Inversion), führt dies ebenfalls nicht ohne Weiteres zur Schutzfähigkeit.194
Zeichen, die nicht auf Anhieb als aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt erkannt
werden, sondern vielmehr als einheitliche Begriffe erscheinen, können schutzfähig sein.
4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder üblicher Angaben mit einzelnen
Buchstaben oder Ziffern
Kombinationen von gemeinfreien Angaben und einfachen Zeichen, nämlich Buchstaben oder
Ziffern, sind grundsätzlich schutzfähig, sofern dem einfachen Zeichen in Bezug auf die
fraglichen Waren und Dienstleistungen kein bestimmter Sinngehalt zukommt. Ist ein
bestimmter Sinngehalt gegeben, gelten die allgemeinen Regeln für die Beurteilung von
Kombinationen beschreibender Elemente (vgl. Ziff. 4.4.9.1.1, oben).
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
WORLDWIDE 9 für Telekommunikation (Kl. 38)
MASTER B für Fahrzeugzubehör (Kl. 12)
Werden bei der Kombination einer beschreibenden Angabe mit einem Einzelbuchstaben
vom Betrachter die zwei Bestandteile nicht ohne besondere Denkarbeit erkannt, ist für die
Beurteilung von einem einheitlichen Begriff auszugehen.
Ein Zeichen SQUALITY wird beispielsweise grundsätzlich als ein Wort aufgefasst,195
während bei IPUBLISH die Lesart I und PUBLISH naheliegt.196
4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen
Werden bei beschreibenden oder üblichen Angaben Buchstaben oder ganze Silben
weggelassen (Mutilation), geändert oder hinzugefügt (Modifikation), kann dies bewirken,
dass das Zeichen unterscheidungskräftig wird und das Freihaltebedürfnis entfällt.197 Es
genügt nicht jede noch so geringe Abänderung eines Zeichens.198
Massgebend ist, ob die Modifikation oder Mutilation von den betroffenen Verkehrskreisen
erkannt wird und eine so deutliche Abweichung von der korrekten bzw. üblichen
Schreibweise darstellt, dass der Gesamteindruck wesentlich beeinflusst wird (vgl. Ziff. 4.4.9,
S. 135). Ob bei Zeichen, die durch Veränderung eines zum Gemeingut gehörenden
193 BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 –
toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 – NOBLEWOOD. 194 Vgl. RKGE in sic! 1998, 477, E. 2c – SOURCESAFE. 195 RKGE in sic! 2001, 131, E. 3 – SQUALITY.
196 RKGE in sic! 2004, 95, E. 4 – IPUBLISH. 197 Betr. die Möglichkeit des Fortbestands der Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. c und d
MSchG vgl. Ziff. 3.2, S. 110 sowie die Ausführungen unter Ziff. 5 ff., S. 164 ff. 198 Vgl. BGer 4P.146/2001, E. 2b)aa) – IAM; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 – Deozinc; BVGer
B-990/2009, E. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; BVGer B-7427/2006, E. 4.3 – Chocolat Pavot
(fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
138
Ausdrucks gebildet wurden, der beschreibende bzw. übliche Charakter oder der
Fantasiegehalt überwiegt, ist gestützt auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalles unter
Berücksichtigung des Schriftbildes, der Phonetik und des Sinngehalts zu beurteilen. Der
Gesamteindruck kann beispielsweise durch das Ändern eines einzelnen Buchstabens im
einen Fall stark verändert werden (namentlich bei kurzen Wörtern und in Fällen, wo der
Sinngehalt verändert wird), während er in einem anderen kaum beeinflusst wird. Ein Zeichen
ist somit zurückzuweisen, wenn die im Gesamteindruck stehende Bedeutung eindeutig
erkennbar bleibt199 bzw. die Modifikation oder Mutilation den Gesamteindruck nicht
wesentlich verändert.
Modifikationen oder Mutilationen, die üblich (geworden) sind, verleihen einem Zeichen keine
Unterscheidungskraft. Das gilt beispielsweise für folgende Schreibarten: «4» anstatt «for»,
«2» anstatt «to» bzw. «too», «@» anstatt «a» bzw. «at», «XMAS» anstatt «Christmas».
Heutzutage ist der Gebrauch von Abkürzungen insbesondere durch die verbreitete
Korrespondenz über E-Mail und SMS gang und gäbe.200
Modifikationen oder Mutilationen, die nur einzelne Buchstaben betreffen, reichen
grundsätzlich nicht aus. BLAK (anstatt «black») für Kohle, DECAP (anstatt «décape») für
Abbeizmittel oder NENDA (anstatt «Nendaz») für Mineralwasser werden zurückgewiesen, da
sich diese Zeichen nur durch einen Buchstaben vom nicht eintragungsfähigen Begriff
unterscheiden und die geänderte Schreibweise auf die Aussprache keinen Einfluss hat.201
Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:
COMPUTEACH CH 598 167, Kl. 9, 16, 38, 41, 42
Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:
SERVICENTER Kl. 37, 39, 41, 42
4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele
Eine Häufung sinnverwandter Ausdrücke bzw. die überflüssige Wiederholung eines
beschreibenden Wortsinns (Pleonasmus) kann ein eintragungsfähiges Ganzes bilden (z.B.
ein Zeichen TINIMINI; tiny = winzig, mini = sehr klein).
Von Pleonasmen zu unterscheiden sind Wiederholungen ein und desselben Begriffs. Ist der
wiederholte Begriff in Alleinstellung nicht schutzfähig, ändert daran auch dessen
Wiederholung nichts (z.B. CURRY-CURRY).
Aus beschreibenden Elementen bestehende Zeichen können als Marken geschützt werden,
wenn sie ein klar zutage tretendes und gegenüber der beschreibenden Grundbedeutung
dominierendes Wortspiel enthalten. Eine unwesentliche Doppeldeutigkeit macht ein Zeichen
nicht schutzfähig.
199 Vgl. BGer in sic! 2014, 24 ff., E. 2.2 in fine – Ce’Real. 200 BVGer B-6748/2008, E. 10 – XPERTSELECT. 201 Vgl. BVGer B-1710/2008, E. 3.5 – SWISTEC und BGer in sic! 2005, 366, E. 4 – Micropor.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
139
Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:
AUS GUTEM GRUNDE CH 493 054, Kl. 32
4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen
Symbolische Zeichen beschreiben den Kennzeichnungsgegenstand nicht direkt, sondern
mithilfe eines Sinnbildes. Sie sind grundsätzlich als Marken eintragbar, sofern sie nicht im
Verkehr allgemein üblich sind.
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
LILIPUT CH 475 970, Kl. 25
BLUE WATER CH 451 907, Kl. 3
4.4.9.5 Mehrere Sprachen
Beschreibende oder übliche Zeichen mit Bestandteilen aus drei oder mehreren
verschiedenen Prüfungssprachen sind grundsätzlich schutzfähig. Blosse Zweisprachigkeit
macht ein Zeichen i.d.R. nicht unterscheidungskräftig; hingegen kann sie in Kombination mit
weiteren Elementen, z.B. geringfügigen Mutilationen, zu Unterscheidungskraft führen.
Aus einer Fremdsprache stammende Wörter, deren Verwendung in der Schweiz üblich
geworden ist (Lehnwörter, z.B. EASY, MANAGEMENT, BABY, JOB), haben auf den
Gemeingutcharakter eines Zeichens grundsätzlich keinen Einfluss.
Beispiel für schutzfähiges Zeichen:
FreshDelica IR 727 588, Kl. 31
Beispiel für nicht schutzfähiges Zeichen:
AQUASWISS
4.5 Einfache Zeichen
Einzelne Buchstaben und Ziffern
Einfache Zeichen, und als solche grundsätzlich nicht eintragbar, sind insbesondere einzelne
Buchstaben des lateinischen Alphabets (A bis Z) oder einzelne Grundzahlen der arabischen
(0 bis 9) und römischen Zahlenreihe.202 Einzelne Buchstaben und Grundzahlen sind zwar im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen oft nicht beschreibend,
ihnen fehlt aber aufgrund ihrer Banalität die konkrete Unterscheidungskraft. Ausserdem sind
Grundzahlen und Buchstaben in Alleinstellung wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung
dem Verkehr freizuhalten.
202 BGer 4A_261/2010, E. 2.1 – V (fig.); vgl. auch BVGer B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.); BVGer
B-1580/2008, E. 2.3 – A-Z.
4.5.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
140
Buchstaben- oder Zahlenkombinationen
Nicht schutzfähig sind Zeichen, die als Kurzbezeichnungen oder Abkürzungen eine
eigenständige Bedeutung erlangt haben und in Verbindung mit den beanspruchten Waren
und/oder Dienstleistungen beschreibend sind (so z.B. als Mass- oder Typenangaben).203
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
4WD für Fahrzeuge (4-Rad-Antrieb)
kp für Messgeräte (Kilopond)
V8 für Fahrzeuge (8 Zylinder in V-Form)
M8 für Schrauben (metrisch/8 mm)
Buchstaben- oder Zahlengruppen oder Kombinationen davon sind schutzfähig, wenn sie in
Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen keine beschreibenden
Angaben (insbesondere in Form von Abkürzungen bzw. Akronymen) darstellen oder keine
erkennbare beschreibende Jahreszahl wiedergeben.
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
- 4x4 CH 418 344, Kl. 25, allerdings nicht eintragungsfähig für Motorfahrzeuge
(Kl. 12)
- PCC CH 481 135, Kl. 9, 16, 42
Nicht schutzfähig sind hingegen Zeichen, die aus einer an sich unterscheidungskräftigen
Buchstabenfolge und einer beschreibenden Wortkombination bestehen, wenn die
Buchstabenfolge unmittelbar vor oder nach der Wortkombination steht und daher von den
Abnehmern einzig als Akronym für die beschreibende Wortkombination verstanden wird.
Beispiel für nicht schutzfähiges Zeichen:
- SRV Schweizerische Rechtsschutz Versicherung (Kl. 36)
Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen
Ausgeschriebene lateinische Einzelbuchstaben, wie «ZET» für den Buchstaben «Z» oder
«ACCA» für den Buchstaben «H» in italienischer Sprache, sind unterscheidungskräftig.
Diese Schreibweise ist im täglichen Verkehr auch nicht unentbehrlich.
Unterscheidungskräftig sind grundsätzlich auch Grundzahlen, die in Worten formuliert sind,
wie z.B. «ACHT». Eine Ausnahme besteht dort, wo Grundzahlen in Verbindung mit
bestimmten Waren auch ohne die jeweils relevante Masseinheit als Mengenangabe
betrachtet werden.
203 BVGer B-6629/2011, E. 4.3 – ASV.
4.5.2
4.5.3
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
141
Geometrische Figuren
Zu den einfachen Zeichen gehören ferner die einfachen geometrischen Figuren, im
Wesentlichen Dreieck, Rechteck, Quadrat und Kreis.204 In Alleinstellung sind sie aufgrund
ihrer Banalität nicht unterscheidungskräftig sowie aufgrund ihrer begrenzten Zahl
freihaltebedürftig. Hingegen können einfache geometrische Figuren mit grafischer
Ausgestaltung, Kombinationen von einfachen geometrischen Figuren unter sich oder mit
einfachen Zeichen durchaus schutzfähig sein.
Beispiele schutzfähiger Zeichen:
CH 484 666, Kl. 42
IR 879 264, Kl. 25
Interpunktionen und weitere druckbare Zeichen
Interpunktionen in Alleinstellung gehören zu den einfachen Zeichen und gelten aufgrund
ihrer Banalität als nicht unterscheidungskräftig und wegen ihrer zahlenmässigen
Beschränkung als freihaltebedürftig. Beispiele sind Punkt (.), Komma (,), Bindestrich (-).
Entsprechendes gilt für weitere druckbare Zeichen neben Buchstaben und Ziffern gemäss
ISO-Norm 8859-15 (vgl. den Anhang, S. 279, vgl. zu einfachen Buchstaben und Ziffern
vorstehend Ziff. 4.5.1, S. 139) wie Gleichheitszeichen (=), Plus- (+) oder Minuszeichen (–)
oder die simple Abbildung eines Sterns (*). Kombinationen solcher einfachen Zeichen unter
sich oder mit anderen einfachen Zeichen, z.B. Buchstaben oder Zahlen, können schutzfähig
sein.
Beispiele schutzfähiger Zeichen:
CH 656 895, Kl. 7, 12205
1+1 IR 691 908, Kl. 20
Grundsätzlich eintragungsfähige Zeichen
4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete
Das Institut trägt Einzelbuchstaben sowie ausgeschriebene Buchstaben fremder Schriften,
z.B. des griechischen Alphabets, ein, wenn sie nicht beschreibend sind. Nicht
204 BVGer B-2713/2009, E. 2 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke). 205 Farbanspruch: Dunkelgrau (Anthrazit) PANTONE, PMS 425; Orange PANTONE, PMS 148.
4.5.4
4.5.5
4.5.6
•••
N!
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
142
eintragungsfähig ist z.B. der griechische Buchstabe α für Apparate zur Messung von
Alphastrahlen.
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
GAMMA CH 630 735, Kl. 9, 42
DELTA CH 658 197, Kl. 35, 41, 45
In der Schweiz unübliche Schriften (z.B. chinesisch, japanisch oder kyrillisch) werden als
Bildzeichen behandelt und grundsätzlich als unterscheidungskräftig und nicht
freihaltebedürftig erachtet.206 Der Sinngehalt von in unüblichen Schriften gehaltenen Zeichen
wird demgegenüber für die Beurteilung, ob ein Zeichen gegen die öffentliche Ordnung oder
die guten Sitten verstösst, berücksichtigt (vgl. Ziff. 6, S. 166).
Beispiele:
CH 463 814, Kl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20
CH 479 392, Kl. 34
4.5.6.2 Monogramme
Einzelbuchstaben des lateinischen Alphabets oder Grundzahlen, die grafisch ausgeprägt,
also als Monogramm oder Signet konzipiert oder mehrfarbig gestaltet sind, sind schutzfähig,
sofern die grafische Ausgestaltung den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.207
Beispiele schutzfähiger Zeichen:
CH 498 510, Kl. 16, 28, 35
CH 452 689, Kl. 37
206 Eine Ausnahme besteht für Zeichen, die aufgrund des bilateralen Vertrags über den Schutz von
Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Bezeichnungen zwischen
der Schweiz und der Russischen Föderation geschützt sind (vgl., Ziff. 8.7.1, S. 199).
207 Die Gestaltung darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen; vgl. BGE 134 III 314, E. 2.5 – M / M-
joy; BVGer B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.); BGer 4A_261/2010, E. 2.2 i.V.m. E. 2.3 – V (fig.).
1A ~4t OIITHMA
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
143
4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken
Die nachfolgend darstellten Prüfungsgrundsätze stimmen grundsätzlich mit der im Rahmen
des EUIPO-Konvergenzprogramms beschlossenen gemeinsamen Praxis zu "Wort-/
Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern" überein (KP3). Die
Kriterien dieser gemeinsamen Praxis können somit herangezogen werden, wobei in der
gemeinsamen Praxis teilweise eine unterschiedliche Terminologie verwendet wird.208
Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen209 sind kombinierte Wort-/Bildmarken210 nach
dem Gesamteindruck zu prüfen.211
Gemeinfreie Zeichen können mit schutzfähigen Elementen so kombiniert oder grafisch
gestaltet werden, dass sie im Gesamteindruck unterscheidungskräftig werden.212 Das
Freihaltebedürfnis entfällt in einem solchen Fall.
Voraussetzung für den Markenschutz ist, dass die unterscheidungskräftigen Elemente den
Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.213 Ob dies der Fall ist, ist ein Ermessensentscheid.
Im Einzelnen gilt, was folgt:
a. Bei der Kombination gemeinfreier Worte, Ziffern oder anderer druckbarer Zeichen mit weiteren Elementen:
Je beschreibender oder üblicher die Wortelemente sind, desto höhere Anforderungen
sind an die grafische Ausgestaltung zu stellen.214 Das Bundesgericht verlangt in diesem
Zusammenhang «Originalität» der grafischen Darstellung.215
Die grafische Ausgestaltung darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen;216 z.B. sind
etikettenhafte Ausgestaltungen wie Umrahmungen und Unterstreichungen
grundsätzlich nicht geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.217
208 Für die Darstellung der gemeinsamen Praxis siehe
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/f939b785-df77-4b67-ba43-623aa0e81ffb .
209 Vgl. Ziff. 3.2, S. 110. 210 Zur Definition vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.2, S. 60. 211 BVGer B-5659/2008, E. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II; BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea
PHARMACEUTICA (fig.); RKGE in sic! 2004, 926, E. 3 und 6 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).
212 BGer in sic! 1997, 159, E. 5b – ELLE; BVGer B-1260/2012, E. 5.4 – BÜRGENSTOCK; BVGer
B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). 213 BVGer B-5295/2012, E. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); vgl. auch BVGer B-7427/2006, E. 6 –
Chocolat Pavot (fig.). 214 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.6 – MAGNUM (fig.); BVGer B-1190/2013, E. 3.6 – ERGO (fig.); BVGer
B-55/2010, E. 2.2 – G (fig.). 215 BGer 4A_528/2013, E. 5.2.3 – ePostSelect (fig.), nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGer
4A_261/2010, E. 2.1 und 2.3 – V (fig.). 216 BGer 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109; BGer 4A_261/2010,
E. 2.2 f. – V (fig.); BGer in sic! 2005, 649, E. 2.3 – GlobalePost (fig.). 217 BVGer B-1643/2007, E. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
144
Übliche Schriftarten218, Kursiv- und Fettschrift, regelmässige Handschriften219 und
Varianten in der Gross-/Kleinschreibung220 geben grundsätzlich keine
Unterscheidungskraft, ebenso wenig wie Zusammen-/Getrenntschreibung221 und
Interpunktion222 bei Wortmarken. Ebenfalls keine Unterscheidungskraft verleihen
übliche Anordnungen der Wortelemente wie die senkrechte Schreibweise, auf
mehreren Zeilen angeordnete oder auf dem Kopf stehende Wortelemente.
Das Hinzufügen von Bildern (sofern diese nicht ihrerseits beschreibend, üblich oder
banal sind; vgl. dazu Ziff. 4.7, S. 146) reicht grundsätzlich aus, um die
Unterscheidungskraft bejahen zu können. Dies gilt auch, wenn das Bildelement
ungleich kleiner als das Wortelement ist, solange es den Gesamteindruck wesentlich
beeinflusst.
Eine einzelne Farbe kann einem beschreibenden oder üblichen Wortelement keine
Unterscheidungskraft geben. Aufgrund der Üblichkeit vielfarbiger Gestaltungen kann
selbst eine grössere Anzahl von Farben (d.h. ein mehrfacher Farbanspruch)
grundsätzlich nicht zu Unterscheidungskraft führen. Hingegen ist es nicht
ausgeschlossen, dass eine unübliche Farbanordnung, die den Gesamteindruck
wesentlich beeinflusst, dem Zeichen zur Unterscheidungskraft verhelfen kann.
b. Bei der Kombination gemeinfreier Bildmotive mit weiteren Elementen:
Sofern unterscheidungskräftige Elemente auf gemeinfreien Motiven (vgl. dazu Ziff. 4.7,
S. 146) angebracht sind, ist ihr Einfluss auf den Gesamteindruck in analoger
Anwendung der in Ziff. 4.12.5.1, S. 156 angeführten Kriterien zu bewerten.
Insbesondere sind Elemente unbeachtlich, die im Vergleich zum Motiv zu klein sind, um
den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
CH 661 953, Kl. 16, 25, 41
CH 504 137, div. Klassen
KP3-Beispiel; Kl. 30
218 Z.B. Computerschriften, vgl. BVGer B-55/2010, E. 3.1 – G (fig.). 219 BGer in sic! 2010, 907, E. 2.4 – terroir (fig.); BVGer B-5659/2008, E. 3.7 und 5.4 – Chocolat Pavot
(fig.) II; B-7427/2006, E. 5 – Chocolat Pavot (fig.). 220 BGer 4A_266/2013, E. 2.2 – Ce’Real; vgl. auch BVGer B-2999/2011, E. 9 – DIE POST; BVGer
B-6352/2007, E. 9 – AdRank; RKGE in sic! 2003, 806, E. 5 – SMArt. 221 BVGer B-5274/2009, E. 4.2 – SWISSDOOR; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 – Deozinc; BVGer
B-7204/2007, E. 7 – STENCILMASTER. 222 Vgl. BGer 4A_266/2013, E. 2.2 – Ce’Real; RKGE in sic! 2001, 738, E. 2 – Expo.02.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
145
KP3-Beispiel; Kl. 29
KP3-Beispiel; Kl. 37
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
IR 866 199 Kl. 29, 32223
(Farbanspruch: Gold)
CH 56867/2011, Kl. 3, 5, 10, 16, 35, 41,
42, 44224
Farbanspruch: Rot (Pantone 186, RAL
3027), Grau (Pantone Cool Gray 10, RAL
7037), Weiss
CH 54082/2006, Kl. 29-33225
CH 7299/2001 (Farbanspruch: Blau) und
CH 7300/2001 (Farbanspruch: Gelb), Kl.
1, 39226
CH 2755/2005, Kl. 5227
(Farbanspruch: Blau - Pantone 294)
223 BGer 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.). 224 BVGer B 5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.). 225 BGer in sic! 2010, 907 – terroir (fig.). 226 RKGE in sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.). 227 BVGer B-1643/2007 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).
resh Sard}ne
• Pm coNTRoL SERv1CE5
toppharm
Rhein Strom
Apotheken
(basilea) PHARMACEUTICA
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
146
KP3-Beispiel; Kl. 30
(Farbanspruch: Blau, Violett, rot, gelb,
grün, grau, rosa)
KP3-Beispiel; Kl. 29
KP3-Beispiel: Kl. 37
KP3-Beispiel; Kl. 45
4.7 Bildmarken
Eine Bildmarke besteht ausschliesslich aus einem oder mehreren grafischen oder bildlichen
Elementen.228
Beispiel für schutzfähiges Zeichen:
CH 489 939 Kl. 35, 36, 42
Bildzeichen können gleich wie Wortzeichen als beschreibende Hinweise auf die Waren oder
Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, wahrgenommen werden.229 Im Gemeingut
stehen übliche bzw. naheliegende bildliche Darstellungen insbesondere folgender Motive:
– der Ware oder ihrer Verpackung,
– eines Teils derselben (z.B. der Oberflächengestaltung in Form eines Musters230),
228 Als Bildmarken gelten auch Zeichen, die aus einer auf maximal 8×8 cm begrenzten Musterung
bestehen. Die nachfolgend angeführten Grundsätze können auch auf Zeichen Anwendung finden, bei
denen das abgebildete Motiv mit Wort- oder Zahlenelementen versehen ist. 229 Vgl. BVGer B-6203/2008, E. 3.2 ff. – Chocolat Pavot (fig.) III.
230 BVGer B-2655/2013, E. 5 – Wiener Geflecht (Bildmarke); RKGE in sic! 2005, 280, E. 7 –
Karomuster (Bildmarke); vgl. zu Mustern Ziff. 4.10, S. 151.
'lavoura aroma
[13/ISardines
,~ PEST CONTROL SERVICES
L&GIJ. ADVIC&: 8&ll",'"JC&S
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
147
– der sonstigen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen (z.B. der angewendeten
Technik231, der Zweckbestimmung232, der Destinatäre oder des Verkaufsortes).233
Im Einzelnen gilt, dass ein Bildzeichen schutzfähig, d.h. unterscheidungskräftig und nicht
freihaltebedürftig ist, wenn entweder das abgebildete Motiv als solches genügend von den
banalen Formen bzw. Motiven des betroffenen Waren- oder Dienstleistungssegments
abweicht,234 oder wenn sich die grafische Ausgestaltung des Bildzeichens (d.h. die Art und
Weise, in der das Motiv dargestellt ist) ihrerseits genügend von banalen bildlichen
Darstellungen abhebt235.
Bei der Beurteilung des dargestellten Motivs kommen die für die Prüfung von
dreidimensionalen Marken geltenden Kriterien (Ziff. 4.12, S. 153) analog zur Anwendung.236
Was die grafische Ausgestaltung anbelangt, so sind naturgetreue oder in der Art einer
technischen Zeichnung gehaltene Darstellungen üblich und bewirken entsprechend keine
Unterscheidungskraft; anders ist zu entscheiden, wenn eine ausreichend starke Stilisierung
oder eine grafische Ergänzung oder auch z.B. eine ungewöhnliche Bildperspektive
vorliegen237. Der blosse Umstand, dass das gemeinfreie Motiv zwei- anstatt dreidimensional
dargestellt ist, kann nur ausnahmsweise zur Schutzfähigkeit führen – nämlich, wenn
aufgrund dieser Darstellung das Zeichen gar nicht als Abbildung der Ware, deren
Verpackung, etc. (vgl. die vorstehende Aufzählung) erkannt wird. Diese Annahme setzt
grundsätzlich voraus, dass die Darstellung stilisiert ist und beim abgebildeten Motiv
wesenstypische Merkmale der betroffenen Ware fehlen.238
Besteht das Zeichen aus Elementen, die keinen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen
aufweisen, indem sie weder beschreibend noch üblich sind, ist es grundsätzlich
eintragungsfähig. Dies gilt insbesondere für Zeichen, die aus der Kombination239 grafischer
Elemente bestehen, ohne als Ausschnitt aus einer Verzierung und damit als Muster (vgl.
dazu Ziff. 4.10, S. 151) zu erscheinen.
231 BVGer B-2713/2009, E. 5.4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke): das weit verbreitete Symbol für
«Universal Serial Bus» (USB)- und «wireless»-Technik beschreibt den möglichen Anwendungsbereich
der Waren und Dienstleistungen. 232 Vgl. BVGer B-5120/2014, E. 5.6 f. – Hüftgelenkkopf (Bildmarke). 233 Vgl. auch die im Rahmen des EUIPO-Konvergenzprogramms beschlossene gemeinsame Praxis zu
"Wort-/ Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern" (siehe Fn 208).
234 Vgl. BVGer B-3088/2016, E. 4.3.3 – Musiknote (Bildmarke); BVGer B-2418/2014, E. 3.3 – Bouton
(Bildmarke). 235 Vgl. BVGer B-3601/2014, E. 3.2 f. – Medikamentenkapsel (Bildmarke); BVGer B-2713/2009, E. 2
und 5.4 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke). 236 BVGer B-3601/2014, E. 3.2 – Medikamentenkapsel (Bildmarke); BVGer B-1920/2014, E. 3.2 –
Nilpferd (Bildmarke); BVGer B-2713/2009, E. 2 – Wireless USB-Symbol (Bildmarke). 237 Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 3.3 – Bouton (Bildmarke). 238 Z.B. wird die zweidimensionale, leicht stilisierte Darstellung eines Käfers nicht als Darstellung der
Form von Schmuckanhängern (Kl. 14) bewertet, wenn das wesenstypische Merkmal einer Öse auf der
Abbildung fehlt (vgl. RKGE in sic! 1/2006, 31 – Scarabé [Bildmarke]). 239 Betr. die Gemeingutzugehörigkeit von einfachen geometrischen Figuren vgl. Ziff. 4.5.4, S. 141.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
148
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
CH 592 766, Kl. 30. Das Zeichen erschöpft sich nicht in
einer naturgetreuen, banalen Darstellung der Ware
selbst, sondern weist zusätzliche Elemente auf
(«Eiswürfel», Beleuchtung, Wassertropfen).
CH 684 344, Kl. 11, 30 und 43: Das Zeichen weicht
durch das Element der wimpelförmigen Tropfen
ausreichend von der banalen Darstellung einer
Darreichungsform ab.
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
Kl. 10 (u.a. Implantate für die Osteosynthese)240
(Farbanspruch: Rosa - Pantone 677 C, Ausgabe 2010)
Kl. 9 (mobile digitale elektronische Taschengeräte für
ein- und ausgehende Telefonanrufe sowie den Versand
und Empfang elektronischer Nachrichten und anderer
digitaler Daten, zur Verwendung als Tonabspielgerät
für digitale Formate und als Taschencomputer, digitaler
persönlicher Assistent, elektronische Agenda, Tablet-
Computer und Fotoapparat)241
IR 1 064 983, Kl. 3, 20, 21.242 Das Zeichen zeigt einen
Ausschnitt aus einem banalen Muster, das dem sog.
«Wiener Geflecht» entspricht. Im Zusammenhang mit
bestimmten Waren der Kl. 3, 20 und 21 (kosmetische
Produkte, Kosmetikaccessoires und Möbel) fehlt dem
Zeichen die Unterscheidungskraft.
240 BVGer B-5120/2014 – Hüftgelenkkopf (Bildmarke). 241 BVGer B-2418/2014 – Bouton (Bildmarke). 242 BVGer B-2655/2013 – Wiener Geflecht (Bildmarke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
149
4.8 Piktogramme
Piktogramme sind stilisierte bildliche Darstellungen, die Informationen oder
Orientierungshilfen vermitteln. Sie können insbesondere über die Verwendung oder die
Zweckbestimmung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen informieren (z.B.
Recycling-Piktogramme). Nicht unterscheidungskräftig sind Zeichen, deren Ausgestaltung
sich auf die reine Informationsvermittlung beschränkt, oder Zeichen, die von üblichen
Darstellungsvarianten nicht genügend abweichen.
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
-
Das Zeichen hebt sich nicht genügend von den
üblicherweise für Verpflegungsdienstleistungen
verwendeten Piktogrammen ab.
-
IR 1 184 394, Kl. 9. Das Zeichen weicht nicht
genügend von den üblichen Darstellungsvarianten
für Musiksoftware ab. Die Abnehmer erkennen im
Zeichen direkt den Verwendungszweck der
beanspruchten Software.243
4.9 Akustische Marken
Es können verschiedene Kategorien akustischer Zeichen unterschieden werden: die
menschliche Sprache, musikalische oder geräuschhafte akustische Zeichen244 sowie
Mischformen davon.
Akustische Zeichen werden als Marken eingetragen, wenn sie unterscheidungskräftig und
nicht freihaltebedürftig sind. Musikalische oder geräuschhafte akustische Zeichen sind unter
anderem dann nicht originär unterscheidungskräftig, wenn den Melodien, Tönen oder
Geräuschen in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ein
beschreibender Sinngehalt zukommt (z.B. Motorengeräusch für PKW) oder sie in diesem
Zusammenhang gebräuchlich sind (z.B. ein bekanntes Weihnachtslied für
Christbaumschmuck). Bei Kombinationen von Melodien mit Gesang oder gesprochenem
Text ist der Gesamteindruck massgebend.
Betr. die formellen Voraussetzungen an die Hinterlegung einer akustischen Marke vgl. Teil 2,
Ziff. 3.2.3, S. 61. Betr. die Markenfähigkeit einer Melodie vgl. Ziff. 2, S. 108.
243 Vgl. BVGer B-3088/2016 – Musiknote (Bildmarke) 244 Da Geräusche nicht in Notenschriften dargestellt werden können, erlangen sie gegenwärtig
aufgrund der ungenügenden grafischen Darstellbarkeit den Markenschutz nicht (vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.3,
S. 61).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
150
B. Nicht konventionelle Zeichen
Im Unterschied zu den konventionellen Zeichen fällt bei den nicht konventionellen das
Zeichen vielfach mit dem äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Waren zusammen.
Dieses Zusammenfallen von Zeichen und Kennzeichnungsgegenstand kann die ganze
Ware, aber auch nur einen Teil derselben betreffen. Es zeigt sich insbesondere bei Waren-
und Verpackungsformen, Farben und Mustern sowie bei der Bewegung eines Objekts, das
mit der beanspruchten Ware identisch ist.
Obwohl für alle Markentypen die gleichen Kriterien betr. Beurteilung der konkreten
Unterscheidungskraft gelten,245 kann es schwieriger sein, bei einem Zeichen, das mit dem
äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammenfällt, die
Unterscheidungskraft nachzuweisen als bei einem Wort- oder Bildzeichen.246 Während die
Abnehmer gewohnt sind, dass Marken aus Wörtern oder Bildern bestehen, gilt dies nicht in
gleichem Mass für nicht konventionelle Zeichen wie Warenformen, Farben oder Muster.247
Zeichen, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, werden gewöhnlich nicht als
Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren, sondern lediglich als besondere
Gestaltung wahrgenommen.248 Werden z.B. die Form eines Bürostuhls, eine Farbe oder ein
Muster als Marken für Büromöbel beansprucht, so erkennt der Abnehmer in diesen Zeichen
a priori die Form, die Farbe oder die Oberflächengestaltung der Büromöbel, nicht aber eine
Marke. Nur wenn ein Zeichen über seine technische oder ästhetische Funktion hinaus vom
Abnehmer unmittelbar als betrieblicher Herkunftshinweis (vgl. Ziff. 2, S. 108) wahrgenommen
wird, ist es originär unterscheidungskräftig.249
Die Prüfung der Unterscheidungskraft von nicht konventionellen Zeichen erfolgt anhand
eines Vergleichs mit der oder den banalen Waren- oder Oberflächengestaltungen des
beanspruchten Warensegments (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 119). Massgebend sind die Verhältnisse
im Zeitpunkt des Entscheids.250 Unterscheidungskraft besitzen nur diejenigen Zeichen, die
auffällig von banalen Waren- und Oberflächengestaltungen des entsprechenden
Produktsegments abweichen.251 Aufgrund der im beanspruchten Warensegment
üblicherweise verwendeten Form- oder Oberflächengestaltungen sind gedanklich eine oder
245 Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.2 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BVGer B-2418/2014,
E. 3.5 – Bouton (Bildmarke).
246 Vgl. BGer 4A_374/2007, E. 2.5 – Praliné (dreidimensionale Marke), wo festgehalten wird, dass es
nicht zu beanstanden, sondern richtig ist, wenn für die entsprechende Prüfung die Kriterien gewählt
werden, die der Art des Zeichens angemessen sind. 247 Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke). 248 BGE 143 III 127, E. 3.3.3 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke), mit Hinweis auf BGE 137 III
403, E. 3.3.3 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke). 249 Vgl. BGE 137 III 403, E. 3.3.4 mit Hinweisen – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke). 250 Vgl. BGer 4A_363/2016, E. 2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke). 251 BGE 137 III 403, E. 3.3.3 und 3.3.5 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III
547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke); vgl. auch BVGer B-3612/2014, E. 6.4 –
Medikamentenkapsel (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
151
mehrere banale Gestaltungen zu definieren. Je grösser die Gestaltungsvielfalt ist, desto
mehr Gestaltungsvarianten gelten als banal.252
Aus der Tatsache allein, dass sich ein Zeichen von existierenden Gestaltungen
unterscheidet, kann nicht direkt auf das Vorhandensein von Unterscheidungskraft
geschlossen werden.253 Jede Gestaltung, die sich durch neue oder leicht abgeänderte
Elemente von bestehenden Gestaltungen des gleichen Produktsegments abhebt, kann von
den Abnehmern bei genauer Betrachtung von den «alten» Gestaltungen unterschieden
werden. Mit anderen Worten individualisieren zwar neue Gestaltungen oder
Gestaltungselemente wie Formen, Farben oder Muster eine Ware; dies sagt jedoch noch
nichts über die originäre Unterscheidungskraft einer bestimmten Gestaltung aus (vgl. Ziff.
4.12.5, S. 156).
Bei Zeichen, die mit dem äusseren Erscheinungsbild oder einer Funktion (Bewegungsmarke)
der beanspruchten Waren zusammenfallen, ist auch nach intensivem Gebrauch vielfach
zweifelhaft, ob diese Zeichen überhaupt als Marke wahrgenommen werden. Vielmehr
erkennen die angesprochenen Abnehmer die Form der Ware oder Verpackung, deren
Funktion oder Ausstattung.254 Dass das Institut aufgrund dieser Sachlage bei nicht
konventionellen Zeichen ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel für
die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet, schliesst die Berücksichtigung
von Gebrauchsbelegen nicht von vornherein aus.255
4.10 Muster
Ein Muster ist eine sich grundsätzlich unlimitiert wiederholende Verzierung.
Die nachfolgenden Grundsätze gelten für Zeichen, die als Ausschnitt aus einer solchen
Verzierung erscheinen.256 Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit basiert auf der Annahme,
dass das Muster die Oberflächengestaltung der Ware, gegebenenfalls auch von deren
Verpackung darstellt. Entsprechend werden die Abnehmer in einem Muster in erster Linie
das äussere Erscheinungsbild der beanspruchten Waren erkennen und keinen betrieblichen
Herkunftshinweis (vgl. auch lit. B, S. 150).
Dies gilt insbesondere bei Waren, bei denen die Oberflächengestaltung wesentlich ist, wie
bei Textilien, Kleidern, Möbeln oder Modeaccessoires. Bei Mustern, die für diese
Warenkategorien hinterlegt werden, ist die originäre Unterscheidungskraft nur selten
gegeben. Schutzfähig sind Muster, die genügend von den im betroffenen Warensegment
252 BGer 4A_466/2007, E. 2.4 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGE 133 III 342,
E. 4.4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke). 253 Vgl. BVGer B-5183/2015, E. 5.3 – Rosa (Farbmarke); BVGer B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallbehälter
(dreidimensionale Marke). 254 Vgl. für Waren- bzw. Verpackungsformen BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale
Marke); BVGer B-2676/2008, E. 4 – Flasche (dreidimensionale Marke). 255 Vgl. Ziff. 12.3.2, S. 229.
256 Dies gilt ungeachtet dessen, ob diese Zeichen im Markeneintragungsgesuch als «Bildmarken»
bezeichnet werden. vgl. dazu die in Ziff. 4.6, S. 143 angeführten Beispiele.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
152
üblichen und somit banalen Gestaltungen abweichen.257 Mustern, die so komplex sind, dass
sie nicht wiedererkannt werden können, fehlt die (abstrakte) Unterscheidungskraft.
Soweit Muster für Dienstleistungen beansprucht werden, wird die Eintragungsfähigkeit
basierend auf der Annahme beurteilt, dass das Muster als Oberflächengestaltung namentlich
in der Korrespondenz (etwa auf Briefköpfen), auf Rechnungen, Internetseiten, Enseignes
oder in der Reklame verwendet wird. Auch in diesem Zusammenhang werden Muster in
erster Linie als dekorative Elemente wahrgenommen; die Unterscheidungskraft wird anhand
eines Vergleichs mit üblichen bzw. banalen Mustern ermittelt.
Betr. Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das Institut ein demoskopisches
Gutachten als geeignetstes Beweismittel.258
Beispiel für ein nicht schutzfähiges Zeichen:
Kl. 20 (Möbel), 24 (Textilstoffe)
Zwei weitere Beispiele finden sich in Ziff. 4.7, S. 146.
4.11 Farbmarken
Eine (abstrakte) Farbmarke wird ausschliesslich durch eine Farbe oder Farbkombination
gebildet. Beansprucht wird Markenschutz für die Farbgebung als solche.
Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit basiert auf der Annahme, dass die Farbe die
Oberflächengestaltung der Ware, gegebenenfalls auch von deren Verpackung darstellt.
Insofern als bei der Farbmarke das Erscheinungsbild der Ware bzw. Verpackung und das
Zeichen miteinander verschmelzen, ist die Wahrnehmung durch die Abnehmer eine andere
als bei Zeichen, bei denen der Kennzeichnungsgegenstand vom Kennzeichen verschieden
ist (vgl. lit. B, S. 150). Zudem besitzt der grösste Teil der Waren oder der Verpackungen
naturgemäss eine Farbe, die in erster Linie der ästhetischen oder funktionellen Gestaltung
dient. In Bezug auf Dienstleistungen gilt dies sinngemäss. Haben auch Dienstleistungen als
solche naturgemäss keine Farbe, so werden doch Farben im Dienstleistungsbereich in den
verschiedensten Formen verwendet.259 Die Abnehmer sind somit im Wirtschaftsverkehr
ständig mit Farben aller Art konfrontiert (wobei sowohl Einzelfarben wie auch
Farbkombinationen verwendet werden), deren Hauptfunktion sich in aller Regel in
ästhetischen Zwecken erschöpft und somit der Funktion einer Marke grundsätzlich
entgegensteht.
257 In diesem Zusammenhang kommen die für die Prüfung von dreidimensionalen Marken i.e.S.
geltenden Kriterien (Ziff. 4.12.5, S. 156) analog zur Anwendung. Gemäss BVGer B-2655/2013, E. 3.6,
E. 5.5.1 – Flächenmuster ist die Gemeinfreiheit insbesondere danach zu beurteilen, ob im
beanspruchten Waren- oder Dienstleistungsbereich ähnliche Muster bekannt bzw. üblich sind, von
denen sich das beanspruchte Muster nicht durch seine Originalität abhebt.
258 Vgl. Ziff. 12.3.2, S. 229. 259 Vgl. in diesem Zusammenhang RKGE in sic! 2002, 243, E. 2 und 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
153
Die Unterscheidungskraft einer Farbe oder Farbkombination kann nur dann bejaht werden,
wenn sich die Farbe genügend von den banalen Farben des entsprechenden Waren- bzw.
Dienstleistungssegments abhebt (vgl. auch lit. B, S. 150). Werden im betroffenen Segment
unterschiedlichste Farben verwendet, gilt entsprechend eine Vielzahl von Farben als banal.
Es besteht zudem ein Bedürfnis der Wirtschaftsteilnehmer, ihre Produkte farblich zu
gestalten bzw. Farben im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen zu
verwenden. Es liegt im Interesse der Konkurrenz, dass die Verfügbarkeit von Farben nicht
übermässig eingeschränkt wird. An Farben und Farbkombinationen besteht demnach ein
erhebliches Freihaltebedürfnis.
Auf dieser Grundlage können Farbmarken i.d.R. nur via Verkehrsdurchsetzung als Marken
eingetragen werden.260 Die Durchsetzung ist nur möglich, sofern kein absolutes
Freihaltebedürfnis besteht.261 Da Farben im Wirtschaftsleben äusserst üblich sind und auch
nach längerem Gebrauch auf dem Markt noch als ästhetisches Element und nicht als
Hinweis auf ein Unternehmen aufgefasst werden, sind die Anforderungen an eine
Verkehrsdurchsetzung hoch. Betr. Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet
das Institut ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel.262
Beispiele (durchgesetzte Marken):
Farbe GELB263 CH 496 219, Kl. 36 (Zahlungsverkehr, Kontoführung), 39 (Brief- und
Pakettransport, Beförderung von Schnellpost, Beförderung von Paketen und
abgehender Briefpost im internationalen Verkehr, Busbetriebe nach Fahrplan)
Farbe Zink-Gelb RAL 1018 CH 612 176, Kl. 7 (Hochdruckreinigungsgeräte)
4.12 Dreidimensionale Marken (Formmarken)
Begriff
Zwei verschiedene Arten dreidimensionaler Marken werden unterschieden:
Die dreidimensionale Marke i.e.S. besteht aus einer dreidimensionalen Waren- oder
Verpackungsform oder aus einem Teil derselben. Das Zeichen und der
Kennzeichnungsgegenstand fallen zusammen.264
260 BVGer B-5183/2015, E. 3.2 – Rosa (Farbmarke). 261 Ein absolutes Freihaltebedürfnis ist beispielsweise gegeben bei Farben, welche die natürliche
Farbe der beanspruchten Produkte darstellen (z.B. die Farbe Rot für Tomaten), oder welche für die
betreffenden Produkte gesetzlich vorgeschrieben sind (z.B. Rot für Handfeuerlöscher). 262 Vgl. Ziff. 12.3.2, S. 229. 263 RKGE in sic! 2002, 243 – Farbe Gelb (Farbmarke).
264 Vgl. BGE 129 III 514, E. 2.1 – Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 –
Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke).
4.12.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
154
Beispiel:
- CH 541 393, Kl. 29 (u.a. Milch,
Milchprodukte)
Bei dreidimensionalen Marken i.w.S. sind Kennzeichnungsgegenstand und Zeichen nicht
identisch.265 Sie bestehen entweder unabhängig von Form oder Verpackung einer Ware und
können entsprechend von diesen ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes getrennt
werden266 (z.B. Mercedes-Stern), oder aber sie werden nicht für Waren, sondern für
Dienstleistungen beansprucht.
Beispiel:
- CH 634 580, Kl. 36
Dreidimensionale Marken i.w.S.
Unter die dreidimensionalen Marken i.w.S. fallen z.B. räumlich gestaltete Wörter,
Buchstaben, Zahlen oder bildliche Darstellungen (Reliefs, Figuren, geometrische Körper).
Diese Zeichen werden grundsätzlich wie zweidimensionale Zeichen geprüft und gehören
zum Gemeingut, wenn sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen beispielsweise ausschliesslich aus beschreibenden oder üblichen Angaben,
oder aus banalen, einfachen Raumformen (geometrische Körper wie Kugeln, Prismen,
Würfel usw.) bestehen bzw. sich hiervon nicht ausreichend unterscheiden.
Zu dreidimensionalen Marken i.w.S. gehören auch Formen, welche für Dienstleistungen
geschützt werden sollen. Verkörpert die Form einen Gegenstand, um den es bei der
Erbringung der Dienstleistung geht (z.B. ein Auto für die Vermietung von Fahrzeugen) oder
der dabei üblicherweise zum Einsatz kommt (z.B. eine Schere für Dienstleistungen eines
Friseursalons), bringt das Institut im Rahmen von Art. 2 lit. a MSchG analogieweise die für
dreidimensionale Marken i.e.S. geltenden Grundsätze (vgl. Ziff. 4.12.3, S. 155, Ziff. 4.12.5,
S. 156 und Ziff. 4.12.5.2 S. 159) zur Anwendung.
Der Gemeingutcharakter eines dreidimensionalen Zeichens i.w.S. beurteilt sich nach Art. 2
lit. a MSchG; Art. 2 lit. b MSchG findet keine Anwendung.267
265 Die dreidimensionalen Marken i.w.S. werden der Einfachheit halber im Zusammenhang mit den
nicht konventionellen Zeichen dargestellt. Dreidimensionale Marken i.w.S. gehören im Gegensatz zu
den dreidimensionalen Marken i.e.S. zu den konventionellen Zeichen. 266 Vgl. BGE 129 III 514, E. 2.1 – Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 –
Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke). 267 A.M. BVGer B-5456/2009, E. 2.4, 5 und 6.1 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke).
4.12.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
155
Dreidimensionale Marken i.e.S.
Bei dreidimensionalen Marken i.e.S. (Waren- und Verpackungsformen) fallen Zeichen und
Kennzeichnungsgegenstand ganz oder teilweise zusammen. Entsprechend schwierig ist es,
die konkrete Unterscheidungskraft einer Waren- oder Verpackungsform festzustellen (vgl. lit.
B, S. 150). Bei der Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer
Waren- oder Verpackungsform und deren Teilen grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw.
der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis.268 Die
Gestaltung einer Waren- oder Verpackungsform ist denn auch in erster Linie auf die
Erfüllung funktionaler oder ästhetischer Kriterien ausgerichtet und nicht darauf, als
betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.269 Nur wenn eine hinterlegte Form über ihre
funktionalen oder ästhetischen Merkmale hinaus als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche
Herkunft dient, ist sie unterscheidungskräftig im Sinne des Markenschutzgesetzes.
Dreidimensionale Marken i.e.S. werden sowohl auf den Ausschlussgrund gemäss Art. 2 lit. a
als auch auf die Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG geprüft. Liegt kein
Ausschlussgrund gemäss Art. 2 lit. b MSchG vor, bleibt stets der Gemeingutcharakter der
hinterlegten Form gemäss Art. 2 lit. a MSchG zu prüfen.
Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MSchG
Gemäss Art. 2 lit. b sind Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und technisch
notwendige Waren- und Verpackungsformen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen.
Eine Waren- oder Verpackungsform, die unter den Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG
fällt, kann nicht aufgrund der Verkehrsdurchsetzung Markenschutz erlangen.
4.12.4.1 Wesen der Ware
Das Wesen der Ware stellen Warenformen dar, deren wesentliche Formmerkmale sich aus
rein generischen Formelementen des entsprechenden Warensegments zusammensetzen.
Unter dem Gesichtspunkt von Art. 2 lit. b MSchG sind bei der Markenprüfung die Elemente
einer Ware festzulegen, die spezifisch Produkte der entsprechenden Gattung
charakterisieren. Falls Warenformen über die wesensbedingten Formelemente hinaus
ästhetisch ausgestaltet sind, machen sie grundsätzlich nicht mehr das Wesen der Ware aus.
Warenformen, die nur minimale Abweichungen von rein generischen Formelementen des
entsprechenden Produktsegments aufweisen, fallen auch unter den Ausschlussgrund Wesen
der Ware.
Als Wesen der Ware zurückgewiesen wird z.B. ein schlichter, «nackter» Ring ohne jegliche
Ausgestaltung, beansprucht für Fingerringe, oder ein einfacher runder Ball, beansprucht für
Spielbälle.
Insbesondere Verpackungsformen für Waren, die an sich keine eigene feste Form haben
(z.B. Flüssigkeiten, Pulver, gasförmige Stoffe), fallen ebenfalls unter den Ausschlussgrund
268 BGE 137 III 403, E. 3.3.3 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2007, 831, E.
5 – Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke); . 269 BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale Marke).
4.12.3
4.12.4
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
156
Wesen der Ware, falls ihre wesentlichen Merkmale aus rein generischen Formelementen
bestehen.270 An solchen Verpackungsformen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis.
4.12.4.2 Technisch notwendige Form
Sowohl die Form der Ware selbst als auch die Form ihrer Verpackung können technisch
notwendig sein. Eine Form ist dann als technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG
anzusehen, wenn den Konkurrenten für ein Produkt der betreffenden Art zur Erfüllung der
gleichen technischen Wirkung überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht oder
eine Formalternative im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet
werden kann.271 Keine zumutbaren Gestaltungsalternativen sind gegeben, wenn die
Konkurrenten auf die naheliegendste bzw. am besten geeignete Form verzichten und eine
weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten
verbundene Lösung wählen müssten.272
Weist eine Waren- oder Verpackungsform neben technisch notwendigen Elementen eine
ästhetische Gestaltung auf, so ist der Tatbestand nicht erfüllt. Technisch notwendige Formen
mit minimalen ästhetischen Ausgestaltungen fallen allerdings noch unter den
Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG.
Von der technischen Notwendigkeit gemäss Art. 2 lit. b MSchG ist die technisch bedingte
Warenform zu unterscheiden, die bei der Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss
Art. 2 lit. a MSchG berücksichtigt wird (vgl. Ziff. 4.12.5, S. 156).
Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)
4.12.5.1 Allgemeine Grundsätze
Als Gemeingut gelten neben einfachen geometrischen Grundelementen insbesondere
Waren- oder Verpackungsformen, die weder in ihren Elementen noch in deren Kombination
vom Erwarteten und Gewohnten bzw. vom banalen Formenschatz abweichen und daher
mangels «Originalität» im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben.273 Bei einer aus
gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke muss die Originalität zumindest in der
Verbindung der einzelnen Elemente liegen – und zwar indem diese in überraschender Weise
kombiniert werden.274 Mit anderen Worten gehört eine Form dann nicht zum Gemeingut,
wenn sie sich auffällig von den im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment
270 Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2008, 110, E. 3.2 – Lindor-Kugel (dreidimensionale
Marke) und BGE 131 III 121, E. 3.2 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 271 Vgl. BGer in sic! 2006, 666, E. 2.3 – Zigarettenverpackung (dreidimensionale Marke).
272 Vgl. BGer 4A_20/2012, E. 2 f. – Lego II (dreidimensionale Marke); BGE 129 III 514, E. 3.2.1 f. –
Lego (dreidimensionale Marke); BGE 131 III 121, E. 3.1 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale
Marken). 273 BGer 4A_466/2007, E. 2.1 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); BGE 133 III 342, E. 3.3 –
Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke). 274 BVGer B-2418/2014, E. 3.2 – Bouton (Bildmarke).
4.12.5
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
157
banalen Formgestaltungen abhebt275 (vgl. lit. B, S. 150) und dadurch von den betroffenen
Verkehrskreisen im Sinne eines Herkunftshinweises verstanden wird.276
In diesem Sinne sind bei der Markenprüfung zuerst, gestützt auf die im beanspruchten
Waren- bzw. Dienstleistungssegment277 im Zeitpunkt des Entscheids üblicherweise
verwendeten Formen278, gedanklich eine oder mehrere banale Waren- bzw.
Verpackungsformen zu definieren. Bei dieser Definition der banalen Waren- bzw.
Verpackungsform spielt die Formenvielfalt im betreffenden Segment eine wesentliche
Rolle.279 Denn bei grosser Formenvielfalt ist es schwieriger, eine nicht banale Form zu
schaffen, die von den Abnehmern nicht nur als Variante einer der gewöhnlichen Formen,280
sondern als betrieblicher Herkunftshinweis erachtet wird.281 Entsprechend gilt eine Vielzahl
von Formen bzw. Formelementen als banale Gestaltung, wenn im jeweiligen Waren- oder
Dienstleistungsbereich eine grosse Formenvielfalt herrscht.282
Anschliessend ist die Abweichung der hinterlegten Form von der oder den banalen Waren-
bzw. Verpackungsformen des entsprechenden Segments zu beurteilen, wobei der
Gesamteindruck der hinterlegten Form zu würdigen ist.283 Dabei gilt, dass die Unüblichkeit
einer Form (weil sie auf dem Markt neu ist bzw. nur durch ein Unternehmen verwendet wird)
deren Zugehörigkeit zum Gemeingut nicht ausschliesst.284 Denn entscheidend ist nicht, dass
sich die zu beurteilende Form von ihren Konkurrenzprodukten bzw. den von konkurrierenden
Dienstleistungsanbietern verwendeten Formen unterscheidet.285 Massgebend ist einzig, dass
die Abweichung von dem im betreffenden Segment üblichen Formenschatz derart auffällig,
275 Vgl. für die Formenvielfalt bei Warenformen BGE 137 III 403, E. 3.3.3 und 3.3.5 –
Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale
Marke). 276 Vgl. BGE 133 III 342, E. 3.3 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke) und RKGE in sic!
2005, 471, E. 6 – Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke).
277 Es kann aufgrund der massgebenden Wahrnehmung der betroffenen Verkehrskreise und der Natur
der betroffenen Waren erforderlich sein, einen weiter gefassten Warenbereich zugrunde zu legen; vgl.
BVGer B-1360/2011, E. 6.1 f. – Flaschenhals (dreidimensionale Marke).
278 BGer 4A_363/2016, E. 2 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGE 137 III 403, E. 3.3.3 –
Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl (dreidimensionale
Marke). Im Zeitpunkt des Entscheids auf dem Markt erhältliche Nachahmungen sind mit
einzubeziehen (BVGer B-1165/2012, E. 5.4 – Mischgerätespitzen [dreidimensionale Marken]). 279 Betr. das Vorgehen zur Ermittlung des Formenschatzes vgl. Ziff. 3.11, S. 117. 280 BVGer B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). 281 BGer 4A_466/2007, E. 2.4 – Milchmäuse (dreidimensionale Marke); BVGer B-7574/2015, E.
6.1.5.3 – Parfumflasche (dreidimensionale Marke); vgl. auch BVGer B-1920/2014, E. 5.4 – Nilpferd
(Bildmarke). 282 Vgl. RKGE in sic! 2005, 471, E. 6 mit Hinweisen – Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke). 283 BGE 133 III 342, E. 4 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2007, 831,
E. 5 – Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-2676/2008, E. 4 – Flasche (dreidimensionale
Marke). 284 BGer in sic! 2007, 831, E. 5.2 – Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 III 328, E. 2.2 –
Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-1165/2012, E. 5.8 – Mischgerätespitzen
(dreidimensionale Marken). 285 BVGer B-2828/2010, E. 4.1 – roter Koffer (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
158
unerwartet oder ungewöhnlich ist, dass die Form von den Abnehmern als betrieblicher
Herkunftshinweis verstanden wird.286 Eine nur individuelle und erinnerbare Form werden die
massgebenden Verkehrskreise i.d.R. nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der
entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen.287 Anders gesagt: es genügt nicht, dass
sich die fragliche Form von anderen lediglich nach ihrer gefälligen Gestaltung unterscheidet;
vielmehr muss ihre auffällige Eigenart auch als Herkunftshinweis taugen.288 Insbesondere
kann auch eine unübliche Formgebung funktional bedingt (z.B. durch Herstellung oder durch
Gebrauchszweck) und/oder von ästhetischen Überlegungen geprägt sein und somit lediglich
als rein dekoratives bzw. als technisches Element verstanden werden. Solche Formen sind
banal. Als banal gelten auch Formen, die durch den Verwendungszweck bestimmt sind,
ohne dass sie technisch notwendig sind (technisch bedingte Formen).
Entscheidend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist gemäss den
allgemeinen Grundsätzen (vgl. Ziff. 3, S. 109) dessen Wahrnehmung durch die
angesprochenen Abnehmerkreise. Nur wenn Letztere beim unbefangenen Betrachten einer
Waren- oder Verpackungsform neben deren funktionalen oder ästhetischen Aspekten auch
einen betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehmen, kann die Form als Marke geschützt
werden.
Betr. Verkehrsdurchsetzung vgl. Ziff. 12.3.2, S. 229.
Beispiele schutzfähiger Zeichen:
IR 801 959, Kl. 33 (alkoholische Getränke)
CH 618 695, Kl. 29 und 30
286 BVGer B-6203/2008, E. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III; BVGer B-8515/2007, E. 2.1 ff. –
Abfallbehälter (dreidimensionale Marke). Vgl. auch BGE 134 III 547, E. 2.3.4 – Stuhl
(dreidimensionale Marke) und BVGer B-5456/2009, E. 2.3 – Kugelschreiber (dreidimensionale Marke),
wo eine auffällige Unterscheidung von sämtlichen im betroffenen Segment üblichen Formen und ein
langfristiges Haftenbleiben in der Erinnerung gefordert wird.
287 BVGer B-6203/2008, E. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III. 288 BGE 137 III 403, E. 3.3.3 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
159
Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:
Kl. 3 (Parfums)289
Kl. 20 (Verpackungsbehälter aus Kunststoff)290
Kl. 30 (Schokoladeprodukte, nämlich Pralinen)291
(Farbanspruch: caramel, marron, beige)
Kl. 29 (u.a. Fischereierzeugnisse, Fertiggerichte)292 und
43 (Verpflegung von Gästen, Catering)293
4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskräftigen
zweidimensionalen Elementen
Bei gemeinfreien Formen, die mit zweidimensionalen Elementen (z.B. Wortelementen,
bildlichen Darstellungen, Farben) kombiniert sind, kann der Ausschlussgrund des
289 BVGer B-7574/2015 – Parfumflasche (dreidimensionale Marke). 290 BGE 133 III 342 – Verpackungsbehälter (dreidimensionale Marke). 291 BGer 4A_374/2007 – Praliné (dreidimensionale Marke). 292 BGer 137 III 403 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke). 293 BVGer B-6313/2009 – Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
160
Gemeinguts nur dann entfallen, wenn die zweidimensionalen Elemente weder beschreibend
noch funktional sind und sich – soweit eine grafische bzw. farbliche Gestaltung infrage steht
– von der Gestaltungsvielfalt im betroffenen Warenbereich ausreichend abheben.294 So
genügt es beispielsweise nicht, dass eine Farbe die Unterscheidung von anderen Produkten
erlaubt; soweit sie nicht ausreichend von den auf dem betroffenen Warensegment üblichen
Farben abweicht, führt sie nicht zu Unterscheidungskraft.295 Vorausgesetzt ist im Weiteren,
dass die zweidimensionalen Elemente den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.296 Es
ist daher nicht ausreichend, dass diese bloss in irgendeiner Weise sichtbar auf der banalen
Form angebracht sind; vielmehr müssen sie bei einer Gesamtbetrachtung des Zeichens auf
den ersten Blick gut erkennbar sein.297 Unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente,
die im Vergleich zur Form entweder zu klein sind298 oder sich an ungewohnter Stelle
befinden, sind nicht geeignet, dem hinterlegten Zeichen im Gesamteindruck
Unterscheidungskraft zu verleihen.
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
IR 847 313, Kl. 9, 11, 16
IR 879 107, Kl. 29
294 Vgl. BGer in sic! 2008, 110, E. 3.2.5 – Schokoladekugeln (dreidimensionale Marken); BGer in sic!
4/2000, 286, E. 3c – runde Tablette (dreidimensionale Marke); BVGer B-5182/2015, E. 5.4.2 ff. –
Hüftgelenkkopf (dreidimensionale Marke); BVGer B-1165/2012, E. 5.7 – Mischgerätespitzen
(dreidimensionale Marken). Auch in diesem Zusammenhang wird darauf abgestellt, ob die nicht
unterscheidungskräftigen Elemente auf überraschende bzw. originelle Art und Weise kombiniert sind.
295 Vgl. BVGer B-3612/2014, E. 3.3 und E. 5.7 – Medikamentenkapsel (dreidimensionale Marke);
BVGer B-5182/2015, E. 5.4.2 ff.– Hüftgelenkkopf (dreidimensionale Marke). 296 BVGer B-6203/2008, E. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III. 297 Vgl. BVGer B- 5341/2015, E. 10.2.3.2 – Instrument d'écriture (dreidimensionale Marke); BVGer B-
7379/2006, E. 4.4 – Leimtube (dreidimensionale Marke). 298 BVGer B-2676/2008, E. 6.2 – Flasche (dreidimensionale Marke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
161
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
Kl. 5 (Pharmazeutische Präparate zur Prävention und
Behandlung von schubförmig remittierender Multiple
Sklerose)299
(Farbanspruch: Gelb, Weiss)
Kl. 16 (Instruments d'écriture, en particulier stylos à
encre, stylos à bille à encre liquide, stylos à bille,
marqueurs, stylos)300
4.13 Positionsmarken
Eine Positionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement
(Basiszeichen), an immer derselben (Waren-)Position und in immer konstanten
Grössenverhältnissen auftretend. Als Basiszeichen kommen alle auf der Ware
positionierbaren Zeichentypen in Frage (Wort-, Bild- oder kombinierte Zeichen, Farben oder
dreidimensionale Zeichen). Gegenstand bzw. Schutzobjekt der Positionsmarke ist weder die
Position allein noch das Basiszeichen für sich genommen, sondern die Kombination dieser
beiden Elemente.301
Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit von Positionsmarken gelten keine
Sonderregelungen. Jedoch beeinflusst der Umstand, dass das Zeichen auf dem Produkt
positioniert ist und entsprechend mit dem Erscheinungsbild der betroffenen Waren teilweise
zusammenfällt, die Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise (vgl. lit. B, S. 150). Der
Grundsatz, dass Zeichen, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, gewöhnlich
lediglich als besondere Gestaltung und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser
Waren wahrgenommen werden, gilt entsprechend auch für die Positionsmarke.302 Ob die
massgeblichen Verkehrskreise ein Zeichenelement an einer bestimmten Position der Ware
als Kennzeichen – und nicht etwa als technisch bedingtes Element oder blosse Zierde –
auffassen, ist im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft im konkreten Einzelfall zu
bestimmen.303 Neben der Unterscheidungskraft des Basiszeichens ist die Wirkung der
Position zu berücksichtigen; besteht auf dem betreffenden Warengebiet eine
Kennzeichnungsgewohnheit, dürften die dieser Gewohnheit entsprechenden Positionen
299 BVGer B-3612/2014 – Medikamentenkapsel (dreidimensionale Marke). 300 BVGer B-5341/2015 – Instrument d'écriture (dreidimensionale Marke). 301 Vgl. BGE 143 III 127, E.3.3.3 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke). 302 BGE 143 III 127, E. 3.3.4 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_389/2016, E. 4.2 –
Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke). 303 BGE 143 III 127, E. 3.3.3 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
162
leichter als Herkunftshinweise verstanden werden.304 Der separaten Bewertung von
Basiszeichen und Position kommt insofern geringe praktische Bedeutung zu, als das
Zeichen im Gesamteindruck zu würdigen ist (vgl. Ziff. 3.2, S. 110) und sich die
Unterscheidungskraft analog der für Formmarken im engeren Sinn geltenden Grundsätze
beurteilt: es reicht nicht aus, dass sich das Zeichen lediglich nach seiner gefälligen
Gestaltung unterscheidet; vielmehr muss es sich von sämtlichen im beanspruchten
Warensegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Markeneintragung üblichen
Gestaltungen auffällig unterscheiden, damit ein Verständnis als Herkunftshinweis in Betracht
kommen kann.305
Eine Positionsmarke ist auch für Dienstleistungen denkbar, sofern sie auf einem Gegenstand
angebracht ist, mittels dessen die Dienstleistung erbracht wird. Diesfalls kommen die
vorstehend angeführten Grundsätze mutatis mutandis zur Anwendung, und die Frage der
Unterscheidungskraft ist in Bezug auf den fraglichen Gegenstand und die betroffene
Dienstleistung zu prüfen.
Zwecks klarer Definition des Schutzobjekts kann eine Positionsmarke für Waren nur für die
im Zeichen dargestellte Warenart beansprucht werden (zu den formellen Erfordernissen betr.
die Markenhinterlegung vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.8, S. 63).
Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:
- CH 585 153, Kl. 29, 30
(Farbanspruch: Schwarz, Gold, Gelb)
Beispiele für schutzunfähige Zeichen:
- Kl. 11 (Taschenlampen) 306
304 BGE 143 III 127, E. 3.3.3 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); BGer 4A_389/2016, E. 4.2 –
Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke). 305 BGE 143 III 127, E. 3.3.4 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke); vgl. zu den für die Prüfung
von dreidimensionalen Marken geltenden Kriterien Ziff. 4.12.5, S. 156. 306 BGer 4A_389/2016 – Löcher auf Taschenlampe (Positionsmarke).
_,___ ,, ,, ,
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
163
-
Kl. 25 (Chaussures pour dames à talons
hauts)307
(Farbanspruch: Rot Pantone Nr. 18-1663TP)
4.14 Bewegungsmarken
Das Schutzobjekt besteht aus einem Bewegungsablauf.
Problematisch in Bezug auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit sind Zeichen, die in der
Bewegung eines Objekts bestehen. Ist das Objekt mit der beanspruchten Ware identisch,
fallen das Zeichen (die Bewegung) und die beanspruchte Ware zusammen; beispielsweise
bei der Öffnungsbewegung einer Autotür. Die Abnehmer werden in dieser Bewegung in
erster Linie eine (technische) Funktion der Ware und keinen betrieblichen Herkunftshinweis
erkennen. Die Unterscheidungskraft kann nur bejaht werden, wenn das Zeichen von einer für
das beanspruchte Warensegment banalen Bewegung klar abweicht. Als banal gelten
Bewegungen, die von den angesprochenen Konsumenten als technisch oder funktional
bedingt wahrgenommen werden. Eine banale Bewegung wird i.d.R. auch freihaltebedürftig
sein. Problematisch sind im Weiteren Bewegungszeichen, wenn das Objekt, das die
Bewegung ausführt, zwar nicht mit den betroffenen Waren identisch ist, aber als Bild- oder
dreidimensionale Marke gleichwohl nicht eintragungsfähig wäre (vgl. Ziff. 4.7, S. 146, Ziff.
4.12.2, S. 154 und Ziff. 4.12.5, S. 156).
Bewegte, zweidimensionale Grafiken stellen eine besondere Art der Bildmarke dar; für die
Beurteilung des Gemeingutcharakters kann somit auf Ziff. 4.7, S. 146 verwiesen werden.
In formeller Hinsicht wird neben der bildlichen Darstellung der einzelnen Bewegungsschritte
eine Beschreibung verlangt, welche die zeitliche Abfolge der Bilder festlegt (vgl. auch Teil 2,
Ziff. 3.2.9, S. 63).
Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:
-
CH 585 720, Kl. 35 und 41, publizierte
Bemerkung: «Die Marke besteht aus einer
animierten, 2 Sekunden dauernden Sequenz
von Bildern, die mit einem Kleeblattlogo
beginnt, welches sich kontinuierlich in ein
Strichmännchen, welches zuerst mit
waagrechten Armen auf beiden Beinen steht
und zum Schluss das linke Bein anwinkelt und
den rechten Arm hebt, wobei es ein lachendes
Gesicht erhält, verwandelt. Dem ersten und
307 BGE 143 III 127 – Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
164
letzten Bild ist jeweils rechtsseitig ein
Schriftzug angefügt, dem ersten ‹klee blatt›,
dem letzten ‹Coaching für junge
Erwachsene›.»
4.15 Hologramme
Die Holografie ermöglicht die Speicherung und Wiedergabe des räumlichen Bildes eines
oder mehrerer Gegenstände. Je nach Blickwinkel sind der dreidimensionale Charakter eines
Gegenstands oder verschiedene Ansichten, Gegenstände oder Elemente ersichtlich.
Wie bei Wort-, Bild- und kombinierten Wort-/Bildmarken sind die Abnehmer gewohnt, dass
Marken aus Hologrammen bestehen können. Entsprechend beurteilt sich auch der
Gemeingutcharakter nach den für diese Zeichentypen geltenden Grundsätzen (vgl. Ziff. 4.4,
S. 122, Ziff. 4.6, S. 143 und Ziff. 4.7, S. 146).
Betr. formelle Voraussetzungen an die Hinterlegung einer Hologrammmarke vgl. Teil 2, Ziff.
3.2.5, S. 62.
4.16 Sonstige Markentypen
Aufgrund des weiten Markenbegriffs von Art. 1 MSchG sind weitere Markentypen denkbar,
so z.B. Geruchs- und Geschmacksmarken oder Tastmarken. Diesen Markentypen steht
zurzeit die fehlende grafische Darstellbarkeit entgegen (Art. 10 MSchV; vgl. Teil 2, Ziff. 3.2,
S. 59). Auf die Darstellung der materiellen Voraussetzungen für die Bejahung der
Schutzfähigkeit wird deshalb verzichtet.
5. Irreführende Zeichen
5.1 Allgemeines
Art. 2 lit. c MSchG schliesst irreführende Zeichen vom Markenschutz aus. Ob ein Zeichen
irreführend ist, beurteilt sich aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise; entscheidend ist
grundsätzlich, ob der Sinngehalt erkannt wird.308 Nach der Praxis des Instituts ist die Gefahr
der Irreführung i.d.R. nur dann gegeben, wenn aufgrund der beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen ausgeschlossen ist, dass das Zeichen korrekt benutzt werden kann.
Ein Zeichen wird somit grundsätzlich nur dann zurückgewiesen, wenn es offensichtlich
irreführend ist (vgl. Ziff. 5.2, unten).
In Bezug auf Herkunftsangaben gilt in Anwendung des nationalen Rechts (Art. 47 MSchG
i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG) wie auch aufgrund der internationalen Verpflichtungen der Schweiz
(insbesondere der relevanten Bestimmungen des TRIPS-Abkommens; vgl. Ziff. 8.7.2, S.
201) eine abweichende Praxis. In diesem Zusammenhang wird nicht auf die Möglichkeit
einer korrekten Benutzung abgestellt, sondern muss jegliche Möglichkeit der Irreführung der
Abnehmer ausgeschlossen werden. Folglich werden Zeichen, die Herkunftsangaben
308 Vgl. Ziff. 3.2, S. 110.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
165
enthalten oder ausschliesslich aus solchen bestehen, nur mit einer Einschränkung des
Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen auf die entsprechende Herkunft eingetragen
(vgl. Ziff. 8.6.5, S. 194).
5.2 Offensichtliche Irreführungsgefahr
Offensichtlich irreführend ist ein Zeichen, wenn es bei den Abnehmern bestimmte
Erwartungen weckt, welche angesichts der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen
zwingend nicht erfüllt werden können.309,
Beispiele:
Ein Zeichen mit dem Wortelement CAFÉ wird als offensichtlich irreführende Angabe für
Kaffeeersatz zurückgewiesen, weil darin kein Kaffee enthalten ist (Art. 50 der Verordnung
des EDI über Getränke; SR 817.022.12). Hingegen wird ein solches Zeichen für
Oberbegriffe wie Kakao zugelassen, weil hierunter nach der Systematik der Klassifikation
von Nizza auch solche Getränke fallen, die nicht ausschliesslich aus Kakao bestehen
und somit auch Kaffee enthalten können.
Ein Zeichen mit den Wortelementen ZITRONE oder ORANGE oder entsprechenden
Abbildungen wird für Mineralwässer wegen Irreführungsgefahr zurückgewiesen, weil
diese Ware ihrer Art nach weder aromatisiert sein noch Fruchtsaftanteile enthalten darf
(vgl. in diesem Zusammenhang Art. 8 Abs. 1 der Verordnung des EDI über Getränke; SR
817.022.12).
Zeichen mit dem Bestandteil BIO werden für synthetische Waren als irreführend
zurückgewiesen, für landwirtschaftliche Produkte hingegen ohne Weiteres zugelassen.
Zeichen, die einen klar erkennbaren Hinweis auf Gold enthalten (z.B. GOLDEN RACE),
werden für mit Gold plattierte Waren als offensichtlich irreführend zurückgewiesen.310
Keine Irreführungsgefahr besteht bei diesen Zeichen nur für solche Waren, die aus Gold
sein können, namentlich Uhren, Schmuckwaren, Füllfederhalter und Kugelschreiber.
Ebenfalls keine Irreführungsgefahr besteht, wenn der Hinweis in Bezug auf die
beanspruchten Waren ausschliesslich symbolisch erscheint.
Nicht schutzfähig sind Hinweise, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Vorbeugung,
Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuschreiben oder die den
Eindruck entstehen lassen, dass solche Eigenschaften vorhanden sind (Art. 12 Abs. 2 lit.
c LGV). Auf dieser Grundlage werden die Elemente MED und PHARM für Lebensmittel311
sowie für Waren der Klassen 3 und 5, die über keine medizinische oder therapeutische
Wirkung verfügen, als irreführend zurückgewiesen.
309 Vgl. BGer in sic! 2007, 274, E. 4.3 – Champ. 310 BGer in PMMBl 1987 I 11 – GOLDEN RACE. 311 Tierfutter fällt nicht unter den Begriff der Lebensmittel; vgl. die Definition in Art. 4 Abs. 3 lit. a LMG.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
166
Angaben für alkoholische Getränke, die sich in irgendeiner Weise auf die Gesundheit
beziehen, sind verboten (Art. LGV312). Gleichzeitig verbietet Art. 34 Abs. 3 LIV
gesundheitsbezogene Angaben für alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von
mehr als 1,2 Volumenprozent. Zeichen, die solche Angaben enthalten (wie MED und
PHARM, «stärkend», «kräftigend», «energiespendend», «für die Gesundheit», «tonisch»
oder «Vitamin»), werden als irreführend zurückgewiesen.
Das Element LIGHT inklusive seiner Übersetzungen ist für alkoholische Getränke
irreführend. Die Ausnahme von dieser Regel gilt für Bier, da bei Unterschreiten eines
bestimmten Prozentsatzes an Alkoholgehalt von Gesetzes wegen die Möglichkeit der
Bezeichnung als «Leichtbier» vorgesehen ist (Art. 65 Abs. 3 der VO des EDI über
Getränke, SR 817.022.12).
5.3 Verlust des irreführenden Charakters infolge Gebrauchs
Der Gebrauch eines Zeichens, das bei den Abnehmern irreführende Vorstellungen über die
gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen hervorrufen kann, beseitigt die
Täuschungsgefahr grundsätzlich nicht. Allerdings kann eine Angabe unter bestimmten
Umständen ihren irreführenden Charakter verlieren. Das ist der Fall, wenn sie durch
intensiven Gebrauch ausnahmsweise eine eigenständige Bedeutung erlangt hat, die im
Laufe der Zeit derart in den Vordergrund getreten ist, dass Irreführungen praktisch
ausgeschlossen werden können («secondary meaning»). Sofern der Hinterleger diese
Entwicklung mit geeigneten Mitteln (vgl. Ziff. 8.6.2, S. 193) glaubhaft macht, kann das
Zeichen als Marke eingetragen werden.
Beispiel eines schutzfähigen Zeichens:
IR 1'275'306, Kl. 6, 7, 37
6. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen
Art. 2 lit. d MSchG schliesst unter anderem Zeichen vom Markenschutz aus, die gegen die
öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen.313 Die Beurteilung dieser Begriffe
erweist sich in der Praxis als schwierig. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass nicht
jede Gesetzesverletzung einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung darstellt und sich
das Verständnis der guten Sitten im Lauf der Zeit erheblich verändert. Andererseits ist es
nicht einfach, sittliche Werte klar und eindeutig zu definieren. Für die Beurteilung, ob ein
Zeichen gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstösst, sind auch
Fremdwörter sowie der Sinngehalt von Zeichen, die in für die Schweiz unüblichen Schriften
gehalten sind, zu berücksichtigen.
312 Vorbehalten bleiben gemäss dieser Bestimmung die vom EDI festgelegten Bezeichnungen
traditioneller alkoholischer Getränke. 313 Betr. die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S.110.
DHOLLANDIA
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
167
Als gegen die öffentliche Ordnung verstossend werden Zeichen zurückgewiesen, die gegen
wesentliche Grundsätze des schweizerischen Rechts verstossen. Ordnungswidrig sind
beispielsweise Zeichen, welche das Empfinden ausländischer Staatsangehöriger verletzen,
das Ansehen der Schweiz herabmindern oder die diplomatischen Beziehungen stören
könnten. Hierzu werden Zeichen gezählt, die geeignet sind, die schweizerischen
Landesinteressen zu beeinträchtigen. Auch die Verwendung der Namen von
Magistratspersonen oder bekannten Politikern oder Politikerinnen in einer Marke wird ohne
Einverständnis des bzw. der Berechtigten als gegen die öffentliche Ordnung verstossend
betrachtet. Solche Namen werden deshalb nicht zur Eintragung als Marke zugelassen. Diese
Einschränkung gilt i.d.R. bis ein Jahr nach Aufgabe des entsprechenden Amtes.
Sittenwidrig sind z.B. Zeichen, die einen rassistischen, religionsfeindlichen bzw. das religiöse
Empfinden verletzenden oder sexuell anstössigen Inhalt haben.314 Für die Beurteilung der
Sittenwidrigkeit ist die schweizerische Auffassung massgebend, und nicht bloss die
Sichtweise der Abnehmer der konkret betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen315. Zeichen,
die das sozialethische, moralische, religiöse oder kulturelle Empfinden breiter
Bevölkerungskreise verletzen, verstossen gegen diese Gesetzesbestimmung, wobei auch
auf in der Schweiz lebende Minoritäten Rücksicht zu nehmen ist.316
Bei Zeichen, die das religiöse Empfinden tangieren können, kommt es auf die Sicht eines
durchschnittlichen Angehörigen der betroffenen Religionsgemeinschaft an.317 Es werden nur
solche Zeichen mit religiösem Inhalt zurückgewiesen, welche ein zentrales Motiv der
betroffenen Religion bzw. den Namen einer wichtigen Figur verwenden. Ist dies der Fall, liegt
die Sittenwidrigkeit grundsätzlich unabhängig von den beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen in der Wahl des Zeichens zur kommerziellen Nutzung, welche eine
Verletzung des religiösen Empfindens der betroffenen Religionsangehörigen bewirken
kann.318 Ausnahmen sind denkbar, wenn das Zeichen für Waren oder Dienstleistungen
beansprucht wird, die einen religiösen Bezug aufweisen, oder wenn die Abnehmer an die
wertneutrale Verwendung religiöser Motive für entsprechende Waren oder Dienstleistungen
ausserhalb des religiösen Bereichs gewöhnt sind. Traditionell gebräuchlich ist beispielsweise
die Verwendung der Namen katholischer Heiliger für alkoholische Getränke319 oder religiöser
Symbole für Schmuckwaren.
Beispiele:
ordnungswidrige Zeichen: «Didier Burkhalter» oder «Barack Obama» (ohne
Einverständnis der Berechtigten), «11th September 2001».
314 BVGer B-438/2010, E. 3.1 – BUDDHA BAR. 315 BGE 136 III 474, E. 3.3 – Madonna (fig.). 316 BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); BVGer B-883/2016, E. 3.4, 4.5 – MINDFUCK; RKGE in sic!
2001, 34, E. 7 – SIDDHARTA.
317 BGE 136 III 474, E. 4.2 – Madonna (fig.). 318 BGE 136 III 474, E. 3 – Madonna (fig.); BVGer B-438/2010, E. 3.1 und 6.2 – BUDDHA BAR. 319 BGE 136 III 474, E. 4.2 – Madonna (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
168
sittenwidrige Zeichen: MOHAMMED für alkoholische Getränke, BUDDHA BAR u.a. für
CDs, DVDs, Unterhaltung, Musikdarbietungen.320 SIDDHARTA für Fahrzeuge,
Transportwesen sowie Beherbergung und Verpflegung von Gästen.321
Schutzfähige Zeichen:
CH 667 807, Kl. 14, 18, 25
DE SAINT HILAIRE
CH 665 912, Kl. 3, 5, 11, 21
Saint Hilaire (Hilarius von Poitiers) ist keine wichtige
Figur der betroffenen Religionen.
7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen
7.1 Allgemeine Bemerkungen
Der Schutzausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d
MSchG greift bei Zeichen, die mit landesrechtlichen Vorschriften einerseits und/oder den
internationalen, staatsvertraglich begründeten Verpflichtungen der Schweiz andererseits in
Konflikt stehen.
Auf der Grundlage der Bestimmung von Art. 6quinquies lit. B Ziff. 3 PVÜ kann eine Verletzung
geltenden Rechts gegenüber einer international registrierten Marke nur dann als
Schutzverweigerungsgrund angeführt werden, wenn gleichzeitig ein Verstoss gegen die
öffentliche Ordnung oder die guten Sitten vorliegt.322
Zurückgewiesen werden sowohl Zeichen, deren Eintragung als Marken landesrechtlich oder
staatsvertraglich ausdrücklich untersagt ist323, als auch Zeichen, welche Angaben enthalten
oder ausschliesslich aus solchen bestehen, deren Benutzung aufgrund landesrechtlicher
oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist.324
Bei der Prüfung der Frage, ob ein Zeichen einen Bestandteil enthält, dessen Eintragung bzw.
Benutzung aufgrund landesrechtlicher oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist,
ist einzig der betreffende Teil der Marke in Betracht zu ziehen. Die weiteren Elemente bzw.
der Gesamteindruck des Zeichens sind für diese Beurteilung grundsätzlich nicht
320 BVGer B-438/2010 – BUDDHA BAR. 321 RKGE in sic! 2001, 34 – SIDDHARTHA. 322 BGE 135 III 648, E. 2.2 – UNOX (fig.). 323 Vgl. Ziff. 7.2 bis 7.4, S. 169 ff. sowie auch Ziff. 4.4.2.7.11, S. 130. 324 Vgl. Ziff. 7.5, S. 174.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
169
ausschlaggebend;325 sie werden jedoch im Rahmen der Prüfung bestimmter von der
Rechtsprechung anerkannter Ausnahmekonstellationen berücksichtigt, in denen weitere,
schutzfähige Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des
fraglichen Elements führen können326 und somit bewirken, dass dieses nicht in der
geschützten Bedeutung erkennbar ist.
7.2 Wappenschutzgesetz
Das Wappenschutzgesetz (WSchG) regelt die Bedingungen für den Gebrauch verschiedener
schweizerischer und ausländischer Hoheitszeichen und öffentlicher Zeichen. Insoweit als ihr
Gebrauch im Sinne von Art. 8 bis 13 WSchG zulässig ist, können öffentliche Zeichen der
Schweiz als Marke oder Markenelement eingetragen werden (Art. 14 Abs. 1 WSchG).
Ausländische Hoheitszeichen, deren Gebrauch im Sinne von Art. 15 WSchG zulässig ist,
können als Marke eingetragen werden (Art. 17 WSchG). Die für öffentliche Zeichen
geltenden Prüfungskriterien werden weiter unten im Einzelnen erläutert (vgl. Ziff. 9.4, S.
211).
Elektronisches Verzeichnis der geschützten öffentlichen Zeichen
Das Institut führt ein elektronisches Verzeichnis der öffentlichen Zeichen der Schweiz und
der öffentlichen Zeichen, die ihm ausländische Staaten mitgeteilt haben (Art. 18
Abs. 1 WSchG und Art. 3 WSchV). Das Verzeichnis wird elektronisch veröffentlicht (Art 18
Abs. 2 WSchG) und ist unter https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/marken/vor-der-
anmeldung/schutzvoraussetzungen/eintragungshindernisse/geschuetzte-oeffentliche-
zeichen.html abrufbar.
7.3 Schutz des Roten Kreuzes
Das Bundesgesetz betr. den Schutz des Zeichens des Roten Kreuzes und des Namens des
Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR 232.22) schliesst in Art. 7 die Eintragung von Marken
aus, deren Gebrauch nach den Bestimmungen des Rotkreuzgesetzes unzulässig ist. Dies
betrifft das Zeichen des Roten Kreuzes oder die Worte «Rotes Kreuz» oder «Genfer Kreuz»
oder ein anderes damit verwechselbares Zeichen oder Wort (betroffen sind sowohl Waren-
wie auch Dienstleistungsmarken; siehe hierzu auch Art. 75 Ziff. 3 MSchG). Entsprechendes
gilt für die Zeichen des roten Halbmondes, des roten Löwen mit roter Sonne auf weissem
Grund und den «Roten Kristall»327 sowie für die Worte «Roter Halbmond», «Roter Löwe mit
Roter Sonne» und «Schutzzeichen des dritten Protokolls» oder «Roter Kristall» (Art. 12 des
Rotkreuzgesetzes). Gemäss Rechtsprechung ist ein rotes Kreuz bzw. ein roter Halbmond in
jeder beliebigen Form und Farbnuance auf einem beliebigen weissen Grund geschützt.328
325 BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.). 326 BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.). 327 Das Schutzzeichen des dritten Zusatzprotokolls vom 8. Dezember 2005 zu den Genfer Abkommen.
328 BGE 134 III 406, E. 3 und 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER
AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); BVGer B-3304/2012, E. 2.3.2, 3.4 – Roter Halbmond (Bildmarke);
7.2.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
170
Diese Zeichen stehen in engem Zusammenhang zu bestimmten Farben, weshalb die
Verwechslungsgefahr (wie beim Schweizerkreuz) durch einen speziellen Farbanspruch
ausgeschlossen werden kann (vgl. Ziff. 9.3.3, S. 210). Das Rotkreuzgesetz untersagt die
Verwendung der geschützten Zeichen als Bestandteil einer Marke grundsätzlich ohne
Rücksicht darauf, welche Bedeutung ihnen zusammen mit anderen Elementen der Marke
zukommt und welche Waren oder Dienstleistungen mit der Marke gekennzeichnet werden
sollen.329 Betr. die Prüfung der Verwechselbarkeit wird auf die Ausführungen in Ziff. 9.3.2, S.
207 verwiesen. Bei Zeichen, die neben einem Kreuz weitere Elemente enthalten, greift das
Eintragungsverbot nicht, wenn aufgrund des Zusammenspiels aller Zeichenelemente dem
Kreuz die ohne Weiteres erkennbare Bedeutung von «plus» (bzw. «mehr», «zusätzlich»)
zukommt und es somit nicht als (rotes) Kreuz identifizierbar ist.330
Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:
CH 464 394, Kl. 41, 42 (Farbanspruch: Grün)
7.4 Internationale Organisationen
Staatliche Hoheitszeichen (Wappen, Flaggen, amtliche Prüf- und Gewährszeichen und
-stempel) der Mitgliedstaaten sind gemäss Art. 6ter PVÜ vor Nachahmung geschützt und
dürfen weder als Fabrik- oder Handelsmarke331 oder als Bestandteile solcher eingetragen
noch kennzeichenmässig benutzt werden. Den gleichen Schutz geniessen die Kennzeichen
(Namen, Abkürzungen, Flaggen, Wappen, Sigel) zwischenstaatlicher internationaler
Organisationen (Art. 6ter Abs. 1 lit. b PVÜ). Art. 6ter PVÜ ist eine Bestimmung des
Markenrechts, die den Schutz öffentlicher Interessen zum Ziel hat. Es gilt, die staatlichen
Hoheitszeichen bzw. die Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen vor
der Benutzung bzw. Rufausbeutung durch Einzelne zu schützen.
In Ausführung der internationalen Verpflichtungen erliess die Schweiz das Bundesgesetz
zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisationen der Vereinten Nationen und
anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, SR 232.23). Art. 6 dieses Gesetzes
verbietet die Eintragung von Marken, welche die Namen, Abkürzungen (Sigel), Wappen,
Flaggen und andere Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen oder damit
verwechselbare Zeichen enthalten, die der Schweiz von der Weltorganisation für geistiges
vgl. auch BGE 140 III 251, E. 5.3.1 betr. die Löschung der Marke CH 472 632 pmc chantepoulet
permanence médico-chirurgical s.a. (fig.). 329 BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.);
BVGer B-3304/2012, E. 3.3 – Roter Halbmond (Bildmarke). 330 Vgl. BVGer B-2781/2014, E. 4.7.2 f. – CONCEPT+.
331 Für die Mitgliedstaaten des Singapur TLT ist die Anwendung von Art. 6ter PVÜ auf
Dienstleistungsmarken gemäss Art. 16 zwingend.
INTERNATIONAL GREEN CROSS
+ FOR HEALTH
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
171
Eigentum (OMPI) mitgeteilt und veröffentlicht worden sind (Art. 1, 2, 3 und 4 NZSchG).332
Das Institut führt eine Liste der geschützten Wort- und Bildzeichen zwischenstaatlicher
Organisationen (Verzeichnis der geschützten Abkürzungen); eine aktuelle Version ist auf der
Website des Instituts zu finden (www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html).
Eine Ausnahme vom Verbot der Markeneintragung besteht dann, wenn bei Kennzeichen der
Vereinten Nationen der Generalsekretär der Vereinten Nationen bzw. bei Kennzeichen der
Spezialorganisationen der Vereinten Nationen oder anderer zwischenstaatlicher
Organisationen die dafür zuständigen Stellen die Markeneintragung des geschützten
Kennzeichens ausdrücklich erlaubt haben.
Art. 6ter PVÜ gewährt den Zeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen in
verschiedener Hinsicht einen deutlich geringeren Schutz als das NZSchG.333 So bleibt
beispielsweise den Verbandsländern aufgrund der ausdrücklichen Regelung von Art. 6ter
Abs. 1 lit. c PVÜ das Recht gewahrt, die Schutzverweigerung auf Fälle zu beschränken, bei
denen das Publikum über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer des
Zeichens und der Organisation irregeführt wird. Zudem sieht die PVÜ nur einen Schutz vor
Nachahmung im heraldischen Sinne vor.
Demgegenüber geht das NZSchG als Spezialgesetz weiter als Art. 6ter PVÜ und verbietet die
Aufnahme der geschützten Kennzeichen auch in Dienstleistungsmarken. Das NZSchG
statuiert ein absolutes Benutzungsverbot: Das Verbot gilt selbst dann, wenn keine
Verwechslungsgefahr besteht334 und es ist unbeachtlich, für welche Waren und
Dienstleistungen das Zeichen hinterlegt wurde.335 Der nationale Schutz auf der Grundlage
des NZSchG geht auch insofern weiter, als er sich nicht auf Nachahmungen im heraldischen
Sinne beschränkt, sondern auf jedes verwechselbare Zeichen schlechthin, ohne Rücksicht
auf dessen heraldischen Charakter, erstreckt (Art. 6 NZSchG; zum Begriff der Nachahmung
im heraldischen Sinne vgl. Ziff. 9.3.2, S. 207). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein mit
einem geschützten Zeichen verwechselbares Zeichen vorliegt, ist nur das fragliche
Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des Zeichens sind für diese Beurteilung
folglich nicht zu berücksichtigen.336
332 Eine Veröffentlichung muss nicht zwingend im Bundesblatt erfolgen. Das Institut kann das
Publikationsorgan bestimmen (Art. 4 Abs. 3 NZSchG). Zurzeit erfolgt die Veröffentlichung nach wie
vor im Bundesblatt. 333 BGE 135 III 648, E. 2.4 – UNOX (fig.); BVGer B-7207/2009, E. 3.3 f. – Dee Cee style (fig.); BVGer
B-1409/2007, E. 4.3 – Meditrade (fig.). 334 BVGer B-7207/2009, E. 3.3 – Dee Cee style (fig.); BGE 105 II 135, E. 2c – BIS. 335 BGE 135 III 648, E. 2.5 f. – UNOX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.1 – UNO VIRGINIA SLIMS VS
(fig.); vgl. zum Gesamteindruck auch Ziff. 3.2, S. 110.
336 BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BGE 134 III 406, E. 5.2 – VSA VERBAND
SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
172
Beispiele nicht schutzfähiger Zeichen:
IR 820 974, Kl. 11 (Inhaberin ist ein privates
Unternehmen).337
IR 654 472, Kl. 11, 12 (Inhaberin ist ein privates
Unternehmen).
ESA IR 618 346, Kl. 9 (Inhaberin ist ein privates
Unternehmen).
IR 1 068 756, Kl. 14, 18, 25 (Inhaberin ist ein privates
Unternehmen).338
Nicht vom absoluten Schutzausschluss gemäss NZSchG erfasst werden Fälle der
Verwendung einer geschützten Bezeichnung in unveränderter Form, in denen dem
geschützten Zeichen eine weitere eigenständige Bedeutung – insbesondere als
beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache – zukommt, welche
aufgrund der konkreten Ausgestaltung des Zeichens339 im Vordergrund steht.340 Diese zweite
Bedeutung kann unter anderem durch Kombination des geschützten Zeichens mit einem
anderen Wort der gleichen Sprache oder in Verbindung mit den beanspruchten Waren bzw.
Dienstleistungen im Vordergrund stehen. Diese Regelung greift allerdings nur, sofern die
geschützte Bezeichnung innerhalb des Zeichens nicht durch grafische Gestaltung bzw.
separate Anordnung hervorgehoben ist.341
Zugelassen werden Zeichen, die von der entsprechenden Organisation hinterlegt werden.
337 BGE 135 III 648 – UNOX (fig.). 338 BVGer B-2768/2013 – SC STUDIO COLETTI (fig.). 339 In diesem Zusammenhang ist auf den Gesamteindruck des zu prüfenden Zeichens abzustellen. 340 BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.2 – UNO VIRGINIA SLIMS VS
(fig.). 341 Vgl. BVGer B-2768/2013, E. 3.2 – SC STUDIO COLETTI (fig.).
STUDIO COLETTI
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
173
Beispiele:
-
CH 633 334, Kl. 3; hier steht aufgrund des
weiteren englischen Zeichenbestandteils
«lemongrass» nicht die geschützte
Abkürzung für die «Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL)», sondern
die weitere eigenständige Bedeutung als
englische Übersetzung für das Wort «Öl» im
Vordergrund.
- UNO, DUE, TRE
Kl. 25; hier steht nicht die geschützte
Abkürzung für die «United Nations
Organisation (UNO)», sondern die weitere
eigenständige Bedeutung als italienische
Übersetzung für die Zahl «eins» im
Vordergrund.
- SmartFit
CH 698 512, Kl. 5, 35 und 41; hier steht
aufgrund des englischen
Zeichenbestandteils «smart» für «fit» nicht
die geschützte Abkürzung für das «Forum
international des transports», sondern der
Begriff des englischen Grundwortschatzes
im Vordergrund.
-
IR 1 161 351, Kl. 4; hier steht aufgrund der
beanspruchten Waren, die alle Öle sind,
nicht die geschützte Abkürzung für die
«Organizzazione internazionale del lavoro
(OIL)», sondern die weitere eigenständige
Bedeutung als englische Übersetzung für
das Wort «Öl» im Vordergrund ».
-
Bank for
International
Settlements
CH 691 660, Kl. 16, 35, 36, 38, 41, 42 und
45; Markeninhaberin ist die Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).
Grundsätzlich kommt den publizierten Zeichen ein Schutz gegen eine Wiedergabe in jeder
beliebigen Farbe zu.342 Wenn das Kennzeichen einer internationalen Organisation im
Einzelfall nur in einer bestimmten Farbe geschützt ist, kann die Verwechselbarkeit mit dem
geschützten Zeichen bei nationalen Eintragungsgesuchen durch einen positiven
342 BVGer B-1509/2007, E. 7.3.5 – Meditrade (fig.).
111111
nESTECIL
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
174
Farbanspruch bzw. bei nationalen Eintragungsgesuchen und internationalen Registrierungen
durch einen negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden. Bei internationalen
Registrierungen wird ein negativer Farbanspruch der OMPI durch eine Erklärung über die
Schutzgewährung mit Vorbehalt (im Anschluss an eine vorläufige Schutzverweigerung)
mitgeteilt. Der negative Farbanspruch muss vergleichbar mit demjenigen für das
Schweizerkreuz oder für das Zeichen des Roten Kreuzes formuliert werden (vgl. Ziff. 9.3.3,
S. 210). Eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt, die einen positiven
Farbanspruch enthält, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems und ist daher
unzulässig.
7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe
Die von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Verträge betr. den Schutz von
Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Angaben sowie
das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS;
SR 0.632.20) sehen einen Schutz für diejenigen Herkunftsangaben vor, die sie ausdrücklich
auflisten, sowie für alle geografischen Namen und Zeichen, die unter die vom jeweiligen
Vertrag gegebene Definition fallen. Entsprechend stützt sich die Zurückweisung eines
Zeichens, das einen in den Verträgen umschriebenen Tatbestand erfüllt, in erster Linie auf
den Verstoss gegen geltendes Recht.343 In zweiter Linie finden auch die in Art. 2 lit. c und –
je nach Zeichen – Art. 2 lit. a MSchG geregelten Zurückweisungsgründe Anwendung (vgl.
auch Ziff. 5.2, S. 165).
Darüber hinaus werden Begriffe, deren Benutzung gemäss spezialgesetzlicher
Bestimmungen untersagt ist, nur dann gestützt auf Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen, wenn
das Gesetz sie ausdrücklich nennt und ein Eintragungsverbot als Marke statuiert.
8. Herkunftsangaben
8.1 Allgemeines
Einleitung
Wie die Marke hat auch die Herkunftsangabe die Funktion, bestimmte Waren bzw.
Dienstleistungen von solchen gleicher Natur zu unterscheiden. Die Unterscheidung soll hier
aber nicht bezüglich der betrieblichen Herkunft erfolgen. Mit der Angabe sollen die
Abnehmer vielmehr auf eine bestimmte geografische Herkunft hingewiesen werden; diese
steht im Prinzip in keinem Bezug zu einem bestimmten Unternehmen.
Der Schutz einer Herkunftsangabe besteht automatisch, d.h. eine Registrierung oder eine
behördliche Bewilligung zum Gebrauch sind nicht notwendig. Der Schutz nach Art. 47 ff.
MSchG verbietet den Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben oder mit solchen
verwechselbarer Bezeichnungen sowie den Gebrauch täuschender Herkunftsangaben.
343 BGer in sic! 2003, 337, E. 2.4 – Schlumpagner / Schlumpenoise; vgl. auch BGer in sic! 2007, 274,
E. 3.1 f. – Champ.
8.1.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
175
Qualifizierte Herkunftsangaben (d.h. geografische Angaben) (vgl. Ziff. 8.1.3, S. 176) sind
zudem durch das Völkerrecht und die spezialgesetzlichen Bestimmungen geschützt (Ziff.
8.3, S. 177).
Direkte und indirekte Herkunftsangaben
Direkte Herkunftsangaben sind exakte Bezeichnungen der geografischen Herkunft einer
Ware oder einer Dienstleistung: z. B. Namen von Kontinenten, Staaten, Kantonen,
Regionen, Städten, Ortschaften, Bezirken oder Tälern.344 Die Namen von Strassen und
Plätzen in Alleinstellung sind grundsätzlich keine direkten Herkunftsangaben. Ausnahmen
von der Regel sind in den seltenen Fällen anzunehmen, in denen ein besonderer Ruf
gegeben ist (wie z.B. bei «Savile Row» für Schneiderei-Dienstleistungen oder «Wall Street»
für Finanzdienstleistungen).
Indirekte Herkunftsangaben sind Zeichen, die eine Herkunftserwartung wecken, ohne den
Herkunftsort der Waren und Dienstleistungen unmittelbar zu nennen.345 Sie weisen nicht
ausdrücklich, sondern insbesondere mit sprachlichen oder bildlichen Symbolen346 auf ein
bestimmtes geografisches Gebiet hin. Darunter fallen beispielsweise bekannte Namen und
Abbildungen von Bergen, Seen, Flüssen, Strassen, Plätzen, Bauwerken oder Monumenten,
sofern diese nationale oder regionale Wahrzeichen darstellen.347 Indirekte Herkunftsangaben
können im Weiteren Namen und Abbildungen berühmter historischer Persönlichkeiten sein,
wie z.B. «Wilhelm Tell», «General Guisan» oder «Uncle Sam»348.
In bestimmten Fällen können die Namen von Bergen, Seen und Flüssen direkte
Herkunftsangaben darstellen, wenn nämlich die damit bezeichnete Ware tatsächlich aus
bzw. von dem Berg, dem See oder dem Fluss stammt (z.B. Mineralwasser, dessen Quelle
am Matterhorn gelegen ist).349
Beispiele von indirekten Herkunftsangaben:
Freiheitsstatue (wird in Zusammenhang mit allen Waren und Dienstleistungen als
Hinweis auf die USA aufgefasst);
HYDE PARK (wird für Autos als Hinweis auf Grossbritannien aufgefasst350).
344 Den Ortsnamen gleichgestellt sind sprachlich korrekt gebildete Ableitungen, z.B. das Adjektiv
(BVGer B-5274/2009, E. 2.7 – SWISSDOOR; vgl. auch BVGer B-1942/2017, E. 5.3.2 –
SWISSCLUSIV). 345 Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR. 346 Vgl. betr. nationale Symbole auch Art. 7 i.V.m. Art. 11 WSchG. 347 Vgl. BVGer B-5024/2013, E. 5.2 – STRELA.
348 RKGE in sic! 1999, 644, E. 3 – UNCLE SAM. 349 Wenn geografische Bezeichnungen der genannten Art im konkreten Fall (insbesondere aufgrund
sachlicher Unmöglichkeit einer entsprechenden Herkunft; vgl. Ziff. 8.4.4, S. 182) als direkte
Herkunftsangaben ausscheiden, bleibt die Prüfung als indirekte Herkunftsangaben vorzunehmen (vgl.
betr. den Namen eines Stadtparks BVGer B-1785/2014, E. 6.1 i.V.m. E. 6.2 – HYDE PARK). 350 BVGer B-1785/2014 – HYDE PARK.
8.1.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
176
Einfache und qualifizierte Herkunftsangaben.
Einfache Herkunftsangaben sind Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder
Dienstleistungen, ohne dass mit diesem Hinweis eine bestimmte Qualität der damit
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen assoziiert wird. Von qualifizierten
Herkunftsangaben (geografischen Angaben) spricht man, wenn eine bestimmte Qualität, ein
besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften der Waren im Wesentlichen auf die
geografische Herkunft zurückzuführen sind, wenn m.a.W. die geografischen Verhältnisse
(natürliche oder menschliche Faktoren) eines Landes, einer Region oder eines Ortes einen
wesentlichen Einfluss auf die Merkmale der Waren haben. Im Rahmen der Markenprüfung
berücksichtigt das Institut nur die durch das Völkerrecht oder die spezialgesetzlichen
Bestimmungen geschützten Angaben als qualifizierte Herkunftsangaben und schützt sie
entsprechend (vgl. Ziff. 8.3, S. 177).
8.2 Herkunftsangaben gemäss Art. 47 MSchG
Art. 47 Abs. 1 MSchG definiert als Herkunftsangabe jeden direkten oder indirekten Hinweis
auf die geografische Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung, einschliesslich
Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft
zusammenhängen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem
bezeichneten Produkt einen bestimmten Ruf verleiht.351 Ob geografische Namen und
Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen im Sinne einer Herkunftsangabe
verstanden werden, ist im konkreten Fall nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den die
fragliche Bezeichnung beim Publikum hinterlässt.352 Der Begriff «Herkunftsangabe» ist somit
enger gefasst als die Begriffe «geografisches Zeichen» bzw. «geografischer Name»; letztere
werden mit dem Begriff «geografische Bezeichnung» zusammengefasst und umfassen
sämtliche Bezeichnungen geografischen Inhalts unabhängig von deren Qualifikation als
Herkunftsangaben.
Die Prüfung der Eintragungsfähigkeit als Marke steht auf der Grundlage des
Erfahrungssatzes, wonach eine geografische Bezeichnung, verwendet zur Kennzeichnung
von Waren, nach der Lebenserfahrung beim Käufer im Allgemein die Vorstellung weckt, die
damit bezeichneten Produkten stammten aus dem Land oder dem Ort, auf das oder den die
Angabe hinweist.353
Die Erwähnung eines geografischen Namens wird folglich in der Regel als Herkunftsangabe
verstanden. Dieser vom Bundesgericht entwickelte Erfahrungssatz findet auch auf die aus
351 BGE 132 III 770, E. 3.1 – COLORADO (fig.); vgl. auch BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN
MOTORCYCLE; BVGer B-2217/2014, E. 4.5.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.); BVGer B-1785/2014,
E. 6.3.5 – HYDE PARK. 352 Vgl. BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA. 353 Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 2.2 _ WILSON ; BGE 135 III 416, E. 2.2 – CALVI (fig.) ; BGer
4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI COLA ; BGE 97 I 79, E. 1 – CUSCO ; BVGer B-6503/2014, E. 3.4 und
4.3 – LUXOR
8.1.3
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
177
geografischen und nicht geografischen Elementen bestehenden Zeichen Anwendung354 und
gilt ebenfalls für die Dienstleistungen355.
Geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als
Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden,
gelten gemäss Art. 47 Abs. 2 MSchG nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1
MSchG. Bei der Anwendung dieser Bestimmung haben das Bundesgericht und die Praxis
Ausnahmen zum oben erwähnten Erfahrungssatz definiert. Unter gewissen besonderen
Umständen, die immer vom Gesamteindruck des Zeichens abhängen, wird die geografische
Bezeichnung nicht als Herkunftsangabe wahrgenommen (Art. 47 Abs. 2 MSchG und Ziff. 8.4,
S. 178 ff.).
8.3 Durch das Völkerrecht und spezialgesetzliche Bestimmungen geschützte
Herkunftsangaben
Die Herkunftsangaben sind nicht nur in Art. 47 ff. MSchG definiert und geregelt. Die
folgenden geografischen Bezeichnungen verfügen über einen erhöhten Schutz aufgrund
schweizerischer oder internationaler spezialgesetzlicher Bestimmungen:
1. die gemäss Art. 16 LwG, Art. 50a MSchG oder Art. 41a Waldgesetz356 geschützten
Ursprungsbezeichnungen (GUB) oder geschützten geografischen Angaben (GGA);
2. die durch die kantonale Gesetzgebung geregelten und in dem vom BWL nach Art. 25 der
Weinverordnung veröffentlichten Verzeichnis der KUB für Weine enthaltenen
Ursprungsbezeichnungen für Weine gemäss Art. 63 LwG;
3. die von einer Branchenverordnung gemäss Art. 50 MSchG erfassten Bezeichnungen;
4. die ausländischen Bezeichnungen die in den Listen eines internationalen Abkommens
angeführt (siehe Ziff. 8.7.1, S. 199) oder gemäss Art. 23 Abs. 2 TRIPS (siehe Ziff. 8.7.2, S.
201) geschützt sind.
Die obengenannten geografischen Angaben sind unabhängig von ihrer Bekanntheit bei den
betroffenen schweizerischen Verkehrskreisen geschützt357. Ferner kennen das Völkerrecht
und das schweizerische Recht betreffend Ursprungsbezeichnungen und geografische
354 BGer 4A_357/2015, E. 4.3 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-4710/2014, E. 3.2 – SHMESSE
(fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-1646/2013, E. 3.3 – TegoPort; vgl. auch BGer 4A_6/2013, E. 2.2 –
WILSON; BGE 135 III 416, E. 2.2 – CALVI (fig.); BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA.
355 Vgl. BGer, sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; BVGer B-608/2015, E. 2.3 – MAUI
JIM; BVGer B-1279/2008, E. 3.1 – ALTEC LANSING. 356 SR 921.0. 357 Bezüglich der in den von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Verträgen aufgeführten
Bezeichnungen ergibt sich aus den Entscheiden IBEROGAST und BUDWEISER, dass sie als
bekannt zu erachten sind (BGE 125 III 193, E. 1b – BUDWEISER; BVGer B-1295/2015, E. 2.7.5 –
IBEROGAST); die durch Art. 23 Abs. 2 TRIPS geschützten geografischen Angaben sind hingegen
unabhängig von der Gefahr der Irreführung geschützt (BGer 4A_674/2010, E. 2 – ZACAPA).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
178
Angaben keine mit Art. 47 Abs. 2 MSchG vergleichbare Bestimmung und schützen die
Bezeichnungen gegen jegliche Nachahmung oder Anspielung358.
8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen im Sinne von Art. 47 Abs. 2
MSchG
Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen gemäss Art. 47 Abs. 2 MSchG
geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als
Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden
werden.359 Die Frage der Wahrnehmung einer geografischen Bezeichnung als
Herkunftsangabe ist immer einzelfallweise zu prüfen.
Nicht als Herkunftsangaben gelten geografische Bezeichnungen, die sich in die nachfolgend
angeführten Gruppen einordnen lassen.360
Bezeichnungen mit doppelter Bedeutung
Geografischen Bezeichnungen kann in der Alltagssprache ein weiterer Sinngehalt
zukommen361. Falls dieser zweite Sinngehalt aufgrund des Gesamteindrucks des Zeichens
oder der beanspruchten Waren und Dienstleistungen offensichtlich ist und dominiert,362 fällt
die geografische Bedeutung der Bezeichnung ausser Betracht. Der Umstand allein, dass der
Ortsname auch einen Familiennamen darstellt, führt nicht dazu, dass die geografische
Bedeutung verdrängt wird.363
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
- CH 707 831, Kl. 13, 25, 41
- CH 571 586, Kl. 16 und 41
- CH 611 934, Kl. 35, 41, 43, 44
358 Vgl. beispielsweise Art. 7 Abs. 3 von Anhang 12 des sektoriellen Abkommens; Art. 16 Abs. 7 lit. b
LwG; Art. 50a Abs. 8 lit. b MSchG; Art. 63 Abs. 6 in Verbindung mit Art. 16 Abs. 7 lit. b LwG. 359 BGE 128 III 454, E. 2.1 und 2.2 – YUKON. 360 Vgl. BGer 4A_357/2015, E. 4.4 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-1785/2014, E. 3.4 – HYDE
PARK.
361 Soweit die Beurteilung aus Sicht von Fachleuten erfolgt, sind allfällige weitere Sinngehalte in der
Fachsprache zu berücksichtigen. 362 BGer, sic! 2013, 534, E. 3.3.2 – Wilson; BGE 135 III 416, E. 2.3 – CALVI (fig.); BVGer B-608/2015,
E. 4.1 – MAUI JIM; BVGer B-1646/2013, E. 3.3 – TegoPort; RKGE, sic! 1998, 475, E. 3b – Finn
Comfort (fig.). 363 BVGer B-5228/2014, E. 5.3.2 – RENO.
8.4.1
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Teil 5 – Materielle Markenprüfung
179
- IR 1 111 931, Kl. 35
Aufgrund der Bildelemente dominieren in diesen Beispielen die Bedeutungen als
mythologischer Vogel, Sakralbau, Gewürzpflanze bzw. Frisur gegenüber jenen als
geografischer Name der Hauptstadt von Arizona, einer deutschen Universitätsstadt, eines
südamerikanischen Staates bzw. als Wortbildungselement, das auf Afrika hinweist.
Demgegenüber war bei der Wortmarke PHOENIX (IR 714 454) für Waren der Klasse 3
(Seifen, Parfümerie, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege usw.) kein
unmittelbar erkennbarer klarer Bezug zum Vogel aus der antiken Mythologie ersichtlich und
folglich die geografische Bedeutung massgebend. Die Wortmarke PHOENIX wurde daher
als direkte Herkunftsangabe beurteilt und als irreführend zurückgewiesen.364
Unbekannte geografische Namen
8.4.2.1 Allgemeines
Die Frage der Bekanntheit bzw. der Unbekanntheit eines geografischen Namens ist
einzelfallweise zu prüfen. Die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder
Ländern, die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind, gelten als
Fantasiezeichen und können nicht als Herkunftsangaben verstanden werden365. Je
abgelegener, weniger bekannt und ohne besonderen Ruf eine Ortschaft oder Landesgegend
ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische Gehalt überhaupt
erkannt wird, und desto eher wird ihr Name als Fantasiebezeichnung aufgefasst366. Die
Doppelfunktion des Gemeinguttatbestands367 bringt es mit sich, dass ein allfälliges
(zukünftiges) Freihaltebedürfnis aus Sicht der Konkurrenten gesondert zu prüfen bleibt368.
Für die Beurteilung der Bekanntheit können beispielsweise die folgenden Kriterien
364 RKGE, sic! 2004, 428 – PHOENIX. 365 BGE 135 III 416, E. 2.6.1 – CALVI (fig.); BVGer B-915/2009, E. 3.1 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.
Betr. die Anwendung des TRIPS-Abkommens oder eines bilateralen Vertrags vgl. unten Ziff. 8.7.1, S.
199.
366 BGE 128 III 454, E. 2.1.1 – YUKON. 367 Vgl. Ziff. 4.2 ff., S. 118 ff.
368 Vgl. Ziff. 8.5.1.2, S. 189.
8.4.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
180
herangezogen werden: Bevölkerungszahl369, Besiedlungsdichte370, geografische Lage371,
Präsenz in den Medien372, politische, historische, wirtschaftliche, touristische und kulturelle
Bedeutung373, Infrastruktur (namentlich Autobahnanschlüsse374- und
Eisenbahnverbindungen).
8.4.2.2 Schweizerische geografische Namen
Der Schweizerische Städteverband (SSV) und das Bundesamt für Statistik (BFS)
veröffentlichen jedes Jahr ein Dokument, das insbesondere die Definition des Stadtbegriffs
als Örtlichkeit mit einer dicht bevölkerten zentralen Zone, Arbeitsplätzen und Logiernächten
sowie eine Übersicht über die Städte und der statistisch als solche geltenden Ortschaften
enthält375. In dieser Übersicht befindliche geografische Namen haben in der Regel über
10'000 Einwohner und gelten als bei den Schweizer Konsumenten bekannt.
Für schweizerische geografische Namen, die sich nicht auf dieser Liste befinden, müssen für
die Annahme ihrer Bekanntheit andere der unter Ziff. 8.4.2.1 genannten Kriterien (wie z.B.
Präsenz in den Medien oder touristische Bedeutung) erfüllt sein.
Beispiel für einen bekannten geografischen Namen:
- Port (Kl. 6, 19 und 20)376
Beispiele unbekannter geografischer Namen:
- Neuheim CH 61484/2011; Kl. 9, 14 und 25
- Berg IR 1263396; Kl. 18, 22 und 25
- Horn CH 689 793; Kl. 14
8.4.2.3 Ausländische geografische Namen
Neben den in Ziff. 8.4.2.1 oben erläuterten allgemeinen Kriterien sind bei der Prüfung der
Bekanntheit einer ausländischen geografischen Angabe insbesondere die folgenden
Kriterien anzuwenden: Hauptstadt (oder nicht) eines Gliedstaats des betreffenden Landes,
Platzierung in der Rangliste der Städte des Landes (nach Bevölkerungszahl), Bestehen von
Direktflügen aus der Schweiz und Bestehen einer international anerkannten Universität.
Den schweizerischen Durchschnittkonsumenten sind beispielsweise die folgenden
geografischen Namen bekannt:
369 Vgl. BVGer B-5451/2013, E. 4.4 – FIRENZA.
370 Vgl. BVGer B-5451/2013, E. 5.2.2.2 – TegoPort.
371 Vgl. BVGer B-4532/2017, E. 5.3 – HAMILTON.
372 Vgl. BVGer B-4532/2017, E. 5.4 – HAMILTON.
373 Vgl. BVGer B-5451/2013, E. 4.4 – FIRENZA.
374 Vgl. BVGer B-1646/2013, E. 5.2.2.2 – TegoPort.
375 Siehe das jeweils aktuellste Dokument «Statistik der Schweizer Städte» unter
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/publikationen/uebersichtsdarstellungen/statistik-schweizer-staedte.html 376 BVGer B-1646/2013 – TegoPort.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
181
- LANCASTER CH 52352/2004; Kl. 9, 14, 18 und 25377
- Cleveland IR 1259296 – Cleveland GOLF (fig.); Kl. 18, 24-25 und 28
Die folgenden geografischen Namen sind hingegen unbekannt:
- Worcester IR 1 270 036 – WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 1865 WPI
(fig.) und IR 1 269 648 - WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 1865 (fig.); Kl.
41
- Newport IR 661 980 – NEWPORT ; Kl. 14
- HAMILTON CH 63179/2009 ; Kl. 1-5, 7, 9-10, 16, 20, 37, 39, 41-42378
Ist eine geografische Bezeichnung durch einen völkerrechtlichen Vertrag geschützt, kann die
Ausnahme der fehlenden Bekanntheit des geografischen Namens keine Anwendung finden,
da einer der Hauptzwecke dieser Verträge darin besteht, ausländische Bezeichnungen
unabhängig von ihrer Bekanntheit in der Schweiz zu schützen379.
Symbolische Zeichen
Als symbolisch gelten diejenigen Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen trotz
eines bekannten geografischen Gehalts offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft der
Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden380 (z.B. ALASKA für mentholhaltige
Zigaretten oder ÄTNA für Bunsenbrenner). Der Anwendungsbereich dieser
Ausnahmefallgruppe ist beschränkt381. Schutzfähig sind Zeichen, bei denen aufgrund des
klar erkennbaren382 Symbolgehalts die Verwendung der geografischen Namen und Zeichen
im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht zu einer
Ideenverbindung zum betreffenden Land oder dem geografischen Gebiet führen kann383;
dies setzt voraus, dass sie klar erkennbar auf andere als geografische, wesentliche384
Eigenschaften der Waren bzw. Dienstleistungen anspielen.385 Dass der betroffene Ort mit
einem «gewissen Lifestyle» bzw. einem «bestimmten Lebensgefühl» in Verbindung gebracht
werden kann, genügt in diesem Zusammenhang nicht.386
Beispiele schutzfähiger Zeichen:
- MAGIC AFRICA IR 967 030: symbolisch für Parfümeriewaren in Kl. 3
- COPACABANA CH 402 682: symbolisch für Waren in Zusammenhang mit Schwimmbädern der Kl. 1, 6, 11, 19, 20 und 28
377 BVGer B-5779-2007 – LANCASTER. 378 BVGer B-4532/2017 – HAMILTON. 379 BGE 125 III 193, E. 1b – Budweiser. 380 BGE 135 III 416, E. 2.6.2 – CALVI (fig.); BVGer B-6959/2009, E. 4.1 – CAPRI (fig.); BVGer B-
915/2009, E. 3.2 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.
381 BGE 135 III 416, E. 2.6.2 – CALVI (fig.); BVGer B-608/2015, E. 4.2 – MAUI JIM. 382 BGer 4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA. 383 BGE 128 III 454, E. 2.1.1 – YUKON. 384 BVGer B-5228/2014, E. 5.4 – RENO. 385 BGer 4A_324/2009, E. 5.1 – GOTTHARD; BVGer B-386/2008, E. 7.4 – GB. 386 BVGer B-2217/2014, E. 5.2 – BOND ST. 22 LONDON (fig.).
8.4.3
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
182
Beispiel eines nicht schutzfähigen Zeichens:
- MAUI JIM Kl. 9 und 25387.
Sachliche Unmöglichkeit
Kommt ein Ort oder eine Gegend für die massgebenden Verkehrskreise offensichtlich nicht
als Herkunftsort der Waren (Art. 48 ff. MSchG) oder Dienstleistungen (Art. 49 MSchG)
infrage, gelten die bekannten geografischen Namen und Zeichen nicht als
Herkunftsangabe388. In diesem Zusammenhang spielt es keine Rolle, ob sich die Existenz
des betroffenen Wirtschaftszweiges vor Ort nachweisen lässt389. Die blosse
Unwahrscheinlichkeit einer entsprechenden Herkunft reicht nicht aus390. Massgebend für die
sachliche Unmöglichkeit sind die objektiven Merkmale des betroffenen Ortes.
Beispiele schutzfähiger Zeichen:
- SAHARA für Papier und Pappe
- MATTERHORN für Bananen
Typenbezeichnungen
Durch die Hinzufügung von Ausdrücken wie «Art», «Typ» oder «style» zu einer
Herkunftsangabe kann die Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft nicht
ausgeschlossen werden (vgl. Art. 47 Abs. 3bis MSchG391, Ziff. 8.6.4, S. 194).
Eine geografische Bezeichnung kann aber als Typenbezeichnung erkennbar sein, wenn das
Zeichen einen in der Schweiz für die betroffenen Waren bekannten Unternehmens- oder
Markennamen enthält (die Bekanntheit muss entweder notorisch sein oder durch den
Hinterleger nachgewiesen werden) und wenn die Abnehmer in der entsprechenden Branche
daran gewöhnt sind, geografische Namen und Zeichen als Typenbezeichnungen
wahrzunehmen. Diese Bezeichnungen lassen nicht die Vorstellung aufkommen, die so
bezeichnete Ware stamme von genannten Ort392.
Beispiel:
- TAG HEUER MONZA
CH 478 864, Kl. 14: ohne Einschränkung für Uhren- und
Zeitmessinstrumente schutzfähig.
387 BVGer B-61862/2013, E. 4.2 – MAUI JIM. 388 BGE 135 III 416, E. 2.6.6 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.3 – YUKON. 389 BGE 135 III 416, E. 2.6.6 – CALVI (fig.). 390 BVGer B-2217/2014, E. 5.1.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.); BVGer B-608/2015, E. 3.3 – MAUI
JIM; BVGer B-6503/2014, E. 5 – LUXOR; BVGer B-6959/2009, E. 4.2 – CAPRI (fig.). 391 Die von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Abkommen über den Schutz von geografischen
Angaben und Herkunftsangaben enthalten eine ähnliche Bestimmung. 392 BGE 135 III 416, E. 2.6.3 – CALVI (fig.); BGE 128 III 454, E. 2.1.4 – YUKON.
8.4.4
8.4.5
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
183
Gattungsbezeichnungen
Als Gattungsbezeichnung gilt der Name eines Erzeugnisses, der sich zwar auf den Ort oder
die Gegend bezieht, wo das betreffende Erzeugnis ursprünglich hergestellt wurde, der
jedoch zur allgemein üblichen Bezeichnung für das Erzeugnis geworden ist. Diese Namen
gelten nicht mehr als Hinweis auf die geografische Herkunft der gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen und bieten keinerlei Gefahr der Irreführung über deren geografische
Herkunft. Beispiele für Gattungsbezeichnungen sind WIENERLI für Würste oder EAU DE
COLOGNE für Parfümeriewaren.
Die Umwandlung einer Herkunftsangabe zur Gattungsbezeichnung wird nicht leichthin
angenommen. Die Bezeichnung muss während eines langen Zeitraums als
Sachbezeichnung verwendet worden sein, und die damit gekennzeichnete Ware darf nicht
mehr mit dem ursprünglichen Herkunftsort in Verbindung gebracht werden. Zudem darf die
Umwandlung erst dann als abgeschlossen angesehen werden, wenn sich bei allen
beteiligten Verkehrskreisen die einheitliche Meinung durchgesetzt hat, dass es sich bei der
Angabe nur noch um eine Sachbezeichnung handelt.393 Eine als GUB/GGA in der Schweiz
eingetragene oder über ein internationales Abkommen in der Schweiz geschützte
Bezeichnung kann nicht zur Gattungsbezeichnung werden.
Sonstige Ausnahmen aufgrund des Gesamteindrucks
Wenn die Hinzufügung eines Wort- oder Bildelements zu einer geografischen Bezeichnung
dem Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eine
andere (im Vordergrund stehende) Bedeutung verleiht, ist die Erwartung hinsichtlich der
geografischen Herkunft ausgeschlossen394.
Diese zusätzlichen Elemente müssen den Sinngehalt des Zeichens im Gesamteindruck
verändern. Durch die Hinzufügung zusätzlicher neutraler Elemente kann die durch die
Herkunftsangabe geweckte Erwartung nicht ausgeschlossen werden395. Dies gilt
beispielsweise für ein für Blumen hinterlegtes Zeichen «Schweizer Gruss», weil der Begriff
«Gruss» nicht konkret auf ein bestimmtes Element verweist, mit dem die durch die
Bezeichnung «Schweizer» geweckte Herkunftserwartung ausgeschlossen werden könnte.396
8.4.7.1 Hinweis auf die betriebliche Herkunft
Nicht als Herkunftsangaben gelten Zeichen, die vom Publikum ausschliesslich397 als Hinweis
auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der Waren verstanden werden. Mit diesen Angaben
393 BGer in PMMBl 1974 I 11, E. 2. 394 Vgl. BGer 4A_357/2015, E. 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE ; BVGer B-2781/2014, E. 6.4.2 –
CONCEPT+. 395 BGer 4A_357/2015, E. 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 396 BGE 79 I 252.
397 Es genügt nicht, wenn das Zeichen sowohl als geografischer als auch als betrieblicher
Herkunftshinweis verstanden wird (BVGer B-3259/2007, E. 11 – OERLIKON).
8.4.6
8.4.7
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
184
verbinden die angesprochenen Verkehrskreise keine Erwartungen an die geografische
Herkunft der Waren oder Dienstleistungen.398
Dies ist der Fall, wenn (erstens) das Zeichen einen Hinweis auf einen «Betrieb» (im engeren
oder weiteren Sinne) sowie (zweitens) bestimmte, ohne Weiteres erkennbare Informationen
bezüglich dessen Tätigkeitsfeldes enthält und Letzteres (drittens) offensichtlich nichts mit der
Herstellung der beanspruchten Waren oder der Erbringung der beanspruchten
Dienstleistungen zu tun hat.
Das Kriterium des Hinweises auf die betriebliche Herkunft findet sich in den verschiedensten
Bereichen. Dies ist beispielsweise der Fall bei Zeichen, die offensichtlich auf eine
Luftfahrtgesellschaft hinweisen oder klar als Hinweis auf einen Sportverein oder eine
kulturelle Organisation wahrgenommen werden.
Beispiele:
- ABC AIR DORTMUND (Kl. 12, 16, 25, 28, 32, 39 und 43): Die Kombination des Begriffs
«Air» mit einem geografischen Namen wird oft von Luftfahrtgesellschaften verwendet,
sodass in diesem Fall der Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sowie die Angabe
zum Tätigkeitsbereich klar erkennbar sind. Der Hinweis auf die betriebliche Herkunft wird
bei allen Waren ausser bei den Bieren (Kl. 32) anerkannt. Die Bezeichnung
«DORTMUNDER» ist gemäss Anhang 12 des sektoriellen Abkommens als GGA für
Biere geschützt. Folglich wird eine Einschränkung auf Biere mit der GGA Dortmunder
verlangt (vgl. Ziff. 8.6.5, S. 194).
Der Hinweis auf die betriebliche Herkunft fehlt auch im Zusammenhang mit den
Transportdienstleistungen in Klasse 39, da die vom Zeichen abgeleitete Tätigkeit
(Tätigkeit einer Luftfahrtgesellschaft) diese Art von Dienstleistungen umfasst. Darüber
hinaus ist es üblich, dass eine Luftfahrtgesellschaft auch Beherbergungs- und
Verpflegungsdienstleistungen erbringt. Folglich nehmen die angesprochenen Abnehmer
im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen im Zeichen einen Hinweis auf deren
geografische Herkunft wahr, weshalb diese Dienstleistungen auf ihre deutsche Herkunft
einzuschränken sind.
398 RKGE in sic! 2003, 429, E. 7 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
185
IR 1 197 623399: ohne Einschränkung für die Kl. 3, 5,
8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33400, 34, 35 und 41 schutzfähig.401
CH 513 168: ohne Einschränkung insbesondere für
die Kl. 25 und 41 schutzfähig.402
8.4.7.2 Verkaufsort (Messen u.Ä.) und Ort der Erbringung der Dienstleistung
Geografische Bezeichnungen, die deutlich auf den Ort des Verkaufs der beanspruchten
Waren oder der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen Bezug nehmen, werden
grundsätzlich nicht als Herkunftsangabe aufgefasst.
Beispiele:
- CH 615 653, Kl. 12 und 42403
399 BVGer B-1428/2016 – Deutscher Fussball Bund (fig.). 400 Da «Deutsch(er)» über den erhöhten Schutz von Art. 23 Abs. 2 TRIPS verfügt, würde das Institut in
einer vergleichbaren künftigen Konstellation eine Einschränkung der Weine und Spirituosen in Klasse
33 auf deutsche Herkunft verlangen. Diese Angabe ist im Zusammenhang mit diesen Waren
unabhängig von der Irreführungsgefahr geschützt, sodass keine Ausnahme zum Erfahrungssatz im
Sinne von Art. 47 Abs. 2 MSchG zur Anwendung gelangt (vgl. 8.3, S. 177). 401 Der Entscheid über die Eintragung dieses Zeichens erging unter dem alten Recht, und der
Hinterleger erfüllte die Bedingungen von Art. 49 aMSchG, sodass sich die Frage der Einschränkung
im Zusammenhang mit den Dienstleistungen nicht stellte. 402 Vgl. Fn. 418. 403 Die deutliche Bezugnahme auf den Verkaufsort erfolgt in diesem Beispiel mit dem
Zeichenbestandteil «Auktion»; bezüglich der Würdigung der nationalen Top Level Domain vgl. Ziff.
4.4.7, S. 134.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
186
- CH 669 700, Kl. 25, 35, 39
Wenn allerdings die geografische Bezeichnung nicht nur den Ort bezeichnet, an dem die
beanspruchten Waren verkauft oder die beanspruchten Dienstleistungen erbracht werden,
sondern gleichzeitig den Hersteller oder den Erbringer der beanspruchten Dienstleistungen,
wird sie als Herkunftsangabe wahrgenommen.
8.4.7.3 Hinweis auf Titel und Inhaltsangaben von Waren und Dienstleistungen
Zeichen, die für Zeitungen, Radio- oder Fernsehsendungen oder andere (Tele-)
Kommunikationsmittel hinterlegt werden und geografische Bezeichnungen enthalten, stellen
dann keine Herkunftsangaben dar, wenn sie im Gesamteindruck klar auf den Titel, das
Thema oder den Inhalt der Waren oder Dienstleistungen hinweisen. Diesfalls ist keine
Einschränkung auf die entsprechende geografische Herkunft erforderlich. Diese Ausnahme
kann nur auf Waren und Dienstleistungen Anwendung finden, die ihrer Art nach
ausschliesslich mit thematischem Inhalt vertrieben bzw. angeboten werden. Dies sind
insbesondere Verlagserzeugnisse, worunter beispielsweise bespielte Musikkassetten,
bespielte CDs und DVDs (Kl. 9), Zeitungen, Zeitschriften, Fotos und Bücher (Kl. 16) fallen,
bzw. Dienstleistungen wie die Durchführung von Lehr- und Vortragsveranstaltungen (Kl. 41)
oder die Erstellung wissenschaftlicher Gutachten (Kl. 42).
Keine Geltung beanspruchen kann die Ausnahme entsprechend für unbespielte Kassetten
oder unbeschriftete Aufzeichnungsmaterialien bzw. Dienstleistungen wie Hosting (Kl. 42)
oder Vermietungsdienstleistungen (u.a. in Kl. 41 und 42). Ebenso wenig findet sie
Anwendung auf Druckereierzeugnisse bzw. Erziehung, Unterricht und Ausbildung (Kl. 41),
denn hierbei handelt es sich um Oberbegriffe, die Waren und Dienstleistungen umfassen, die
ihrer Art nach sowohl mit als auch ohne thematischen Inhalt vertrieben bzw. angeboten
werden können.
Wenn sich die geografische Bezeichnung auf den Anbieter der Waren oder den Erbringer
der Dienstleistungen bezieht, ist die Ausnahme gemäss Ziff. 8.4.7.1 (S. 183; Hinweis auf die
betriebliche Herkunft) zu prüfen.
Beispiele:
CH 595 560: ohne Einschränkung für
Verlagserzeugnisse schutzfähig; hingegen ist das
Zeichenelement «svizzera» eine Herkunftsangabe
bezüglich der Dienstleistung divertimento radiofonico e
televisivo (Kl. 41).
O'o deslgner outlet Landquart
RSI Radiotelevisione svizzera
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
187
Universität Basel
Im Zusammenhang mit Verlagserzeugnissen (Kl. 16)
und der Leitung von Seminaren (Kl. 41) wird das
Zeichen als Hinweis auf den Hersteller bzw. Erbringer
verstanden und ist nur mit einer Einschränkung auf die
entsprechende geografische Herkunft schutzfähig.
8.4.7.4 Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen
Bei klaren Hinweisen auf einen sportlichen oder kulturellen Anlass, wird die im Zeichen
enthaltene geografische Bezeichnung in der Regel nicht als Herkunftsangabe aufgefasst.
Diese Ausnahme gilt sowohl für Waren als auch für Dienstleistungen.
Beispiel:
- CH 640 138: ohne Einschränkung schutzfähig
(Kl. 16, 25, 28 und 41).
8.4.7.5 Reisedienstleistungen
Im Fall der für Reisedienstleistungen hinterlegten Zeichen bestehen keine Erwartungen
bezüglich derer geografischer Herkunft, wenn die massgebenden Verkehrskreise die
geografische Bezeichnung aufgrund des Gesamteindrucks des Zeichens als Hinweis auf die
Reisedestination wahrnehmen.
Beispiele:
CH 637 536, Kl. 39 und 43
CH 438 869, Kl. 39 (Veranstaltung von Reisen)
AfRi(AN
l~! 5AFARi TOVRS TRAVEL • VACATION
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
188
8.4.7.6 Weitere Fälle
Es sind weitere Fälle vorstellbar, in denen eine in einem Zeichen enthaltene geografische
Bezeichnung klar nicht als Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen wahrgenommen wird.
Im Zusammenhang mit Esswaren und Getränken werden geografische Bezeichnungen
beispielsweise nicht als Herkunftsangaben verstanden, wenn sie offensichtlich auf eine
bestimmte Art von Gericht oder Getränk hinweisen. Bei Dienstleistungen im Bereich der
Gastronomie (Kl. 43) gelten geografische Namen und Zeichen nicht als Herkunftsangaben,
wenn sie klar erkennbar auf einen anderen Aspekt als die Herkunft der angebotenen
Dienstleistung hinweisen, z.B. auf die Ausstattung eines Lokals oder die Art der Küche oder
Verpflegung.
Wenn sich die geografische Bezeichnung auf die potenziellen Abnehmer der beanspruchten
Waren oder Dienstleistungen bezieht, bestehen keine Herkunftserwartungen.
Unter bestimmten Umständen kann das Verhältnis zwischen den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen und dem Zeichen, das die geografische Bezeichnung enthält, jede
Erwartung an die geografische Herkunft ausschliessen. Dies gilt in der Regel, wenn die
geografische Bezeichnung sich auf die Herkunft einer nicht beanspruchten Ware oder
Dienstleistung oder eines Bestandteils, Elements oder Rohstoffs der Ware, jedoch nicht der
Ware selbst bezieht.404
Beispiele:
- ABC Swiss Chalet Dieses Zeichen ist ohne Einschränkung der
Dienstleistungsliste für Verpflegungsdienstleistungen
(Kl. 43) schutzfähig, weil «Swiss Chalet» lediglich ein
Hinweis auf die Ausstattung des Lokals ist.
- ABC FÜR SCHWEIZER
GENIESSER
Dieses Zeichen ist ohne Einschränkung für feine
Backwaren in der Klasse 30 schutzfähig
- INDIAN MOTORCYCLE CH 701 279: ohne Einschränkung für Waren der
Kl. 25 schutzfähig405
- IR 907 963: ohne Einschränkung für die Waren der
Kl. 14, 18 und 25 schutzfähig406
404 Im Zusammenhang mit bestimmten Waren, insbesondere Lebensmitteln, oder wenn auf die
Herkunft eines Produktionsschritts verwiesen wird, beschränken spezielle Regeln die Tragweite dieser
Ausnahme (vgl. Ziff. 8.6.5.2, S. 197).
405 BGer 4A_357/2015 – INDIAN MOTORCYCLE. 406 BVGer B-6850-2008 – AJC presented by Arizona girls (fig.)
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
189
8.5 Gemeingut
Direkte Herkunftsangaben
8.5.1.1 Unterscheidungskraft
Direkte Herkunftsangaben beschreiben die geografische Herkunft einer Ware eindeutig und
sind deshalb Gemeingut.407 Da die angesprochenen Abnehmer in direkten
Herkunftsangaben keinen individualisierenden Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen im
Sinne der markenrechtlichen Herkunftsfunktion erkennen, fehlt es diesen Zeichen an der
konkreten Unterscheidungskraft.408
Die auf einer im Rahmen eines bilateralen Abkommens (einschliesslich des sektoriellen
Abkommens) oder spezialgesetzlicher Bestimmungen409 geführten Liste bzw. in einem
entsprechenden Register aufgeführten Angaben werden wie direkte Herkunftsangaben
behandelt. Gemäss Rechtsprechung ist die Bekanntheit dieser Angaben bei den
massgebenden Verkehrsreisen zu fingieren410; sie können folglich nicht als Hinweis auf ein
bestimmtes Unternehmen wahrgenommen werden.
Die durch Art. 23 Abs. 2 TRIPS geschützten geografischen Namen besitzen keine
Unterscheidungskraft, sofern sie den Abnehmern bekannt sind (für die Prüfungskriterien vgl.
Ziff. 8.4.2, S. 179). Das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses bleibt vorbehalten (vgl. unten).
8.5.1.2 Freihaltebedürfnis
Da es jedem Anbieter möglich sein muss, auf die geografische Herkunft seiner Waren oder
Dienstleistungen hinzuweisen, sind direkte Herkunftsangaben freihaltebedürftig. Für die
Beurteilung des Freihaltebedürfnisses sind u.a. folgende Kriterien massgebend:
Bevölkerungszahl, Besiedlungsdichte, politische und wirtschaftliche Bedeutung (Tourismus,
Industrie) usw.
Dies gilt nicht bloss soweit solche geografischen Bezeichnungen von den massgebenden
Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden Waren- oder Dienstleistungsgruppe in
Verbindung gebracht werden können, sondern auch soweit sie künftig von den betroffenen
Unternehmen angesichts der künftigen wirtschaftlichen Entwicklungen als Herkunftsangabe
für diese verwendet werden könnten411. Solange nicht ausgeschlossen werden kann, dass
sich weitere Produzenten oder sonstige Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen, ist
die geografische Bezeichnung freihaltebedürftig.412 Die Doppelfunktion des
Gemeinguttatbestands kann dazu führen, dass im Prüfungszeitpunkt aus Sicht der
407 BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR; BVGer B-4710/2014, E. 3.1 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE
(fig.).
408 Betr. die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S. 110. 409 Vgl. Ziff. 8.3, S. 177 410 BGE 125 III 193, E. 1b – BUDWEISER; BVGer B-1428/2016, E. 2.7.5 m.w.H. – IBEROGAST. 411 Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 2.2 – Wilson; BGE 128 III 454, E. 2.1 – YUKON. 412 Vgl. vorstehende Fussnote.
8.5.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
190
Abnehmer als unbekannt zu qualifizierenden geografischen Bezeichnungen der
Markenschutz aufgrund eines (zukünftigen) Freihaltebedürfnisses zu verweigern ist413.
Die durch ein internationales Abkommen oder spezialgesetzliche Bestimmungen (vgl. Ziff.
8.3. S. 177) geschützten geografischen Bezeichnungen unterstehen grundsätzlich immer
einem Freihaltebedürfnis.
Sofern eine ausländische Herkunftsangabe für die gleichen Waren bzw. Dienstleistungen im
Markenregister des Ursprungslands eingetragen wurde, gilt sie in der Schweiz als nicht
freihaltebedürftig.414 Diese Praxis greift auch, wenn eine Eintragung durch das EUIPO erfolgt
ist.415 Für die durch ein internationales Abkommen geschützten Angaben genügt eine
Eintragung durch das EUIPO jedoch nicht.
Der im Ausland erfolgte Registereintrag sagt jedoch nichts über die Unterscheidungskraft
eines Zeichens in der Schweiz aus. Entscheidend für die Beurteilung dieses Aspekts ist die
Sachlage in der Schweiz416 (vgl. Ziff. 4.3, S. 119 ff.). Entsprechend lässt der im
Ursprungsland erfolgte Registereintrag keine Rückschlüsse auf die Frage des
Vorhandenseins von Unterscheidungskraft in der Schweiz zu.417
Indirekte Herkunftsangaben
Im Gegensatz zu den direkten Herkunftsangaben stehen indirekte Herkunftsangaben
grundsätzlich nicht im Gemeingut.418 Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz – und somit
Gemeingut – bilden insbesondere die folgenden, üblicherweise als Herkunftshinweise
verwendeten Bildzeichen, soweit sie im konkreten Fall nicht eine unübliche grafische
Gestaltung aufweisen:419 das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne, die Fahnen der
Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sowie die entsprechenden ausländischen
Hoheitszeichen.420 Unabhängig von der Zugehörigkeit zum Gemeingut ist stets auch zu
prüfen, ob nicht der Ausschlussgrund der Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 lit. c MSchG421
oder die Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. d MSchG gegeben sind.
413 Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 3.3.3 f. i.V.m. E. 4 – Wilson; BVGer B-5004/2014, E. 8.1.2 – CLOS
D’AMBONNAY; a.M. BVGer B-4532/2017, E. 6.2 – HAMILTON. 414 Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 4.3 – Wilson; diese Praxis geht zurück auf BGE 117 II 327 ff. –
MONTPARNASSE. Vgl. auch BVGer B-5228/2014, E. 6.2 – RENO. Nach der Praxis des Instituts kann
der ausländische Eintrag nicht berücksichtigt werden, wenn er eine kombinierte Marke betrifft (a.M.
BGer 4A_6/2013, E. 4.3 – Wilson).
415 BVGer B-6363/2014, E. 7.1 – MEISSEN. 416 BGE 129 III 225, E. 5.5 – MASTERPIECE. 417 BVGer B-6363/2014, E. 6.1 – MEISSEN, a. M. BVGer B-5004/2014, E. 6.2.1.1, 6.2.4 – CLOS
D’AMBONNAY. 418 Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 3.3 – LUXOR ; BVGer B-4080/2008, E. 2.5 – AUSSIE DUAL
PERSONALITY.
419 Vgl. die allgemeinen Ausführungen zu Bildmarken, Ziff. 4.7, S. 146. 420 Die auf diese Zeichen anwendbaren Prüfungskriterien werden in Ziff. 9 aufgezählt. 421 BVGer B-2925/2014, E. 3.3 – Cortina (fig.).
8.5.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
191
Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben
Zeichen des Gemeinguts können sich grundsätzlich im Verkehr durchsetzen (vgl. dazu die
allgemeinen Ausführungen in Ziff. 12, S. 221). Direkte Herkunftsangaben sind jedoch in
Berücksichtigung des zukünftigen Freihaltebedürfnisses i.d.R. als unentbehrlich zu
qualifizieren und daher absolut freihaltebedürftig. Die Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung
ist somit grundsätzlich ausgeschlossen.
Ausnahmen vom absoluten Freihaltebedürfnis für direkte Herkunftsangaben sind
insbesondere möglich, wenn aus tatsächlichen Gründen die Unentbehrlichkeit zu verneinen
ist, oder bei ausländischen Herkunftsangaben, wenn das Zeichen für identische Waren oder
Dienstleistungen im entsprechenden Land als Marke eingetragen ist.422
8.6 Irreführung über die geografische Herkunft
Grundsatz
Irreführend ist jedes Zeichen, das wegen seines Sinngehalts einen falschen Rückschluss auf
die Art oder Beschaffenheit der damit gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen
zulässt.423 Nach der Lebenserfahrung weckt eine als Marke oder deren Bestandteil
verwendete geografische Bezeichnung beim Käufer im Allgemeinen die Erwartung, die
Waren und Dienstleistungen stammten aus dem Land oder dem Ort, auf das oder den die
Angabe hinweist (vgl. zu diesem Erfahrungssatz im Einzelnen vorstehend Ziff. 8.2, S. 176).
Als irreführend gilt somit ein Zeichen, das eine geografische Bezeichnung enthält – und sei
es nur als untergeordneten Bestandteil424 – oder aus einer solchen besteht und die
angesprochenen Abnehmer zur Annahme verleitet, die betreffenden Waren und/oder
Dienstleistungen stammten aus dem Land oder aus dem Ort, auf das oder den die Angabe
hinweist, obwohl dies in Wirklichkeit nicht zutrifft.425 In Fällen der Kombination mit weiteren
Elementen ist zu prüfen, ob diese dem Zeichen im Gesamteindruck einen Sinngehalt geben,
der ein Verständnis als Herkunftsangabe in Bezug auf die infrage stehenden Waren und
Dienstleistungen ausschliesst426 (vgl. vorstehend Ziff. 8.4). Entscheidend ist, ob das Zeichen
bei den Abnehmern eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem
bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt427 die Vorstellung einer
Herkunftsangabe weckt.428 Auch eine mutilierte oder modifizierte geografische Bezeichnung
422 BGE 117 II 327, E. 2b – MONTPARNASSE; BVGer B-7256/2010, E. 7.1 – GERRESHEIMER. 423 Vgl. BGer 4A_508/2008, E. 3.2 – AFRI-COLA; BGE 132 III 770, E. 2.1 – COLORADO (fig.); RKGE
in sic! 2004, 428, E. 2 – PHOENIX. Betreffend die Würdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S.
110.
424 BGer in PMMBl 1977 I 18, E. 3 – COLONIA (fig.); BVGer B-1988/2009, E. 4.3 – EAU DE LIERRE
diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.). 425 Vgl. BGE 135 III 416, E. 2.1 – CALVI (fig.); BGer in sic! 2007, 274, E. 4.1 – Champ; BVGer B-
6503/2014, E. 3.1 – LUXOR; BVGer B-5480/2009, E. 4.2 – Milanello (fig.).
426 Vgl. BGer 4A_357/2015, E. 4.5 und 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 427 Für die indirekten Herkunftsangaben vgl. Ziff. 8.1.2, S. 175. 428 BGE 132 III 770, E. 2.1 – COLORADO (fig.); BVGer B-5451/2013, E. 3.3 – FIRENZA.
8.5.3
8.6.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
192
kann herkunftsbezogene Erwartungen wecken und daher irreführend sein.429 Dies ist der
Fall, wenn ihr geografischer Sinngehalt trotz der sprachlichen Veränderung erkennbar bleibt
– und gilt selbst dann, wenn die Bezeichnung gemäss Art. 2 lit. a MSchG schutzfähig sein
sollte (vgl. vorstehend Ziff. 3.2, S. 110).
Das Verbot der Irreführungsgefahr430 betr. Herkunftsangaben bezweckt den Schutz des
Publikums vor Irreführung über die Herkunft der mit der Marke versehenen Waren und/oder
Dienstleistungen,431 und dies ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem
Produkt einen bestimmten Ruf verleiht.432 Die strenge Wahrung der Wahrheitspflicht ist
deshalb im Markeneintragungsverfahren sicherzustellen.433 Aus diesem Grund gilt die Regel,
wonach bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe Grenzfälle einzutragen sind, nur
für die Prüfung des Gemeingutcharakters gemäss Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 3.7, S. 114),
nicht aber für das Irreführungsverbot gemäss Art. 2 lit. c MSchG.
Gemäss langjähriger Praxis des Instituts, die vom Bundesgericht bestätigt wurde,434 werden
Zeichen, die eine Herkunftsangabe enthalten oder aus einer solchen bestehen, in
Anwendung von Art. 47 i.V.m. Art. 2 lit. c MSchG nur zum Markenschutz zugelassen, wenn
jegliche Irreführungsgefahr durch eine Einschränkung des Warenverzeichnisses
ausgeschlossen werden kann435 (vgl. dazu im Einzelnen Ziff. 8.6.5, S. 194). Mit anderen
Worten reicht – anders als nach den allgemeinen Regeln betr. irreführende Zeichen (vgl. Ziff.
5.1 ff., S. 164 ff.) – die Möglichkeit der korrekten Benutzung als solche bei Herkunftsangaben
für die Erteilung des Markenschutzes nicht aus. Das Erfordernis der Einschränkung hat
einerseits präventive Wirkung und verkleinert de facto die Irreführungsgefahr; andererseits
wird damit der Schutzumfang beschränkt (der sich gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG nur auf die
auf eine bestimmte Herkunft eingeschränkten Waren bezieht, mit der Folge, dass ein
Gebrauch für Waren anderer Herkunft keinen rechtserhaltenden Gebrauch gemäss Art. 12
Abs. 1 MSchG darstellt)436.
Eine Einschränkung nach der geografischen Herkunft wird auch in Bezug auf
Dienstleistungen verlangt437 (vgl. dazu wiederum Ziff. 8.6.5, S. 194).
429 BVGer B-3660/2016, E. 5.3 – SIBIRICA; BVGer B-5451/2013, E. 4.3 – FIRENZA; vgl. auch BGer
4A_508/2008, E. 4.2 – AFRI-COLA und BVGer B-4710/2014, E. 4.5 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE
(fig.). 430 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 und 4.5 – INDIAN MOTORCYCLE; tatsächlich eingetretener
Täuschungen bedarf es nicht: BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.). 431 BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.); BGer in PMMBl 1994 I 76, E. 5 – ALASKA.
432 BGE 135 III 416, E. 2.5 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 3.1 – COLORADO (fig.); BVGer
B-1223/2010, E. 2.2 – TOURBILLON (fig.); BVGer B-7408/2006, E. 4.2 – bticino (fig.). 433 BGE 132 III 770, E. 3.2 – COLORADO (fig.). 434 BGE 135 III 416, E. 2.4 – CALVI (fig.); BGE 132 III 770, E. 4 – COLORADO (fig.); vgl. auch BVGer
B-915/2009, E. 6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602; BVGer B-7408/2006, E. 4.4 – bticino (fig.).
435 Ob die in Art. 48a bis 48d MSchG statuierten Vorgaben im konkreten Einzelfall erfüllt sind, wird
vom Institut im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens nicht geprüft. 436 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 437 Vgl. in diesem Zusammenhang den erläuternden Bericht zum «Swissness»-Ausführungsrecht vom
2.9.2015, S. 23
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Er
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
193
Art. 2 lit. c MSchG gilt auch für die durch das Völkerrecht oder die spezialgesetzlichen
Bestimmungen geschützten geografischen Angaben (vgl. Ziff. 8.3, S. 177). In diesen Fällen
ergibt sich die Irreführungsgefahr aus diesen Rechtsvorschriften.
Verlust des irreführenden Charakters durch Erlangung einer eigenständigen
zweiten Bedeutung («secondary meaning»)
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass selbst ein intensiver Gebrauch die Gefahr der
Irreführung über die geografische Herkunft nicht zu beseitigen vermag.438 Ausnahmsweise
können jedoch irreführende Herkunftsangaben aufgrund eines solchen Gebrauchs eine
eigenständige zweite Bedeutung («secondary meaning») erlangen.439 Dies ist nur dann
anzuerkennen, wenn der Hinterleger glaubhaft macht, dass erstens die ursprünglich
irreführende Angabe tatsächlich eine zweite, eigenständige Bedeutung erlangt hat und dass
zweitens diese zweite Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
und/oder Dienstleistungen für die massgebenden Verkehrskreise dermassen im Vordergrund
steht, dass eine Irreführungsgefahr bezüglich der geografischen Herkunft im konkreten Fall
praktisch ausgeschlossen werden kann.440
Dieser Nachweis stellt keinen Anwendungsfall der Verkehrsdurchsetzung dar, da nicht die
Erlangung der Unterscheidungskraft bzw. der Hinweis auf die betriebliche Herkunft im
Vordergrund steht, sondern der Bedeutungswandel einer Herkunftsangabe, die ihren
ursprünglichen Sinngehalt verloren und eine zweite, eigenständige Bedeutung erlangt hat.441
Das Glaubhaftmachen kann insbesondere durch Einreichen von Gebrauchsbelegen
erfolgen, sofern diese konkrete Anhaltspunkte bezüglich des Verlusts der geografischen
Bedeutung liefern.442 Liegen keine solchen Belege vor, bleibt die Möglichkeit einer
demoskopischen Umfrage.
Korrektive
Korrektive dienen zur Beseitigung geografischer oder sachlicher Mehrdeutigkeiten in einer
Marke. Massgebend für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Korrektivs sind in materieller
laeuterungen_DE.pdf. Der Grund für die Einschränkung liegt unter anderem im Umstand, dass es den
Rahmen des Markeneintragungsverfahrens sprengen würde, die Erfüllung der in Art. 49 MSchG
statuierten kumulativen Vorgaben zu überprüfen; die Einschränkung ist verhältnismässig und erlaubt
eine analoge Berücksichtigung der mit dem Urteil des BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN
MOTORCYCLE für Waren angestellten Erwägungen. 438 BVGer B-6530/2014, E. 7.1 – LUXOR. 439 Vgl. BGer in PMMBl 1996 I 26, E. 2b – SAN FRANCISCO 49ERS; BGE 89 I 290, E. 6 – Dorset / La
Guardia (mit Hinweis auf die durchgesetzte Zigarettenmarke PARISIENNE); BVGer B-915/2009, E.
3.6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. 440 BGE 125 III 193, E. 1e – BUDWEISER. 441 Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 7.2 – LUXOR. 442 Aus den Belegen muss der Verlust der herkunftsbezogenen Bedeutung ersichtlich sein. Dies ist
beispielsweise dann der Fall, wenn die Belege zeigen, dass die Herkunft der damit gekennzeichneten
Waren nicht der geografischen Herkunftsangabe im Zeichen entspricht (z.B. indem in den
eingereichten Werbeunterlagen auf die Herkunft der Produkte aus einem anderen Land hingewiesen
wird).
8.6.2
8.6.3
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
194
Hinsicht die inhaltliche Aussagekraft des Korrektivs und in formeller Hinsicht dessen Grösse,
Form und Anordnung und damit seine Erkennbarkeit in der Marke.
Ein Korrektiv muss echt sein, d.h. den Tatsachen entsprechen. Damit ein Korrektiv akzeptiert
werden kann, müssen beide Herkunftsangaben den massgebenden Verkehrskreisen als
solche bekannt sein. Unechte Korrektive wie etwa ST. MORITZ, MADE IN JAPAN sind
offensichtlich täuschend und daher unzulässig. Korrektive können auch mittels
Bildelementen erfolgen.
Beispiel:
ABC CAMBRIDGE (Kl. 25 [Kleider]): Es gibt Orte namens Cambridge in Grossbritannien
und in den USA. Das Institut würde dieses Zeichen für Waren US-amerikanischer
Herkunft eintragen, wenn ein geografisches Korrektiv beigefügt wird [z.B. «made in
USA»]. Ohne Korrektiv würde eine Einschränkung der Waren auf britische Herkunft
erfolgen, da die Herkunftsangabe CAMBRIDGE den massgebenden Schweizer
Verkehrskreisen in erster Linie als Name einer englischen Stadt bekannt ist.
Entlokalisierende Zusätze
Sog. entlokalisierende Zusätze, wie etwa «Typ443», «Art», «nach Rezept», «Genre»,
«méthode», «style» und «façon», die oftmals zusammen mit geografischen Bezeichnungen
verwendet werden, schliessen die Gefahr der Irreführung über die Herkunft der betreffenden
Waren und/oder Dienstleistungen nicht aus (Art. 47 Abs. 3bis MSchG). Solche Zusätze sind
nicht geeignet, die Erwartungen der Abnehmer in Bezug auf die geografische Herkunft der
damit gekennzeichneten Produkte zu beseitigen.444 Im Gegenteil werden sie meist bewusst
mit der Absicht eingesetzt, das Produkt in die Nähe von Produkten zu rücken, die tatsächlich
aus dem betreffenden Ort stammen, um so von deren Ruf zu profitieren. Das Institut lässt ein
Zeichen mit einem entlokalisierenden Zusatz nur dann zum Markenschutz zu, wenn die
Warenliste auf die Herkunft eingeschränkt wird, die der verwendeten geografischen
Bezeichnung entspricht. So wäre beispielsweise das Zeichen ABC Swiss Style nur
schutzfähig, wenn das Warenverzeichnis auf Waren schweizerischer Herkunft eingeschränkt
würde.
Einschränkungspraxis
8.6.5.1 Einschränkung auf die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen
Enthält ein Zeichen einen Hinweis auf die geografische Herkunft, so ist seine Eintragung als
Marke nicht für Waren oder Dienstleistungen jeglicher Herkunft zulässig. Daher muss das
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis so eingeschränkt werden, dass eine Irreführung
ausgeschlossen ist (vgl. vorstehend Ziff. 8.6.1, S. 191).
443 Ausser wenn die Bedingungen von Ziff. 8.4.5, S. 182 (Typenbezeichnungen) erfüllt sind. 444 BGer in PMMBl 1974 I 11, E. 5 – HOLIDAY PILS.
8.6.4
8.6.5
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
195
Bei schweizerischen und ausländischen Herkunftsangaben für Waren und Dienstleistungen
verlangt das Institut in der Regel eine Einschränkung auf das betreffende Herkunftsland.445
Bei grenzüberschreitenden Regionen muss sich die Einschränkung auf den betroffenen
Raum (Region) beziehen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Region hinreichend bestimmt
ist. Eine Einschränkung auf die betreffenden Länder kann nicht akzeptiert werden, weil eine
Ware oder Dienstleistung nicht aus zwei unterschiedlichen Ländern stammen kann.
Beispiel:
IR 714 593, Kl. 32: kohlensäurehaltiges Wasser und Apfelsaft
enthaltende Getränke; alle vorgenannten Waren aus der
Bodensee-Region.
Wenn das Zeichen eine durch einen besonderen Titel geschützte Angabe enthält (vgl. Ziff.
8.3, S. 177), verlangt das Institut eine enge Einschränkung mit Bezug zu diesem Titel. Dies
gilt für folgende Angaben:
1. Geschützte Ursprungsbezeichnungen (GUB) oder geschützte geografische Angaben
(GGA) im Sinne von Art. 16 LwG, Art. 50a Abs. 7 MSchG446 und Art. 41a Waldgesetz.
Beispiel:
CH 501 173, Kl. 29: Milchprodukte, nämlich Käse mit der
geschützten Ursprungsbezeichnung «Sbrinz».
445 BGE 132 III 770, E. 2.3 i.V.m. E. 4 – COLORADO (fig.); BGE 117 II 327, E. 2 – MONTPARNASSE. 446 Anmerkung: Art. 16 Abs. 6 1. Satz LwG lautet: «Wer Namen einer eingetragenen
Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe für gleiche oder gleichartige
landwirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte verwendet, muss das Pflichtenheft
nach Absatz 2 Buchstabe b erfüllen.» Aus diesem Grund werden Gesuche um Eintragung von Marken
mit Angaben, für die ein entsprechendes Gesuch um Eintragung als KUB/GGA beim BLW hängig ist,
bis zum endgültigen Entscheid über die Eintragung der GUB/GGA sistiert. Auf diese Weise garantiert
das Institut, dass die hinterlegte Marke die Eintragungsbedingungen erfüllt, indem sie gegebenenfalls
sowohl den Anforderungen des Landwirtschaftsgesetzes als auch den Bedingungen von Art. 2 lit. c
und d MSchG entspricht.
- Sb,Pnz -- ~-- ......~ -
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
196
2. Durch die kantonale Gesetzgebung geregelte und in dem vom BLW gemäss Art. 25
der Weinverordnung veröffentlichten Verzeichnis der KUB für Weine447 eingetragenen
Ursprungsbezeichnungen für Weine.
Beispiel:
«XY Lavaux» Kl. 33: Weine mit der KUB «Lavaux».
Herkunftsbezeichnungen für Weine auf einer Stufe unterhalb der als KUB
geschützten Bezeichnung gelten als Verweise auf die entsprechende KUB.
Beispiel:
«XY Coteaux de Sierre» Kl. 33: Weine mit der KUB «Wallis».
3. Durch eine Branchenverordnung gemäss Art. 50 MSchG abgedeckte
Bezeichnungen.
4. Ausländische geschützte Bezeichnungen, die in den Listen eines internationalen
Abkommens - insbesondere gemäss Anhang 7, 8 und 12 des sektoriellen
Abkommens mit der Europäischen Gemeinschaft und den bilateralen Abkommen –
oder in einem auf einem internationalen Abkommen gründenden Register angeführt
sind.448 449Eine nur durch Art. 23 Abs. 2 TRIPS geschützte Wein- oder
Spirituosenbezeichnung erfordert keine enge Einschränkung.
Beispiele:
ZACAPA450 Kl. 33: Rum aus Guatemala.
XY Calpe451 Kl. 33: Weine mit der geschützten Bezeichnung «Alicante» (Spanien).
447 Siehe Liste der KUB im Sinne von Art. 63 LwG:
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzliche%20Produktio
n/Weine%20und%20Spirituosen/Dokumente%20Weine%20und%20Spirituosen/Verzeichnis.pdf.downl
oad.pdf/R%C3%A9pertoire_suisse_des_appellations_d'origine_contr%C3%B4l%C3%A9e_(AOC).pdf
448 Zahlreiche bilaterale Abkommen erwähnen Gemeinden, die befugt sind, eine
Ursprungsbezeichnung, geografische Angabe oder andere geschützte Bezeichnung zu gebrauchen.
Falls der Name einer dieser Gemeinden in einem Zeichen enthalten ist, geniesst es zwar den Schutz
des betreffenden Abkommens, aber die Warenliste kann in diesem Fall nicht auf die entsprechende
Gemeinde, sondern nur auf die geschützte Bezeichnung eingeschränkt werden. Beispiel: Lucena ist
eine spanische Gemeinde, die befugt ist, die Ursprungsbezeichnung «Montilla y Moriles» zu
gebrauchen. Die Warenliste wird in diesem Fall auf «Weine mit der Ursprungsbezeichnung Montilla y
Moriles» eingeschränkt.
449 Die in den bilateralen Abkommen angeführten Namen der Bundesländer, Regionen oder
(historischen) Provinzen, die waren- und dienstleistungsunabhängige geschützte Bezeichnungen
darstellen, erfordern keine enge Einschränkung.
450 Im Zusammenhang mit Spirituosen ist die Bezeichnung «Zacapa» eine gemäss Art. 23 Abs. 2
TRIPS geschützte geografische Angabe (BGer 4A_674/2010 – ZACAPA). 451 Die spanische Gemeinde «Calpe» ist, befugt, die gemäss dem Vertrag zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Spanischen Staat über den Schutz von
Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und ähnlichen Bezeichnungen (SR 0.232.111.193.32)
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
197
XY Salame Brianza452 Kl. 29: Fleischerzeugnis mit der geschützten
Ursprungsbezeichnung «Salame Brianza»
(Italien).
8.6.5.2 Einschränkung auf die geografische Herkunft der Rohstoffe oder auf einen
Produktionsschritt
Bestimmte Sonderregeln schützen den Gebrauch von Angaben, die sich nicht auf die
geografische Herkunft der beanspruchten Ware beziehen, sondern auf die geografische
Herkunft der Rohstoffe, die in die Zusammensetzung der Ware einfliessen oder auf einen
Produktionsschritt. Zeichen mit solchen Angaben werden mit einer Einschränkung gemäss
den Anforderungen der entsprechenden Regelung eingetragen. Dies ist jedoch an bestimmte
Bedingungen geknüpft: die grafische Gestaltung des Zeichens muss derart sein, dass eine
Wahrnehmung als Herkunftsangabe bezüglich der Waren als solcher ausgeschlossen ist.
Dabei ist der Gesamteindruck zu berücksichtigen. Insbesondere ist ein Farbanspruch
erforderlich, und das Zeichen darf kein anderes Element - wie namentlich ein
Schweizerkreuz - enthalten, das auf die geografische Herkunft verweist. Folgende Fälle sind
zu unterscheiden:
Im Zusammenhang mit Lebensmitteln und Kosmetika darf die Herkunft eines Rohstoffs
angegeben werden, wenn dieser zu 100% vom angegebenen Ort stammt (Art. 5 Abs. 5
HasLV und Art. 6 der Verordnung über die Verwendung von schweizerischen
Herkunftsangaben für kosmetische Mittel).
Beispiele:
-
CH 712 347, Kl. 30: für Schokolade und
Schokoladeerzeugnisse schweizerischer Herkunft mit
zu 100% aus dem Kanton Bern stammender Milch
schutzfähig.
-
CH 708 058, Kl. 5, 29, 30 und 32: für schweizerische
Erzeugnisse mit zu 100% aus der Schweiz
stammender Milch schutzfähig. Das Zeichen verweist
auf die schweizerische Herkunft der Milch als
Bestandteil der beanspruchten Erzeugnisse. In einem
solchen Fall muss der Rohstoff – hier die Milch –
geschützte Bezeichnung «Alicante» zu gebrauchen. Die geografische Bezeichnung «Calpe» ist
folglich durch diesen Vertrag geschützt (Art. 2 Abs. 1 des Vertrags).
452 Die Bezeichnung «Salame Brianza» ist eine italienische GUB gemäss Anhang 12 des sektoriellen
Abkommens.
"t.S \.MT,is01ssrs - BERN-
Milchig & Schmelzend Lact~&food.Jnt · M,k)'&Smoodl
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
198
gemäss Art. 5 Abs. 5 HasLV zu 100% aus der
Schweiz stammen.
Auf der Grundlage von Art. 47 Abs. 3ter MSchG werden Zeichen, in denen die
Herkunftsangabe sich auf einen Produktionsschritt bezieht, nur mit einer entsprechenden
geografischen Einschränkung der genannten Tätigkeit als marken eingetragen.
Beispiel von schutzfähigen Zeichen mit einer Einschränkung der Herkunft bezüglich
einer Tätigkeit, die einen Produktionsschritt darstellt:
-
CH 699 913, Kl. 8, 9, 11, 21, (Farbanspruch: Rot, Weiss):
schutzfähig mit der Einschränkung «Waren, deren Design
vollumfänglich in der Schweiz stattgefunden hat».
Die im Zeichen genannte Tätigkeit muss klar einen Produktionsschritt wie «designt in der
Schweiz» für Schuhe oder «geräuchert in Österreich» für Lachs darstellen. Fehlt es an einer
klaren und ausschliesslichen Bezugnahme auf eine spezifische Tätigkeit, sind die Waren als
solche auf die entsprechende Herkunft einzuschränken.
Beispiele von Zeichen, die nur mit Einschränkung auf Waren schweizerischer Herkunft
schutzfähig sind:
CH 513 768, Kl. 35, 36 und 42: «Innovation» ist keine
spezifische Tätigkeit.
CH 519 511, Kl. 5 und 10: Weder ist «Technologie» eine
spezifische Tätigkeit noch bezieht sich «Swiss» aufgrund
der unterschiedlichen Typografie klar auf «Tec».
SWISS DESIGN by
NOVAVRA
Mit der Wortmarke sind die Elemente «SWISS» und
«DESIGN» auch in unterschiedlichen Farben geschützt,
sodass sich «SWISS» nicht klar auf «DESIGN» bezieht.
SWISS~~· INN'oVATION
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
199
Sich widersprechende Bezeichnungen
Als entlokalisierender Zusatz (vgl. Ziff. 8.6.4, S. 194) gilt auch die Verwendung von zwei sich
widersprechenden Herkunftsangaben wie z.B. im Zeichen ABC SCHWEIZER CHINESE. In
einem solchen Fall ist eine wahrheitsgemässe Einschränkung der Warenliste nicht möglich,
weshalb das Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen ist.
8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)
Ein Eintragungsgesuch ist gemäss Art. 2 lit. d MSchG zurückzuweisen, wenn das Zeichen
eine durch das Völkerrecht oder spezialgesetzliche Bestimmungen geschützte
Herkunftsangabe enthält und die Warenliste nicht entsprechend eingeschränkt ist453.
Bilaterale Abkommen
Bei der Markenprüfung sind insbesondere folgende bilaterale Abkommen zu berücksichtigen:
Verträge über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen
geografischen Bezeichnungen zwischen der Schweiz und Deutschland, Frankreich,
Spanien, Portugal, Ungarn, der Tschechoslowakei454, der Russischen Föderation sowie
Jamaika.455
Sektorielles Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft vom
21. Juni 1999 über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (SR 0.916.026.81),
insbesondere dessen Anhang 7 über den Handel mit Weinbauerzeugnissen, Anhang 8
über die gegenseitige Anerkennung und den Schutz der Bezeichnungen im Sektor
Spirituosen und aromatisierte weinhaltige Getränke sowie Anhang 12 über den Schutz
von Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geografischen Angaben (GGA) für
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.456
Sowohl das sektorielle Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen
Gemeinschaft als auch die mit Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge
beinhalten Listen mit geschützten geografischen Bezeichnungen.457 Diese geschützten
453 Vgl. in diesem Sinne BVGer B-1295/2015, E. 5.4.4 – IBEROGAST. 454 Der Vertrag mit der Tschechoslowakei ist von den beiden Nachfolgestaaten, der Tschechischen
Republik und der Slowakei, übernommen worden. 455 Vgl. Deutschland (SR 0.232.111.191.36), Frankreich (SR 0.232.111.193.49), Spanien (SR
0.232.111.193.32), Portugal (SR 0.232.111.196.54), Ungarn (SR 0.232.111.194.18),
Tschechoslowakei (SR 0.232.111.197.41), Russische Föderation (SR 0.232.111.196.65) sowie
Jamaika (SR 0.232.111.194.58). 456 Seit dem 1. Dezember 2011 sind die in der Anlage 1 von Anhang 12 aufgeführten GGA und GUB
in der Schweiz geschützt.
457 Die mit bestimmten Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Verträge schützen die betreffenden
Bezeichnungen und Namen auch gegen eine Benutzung in abweichender Form, sofern trotz der
Abweichung die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr besteht (vgl. jeweils Art. 4 Abs. 2 der
Verträge). Als abweichende Form («forme modifiée») gilt die Benutzung mit Zusätzen (BVGer B-
1295/2015, E. 2.7.2 f. und 5.1 f. – IBEROGAST; die adjektivische Form wird der geschützten Form
gleichgestellt (BVGer 4A.14/2006, E. 3.3 – CHAMP). Dies gilt auch für die Anhänge 7 und 8 des
8.6.6
8.7.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
200
Namen gelten in der Schweiz unabhängig davon, ob sie den angesprochenen
Abnehmerkreisen bekannt sind, als Herkunftsangaben; es gilt das Ursprungslandprinzip.458
Dies hat zur Folge, dass eine Herkunftsangabe im Sinne der erwähnten völkerrechtlichen
Bestimmungen in Alleinstellung nicht als Marke geschützt werden kann und in
unterscheidungskräftiger Kombination eine Eintragung grundsätzlich nur im Falle einer
Einschränkung der Warenliste auf die entsprechende Herkunft möglich ist (gemäss der
geschützten Bezeichnung nach dem jeweiligen Abkommen).
Eine Einschränkung auf die von der geschützten Angabe bezeichnete Herkunft ist jedoch
nicht notwendig, wenn die Bezeichnung neben der geografischen Bedeutung auch eine
Bedeutung in der Alltagssprache (vgl. Beispiel unten) oder die Bedeutung eines
Familiennamens459 besitzt. Diese beiden Ausnahmen sind jedoch nicht auf die durch das
sektorielle Abkommen geschützten Bezeichnungen anwendbar.
Beispiel:
CH 673 295, Kl. 33460
8.7.1.1 Bilaterale Verträge
Eine in einer abweichenden Form gebrauchte Angabe, die ausschliesslich durch einen nach
dem Inkrafttreten des TRIPS-Abkommens abgeschlossenen bilateralen Vertrag (aktuell:
durch den Vertrag mit Russland oder den Vertrag mit Jamaika) geschützt ist, kann in der
Schweiz ohne Einschränkung der Warenliste eingetragen werden, sofern das Zeichen im
sektoriellen Abkommens sowie die bilateralen Verträge mit Russland und Jamaika, obwohl diese
keinen ausdrücklichen Verweis auf die abweichende Formen enthalten. Die nach dem TRIPS-
Abkommen abgeschlossenen Abkommen können nicht von dem durch dieses gewährten
Schutzniveau abweichen (vgl. Art. 8 Ziff. 9 von Anhang 7 und Art. 5 Ziff. 3 von Anhang 8 des
sektoriellen Abkommens sowie Art. 24 Abs. 3 TRIPS).
458 Vgl. BVGer B-1295/2015, E. 2.7.5 – IBEROGAST. 459 Bei den durch Art. 23 Abs. 2 TRIPS geschützten geografischen Wein- und
Spirituosenbezeichnungen genügt es, dass der Familienname mit dem Namen des Hinterlegers oder
seines Geschäftsvorgängers zusammenfällt. Bei den durch die obengenannten bilateralen Verträge
geschützten Angaben muss der Inhaber zusätzlich ein berechtigtes Interesse nachweisen, und das
Risiko einer Verwechslung mit der geschützten Bezeichnung muss ausgeschlossen sein (vgl. BVGer
B-8468/2010, E. 6.1.3.2 – TORRES / TORRE SARACENA).
460 Toro ist durch den bilateralen Vertrag mit Spanien geschützt. Dieser Begriff bedeutet jedoch auf
Italienisch «Stier». Die abweichende Form «TOROLOCO» ist im Übrigen in Spanien als Marke für
Waren der Klasse 33 ohne Einschränkung eingetragen (spanische Marke Nr. M3056158 EL RABO
DEL TOROLOCO) (vgl. dazu: Ziff. 8.7.1.1).
TOROLOCO
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
201
Ursprungsland ohne Einschränkung in dieser Form eingetragen ist. Die Irreführung des
Schweizer Publikums bleibt vorbehalten. Ohne eine solche Eintragung bieten diese
bilateralen Verträge ein mit dem TRIPS-Abkommen gleichwertiges Schutzniveau.
Bei den vor dem Inkrafttreten des TRIPS-Abkommens abgeschlossenen bilateralen
Verträgen, d.h. den Verträgen mit Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Ungarn, der
Tschechischen Republik und der Slowakei, kann eine in einer abweichenden Form
gebrauchte geschützte Angabe unter einer zusätzlichen Bedingung ohne Einschränkung in
der Schweiz eingetragen werden: Neben einer ohne Einschränkung vorgenommenen
Eintragung im Ursprungsland (die Eintragung beim EUIPO genügt nicht) darf ausserdem aus
Sicht der Schweizer Konsumenten keine Verwechslungsgefahr461 bestehen. Die
Verwechslungsgefahr ist ausgeschlossen, wenn das Zeichen eine doppelte Bedeutung
besitzt (vgl. Ziff. 8.4.1, S. 178), als Modellbezeichnung wahrgenommen wird (vgl. Ziff. 8.4.5,
S. 182) oder unter eine der aus dem Gesamteindruck abgeleiteten Ausnahmen fällt (vgl. Ziff.
8.4.7, S. 183).
8.7.1.2 Sektorielles Abkommen
Eine durch das sektorielle Abkommen geschützte Bezeichnung (landwirtschaftliche
Erzeugnisse) ist absolut geschützt. Folglich spielt das Bestehen einer Verwechslungsgefahr
in der Schweiz oder einer Eintragung im Ursprungsland keine Rolle.
Anhang 12 dieses Abkommens bietet einen umfassenden Schutz, u.a. gegen
Nachahmungen und Anspielungen (vgl. Art. 7 Ziff. 3 von Anhang 12 zum sektoriellen
Abkommen).
Die Anhänge 7 und 8 des sektoriellen Abkommens (Weine und Spirituosen) bieten einen
gegenüber dem TRIPS-Abkommen gleichwertigen Schutz.462, 463
TRIPS-Abkommen
Das TRIPS-Abkommen stellt Minimalerfordernisse auf; den Mitgliedstaaten ist es
unbenommen, einen weiter gehenden Schutz für geografische Herkunftsangaben
vorzusehen.464
Werden geografische Angaben im Zusammenhang mit Weinen oder Spirituosen verwendet,
greift der weiter gehende Schutz gemäss Art. 23 Abs. 2 TRIPS. Mit dieser Bestimmung
werden geografische Angaben im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS unabhängig vom
Vorliegen einer Irreführungsgefahr geschützt. Es ist somit irrelevant, ob die betreffende
geografische Angabe den schweizerischen Durchschnittsabnehmern bekannt ist.465 Die
Regelung von Art. 23 Abs. 2 TRIPS beruht auf dem Ursprungslandprinzip, nicht dem
461 BGE 125 III 193, E. 1b – Budweiser; BVGer B-30/2009, E. 3.7 – ALVARO NAVARRO. 462 Vgl. Art. 8 Ziff. 9 von Anhang 7 und Art. 5 Ziff. 3 von Anhang 8 des sektoriellen Abkommens. 463 Die Gefahr der Irreführung gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. a) TRIPS wird jedoch strenger geprüft. 464 BVGer B-6503/2014, E. 2.1 – LUXOR; BVGer B-1785/2014, E. 2.4 – HYDE PARK. 465 BGer 4A_674/2010, E. 2 – ZACAPA.
8.7.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
202
Schutzlandprinzip; ob eine Angabe zurückzuweisen ist, bemisst sich folglich nach dem
Schutz, der ihr im Ursprungsland gewährt wird.
Eine Einschränkung auf die von der geschützten Angabe bezeichnete Herkunft ist jedoch
nicht notwendig, wenn die Bezeichnung neben der geografischen Bedeutung auch eine
Bedeutung in der Allgemeinesprache (vgl. Ziff. 8.7.1, S. 199) oder die Bedeutung eines
Familiennamens besitzt. Für diese zweite Ausnahme genügt es, dass der Familienname mit
dem Namen des Hinterlegers oder seines Geschäftsvorgängers zusammenfällt.
Art. 23 Abs. 2 TRIPS ist aufgrund seiner konkreten Formulierung in der Schweiz direkt
anwendbar.
Wenn die geschützte geografische Angabe in abweichender Form im Zeichen
wiedergegeben wird, ist zu prüfen, ob die Gefahr einer Verwechslung im Sinne von Art. 22
Abs. 2 lit. a) TRIPS besteht. Die in den Entscheiden Schlumpagner466 und Champ467
angestellten Erwägungen gelten sinngemäss auch in diesem Kontext.
Stresa-Abkommen
Die Ursprungsbezeichnungen, die im Anhang A des internationalen Abkommens vom
1. Juni/18. Juli 1951 über den Gebrauch der Ursprungsbezeichnungen und der
Benennungen für Käse (Stresa-Abkommen; SR 0.817.142.1) aufgeführt sind, können nur für
Käse aus der bezeichneten Region (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola und
Parmigiano Reggiano) als Elemente einer Marke eingetragen werden (vgl. Art. 3 des
Abkommens). Diese Bezeichnungen sind in der Zwischenzeit in der Europäischen Union als
geschützte Ursprungsbezeichnungen eingetragen. Das Warenverzeichnis wird entsprechend
eingeschränkt.
Die Benennungen im Anhang B (z.B. Camembert, Saint-Paulin) sind derjenigen
Vertragspartei zugewiesen, die diese Benennung als Erste anwandte und auch über eine
behördliche Regelung der Eigenschaften der jeweiligen Käsesorte verfügte. Sie dürfen
jedoch auch zur Bezeichnung von Käse verwendet werden, der auf dem Gebiet einer
anderen Vertragspartei hergestellt worden ist. Voraussetzung ist, dass der Käse den vom
betr. Vertragsstaat festgelegten Kriterien entspricht. Als Elemente einer Marke können diese
Bezeichnungen eingetragen werden; das Warenverzeichnis wird jedoch auf das
Ursprungsland gemäss dem Abkommen eingeschränkt (z.B. BRIE NATIONAL:
Einschränkung auf Käse französischer Herkunft). Enthält demgegenüber die Marke einen
Hinweis auf das Produktionsland, so erfolgt eine Einschränkung auf das Produktionsland
(z.B. BRIE ETOILE SUISSE: Einschränkung auf Käse schweizerischer Herkunft).
Art. 16 Landwirtschaftsgesetz (LwG)
Das Landwirtschaftsgesetz sieht seit dem 1. Juli 1997 ein Register für geografische
Bezeichnungen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten landwirtschaftlichen
Erzeugnissen vor (Art. 16 LwG). Dieses Register orientiert sich stark an der EU-Verordnung
466 BGer sic! 2003, 337 – Schlumpagner. 467 BGer 4A.14/2006 – Champ.
8.7.3
8.7.4
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
203
Nr. 1151/2012468, die ein europäisches Register für geschützte Ursprungsbezeichnungen
und geografische Angaben eingeführt hat.
Das Register der GUB und GGA von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten
landwirtschaftlichen Erzeugnissen wird vom BLW geführt. Mit dem Register wurden die
beiden Begriffe «Geschützte Ursprungsbezeichnung» (GUB) und «Geschützte Geografische
Angabe» (GGA) in das schweizerische Schutzsystem der Herkunftsangaben eingeführt.
Zurzeit sind 38 Bezeichnungen im Register eingetragen469. GUB und GGA sind Gemeingut
gemäss Art. 2 lit. a MSchG. Dies gilt auch für die Hinterlegung des fraglichen Zeichens durch
die Gruppierung von Produzenten, welche die Eintragung der GUB oder GGA beantragt hat.
Die Tatsache, dass das entsprechende Zeichen ins GUB/GGA-Register aufgenommen
wurde, bedeutet nicht, dass es unterscheidungskräftig im Sinne des Markenrechts wäre. Da
mit der Eintragung im GUB/GGA-Register der Gebrauch der geschützten Bezeichnung allen
Produzenten offensteht, die das Pflichtenheft erfüllen, verstärkt der Registereintrag das
Bedürfnis, die Bezeichnung als Zeichen des Gemeingutes freizuhalten (absolutes
Freihaltebedürfnis).470 Demgegenüber kann ein Zeichen mit einer GUB/GGA als Marke
eingetragen werden, wenn es weitere unterscheidungskräftige Zeichenelemente enthält.471
Um einen Verstoss gegen die spezialgesetzlichen Bestimmungen über die GUB und GGA
sowie die Gefahr einer Irreführung der Abnehmer auszuschliessen, wird ein
unterscheidungskräftiges Zeichen mit einer GUB/GGA für das betreffende Erzeugnis mit
einer Einschränkung auf die Erzeugnisse eingetragen, die über die fragliche GUB oder GGA
verfügen.472 Zur Einschränkung vgl. Ziff. 8.6.5, S. 194.
Art. 50a MSchG
Das Institut führt gemäss Art. 50a MSchG ein Register für geografische Angaben für Waren,
mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, verarbeiteten landwirtschaftlichen
Erzeugnissen und Wein sowie waldwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren
Verarbeitungsprodukten. Für die Einzelheiten wird auf die separaten Richtlinien verwiesen
(vgl. www.ige.ch).
Um einen Verstoss gegen die Gesetzgebung über die GUB und GGA für nicht
landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie die Gefahr einer Irreführung der Abnehmer
auszuschliessen, wird ein unterscheidungskräftiges Zeichen mit einer geschützten
geografischen Angabe gemäss Art. 50a MSchG nur für die Waren eingetragen, die über die
fragliche GUB oder GGA verfügen. Zur Einschränkung vgl. Ziff. 8.6.5, S. 194.
468 Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November
2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel. 469 Vgl. https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichungen-
und-geografische-angaben.html. 470 Vgl. Fn. 446 betr. Sistierung von Markeneintragungsgesuchen, die Angaben enthalten, für die beim
BLW ein Registrierungsgesuch als GUB/GGA hängig ist. 471 RKGE in sic! 2006, 484, E. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.).
472 Dies gilt auch, wenn eine ungenügende Modifikation oder Mutilation der geschützten KUB/GGA
infrage steht, bei welcher die Gefahr der Verwechselbarkeit besteht.
8.7.5
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
204
Weinbezeichnungen im Sinne von Art. 63 LwG
Gemäss Art. 25 der Verordnung vom 14. November 2007 über den Rebbau und die Einfuhr
von Wein (Weinverordnung; SR 916.140) führt und veröffentlicht das BLW ein
schweizerisches Verzeichnis der kontrollierten Ursprungsbezeichnungen (KUB/AOC) für
Weine nach Art. 21.473 Die Kantone übermitteln dem Bundesamt das Verzeichnis der von
ihnen geregelten kontrollierten Ursprungsbezeichnungen und die Fundstellen der
einschlägigen kantonalen Gesetzgebung.
Der gesetzliche Schutz bezieht sich auf die KUB als solche, greift aber auch im Fall der
Verwendung von damit verwechselbaren Zeichen (Art. 16 Abs. 6 und 7 i.V.m. Art. 63 Abs. 6
LWG).
Um einen Verstoss gegen die Gesetzgebung über KUB für Weine sowie die Gefahr einer
Irreführung der Konsumenten auszuschliessen, wird ein unterscheidungskräftiges Zeichen
mit einer geschützten geografischen Angabe gemäss Art. 63 LwG nur für Erzeugnisse
eingetragen, die über die fragliche KUB verfügen. Zur Einschränkung vgl. Ziff. 8.6.5, S. 194.
Die GUB und GGA für Spirituosen sind dem ebenfalls vom BLW geführten Register der
Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (GUB/GGA-Register) zu entnehmen
(vgl. Ziff. 8.7.4, S. 202).
9. Öffentliche Zeichen und Hoheitszeichen
9.1 Einleitung
Die Prüfung der absoluten Ausschlussgründe für Zeichen, die dem WSchG unterstehen,
erfolgt anhand spezifischer Kriterien (vgl. Ziff. 9.4 ff.). Bei bestimmten öffentlichen Zeichen
bestehen ausserdem Einschränkungen hinsichtlich der Übertragung und der Eintragung von
Lizenzen (vgl. Ziff. 9.5).
9.2 Begriffsbestimmungen
Schweizerkreuz und Schweizerfahne
Das Schweizerkreuz ist in Art. 1 WSchG definiert. Es ist ein im roten Feld aufrechtes,
freistehendes weisses Kreuz, dessen unter sich gleiche Arme je einen Sechstel länger als
breit sind. Die Form des roten Feldes ist für die Qualifizierung des weissen Kreuzes als
Schweizerkreuz im Sinne von Art. 1 WSchG nicht entscheidend.
Die Schweizerfahne zeigt ein Schweizerkreuz in einem quadratischen Feld (Art. 3 Abs. 1
WSchG). Die Schweizer Flagge zur See474 und das Hoheitszeichen auf schweizerischen
473 Das Verzeichnis der geschützten Weinbezeichnungen der Schweiz ist einsehbar unter:
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und-
spirituosen.html. 474 Bundesgesetz über die Seeschifffahrt unter der Schweizer Flagge (SR 747.30).
8.7.6
9.2.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
205
Luftfahrzeugen475 gelten ebenfalls als Schweizerfahne im Sinne von Art. 3 WSchG (Art. 3
Abs. 3 WSchG).
Schweizerfahne (vgl. Anhang 2 zum WSchG):
Rote Farbe: CMYK 0 / 100 / 100 / 0; Pantone 485 C / 485 U; RGB 255 / 0 /
0; Hexadezimal #FF0000; Scotchcal 100 -13; RAL 3020 Verkehrsrot; NCS
S 1085-Y90R)
Schweizerwappen
Das Schweizerwappen ist ein Schweizerkreuz in einem Dreieckschild (Art. 2 Abs. 1 WSchG).
Schweizerwappen (vgl. Anhang 1 zum WSchG):
Rote Farbe: CMYK 0 / 100 / 100 / 0; Pantone 485 C / 485 U; RGB 255 / 0 /
0; Hexadezimal #FF0000; Scotchcal 100 -13; RAL 3020 Verkehrsrot; NCS
S 1085-Y90R)
Wappen und Fahnen der Kantone und Gemeinden
Die Wappen, Fahnen und anderen Hoheitszeichen der Kantone, Bezirke, Kreise und
Gemeinden werden durch das kantonale Recht bestimmt (Art. 5 WSchG).
Amtliche Bezeichnungen
Nach Art. 6 WSchG gelten die folgenden Ausdrücke als amtliche Bezeichnungen:
Eidgenossenschaft, Bund, eidgenössisch, Kanton, kantonal, Gemeinde, kommunal und
andere Ausdrücke, die auf eine Behörde der Schweiz oder auf eine behördliche oder
behördennahe Tätigkeit schliessen lassen. Dasselbe gilt auch für die bekannten
Abkürzungen von Behörden (EJPD, VBS, ETH etc.) oder andere Bezeichnungen, die auf das
Gemeinwesen oder seine Organe hinweisen476.
Zusätzlich zu diesen amtlichen Bezeichnungen im engeren Sinn schützt das WSchG auch
Bezeichnungen oder Ausdrücke, die auf eine amtliche Tätigkeit oder eine hoheitliche
Funktion schliessen lassen477. Dies gilt zum Beispiel für «Polizei478» oder «Swiss Military479».
475 Bundesgesetz über die Luftfahrt (SR 748.0). 476 Swissness-Botschaft, S. 8626. 477 Swissness-Botschaft, S. 8626. 478 Swissness-Botschaft, S. 8626. 479 BVGer, B-850/2016, E. 5.3.1 – Swiss Military / Swiss Military.
9.2.2
9.2.3
9.2.4
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
206
Der Begriff «Schweiz» sowie der Name der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sind
an sich keine amtlichen Bezeichnungen. In Verbindung mit anderen Bestandteilen (z.B.
Institut oder hoheitliche Tätigkeit) können diese Begriffe eine staatliche oder halbstaatliche
Tätigkeit nahelegen und als amtliche Bezeichnung im Sinne von Art. 6 WSchG betrachtet
werden.
Beispiele für amtliche Bezeichnungen im Sinne von Art. 6 lit. g WSchG:
Swiss Military480;
Schweizerisches Institut für Medizinalpflanzen481;
Swissmoney Ltd482;
Beispiele für Zeichen, die keine amtlichen Bezeichnungen im Sinne von Art. 6 lit. g WSchG
sind:
Schweizerische Depeschenagentur483
Eidgenossenkunst – Dr. Dirk Hanebuth484
Eidgenössisches Turnfest485.
Nationale Bild- und Wortzeichen
Als nationale Bild- oder Wortzeichen der Schweiz gelten Zeichen, die sich auf nationale
Symbole wie Wahrzeichen, Heldengestalten, Stätten oder Denkmäler der Schweiz beziehen
(Art. 7 WSchG). Diese Zeichen geniessen den Schutz durch das WSchG. Sie beziehen sich
auf nationale Wahrzeichen wie die Stiftsbibliothek St. Gallen, die Tre Castelli von Bellinzona
oder das Matterhorn, auf nationale Heldengestalten wie Helvetia oder Wilhelm Tell, auf
nationale Mythen wie den Rütlischwur, auf nationale Stätten wie das Rütli sowie auf
nationale Denkmäler wie das Tell-, Winkelried- oder St. Jakobs-Denkmal.486
Ausländische Hoheitszeichen
Die Wappen, Fahnen und anderen Hoheitszeichen ausländischer Staaten sind ebenfalls
geschützt (Art. 15 Abs. 1 WSchG). Geschützt sind die Wappen, Fahnen und sonstigen
Hoheitszeichen ausländischer Staaten und Gliedstaaten ausländischer Bundesstaaten487.
Folglich fallen beispielsweise die Fahnen der deutschen Bundesländer oder der
Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika in den Anwendungsbereich von Art. 15
WSchG. Für die Fahnen der französischen Departemente oder Regionen gilt dies jedoch
beispielsweise nicht.
480 BVGer, B-850/2016, E. 5.3.1 – Swiss Military / Swiss Military. 481 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8626.
482 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8626. 483 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8626. 484 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8626. 485 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8631. 486 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8627. 487 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8637.
9.2.5
9.2.6
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
207
9.3 Eintragung von Marken mit einem geschützten Zeichen oder Hoheitszeichen
Grundsätze für den Schutz gemäss WSchG
Der Schutz gemäss WSchG ist nicht auf die genaue Übernahme der gesetzlich geschützten
öffentlichen Zeichen und Hoheitszeichen beschränkt, sondern gilt auch für Zeichen, die mit
den Hoheitszeichen verwechselt werden können. Die schweizerische Regelung geht weiter
als die Mindestanforderungen von Art. 6ter Abs.1 lit. a PVÜ. Diese Bestimmung verpflichtet
die Verbandsländer, die Eintragung von Wappen, Flaggen und anderen staatlichen
Hoheitszeichen der Verbandsländer, der von diesen eingeführten amtlichen Prüf- und
Gewährzeichen und -stempel sowie jede Nachahmung im heraldischen Sinne als Fabrik-
oder Handelsmarke oder als Bestandteil solcher Marken zurückzuweisen oder für ungültig zu
erklären488. Eine Nachahmung im heraldischen Sinne liegt dann vor, wenn trotz Stilisierung
bzw. Abänderung des geschützten Hoheitszeichens das hinterlegte Zeichen den Charakter
einer Fahnen- oder Wappendarstellung aufweist und im Verkehr als ein staatliches
Hoheitszeichen aufgefasst wird. Massgebend ist deshalb, ob das fragliche Zeichen den
Eindruck eines hoheitlichen Zeichens erweckt.
Gefahr der Verwechslung mit dem geschützten Zeichen
9.3.2.1 Im Allgemeinen
Das WSchG schützt die öffentlichen Zeichen nicht nur gegen Nachahmungen im
heraldischen Sinn, sondern auch gegen Zeichen, die mit den geschützten Zeichen
«verwechselbar» sind. Dadurch sollen ohne Rücksicht auf den heraldischen Charakter
diejenigen Kunstgriffe verhindert werden, bei denen sich die Nachahmer allenfalls damit
begnügen würden, die geschützten Zeichen nur unbedeutend, aber doch so weit
ausreichend abzuändern, dass keine Nachahmung im heraldischen Sinne mehr vorliegt.
Die Abänderung des geschützten Hoheitszeichens bzw. seiner wesentlichen Bestandteile
kann eine Verwechslungsgefahr ausschliessen, wenn das Zeichen nicht mehr mit dem
geschützten Hoheitszeichen in Verbindung gebracht wird. Bei häufig verwendeten Fahnen-
oder Wappenmotiven reichen schon geringe Unterschiede in der Darstellung, um eine
Verwechslungsgefahr auszuschliessen489.
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
-
CH 585 008 (keine Verwechslungsgefahr mit der
Staatsflagge Österreichs)
488 Dies sofern die zuständigen Stellen den Gebrauch nicht erlaubt haben. 489 BGer 4A_101/2007, E. 4.2 – Doppeladler: «Das in beiden Zeichen enthaltene Motiv des
Doppeladlers ist zunächst – insbesondere als Bildmotiv in Wappen – notorisch derart verbreitet, dass
regelmässig schon eher geringe Unterschiede in der Darstellung die Gefahr der Verwechslung
verringern.»
9.3.1
9.3.2
•
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
208
- CH 598 185 (genügende Abänderung des Adlers
des deutschen und des österreichischen Wappens)
-
IR 994 062 (Da der Löwe ein übliches
Wappenmotiv darstellt, kann der vorliegende
Zeichenbestandteil nicht eindeutig einem Wappen
zugeordnet werden. Zudem genügende
Abänderung des Löwen der geschützten
Hoheitszeichen der deutschen Bundesländer
Saarland und Rheinland-Pfalz, des
österreichischen Bundeslandes Salzburg und des
Staatswappens von Senegal)
Beispiele für nicht schutzfähige Zeichen:
- IR 1 026 289 (Verwechslungsgefahr mit der
Staatsflagge Italiens)
- IR 1 161 192 (Verwechslungsgefahr mit der
Staatsflagge und dem Wappen Italiens)
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eines Zeichens mit einem geschützten
Hoheitszeichen ist nur das fragliche Zeichenelement massgebend. Die übrigen Teile des
Zeichens sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr folglich nicht zu berücksichtigen.
Anders als bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens gemäss Art. 2 lit. a
MSchG wird bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Zusammenhang
grundsätzlich nicht auf den Gesamteindruck abgestellt490. Ob der fragliche
Zeichenbestandteil neben anderen grössere oder geringere Bedeutung hat, ist unerheblich;
es genügt, dass er tatsächlich und erkennbar vorhanden ist. Jedoch ist auch vom
Bundesgericht anerkannt, dass die weiteren Zeichenelemente im Einzelfall zu einem
Bedeutungswandel führen können491. Sofern dieser offensichtlich ist und dazu führt, dass der
fragliche Zeichenbestandteil gar nicht mehr als eines der gesetzlich geschützten
Hoheitszeichen erkannt wird, greift das Eintragungsverbot nicht. Dies gilt auch bei Zeichen,
die ein Kreuz in Kombination mit weiteren Elementen enthalten: Wenn aufgrund des
Zusammenspiels aller Zeichenelemente dem Kreuz die ohne Weiteres erkennbare
490 BGE 80 I 58, E. 2, a.M. RKGE in sic!2002, 855, E. 3 f. – SWISS ARMY CHEESE (fig.); vgl. zur
insoweit übereinstimmenden Rechtslage im Anwendungsbereich des Rotkreuzgesetzes BGE 134 III
406, E. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
491 Vgl. BGE 135 III 648, E. 2.5 – UNOX (fig.) für das NZSchG und BGE 134 III 406, E. 5.3 – VSA
VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
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Teil 5 – Materielle Markenprüfung
209
Bedeutung von «plus» (bzw. «mehr», «zusätzlich») zukommt und somit keine
Gedankenverbindung zum (Schweizer)Kreuz hervorgerufen wird, liegt keine
Verwechslungsgefahr vor.
Beispiel für ein ohne Einschränkung der Warenliste schutzfähiges Zeichen:
- CH 685 544 (Farbanspruch: Rot [CMYK-Wert:
15/100/100/0], Weiss)
Unter das Eintragungsverbot fällt auch die schwarz-weisse Wiedergabe eines farbigen
Hoheitszeichens, die das Hoheitszeichen an sich oder dessen wesentlichen Bestandteil
erkennen lässt. Wenn andere Farben als Rot und Weiss beansprucht werden, kann die
Gefahr einer Verwechslung mit dem Schweizerkreuz nicht ausgeschlossen werden. Dies ist
beispielsweise der Fall, wenn das Kreuz in einer hellen Farbe (z.B. Weiss, Grau, Beige oder
Hellgelb) auf einem Hintergrund in einer dunkleren Farbe (z.B. gelb, goldfarben, orange oder
violett) dargestellt wird, der mit der roten Farbe verwechselt werden könnte. Wenn die
Farben Weiss und Schwarz beansprucht werden, wird eine Verwechselbarkeit mit dem
Schweizerkreuz angenommen. Entscheidend ist der Gesamteindruck.
9.3.2.2 Verwechslungsgefahr mit dem Wappen
Für die Verwechslungsgefahr mit einem nach Art. 8 WSchG geschützten Wappen ist
entscheidend, ob eine Form verwendet wird, die von den Konsumenten noch als Wappen
aufgefasst wird492. Die Form des Wappens ist diesbezüglich nicht massgebend. Es genügt,
dass die Konsumenten im Zeichen eine Form erkennen, die an die Form des Wappens
erinnert. Dies ist der Fall, wenn die Form einem Wappenschild, d.h. einem kleinen Schild,
gleichgestellt werden kann.
Mit dem Schweizerwappen verwechselbare Zeichen:
-
CH 709147 (Farbanspruch: Rot und
Weiss; Kl. 3, 8 - 9, 11, 14, 16, 18, 21,
25 und 30)
Der Inhaber besitzt ein
Weiterbenützungsrecht für das
Schweizerwappen493.
492 Da das Schweizerwappen und die Schweizerfahne das gleiche Motiv zum Gegenstand haben – ein
aufrecht stehendes weisses Kreuz in einem roten Feld –, muss bei der Beurteilung der
Verwechselbarkeit dieser beiden Zeichen eine sinnvolle und nachvollziehbare Abgrenzung gemacht
werden können. Ausgangspunkt für eine solche Abgrenzung bildet der Wappenschild (vgl. Swissness-
Botschaft, S. 8622 und 8628). 493 Vgl. unten: Ziff. 9.4.2.2.
=plusherz
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
210
- CH 50673/2018 (Kl. 29).
Auch das Verbot, die charakteristischen Bestandteile der Kantonswappen als Marken für
Private einzutragen, bezieht sich auf die wesentlichen Wappenbestandteile in ihrer
charakteristischen Ausführung (wie beispielsweise den stehenden Appenzeller Bären, den
schreitenden Berner Bären oder den steigenden Thurgauer Löwen) im Zusammenhang mit
einem Wappenschild, nicht aber auf das blosse Motiv (Bär, Löwe)494. Sobald der fragliche
Bestandteil eines Zeichens nicht auf ein konkretes öffentliches Wappen hinweist bzw. von
den Konsumenten nicht mehr als Wappen erkannt wird, ist eine Verwechslungsgefahr zu
verneinen und das Zeichen kann als Marke eingetragen werden. Die übrigen Bestandteile
des Zeichens können zu einem Verweis auf konkrete Kantons- oder Gemeindewappen
beitragen oder nicht.
Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs
9.3.3.1 Schweizerwappen, Schweizerkreuz und Schweizerfahne
Die Definitionen in Art. 1 bis 3 WSchG und die Tatsache, dass für den
Durchschnittskonsumenten der Bezug zwischen dem Schweizerkreuz und den Farben Rot
und Weiss offensichtlich ist, führen dazu, dass ein Kreuz, das in anderen Farben dargestellt
wird, oder ein weisses Kreuz auf andersfarbigem Grund nicht mit dem Schweizerkreuz, der
Schweizerfahne oder dem Schweizerwappen verwechselt wird495. Die Gefahr der
Verwechslung mit dem Schweizerkreuz kann somit durch einen positiven (z.B. grünes Kreuz)
oder negativen Farbanspruch («das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder in Weiss auf
rotem Grund noch in Rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu Verwechslungen mit
dem Schweizerkreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe
wiedergegeben»)496 ausgeschlossen werden. Ein Farbanspruch «schwarz/weiss» ist nicht
geeignet, die Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerwappen oder dem Schweizerkreuz zu
beseitigen, da es sich dabei um eine übliche Darstellung des Schweizerwappens handelt,
wenn keine Farben verwendet werden497. Wenn beim Kreuz zusätzlich zur roten Farbe eine
dunkle Farbe beansprucht wird, wird keine Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerkreuz
angenommen.
Ebenso wird durch einen positiven oder negativen Farbanspruch die Gefahr der Irreführung
hinsichtlich der geografischen Herkunft gemäss Art. 2 lit. c MSchG, die mit einem mit dem
Schweizerkreuz verwechselbaren Zeichenelement einhergeht, beseitigt (vgl. Ziff. 9.3.3, S.
210).
494 Auch hier ist diese Präzisierung nötig, weil die prägenden Bestandteile der Kantonswappen auch in
den entsprechenden Kantonsfahnen enthalten sind. Damit wird ein Widerspruch zu Art. 10 WSchG
vermieden. Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8628. 495 RKGE in sic! 1999, 36, E. 6 – CERCLE+. 496 Diese Formulierung schliesst somit auch die Gefahr einer Verwechslung mit dem Zeichen des
Roten Kreuzes aus; vgl. Ziff. 7.3, S. 169. 497 Siehe Swissness-Botschaft S. 8627-8629.
lctswlZZROCKER
9.3.3
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
211
Beispiel für ein schutzfähiges Zeichen:
- CH 566 939, Kl. 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21 und
25 (Farbanspruch: Weiss, Blau)
9.3.3.2 Ausländische Hoheitszeichen
Wenn das ausländische Hoheitszeichen nur in bestimmten Farben geschützt ist, kann die
Verwechselbarkeit mit dem geschützten Zeichen bei nationalen Eintragungsgesuchen durch
einen positiven oder negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden. Bei internationalen
Registrierungen kann nur ein negativer Farbanspruch der OMPI durch eine Erklärung über
die Schutzgewährung mit Vorbehalt (im Anschluss an eine vorläufige Schutzverweigerung)
mitgeteilt werden. Der negative Farbanspruch muss im Einzelfall so formuliert werden, dass
eine Verwechslungsgefahr mit einem konkreten ausländischen Hoheitszeichen
ausgeschlossen werden kann. Eine Erklärung über die Schutzgewährung mit Vorbehalt, die
einen positiven Farbanspruch enthält, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems
und ist daher unzulässig.
9.4 Geschützte öffentliche Zeichen und absolute Ausschlussgründe (Art. 2 MSchG)
Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)
9.4.1.1 Schweizerkreuz und Schweizerfahne
9.4.1.1.1 Unterscheidungskraft
Das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne sind zwar indirekte Herkunftsangaben,
gehören jedoch zum Gemeingut in Sinne von Art. 2 lit. a MSchG. Es handelt sich um
Zeichen, die sehr häufig als Hinweis auf die Herkunft von Waren und Dienstleistungen
gebraucht werden. Das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne besitzen aufgrund ihrer
Üblichkeit keine Unterscheidungskraft.
Bildzeichen mit einem Schweizerkreuz, die sich genügend von den üblichen Darstellungen
des Schweizerkreuzes oder der Schweizerfahne abheben, sind unterscheidungskräftig und
gehören somit nicht zum Gemeingut.
9.4.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
212
Beispiele für schutzfähige Zeichen:
- CH 708 480 (Farbanspruch: Weiss und
Rot; Kl. 9, 35 - 36, 38, 42 und 45)
- CH 707 687 (Farbanspruch: Weiss und
Rot; Kl. 32)
9.4.1.1.2 Absolutes Freihaltebedürfnis
Die unverändert in ein als Marke hinterlegtes Zeichen übernommenen Fahnen gemäss der
Definition in Art. 3 WSchG unterstehen einem absoluten Freihaltebedürfnis.
9.4.1.1.3 Verkehrsdurchsetzung
Mit dem Schweizerkreuz oder der Schweizerfahne verwechselbare Zeichen können sich,
sofern sie nicht einem absoluten Freihaltebedürfnis unterstehen, im Verkehr durchsetzen,
wenn sie keine originäre Unterscheidungskraft besitzen (vgl. dazu: Ziff. 12, S. 221). Die
Tatsache, dass ein Zeichen in der Vergangenheit unter Verletzung des aWSchG als Marke
gebraucht wurde, stellt kein Hindernis bei seiner Eintragung als Marke mit
Verkehrsdurchsetzung dar.
9.4.1.1.4 Fahnen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden
Die auf das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne anwendbaren Prüfungskriterien
hinsichtlich Gemeingut (Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis) gelten entsprechend
auch für die Fahnen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden.
9.4.1.2 Schweizerwappen sowie Wappen der Kantone und Gemeinden
Nach Art. 8 Abs. 1 WSchG sind das Schweizerwappen und die Wappen der Kantone und
Gemeinden sowie mit diesen Wappen verwechselbare Zeichen Ausdruck staatlicher Macht
des entsprechenden Gemeinwesens. Folglich besitzen die Wappen Unterscheidungskraft
und gehören somit ungeachtet der Identität des Hinterlegers nicht zum Gemeingut. Falls der
Hinterleger nicht das betreffende Gemeinwesen oder ein Dritter mit Weiterbenützungsrecht
nach Art. 35 WSchG ist, widerspricht das aus Wappen bestehende Zeichen geltendem
Recht und wird in Übereinstimmung mit Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen (vgl. Ziff. 9.4.3.3,
S. 215).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
213
9.4.1.3 Amtliche Bezeichnungen
Die als amtliche Bezeichnungen geltenden oder mit solchen Bezeichnungen
verwechselbaren Zeichen (vgl. Ziff. 9.2.4, S. 205) sind nach Art. 9 WSchG ebenfalls
unterscheidungskräftige Zeichen des betreffenden Gemeinwesens. Folglich handelt es sich
auch um unterscheidungskräftige Zeichen.
9.4.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen
Nationale Bild- und Wortzeichen, deren Gebrauch in Verbindung mit den betreffenden Waren
oder Dienstleistungen üblich ist, besitzen keine Unterscheidungskraft.
Unterscheidungskräftig sind in diesem Fall Zeichen, die sich genügend von den üblichen
Darstellungen des nationalen Bildzeichens abheben.
9.4.1.5 Ausländische Hoheitszeichen
Die ausländischen Hoheitszeichen werden in Bezug auf ihre Zugehörigkeit zum Gemeingut
gleich behandelt wie die inländischen.
Irreführungsgefahr (Art. 2 lit. c MSchG)
9.4.2.1 Bestehen einer Verbindung zum Gemeinwesen
Das Schweizerkreuz, die Schweizerfahne sowie die Fahnen der Kantone und Gemeinden,
die amtlichen Bezeichnungen und die nationalen Zeichen dürfen gebraucht werden, sofern
der Gebrauch nicht irreführend ist (Art. 9 Abs. 3 und Art. 10 und 11 WSchG).
Irreführungsgefahr bedeutet eine Irreführung hinsichtlich der Herkunft der betreffenden
Waren oder Dienstleistungen, aber auch einen Gebrauch, der objektiv geeignet ist,
beispielsweise falsche Vorstellungen über die geschäftlichen Verhältnisse oder angeblich
amtliche Beziehungen zum Gemeinwesen zu wecken498. So ist eine Marke mit einem
Schweizerkreuz im Zusammenhang mit einer privaten Service- und Beratungsstelle für
Visaangelegenheiten, die unter dem Namen «Swiss Helping Point, Visa Assistance» auftritt,
irreführend, da die angesprochenen Benutzerinnen und Benutzer der Dienstleistung davon
ausgehen könnten, dass es sich bei der Beratungsstelle um eine amtliche Stelle handelt499.
Da Wappen Zeichen staatlicher Gewalt und Souveränität sind, legen sie eine angebliche,
jedoch nicht vorhandene Verbindung zum betreffenden Gemeinwesen nahe, wenn sie nicht
von diesem hinterlegt werden. Ausser wenn diese Zeichen von einem Dritten mit
Weiterbenützungsrecht nach Art. 35 WSchG hinterlegt werden, werden sie folglich in
Anwendung von Art. 2 lit. c MSchG zurückgewiesen.
498 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8632. 499 Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8632.
9.4.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
214
9.4.2.2 Gebrauch als Herkunftsangabe
Die in Art. 8 (Wappen), 10 (Fahnen) und 11 (nationale Zeichen) WSchG genannten
öffentlichen Zeichen können als Herkunftsangaben betrachtet werden (Art. 13 WSchG).
Dabei ist die Wahrnehmung der massgebenden Verkehrskreise entscheidend. Es gibt
allerdings Ausnahmen von diesem Erfahrungssatz, ausser für Waren und Dienstleistungen,
bei denen die geografische Bezeichnung durch einen besonderen Titel geschützt ist. Es
gelten die folgenden Ausnahmen500 vom Erfahrungssatz:
Verkaufsort und Ort der Erbringung der Dienstleistung;
Titel von Medien und Verlagserzeugnissen; Inhaltsangaben;
Herkunftsangaben in der Gastronomie, sofern der Gebrauch des öffentlichen Zeichens
unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks auf eine andere Eigenschaft als die
Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinweist;
Namen von Luftfahrtgesellschaften (nur für Waren);
Namen von Sportorganisationen und kulturellen Organisationen;
Namen von sportlichen und kulturellen Anlässen;
Reisedienstleistungen.
Die Irreführungsgefahr kann durch eine Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste
auf die gegebene Herkunft beseitigt werden.
Wenn das hinterlegte Zeichen ein Wappen enthält und der Inhaber ein
Weiterbenützungsrecht nach Art. 35 WSchG besitzt, muss die Einschränkung der Waren-
und Dienstleistungsliste ungeachtet des Bestehens von Ausnahmen vom Erfahrungssatz
den Anforderungen des Entscheids über die Weiterbenützung des Wappens entsprechen.
Zeichen, die gegen die guten Sitten, die öffentliche Ordnung oder geltendes
Recht verstossen
9.4.3.1 Verstoss gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung
Wenn ein Zeichen, das ein Schweizerkreuz oder ein anderes öffentliches Zeichen im Sinne
des WSchG enthält, geeignet ist, die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung zu gefährden,
widerspricht sein Gebrauch Art. 10 ff. WSchG. Ein solches Zeichen ist folglich in Anwendung
von Art. 2 lit. d MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen.
9.4.3.2 Verstoss gegen geltendes Recht
Ein Zeichen, dessen Gebrauch nach Art. 8 bis 13 WSchG unzulässig ist, kann nicht als
Marke eingetragen werden (Art. 14 Abs. 1 WSchG). Ein solches Zeichen verstösst folglich
gegen geltendes Recht und wird in Anwendung von Art. 2 lit. d MSchG zurückgewiesen.
Bei den ausländischen Hoheitszeichen ist die Eintragung einer Marke, die ein solches
Zeichen enthält, in Anwendung von Art. 2 lit. d MSchG in Verbindung mit Art. 17 WSchG
ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt der Fall, in dem das berechtigte Gemeinwesen in
500 Für weitere Erklärungen zu den Ausnahmen vom Erfahrungssatz siehe Ziff. 8.4.7, S. 183.
9.4.3
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
215
Übereinstimmung mit Art. 16 WSchG den Hinterleger zum Gebrauch des öffentlichen
Zeichens ermächtigt hat (Art. 15 Abs. 1 WSchG). Der Nachweis der Ermächtigung kann
insbesondere mittels Einreichen einer Kopie der entsprechenden Bescheinigung über die
Eintragung des Zeichens als Marke im «Ursprungsland» (Art. 16 Abs. 2 lit. a WSchG) oder
durch ein anderes gleichwertiges Dokument der zuständigen ausländischen Behörde
erbracht werden (Art. 16 Abs. 2 lit. b WSchG).
9.4.3.3 Besonderer Fall der Wappen und amtlichen Bezeichnungen
Wenn das Zeichen Wappen im Sinne von Art. 2 WSchG oder einen damit verwechselbaren
Bestandteil oder eine amtliche Bezeichnung im Sinne von Art. 6 WSchG enthält und von
einem Dritten in Bezug auf das berechtigte Gemeinwesen hinterlegt wird, ist sein Gebrauch
nach Art. 8 Abs. 1 WSchG bzw. Art. 9 Abs. 1 WSchG unzulässig. Folglich widerspricht ein
solches Zeichen in dieser Konstellation geltendem Recht im Sinne von Art. 2 lit. d MSchG.
Vorbehalten bleibt hinsichtlich der Wappen insbesondere das Weiterbenützungsrecht nach
Art. 35 WSchG.
Wenn das Zeichen eine amtliche Bezeichnung in Verbindung mit anderen Wort- oder
Bildelementen enthält, ist es vom Schutz ausgeschlossen, insbesondere wenn es an das
Bestehen einer Beziehung zum Gemeinwesen glauben lässt (vgl. Art. 9 Abs. 3 e contrario).
9.5 Einschränkungen bezüglich eingetragener Marken mit Wappen
Marken, die Wappen enthalten, können nicht lizenziert werden (Art. 8 Abs. 3 WSchG).
Marken, die Wappen enthalten, können ausserdem grundsätzlich nicht übertragen werden
(Art. 8 Abs. 3 WSchG). Diese Einschränkungen betreffen auch Marken, die vor dem
Inkrafttreten des WSchG eingetragen wurden.
Marken, die gemäss einem Weiterbenützungsrecht im Sinne von Art. 35 WSchG eingetragen
wurden, können ebenfalls nicht lizenziert werden. Sie können nur mit dem Geschäftsbetrieb
oder dem Teil des Geschäftsbetriebes, zu dem das Zeichen gehört, übertragen werden (vgl.
Art. 35 Abs. 6 WSchG sinngemäss).
Gesuche um Übertragung oder Eintragung von Lizenzen bezüglich dieser Marken werden in
Anwendung von Art. 2 Abs. 2 ZGB und Art. 20 Abs. 1 OR zurückgewiesen.
10. Kollektiv- und Garantiemarken
10.1 Allgemeines
Wie die Individualmarke sind auch Kollektiv- und Garantiemarken dazu da, Waren und/oder
Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber den Waren und/oder Dienstleistungen von
anderen Anbietern zu unterscheiden. Darüber hinaus dienen sie aber auch je einem eigenen
Zweck: Die Kollektivmarke ermöglicht es Vereinigungen, ihren Mitgliedern ohne Lizenzierung
das Recht zum Gebrauch ihrer Kollektivmarke zu geben. Nur Vereinigungen kommen daher
als Hinterleger in Frage. Die Garantiemarke gewährleistet stattdessen bestimmte
Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen. Sie darf von allen gebraucht werden, deren
Waren und/oder Dienstleistungen diese gemeinsamen Merkmale erfüllen (z.B. halal,
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
216
glutenfrei oder eine geografische Herkunft). Für diese beiden Markenarten muss gemäss Art.
23 Abs. 1 MSchG ein Reglement eingereicht werden, welches deren Gebrauch regelt und
welches in einer schweizerischen Amtssprache verfasst sein muss (vgl. Teil 3, Ziff. 4.7, S.
87; Art. 3 Abs. 1 MSchV). Ein Reglement darf zudem nicht gegen die öffentliche Ordnung,
die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG). Fehlt ein
Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das Institut den
Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das
Markeneintragungsgesuch zurück (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 17 Abs. 1 und 3
MSchV).
Für die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der
Prüfung der absoluten Ausschlussgründe die gleichen Beurteilungskriterien.501 Es wird auf
die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen. Die Lizenzierung von
Kollektivmarken ist nur mit Registereintrag möglich und bei Garantiemarken nicht zulässig
(vgl. Teil 3, Ziff. 4.4, S. 86). Der Wechsel zwischen den Markenarten im Gesuchstadium ist
möglich, kann aber zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums führen (vgl. Teil 2, Ziff.
3.7, S. 67).
10.2 Kollektivmarken
Zweck der Kollektivmarke ist eine einheitliche Kennzeichnung von Produkten der Mitglieder
einer Vereinigung (Art. 22 i.V.m. Art. 1 MSchG). Als Hinterleger kommen keine natürlichen
Personen infrage, sondern gemäss Art. 22 MSchG nur Vereinigungen. Diese brauchen
indessen keine Rechtspersönlichkeit zu haben; es genügt, dass die Vereinigung Trägerin
von Rechten und Pflichten sein kann und prozessfähig ist. Als Inhaber kommen deshalb
nicht nur Vereine oder Genossenschaften, sondern auch andere Körperschaften mit offenem
Mitgliederkreis in Betracht (z.B. Kollektiv- und Kommanditgesellschaften). Die Kollektivmarke
darf vom Markeninhaber selbst verwendet werden. So kann beispielsweise ein Dachverband
eine Kollektivmarke hinterlegen, die alle seine Mitglieder gemäss Statuten gebrauchen
dürfen.
Zusätzlich zu den allgemeinen formellen Erfordernissen (vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 58 und Ziff.
3.3, S. 64) muss der Hinterleger dem Institut gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchG ein Reglement
mit folgendem Mindestinhalt einreichen: Inhaber der Marke, Angaben, die eine Zuordnung
des Reglements zur Marke erlauben und eine Definition, wer zum Gebrauch der
Kollektivmarke berechtigt ist (Art. 23 Abs. 3 MSchG). Falls im Reglement Lizenzen
vorgesehen werden sollen, muss deren Erteilung zur Gültigkeit im Register eingetragen
werden (Art. 27 MSchG).
10.3 Garantiemarken
Die Garantiemarke ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von
verschiedenen Unternehmen gebraucht wird. Sie verfolgt zwei Ziele: Einerseits dient sie
dazu, gemeinsame Merkmale von Waren oder Dienstleistungen unterschiedlicher
501 Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – «Sterne-Marken» für das Erfordernis der Unterscheidungskraft einer
Garantiemarke (vgl. auch Teil 5, Ziff. 3.1, S. 109).
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
217
Unternehmen zu gewährleisten, wie z.B. die Beschaffenheit (Kleider aus Baumwolle), die
geografische Herkunft (Schweizer Produkte, Produkte aus dem Wallis), die Art der
Herstellung (Produkte aus biologischem Anbau oder tiergerechter Haltung,
umweltfreundliche Herstellung) oder technische Eigenschaften (Produkte mit Typenprüfung).
Zum anderen dient sie dem Zweck, Waren und/oder Dienstleistungen der zum Gebrauch der
Garantiemarke berechtigten Unternehmen von Waren und/oder Dienstleistungen anderer
Unternehmen zu unterscheiden.502 Dementsprechend bietet eine Garantiemarke
Markenschutz für ein Zeichen im Zusammenhang mit denjenigen Waren und/oder
Dienstleistungen, für welche gemeinsame Merkmale im Reglement festgelegt werden.
Als Hinterleger kommen natürliche und juristische Personen infrage (Art. 21 Abs. 1 i.V.m.
Art. 28 MSchG). Der Markeninhaber darf die Marke selber nicht gebrauchen (Art. 21 Abs. 2
MSchG). Entsprechend bietet die Garantiemarke keinen Markenschutz für ein Zeichen im
Zusammenhang mit den vom Markeninhaber angebotenen Waren und/oder
Dienstleistungen. Das Benützungsverbot gilt ebenfalls für wirtschaftlich eng mit dem
Markeninhaber verbundene Personen (z.B. Tochtergesellschaften). Der Markeninhaber hat
die Einhaltung der gemeinsamen Merkmale zu überwachen (Art. 21 Abs. 1 MSchG). Er hat
einem am Gebrauch einer Garantiemarke interessierten Unternehmen den Gebrauch für all
jene Waren und/oder Dienstleistungen zu gestatten, welche die im Reglement aufgeführten
gemeinsamen Merkmale aufweisen, sofern eine reglementskonforme Kontrolle sichergestellt
ist und das am Gebrauch interessierte Unternehmen bereit ist, das allenfalls vorgesehene
Entgelt zu bezahlen (vgl. Art. 21 Abs. 3 MSchG). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, hat das
am Gebrauch einer Garantiemarke interessierte Unternehmen ein einklagbares Recht, diese
Garantiemarke für seine fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen zu gebrauchen. Das
Verhältnis zwischen dem am Gebrauch der Garantiemarke interessierten Unternehmen und
dem Markeninhaber ist damit nicht vertraglich, sondern rein gesetzlich geregelt. Der Zugang
zum Gebrauch einer Garantiemarke darf dementsprechend nicht durch weitere Bedingungen
des Markeninhabers wie beispielsweise durch Abschluss eines Vertrages eingeschränkt
werden.
Wie bei der Kollektivmarke haben die Gesuchsakten ein Reglement zu enthalten, das
folgenden Mindestinhalt aufweisen muss: Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur
Marke erlauben, Inhaber der Marke, gemeinsame Merkmale der Waren und/oder
Dienstleistungen, welche die Marke gewährleisten soll, Kontrollmechanismen sowie
angemessene Sanktionen für den Fall des unzulässigen Markengebrauchs (Art. 23 Abs. 2
MSchG). Sämtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen müssen durch die
gemeinsamen Merkmale abgedeckt sein. Dabei können gemeinsame Merkmale alle Waren
und/oder Dienstleistungen abdecken (z.B. halal, glutenfrei) oder sie werden im Reglement
pro Ware/Dienstleistung spezifisch aufgeführt (z.B. Schraubenzieher müssen gelb sein,
Hämmer hingegen schwarz). Ein Garantiemarkenreglement muss objektive gemeinsame
Merkmale enthalten, die einer Überprüfung standhalten. Damit ein Reglement vollumfänglich
geprüft werden kann, sind auch sämtliche Unterlagen einzureichen, auf welche das
Reglement Bezug nimmt (z.B. verbindliche Standards).
502 Vgl. BGE 137 III 77, E. 2.2 – «Sterne-Marken»; BGE 131 III 495, E. 4 – FELSENKELLER.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
218
11. Geografische Marken
11.1 Allgemeines
Für geografische Marken gelten hinsichtlich der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe
grundsätzlich die gleichen Beurteilungskriterien wie für die übrigen Markenarten. Es wird auf
die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen, insbesondere auf das
Erfordernis der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (vgl. Ziff.
8.6.1, S. 191 und 8.6.5, S. 194). In Abweichung von Art. 2 lit. a MSchG können als
geografische Marken auch Zeichen eingetragen werden, die zum Gemeingut gehören
(Art. 27a MSchG).
Als geografische Marken können unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen
beispielsweise sämtliche in ein Register eingetragenen Ursprungsbezeichnungen (z.B.
«Gruyère») und geografischen Angaben (z.B. «Waadtländer Saucisson») ebenso wie die auf
kantonaler Ebene geschützten Weinbezeichnungen (z.B. «Epesses») eingetragen werden.
Dasselbe gilt für geografische Angaben, die in einer Verordnung des Bundesrates geregelt
sind (z.B. Uhren).
Eine geografische Marke darf von jeder Person gebraucht werden, sofern die Anforderungen
des Reglements erfüllt werden (sog. freier Gebrauch gemäss Art. 27d Abs. 1 MSchG). Sie
schuldet dafür dem Inhaber weder ein Entgelt (Art. 27c Abs. 2 MSchG), noch benötigt sie
dessen Erlaubnis.
Der Inhaber einer geografischen Marke kann Benutzern lediglich verbieten, diese im
geschäftlichen Verkehr für identische oder vergleichbare Waren zu gebrauchen, sofern der
Gebrauch nicht dem Reglement entspricht (sog. Verbotsanspruch gemäss
Art. 27d Abs. 2 MSchG). Er kann jedoch keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer
Marke erheben (Art. 27e Abs. 2 MSchG).
11.2 Eintragbare Zeichen
Das System der geografischen Marke setzt zwingend eine vorgängige Registrierung503 oder
eine von der Schweiz anerkannte ausländische (kontrollierte) Ursprungsbezeichnung,
geografische Angabe504 oder das Bestehen einer Verordnung des Bundesrates505
beziehungsweise eine gleichwertige ausländische Regelung voraus.506
Gemäss Art. 27a MSchG können geografische Marken eingetragen werden für:
503 Vgl. hierzu Fn. 507.
504 Z.B. eine ausländische Bezeichnung, die durch Anhang 12 des sektoriellen Abkommens zwischen
der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft in der Schweiz als Ursprungsbezeichnung oder
geografische Angabe anerkannt ist, oder eine ausländische Ursprungsbezeichnung für Wein, welche
gemäss BLW den Voraussetzungen im Sinne von Art. 63 LwG entspricht (Art. 27a lit. b MSchG).
505 Vgl. Fn. 511. 506 Art. 27a lit. c MSchG.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
219
eine nach Art. 16 LwG eingetragene Ursprungsbezeichnung oder eingetragene
geografische Angabe507 (Art. 27a lit. a MSchG),
eine nach Art. 50a MSchG eingetragene geografische Angabe508
(Art. 27a lit. a MSchG),
eine nach Art. 63 LwG geschützte kontrollierte Ursprungsbezeichnung509
(Art. 27a lit. b MSchG),
eine ausländische Weinbezeichnung, die den Anforderungen im Sinne von Art. 63
LwG entspricht510 (Art. 27a lit. b MSchG),
eine Herkunftsangabe, die Gegenstand einer Verordnung des Bundesrates nach
Art. 50 Abs. 2 MSchG511 ist (Art. 27a lit. c MSchG),
eine ausländische Herkunftsangabe, die sich auf eine gleichwertige ausländische
Regelung stützt (Art. 27a lit. c MSchG).
11.3 Identität der geografischen Marke mit der geschützten Angabe
Die geografische Marke muss identisch sein mit der geschützten Angabe, die ihr als
Grundlage dient. Es kann sich grundsätzlich nur um eine Wortmarke handeln. Vorbehalten
bleiben die Bildzeichen, die eine durch eine Branchenverordnung oder eine vergleichbare
Regelung im Sinne von Art. 50 Abs. 2 MSchG (Art. 27a lit. c MSchG) geschützte
geografische Angabe darstellen können.
Bei den auf einer in der Schweiz eingetragenen GUB oder GGA basierenden geografischen
Marken bestimmen die Angaben im Pflichtenheft die geografische Marke. Die
Kennzeichnungsnormen im Pflichtenheft werden nicht berücksichtigt.
11.4 Hinterlegungsberechtigte
Zur Hinterlegung einer geografischen Marke berechtigt ist gemäss Art. 27b MSchG nur:
die Gruppierung, die die Ursprungsbezeichnung oder die geografische Angabe hat
eintragen lassen, oder, wenn diese Gruppierung nicht mehr besteht, die
repräsentative Gruppierung, die sich für den Schutz dieser Ursprungsbezeichnung
507 Sog. landwirtschaftliche GUB/GGA, welche im Register des BLW eingetragen sind gemäss Art. 13
der GUB/GGA-Verordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse; SR 910.12. Art. 16 Abs. 2bis LwG und
die vorgenannte GUB/GGA-Verordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse erlauben die
Registrierung von Bezeichnungen geografischer Gebiete des Auslands in der Schweiz.
508 Sog. nicht landwirtschaftliche GUB/GGA, welche im Register des Instituts eingetragen sind gemäss
Art. 11 der GUB/GGA-Verordnung für nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse; SR 910.12; für weitere
Einzelheiten vgl. Richtlinien des IGE für GUB und GGA nicht landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Bern
01.2017, verfügbar unter www.ige.ch . 509 Sog. Wein-KUB, welche im Register des BLW eingetragen sind gemäss Art. 25 der
Weinverordnung des Bundes; SR 916.140.
510 Wird ein Gesuch um Eintragung einer ausländischen Weinbezeichnung als geografische Marke
eingereicht, so konsultiert das Institut das BLW. Dieses prüft, ob die in der Weingesetzgebung
festgelegten besonderen Bedingungen für die ausländische Weinbezeichnung erfüllt sind (Art. 17
Abs. 2 MSchV i.V.m. Art. 27a lit. b MSchG). 511 Vgl. die «Swiss made»-Verordnung für Uhren; SR 232.119.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
220
oder geografischen Angabe einsetzt (Art. 27b lit. a MSchG); der Schweizer Kanton,
der die kontrollierte Ursprungsbezeichnung schützt, oder die ausländische Behörde,
die für die Regelung von Weinbezeichnungen zuständig ist, welche Art. 63 LwG
entsprechen, sowie die Gruppierung, die eine solche ausländische Weinbezeichnung
hat schützen lassen (Art. 27b lit. b MSchG);
die Dachorganisation einer Branche, für die der Bundesrat gestützt auf
Art. 50 Abs. 2 MSchG eine Verordnung erlassen hat oder die sich auf eine
gleichwertige ausländische Regelung stützt (Art. 27b lit. c MSchG).
11.5 Markenreglement
Der Hinterleger einer geografischen Marke muss dem Institut ein Reglement über den
Gebrauch der Marke einreichen, welches dem Pflichtenheft oder der massgebenden
Regelung genau entsprechen muss (Art. 27c Abs. 1 und 2 MSchG). Das Reglement kann
sich auf einen Verweis auf das betreffende Pflichtenheft oder die anwendbare Regelung
beschränken.
Der Hinterleger darf im Markeneintragungsverfahren keine zusätzlichen Voraussetzungen
einführen, welche im Pflichtenheft oder in der massgeblichen Regelung selber nicht
vorgesehen sind.
Weiter darf das Reglement für den Gebrauch der geografischen Marke kein Entgelt vorsehen
(Art. 27c Abs. 2 MSchG).
Wird das Reglement einer eingetragenen geografischen Marke aufgrund einer
nachträglichen Änderung des Pflichtenhefts oder der massgeblichen Regelung geändert,
muss das neue Reglement dem Institut vorgelegt und von diesem geprüft und genehmigt
werden (in analoger Anwendung von Art. 27c MSchG).
11.6 Beurteilungsgrundlagen
Sind die vorgenannten Voraussetzungen für die Eintragung einer geografischen Marke
gemäss Art. 27a bis 27c MSchG erfüllt, wird diese mit dem Vermerk «geografische Marke»
in das Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 lit. dbis MSchV).
Das Institut weist das Eintragungsgesuch für eine geografische Marke zurück, wenn dieses
den Erfordernissen der Art. 27a bis 27c MSchG nicht entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. e MSchG
i.V.m. Art. 17 Abs. 1 MSchV). Art. 2 lit. a MSchG wird nicht geprüft (Art. 27a MSchG). Die
übrigen absoluten Ausschlussgründe von Art. 2 MSchG werden hingegen geprüft. Um jede
Verwechslungsgefahr zu vermeiden, ist folglich die Waren- und Dienstleistungsliste auf die
durch das anwendbare Pflichtenheft oder die anwendbare Regelung abgedeckte Ware oder
Dienstleistung einzuschränken.
11.7 Sistierung
Erfolgt die Markenanmeldung vor dem rechtskräftigen Abschluss der für die Zeichen gemäss
Art. 27a MSchG vorgesehenen (Prüfungs-)Verfahren, so wird das
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
221
Markeneintragungsverfahren von Amtes wegen bis zum rechtskräftigen Entscheid der
zuständigen Stellen512 sistiert.
12. Verkehrsdurchsetzung
12.1 Allgemeines
Begriff
Gemäss Art. 2 lit. a MSchG können sich Zeichen des Gemeinguts für die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchsetzen und Unterscheidungskraft erlangen.
Die Verkehrsdurchsetzung wird nur auf ausdrücklichen Antrag des Hinterlegers geprüft.513
Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der
Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als
individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird.514 Dies setzt
i.d.R. voraus, dass das Zeichen während längerer Zeit markenmässig gebraucht worden
ist.515 Die blosse Bekanntheit eines Zeichens ist nicht mit Verkehrsdurchsetzung
gleichzusetzen.516
Die Verkehrsdurchsetzung ist ein Rechtsbegriff, ob ihre Voraussetzungen im konkreten
Einzelfall erfüllt sind, dagegen eine Tatfrage.517
Von der Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen sind die absolut freihaltebedürftigen Zeichen
(vgl. nachfolgend Ziff. 12.1.2).
Von der Verkehrsdurchsetzung zu unterscheiden ist der Verlust der Irreführungsgefahr
(Art. 2 lit. c MSchG) durch Erlangung einer zweiten, eigenständigen Bedeutung («secondary
meaning»; vgl. oben Ziff. 8.6.2, S. 193).
512 Das BLW ist zuständig für die landwirtschaftlichen GUB/GGA und ausländischen
Weinbezeichnungen, das Institut für die nicht landwirtschaftlichen GUB/GGA und die ausländische
Äquivalenz zur Verordnung nach Art. 50 Abs. 2 MSchG, die Kantone für die Wein-KUB und der
Bundesrat für die Verordnung nach Art. 50 Abs. 2 MSchG 513 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BVGer B-1456/2016, E. 8.1 – Schweiz Aktuell;
BVGer B-2509/2012, E. 2.3 – Schweizer Fernsehen; BVGer B-4519/2011, E. 3.8 – RHÄTISCHE
BAHN; BVGer B-1759/2007, E. 8 – PIRATES OF THE CARIBBEAN. 514 BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.2 nicht publ. in BGE 140 III 297; BGE 140 III 109, E. 5.3.2
– ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M‘s
(dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 – Uhrband (dreidimensionale Marke);
BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer B-
6629/2011, E. 9.3 – ASV. 515 BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV; vgl. auch BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1 – Bouton (Bildmarke). 516 Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 6.3.5 – Bouton (Bildmarke); BVGer B-2225/2011, E. 7.1 – Ein Stück
Schweiz.
517 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3 – Uhrband (dreidimensionale Marke);
BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN.
12.1.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
222
Sind die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung erfüllt, wird die Marke mit dem
Vermerk «durchgesetzte Marke» in das Markenregister eingetragen
(Art. 40 Abs. 2 lit. c MSchV).518
Bei entsprechendem Antrag des Hinterlegers kann ein Zeichen, das aus der Kombination
einer durchgesetzten Marke XYZ mit weiteren, nicht unterscheidungskräftigen Elementen
besteht, mit dem Vermerk «‹XYZ›: durchgesetzte Marke» im Register eingetragen werden.
Zeichenseitig ist hierfür vorausgesetzt, dass die durchgesetzte Marke im neuen Zeichen als
solche erkannt wird und den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.519 Die
Verkehrsdurchsetzung des fraglichen Bestandteils wird in jedem Einzelfall unter Abstellen
auf den im Zeitpunkt des Entscheids verwirklichten Sachverhalt und unter Anwendung der
aktuellen Praxis überprüft.520 Die Berücksichtigung der Durchsetzung kann grundsätzlich nur
für jene Waren und Dienstleistungen erfolgen, für welche sie im früheren Verfahren
anerkannt wurde.
Wird eine Marke für einen Teil der beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen aufgrund
originärer Unterscheidungskraft und für einen anderen Teil aufgrund glaubhaft gemachter
Verkehrsdurchsetzung eingetragen, lautet der Vermerk im Register «Teilweise
durchgesetzte Marke. Details im Aktenheft.».
Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebedürfnis
Zeichen, an denen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, können unabhängig vom
Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht als Marke eingetragen werden.521 Sie sind daher
selbst nach intensivem Gebrauch nicht als Marke schutzfähig.522
Von einem absoluten Freihaltebedürfnis ist auszugehen, wenn die Konkurrenten aktuell oder
in Zukunft auf die Verwendung des Zeichens im Zusammenhang mit den infrage stehenden
Waren oder Dienstleistungen523 angewiesen sind.524 Neben den in Art. 2 lit. b MSchG
aufgeführten Waren- und Verpackungsformen sind Sachbezeichnungen wie «Brot»,
«Schuhe», «Kleider», «Wolle» absolut freihaltebedürftig.525 Im Weiteren besteht ein
518 Zur Funktion des Vermerks «durchgesetzte Marke» vgl. BGE 140 III 109, E. 5.3.3 – ePostSelect
(fig.).
519 Ob dies der Fall ist, beurteilt sich nach den gleichen Grundsätzen, welche für die Ermittlung der
originären Unterscheidungskraft zusammengesetzter Zeichen gelten (vgl. vorstehend Ziff. 4.3.1,
S. 119).
520 Vgl. BGE 140 III 109, E. 5.3.2 f. – ePostSelect (fig.). 521 Vgl. BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.1 nicht publ. in BGE 140 III 297; BGer in
sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; BGer in sic! 2009, 167, E. 5 – POST;
BGE 134 III 314, E. 2.3.5 – M / M-joy; BVGer B-279/2010, E. 4.1 – Paris Re. 522 Vgl. BGE 137 III 77, E. 3.4 – «Sterne-Marken»; BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 – POST; RKGE in
sic! 2005, 653, E. 8 – MARCHÉ. 523 BGer 4A_330/2014, E. 2.2.3 – THINK / THINK OUTDOORS; BGE 137 III 77, E. 3.3 – «Sterne-
Marken». 524 BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; vgl. auch BVGer B-2418/2014, E. 6.1.3 – Bouton
(Bildmarke); BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR AIRWAYS. 525 BGE 64 II 244 – WOLLEN-KELLER.
12.1.2
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
223
absolutes Freihaltebedürfnis i.d.R. an direkten Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.5.3, S. 191)526
und unter Umständen auch an sonstigen beschreibenden Angaben sowie elementaren oder
banalen Zeichen527 und Farben (vgl. Ziff. 4.5, S. 139). Gegen die Unentbehrlichkeit sprechen
i.d.R. die fehlende allgemeine Verwendung528 des Zeichens sowie die Tatsache, dass es
durch zahlreiche gleichwertige Alternativen529 ersetzt werden kann.
Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung
Ob sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt und damit nachträglich Unterscheidungskraft
erworben hat, wird vom Institut nur auf Antrag geprüft.530 Ein Antrag ist im Weiteren
erforderlich, wenn sich der Hinterleger auf eine zu einem früheren Zeitpunkt eingetragene
durchgesetzte Marke berufen will (vgl. Ziff. 12.1.1, S. 221).
Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese zu belegen.531 Im
Markeneintragungsverfahren genügt es, dass die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens
glaubhaft gemacht wird.532 Somit ist erforderlich, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für
die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht533, auch wenn noch mit der Möglichkeit zu
rechnen ist, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten.534
Ob die Verkehrsdurchsetzung auch erst im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden
kann, ist aufgrund der Rechtsprechung unklar535. Jedenfalls könnte dies für den
Markenhinterleger – auch im Falle des Obsiegens – die Übernahme der entsprechenden
Kosten des Beschwerdeverfahrens zur Folge haben536.
526 Vgl. BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. Gemäss Bundesgericht muss
das Bestehen eines absoluten Freihaltebedürfnisses auch bei direkten Herkunftsangaben geprüft
werden.
527 BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III121, E. 4.3 f. – Smarties / M&M’s
(dreidimensionale Marken). 528 BGE 134 III 314, E. 2.3.3 – M / M-joy; BGE 131 III121, E. 4.4 – Smarties / M&M’s
(dreidimensionale Marken).
529 BGE 137 III 77, E. 3.2 – «Sterne-Marken»; BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 – POST; BGE 134 III 314,
E. 2.3.3 – M / M-joy; BVGer B-5786/2011, E. 6.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-5169/2011, E. 2.3 –
OKTOBERFEST-BIER. Abgeänderte Schreibweisen, die nur vereinzelt im Verkehr anzutreffen sind,
stellen keine gleichwertigen Alternativen dar (vgl. BVGer B-2791/2016, E. 3.3 und 6.4 – Wing Tsun). 530 BVGer B-2609/2012, E. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN; BVGer B-4519/2011, E. 3.8, 3.10 –
Rhätische/Bernina-/Albulabahn.
531 BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS mit
Verweis auf RKGE in sic! 2002, 242, E. 5.a – Farbe Gelb (Farbmarke); BVGer B-2225/2011, E. 2.3.1
– Ein Stück Schweiz; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 – FARMER. 532 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband
(dreidimensionale Marke); BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN.
533 BGE 130 III 328, E. 3.2 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke). 534 BVGer B-5169/2011, E. 2.11 – OKTOBERFEST-BIER. 535 Tendenziell ablehnend BVGer B-6068/2014, E. 1.2 – GOLDBÄREN; a.M. noch –BVGer B-
6629/2011, E. 9.3.5 – ASV; BVGer B-5169/2011, E. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER; BVGer B-
3394/2007, E. 6 - SALESFORCE.COM. 536 BVGer B-6629/2011, E. 13.1.2 – ASV.
12.1.3
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
224
Das Verständnis eines Zeichens durch die Abnehmer kann direkt durch eine repräsentative
Befragung der massgeblichen Verkehrskreise (Demoskopie; vgl. nachfolgend Ziff. 12.3, S.
228) ermittelt werden.537 Möglich ist auch der indirekte Nachweis des Verständnisses mittels
Belegen, welche erfahrungsgemäss Indizien bezüglich der Wahrnehmung liefern (vgl.
nachfolgend Ziff. 12.2.2, S. 226). Ob die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft erscheint oder
nicht, ist anhand sämtlicher eingereichter Belege in freier Beweiswürdigung zu entscheiden
(bezüglich der Beweiswürdigung, vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.4.2, S. 31). Das Institut erachtet die
Demoskopie im Rahmen der Beweiswürdigung als aussagekräftigstes Beweismittel;538
angesichts des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung sind die Beweisanforderungen
jedoch fallweise festzusetzen und «schablonenhafte Beweisregeln» abzulehnen.539 Gemäss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Kombination der verschiedenen Beweismittel
(Gebrauchsbelege und Demoskopie) möglich.540 Jedoch können mittels Demoskopie
ermittelte ungenügende Werte nicht mit zusätzlich eingereichten Belegen kompensiert
werden.
Massgebliche Verkehrskreise
Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung erfolgt auf der Grundlage der Auffassung der
Abnehmer; auf deren Verständnis ist für die Frage der (gewandelten) Bedeutung des
Zeichens abzustellen. Die Bestimmung der Abnehmer im konkreten Fall erfolgt aufgrund der
Waren und Dienstleistungen, für welche das Zeichen angemeldet worden ist. Es kann sich
um die Durchschnittsabnehmer oder um Fachkreise (d.h. Spezialisten aus Handel, Gewerbe
und Industrie) oder um beide handeln. Massgebend sind neben den tatsächlichen auch alle
potenziellen Abnehmer.541
Nicht jede nach Art. 11 MSchV zulässige Formulierung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses kann im Rahmen des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung
zu einer entsprechenden Einschränkung der Abnehmerkreise führen.542 Eine Einschränkung
der Abnehmer nach marketingmässigen Kriterien wie etwa Preis oder Qualität ist
ausgeschlossen.543
537 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M’s
(dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 – Uhrband (dreidimensionale Marke);
BGE 128 III 441, E. 1.4 – Appenzeller (fig.). 538 Vgl. BGE 131 III 121, E. 7.1 f. und 8 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 539 BGE 130 III 328, E. 3.4 mit Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke). 540 BGE 131 III 121, E. 7.3 und 8 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 541 BGer 4A_38/2014 – KEYTRADER, E. 4.4, nicht publ. in: BGE 140 III 297; vgl. auch BVGer in
sic! 2007, 625, E. 4 – Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke): Die Durchschnittsabnehmer und nicht
bloss Personen, welche gelegentlich oder regelmässig Energy Drinks konsumieren, sind
massgeblicher Verkehrskreis von Energy Drinks (da Energy Drinks am Markt mit anderen nicht
alkoholischen Getränken in Konkurrenz stehen und die Abnehmer regelmässig die Wahl zwischen
Energy Drinks und anderen nicht alkoholischen Getränken haben). 542 Vgl. BVGer in sic! 2007, 625, E. 4 – Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke).
543 Vgl. BGE 134 III 547, E. 2.3.2 – Stuhl (dreidimensionale Marke): Einschränkung auf Käufer von
«Designmöbeln» unzulässig; vgl. auch BVGer B-5183/2015, E. 4 – Rosa (Farbmarke).
12.1.4
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
225
Ort der Verkehrsdurchsetzung
Die Verkehrsdurchsetzung muss grundsätzlich für die ganze Schweiz glaubhaft gemacht
werden.544 Für Einzelheiten betr. Belege vgl. Ziff. 12.2.4, S. 226 und betr. Demoskopien
Ziff. 12.3.5, S. 229.
Hinterlegungsdatum
Aufgrund des Hinterlegungsprinzips gemäss Art. 6 MSchG muss die Verkehrsdurchsetzung
zum Zeitpunkt der Hinterlegung bestehen545 und bei der Eintragung noch andauern546. Ist die
Verkehrsdurchsetzung im Hinterlegungszeitpunkt nicht hinreichend belegt, kann das
Hinterlegungsdatum bei schweizerischen Marken auf den Zeitpunkt, für den der
entsprechende Nachweis erbracht wird, verschoben werden.547
12.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen
Allgemeines
Die Ermittlung, ob sich das betroffene Zeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen
als Marke durchgesetzt hat, kann sich auf Tatsachen stützen, die erfahrungsgemäss einen
Rückschluss auf die Wahrnehmung dieses Zeichens durch den Abnehmer erlauben.548 Dazu
gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden
sind, oder intensive Werbeanstrengungen.549 Soweit der Hinterleger diesbezüglich Belege
einreicht, müssen diese aufzeigen, in welcher Form, für welche Waren und Dienstleistungen,
in welchem Gebiet und Umfang, durch wen sowie seit wann das angemeldete Zeichen
markenmässig eingesetzt worden ist.
Der Gebrauch des Zeichens muss durch den Hinterleger oder durch einen Dritten mit dessen
Zustimmung erfolgt sein.550
544 BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BGE 127 III 33, E. 2 – BRICO; BGE 120 II 144, E. 3c –
YENI RAKI; BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.4 – ASV; BVGer B-
5169/2011, E. 2.10 – OKTOBERFEST-BIER; BVGer B-2225/2011, E. 2.3.5 – Ein Stück Schweiz.
545 BVGer B-1456/2016, E. 8.5 – Schweiz Aktuell; BVGer B-6363/2014, E. 7.3 – MEISSEN; BVGer B-
2225/2011, E. 2.3.2 – Ein Stück Schweiz; BVGer B-279/2010, E. 4.4 mit Hinweisen – Paris Re;
BVGer B-3394/2007, E. 6.1 – SALESFORCE.COM.
546 BVGer B-1456/2016, E. 8.5 – Schweiz Aktuell. 547 RKGE in sic! 2002, 242, E. 6 – Farbe Gelb (Farbmarke); die ehemalige RKGE hielt aber in diesem
Entscheid auch fest, dass ein früheres Hinterlegungsdatum akzeptiert werden kann, wenn keine
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Verkehrsdurchsetzung erst nach dem Zeitpunkt der
Hinterlegung erfolgt ist. Bei international registrierten Marken ist keine Verschiebung des
Hinterlegungsdatums möglich (BVGer B-279/2010, E. 4.4 – Paris Re). 548 BGE 131 III 121, E. 6 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken); BGE 130 III 328, E. 3.1 mit
Hinweisen – Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-6629/2011, E. 9.3.1 – ASV.
549 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST. 550 Vgl. BVGer B-7397/2006, E. 12 – Gitarrenkopf (dreidimensionale Marke).
12.1.5
12.1.6
12.2.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
226
Beweismittel
Die zulässigen Beweismittel bestimmen sich nach Art. 12 VwVG. Bezüglich der geeigneten
Beweismittel, um den indirekten Nachweis zu erbringen vgl. Grundsatz in Teil 1, Ziff. 5.4.4.1,
S. 30. Auch Bescheinigungen von einschlägigen Fachverbänden können ein Indiz dafür sein,
dass das fragliche Zeichen von den Abnehmern als Hinweis auf den Geschäftsbetrieb des
Hinterlegers verstanden wird.551 Die eingereichten Beweismittel müssen sich auf die Zeit vor
dem Hinterlegungsdatum beziehen.552
Auf Antrag werden Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse
enthalten, aus dem Aktenheft ausgesondert und unterliegen nicht der Akteneinsicht durch
Dritte (vgl. Teil 3, Ziff. 5.2, S. 89, letzter Abschnitt).
Bezug zu den Waren und Dienstleistungen
Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips kann sich die Verkehrsdurchsetzung
nicht auf andere Waren- und Dienstleistungen erstrecken als diejenigen, für welche sie
glaubhaft gemacht wurde.553 Ist die Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren und
Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so zieht dies nicht die Verkehrsdurchsetzung für den
entsprechenden Oberbegriff nach sich.554 Gebrauchsbelege müssen daher sämtliche Waren
und Dienstleistungen abdecken, für welche das Zeichen als durchgesetzte Marke
eingetragen werden soll.
Es liegt in der Mitwirkungspflicht des Hinterlegers (vorne, Teil 1, Ziff. 5.4.2, S. 29),
aufzuzeigen, auf welche Waren bzw. Dienstleistungen sich die einzelnen eingereichten
Belege beziehen.555
Ort des Gebrauchs
Grundsätzlich sind Belege betr. die ganze Schweiz einzureichen.556 In der Praxis reichen
solche aus, welche die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen (Deutschschweiz,
Romandie, Tessin) abdecken. Belege, welche einen Gebrauch im Ausland zeigen, sind zum
Nachweis des Verständnisses der Abnehmer im Inland grundsätzlich unbehelflich.557
551 Vgl. RKGE in sic! 1997, 475, E. 3 – Optima. 552 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.2 – ASV; vgl. zum
Hinterlegungsdatum Ziff. 12.1.6, S. 225. 553 BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer B-1260/2012, E. 2.4 – BÜRGENSTOCK; BVGer
B-6629/2011, E. 9.3.3 – ASV; BVGer B-5169/2011, E. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER; BVGer B-
2999/2011 E. 8 – DIE POST; RKGE in sic! 2002, 242, E. 5a – Farbe Gelb (Farbmarke) (keine
Ausdehnung der Verkehrsdurchsetzung auf die sog. Hilfsmittel, mittels deren eine Dienstleistung
erbracht wird).
554 BVGer B-5169/2011, E. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER; so zieht beispielsweise die glaubhaft
gemachte Verkehrsdurchsetzung für «Hosen» nicht die Verkehrsdurchsetzung für «Bekleidung» nach
sich, da darunter u.a. auch «Mäntel» fallen.
555 Vgl. BVGer B-1456/2016, E. 8.8 – SCHWEIZ AKTUELL. 556 BGE 127 III 33, E. 2 – BRICO; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 mit Hinweisen – FARMER. 557 BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA.
12.2.2
12.2.3
12.2.4
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
227
Bei internationaler Vermarktung kann die Situation im Ausland aber im Rahmen der
Beweiswürdigung als Indiz für eine vergleichbare Zeichenrezeption in der Schweiz gelten.558
Dauer des Gebrauchs
Im Sinne einer allgemeinen Regel verlangt das Institut den Nachweis eines zehnjährigen
markenmässigen Gebrauchs des Zeichens für die fraglichen Waren und Dienstleistungen.
Dieser muss vor dem Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein.559 Die eingereichten Belege
müssen diese Zeitspanne vollständig abdecken.
Je nach Intensität des Gebrauchs und/oder der aufgewendeten Werbemittel kann in
besonderen Fällen – etwa bei Tageszeitungen mit hohen Auflagezahlen – auch der
Gebrauch während eines kürzeren Zeitraums genügen.560 Gleiches gilt für den Nachweis
eines kontinuierlich gesteigerten Umsatzes während eines kürzeren Zeitraums.561
Markenmässiger Gebrauch
Die Belege müssen einen markenmässigen Gebrauch des Zeichens zeigen.562 Die blosse
Bekanntheit eines Zeichens sagt nichts über dessen Funktion als betrieblicher
Herkunftshinweis aus (vgl. oben Ziff. 12.1.1, S. 221). Nicht anrechenbar sind Belege, die
einen rein dekorativen563, firmenmässigen564 oder einen Gebrauch für Hilfswaren565 zeigen.
Das Zeichen muss nicht zwingend auf den betroffenen Waren angebracht werden.
Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Angeboten, Katalogen, Prospekten,
Preislisten und Rechnungen sein, soweit daraus ein Bezug zu den betroffenen Waren und
Dienstleistungen ersichtlich ist.566 An einem solchen kann es bei einem
unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke fehlen: Die ausschliessliche Verwendung als
Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein produktidentifizierendes
Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen dar.
558 Vgl. BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN. 559 Vgl. zum Hinterlegungsdatum Ziff. 12.1.6, S. 225. 560 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 – FARMER;
BVGer B-788/2007, E. 8 – traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.).
561 BVGer in sic! 2007, 745, E. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.). 562 Vgl. betr. ein als Bildmarke angemeldetes Zeichen, das als Teil der Gestaltung der Ware
verwendet wird BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1, 6.3.4 f. – Bouton (Bildmarke). 563 BVGer B-1260/2012, E. 2.4 – BÜRGENSTOCK. 564 BVGer B-6629/2011, E. 9.3.3 – ASV; BVGer B-2687/2011, E. 6.2 – NORMA. 565 BVGer B-5786/2011, E. 7.2 – QATAR AIRWAYS.
566 Vgl. BVGer B-1456/2016, E. 8.5 – Schweiz Aktuell; BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1 – Bouton
(Bildmarke).
12.2.5
12.2.6
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
228
Abweichender Gebrauch
In der Regel muss das Zeichen auf dem Markt als solches und so in Erscheinung treten, wie
es hinterlegt ist und geschützt werden soll.567 Der langjährige Gebrauch eines originär
schutzunfähigen Zeichens in Kombination mit anderen Elementen schliesst Rückschlüsse
auf die Verkehrsdurchsetzung dieses Zeichens in Alleinstellung nicht in jedem Fall aus.568
Soweit die Belege eine solche Verwendung zeigen, ist der Gesamteindruck zu würdigen.
Entscheidend für die Anrechnung der Belege ist, ob das als Marke angemeldete Zeichen im
Gesamteindruck als wesentlich erscheint bzw. ob es Letzteren eindeutig zu beherrschen
vermag. Dies ist namentlich dann nicht der Fall, wenn der Gebrauch des Zeichens
zusammen mit anderen unterscheidungskräftigen Merkmalen erfolgt.569 Der Gesamteindruck
kann aber auch durch nicht unterscheidungskräftige Elemente wesentlich beeinflusst
werden. In solchen Konstellationen kann die Verkehrsdurchsetzung i.d.R. nur mittels einer
direkten Befragung der Abnehmer nachgewiesen werden (vgl. dazu nachfolgend Ziff. 12.3,
S. 228).
Für die Klärung der Frage nach dem abweichenden Gebrauch finden die Kriterien des
rechtserhaltenden Gebrauchs (Art. 11 Abs. 2 MSchG) keine Anwendung.570
Umfang des Gebrauchs
Die Belege müssen langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt
worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen zeigen.571 Dafür geeignet sind
beispielsweise Angaben über verkaufte Stückzahlen, Auflagezahlen, Umsatzzahlen,
Preislisten, Werbeaufwendungen und Rechnungen.
12.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie
Allgemeines
Eine korrekt konzipierte und durchgeführte repräsentative Meinungsumfrage (Demoskopie)
stellt das sicherste Mittel dar, um die Wahrnehmung eines Zeichens durch die Abnehmer zu
klären.572 Sie kann als direkter Nachweis dafür dienen, dass ein originär nicht
unterscheidungskräftiges Zeichen zum Zeitpunkt der Durchführung der Demoskopie (vgl.
dazu oben Ziff. 12.1.6, S. 225) als Marke wahrgenommen wird. Die Demoskopie muss
567 Vgl. BGer in PMMBl 1980 I 10, E. 4 – DIAGONAL; BVGer B-6363/2014, E. 7.2 – MEISSEN; BVGer
B-3550/2009, E. 4.3.3 – FARMER.
568 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 – QATAR AIRWAYS. 569 Vgl. BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST; BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale
Marke). 570 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 – POST. 571 BGE 140 III 109, E. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 – POST; BVGer B-
5169/2011, E. 2.7 – OKTOBERFEST-BIER. 572 BGE 131 III 121, E. 8 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken).
12.2.7
12.2.8
12.3.1
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
229
fachmännisch erstellt werden und insbesondere die Kriterien der Wiederholbarkeit,
Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit beachten.573
Anwendungsfälle
Eine demoskopische Umfrage ist erforderlich, wenn die zur Verfügung stehenden Belege
den vorstehend in Ziff. 12.2.3 bis 12.2.8 angeführten Vorgaben nicht gerecht werden.
Demgegenüber stellt sie in folgenden Fällen lediglich das geeignetste Beweismittel dar:574
Aufgrund der hohen Banalität des Zeichens bleibt auch nach intensivem Gebrauch
zweifelhaft, ob die Abnehmer es als Marke wahrnehmen.575
Bei Zeichen, welche mit dem äusseren Erscheinungsbild der Waren zusammenfallen,
wie unlimitierten Musterungen (vgl. Ziff. 4.10, S. 151), abstrakten Farben (vgl. Ziff. 4.11
S. 152) oder banalen Waren- und Verpackungsformen (vgl. Ziff. 4.12, S. 153). Anders als
Wort- oder Bildzeichen werden solche Zeichen von den betroffenen Abnehmern auch
nach langjährigem Gebrauch grundsätzlich nicht als betrieblicher Herkunftshinweis
wahrgenommen, sondern als die Gestaltung der Ware selber,576 deren Funktion oder
dekorative Ausstattung.
Zu verwendendes Zeichen
Bei der Durchführung der Umfrage ist das Zeichen so, wie es im Eintragungsgesuch
enthalten ist, zu verwenden (v.a. hinsichtlich Ausgestaltung, Proportionen, Farbgebung und
Grösse). Bei dreidimensionalen Zeichen ist den zu Befragenden nach Möglichkeit die Form
als solche vorzulegen, da die Abbildung im Markeneintragungsgesuch lediglich die für die
Registerpublikation nötige Reduktion auf zwei Dimensionen darstellt.
Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
Es ist grundsätzlich für jede Ware und/oder Dienstleistung eine gesonderte Befragung
durchzuführen. Werden mehrere Waren und/oder Dienstleistungen in einer Frage
zusammengefasst, lassen sich keine Rückschlüsse ziehen, ob sich das Umfrageresultat auf
alle oder nur auf einzelne der in der Fragestellung genannten Waren und/oder
Dienstleistungen bezieht.577
Ort der Durchführung
Aus dem Grundsatz, wonach die Verkehrsdurchsetzung für die ganze Schweiz
nachzuweisen ist (vgl. oben Ziff. 12.1.5, S. 225), folgt nicht, dass jede noch so kleine Region
573 Vgl. BVGer B-5169/2011, E. 2.8 – OKTOBERFEST-BIER; vgl. BVGer B-1818/2011, E. 5.2.2 –
SAVANNAH. 574 Das Abstellen auf Gebrauchsbelege ist in diesem Zusammenhang nicht von vornherein
ausgeschlossen.
575 Vgl. BGE 130 III 328, E. 3.4 – Uhrband (dreidimensionale Marke). 576 BGE 130 III 328, E. 3.5 – Uhrband (dreidimensionale Marke). 577 RKGE sic! 2002, 242, E. 5b – Farbe Gelb (Farbmarke).
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
230
in die demoskopische Umfrage miteinbezogen werden muss. Die Repräsentativität bezogen
auf die gesamte schweizerische Wohnbevölkerung muss jedoch gewährleistet sein.
Entscheidend ist, dass mindestens die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen der
Schweiz (Deutschschweiz, Romandie, Tessin) entsprechend ihren Anteilen an der
schweizerischen Gesamtbevölkerung berücksichtigt werden und dass eine korrekte Stadt-
Land-Verteilung beachtet wird.
Bei nicht «sprachgebundenen» Zeichen, welche nachweislich in der ganzen Schweiz
vermarktet werden, ist unter bestimmten Umständen eine regional durchgeführte Umfrage
für die demoskopische Beweisführung ausreichend.578 Glaubhaft zu machen ist diesfalls
zusätzlich, dass das Zeichen in der ganzen Schweiz auf die gleiche Art verwendet wird und
dass Werbeaufwand und Umsatzzahlen in allen Landesteilen vergleichbar sind.579
Die Umfrage ist in einem neutralen Umfeld durchzuführen.580
Art der Erhebung
Die Art der Umfrage richtet sich nach dem Gegenstand der Befragung, d.h. nach dem
fraglichen Zeichen. Häufigste Durchführungsart in der Praxis ist die persönlich-mündliche
Umfrage, bei welcher den Befragten das Zeichen unmittelbar vorgelegt wird (beispielsweise
eine Form bzw. eine Abbildung bei Bildmarken, kombinierten Wort-/Bildmarken oder
Farbmarken).
Anders als bei persönlich-mündlichen Umfragen bestehen bezüglich online mittels Computer
und schriftlich durchgeführter Umfragen aus verschiedenen Gründen je nach Markentyp
Vorbehalte. Diese Arten der Erhebung sind nur bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen
zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung geeignet und sollten sinnvollerweise vor der
Durchführung mit dem Institut abgesprochen werden.581
Die telefonische Durchführung kommt einzig bei reinen Wortmarken infrage. Bei allen
anderen Markentypen scheitert diese Methode daran, dass den Befragten das Zeichen nicht
wie hinterlegt vorliegt.
578 BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 579 BGE 131 III 121, E. 7.3 – Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken). 580 Mit neutralem Umfeld ist namentlich gemeint, dass die Befragung nicht an einem Ort durchgeführt
werden darf, an welchem das betroffene Produkt den Abnehmern aus anderen Gründen als der
Verkehrsdurchsetzung bekannt ist. Beispielsweise würde eine Durchführung der Demoskopie in
Sichtweite eines Werbebanners des Hinterlegers deren Aussagekraft erheblich verfälschen. 581 Bei online mittels Computer durchgeführten Umfragen muss namentlich die Repräsentativität in
Bezug auf die Altersstruktur der Befragten gewährleistet werden. Weiter muss wie bei den
schriftlichen Umfragen die Spontaneität der Antworten sichergestellt und die Mithilfe Dritter
ausgeschlossen werden können. Bei computergestützten Umfragen ist insbesondere sicherzustellen,
dass nicht zu einer vorherigen Frage «zurückgesprungen» und die vorgängig gegebene Antwort
verändert werden kann; Entsprechendes gilt bei schriftlich durchgeführten Umfragen, wo die
Beantwortung der Fragen in der richtigen Reihenfolge ohne vorherige Kenntnis der nachfolgenden
Fragen ebenfalls gewährleistet sein muss.
12.3.6
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
231
Repräsentativität
Bei der Umfrage muss eine repräsentative Gruppe der Abnehmer befragt werden. Nach
Festlegen der massgebenden Verkehrskreise (vgl. oben Ziff. 12.1.4, S. 224) ist daraus i.d.R.
eine aussagekräftige Stichprobe zu bilden.
Sind nur Fachkreise betroffen, kann je nach infrage stehenden Waren bzw. Dienstleistungen
die ermittelte Grundgesamtheit so klein sein, dass alle Betroffenen ohne Weiteres
identifizierbar sind. Diesfalls drängt sich eine Befragung aller Betroffenen auf.
Bei grösserem Umfang der Grundgesamtheit (vor allem bei Durchschnittsabnehmern) ist die
Stichprobe die einzige Möglichkeit, da nicht sämtliche Betroffenen befragt werden können.
Damit die Umfrage repräsentativ ist, muss sichergestellt sein, dass die Stichprobe von hoher
Qualität ist, d.h. in möglichst vielen voneinander unabhängigen Merkmalen ein verkleinertes
Abbild der zu befragenden Grundgesamtheit darstellt.
Die Anzahl der Befragten (d.h. der Umfang der Stichprobe) wirkt sich direkt auf die
Fehlerspanne (Fehlertoleranz) der Stichprobenergebnisse aus: Je grösser die Anzahl der
Befragten ist, desto kleiner ist die Fehlerspanne und desto aussagekräftiger folglich die
Demoskopie. Im Sinne einer Grundregel betrachtet das Institut eine Ausgangszahl von
mindestens 1000 Befragten als ausreichend, wenn Durchschnittsabnehmer zu befragen
sind,582 und eine Ausgangszahl von mindestens 200 Befragten, wenn die Auffassung von
Fachkreisen zu ermitteln ist.
Zu stellende Fragen
Der Aussagewert demoskopischer Umfragen ist in hohem Mass von der Qualität der
gestellten Fragen abhängig.583 Die Fragestellung darf den Befragten nicht von Anfang an auf
eine bestimmte Antwort lenken, sondern muss neutral sein.584 Um zu vermeiden, dass die
Ergebnisse einer bereits durchgeführten Demoskopie durch das Institut aufgrund
konzeptioneller Mängel in Methodik und Durchführung als ungenügend bewertet werden,585
empfiehlt sich eine vorgängige Absprache der geplanten Umfrage mit dem Institut. Die
Fragen müssen im Zusammenhang mit der betroffenen Ware bzw. Dienstleistung zwingend
auf die Ermittlung des Bekanntheits-, des Kennzeichnungs- sowie des Zuordnungsgrades
zielen.586
582 BVGer B-1818/2011, E. 5.2.4 – SAVANNAH. 583 BVGer B-5169/2011, E. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER. 584 Vgl. BVGer B-1818/2011, E. 5.2.6.1 – SAVANNAH. 585 Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST. 586 Vgl. BVGer B-5169/2011, E. 5.3 – OKTOBERFEST-BIER.
12.3.7
12.3.8
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
232
Für den Fragebogen empfiehlt das Institut im Kern folgenden Aufbau:587
a) Ermittlung des Bekanntheitsgrades
Fragebeispiel: Kennen Sie [die Bezeichnung XY / diese Farbe / diese Form / usw.] in
Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung]?
Antwortmöglichkeiten: Ja / Nein / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].
Unter Vorlage des Zeichens soll dessen Bekanntheit in Zusammenhang mit der infrage
stehenden Ware bzw. Dienstleistung ermittelt werden. Es ist darauf zu achten, dass die
möglichen Antworten durch den Interviewer vorgegeben werden.
b) Ermittlung des Kennzeichnungsgrades
Fragebeispiel: Stellt [diese Bezeichnung / diese Farbe / diese Form / usw.] im
Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung] einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes oder
auf verschiedene Unternehmen dar, oder ist das Ihrer Ansicht nach kein Hinweis auf
irgendein Unternehmen?
Antwortmöglichkeiten: Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen / Hinweis auf
mehrere bzw. verschiedene Unternehmen / das ist meiner Ansicht nach kein Hinweis auf
irgendein Unternehmen / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].
Hierbei handelt es sich um die rechtlich entscheidende Frage, mit der geprüft wird, in
welchem Mass die Befragten das Zeichen in Zusammenhang mit der beanspruchten
Ware und/oder Dienstleistung als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen und ihm
somit kennzeichnenden Charakter beimessen.
Bei der Kennzeichnungsfrage sind (inklusive der Antwortmöglichkeit ich kann dazu nichts
sagen [weiss nicht, keine Antwort]) stets vier Antwortmöglichkeiten, welche zumindest
sinngemäss den oben angeführten Beispielen entsprechen, durch den Interviewer
vorzugeben.
Da bei der Verkehrsdurchsetzung die nachträglich aufgrund des Gebrauchs erworbene
Unterscheidungskraft ermittelt wird, dürfen nur diejenigen Personen weiter zum
Kennzeichnungsgrad befragt werden, die das Zeichen bereits kennen und demzufolge
bei der Frage nach der Bekanntheit des Zeichens mit «Ja» geantwortet haben. Zur
Ermittlung des Grades der Verkehrsdurchsetzung werden nur diejenigen Antworten
miteinbezogen, welche im Zeichen einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen
erkennen.
c) Ermittlung des Zuordnungsgrades
Fragebeispiel: Auf welches Unternehmen weist [die Bezeichnung XY / diese Form / diese
Farbe / usw.] hin?
Diese Frage dient der Feststellung, ob das Zeichen durch die Befragten dem
Markenhinterleger und nicht etwa dessen Konkurrenten zugeordnet wird. Es geht um
587 Bezüglich der korrekten Fragestellung werden teilweise auch andere Auffassungen vertreten. Das
vorliegend aufgeführte 4-Alternativen-Modell (Frage b) ist jedoch ein in der Praxis häufig gewähltes
und seit Jahren bewährtes Modell.
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
233
eine zusätzliche Absicherung; die Identifikation des Hinterlegers dient der Überprüfung
der Befunde zur Frage betr. den Kennzeichnungsgrad. Die Frage ist offen, d.h. ohne
vorgegebene Antwortmöglichkeiten, zu stellen. Die Identifikation des Unternehmens kann
unter Umständen auch durch andere Indikatoren als die namentliche Nennung erfolgen,
beispielsweise durch zutreffende Beschreibung des Unternehmens. Es ist nicht
erforderlich, dass das Unternehmen den Abnehmern namentlich bekannt ist.588 Klare
Fehlzuordnungen sind jedoch vom ermittelten Wert des Kennzeichnungsgrads
abzuziehen.589
Es ist nicht ausgeschlossen, den Befragten neben diesen Kernfragen zusätzliche
sachdienliche Aufklärungsfragen zu stellen, beispielsweise zum Zweck der Bestimmung der
massgeblichen Abnehmer (vgl. oben Ziff. 12.1.4, S. 224) oder zur Beantwortung der Frage,
seit wann das Zeichen von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis
wahrgenommen wird. Solche Fragen müssen auf eine Weise formuliert und zu einem
Zeitpunkt gestellt werden, dass dadurch die korrekte Ermittlung des Bekanntheits-,
Kennzeichnungs- und Zuordnungsgrades nicht beeinträchtigt wird.
Grad der Verkehrsdurchsetzung
Das Bundesgericht hat den Wert von zwei Dritteln der repräsentativ Befragten als einen für
die Annahme der Verkehrsdurchsetzung ausreichenden Richtwert bezeichnet; es hat dabei
allerdings gleichzeitig auf einen Richtwert von jedenfalls über 50 Prozent verwiesen, den es
in einem weiteren Entscheid betr. die Frage einer notorisch bekannten Marke angenommen
hatte.590
Bei einem unter 50 Prozent liegenden Kennzeichnungsgrad wird das fragliche Zeichen
nachweislich bzw. per logischen Umkehrschluss von der Mehrheit der Abnehmer gerade
nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet.
Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage
Das demoskopische Gutachten ist dem Institut unter übersichtlichem und neutral
dargestelltem Einbezug der Untersuchungsanlage, der Methode sowie der Ergebnisse
einzureichen. Die dargelegten Ergebnisse müssen nachvollziehbar sein; das Institut behält
sich vor, gegebenenfalls weitere klärende Unterlagen nachzufordern. Insbesondere sind
sämtliche Antworten der Befragten auf alle gestellten Fragen aufgeteilt nach Landesteilen
bzw. Sprachregionen einzeln und unter Angabe der entsprechenden Prozentzahl auf
eindeutige und übersichtliche Art auszuweisen. Es ist darauf zu achten, dass als Basis
(entsprechend 100 Prozent) stets von der Gesamtzahl der Befragten ausgegangen wird.591
Die gestellten Fragen sind im Originalwortlaut aller verwendeten (Landes-)Sprachen
wiederzugeben. Das demoskopische Gutachten muss eine Unterschrift des
588 BGE 128 III 441, E. 1.2 – Appenzeller (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 9.3 – ASV. 589 BVGer B-5169/2011, E. 5.6 und 7.3 – OKTOBERFEST-BIER. 590 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 – POST, mit Verweis auf BGE 130 III 267, E. 4.7.3 – Tripp Trapp. 591 BVGer B-5169/2011, E. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.
12.3.9
12.3.10
Teil 5 – Materielle Markenprüfung
234
Sachverständigen enthalten, mit der die Korrektheit der gemachten Angaben bestätigt wird.
Sämtliche verwendeten Unterlagen, insbesondere das vorgelegte Zeichen, sind (im Original)
beizulegen. Wird die Demoskopie im Rahmen einer Mehrthemen-Umfrage («Omnibus»)
durchgeführt, ist es zweckdienlich, auch die vorangehenden Fragen offenzulegen.592 Als
Mindestanforderung verlangt das Institut eine Bestätigung, dass die vorher gestellten Fragen
die eingereichte Umfrage nicht beeinflusst haben.
592 BVGer B-1818/2011, E. 5.2.5 – SAVANNAH.
235
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
1. Einleitung
Das Widerspruchsverfahren gibt den Inhabern älterer Marken die Möglichkeit, sich nach
erfolgter Publikation vor der Eintragungsbehörde auf relative Ausschlussgründe des Art. 3
MSchG zu berufen. Der Widerspruch richtet sich prozessual betrachtet zwar gegen den
Entscheid des Instituts, eine Marke einzutragen oder einer internationalen Registrierung die
Schutzausdehnung in der Schweiz zu gewähren. Der Widerspruch ist jedoch weder eine
Einsprache noch eine Beschwerde, weil der Widersprechende eine neue Thematik aufgreift1
und nicht eine nochmalige Beurteilung einer bereits geprüften und eingetragenen Marke
beantragt.
Das Widerspruchsverfahren ist ein registerrechtliches Verfahren und soll deshalb möglichst
einfach, rasch und kostengünstig sein.2 Insoweit handelt es sich um ein summarisches
Verfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat und nicht zur Klärung komplizierter
Einzelsachverhalte geeignet ist.3 Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31
MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine
Marke vom Markenschutz auszuschliessen.4 Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch
einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen, wobei beweisbedürftige
Umstände (z.B. die Bekanntheit der älteren Marke) nur insoweit berücksichtigt werden
können, als die für sie wesentlichen Tatsachen institutsnotorisch, unstreitig oder «glaubhaft
gemacht» sind. Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige
Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu
berücksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der
Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr
beschränkt;5 darüber hinausgehende Argumentationen, z.B. lauterkeits-, firmen- oder
namensrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen.6 Das
Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein
Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt. Aufgrund des
beschränkten Streitgegenstandes ist im Widerspruchsverfahren die Geltendmachung des
Rechtsmissbrauchsverbots jedoch nur mit Bezug auf Argumente möglich, die in diesem
Verfahren zur Verfügung stehen.7 Das Argument der Rechtsmissbräuchlichkeit einer
Eintragung als sog. Defensivmarke kann im Widerspruchsverfahren nicht gehört werden.8
1 Es geht im Widerspruchsverfahren um relative und nicht mehr um absolute Ausschlussgründe wie
bei der Markenprüfung. 2 BVGer B-1995/2011, E. 6 – Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.).
3 BVGer B-5467/2011, E. 2.2.1 – NAVITIMER / Maritimer. 4 BVGer B-8006/2010, E. 7 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.). 5 BVGer B-433/2013, E. 3.1 – METRO / METROPOOL. 6 BVGer B-3012/2012, E. 6.4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 7 BVGer B-5129/2016, E. 5 – Chrom-Optics / CHROM-OPTICS. 8 BVGer B-1251/2015, E. 10 – SKY, SKY TV / skybranding.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
236
Der erweiterte Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs (Art. 15
MSchG) kann im Widerspruchsverfahren ebenfalls nicht geltend gemacht werden.9 Art. 31
Abs. 1 MSchG verweist ausdrücklich nur auf die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3
Abs. 1 MSchG, nicht aber auf die Bestimmungen zum Schutz der berühmten Marke.
2. Sachentscheidvoraussetzungen
Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch
erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der
Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen.
Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2.1 Widerspruchsschrift
Der Widerspruch ist schriftlich in zwei Exemplaren einzureichen (Art. 20 MSchV).10 Dazu
kann das vom Institut zur Verfügung gestellte Formular verwendet werden.11 Ein
Formularzwang besteht jedoch nicht. Die beiden Exemplare der Widerspruchsschrift müssen
unterzeichnet sein. Die Unterschrift auf einer durch Telefax oder elektronisch übermittelten
Eingabe wird als rechtsgültig anerkannt. Fehlt auf einer Eingabe die rechtsgültige
Unterschrift, so wird das ursprüngliche Einreichungsdatum anerkannt, wenn eine inhaltlich
identische und unterzeichnete Eingabe innerhalb eines Monats nach Aufforderung des
Instituts nachgereicht wird (Art. 6 Abs. 2 MSchV). Eingaben per E-Mail müssen an die
speziell für elektronische Eingaben vorgesehene E-Mail-Adresse (tm.admin@ekomm.ipi.ch)
geschickt werden.12 Es genügt hierbei die Einreichung eines einzigen Exemplars der
Eingabe.
Art. 20 MSchV bestimmt die notwendigen Angaben, die ein Widerspruch zu enthalten hat:
a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Widersprechenden;
b) die Registernummer der Markeneintragung oder die Gesuchsnummer der
Markenhinterlegung, auf die sich der Widerspruch stützt;
c) die Registernummer der angefochtenen Markeneintragung sowie den Namen oder die
Firma des Markeninhabers;
d) die Erklärung, in welchem Umfang gegen die Eintragung Widerspruch erhoben wird;
e) eine kurze Begründung des Widerspruchs.
9 BVGer B-6573/2016, E. 7 – Apple (fig.), Apple (fig.) / ADAMIS GROUP (fig.). 10 Auch sämtliche weiteren Eingaben und Belege wie Stellungnahme, Replik, Duplik, Registerauszüge
usw. sind (ausser bei elektronischer Eingabe) in zwei Exemplaren einzureichen. 11 Es kann beim Institut bestellt oder direkt über das Internet heruntergeladen werden
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/ma_f_widerspruch_d.doc . 12 Vgl. https://ekomm.ipi.ch.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
237
2.2 Rechtsbegehren
Dem Begehren muss entnommen werden können, dass die Eintragung einer bestimmten
Marke in einem bestimmten Umfang angefochten wird. Richtet sich der Widerspruch nur
gegen einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die angefochtene Marke
eingetragen ist, sind die entsprechenden Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen
genau anzugeben (Art. 20 lit. d MSchV). Es reicht in diesem Zusammenhang nicht, wenn
z.B. angegeben wird, der Widerspruch richte sich gegen alle «gleichartigen Waren oder
Dienstleistungen». Der Antrag muss vielmehr so präzise abgefasst sein, dass das Verfahren
ohne weitere Abklärungen instruiert werden kann.13 Bei teilweisen Widersprüchen sind die
Waren und/oder Dienstleistungen, gegen welche sich der Widerspruch richtet, in derjenigen
Sprache anzugeben, in welcher sie im Register eingetragen sind. Das Institut hat betreffend
Gesuche um internationale Registrierung erklärt, dass die Waren- und/oder
Dienstleistungsliste in Französisch eingereicht werden muss (Art. 47 Abs. 3 MSchV, Regel
6.1)a) und 2) GAFO). In Analogie gilt dies auch für Anträge betreffend den Widerruf oder die
Löschung von Waren und/oder Dienstleistungen: die zu widerrufenden bzw. zu löschenden
Waren und/oder Dienstleistungen in Verfahren gegen internationale Registrierungen sind
somit immer auf Französisch zu formulieren.
Aus der Dispositionsmaxime ergibt sich, dass eine Beschränkung des Widerspruchs auf
einzelne Waren und/oder Dienstleistungen auch noch nach Ablauf der Widerspruchsfrist
zulässig ist, die Erweiterung bzw. Rückgängigmachung einer früheren Einschränkung
dagegen nicht.14
Ist das Rechtsbegehren unklar, wird dem Widersprechenden eine kurze Nachfrist gegeben,
um das Rechtsbegehren zu präzisieren.
2.3 Begründung
Aus Art. 31 Abs. 2 MSchG ergibt sich, dass der Widerspruch begründet sein muss. Eine
kurze Begründung genügt (Art. 20 lit. e MSchV), sollte jedoch sämtliche entscheidrelevanten
Tatsachen enthalten. Fehlt die Begründung ganz, wird auf den Widerspruch nicht
eingetreten.
2.4 Parteien
Aktivlegitimation
Für die Berechtigung zur Erhebung eines Widerspruchs vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.1.1, S. 22.
2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke
Als älter gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach den Art. 6 bis 8
MSchG geniessen (Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG). Gemäss Art. 6 MSchG steht das Markenrecht
13 RKGE in sic! 2000, 111, E. 3 f. – LUK (fig.) / LuK. 14 RKGE in sic! 2005, 293, E. 2 – BalTec / B.A. Tech.
2.4.1
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
238
demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Hinterlegungspriorität). Zu beachten ist auch
eine allfällige Priorität nach der PVÜ oder die Ausstellungspriorität (Art. 7 und 8 MSchG). Der
Hinterlegungszeitpunkt wird im Markenrecht nach Tagen bestimmt. Bei gleicher Priorität ist
ein Widerspruch ausgeschlossen.
2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke
2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen
Widerspruch gegen eine Neueintragung kann gegebenenfalls auch derjenige erheben,
dessen Zeichen zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke im Sinne von Art.
6bis PVÜ in der Schweiz notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG). Der Begriff der
notorisch bekannten Marke wird im MSchG nicht definiert. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG verweist
lediglich auf Art. 6bis PVÜ, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Eintragung und den
Gebrauch von Marken zu untersagen, die mit einer im Inland notorisch bekannten Marke
verwechselbar sind. Gemäss Art. 16 Abs. 2 Satz 1 TRIPS15 findet Art. 6bis PVÜ auf
Dienstleistungen entsprechende Anwendung. Bei einer behaupteten Notorietät ist auf den
Widerspruch einzutreten, es sei denn, die widersprechende Partei wäre nicht Trägerin des
geltend gemachten Rechts. Ob das behauptete Recht besteht, ist eine materiellrechtliche
Frage.16
2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts
Die Bestimmung zum Schutz der notorisch bekannten Marke soll den Inhaber einer in der
Schweiz notorisch bekannten ausländischen Marke vor missbräuchlichen
Markenaneignungen im Inland schützen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke ist
Ausfluss einer Interessenabwägung, wonach es sich unter besonderen Umständen
rechtfertigen kann, vom Eintragungsprinzip abzuweichen und dem Inhaber einer im Inland
bekannten Marke Rechtsschutz zu gewähren, obwohl die Marke im Inland nicht eingetragen
ist. Art. 6bis PVÜ sowie Art. 16 Abs. 2 TRIPS wurden im Bestreben geschaffen, eigentlicher
Markenpiraterie entgegenzuwirken.17
Es wird insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notorische
Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländischen Marke berufen kann, dessen Marke in
der Schweiz notorisch bekannt ist. Kann sich der Widersprechende nicht auf eine im Ausland
geschützte Marke stützen, ist der Widerspruch ohne weitere Prüfung der erforderlichen
Bekanntheit des Widerspruchszeichens bereits aus diesem Grund abzuweisen.18
15 SR 0.632.20 Anhang 1 C. 16 BVGer B-2323/2009, E. 1.2 – Circus Conelli; RKGE in sic! 2000, 699, E. 2 – internet.com /
InternetCom (fig.). 17 BVGer B-1752/2009, E. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.).
18 BVGer B-1752/2009, E. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); BVGer B-2323/2009, E. 6 – Circus
Conelli.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
239
2.4.1.2.3 Die erforderliche Bekanntheit
Der massgebliche Zeitpunkt für die Frage der erreichten notorischen Bekanntheit der
Widerspruchsmarke ist jener der Hinterlegung der angefochtenen Marke.19 Die PVÜ spricht
im französischen Originaltext in Bezug auf den Begriff «notorisch bekannte» Marke von
«marque notoirement connue» bzw. in der amtlichen englischen Übersetzung von «well-
known mark». Entsprechend genügt die blosse Bekanntheit einer Marke noch nicht zur
Inanspruchnahme der Vorteile gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG, sondern eine in der
Schweiz nicht eingetragene Marke muss vielmehr «notorisch» bekannt sein, um im
Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden zu können.20 Mit anderen Worten sind für das
Erreichen der notorischen Bekanntheit höhere Anforderungen anzusetzen als bei einer
eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzumfang einer
bekannten Marke zuerkannt werden soll (vgl. Ziff. 6.7, S. 265). So hält auch das
Bundesgericht fest, «la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore
notoire».21 Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit mehr als nur eine vage Kenntnis
der Existenz der Marke im Inland voraus.
Nach der gemeinsamen Empfehlung betr. Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken
der OMPI beurteilt sich die Notorietät einer Marke nach den Umständen des Einzelfalls,
wobei namentlich die folgenden Kriterien massgebend sein sollen:22 der Bekanntheitsgrad
der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen, die Dauer, der Umfang und die geografische
Ausdehnung des Markengebrauchs und der Markenbewerbung, die Dauer und die
geografische Ausdehnung erfolgter oder beantragter Markenregistrierungen, der bisherige
Schutz des Markenrechts, insbesondere durch Anerkennung der Notorietät durch die
zuständigen Instanzen einzelner Vertragsstaaten, sowie der mit der Marke verbundene Wert.
Als massgebende Verkehrskreise werden exemplarisch die Konsumenten, die
Vertriebskanäle sowie die Händler genannt. Das Bundesgericht hat erkannt, dass die
notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt und
sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen beurteilt. Im
Übrigen hat es aber die Anforderungen an den Bekanntheitsgrad der Notorietät bisher nicht
näher umschrieben.23
Es genügt, wenn die Marke dem beteiligten Verkehrskreis notorisch bekannt ist.24 Den
massgeblichen Verkehrskreisen muss offenkundig sein, dass das Zeichen als Marke von
einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber
beansprucht wird.25 Die Notorietät der Marke muss bei jenem Teil der schweizerischen
Öffentlichkeit vorliegen, der als Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in
Betracht kommt. Dies wird i.d.R. bedingen, dass die Marke in der Schweiz entweder intensiv
19 Vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.2.3 – G (fig.) / G (fig.). 20 RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch. 21 BGer in sic! 2001, 318, E. 3c – CENTRAL PERK. 22 Art. 2 Gemeinsame Empfehlung betr. Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken, in sic! 2000,
48 f.
23 BGE 130 III 267, E. 4.4 und 4.7.3 – Tripp Trapp. 24 BGE 130 III 267, E. 4.7.2 – Tripp Trapp. 25 BGE 130 III 267, E. 4.4 und 4.7.3 – Tripp Trapp.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
240
gebraucht oder wenigstens intensiv beworben wird oder dass die Marke im Ausland
gebraucht wird und die Kunde davon in die Schweiz gedrungen ist. Das Bundesgericht hat
erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht
voraussetzt, sondern sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen
Verkehrskreisen beurteilt.26 Die Notorietät kann sich dabei im Rahmen der Spezialität des
Markenrechts nur auf bestimmte Waren und Dienstleistungen beziehen, nämlich auf
diejenigen, für welche die Marke gebraucht oder beworben wird. Eine notorisch bekannte
Marke kann keinen Schutz für Waren oder Dienstleistungen beanspruchen, die ausserhalb
der mit der Marke versehenen Waren und Dienstleistungen liegen.27 Eine Ausdehnung des
Markenschutzes über den Gleichartigkeitsbereich hinaus kommt im Widerspruchsverfahren
nicht infrage und kann einzig im Rahmen eines Zivilprozesses geltend gemacht werden.28
2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietät
Der «eingeschränkte» Untersuchungsgrundsatz im Widerspruchsverfahren (Teil, 1, Ziff. 5.4,
S. 29) gilt auch für die Frage des Bestehens einer notorisch bekannten Marke. So, wie vom
Widersprechenden in Art. 20 lit. b MSchV verlangt wird, sein eingetragenes oder
angemeldetes Markenrecht zu bezeichnen, so muss auch vom Widersprechenden, der sich
auf ein nicht eingetragenes, notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, verlangt werden, dass
er sein Recht nachweist.29 Vermag der Widersprechende folglich die notorische Bekanntheit
seines Kennzeichens nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat in analoger Anwendung von
Art. 8 ZGB diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen.
Das Gesetz äussert sich nicht konkret dazu, ob im Widerspruchsverfahren die notorische
Bekanntheit zu beweisen oder lediglich glaubhaft zu machen ist. In Bezug auf die Einrede
des fehlenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke hält Art. 32 MSchG jedoch explizit fest,
dass die Glaubhaftmachung des Gebrauchs durch den Widersprechenden genügt. Daraus
wäre zu schliessen, dass über die übrigen Tatsachen im Widerspruchsverfahren,
insbesondere das Vorliegen einer notorisch bekannten Marke, der strikte Beweis zu führen
wäre. Dies würde meist die Durchführung eines ausgedehnten Beweisverfahrens bedingen,
was nicht dem Sinn und Zweck des Widerspruchsverfahrens als möglichst einfachem und
raschem Verfahren entsprechen würde. Zudem kommt dem Entscheid im
Widerspruchsverfahren in einem allfälligen Zivilprozess keine Bindungswirkung zu.30
Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig
überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind.31
26 BGE 130 III 267, E. 4.4 – Tripp Trapp; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.1 – G (fig.) / G (fig.). 27 RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch. 28 BGE 130 III 267, E. 4.9 – Tripp Trapp. 29 RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse
(fig.).
30 BGE 128 III 441, E. 2 – Appenzeller Switzerland (fig.) / Appenzeller Natural (fig.): Nichtigerklärung
einer Marke im Zivilprozess trotz vorgängiger Abweisung eines gegen dieselbe Marke gerichteten
Widerspruchs; BVGer B-3556/2012, E. 2.2.2 – TCS / TCS.
31 BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 – GALLUP; BVGer B-7524/2016, E. 2.7 – DIADORA / Dador Dry
Waterwear (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
241
Passivlegitimation
Bzgl. Passivlegitimation vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.2, S. 22.
2.5 Widerspruchsfrist
Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung
beim Institut einzureichen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Frist ist nicht erstreckbar (Art. 22
Abs. 1 VwVG), und eine Weiterbehandlung bei Fristversäumnis ist ausgeschlossen (Art. 41
Abs. 4 lit. c MSchG).
Schweizer Marken werden in Swissreg (abrufbar unter: https://www.swissreg.ch) publiziert.
Die internationalen Registrierungen werden in dem von der OMPI bestimmten
Publikationsorgan (zurzeit «Gazette OMPI des marques internationales») veröffentlicht
(Art. 43 Abs. 1 MSchV, Art. 44 Abs. 2 MSchG i.V.m. Regel 32 GAFO).
Die Widerspruchsfrist wird durch die Publikation der Schweizer Marke in Swissreg ausgelöst.
Folglich beginnt die Widerspruchsfrist am Tag der Publikation um Mitternacht zu laufen.
Bei internationalen Registrierungen beginnt die Frist um Mitternacht am ersten Tag des
Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung der entsprechenden
Schutzausdehnung in der Gazette folgt (Art. 50 Abs. 1 MSchV).
Bezüglich der Fristberechnung wird auf den Allgemeinen Teil verwiesen (vgl. Teil 1, Ziff.
5.5.2, S. 32).
Beispiele für die Fristberechnung:
Publikation einer Schweizer Marke in Swissreg am 17. Juli 2014: Fristbeginn 17. Juli 2014
um 24 Uhr; Fristablauf 17. Oktober 2014 um 24 Uhr.
Publikation einer Internationalen Registrierung in der Gazette vom 17. Juli 2014: Fristbeginn
am 1. August 2014 um 24 Uhr; Fristablauf am 1. November 2014 um 24 Uhr.
2.6 Widerspruchsgebühr
Zahlungsfrist und Gebührenhöhe
Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Widerspruchsfrist zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2
MSchG). Die Höhe der Gebühr beträgt CHF 800.–.32 Das Widerspruchsverfahren ist dabei
auf einen Vergleich zwischen der Marke, auf welche der Widerspruch gestützt wird, und der
angefochtenen Marke beschränkt. Wird der Widerspruch auf mehrere Marken gestützt, wird
für jede Marke ein selbstständiges Verfahren eröffnet.33 Dasselbe gilt auch, wenn sich der
Widerspruch gegen mehrere Marken richtet. Pro Widerspruchsverfahren ist je eine Gebühr
zu bezahlen.34 Indessen kann im Sinne einer Verstärkung des Schutzumfanges einer
32 IGE-GebV Anhang I. 33 Vgl. Widerspruchsformular Ziffern 4 und 7. 34 RKGE in sic! 2004, 103, E. 3 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label.
2.4.2
2.6.1
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
242
Widerspruchsmarke der Umstand berücksichtigt werden, dass ihr Inhaber neben der
Widerspruchsmarke noch weitere, davon abgeleitete Serienmarken verwendet.35
Bezüglich der Zahlungsmittel und der Zahlungsfrist wird auf den Allgemeinen Teil verwiesen
(vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 und 11.5, S. 55 f.).
Wird die Widerspruchsgebühr nicht innert Frist bezahlt, fehlt es an einer
Prozessvoraussetzung und der Widerspruch gilt als nicht eingereicht (Art. 24 Abs. 1 MSchV).
Stützt sich der Widerspruch auf mehrere Marken oder richtet sich der Widerspruch gegen
mehrere Marken, wurde aber innert Frist nur eine Gebühr entrichtet, kann der
Widersprechende innert einer vom Institut angesetzten Nachfrist auch nach Fristablauf noch
klarstellen, für welchen der erhobenen Widersprüche die Gebührenzahlung bestimmt ist.36
Eine ergänzende Zahlung ist indessen zufolge der abgelaufenen Widerspruchsfrist nicht
mehr möglich, und eine Weiterbehandlung ist ausgeschlossen.37
Einzahlung auf das Postkonto des Instituts
Die Widerspruchsgebühr ist auch in den Fällen, in denen eine Rechnung des Instituts verlangt
wird, innert der gesetzlichen Widerspruchsfrist und gemäss IGE-GebV zu bezahlen (vgl. Teil
1, Ziff. 11.3 ff, S. 55).
3. Mängel des Widerspruchs
3.1 Nicht behebbare Mängel
Auf einen nach Fristablauf eingereichten Widerspruch wird nicht eingetreten. Da es sich um
eine gesetzliche Frist handelt, kann sie nicht erstreckt werden (Art. 31 Abs. 2 MSchG i.V.m.
Art. 22 Abs. 1 VwVG). Gleich verhält es sich bei nicht oder verspätet bezahlter
Widerspruchsgebühr (Art. 31 Abs. 2 MSchG).38 Nicht eingetreten werden kann sodann auf
einen Widerspruch,
der ohne Begründung eingereicht wird (Art. 31 Abs. 2 MSchG);
der sich gegen eine gelöschte oder nicht eingetragene Marke richtet (Art. 31 Abs. 1
MSchG);
der sich nicht auf eine (ältere) Marke stützt (Art. 31 Abs. 1 MSchG);
der sich gegen eine ältere Marke richtet (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art 3 MSchG);
35 BVGer B-5076/2011, E. 9.1 – Doppelrhombus (fig.) / UNLIMITED (fig.). 36 Vgl. aber RKGE in sic! 1999, 283, E. 4 – Chalet. 37 Art. 31 Abs. 2 i.V.m. Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG.
38 RKGE in sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; BVGer B-6608/2009, E. 5 – REPSOL (fig.) /
REXOL.
2.6.2
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
243
der sich gegen ein Markengesuch richtet;39
bei dem ein sonstiges wesentliches Element, wie die Bezeichnung der Parteien oder die
Identifikation der sich gegenüberstehenden Marken, überhaupt fehlt (Art. 20 MSchV);
bei dem die Aktivlegitimation,40 die Partei- und/oder Prozessfähigkeit nicht gegeben ist.
3.2 Behebbare Mängel
Behebbare Mängel liegen vor, wenn für den Widerspruch wesentliche Elemente zwar
vorhanden, aber fehlerhaft sind. Bei behebbaren Mängeln wird eine Nachfrist angesetzt mit
dem Hinweis darauf, dass bei versäumter Frist auf den Widerspruch nicht eingetreten werde
(Art. 23 VwVG).
Eine Nachfrist ist z.B. anzusetzen bei einem Widerspruch,
bei dem ein Zustellungsdomizil nach Art. 42 MSchG bezeichnet werden muss und ein
solches noch fehlt,
bei dem sich die Parteien vertreten lassen, das Institut Zweifel über das
Vertretungsverhältnis hat und die Vertretervollmacht fehlt (Art. 21 und 5 MSchV);
der keine Unterschrift enthält.41
Eine Nachfrist wird im Weiteren angesetzt, wenn Rechtsbegehren unklar oder
auslegungsbedürftig sind, insbesondere wenn Unklarheiten in Bezug auf den Umfang des
Widerspruchs bestehen (Art. 20 lit. d MSchV).42 Untergeordnete Mängel können auch ohne
Nachfristansetzung durch die Parteien oder von Amtes wegen korrigiert werden.43
Wird nur teilweise Widerspruch erhoben, d.h., richtet sich der Widerspruch nur gegen
einzelne Klassen bzw. einzelne Waren und/oder Dienstleistungen, sind die Waren und
Dienstleistungen, welche bei der angefochtenen Marke zu widerrufen sind, im Einzelnen
aufzuführen. Unzulässig wäre also z.B. folgendes Rechtsbegehren: «Es sind alle
gleichartigen Waren und Dienstleistungen zu widerrufen.» Beim Widerspruchsverfahren
handelt es sich um ein reines Registerverfahren, bei welchem ein Gestaltungsurteil
(beispielsweise eine Umformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses) nicht
möglich ist. Wie im Zivilprozess ist das Rechtsbegehren so zu formulieren, dass es bei
Gutheissung des Widerspruchs unverändert in das Dispositiv des Entscheides übernommen
werden kann. Dem Widersprechenden wird eine Nachfrist angesetzt, um den Umfang des
Widerspruchs zu präzisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird auf den
39 Nach Ansicht des Instituts ist ein Widerspruch gegen ein Markengesuch aufgrund des eindeutigen
Wortlautes von Art. 31 MSchG, dass sich der Widerspruch gegen die «Eintragung» richtet,
ausgeschlossen.
40 BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 41 Vgl. Ziff. 2.1, S. 236. 42 BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 43 RKGE in sic! 2001, 813, E. 9 – Viva / CoopViva (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
244
Widerspruch in Bezug auf die unklaren Rechtsbegehren (ganz oder teilweise) nicht
eingetreten.44
Ist die widersprechende Partei im Markenregister nicht (oder noch nicht) als Markeninhaber
der Widerspruchsmarke eingetragen, so wird ihr eine Nachfrist angesetzt, um ihre
Aktivlegitimation im Zeitpunkt des Einreichens des Widerspruchs nachzuweisen.45 Kann die
Aktivlegitimation nicht nachgewiesen werden, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten.
Sind mehrere Personen Inhaber einer Marke oder Inhaber eines Markenrechts, so fordert
das Institut sie auf, einen gemeinsamen Vertreter zu bestimmen. Die Vertretungsvollmacht
muss diesfalls von allen Markeninhabern unterschrieben sein. Solange kein Vertreter
bestimmt wurde, können die Markenhinterleger oder Markeninhaber gegenüber dem Institut
nur gemeinschaftlich handeln (Art. 4 MSchV).
3.3 Behebung von Mängeln innerhalb der Widerspruchsfrist
Werden Mängel, bei denen keine Nachfrist angesetzt werden kann, vom Institut vor Ablauf
der Widerspruchsfrist festgestellt, wird die widersprechende Partei darüber nach Möglichkeit
in Kenntnis gesetzt. Es besteht diesbezüglich jedoch keinerlei Anspruch der Parteien. Wird
der Widerspruch erst am letzten oder zweitletzten Tag der Frist eingereicht, kann die
widersprechende Partei nicht mehr auf die Mängel aufmerksam gemacht werden.
4. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren
4.1 Mehrere Widersprüche gegen eine Marke
Die Behandlung der Widersprüche kann in einem einzigen Verfahren vereinigt werden (Art.
23 Abs. 1 MSchV). Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl oder die Höhe der
Widerspruchsgebühren.46
Art. 23 Abs. 2 MSchV ermöglicht die Sistierung des Widerspruchsverfahrens betr. weitere
Widersprüche, wenn gegen die angefochtene Marke bereits ein Widerspruch hängig ist. Aus
Gründen der Zweckmässigkeit kann das Institut einen Widerspruch entscheiden und die
Behandlung der übrigen Widersprüche aussetzen.
4.2 Sistierung
Neben dem vorangehend erwähnten Beispiel (vgl. auch Teil 1, Ziff. 6, S. 44) wird das
Widerspruchsverfahren auch ausgesetzt, falls sich der Widerspruch nicht auf eine
eingetragene Marke, sondern lediglich auf eine Markenhinterlegung stützt. Diesfalls wird das
Widerspruchsverfahren bis zur Eintragung der Widerspruchsmarke sistiert (Art. 23 Abs. 3
MSchV).
44 RKGE in sic! 2000, 111, E. 4 ff. – LUK (fig.) / LuK. 45 Vgl. Art. 17 MSchG; BVGer B-5165/2011, E. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 46 Siehe vorne Ziff. 2.6.1, S. 241.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
245
Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruch auf eine internationale Registrierung stützt,
welche Gegenstand einer vorläufigen Schutzverweigerung aus absoluten
Ausschlussgründen ist oder sein könnte. Bis über diese Schutzverweigerung endgültig
entschieden ist, wird das Widerspruchsverfahren sistiert (Art. 51 Abs. 1 MSchV).
Ein weiterer Grund zur Sistierung von Amtes wegen ist gegeben, wenn die international
registrierte Widerspruchsmarke oder die angefochtene internationale Registrierung gelöscht
wird, der Inhaber aber die Möglichkeit hat, die Umwandlung47 in ein nationales Gesuch zu
beantragen (Art. 9quinquies MMP und Art. 46a MSchG). Die Umwandlung kann innerhalb von
drei Monaten nach Löschung der internationalen Registrierung beim Institut beantragt
werden. Das aus einer Umwandlung hervorgegangene Gesuch wird sodann einer
materiellen Prüfung auf absolute Ausschlussgründe unterzogen. Das Widerspruchsverfahren
wird in diesen Fällen bis zum Abschluss dieser Prüfung sistiert. Wird keine Umwandlung
beantragt, wird das Verfahren nach Ablauf der dreimonatigen Frist abgeschrieben.
4.3 Information über eingegangene Widersprüche
Auf der Datenbank https://www.swissreg.ch ist ersichtlich, ob gegen eine Marke ein
Widerspruchsverfahren hängig ist. Die Widerspruchsinformationen in Swissreg erlauben es,
Rückschlüsse auf den Beginn der fünfjährigen Karenzfrist zu ziehen. Es wird eine der
folgenden Statusinformationen angezeigt:
bisher kein Widerspruch
hängig beim Institut
Entscheid Institut vom …
hängig bei BVGer
Entscheid RKGE bzw. BVGer vom …
Sind seit Ablauf der Widerspruchsfrist mehr als zwei Wochen vergangen, kann angenommen
werden, dass gegen die Marke kein Widerspruch eingereicht worden ist.48 Die Publikation
dieser Statusinformation ist jedoch unverbindlich.
Auf entsprechendes Gesuch hin bestätigt das Institut frühestens zwei Wochen nach Ablauf
der Widerspruchsfrist schriftlich, dass gegen eine neu publizierte Marke kein Widerspruch
erhoben worden ist.
5. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren
5.1 Einrede des Nichtgebrauchs
Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben,
muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). In einem späteren
47 Teil 4, Ziff. 2.5.5, S. 97.
48 Bei den zwei Wochen handelt es sich um eine Sicherheitsmarge wegen allfälliger Verzögerung bei
der Zustellung oder Bearbeitung.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
246
Stadium des Verfahrens bleibt diese Einrede unberücksichtigt.49 Die Behauptung des
Nichtgebrauchs muss klar und unmissverständlich aus der Widerspruchsantwort
hervorgehen. Es genügt beispielsweise nicht, dass die Ausführungen nur den Schluss
zulassen, der Widerspruchsgegner sei offenbar von einem beschränkten Gebrauch der
Widerspruchsmarke ausgegangen, ohne dass er diese Behauptung klar aufstellt.50 Ist nach
den Äusserungen des Widerspruchsgegners nicht klar, ob er tatsächlich den Nichtgebrauch
im Sinne von Art. 32 MSchG behauptet, ist ihm Gelegenheit zu bieten, dies zu präzisieren.
Im Widerspruchsverfahren ist der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke vom
Widerspruchsgegner lediglich zu behaupten (Art. 32 MSchG) und nicht glaubhaft zu machen,
wie es Art. 12 Abs. 3 MSchG für einen Zivilprozess voraussetzt.
Ist die Karenzfrist im Zeitpunkt der Einrede noch nicht abgelaufen oder wird die Einrede im
Verlauf des Verfahrens zurückgezogen, muss der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht
geprüft werden.
Soweit der Gebrauch nicht bestritten ist oder die Karenzfrist noch nicht abgelaufen ist, sind
die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen für die Gleichartigkeit massgebend,
auch wenn die Marke tatsächlich nicht oder nur für einen Teil der eingetragenen Waren
und/oder Dienstleistungen gebraucht wird.51 Wird der Gebrauch nach Ablauf der Karenzfrist
aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf
(Art. 12 Abs. 2 MSchG). Voraussetzung ist, dass in der Zeitspanne zwischen Ablauf der
Karenzfrist und dem Gebrauch der Marke niemand den Nichtgebrauch geltend gemacht hat.
5.2 Karenzfrist
Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber eine fünfjährige Karenzfrist zur
Gebrauchsaufnahme. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss
Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten.52
Beginn der Karenzfrist
Für Schweizer Marken beginnt die Karenzfrist nach unbenütztem Ablauf der
Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG).
Die Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen hängt von verschiedenen
Faktoren ab. Zuerst gilt es zu prüfen, ob die internationale Registrierung von einer
Schutzverweigerung betroffen ist. In diesem Fall beginnt die Karenzfrist mit rechtskräftigem
Abschluss dieses Verfahrens zu laufen,53 analog zur Situation bei Schweizer Marken
gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG.
49 BVGer B-7202/2014, E. 3.1 f. – GEO / Geo influence. 50 BVGer B-5226/2015, E. 2.2.1.4 – Estrella Galicia (fig.) / Estrella Damm BARCELONA (fig.). 51 BVGer B-6665/2010, E. 2.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office; BVGer B-5312/2015, E. 4.2 – JOY
(fig.) / enjoy (fig.). 52 BVGer B-159/2014, E. 2.1.1.3 – BELVEDERE / CA'BELVEDERE AMARONE (fig.).
53 Der Abschluss des Verfahrens erfolgt entweder mit Erlass einer Verfügung auf nationaler Ebene
oder mit Erlass einer Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter GAFO. Vgl. zur
5.2.1
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
247
Wurde hingegen bei einer internationalen Registrierung eine Erklärung der
Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) GAFO54 erlassen, beginnt die Karenzfrist mit dem
Datum der Gazette, in welcher diese Erklärung publiziert wurde, zu laufen.55
Falls keine vorläufige Schutzverweigerung oder Schutzgewährung gemäss Art. 18ter 1 GAFO
im Register eingetragen wurde, wird der Beginn der Karenzfrist unterschiedlich berechnet.
Massgebend ist dabei nicht das Datum der Eintragung im internationalen Register, weil zu
diesem Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob die internationale Registrierung zum Schutz in der
Schweiz zugelassen wird. Die Karenzfrist beginnt vielmehr erst ab dem Zeitpunkt zu laufen,
ab welchem feststeht, dass dem Zeichen keine Schutzausschlussgründe mehr
entgegenstehen (können). Bei internationalen Registrierungen hängt dieser Zeitpunkt vom
Ausführungsregime, dem diese Marke unterstellt ist (vgl. hierzu Teil 4, Ziffer 3.2.1, S. 103),
sowie vom Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification») ab.
Wenn das MMP Anwendung findet, beträgt die Frist zum Erlass einer Schutzverweigerung
18 Monate (Art. 5.2)b) MMP).56 Die Karenzfrist beginnt folglich 18 Monate nach dem Datum
der Mitteilung («date de notification»), d.h. dem Datum, an welchem die OMPI das
Registerblatt der nationalen Behörde gesandt hat und die Frist für das Erlassen einer
Schutzverweigerung läuft (vgl. Regel 18.1)a)iii) GAFO). Dieses Datum kann ohne Weiteres
um mehrere Monate vom eigentlichen Eintragungsdatum im internationalen Register
abweichen.
Wenn das MMP lediglich aufgrund von Art. 9sexies 1)b) MMP Anwendung findet, beginnt die
Frist ein Jahr nach dem Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification»)
zu laufen.
Verlängerung der Markeneintragung
Bei der Verlängerung der Markeneintragung (Art. 10 Abs. 2 MSchG) handelt es sich um
einen reinen Formalakt. Dieser löst weder eine neue Benutzungsschonfrist aus (vgl. Art. 12
Abs. 1 MSchG), noch kann gegen die verlängerte Marke Widerspruch erhoben werden.
Ablauf der Karenzfrist während des Verfahrens
Erhebt der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme die Einrede des
Nichtgebrauchs und ist zu diesem Zeitpunkt die Karenzfrist abgelaufen, so muss der
Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch
glaubhaft machen (Art. 22 Abs. 3 MSchV i.V.m. Art. 32 MSchG).
Fristberechnung auch BVGer B-576/2009 E. 4 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.) mit Verweisen auf die
Rechtsprechung. 54 Gemäss Regel 18ter 1) GAFO ist die Erklärung der Schutzgewährung (wenn zuvor keine vorläufige
Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) seit dem 1. Januar 2011 obligatorisch (GAFO-Änderung vom
1. September 2009). 55 Dies aus Gründen der Rechtssicherheit: Lediglich das Datum der Gazette-Publikation ist sowohl für
den Markeninhaber als auch für Dritte klar und einfach ersichtlich.
56 Die Schweiz hat eine Erklärung abgegeben, gemäss welcher die Jahresfrist für den Erlass einer
Schutzverweigerung durch eine Frist von 18 Monaten ersetzt wird.
5.2.2
5.2.3
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
248
Ist die Karenzfrist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen, bleibt die Einrede
unbeachtlich. Wird die Einrede erst nachträglich erhoben, ist sie unzulässig und wird auch
nicht im Sinne eines Novums berücksichtigt.57 Dies gilt auch für das Beschwerdeverfahren, in
dem eine erst in diesem Verfahren erhobene Einrede des Nichtgebrauchs nicht
berücksichtigt wird.58
5.3 Glaubhaftmachung des Gebrauchs
Gebrauch in der Schweiz
Erforderlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz.59 Eine Ausnahme ergibt sich aus
dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betr. den gegenseitigen
Patent-, Muster- und Markenschutz.60 Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der
Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer
Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als
rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind.61 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts
können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter
Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus
diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie
eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder
Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben.62 Die Marke muss zudem in
beiden Staaten geschützt sein.63
Der Gebrauch einer Marke für die Ausfuhr (Exportmarke) ist gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG
ausdrücklich dem Gebrauch im Inland gleichgestellt. Die Exportmarke muss dabei nicht in
der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für die Waren und Dienstleistungen
verwendet werden, die von der Schweiz oder von Deutschland aus angeboten werden. Die
reine Auslandsbenutzung ist nicht rechtserhaltend.64
Zeitlicher Gebrauch
Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke während
der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen
(Art. 32 MSchG).65 Es genügt, wenn nur der Gebrauch in jüngster Zeit dargetan wird. Die
Beweismittel müssen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs
57 Vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV. 58 BVGer B-7202/2014, E. 3.1 f. – GEO / Geo influence. 59 BVGer B-7524/2016, E. 2.6 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.). 60 SR 0.232.149.136; BVGer B-681/2016, E. 2.6 – FACEBOOK / StressBook (fig.). 61 BGer in sic! 2009, 268, E. 2.1 – GALLUP. 62 BGE 124 III 277, E. 2c – Nike; BVGer B-3294/2013, E. 3.6 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 63 BVGer B-576/2009, E. 6 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.). 64 BVGer B-4540/2007, E. 5 – Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.
65 BVGer B-3294/2013, E. 4.3 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.);BVGer B-681/2016, E. 2.3 –
FACEBOOK / StressBook (fig.).
5.3.1
5.3.2
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
249
beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet
werden können. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit
anderen, datierbaren berücksichtigt werden.66 Der Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs
ist auch entscheidend bei der Gebrauchsaufnahme nach Ablauf der Karenzfrist: Solange
niemand den Nichtgebrauch geltend macht, kann der Gebrauch auch nach Ablauf der
Karenzfrist erstmals oder erneut aufgenommen werden (Art. 12 Abs. 2 MSchG).
Ernsthaftigkeit des Gebrauchs
Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird
in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu
wollen.67 Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen
Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art,
Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls.68 Nicht als
ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch
einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden.69 Um als ernsthaft
zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher
abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz,
wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des
Marktes zu befriedigen.70 Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke
gefordert als bei Luxusgütern.71 Blosse Einzelaktionen sind kein ernsthafter
Markengebrauch.72
Zusammenhang zwischen Marke und Produkt
Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend
wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen
vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden
wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten,
Rechnungen usw. sein.73 Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten
Waren und/oder Dienstleistungen beziehen.74
An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder
Dienstleistungen fehlt es bei einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke.75
66 BVGer B-6251/2013, E. 2.6 mit Hinweisen – P&C (fig.) / PD&C. 67 BVGer B-2910/2012, E. 4.5 – ARTELIER / ARTELIER. 68 BVGer B-6251/2013, E. 2.3 mit Hinweisen – P&C (fig.) / PD&C. 69 BGE 81 II 284, E. 1 – Compass / Kompass; RKGE in sic! 2007, 41, E. 4 – Okay (fig.) / Okay (fig.). 70 BGE 102 II 111, E. 3 – SILVA / SILVA THINS; BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 – fünf Streifen (fig.) /
fünf Streifen (fig.).
71 BVGer B-7487/2010, E. 3 – sparco (fig.) / SPARQ. 72 BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 in fine – fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.). 73 BVGer B-5530/2013, E. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 74 BVGer B-2678/2012, E. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS. 75 BVGer B-5530/2013, E. 2.3 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.
5.3.3
5.3.4
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
250
Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein
produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein
Unternehmen dar.76 So gilt etwa die Verwendung des Firmennamens im Briefkopf von
Lieferscheinen und Rechnungen nur dann als funktionsgerechter und markenmässiger
Gebrauch für die gelieferte oder fakturierte Ware, wenn die mit dem Firmennamen
übereinstimmende Marke auch in konkreten Liefer- oder Rechnungspositionen in einen
direkten, sinngemässen Bezug zur Ware gesetzt wird.77
Die blosse Registratur eines Domainnamens, der die entsprechende Marke enthält, stellt als
solche auch bei aktivem Betrieb einer entsprechenden Website keinen rechtserhaltenden
Markengebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Website von den
Verkehrskreisen (im massgeblichen Zeitraum) konsultiert und entsprechende Waren und
Dienstleistungen tatsächlich nachgefragt worden sind.78
Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen
5.3.5.1 Subsumtion
Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder
Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In
einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht
wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen (vgl.
Teil 2, Ziff. 4.6, S. 75). Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von
Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren
abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können.79 Allfällige Einschränkungen der
Waren- und Dienstleistungsliste sind zu beachten. Ist beispielsweise eine Marke nur für
Waren einer bestimmten geografischen Herkunft zum Schutz zugelassen, ist der Gebrauch
für Waren dieser Herkunft glaubhaft zu machen.80
5.3.5.2 Problematik des Teilgebrauchs
Teilgebrauch liegt vor, wenn der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke
lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren oder Dienstleistungen
glaubhaft gemacht wird. Es stellt sich in dieser Konstellation die Frage, für welche Waren
oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt.
Damit der Markeninhaber nicht über Gebühr in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit
eingeschränkt wird, wirkt der Gebrauch gemäss Bundesverwaltungsgericht nicht nur für
76 BVGer B-5543/2012, E. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.). 77 BVGer B-5902/2013, E. 5.6 – WHEELS / WHEELY. 78 BVGer B-2910/2012, E. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER. 79 BVGer B-1686/2012, E. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss
chocolate.ch (fig.); siehe auch Teil 2, Ziff. 4.4, S. 74.
80 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-5226/2015, E. 2.5 – Estrella Galicia
(fig.) / Estrella Damm BARCELONA (fig.).
5.3.5
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
251
diejenigen Waren oder Dienstleistungen rechtserhaltend, für welche der Gebrauch glaubhaft
gemacht wurde81.
Das Bundesverwaltungsgericht wendet eine erweiterte Minimallösung an, nach welcher der
Gebrauch für diejenigen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend wirkt, für welche aus
Sicht der massgeblichen Verkehrskreise der künftige Gebrauch durch die festgestellte
Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet wird. Ausserdem wird der Gebrauch für einen
ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt, wenn der festgestellte Gebrauch Produkte
betrifft, welche für den Oberbegriff prototypisch sind, und der Oberbegriff eng und präzise
bestimmt werden kann82. Zudem müssen die Waren ins gängige Sortiment eines
branchentypischen Anbieters gehören83. Gemäss dem Bundesverwaltungsgericht entspricht
dieser Lösungsansatz der erweiterten Minimallösung des deutschen Rechts84, welche im
Wesentlichen mit der vom EUIPO und vom Gericht der EU angewendeten Praxis
übereinstimmt.
Vor diesem Hintergrund wendet das Institut auch die erweiterte Minimallösung an. Unter
gewissen Bedingungen, welche in der Praxis entwickelt werden müssen, wirkt der Gebrauch
für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der
diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf
sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c
MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt
werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig
beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff85
ausgedehnt werden, d.h. auf eine Warenkategorie, welche eine breite Gruppe von Waren
oder Dienstleistungen oder Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst86. Der
Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren
oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht
so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden
können87. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder
Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften
und die Zweckbestimmung88 im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder
Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können89.
81 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.); BVGer 5871/2011, E. 2.3
– Gadovist / Gadogita. 82 BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 83 BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 84 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.). 85 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.); BVGer 5871/2011, E. 2.3
– Gadovist / Gadogita.
86 Vgl. in diesem Sinne BVGer 5871/2011, E. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 87 Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 46 – ALADIN; EuG T-256/04, Ziff. 26 – RESPICUR. 88 Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 45 – ALADIN; BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a – Cynaretten
/Circanetten New.
89 Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 46 – ALADIN; BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a – Cynaretten
/Circanetten New.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
252
Gebrauch in abweichender Form
Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur
so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag.90
Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht
wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher
Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während
das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und
damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt.91 Entscheidend ist
daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische
Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird und dass trotz der abweichenden
Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt.92 Dies ist nur der Fall,
wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch
der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke
sieht.93 Die Anforderungen an die Zeichenidentität im Kernbereich der Marke sind wesentlich
strenger als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit. Jedes Weglassen eines
unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild,
weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen
90 BGE 139 III 424, E. 2.2.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.) mit Verweis auf BGE 130 III
267, E. 2.4 – Tripp Trapp. 91 BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE. 92 BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp; BVGer B-6251/2013, E. 2.4 mit Hinweisen – P&C (fig.) /
PD&C. 93 BVGer B-2678/2012, E. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.
Subsumtion
Oberbegriff Gebrauch für eine oder mehrere
W/DL die unter den Oberbegriff fallen
Selbständige Unterkategorien (Zweckbestimmung / Eigenschaften)
Unterka- ~.Q[!§_ 1
Unterka.:. tegprie 2
Rechtserhaltender Gebrauch nur für die Unterkategorie, auf
welche sich die Gebrauchsbelege beziehen
5.3.6
Keine selbständige Unterkategorien
Rechtserhaltender Gebrauch für den
Oberbegriff
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
253
für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Dies kann
etwa bei der Weglassung von Bildelementen zutreffen, die vom Verkehr lediglich als
ornamentale Ausschmückungen des kennzeichnungsstarken Markenkerns ohne eigene
Unterscheidungskraft aufgefasst werden.94 Hingegen wäre als allgemeiner Grundsatz
abzulehnen, dass eine kombinierte Wort-/Bildmarke bereits dann als rechtserhaltend benutzt
anzusehen ist, wenn nur der kennzeichnungskräftige Wortbestandteil benutzt wird. Vielmehr
sind stets die Verhältnisse des konkreten Falls massgebend.95 Die Rechtsprechung pflegt
bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch
Weglassen eingetragener Markenbestandteile i.d.R. strenger zu beurteilen als
Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen.96
Hinzufügungen, die über grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden
Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen
wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint. Massgeblich für den
rechtserhaltenden Gebrauch ist daher, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne
Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird, also weder in einem «Zeichenwald» verschwindet
noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheint, das sie mehrheitlich in eine gemeinsame
Sinnaussage integriert. Rein beschreibende Zusätze verändern den Gesamteindruck i.d.R.
nicht. Ob die Marke noch selbstständig genug als Zeichen wahrgenommen wird, ist jeweils
im Einzelfall zu bestimmen.97
Gebrauch für Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen
Als Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen werden Angebote verstanden, welche lediglich der
Promotion des Hauptproduktes dienen und i.d.R. unentgeltlich abgegeben werden.98 Ob eine
Verwendung der Marke für diese Hilfswaren bzw. Hilfsdienstleistungen als Markengebrauch
anzurechnen ist, hängt davon ab, ob die betroffenen Verkehrskreise zwischen dem
Kennzeichen auf den Hilfswaren und der markenspezifischen Ware oder Dienstleistung
einen kennzeichnungsmässigen Bezug herstellen, bzw. davon, ob das Zeichen
funktionsgemäss als Mittel zur Individualisierung des Hauptproduktes verstanden wird.99 So
dürften Prospekte, welche Transportdienstleistungen des Markeninhabers betreffen, als
Hilfswaren dem Produkt «Transportdienstleistungen» (Klasse 39) zugerechnet werden, nicht
jedoch der Klasse 16 für Drucksachen.
Beim Gebrauch der Marke auf unentgeltlich abgegebenen Werbeartikeln (Feuerzeugen,
Zündholzbriefchen, Aschenbechern, Klebern usw.), sog. «Merchandising-Artikeln», fehlt
i.d.R. ebenfalls der direkte Bezug zum Hauptprodukt, sodass der Gebrauch nicht diesem
zugerechnet werden kann. Für Dienstleistungsmarken ist die Verwendung der Marke im
94 BGE 139 III 424, E. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.). 95 BGE 130 III 267, E. 2.4 – Tripp Trapp. 96 BVGer in sic! 2009, 524, E. 5.1 mit Hinweisen – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.). 97 BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE. 98 BGE 116 II 463, E. 2c – Coca Cola. 99 RKGE in sic! 2002, 758, E. 2 – Le Meridien / Meridiani.
5.3.7
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
254
Zusammenhang mit Hilfswaren hingegen oft auch die einzige mögliche Form, wie die Marke
verwendet werden kann.
Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung
Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich
den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des
Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat
zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt.100 Sie kann vertraglich, beispielsweise im
Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchisevertrages, erteilt werden. Als
rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich
eng verbundene Unternehmen. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden.101
Das blosse Dulden von Handlungen Dritter stellt hingegen keine Zustimmung dar.102 Von
massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber
gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird.103
Gegenüber dem Institut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch
die «stillschweigende», sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes
oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur). Es genügt folglich nicht,
einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne
dass diese Tatsache irgendwie belegt wird.
5.4 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch
Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Widersprechende sein Markenrecht trotz
Nichtgebrauchs geltend machen (Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 MSchG). Umstände, die
unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der
Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften
betr. die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Marke geschützt ist, werden als
triftige Gründe für die Nichtbenutzung anerkannt (Art. 19 Abs. 1 TRIPS). Diese
Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche
Gründe, die völlig ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers liegen.104
Technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind,
sind dem Markeninhaber zuzurechnen.105
100 BVGer B-3294/2013, E. 3.10 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 101 BVGer B-892/2009, E. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN. 102 BVGer B-40/2013, E. 2.6 – EGATROL / EGATROL. 103 BVGer B-2910/2012, E. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER. 104 BVGer B-5129/2016, E. 4.1 – Chrom-Optics / CHROM-OPTICS. 105 RKGE in sic! 1998, 406, E. 3 – Anchor / Ancora.
5.3.8
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
255
5.5 Verfahrensrechtliches
Schriftenwechsel
Es wird auf die Ausführungen in Teil 1, Ziff. 5.7.1.1.3, S. 41 verwiesen.
Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel
Gemäss Art. 32 MSchG hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige
Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Folglich ist der Widersprechende
beweisbelastet und hat die entsprechenden Beweismittel beizubringen.106 Auch im
Markenrecht gilt der Grundsatz, dass über allgemein bekannte (sog. notorische) Tatsachen
nicht Beweis geführt werden muss. Bei Notorietät des Gebrauchs kann das Institut auf die
Abnahme von Beweisen zum bestrittenen Markengebrauch verzichten.107 Von Notorietät ist
nur unter strengen Voraussetzungen auszugehen und sie darf nur für den unbestritten
notorisch bekannten Kern der beanspruchten Waren und Dienstleistungen anerkannt
werden.
Da der Gebrauch der Marke nach Ablauf der Karenzfrist nicht von Amtes wegen überprüft
wird, sondern der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs ausdrücklich
erheben muss, gilt in Bezug auf den Gebrauch der Marke die Verhandlungsmaxime.108 Das
bedeutet, dass das Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche
vom Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt.
Auch hat das Institut die eingereichten Beweismittel nicht (mehr) zu prüfen, falls die Einrede
zurückgezogen oder der Gebrauch der Marke vom Widerspruchsgegner ganz oder teilweise
anerkannt wird.109 Was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, nämlich
dass die Marke gebraucht wird, bindet das Institut und muss von diesem aufgrund der im
Widerspruchsverfahren geltenden Dispositionsmaxime110 als Urteilsgrundlage so
hingenommen werden.
Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt
zu beweisen, sondern lediglich «glaubhaft» zu machen (bezüglich der Glaubhaftmachung,
vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.4.2, S. 31).
Bezüglich der Beweismittel wird auf den allgemeinen Teil verwiesen (Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S.
30).
Ohne Beweiskraft sind Ausdrucke von Internetseiten, die nach Geltendmachung des
Nichtgebrauchs erstellt wurden und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf
einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zulassen.111 Gemäss
106 BVGer B-2910/2012, E. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER. 107 BVGer B-681/2016, E. 4.4 mit Hinweisen – FACEBOOK / StressBook (fig.). 108 BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL. BVGer B-5530/2013, E. 2.1 – MILLESIMA /
MILLEZIMUS.
109 BVGer B-5732/2009, E. 4 – Flügel (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.). 110 RKGE in sic! 2000, 111, E. 6 – LUK (fig.) / LuK. 111 BVGer B-3294/2013, E. 3.8 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.)
5.5.1
5.5.2
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
256
Praxis des Instituts kann sog. eidesstattlichen Erklärungen im Widerspruchsverfahren,
isoliert betrachtet, keine erhöhte Beweiskraft zukommen, weil das schweizerische
Verfahrensrecht dieses Beweismittel nicht kennt. Da es sich dabei jedoch um eines der
wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfang und
Zeitraum der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen
Konsequenzen zu rechnen ist, kann die nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche
Erklärung nach Auffassung des Instituts in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit
zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenüglichen Dokumenten, als Indiz für die
Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden. Das
Bundesverwaltungsgericht ist diesbezüglich strenger und qualifiziert eidesstattliche
Erklärungen als reine Parteibehauptungen.112
5.6 Entscheid über die Einrede des Nichtgebrauchs
Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen
Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft
gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher
ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen.113
6. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. lit. a bis c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die
mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen
bestimmt sind wie diese;
mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen
bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
6.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit
Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden
Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen
können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder
Dienstleistungen würden aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch
wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen
Unternehmen hergestellt.114 Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten
Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch
112 BVGer B-3294/2013, E. 5.2 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.); BVGer B-5902/2013, E. 2.6 –
WHEELS / WHEELY.
113 BVGer B-3416/2011, E. 8 – LIFE / my life (fig.), my life (fig.). 114 BVGer B-2710/2012, E. 4.1 – AON / AONHewitt (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
257
keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative
Hilfsfunktion erfüllt.115
Massgebend für die Beurteilung sind ausschliesslich die im Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke enthaltenen und nicht die aktuell mit der Marke
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen.116 Erhebt der Widerspruchsgegner jedoch
form- und fristgerecht die Einrede des Nichtgebrauchs, sind nur diejenigen Waren und
Dienstleistungen massgebend, für welche der Widersprechende den Gebrauch der Marke
glaubhaft gemacht hat.117
In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss
als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können.118 Dabei ist davon
auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen
kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip).119 In einem ersten Schritt ist
daher zu bestimmen, welche Bedeutung den Waren und Dienstleistungen zukommt und
welche Waren und Dienstleistungen effektiv unter diese Begriffe fallen (vgl. Teil 2, Ziff. 4.6,
S. 75). Eine Ausnahme von diesem Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke
gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3
MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann.120
Indizien für die Gleichartigkeit
Substituierbarkeit: Waren können dann gleichartig sein, wenn sie aufgrund ihres
Verwendungszwecks, ihrer Eigenschaften und ihrer Preislage als «austauschbar» gelten.121
Gleiche Technologien und gleiche Zweckbestimmung: Waren sind gleichartig, wenn dahinter
das gleiche Know-how in der Herstellung vermutet werden kann.122
Hauptware/Zubehör: Ergänzendes Zubehör wird häufig auch vom Hersteller der Hauptware
angeboten. Bildet eine Ware eine sinnvolle Ergänzung des Hauptangebotes, ist dies ein
Indiz für Gleichartigkeit.123
115 BVGer B-2710/2012, E. 5.4.2 – AON / AONHewitt (fig.); BVGer B-3012/2012, E. 5.2 – PALLAS /
Pallas Seminare (fig.). 116 BVGer B-531/2013, E. 2.2 – GALLO / Gallay (fig.); BVGer B-6099/2013, E. 4.2.1 – CARPE DIEM /
carpe noctem.
117 BVGer B-2296/2014, E. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.). 118 BVGer B-317/2010, E. 5.2 – Lifetex / LIFETEA. 119 BGE 128 III 96, E. 2b – Orfina; BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.3 – Coolwater / cool water; BVGer
B-2630/2012, E. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 120 Vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.1, S. 29. 121 BVGer B-7768/2008, E. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-3126/2010, E. 6.1 – CC (fig.) /
Organic Glam OG (fig.).
122 BVGer B-4362/2012, E. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton. 123 BVGer B-4362/2012, E. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton.
6.1.1
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
258
Gleiche Vertriebskanäle: Massgebend können hier nicht Grossverteiler sein, weil diese heute
fast alle denkbaren Waren anbieten.124 Hingegen kann der Verkauf von Waren in
Spezialgeschäften zusammen mit anderen Indizien durchaus in Betracht gezogen werden.125
Indizien gegen die Gleichartigkeit
Unterschiedliche Abnehmerkreise: Richten sich die Waren an unterschiedliche Abnehmer, ist
eine Gleichartigkeit i.d.R. zu verneinen.126
Getrennte Vertriebskanäle: Getrennte Vertriebskanäle sprechen für ein unterschiedliches
Herstellungs-Know-how und somit häufig für fehlende Gleichartigkeit.127
Hauptware/Bestandteil: Zwischen Hauptware und Bestandteilen besteht meistens keine
Gleichartigkeit.128 Dies gilt insbesondere bei komplexen Produkten.
Rohstoffe/Zwischenprodukte: Rohstoffe und Zwischenprodukte sind in aller Regel nicht
gleichartig zur Fertigware.129 Eine Ausnahme kann sich ergeben, wenn die Rohstoffe für die
Qualität der Fertigprodukte aus der Sicht des Publikums eine derart wesentliche Bedeutung
haben, dass sie unweigerlich demselben Markeninhaber zugeschrieben werden.130
Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen
Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen,
sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen.131 Wegen des
unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen
Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen
kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem
Vertrieb von Waren befasst bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem
Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt.132 Zur Feststellung dieser
Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein, zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von
besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die
Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen.133 So
können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot
124 BVGer B-644/2011, E. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 125 BVGer B-4260/2010, E. 6.3 – BALLY / BALU (fig.). 126 BVGer B-3126/2010, E. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.). 127 BVGer B-6804/2010, E. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 128 BVGer B-7768/2008, E. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-7505/2006, E. 7 – Maxx (fig.) /
max Maximum + value (fig.); BVGer B-7485/2006, E. 6 – BOOSTER / Turbo Booster (fig.).
129 BVGer B-6804/2010, E. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 130 RKGE in sic! 2004, 418, E. 5 – Resinex / Resinex. 131 BVGer B-2710/2012, E. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.). 132 BVGer B-8105/2007, E. 4.2 – ACTIVIA / Activia, Activia (fig.). 133 BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.3 – DIAPASON COMMODITIES
MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS
COMMODITY INDEX.
6.1.2
6.1.3
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
259
ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. «service après vente»).134 Auch zwischen
dem Entwurf und Entwickeln von Computerhardware und Software in Klasse 42 einerseits
und Computerhardware und Software der Klasse 9 andererseits besteht Gleichartigkeit, da
es sich bei Letzteren um komplexe technische Systeme handelt, die sowohl für den
kundenspezifischen Einsatz wie auch für den Massengebrauch vorab entwickelt werden
müssen und bisweilen umfangreiche Anpassungs- und Parametrierungsarbeiten mit sich
bringen, weshalb eine Abgrenzung zwischen der Entwicklung und dem Verkauf der fertigen
Produkte schwierig oder sogar ausgeschlossen erscheint.135 Allen diesen Fallgruppen
gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der
Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss
thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht.136
Nur solche Waren und Dienstleistungen sind von Bedeutung, welche vom Markeninhaber
auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die sog. Hilfswaren oder auch
Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht
werden, gehören nicht dazu. Hilfswaren sind z.B. Kataloge, Preislisten, Prospekte,
Werbeartikel usw. So kann ein Reiseunternehmen den Schutz seiner Marke, welche nur für
«Veranstaltung von Reisen» (Klasse 39) eingetragen ist, nicht einfach auf «Drucksachen»
(Klasse 16) ausdehnen, auch wenn für die Reisen mittels Katalogen geworben wird.
Entsprechend wäre eine Gleichartigkeit zwischen «Reiseveranstaltung» und «Drucksachen»
zu verneinen.137 Keine Gleichartigkeit besteht auch zwischen einzelnen Waren der Klassen 1
bis 34 und der Dienstleistung «Detailhandel» der Klasse 35, bei welcher es sich gemäss
Nizza-Klassifikation um «Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren
Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern»
und somit um eine besondere Art der Warenpromotion handelt.138
6.2 Zeichenidentität
Zeichenidentität nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und b liegt vor, wenn die Marken absolut gleich sind.
Das Kriterium der Identität ist restriktiv auszulegen.
6.3 Zeichenähnlichkeit
Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen.139 Nach
bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden,
aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren bzw.
134 BVGer B-2710/2012, E. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.). 135 BVGer B-259/2012, E. 4.2 – FOCUS / AbaFocus. 136 BVGer B-2269/2011, E. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.).
137 BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.1 – DIAPASON COMMODITIES
MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS
COMMODITY INDEX. 138 Vgl. Teil 2, Ziff. 4.14, S. 79; BVGer B-2711/2016, E. 4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP
(fig.) / THEFACESHOP (fig.). 139 BVGer B-3012/2012, E. 6.1.1 mit Hinweisen – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
260
Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen.140 Dieses wird die Zeichen meist nicht
gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt
wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene
Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht.141 Beim
Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind,
auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben.142
Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer
bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet
sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn
somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen.143 Daran ändert auch
nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird.144 Dieses Vorgehen
führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr i.w.S. Zur Schaffung
einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit
dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden.145 Wird eine ältere Marke oder einer ihrer
kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element
wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine
Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen(element)
derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im
jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint.146
Wortmarken
Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den
Sinngehalt bestimmt.147 Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt i.d.R., um eine
Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen.148 Der Klang seinerseits wird vom
Silbenmass, von der Aussprachekadenz und von der Aufeinanderfolge der Vokale
beeinflusst. Indizien für Zeichenähnlichkeit sind eine identische Vokalfolge149 sowie der
Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen.150 Das Schriftbild wird vor allem durch die
Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben
140 BGE 121 III 377, E. 2a – BOSS / BOKS; BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss
Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 141 BVGer B-5641/2012, E. 9.3 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).
142 BGE 121 III 377, E. 2a – BOSS / BOKS. 143 BVGer B-7500/2006, E. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.). 144 BVGer B-1077/2008, E. 7.3 – SKY / SkySIM. 145 BVGer B-201/2009, E. 6.5 – Atlantic (fig.) / TISSOT ATLAN-T. 146 BVGer B-1009/2010, E. 5.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). 147 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 148 BGer in sic! 2008, 295, E. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) und al., Miss Rossi / Rossi (fig.); BVGer
B-4260/2010, E. 4 – BALLY / BALU (fig.). 149 BVGer B-6732/2014, E. 4.2.3 – CALIDA / CALYANA.
150 BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office; BVGer B-4864/2013, E. 5.3 –
OMEGA / OU MI JIA (fig.).
6.3.1
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
261
gekennzeichnet.151 Weil Wortanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben,
kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes eine
grössere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben.152
Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er
hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt
entscheidend sein.153 In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch
Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die
sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren
regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt
auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer,
dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild
täuschen lässt.154 Dabei ist zu berücksichtigen, dass es bereits genügt, wenn in einer der vier
Amtssprachen eine Verwechslungsgefahr droht bzw. e contrario, dass der Sinngehalt der
konfligierenden Marken in allen Sprachregionen der Schweiz unmittelbar erkannt werden
muss, um eine bestehende Zeichenähnlichkeit zu kompensieren.155
Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch
und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert
sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge
Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor.156
Bildmarken
Stehen sich zwei Bildmarken gegenüber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte
der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen.157 Die grösste Schwierigkeit liegt darin, die
unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Eine
Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke
als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder
Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert.158 Doch auch hier sind der Gesamteindruck
und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung.159
151 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss
Watch AG. 152 BVGer B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE. 153 BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger. 154 BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; BVGer B-37/2011, E. 5.3 – SANSAN / Santasana. 155 BVGer B-6099/2013, E. 5.2.2 mit Hinweisen – CARPE DIEM / carpe noctem. 156 BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW
Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 157 BVGer in sic! 2009, 33, E. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.); BVGer B-5557/2011, E. 5.1 – (fig.) / (fig.). 158 BVGer B-1494/2011, E. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE (fig.) /
MARCUARD HERITAGE (fig.).
159 BVGer in sic! 2007, 914, E. 6 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic
Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.).
6.3.2
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
262
Kombinierte Wort-/Bildmarken
Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der
Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden
werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der
Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem
Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu.160 Ausschlaggebend
ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente.161 Enthält eine Marke
sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das
Erinnerungsbild gleichermassen prägen.162 Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus
untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden.163
Dreidimensionale Marken (Formmarken)
Die allgemeinen Grundsätze gelten prinzipiell auch für die Kollision von dreidimensionalen
Marken, nur ist hier den Besonderheiten dieses Markentyps Rechnung zu tragen. Der
Schutzbereich ist umso kleiner, je mehr die Form durch die technische Funktion oder den
Zweck der Ware vorgegeben ist und sich nicht von anderen, allgemein üblichen
Gestaltungen klar abhebt.164 Setzt sich die dreidimensionale Marke aus mehreren
Gestaltungselementen zusammen, so ist eine wertende Prüfung der einzelnen Elemente
vorzunehmen. Zu prüfen ist, welche Elemente überhaupt schutzfähig sind und den
Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.165 Übereinstimmungen in schutzunfähigen
Formbestandteilen begründen grundsätzlich keine Markenähnlichkeit.166
Auch eine Ähnlichkeit zwischen einer Bildmarke und einer dreidimensionalen Marke ist
möglich. In der Regel wird aber die unterschiedliche dimensionale Gestaltung zu einer
unterschiedlichen Bildwirkung führen. Die Grenze findet der Schutz von Bildmarken dort, wo
für Letztere lediglich das abstrakte Motiv der Bildmarke übernommen, jedoch abweichend
ausgestaltet wird.167 Sobald die dreidimensionale Marke als eigenständige Gestaltung des
gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Bildmarke erkannt wird,
besteht keine Verwechslungsgefahr. Allein die Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung
aufgrund des übereinstimmenden Sinngehaltes begründet keinen Abwehranspruch.
Eine Folge dieses Grundsatzes ist, dass für Bildmarken gegenüber dreidimensionalen
Marken nur dort ein Abwehranspruch besteht, wo Letztere die präzise dreidimensionale
160 BVGer B-7505/2006, E. 10 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.). 161 BVGer B-7524/2016, E. 3.4 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.). 162 BVGer B-7801/2015, E. 3.7 – KÖNIG (fig.) / H.koenig. 163 BVGer in sic! 2008, 36, E. 7.1.1 – Kinder / Kinder Party (fig.); BVGer B-7367/2010, E. 6.7 – HÖFER
FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.
164 Vgl. auch BGE 135 III 446, E. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 165 RKGE in sic! 2006, 35, E. 4 – Käserosette (3D) / Käserosette (fig.). 166 Vgl. auch BGE 135 III 446, E. 6.3.4 und E. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 167 Institut in sic! 1998, 481, E. 10 – «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke).
6.3.3
6.3.4
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
263
Umsetzung der Bildmarke ist.168 Dies setzt voraus, dass die Bildmarke derart ausgestaltet ist,
dass im Erinnerungsbild überhaupt eine dreidimensionale Vorstellung haften bleiben kann.169
6.4 Verwechslungsgefahr
Unmittelbare Verwechslungsgefahr
Grundlage der Beurteilung der Verwechselbarkeit bildet der Registereintrag, nicht die
(aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr.170 Eine
Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn
das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine
solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen
Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das
eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Eine bloss
entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt dabei allerdings nicht. Erforderlich ist,
dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
verwechselt.171
Mittelbare Verwechslungsgefahr
Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum
die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber
falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene
Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener
Unternehmen kennzeichnen.172
6.5 Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und
Dienstleistungsgleichartigkeit
Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – i.e.S. oder
i.w.S. – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern
stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der
Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des
Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann.
168 Institut in sic! 1998, 481, E. 10 – «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke). 169 Verneint im Widerspruchsentscheid vom 13. Mai 1998 (W1746) in sic! 1998, 481 – «Pincettes de
Poisson» (dreidimensionale Marke).
170 BVGer B-4260/2010, E. 5.1, E. 7 und E. 8.1.1 – BALLY / BALU (fig.); BVGer B-1396/2011, E. 2.5 –
TSARINE / CAVE TSALLINE (fig.); BVGer B-5641/2012, E. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.). 171 BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BGE 119 II 476, E. 2d – Radion / Radomat. 172 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss
Watch AG; BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-6099/2013, E. 2.3 – CARPE DIEM
/ carpe noctem.
6.4.1
6.4.2
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
264
Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich
gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind.173
Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind,
desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere
Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.174 Dasselbe gilt
auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung.175 Ergibt
bereits die Prüfung, dass die Waren oder Dienstleistungen nicht gleichartig sind, ist die
Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen. Diesfalls ist die
Ähnlichkeit der Zeichen nicht mehr zu prüfen.176
6.6 Aufmerksamkeit
Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder
Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die
Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus,
dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und
einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei
Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von
Berufsleuten beschränkt bleibt.177 Aufgrund der Formulierung der Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in
solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist.178
Gemäss ständiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika i.d.R. mit erhöhter
Aufmerksamkeit gekauft.179 Von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad wird auch in
Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klassen 35 (Geschäftsführungs-, Management-
und Werbedienstleistungen) und 36 (Bank-, Finanz-, Geld-, Immobilien- und
Versicherungsgeschäfte) ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und
Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss
entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien
vorausgeht.180 Gleiches gilt für Dienstleistungen der Klassen 42 (wissenschaftliche und
industrielle Dienstleistungen) und 44 (medizinische Dienstleistungen und medizinische
Informationsdienstleistungen), welche nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher
eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen.181 Hingegen werden Unterhaltungs-
173 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BGE
122 III 385, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-3663/2011, E. 3.3 – INTEL INSIDE, intel inside
(fig.) / GALDAT INSIDE. 174 BGE 128 III 96, E. 2c – ORFINA; BGE 122 III 382, E. 3a – Kamillosan / Kamillan. 175 BVGer B-6732/2014, E. 2.1 – CALIDA / CALYANA. 176 BVGer B-644/2011, E. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 177 BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger; BGE 122 III 382, E. 3a –
Kamillosan / Kamillan; BVGer B-478/2017, E. 3.3 – SIGNIFOR / Signasol.
178 BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.). 179 BVGer B-1760/2012, E. 4.2 mit Hinweisen – ZURCAL / ZORCALA. 180 BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). 181 BVGer B-3012/2012, E. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
265
und Ausbildungsdienstleistungen (Klasse 41) mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher
mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen.182 Waren der Klasse 14 (Uhren
und Schmuckwaren) können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben werden,
aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs, weshalb
von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgegangen wird.183 Ebenfalls ein durchschnittlicher
Aufmerksamkeitsgrad wird beim Erwerb von alkoholischen Getränken (Klasse 33)
angenommen: Obwohl sie von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter
Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf
breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen.184 Gleiches gilt für Waren
der Klasse 34: Als Genussmittel richten sich Zigaretten, Tabak und Rauchwaren an ein
breites Publikum, von dem bei der Prüfung hinsichtlich Markenunterschiede keine besondere
Aufmerksamkeit erwartet werden darf.185 Waren der Klasse 25 (Bekleidung) werden im
Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhöhten
Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden.186 Als
Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des
Publikums auszugehen ist, gelten etwa Lebensmittel der Klassen 29 und 30187, Getränke der
Klasse 32188 sowie Seifen und Kosmetika (Klasse 3)189.
6.7 Kennzeichnungskraft
Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für
schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei
schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine
hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen190. Als schwach gelten insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des
allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen.191 Aus der Tatsache allein, dass einem Zeichen
eine Bedeutung zukommt, kann indessen nicht automatisch auf dessen Schwäche
182 BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 183 BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.). 184 BVGer B-531/2013, E. 3.3 – GALLO / Gallay (fig.). 185 BVGer B-2630/2012, E. 4.2.2 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 186 BVGer B-6732/2014, E. 5.2 – CALIDA / CALYANA. 187 BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – Activia / Acteva; BVGer B-5557/2011, E. 7 – (fig.) / (fig.). 188 BGE 126 III 315, E. 6b – RIVELLA / apiella. 189 BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.) mit Verweis auf BGE 122 III 382, E. 3 –
Kamillosan / Kamillan.
190 Vgl. hierzu die im Rahmen des EUIPO-Konvergenzprogramms beschlossene gemeinsame Praxis
zu den Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger und schwacher Bestandteile auf die
Verwechslungsgefahr (KP5), welche der Praxis des Instituts im Ergebnis entspricht. Die Kriterien
dieser gemeinsamen Praxis können herangezogen werden. Weitere Informationen unter:
https://www.tmdn.org/network/converging-practices.
191 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BGer in
sic! 2015, 238, E. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner.
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
266
geschlossen werden; geschwächt wird ein Zeichen(element) erst, wenn dieser Sinngehalt im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist.192
Der Schutzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was
markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien
Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzumfangs von Marken,
welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar
gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende
Element.193, 194 Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken.195 Damit aufgrund einer
Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch
Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss
beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der
Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der
gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen.196 Allenfalls können
auch weitere Umstände berücksichtigt werden, z.B. die Verwendung des gemeinfreien
Markenbestandteils als Serienmarke.197
Doch selbst kennzeichnungsschwache bzw. gemeinfreie Wortelemente dürfen bei der
Beurteilung nicht einfach ausgeklammert werden.198 Solche Markenelemente vermögen den
Gesamteindruck ebenfalls mitzubestimmen.199 Zwar kann sich der Schutz einer Marke nicht
auf einzelne gemeinfreie Elemente als solche beziehen.200 Solche Elemente sind jedoch
hinsichtlich ihres Einflusses auf den Gesamteindruck zu prüfen, weil der Zeichenvergleich
sich sonst in einer mosaikartig auf einzelne Bausteine reduzierten Betrachtung verlieren
würde.201 Die Wechselwirkung der Markenbestandteile im integrierten
Wahrnehmungsverständnis der Verkehrskreise202 wie auch der massgebliche
Gesamteindruck der Marken dürfen nicht ausser Acht gelassen werden. Bei der
Gesamtbeurteilung zu berücksichtigen ist insbesondere eine übereinstimmende Position
schutzunfähiger Bestandteile203, wenn die Vergleichszeichen ihre Kennzeichnungskraft nicht
aus einem einzelnen Element, sondern aus der Kombination für sich genommen schwacher
192 BVGer B-3012/2012, E. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).
193 BVGer B-7158/2016, E. 2.5 – V Green Gold (fig.) / GREEN GOLD by wassner (fig.). 194 Vgl. Fn. 190. 195 RKGE in sic! 2007, 537, E. 11 und E. 12 – Swissair / swiss (fig.); BVGer B-3064/2010, E. 6.6 –
(fig.) / (fig.). 196 BGer in sic! 2015, 238, E. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner; BVGer B-3757/2011,
E. 5.9 – WeightWatchers (fig.) / WatchWT (fig.).
197 BGE 127 III 160, E. 2d/bb – Securitas (fig.). 198 BGE 122 III 382, E. 5b – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-684/2017, E. 4.2.2 – Quantex / Quantum
CapitalPartners. 199 BGE 122 III 382, E. 5b – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-1481/2015, E. 6.2.1 – ice watch (fig.) /
NICE watch (fig.); BVGer B-684/2017, E. 4.2.2 – Quantex / Quantum CapitalPartners.
200 BVGer B-1481/2015, E. 10.1.2 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.). 201 BVGer B-2711/2016, E. 7.4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.). 202 BVGer B-7202/2014, E. 4.7 – GEO / Geo influence. 203 BVGer B-2711/2016, E. 6.2 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
267
Bestandteile schöpfen und insoweit in ihrem Aufbau resp. der Zeichenstruktur204
übereinstimmen.
Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1
MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der
Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den
Schutzumfang einer Marke zu ermitteln. Ohne Klärung des Schutzumfangs der älteren
Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht
erfolgen.205 Die Eintragung einer Marke sagt noch nichts über ihre Kennzeichnungskraft aus,
weil gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Prüfung der absoluten
Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen sind.206
Die Annahme einer erhöhten oder verminderten Kennzeichnungskraft stellt eine rechtliche
Wertung dar und ist folglich von Amtes wegen zu beurteilen. Dabei ist zu unterscheiden, ob
eine verminderte oder erhöhte Kennzeichnungskraft festgestellt werden soll. Da auch sog.
«schwache» Marken eingetragen werden (müssen), muss das Institut im Rahmen des
Widerspruchs die allenfalls verminderte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
beurteilen und feststellen können. Entsprechend führt das Institut eigene Recherchen in
Wörterbüchern, allgemeinen Lexika und auch im Internet durch. Zu Recherchen, welche
nicht eine offensichtliche Tatsache belegen oder mit welchen die Parteien nicht rechnen
müssen (z.B. Recherchen in Speziallexika, Internetrecherchen) wird den Parteien in
Anwendung von Art. 29 VwVG das rechtliche Gehör eingeräumt.
Bekannte Marken207 verfügen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft208. Im
Widerspruchsverfahren kann der Beurteilung einer erhöhten Kennzeichnungskraft indessen
nur in beschränktem Umfang von Amtes wegen nachgegangen werden; häufig kommt es
vor, dass die widersprechende Partei behauptet, die Widerspruchsmarke sei eine bekannte
Marke und habe deshalb eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ohne dem Institut diesbezüglich
Belege einzureichen. Verfügt das Institut über keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der
Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genügt es nicht, die angebliche
Bekanntheit einfach nur zu behaupten:209 Eine Ausnahme ist nur bei Marken gegeben, deren
Bekanntheit institutsnotorisch ist (z.B. die Bekanntheit der Marke «Coca-Cola» für Getränke).
Vermag der Widersprechende die Bekanntheit seiner Marke nicht rechtsgenüglich
nachzuweisen, hat er die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, und das Institut geht von der
originären Kennzeichnungskraft der Marke aus.
Die Kennzeichnungskraft sog. «durchgesetzter Marken» beurteilt sich gleich wie die
Kennzeichnungskraft originär unterscheidungskräftiger Zeichen. Die Eintragung einer Marke
204 BVGer B-1481/2015, E. 11.3.2.2 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.). 205 BGE 122 III 382, E. 2a – Kamillosan / Kamillan; BVGer B-317/2010, E. 3.3 und 6. – Lifetex /
LIFETEA. 206 BGE 130 III 328, E. 3.2 – Uhrband (dreidimensionale Marke); vgl. Teil 5, Ziff. 3.7, S. 114. 207 Der vom Bundesgericht verwendete Begriff «im Verkehr durchgesetzt» ist problematisch, weil er
mit dem Begriff «durchgesetzte Marke» im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG verwechselt werden kann.
208 BVGer B-4260/2010, E. 9.2 – BALLY / BALU (fig.). 209 BVGer B-3012/2012, E. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
268
als «durchgesetzte Marke» gibt noch keine Auskunft über deren Schutzumfang.210
Insbesondere besagt die Verkehrsdurchsetzung für sich alleine nur, dass eine Marke
aufgrund ihrer Benützung als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Dies allein
rechtfertigt aber noch keinen erweiterten Schutzumfang.211
7. Verfahrensabschluss (Entscheid über den Widerspruch)
Ist der Widerspruch begründet, wird er ganz oder teilweise gutgeheissen und die
angefochtene Marke wird ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch
abgewiesen (Art. 33 MSchG).
8. Eröffnung der Verfügung
8.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke
Ist eine Schweizer Marke angefochten, wird die Verfügung dem Inhaber oder Vertreter in der
Schweiz oder gegebenenfalls an das angegebene Zustellungsdomizil in der Schweiz
zugestellt (das Datum der Eröffnung ergibt sich aus den Belegen der eingeschriebenen
Postzustellung).
Kann die Verfügung nicht zugestellt werden, wird sie im Bundesblatt publiziert (Art. 36 lit. a
und lit. b VwVG). Das Datum der Eröffnung ist in diesem Fall das Publikationsdatum.
8.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen
Ist eine internationale Registrierung angefochten, hat der Widerspruchsgegner den Sitz oder
Wohnsitz jeweils im Ausland und muss daher ein Zustellungsdomizil in der Schweiz
bezeichnen bzw. einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz bestellen
(Art. 42 MSchG).
Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine absoluten
Ausschlussgründe vorliegen
Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine vorläufige Schutzverweigerung
(«refus provisoire») erlassen, in welcher der Widerspruchsgegner beauftragt wird, ein
Zustellungsdomizil oder einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu
bezeichnen bzw. zu bestellen. In dieser vorläufigen Schutzverweigerung werden nur relative
Ausschlussgründe geltend gemacht. Erfolgt die Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw.
die Bestellung eines Vertreters nicht fristgerecht, wird der Widerspruchsgegner zwar vom
Verfahren ausgeschlossen (Art. 21 Abs. 2 MSchV), kann jedoch nach wie vor ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 11b Abs. 1 VwVG).
Bezeichnet bzw. benennt der Widerspruchsgegner kein Zustellungsdomizil bzw. keinen
Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz, wird ihm die Verfügung durch
210 BVGer B-7017/2008, E. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.). 211 RKGE in sic! 2005, 749, E. 7 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).
8.2.1
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
269
Publikation im Bundesblatt (Art. 36 lit. a und b VwVG)212 resp. gemäss Regel 23bis GAFO
über die OMPI eröffnet (vgl. Teil 1, Ziff. 7.4.4, S. 51) eröffnet. Nach Eintritt der Rechtskraft
wird an die OMPI je nach Widerspruchsentscheid eine «déclaration d’octroi de la protection»,
eine «déclaration de refus total» oder eine «déclaration d’octroi partiel de la protection»
übermittelt.
Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute
Ausschlussgründe vorliegen
Aus verfahrenstechnischen Gründen wird zuerst immer eine vorläufige Schutzverweigerung
(«refus provisoire») erlassen, in welcher der Widerspruchsgegner beauftragt wird, ein
Zustellungsdomizil bzw. einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu
bezeichnen bzw. zu bestellen. In dieser vorläufigen Schutzverweigerung werden sowohl
relative als auch absolute Ausschlussgründe geltend gemacht.
Grundsätzlich werden zuerst die absoluten Ausschlussgründe behandelt, und das
Widerspruchsverfahren wird formell sistiert.
Der Einfachheit halber soll im Folgenden nur der häufigste Fall dargestellt werden, in
welchem die relativen und die absoluten Ausschlussgründe dieselben Waren- und
Dienstleistungen der angefochtenen internationalen Registrierung betreffen:
8.2.2.1 Rechtzeitige Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. Benennung eines
Vertreters
Wird innert Frist ein Zustellungsdomizil bezeichnet bzw. ein Vertreter benannt und kann die
Marke in Bezug auf absolute Ausschlussgründe (vgl. Teil 5, Ziff. 3 ff., S. 109 ff.) ganz oder
teilweise zugelassen werden, wird dieser Entscheid eröffnet und das Widerspruchsverfahren
fortgesetzt.
Ist an den absoluten Ausschlussgründen vollumfänglich oder teilweise festzuhalten, wird
dieser Entscheid mittels Verfügung eröffnet (mit Hinweis auf die übliche
Beschwerdemöglichkeit nach Art. 33 lit. e VGG). Wird innert Frist keine Beschwerde
eingereicht, wird das Widerspruchsverfahren als gegenstandslos abgeschrieben bzw. in
Bezug auf die nicht zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen fortgesetzt. Andernfalls
wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des Beschwerdeverfahrens wieder
aufgenommen.
8.2.2.2 Fehlen der Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. der Benennung eines
Vertreters innert Frist
Wird die Frist zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. zur Benennung eines
Vertreters nicht eingehalten, wird eine definitive Schutzverweigerung (wegen absoluter
Ausschlussgründe) erlassen (vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 26).213 Wird daraufhin weder
212 RKGE in sic! 1999, 423, E. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.
213 U.a. gemäss Art. 42 MSchG, Art. 16 und 17 MSchV – mit Hinweis auf die Beschwerde- und
Weiterbehandlungsmöglichkeit nach Art. 33 lit. e VGG und 41 MSchG.
8.2.2
Teil 6 – Widerspruchsverfahren
270
Beschwerde erhoben noch ein Antrag auf Weiterbehandlung gestellt, wird das
Widerspruchsverfahren (nach Ablauf von etwa sieben Monaten) als gegenstandslos
abgeschrieben. Andernfalls wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des
Beschwerdeverfahrens oder der Weiterbehandlung wieder aufgenommen. Die
Abschreibungsverfügung wird dem Widerspruchsgegner durch Publikation im Bundesblatt
resp. gemäss Regel 23bis GAFO über die OMPI (vgl. Teil 1, Ziff. 7.4.4, S. 51) eröffnet.
9. Kasuistik
Sämtliche seit dem 1. Juli 2008 ergangenen materiellen Entscheide sind über die
Prüfungshilfe des Instituts (https://ph.ige.ch/ph/) einsehbar.
271
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen
Nichtgebrauchs
1. Einleitung
Mit dem Verfahren zur Löschung wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a MSchG erhält jede
Person die Möglichkeit, die Löschung einer Eintragung wegen Nichtgebrauchs der Marke
nach Art. 12 Abs. 1 MSchG zu beantragen. Vorbehalten bleiben wichtige Gründe für den
Nichtgebrauch.
2. Sachentscheidvoraussetzungen und Aktivlegitimation
Jede Person kann die Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs beantragen (Art. 35a
Abs. 1 MSchG; für weitere Einzelheiten zur Aktivlegitimation vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.1, S. 22).
Der Löschungsantrag, der sich sowohl auf eine schweizerische Eintragung als auch auf eine
internationale Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Schweiz beziehen kann, kann
frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines
Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt
werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG) (siehe auch Ziff. 2.4, S. 273).
2.1 Löschungsantrag
Der Löschungsantrag ist schriftlich in zwei Exemplaren einzureichen und muss unterzeichnet
werden. Die Einreichung kann per E-Mail an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch erfolgen.
Der Löschungsantrag muss folgende Angaben enthalten (Art. 24a lit. a bis e MSchV):
a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Antragstellers;
b) die Registernummer der Markeneintragung, deren Löschung beantragt wird, sowie den
Namen oder die Firma des Markeninhabers;
c) die Erklärung, in welchem Umfang die Löschung beantragt wird;
d) eine Begründung des Antrags auf Löschung, die insbesondere den Nichtgebrauch
glaubhaft macht;
e) entsprechende Beweismittel (vgl. dazu Ziff. 4.1, S. 275).
Ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs kann auch parallel zu einem
Widerspruchsverfahren gestellt werden (vgl. Teil 1, Ziff. 6.1, S. 44). Für einen vom
Widerspruchsgegner gestellten Antrag auf Löschung gelten die gleichen
Zulässigkeitsbedingungen wie für einen von einem Dritten gestellten Löschungsantrag.
Folglich ist der Antragsteller, der gleichzeitig Widerspruchsgegner im Widerspruchsverfahren
ist, insbesondere verpflichtet, die Löschungsgebühr zu bezahlen und den Nichtgebrauch
glaubhaft zu machen; er kann sich nicht darauf beschränken, den Nichtgebrauch der Marke
geltend zu machen.
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
272
Wenn parallel zu einem Widerspruchsverfahren ein Antrag auf Löschung gestellt wird, kann
das Institut nach Art. 23 Abs. 4 MSchV das Widerspruchsverfahren aussetzen und zuerst
über den Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs entscheiden (Teil 6, Ziff. 4.2, S. 244).
Im Fall einer vollständigen Löschung der vom Antrag auf Löschung betroffenen Eintragung
wird das Widerspruchsverfahren grundsätzlich unzulässig, weil es sich nicht mehr auf eine
ältere Marke stützt;1 wird der Antrag auf Löschung hingegen teilweise gutgeheissen,
behandelt das Institut den Widerspruch auf der Grundlage der teilweise gelöschten Marke.
2.2 Rechtsbegehren
Dem Begehren muss entnommen werden können, dass die Löschung einer bestimmten
Marke in einem bestimmten Umfang wegen Nichtgebrauchs beantragt wird (vgl. Art. 24a lit. c
MSchV). Richtet sich der Löschungsantrag nur gegen einen Teil der Waren und/oder
Dienstleistungen, für die die angefochtene Marke eingetragen ist, sind die entsprechenden
Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen genau anzugeben. Aus der
Dispositionsmaxime ergibt sich, dass eine Beschränkung des Löschungsantrags auf
einzelne Waren und/oder Dienstleistungen auch noch nach Einleitung des Verfahrens
zulässig ist.
Wenn der Löschungsantrag nur gegen einen Teil der eingetragenen Waren und/oder
Dienstleistungen gerichtet ist, hat er anzugeben, in welchem Umfang die Löschung beantragt
wird (Art. 24a lit. c MSchV). Dabei sind die Waren und/oder Dienstleistungen, bezüglich
derer die Marke angefochten wird, in der Sprache der Eintragung anzugeben. Bei den
internationalen Registrierungen hat das Institut festgelegt, dass die Liste der Waren und/oder
Dienstleistungen auf Französisch einzureichen ist (Art. 47 Abs. 3 MSchV, Regel 6.1)a) und
2) GAFO). Diese Regel gilt entsprechend auch für Anträge auf Löschung von Waren
und/oder Dienstleistungen. Im Rahmen von gegen internationale Registrierungen gerichteten
Verfahren zur Löschung wegen Nichtgebrauchs sind folglich die Waren und/oder
Dienstleistungen, deren Löschung beantragt wird, immer auf Französisch zu nennen.
Ist das Rechtsbegehren unklar, wird dem Antragsteller eine kurze Nachfrist angesetzt, um
das Rechtsbegehren zu präzisieren (zu den Fristen vgl. Teil 1, Ziff. 5.5, S. 31). Bei
unbenütztem Fristablauf wird auf das Gesuch nicht eingetreten.
2.3 Begründung des Löschungsantrags und Beweismittel
Der Antrag auf Löschung muss begründet sein und dabei insbesondere den Nichtgebrauch
nach Art. 11 und 12 MSchG (Art. 24a lit. d MSchV) glaubhaft machen. Folglich sind mit dem
Gesuch die entsprechenden Beweismittel einzureichen, auf die sich die Glaubhaftmachung
des Nichtgebrauchs stützt (Art. 24a lit. e MSchV) (siehe auch Ziff. 4.1, S. 275).
Fehlt eine Begründung oder werden keine angemessenen Beweismittel eingereicht, wird
dem Gesuchsteller eine Frist zur Nachreichung angesetzt (zu den Fristen vgl. Teil 1, Ziff. 5.5,
S. 31). Wenn diese Mängel innerhalb der angesetzten Nachfrist nicht behoben werden, wird
auf das Gesuch nicht eingetreten.
1 Siehe Teil 6, Ziff. 2.4, S. 237.
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
273
2.4 Frist zur Einreichung des Löschungsantrags
Der Löschungsantrag kann frühestens fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der
Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss
des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG).
Bei Schweizer Marken kann aufgrund der in Swissreg veröffentlichten Angaben der Zeitpunkt
bestimmt werden, ab dem ein Antrag auf Löschung wegen Nichtgebrauchs gestellt werden
kann (vgl. zu diesem Punkt: Teil 6, Ziff. 4.3, S. 245).
Bei internationalen Registrierungen unterscheidet sich der Fristbeginn, je nachdem, ob eine
vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde oder nicht (Art. 50a MSchV). Wenn keine
vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die Fünfjahresfrist nach Ablauf der
Frist, die dem Institut zum Erlass einer vorläufigen Schutzverweigerung zustand (Art. 5.2)
MMP2), oder mit Erlass der Erklärung über die Schutzgewährung (Regel 18ter 1) GAFO) zu
laufen.3 Wenn eine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die fünfjährige
Frist nach rechtskräftigem Abschluss des nationalen Verfahrens zur Schutzgewährung in der
Schweiz zu laufen.
Auf einen vor Ablauf dieser Fristen eingereichten Löschungsantrag tritt das Institut gemäss
Art. 35a Abs. 1 MSchG nicht ein.
2.5 Gebühr für die Löschung wegen Nichtgebrauchs
Die Gebühr ist innerhalb der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen. Es handelt sich um
eine Pauschalgebühr, die sich nicht nach dem Aufwand im einzelnen Verfahren bemisst. Die
Gebühr beträgt CHF 800.– .4
Wird die Gebühr nicht innert Frist bezahlt (zu den Zahlungsbedingungen und der Beachtung
der Zahlungsfrist vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 ff., S. 55), gilt der Löschungsantrag als nicht gestellt
und es wird nicht auf ihn eingetreten (Art. 35a Abs. 3 MSchG).
2 Die Verpflichtung zum Erlass eine Erklärung über die Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1)
GAFO besteht erst seit dem 1.1.2011.
3 Vgl. Erläuternder Bericht zum «Swissness»-Ausführungsrecht, einsehbar unter
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Er
laeuterungen_DE.pdf: Die Berechnung der Frist fällt unterschiedlich aus, je nachdem, ob die
internationale Registrierung Gegenstand einer Schutzverweigerung in der Schweiz war oder nicht.
Falls eine vorläufige Schutzverweigerung – aus absoluten oder relativen Schutzausschlussgründen –
erlassen wurde, beginnt die Frist nach rechtskräftigem Abschluss dieses Verfahrens. Wurde keine
Schutzverweigerung erlassen, beginnt sie nach Ablauf der Frist für die Mitteilung der
Schutzverweigerung, welche zwölf oder 18 Monate beträgt, je nachdem, ob das MMA oder das MMP
Anwendung findet. Falls eine Erklärung über die Schutzgewährung erlassen wurde, was
beispielsweise der Fall ist, wenn die beschleunigte Prüfung verlangt worden ist, beginnt die Frist mit
Erlass dieser Schutzgewährung. 4 Vgl. Anhang IGE-GebV.
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
274
2.6 Weiteres Verfahren bis zum Entscheid
Bei einem offensichtlich unzulässigen Antrag auf Löschung wird kein Schriftenwechsel
durchgeführt (Art. 24c MSchV). In diesem Fall teilt das Institut einen Nichteintretensentscheid
ohne vorgängige Anhörung den Parteien mit.
Ein nicht offensichtlich unzulässiger Löschungsantrag wird dem Markeninhaber zur
Stellungnahme zugestellt (Art. 24c Abs. 1 MSchV; zum Schriftenwechsel vgl. Teil 1, Ziff.
5.7.1.1, S. 40 ff).
3. Allgemeine Bemerkungen zum Verfahren
3.1 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel
Nach Art. 35b MSchG hat der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft zu
machen. Gelingt dies, hat der Markeninhaber den Gebrauch seiner Marke oder wichtige
Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (zum Begriff der Glaubhaftmachung:
Teil 1, Ziff. 5.4.4.1.1, S. 30). Die Parteien sind für die jeweiligen Tatsachen beweisbelastet
und haben die entsprechenden Beweismittel beizubringen.5
3.2 Mehrere Löschungsanträge gegen eine Marke
Die Behandlung mehrerer Löschungsanträge gegen dieselbe Marke kann in einem einzigen
Verfahren vereinigt werden (Art. 24d MSchV in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 MSchV). Dies
hat jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl und die Höhe der zu entrichtenden Gebühren für
die Löschung.
Wenn gegen dieselbe Marke bereits ein Löschungsantrag hängig ist, kann das Institut
weitere Löschungsanträge sistieren (Art. 24d MSchV in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2
MSchV). Aus Gründen der Zweckmässigkeit kann das Institut über einen der
Löschungsanträge entscheiden und die Behandlung der übrigen Anträge aussetzen.
4. Löschungsgründe
Nach Art. 35a Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12
Abs. 1 MSchG gelöscht werden. Das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch
bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht
nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG gebraucht wird.
Der Antragsteller muss in seinem Antrag den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke
glaubhaft machen (Art. 24a lit. d MSchV (vgl. Ziff. 4.1, S. 275).
Der Antragsgegner hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschungsantrag zu reagieren:
Er kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs seiner Marke anfechten (vgl. Ziff. 4.1,
S. 275) und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen (vgl. Ziff. 4.2,
5 Vgl. zu den Beweismitteln: Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S. 30.
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
275
S. 276). Ferner hat er die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch
glaubhaft zu machen (vgl. Ziff. 4.3, S. 276).
Wenn sich der Antragsgegner darauf beschränkt, die vom Antragsteller geltend gemachte
Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der Marke zu bestreiten, ordnet das Institut keinen
zweiten Schriftenwechsel an.
Die Würdigung der Fragen zum Gebrauch der Marke im Rahmen des Löschungsverfahrens
erfolgt in zwei Schritten. Zuerst prüft das Institut, ob der Antragsteller den Nichtgebrauch der
Marke glaubhaft gemacht hat. Diese Prüfung erfolgt von Amtes wegen, selbst wenn der
Antragsgegner die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht formell bestreitet.
Wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft gemacht hat, prüft das
Institut in einem zweiten Schritt, ob der Antragsgegner den Gebrauch der Marke gemäss den
Anforderungen von Art. 11 MSchG glaubhaft gemacht hat oder ob wichtige Gründe für den
Nichtgebrauch vorliegen.
4.1 Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs
Nach Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG hat der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke
glaubhaft zu machen. Diese Bedingung entspricht Art. 12 Abs. 3 MSchG. Sie hängt jedoch
von den konkreten Gesamtumständen des jeweiligen Falls ab. Folglich zieht das Institut
insbesondere die Art der Waren und/oder Dienstleistungen in Betracht, in deren
Zusammenhang der Gebrauch der Marke bestritten wird. Zudem ist auch die Person des
Hinterlegers zu berücksichtigen.
Der Antragsteller hat geeignete Beweismittel einzureichen. Der direkte Beweis des
Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden.
Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter
Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen Umständen wird die
Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs i.d.R. nicht auf der Grundlage eines einzigen
Beweismittels anerkannt.
Die folgenden Beweismittel wurden als geeignet erachtet:
Handelsregisterauszug (in Kombination mit anderen Beweismitteln);
von einem Drittunternehmen erstellter Gebrauchsrecherchenbericht;
Auszug von Internetsuchanfragen (z.B. auf der Suchmaschine) einschliesslich
Suchanfragen in den Internetarchiven zum Gebrauch (oder Nichtgebrauch) während des
fraglichen Zeitraums.
Bestätigung des Gebrauchs durch Dachorganisationen
Unter diesem Gesichtspunkt kann der Antragsgegner die Behauptungen und Beweismittel
des Antragstellers anfechten. Des Weiteren kann er Beweismittel vorlegen, die ernsthafte
Zweifel an der Glaubhaftmachung der Behauptung des Nichtgebrauchs durch den
Antragsteller aufkommen lassen.
Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist
es den Löschungsantrag ab, ohne zu prüfen, ob die vom Antragsgegner eingereichten
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
276
Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob
wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
4.2 Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke
Der Antragsgegner kann auch den Beweis der Glaubhaftmachung des Gebrauchs seiner
Marke gemäss den Anforderungen von Artikel 11 MSchG erbringen. Dazu hat er alle
geeigneten Beweismittel vorzulegen.
Im Rahmen des Löschungsverfahrens nach Art. 35a MSchG erfolgt die Würdigung der
Glaubhaftmachung des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im
Widerspruchsverfahren, wenn der Widersprechende auf entsprechende
Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat.
Siehe diesbezüglich die Erklärungen weiter oben (vgl. Teil 6, Ziff. 5.3 ff., S. 248 ff.).
4.3 Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch
Wenn die Marke nicht gebraucht wird, kann der Antragsgegner das Vorliegen wichtiger
Gründe für den Nichtgebrauch geltend machen. Als wichtige Gründe gelten Umstände, die
unabhängig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der
Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften
betr. die Waren, für die die Marke geschützt ist. Unter diesem Gesichtspunkt sind die weiter
oben in den Markenrichtlinien enthaltenen Erwägungen zum Widerspruchsverfahren zu
beachten (siehe dazu: Teil 6, Ziff. 5.4, S. 254).
5. Verfahrensabschluss
5.1 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid
Wenn die Bedingungen für ein Eintreten auf den Antrag nicht erfüllt sind,6 erklärt das Institut
den Antrag auf Löschung für unzulässig und fällt keinen materiellen Entscheid.
Das Löschungsverfahren kann auch bei Rückzug, Vergleich und gegenstandlos gewordenen
Anträgen ohne materiellen Entscheid abgeschlossen werden (vgl. Teil 1, Ziff. 7.2, S. 45 f).
5.2 Materieller Entscheid
Sofern der Antrag zulässig ist (vgl. Ziff. 2, S. 271 ff), schliesst das Institut das Verfahren mit
einem materiellen Entscheid ab.7 Je nach Verfahrensausgang weist es den Löschungsantrag
ab oder heisst ihn vollständig oder teilweise gut (Art. 35b Abs. 1 und 2 MSchG). Gleichzeitig
entscheidet es, ob und in welchem Masse die Kosten (Gebühr und Parteientschädigung) der
obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG).8
6 Vgl. Ziff. 2, S. 271 ff. 7 Zum Inhalt des Entscheids vgl. Teil 1, Ziff. 7.1, S. 45 ff. 8 Vgl. Teil 1, Ziff. 7.3, S. 47 ff.
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
277
Abweisung des Löschungsantrags
In den folgenden Fällen weist das Institut den Löschungsantrag ab:
a) Der Antragsteller macht den Nichtgebrauch der Marke nicht glaubhaft (Art. 35b
Abs. 1 lit. a MSchG) (siehe: Ziff. 4.1, S. 275).
b) Der Antragsgegner und Inhaber der angefochtenen Marke macht den Gebrauch der
Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft (Art. 35b Abs. 1 lit. b
MSchG) (siehe: Ziff. 4.2 und Ziff. 4.3, S. 276).
Gutheissung des Löschungsantrags
Wenn der Antrag berechtigt ist, wird er vom Institut gutgeheissen. Ab dem Inkrafttreten9 des
Löschungsentscheids löscht das Institut die betreffende Eintragung ganz oder teilweise
(Art. 35 lit. e MSchG), wobei der Umfang der Löschung vom Umfang des Rechtsbegehrens
im Gesuch abhängt (vgl. Ziff. 2.2, S. 272).
Teilweise Gutheissung des Löschungsantrags
Wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch nur für einen Teil der Waren und/oder
Dienstleistungen glaubhaft macht oder der Antragsgegner den Gebrauch oder wichtige
Gründe für den Nichtgebrauch nur für einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen
glaubhaft macht, heisst das Institut den Antrag nur für einen Teil gut (Art. 35b Abs. 2 MSchG)
und die Eintragung wird teilweise gelöscht (Art. 35 lit. e MSchG). In diesem Zusammenhang
ergibt sich daraus die Frage nach der Auswirkung des teilweisen Gebrauchs der Marke auf
die Bezeichnung der im Register eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen,
insbesondere wenn sie in Bezug zu einem Oberbegriff eingetragen ist.
Beim Löschungsverfahren wendet das Institut die gleiche Lösung wie im
Widerspruchsverfahren an, nämlich die sogenannte erweiterte Minimallösung10. Der
Teilgebrauch wirkt für diejenigen Waren oder Dienstleistungen rechtserhaltend, welche unter
objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im
Wesentlichen übereinstimmen. Bei lediglich teilweisem Gebrauch der Marke oder bei
Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch lediglich für einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen wird der Löschungsantrag nur für den übrigen Teil der Waren oder
Dienstleistungen gutgeheissen. Zudem wird, wenn eine Marke für einen Oberbegriff
eingetragen ist, die Eintragung der Marke nur für diejenigen Waren oder Dienstleistungen
aufrecht erhalten, für welche der Gebrauch gemäss den Kriterien der erweiterten
Minimallösung glaubhaft gemacht wurde. Für die übrigen Waren oder Dienstleistungen wird
die Markeneintragung gelöscht (Art. 35 lit. e MSchG in Verbindung mit Art. 35b Abs. 2
MSchG). Der eingetragene Oberbegriff wird mit anderen Worten durch eine neue
Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ersetzt.
9 Vgl. Teil 1, Ziff. 9, S. 53 ff. 10 Vgl. Teil 6, Ziff. 5.3.5.2, S. 250.
5.2.1
5.2.2
5.2.3
Teil 7 – Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
278
Besonderheiten in Bezug auf materielle Entscheide zu internationalen
Registrierungen
Nach Rechtskraft des Entscheides, der die teilweise oder vollständige Löschung einer
internationalen Registrierung anordnet, übermittelt das Institut eine Mitteilung nach Regel
18ter 4) GAFO an die Weltorganisation für geistiges Eigentum.
6. Kasuistik
Die formellen Grundsatzentscheide sowie sämtliche materiellen Entscheide können auf der
Website des Instituts (https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/marken/nach-der-
eintragung/gebrauch-der-marke/loeschungsverfahren-wegen-nichtgebrauchs.html)
abgerufen werden.
5.2.4
279
Anhang
ISO 8859-15 (druckbare Zeichen)
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